특허법원 2011. 11. 25. 선고 2011허7751 판결 [보정각하결정(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, 이 사건 제7항 발명의 기재불비사항에 대하여는 심사관이 포괄적으로 지적하였을 뿐 구체적으로 지적하여 의견제출통지를 한 바 없으므로, 이를 거절이유로 삼아 특허거절결정을 할 수 없다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제63조는 ‘심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있는바, 이는 출원발명에 대하여 특허를 부여할 것인가에 대한 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있으므로, 그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분한데, 특허청 심사관이 2007. 11. 28. 원고의 출원발명에 대하여 특허청구범위 말미가 서술형으로 되어 있거나 구성요소의 명칭을 기재하지 않고 도면부호를 직접 인용하여 기재되어 있거나 특히 청구항 제1항은 2개 문장으로 되어 있는 등 원고의 출원발명의 청구항 제1~8항은 청구범위가 현저히 불명확하여 그 기재가 불비하다는 이유로 의견제출통지를 하고, 2008. 5. 23. 이 사건 제1항 발명은 여전히 2개의 문장으로 기재되어 있을 뿐만 아니라 이 사건 제1~8항 발명은 여전히 구성요소간의 결합관계가 현저히 불명료하여 청구범위가 불명확하므로 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위배된다는 이유로 특허거절결정을 하였음은 앞서 본 바와 같고, 당초 최초 출원된 원고의 출원발명의 청구항 제7항은 ‘제1항에서 있어서 (23)은 (2)를 지지대로 하고 (27)을 커텐지지대로 하는 것으로 롤 세퍼레이츠 벤트를 특징으로 한다’이었는데, 원고는 위 2007. 11. 28.자 의견제출통지를 받고 이 사건 제7항 발명의 특허청구범위를 앞서 본 바와 같이 보정한 사실을 인정할 수 있어, 위 인정사실에 의하면, 심사관의 2007. 11. 28.자 의견제출통지는 최초 출원된 명세서의 특허청구범위에 맞추어 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재한 것이고, 그 의견제출통지에 따라 원고가 명세서를 보정하였으나 심사관이 통지한 거절이유를 해소하지 못하여, 특허거절결정이 된 것임을 알 수 있고, 따라서 위 특허거절결정에 심사관이 구체적으로 거절이유를 통지하지 아니한 위법이 있다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2009. 8. 28. 선고 2009허1422 판결 [거절결정(실)] - 확정
원고는, 특허청 심사관이 심사전치절차에서 이 사건 출원고안이 비교대상고안들에 의하여 진보성이 부정된다는 내용의 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하면서 ‘이 사건출원고안은 비교대상고안들의 결합으로 기술적 곤란성 없이 용이하게 고안할 수 있다’고 하였는바, 이는 출원고안이 공지되거나 공연히 실시된 고안에 의하여 ‘극히 용이하게’ 고안할 수 있는 경우에만 진보성이 없다고 하는 실용신안법 제4조 제2항에 반하는 것으로 결국 출원인인 원고에게 진보성 여부에 관한 의견제출의 기회를 주지 아니한 것에 해당하므로 위법하다는 취지로 주장하므로 살피건대, 특허청 심사관은 심사전치절차에서 이 사건 출원고안의 진보성을 부정하는 근거자료로서의 선행기술로 비교대상고안 1을 추가하면서 2008. 7. 18. 원고에게 그로 인한 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주었고, 그 거절이유가 담긴 의견제출통지서의 전체적인 취지가 이 사건 출원고안은 비교대상고안들에 의하여 진보성이 부정된다는 것임을 인정할 수 있어, 그와 같이 특허청 심사관이 원고에게 이 사건 출원고안의 진보성이 비교대상고안들에 의하여 부정된다는 취지의 거절이유통지를 한 이상, 그 의견제출통지서에 단순히 ‘… 용이하게 고안할 수 있다’고만 기재하였다고 하더라도 출원인인 원고에게 의견제출의 기회를 주지 않은 것이라고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
특허법원 2007. 5. 3. 선고 2006허9968 판결 [거절결정(특)] - 확정
원고는 먼저, 특허청이 원고에게 거절이유가 있는 청구항들에 대하여 거절이유를 통지함에 있어서 청구항별로 거절이유를 통지하지 아니하고 일괄적으로 거절이유통지를 한 것이 위법하다고 주장하므로 살피건대, 독립항과 종속항 또는 이와 관련된 다른 청구항들이 모두 동일한 기술적 범주에 속하여 거절이유가 공통되는 경우에는 특허청은 그 청구항들에 대하여 공통되는 거절이유를 일괄적으로 통지할 수 있다고 할 것인바, 특허청이 2005. 6. 1. 원고에게 이 사건 출원발명 중 청구항 1 내지 4에 대한 거절이유를 통지함에 있어서, 각각의 청구항별로 거절이유를 제시하지 아니하고 청구항 1 내지 4에 대하여 일괄하여 거절이유를 통지한 사실을 인정할 수 있는데, 청구항 1이 상하 구분이 있는 무늬의 벽지와 상하 구분이 없는 무늬 또는 무무늬의 천장지로 이루어지는 실내장식용 마감지임은 앞서 본 바와 같고, 한편 청구범위의 기재에 의하면, 청구항 2는 청구항 1의 종속항으로서 청구항 1의 벽지와 천장지를 한 세트로 한 것이고, 청구항 3은 청구항 1의 종속항으로서 청구항 1의 실내장식용 마감지에 모든 형태와 색상을 이용한 것이며, 청구항 4는 청구항 1 또는 2의 종속항으로서 벽지의 무늬를 천장지와 다르게 한 것임을 알 수 있으나, 청구항 1이 상하 구분이 있는 무늬의 벽지와 상하 구분이 없는 무늬 또는 무무늬의 천장지를 한 세트로 하고 있고, 벽지와 천장지의 무늬도 상하 구분이 있는 무늬과 상하 구분이 없는 무늬 또는 무무늬로 서로 달리하고 있음은 앞서 본 바와 같고, 또한 청구항 1이 실내장식용 마감지에 사용되는 무늬나 배경의 형태와 색상에 대하여 전혀 한정하고 있지 아니함은 그 기재 자체로 명백하므로, 청구항 2 내지 4는 독립항인 청구항 1의 구성을 확인한 것에 불과하여 청구항 1 발명과 동일한 발명에 해당한다고 할 것이므로 거절이유도 공통된다고 할 것이어서, 특허청이 원고에게 청구항 1 내지 4에 대한 거절이유를 통지함에 있어서 위 청구항들 모두에 대하여 동일한 거절이유를 일괄적으로 통지를 한 것이 위법하다고는 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없고, 한편 원고는, 특허청이 원고에게 거절이유를 통지함에 있어서 출원 전에 공지·공용된 기술임을 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하지 아니한 것이 위법하다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제63조는 ‘특허청 심사관은 특허출원을 거절하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있고, 특허법 제29조 제1항 제1호에 신규성 부인의 사유로 규정되어 있는 발명의 공지·공용사실은 증거에 의하지 아니하고는 이를 확정하기 어려운 경우가 많으므로, 특별한 사정이 없는 한, 특허청은 출원인에게 거절이유를 통지함에 있어서 그 발명이 출원 전에 공지·공용된 발명임을 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하여야 한다고 보아야 할 것이지만, 발명의 공지·공용사실이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있는 경우에는 공지·공용사실 인정에 별도의 증거를 요하지 아니하는 것이므로, 이러한 경우 특허청이 출원인에게 거절이유를 통지함에 있어서 그 발명이 출원 전에 공지·공용된 발명임을 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하지 아니하였다고 하더라도 이를 위법하다고는 볼 수 없다고 할 것인데, 특허청이 2005. 6. 1. 원고에게 청구항 1 내지 4에 대하여 거절이유를 통지함에 있어서 그 청구항들이 출원 전에 공지·공용된 것을 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하지 아니하였던 사실은 인정되나, 청구항 1이 그 기술분야의 주지·관용기술이었던 사실이 소송상 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 널리 알려져 있는 사실과, 청구항 2 내지 4가 청구항 1과 동일한 기술임은 앞서 본 바와 같으므로, 특허청이 원고에게 청구항 1 내지 4에 대한 거절이유를 통지함에 있어서 그 청구항들이 출원 전에 공지·공용된 기술임을 뒷받침할 수 있는 선행기술을 제시하지 아니한 것을 위법하다고는 볼 수 없다고 할 것이어서, 원고의 위 주장도 이유 없다.
특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결 [거절결정(특)] - 확정
미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 있다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다.
대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 [거절결정(특)]
특허법 제8조 제4항은 ‘특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다’고 규정하고 있는바, 이러한 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서, 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고, 심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 한다.
특허법원 2000. 3. 24. 선고 99허4033 판결 [거절결정(실)] - 확정
거절사정서에 ‘~등’ 이라는 방법으로 거절이유를 포괄적으로 기재를 하였다고 해서 구체적으로 지적하지 아니한 다른 부분에 대해서도 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었다고는 할 수 없다.
특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9871 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절이유를 통지함에 있어서는 거절이유를 뒷받침하는 공지된 또는 공연히 실시된 기술을 구체적으로 명시하여야 하고(다만 그 기술이 주지 또는 관용기술일 경우에는 그렇지 않다), 위 거절이유통지에 대하여 출원인은 위와 같이 의견서 또는 보정서를 제출하여 당해 특허출원이 거절됨을 저지할 수 있다.
대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217 판결 [거절결정(실)]
실용신안법시행규칙 제11조 제1항에 의하여 준용되는 특허법시행규칙 제43조에서는 심사관이 출원을 거절하고자 할 때에는 그 거절이유를 상세히 기재한 문서로 이를 출원인에게 통지하여야 한다고 규정하고 있는 바, 이는 출원고안에 대하여 등록을 허용할 것인가에 대한 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있으므로, 그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분하다.