특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허2401 판결 [거절결정(특)] - 확정
피고가 이 사건 소송에 이르러 이 사건 제4항 보정발명의 진보성 결여로 독립특허요건을 충족하지 못하였다는 점을 이 사건 보정에 대한 각하사유로 주장할 수 있는지 여부에 관하여 살펴보면, 피고가 2차 거절이유통지에서 이 사건 제5항 발명의 진보성 결여를 거절이유로 들지 않았고, 나아가 이 사건 거절결정에서 이 사건 제5항 발명을 ‘특허 가능한 청구항’으로 든 사실은 앞에서 본 바와 같으며, 또한 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 각 ‘클라불란산 또는 그의 염’ 중 어느 하나를 포함하는 약제학적 조성물에 관한 것이고, 이 사건 제4항 보정발명은 그와 같은 약제학적 조성물에서 클라불란산이 특히 칼륨염 형태인 약제학적 조성물에 관한 것이므로, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제4항 보정발명의 상위개념에 해당하는 발명이라 할 수 있으나, 특허청 심사관은 1차 거절이유통지에 이 사건 제5항 발명과 발명의 내용이 실질적으로 같은 최초 출원명세서상의 특허청구범위 제5항 발명(단지 하위개념인 이 사건 제4항 보정발명에 해당하는 발명까지 명시적으로 포함하였다는 점에 차이가 있을 뿐이다)이 비교대상발명과 실질적으로 내용이 같은 WO 1997/18216호에 비하여 진보성이 없다는 취지의 거절이유를 기재한 바 있고, 원고는 이에 대하여 그 특허청구범위에서 상위개념에 해당하는 발명의 내용은 그대로 두고 하위개념인 이 사건 제4항 보정발명에 해당하는 내용만을 제외하는 보정(그 보정에 따른 것이 이 사건 제5항 발명이다)을 하였음을 알 수 있어, 원고는 1차 거절이유통지에 의하여 이 사건 제5항 발명에 해당하는 발명에 관하여 진보성 결여와 관련된 의견 제출 및 보정의 기회를 제공받았음에도 실질적으로 1차 거절이유를 극복하려는 보정은 하지 않았다 할 것이고, 다만 특허청 심사관은 2차 거절이유통지에서는 이 사건 제5항 발명의 진보성 결여를 거절이유로 들지 않았으나, 그렇다고 해서 이 사건 제5항 발명에 대한 1차 거절이유가 해소되거나 철회되었다고 할 수 없고, 또한 특허청 심사관이 이 사건 거절결정에서 이 사건 제5항 발명을 ‘특허 가능한 청구항’으로 들었다고 하더라도 그에 부기된 ‘※ 위 특허 가능한 청구항은 거절결정 시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절결정의 이유가 모두 해소되어야 합니다’라는 기재에 비추어 보면 이는 확정적인 견해가 아님을 알 수 있어서, 위 ‘특허 가능한 청구항’이라는 기재로 인하여 이 사건 제5항 발명에 대한 1차 거절이유가 해소되거나 철회되었다고도 할 수 없다.