특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허2620 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 되고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며, 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당하나, 한편 발명을 한 자의 권리는 양도 등으로 승계될 수 있고 이를 승계한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖게 되므로, 공동발명자 전원의 동의하에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 모두 승계하였다면, 공동발명자의 권리를 전부 승계한 1인이 단독 명의로 출원하여 특허등록을 받더라도 그 특허등록은 유효하다고 할 것인바, 김철진과 ‘자연의 벗’ 사이에, 김철진은 계속적 거래관계에 있던 ‘자연의 벗’과의 기존 거래관행에 따라 이 사건 특허발명을 완성하여 ‘자연의 벗’에게 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고, 그 대가로 ‘자연의 벗’은 김철진에게 향후 이 사건 특허발명을 이용한 화장품을 생산하여 납품할 수 있는 독점적인 권리를 갖게 하는 묵시적 합의가 있었다고 봄이 상당하고, 그렇다면원고는 공동발명자 중의 1인이자 개인 사업체인 ‘자연의 벗’의 대표자로서 나머지 공동발명자인 김철진으로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 모두 승계하였다고 할 것이므로, 원고가 단독으로 특허를 출원하여 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록을 받은 것에 특허법 제44조의 공동출원 규정을 위반한 무효사유가 있다고 할 수 없다.
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67651 판결 [특허등록명의이전]
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는바, 피고는 이 사건 공유계약이 체결되기 이전인 2001. 4. 28.과 2002. 4. 25.에 자신과 소외인을 공동발명자로, 자신과 소외인 및 코미팜을 공동출원인으로 하여 이 사건 메타아르세나이트 항암제에 관한 특허출원을 한 바가 있고, 이에 기초하여 피고는 원심에서 ‘이 사건 공유계약 체결 이전에 이미 피고가 이 사건 특허권의 공유자로 등록되어 있었기에 피고로서는 코미팜에게 이 사건 성과물에 대한 처분권한을 부여하는 대신 그에 대하여 이익 보장을 받는 내용의 이 사건 공유계약이나 이익분배약정의 체결을 요구할 이유가 없었다’고 주장하였고, 이에 비추어 보면, 피고는 위 특허출원 당시 이미 코미팜이 위 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 피고에게 이전하기로 하는 합의가 있었고, 이에 따라 피고는 이 사건 특허권의 지분을 취득한 것이지 이 사건 공유계약에 따라 비로소 이 사건 성과물에 포함된 이 사건 특허권을 취득한 것은 아니라는 취지의 주장을 한 것으로 이해될 수 있고, 원심이 인정한 사실관계와 기록에 비추어 살펴보면, 비록 피고가 위 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 발명자에는 해당하지 않는다 하더라도, 이 사건 특허권의 대상인 특허발명 및 그에 관한 권리를 코미팜에 귀속시키는 과정에서 상당한 기여를 한 점 등을 감안하여 발명자인 벤 라더마커로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 코미팜이 그 출원인에 피고를 포함시킴으로써 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 있다고도 보이며, 위와 같은 여러 사정 등을 종합해 보면, 이 사건 특허권의 등록 출원 당시 코미팜이 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 명시적·묵시적 합의가 있었는지 여부에 따라 피고와 코미팜 등 사이의 권리귀속 관계가 달라지게 되고 이는 이 사건 공유계약의 지분공유약정에 기한 권리관계와는 별개라 할 것이므로, 원심으로서는, 피고가 위와 같이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 지위에서 이 사건 특허권과 원심판결 별지 2, 3 목록 기재 각 특허권 등록지분 및 출원인 지위에 관한 권리 등을 보유하고 있는지 여부, 피고가 이 사건 공유계약에 근거해서는 이 사건 성과물에 대한 지분권 취득을 주장하는 것이 허용되지 않는 경우에도 이 사건 특허권을 공동으로 출원 등록한 데 따른 지분권까지도 그 처분권한을 코미팜에게 위임한 것으로 인정할 근거가 있는지 등에 대하여 심리해 보았어야 할 것인데도 원심이 위와 같은 점에 대한 심리·판단 없이 그 판시와 같은 이유만으로 코미팜이 피고의 수임인 지위에서 피고의 지분권을 포함하여 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 원고에게 양도하기로 한 이 사건 개발양도계약이 피고에 대해서도 효력이 있다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 특허에 관한 권리의 이전 및 계약당사자의 의사해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 위법이 있다.
특허법원 2008. 10. 22. 선고 2008허1647 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제11조 제1항에 의하면, ‘2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 사유를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청 또는 특허심판원에 신고한 때에는 그러하지 아니하다’고 규정되어 있으므로, 공동출원인이 대표자를 선정하여 특허청에 신고하지 아니한 이상 거절결정등본의 송달도 공동출원인 중 1인에 대하여만 하면 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생한다고 할 것인바, 원고와 소외 임보경, 임연경, 임수경, 서광자, 임해영, 임장환이 원고를 대표자로 선정하여 특허청에 신고하지 아니한 이 사건에 있어서, 원고가 주장하는 것처럼 이 사건 출원발명의 출원서에 원고가 공동출원인 중 가장 위쪽에 기재되었다는 사유만으로 원고가 자동으로 대표자가 된다고 볼 수 없고, 위 거절결정등본이 공동출원인 중 1인인 소외 임해영에게 송달됨으로써 공동출원인 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생하였다고 할 것이어서, 위 거절결정에 대한 불복심판은 특허법 제132조의3의 규정에 따라 거절결정등본이 송달된 2007. 7. 23.부터 30일이 되는 날인 2007. 8. 22.까지 청구할 수 있다고 할 것인데, 원고와 소외 임보경 등은 2007. 8. 23.에 이르러서야 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으므로, 이는 불복심판청구기간이 경과한 후에 청구된 부적법한 심판청구로서 흠결을 보정할 수 없는 경우에 해당하고, 위 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 적법하다.
특허법원 2008. 7. 10. 선고 2007허9071,9064,9057,9040 판결 [등록무효(특)] - 확정
합병전 회사는 1996. 10. 23. 반도체 장비와 그 부품 제조업을 주요 목적으로 설립되어 반도체 장비인 히팅 챔버, 반도체용 CMP 슬러리 등의 반도체 장비와 화학제품을 생산하고 있고, 반도체 장비와 관련 화학제품을 연구개발하기 위하여 부설 연구소를 두고 있고, 소외 1은 1997. 3. 6.부터 2006. 1. 20.까지 합병전 회사의 부설 연구소 차장으로 근무하면서 히터개선팀에 소속되어 반도체 열처리 장치인 히터의 개선과 개발을 연구하였는데, 히터개선팀은 2002. 2. 16.부터 9개월 정도 연구소 소속의 소외 1, 생산부 소속의 소외 2, 증인, 영업팀 소속의 소외 3로 구성되었으며, 히터개선팀은 히터의 문제점을 찾아 히터의 수명을 늘리는 등의 품질을 개선하고자 연구소 직원뿐만 아니라 생산부와 영업팀 소속의 직원들로 구성되어 단열층의 단열블럭, 휭거(지지부재), 열선 등의 형상과 구조 등에 관한 연구개발을 목적으로 출발하였고, 정기적으로 회의를 통하여 팀원들이 아이디어를 제시하고 이를 구체화하여 실현가능한지 여부에 대하여 토론한 다음 채택 여부를 결정하는 방식으로 진행하면서, 회의결과를 정리하고 도면 등 문서를 작성하는 것은 소외 1이 하였고, 일반적으로 반도체 기판의 열처리에 사용되는 열처리장치로서의 히터는 내부에 복수의 기판이 장착되는 공정튜브를 둘러싸도록 되어 있고, 구체적으로 공정튜브의 바깥 둘레에 열선이 배치되고 열선을 포위하는 단열블럭과 열선을 일정한 간격으로 지지하는 휭거(지지부재)들을 구비하고 있는데, 위 히터개선팀은 상하 두개의 휭거(지지부재)의 결합(끼움홈과 끼움돌기에 의한 결합)으로 형성된 열선지지홈에 관하여 종래의 폐쇄된 원형단면의 형태를 선단이 개방되도록 반구형으로 구성하고, 휭거(지지부재)들의 분리를 방지하기 위한 홀더(지지부재들의 후단을 끼워 결합하는 슬롯) 및 온도센서와 이를 고정하는 센서홀더 등에 관하여 연구하여 이 사건 특허발명을 완성하였으며, 피고는 자신의 남편인 소외 1로부터 히터개선팀이 완성한 이 사건 특허발명을 양수받아 특허출원을 하였고, 특허심사과정 중에 특허를 받을 수 있는 권리를 주식회사 비에이치티에게로 양도한 후 출원인 명의를 변경하였는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허발명은 합병전 회사 히터개선팀의 팀원인 소외 1, 소외 2, 증인, 소외 3의 공동발명에 해당하고, 그럼에도 공동발명자 중의 1인인 소외 1로부터만 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받은 피고에 의하여 특허출원되었다가 주식회사 비에치티에게로 양도되어 출원인 명의변경이 이루어졌음을 알 수 있고, 달리 피고가 소외 1 외의 다른 공동발명자들로부터도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았음을 인정할 아무런 증거가 없어, 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들인 공동발명자들이 공동으로 특허출원을 하지 않아 그 등록이 무효라고 할 것이다.
특허법원 2007. 7. 27. 선고 2006허11329 판결 [등록무효(실)] - 상고심리불속행기각
이 사건 등록고안은 일본인 다케시마 토루와 히라노 아키라 2인이 공동으로 고안한 후, 2002. 4. 11. 일본국 특허출원 제2002-109831호로 출원한 것과 동일한 내용의 기술인 사실, 히라노 아키라는 2002. 10.경 다케시마 토루에게 위 출원발명에 관하여 한국에서 출원할 수 있는 권리를 양도한 사실, 다케시마 토루는 2002. 11. 30.경 원고에게 위 출원발명에 관하여 한국에서 출원할 수 있는 권리를 양도한 사실을 인정할 수 있고, 을 제2호증, 갑 제3호증만으로는 이를 뒤집기 부족하며 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록고안에 관하여 국내에서 출원할 수 있는 권리는, 그 고안자인 일본인 다케시마 토루와 히라노 아키라 2인이 공유하고 있었으나, 이 사건 등록고안의 출원 전에 히라노 아키라는 다케시마 토루에게 자신의 권리를 양도하고, 다케시마 토루가 원고에게 자신의 권리 및 히라노 아키라로부터 양수받은 권리를 모두 양도하였으므로, 원고가 단독으로 출원한 이 사건 등록고안이 실용신안법 제20조에서 준용하는 특허법 제44조의 규정(공동출원)에 위반된 것이라고 할 수 없다.
특허법원 2005. 7. 8. 선고 2004허5894 판결 [등록무효(특)] - 확정
2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 되고, 발명이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며, 이러한 공동출원규정위반은 특허 무효사유에 해당한다 할 것이나, 한편 특허받을 수 있는 권리는 자유롭게 이전할 수 있는 것으로, 특허출원하고자 하는 발명이 2인 이상 공동으로 이루어진 경우라도 그 출원 전 또는 출원 후에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 되는 경우에는 공동출원규정의 적용을 받지 않거나 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우에도 그 하자는 치유된다고 보아야 할 것이어서, 단지 출원서에 발명자가 2인 이상으로 기재되어 있고, 출원인이 1인으로 기재되어 있는 것만으로 그 출원이 공동출원규정에 위배된 것으로 볼 수는 없는데, 이 사건 특허발명의 출원서에 발명자는 신종철, 김종유, 이인환 3인으로 기재되어 있는 반면, 출원인은 신종철 1인의 명의로 기재되어 있으며, 그에 따라 등록도 신종철 1인 명의로 이루어진 사실, 이 사건 특허발명은 실용신안 출원번호 1997-15388호를 우선권주장의 기초로 하여 출원되었는데, 위 선출원의 경우 발명자와 출원인이 신종철 1인이었다가 이 사건 특허발명의 출원시에는 위와 같이 신종철 이외에 2인이 추가된 사실, 위 추가된 2인은 이 사건 특허발명의 출원 당시 출원인 신종철의 직장상사 및 선임자로서 이 사건 특허발명과 관련하여 의견을 제시하는 정도의 조언자였다고 스스로 밝히고 있는 사실이 각 인정되는바, 위 인정사실에다가 진정한 공동발명자들 사이라면 사회통념상 상업적으로 성공한 것으로 보이는 이 사건 특허발명을 둘러싸고 발명자들 사이에 다툼이 예상되는데도 그러한 정황이나 이를 인정할 아무런 자료가 없는 점 등을 보태어 볼 때, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 발명자로 추가된 위 2인은 출원인 신종철과 이 사건 특허발명의 완성을 위하여 적극적으로 관여하거나 상호 협력하는 관계에 있었다고 보기 어려우므로, 이 사건 특허발명은 위 신종철 등 3인의 공동발명이라고 볼 수 없고, 따라서 이를 전제로 하는 원고의 위 주장은 공동발명자 상호간의 지분 승계 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
특허법원 2004. 11. 12. 선고 2003허6807 판결 [등록무효(실)] - 확정
2인 이상이 공동으로 고안을 한 경우 실용신안을 받을 수 있는 권리는 공유로 되고, 실용신안을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 실용신안등록출원을 하여야 하며, 이러한 공동출원규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 등록무효사유에 해당하는데, 실용신안을 고안한 자의 권리는 양도 등으로 승계될 수 있고 이를 승계한 자는 실용신안 받을 수 있는 권리를 갖게 되므로, 공동으로 고안한 자 전원의 동의 아래 실용신안을 받을 수 있는 공유자로서의 권리를 양도함에 따라 공유자 중 1인이 실용신안을 받을 수 있는 권리를 전부 승계하는 것은 가능하다고 할 것이고, 이러한 경우에는 공동 고안자 중 권리 전부를 승계받은 1인이 자기 단독명의로 출원하여 등록받더라도 그 실용신안등록은 유효하다고 보아야 할 것이나, 이러한 권리의 승계 없이 공동 고안자 전부가 고안에 관한 권리를 그대로 보유하면서 출원명의자만을 공유자 중의 1인이나 제3자로 하기로 합의하고 그 합의에 따라 공유자 중의 1인이나 제3자 명의로 출원하여 등록받은 경우에는 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 준용되는 특허법 제44조를 위반한 경우에 해당하여 실용신안법 제49조 제1항 제1호에 의하여 그 등록은 무효라고 보아야 할 것인데, 이 사건 등록고안은 피고 직원인 황치옥과 주식회사 트윈 직원인 조홍민이 공동으로 개발한 것이므로 이에 관한 실용신안을 받을 수 있는 권리는 원시적으로 위 황치옥, 조홍민 2인에게 귀속되었다 할 것이나 그 개발이 위 2인이 각각 소속된 회사의 직무수행으로 이루어진 것이므로 직무고안에 해당한다고 보아야 할 것이고, 위 2인과 각 소속회사 사이에는 사전에 이 사건 등록고안이 완성되면 그에 관한 실용신안을 받을 수 있는 권리가 각 소속회사에게 승계되는 것으로 하는 약정이 있었으므로 이러한 약정에 따라 이 사건 등록고안에 관한 실용신안을 받을 수 있는 권리는 고안이 완성됨과 동시에 각 소속회사인 피고와 주식회사 트윈에게 승계되어 피고와 주식회사 트윈의 공유로 되었다고 할 것인데, 이 사건 등록고안에 관한 출원은 피고의 묵인 내지 승낙 아래 이종균 단독명의로 이루어졌는바, 피고의 이러한 묵인 내지 승낙을 이 사건 등록고안에 관한 실용신안을 받을 수 있는 권리 중 피고의 지분을 이종균 또는 주식회사 트윈에게 양도한 것으로 볼 수 있을 것인가에 대하여 보건대, 피고가 위 이종균 단독명의로 출원하는 것을 허용하면서도 공유지분에 대한 구체적인 정산이 없었던 점, 이종균 명의로 실용신안등록이 된 때로부터 상당기간 지난 후 이종균이 위에서 본 약정을 위반하자 곧바로 이종균으로부터 이 사건 등록고안의 등록명의를 이전받을 정도로 이 사건 등록고안에 관한 권리를 사실상 그대로 보유하고 있었던 점 등 제반사정에 비추어 보면, 피고가 주식회사 트윈측에 이 사건 등록고안에 관한 지적재산권 관리를 일임하고 그 출원을 주식회사 트윈 또는 이종균 단독명의로 하는 데에 대하여 묵인 내지 승낙한 것은 이 사건 냉장고 고안에 관한 실용신안을 받을 수 있는 권리 중 자신의 지분을 주식회사 트윈 또는 이종균에게 양도하고 그 대가로 물품에 대한 판매권을 취득함으로써 공유관계를 확정적으로 해소하였기 때문이 아니라, 그 출원명의만을 이종균 앞으로 신탁하고 이 사건 등록고안에 대한 제반 권리는 여전히 보유하였기 때문이라고 보아야 할 것이므로, 이 사건 등록고안에 관한 피고의 공유자로서의 권리 또는 피고와 소외 주식회사 트윈의 권리가 이종균에게 승계됨이 없이 단지 명의만 빌려 이종균 단독명의로 출원하여 등록받은 이 사건 등록고안에는 위 실용신안법 제49조 제1항 제1호의 등록무효사유가 있다고 할 것이다.
특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허2405 판결 [등록무효(실)] - 상고기각
실용신안법 제32조 제1항 제1호는 ‘실용신안등록이 같은 법 제11조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제44조의 규정에 위반된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있도록 규정’하고 있고, 특허법 제44조는 ‘같은 법 제33조 제2항의 규정(2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다)에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다’고 규정하고 있어, 공유자 전원이 공동으로 특허(또는 실용신안)를 출원하기 위하여는 2인 이상이 공동으로 발명하여 특허(또는 실용신안)를 받을 수 있는 권리가 공유이어야 하는데, 이 사건에 있어서 가사 원고의 주장과 같이 원·피고 사이에 공동출원하기로 한 위 1991. 4. 1. 자 약정에 위반하여 피고 단독으로 이 사건 등록고안을 출원하여 등록을 받았다고 하더라도, 피고가 위 약정을 위반한데 대하여 원고에게 그에 따른 채무불이행책임을 지는 것은 별론으로 하고, 위와 같은 당사자 사이의 공동출원약정은 위 규정들 소정의 실용신안을 받을 수 있는 권리가 공유가 되어 공유자 전원이 공동으로 실용신안을 출원하여야 하는, 2인 이상이 공동으로 발명한 경우에 해당하지 아니함이 명백하므로 위 공동출원약정의 위반을 이유로 이 사건 등록고안의 등록이 무효라고 주장하는 이 부분 원고의 주장은 그 주장 자체로서 이유 없다 할 것이다.