대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 [거절결정(특)]
특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있는데, 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것인바, 원심은, 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 청구항 제1항, 제14항 및 제22항의 진보성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 한 사실, 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 함과 동시에 원심판시 이 사건 심사전치보정을 하였는데, 불복심판청구서에 ‘Ⅱ. 자진보정사항’이라는 제목으로 ‘심사관이 의견제출통지에서 지적한 내용에 기초하여 독립항들로서 진보성이 인정되지 않는 청구항 제1항, 제14항 및 제22항에, 진보성이 인정되는 종속항들인 청구항 제7항, 제15항, 제23항의 각 추가 구성요소를 부가하고, 위 종속항들은 삭제하며, 이에 따라 삭제된 종속항들을 인용하는 다른 종속항들을 수정한다’는 취지로 기재한 사실, 그 보정서에는 거절이유가 통지되지 아니한 청구항 제23항의 추가 구성요소를 거절이유를 통지받은 청구항 제22항에 부가하고, 청구항 제23항은 삭제하며, 삭제된 청구항 제23항을 인용하던 청구항 제24항의 인용번호를 제23항에서 제22항으로, 청구항 제24항을 인용하던 청구항 제25항에서 인용번호를 제24항에서 제22항으로 각 변경하는 내용으로 기재되어 있는 사실을 각 인정한 다음, 이 사건 심사전치보정으로 청구항 제23항을 삭제하면서 삭제된 청구항 제23항을 간접적으로 인용하던 청구항 제25항에서 인용번호를 당초의 제24항에서 제22항으로 잘못 변경한 것은 특허법 제51조 제1항 괄호의 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 해당하므로, 심사관이 거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하결정을 한 것은 위법하다고 판단하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.
특허법원 2013. 11. 15. 선고 2013허5018 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제51조 제1항은 ‘심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정하고 있는데,특허법 제51조 제1항 단서는 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우에 재심사의 청구 전에 한 보정이 보정각하 대상이었음에도 불구하고 심사관이 이를 간과하여 보정각하결정을 하지 않고, 추후 재심사단계에서 이를 발견한 경우에는 이를 이유로 보정각하결정을 하지 못하도록 한 것으로서, 이는 거절결정 전에 한 보정을 기초로 이후 재심사 절차를 진행한 출원인의 신뢰와 절차상 이익을 보호하기 위한 것인바, 이 사건 보정은 재심사 청구 전에 한 보정이 아닌 재심사 청구와 동시에 한 보정으로 위 단서에 해당하지 아니하므로, 이 사건 보정이 특허법 제51조 단서에 해당하여 이 사건 보정각하결정은 부당하다는 원고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2013. 4. 25. 선고 2012허10716 판결 [거절결정(특)] - 상고각하
이 사건 제12항 보정 후 발명은 보정 전의 ‘제11항에 있어서’라는 기재를 ‘제1항에 있어서’라는 기재로 보정한 것으로서 그 기술적 구성은 ‘19.5~95중량%의 스티렌과, 디비닐벤젠 4.5~80중량%와, 중합개시제 0.5~2중량%를 혼합하여 모노머 용액을 형성하는 제1공정; 상기 혼합된 모노머 용액을 입자크기가 400~1000㎛인 모노머 액적으로 분사하는 제2공정; 상기 분사된 모노머 액적을 50~80℃의 온도를 유지하는 0.5~7중량%의 폴리비닐알콜수용액에서 중합반응하여 폴리머 비드를 형성하는 제3공정으로 이루어진 것을 특징으로 하는 균일계 폴리머 비드의 제조방법에 있어서, 상기 모노머 용액에 진동발생장치에서 100~2000㎐의 진동을 주어 균일한 입경의 모노머 액적의 형성이 용이하게 되는 것을 특징으로 하는 균일계 폴리머 비드의 제조장치’이므로 살피건대, 이 사건 제12항 보정 후 발명은 제조장치에 관한 발명임에도 그 특허청구범위에 ‘진동발생장치’ 외에는 폴리머 비드를 제조하는 공정만이 기재되어 있고 그 공정에 사용되는 장치와 그러한 장치 간의 결합관계 등은 전혀 기재되어 있지 않아 그 구성을 명확히 알 수 없으므로, 특허법 제42조 제4항 제2호의 ‘특허청구범위에는 발명이 명확하게 기재될 것’이라는 요건을 충족하지 못한다고 할 것이고, 이는 이 사건 제12항 보정 후 발명이, 이 사건 제12항 보정 전 발명처럼 제조장치에 관한 발명인 이 사건 제11항 보정 전 발명을 인용하지 아니하고, 2012. 1. 25.자 보정으로 제조방법에 관한 발명인 이 사건 제1항 보정 후 발명을 인용함에 따라 발생한 것으로 새로운 거절이유라 할 것인바, 결국 특허심판원이 2012. 1. 25.자 보정으로 새로운 거절이유가 발생되었다는 이유로 이 사건 보정각하결정을 적법하다고 보아 그대로 유지한 것은 정당하다.
특허법원 2013. 1. 25. 선고 2012허5165 판결 [거절결정(특)] - 확정
이 사건 보정에 의한 주요 보정 내용은 보정 전 제4항 출원발명의 특징부인 ‘전자기계식 액추에이터가 브레이크 드럼의 축에 수직인 평면에 대하여 존재하는 장착 공간에 30°의 각도를 이루어, 브레이크 드럼에 대해 반경방향으로 설치되는 것’(보정사항 1) 및 보정 전 제6항 출원발명의 특징부인 ‘감속기어가 전자기계식 액추에이터와 나선톱니형 기어휠 사이에 있는 것’(보정사항 2)이 보정 후 제1항 출원발명에 포함된 것이므로살피건대, 보정 전 출원발명의 상세한 설명에는 ‘도 1에 도시된 제1 실시형태에 있어서, 전자기계식 액추에이터는 브레이크 드럼에 대해서 반경방향으로, 바람직하게는 도시된 단면에 대해 약 30°의 각도로 휠 캐리어에 설치되는데, 이는 휠에서의 제한된 장착공간상의 조건을 감안하면 특히 바람직한 것이다. 전자기계식 액추에이터는 상세히 설명되지는 않는 감속기어를 통하여 나선톱니형 기어휠을 구동하는데, 그 결과 상기 확장 록이 작동된다. …중략… 확장 록은 나사 너트의 축선과 평행하게 신장하는 톱니 시스템을 외면에서 포함하는 나사 너트를 가지는 나사 너트/스핀들 조립체로 구성된다. 이 나사 너트 상의 스퍼 톱니와 함께, 상기 나선톱니형 기어휠은 스큐 기어 시스템을 형성한다’고 기재되어 있는바, 이에 의하면 보정사항 1 및 보정사항 2가 포함된 보정 후 제1항 출원발명은 전자기계식 액추에이터가 브레이크 드럼에 대해 반경방향으로 설치되고 나선톱니형 기어휠을 구비하고 있다는 점에서 스큐 기어 시스템에 해당함을 알 수 있는데, 보정 후 제3항 출원발명은 ‘제1항에 있어서, 나사 너트가 전자기계식 액추에이터로 구동되는 기어휠과 결합하여 스퍼 기어 시스템을 형성하는 스퍼 톱니를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기계식 주차 브레이크’인바, 보정 후 제3항 출원발명은 보정 후 제1항 출원발명을 인용하는 종속항의 형식을 취하고 있으나, 보정 후 제1항 출원발명이 스큐 기어 시스템에 해당함에 비하여 보정 후 제3항 출원발명은 스퍼 기어 시스템에 해당하는 것으로서 양 기어 시스템은 동력전달구조가 서로 다르므로, 보정 후 제1항 출원발명과 이를 인용하는 보정 후 제3항 출원발명은 서로 모순된다고 할 것이고, 따라서 이 사건 보정에 의해서 보정 후 제3항 출원발명이 불명확하게 되는 새로운 거절이유가 발생하였다고 봄이 상당하여, 결국 이 사건 보정에 의해서 보정 후 제3항 출원발명이 불명확하게 되는 새로운 거절이유가 발생하였으므로, 이 사건 보정에 대한 각하 결정은 적법하다.
대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2678 판결 [거절결정(특)]
특허법 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 그 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하는데, 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이어서, 특허법 제47조 제4항 제2호는 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에 적용된다고 할 것인바, 원고는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 볼복심판을 청구하고 2007. 10. 22.자 보정을 신청하였는데, 보정 전 제1항 발명은 ‘생귀나리아 또는 백굴채(애기똥풀)의 추출물을 함유하는 식물병원균 방제용 조성물’이고, 그 종속항인 보정 전 제2항 발명은 ‘생귀나리아 또는 백굴채의 추출물을 함유하는 식물 흰가루병 병원균, 고추 탄저균, 오이 모잘록균 또는 딸기 잿빛곰팡이의 방제용 조성물’이며, 보정 후 제8항 발명은 보정 전 제2항 발명의 일부(백굴채 부분)를 분리하여 청구항을 신설한 다음 신설된 청구항에서 식물병원균을 식물 흰가루병 병원균과 오이 모잘록균으로 한정하여 감축함으로써 보정 전 제2항 발명의 내용을 분할하여 보정한 것이고, 보정 전 제2항 발명에 대하여 통지된 특허청 심사관의 거절이유는 ‘보정 전 제2항 발명은 베르베린의 항균효과가 개시된 비교대상발명 1과 백굴채의 활성성분으로 베르베린이 개시된 비교대상발명 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있다’는 것이며, 특허청 심사관이 거절이유로 든 비교대상발명 1에는 ‘항균물질인 베르베린이 참깨 모잘록균에 대하여 항균효과가 있다’는 기재가 있음을 알 수 있는데, 이러한 사실을 위 법리에 비추어 보면, 보정 후 제8항 발명의 오이 모잘록균이 위 거절이유에 기재된 ‘항균효과’의 범위를 벗어나는 새로운 내용이라고 볼 수 없고, 나아가 거절이유로 든 비교대상발명 1에 기재된 참깨 모잘록균과 보정 후 제8항 발명에 기재된 오이 모잘록균은 동일한 모잘록균으로 그 대상작물에 차이가 있을 뿐이므로, ‘백굴채 추출물을 유효성분으로 함유하는 식물 흰가루병 또는 오이 모잘록균 병원균 방제용 조성물’인 보정 후 제8항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 사유는 특허청 심사관에 의하여 거절이유가 통지된 것이라고 볼 수 있고, 따라서 보정 후 제8항 발명은 보정 후에도 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우에 해당하므로, 보정 후 제8항 발명이 특허법 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 이 사건 보정을 각하한 결정은 적법하다.
대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후4636 판결 [거절결정(특)]
특허법 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 그 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하는데, 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이어서, 위 규정은 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 보정된 청구항에 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용될 뿐, 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않는다고 봄이 상당한바, 살피건대 원고는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2008. 9. 5.자 보정을 신청하였는데, 보정 후 제1항 발명은 보정 이전부터 특허청구범위에 기재되어 있었던 보정 전 제7항 발명과 동일하고, 특허청 심사관이 보정 전 제7항 발명에 대해서는 특허출원인인 원고에게 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유를 통지한 바가 없음을 알 수 있는데, 이러한 사실을 위 법리에 비추어 보면, 보정 후 제1항 발명은 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에 해당하므로, 보정 후 제1항 발명에 대하여 특허법 제47조 제4항 제2호의 위반을 이유로 이 사건 보정을 각하한 결정은 부적법하다.
특허법원 2011. 8. 24. 선고 2011허1715 판결 [거절결정(실)] - 상고심리불속행기각
실용신안법 제11조는 실용신안출원의 보정에 대해서 특허법 제47조를 준용하도록 되어 있고, 이 사건 출원고안의 출원 당시에 적용되던 특허법 제47조 제2항, 제3항은 청구범위의 보정은 ‘청구범위에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 하되, 청구항을 삭제하거나 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 불분명한 기재를 명확히 하는 경우’에 한하여 보정을 허용하는데, 2009. 11. 20.자 보정을 통해서 이루어진 이 사건 제1항 보정고안의 보정 전후의 내용을 살펴보면, 보정 전 ‘빨·주·노·초·파·남·보를 연령·학년별로 지정색상을 사용하여 분실물 빨리 찾거나 찾아주며’로 기재되어 있던 것을 ‘빨·주·노·초·파·남·보 시스템을 연령·학년별 지정 색상을 사용하여 환경정리의 가속화·체계화’로 정정함으로써, 빨·주·노·초·파·남·보를 연령·학년별 지정 색상으로 사용하는 목적을 ‘분실물을 빨리 찾는 것’에서 ‘환경정리를 가속화·체계화’ 하는 것으로 변경하였고, 보정 전 ‘상기 내용을 연령·반별 지정색상 사용하여 세부기준연령을 적용하므로 일의 가속화·교육전문화·교사전문화·교사체계화를 이루는 시스템’으로 기재되어 있던 것을 ‘상기 내용을 연령·학년별 시행하여 업무의 체계화·가속화·전문화로 교육 및 교사의 체계화·전문화를 이루는 시스템’으로 정정함으로써, 교육 및 교사의 체계화·전문화를 이루기 위해 지정색상을 시행하는 기준을 ‘연령·반별’에서 ‘연령·학년별’로 변경하였으며, 보정 전 ‘시간·비용·경비절감을 위한 준비물·물품센터 및 물품창고 관리제도하는 시스템’으로 기재되어 있던 것을 ‘교육·관리로 시간·비용·경비를 절감하는 시스템’으로 정정함으로써, 청구하고자 하는 시스템을 ‘준비물·물품센터 및 물품창고 관리제도하는 시스템’에서 ‘시간·비용·경비를 절감하는 시스템’으로 확장하였는바, 심사전치보정단계에서 이루어진 이 사건 제1항 출원고안에 대한 각 보정 내용은, 종전의 청구범위를 새로운 내용으로 변경하거나 확장하는 것에 해당하고, 청구범위를 감축하거나, 오기를 정정하거나, 불명료한 기재를 명확히 하는 경우의 어느 하나에도 해당하지 않아, 2009. 11. 20.자 심사전치보정은 실용신안법 제11조에서 준용하는 특허법 제47조 제2항, 제3항의 각 보정 요건에 위배되어 허용되지 아니하므로, 보정각하결정 및 이를 적법하다고 본 심결의 판단은 정당하다.
특허법원 2009. 11. 20. 선고 2009허4346 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
특허법 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호에 의하면, 특허출원인이 특허거절결정에 불복하여 심판을 청구하면서 그 심판청구일로부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 경우 진행되는 심사전치절차에서, 특허청 심사관은 그 보정이 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반한 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하는데, 특허법 제47조 제4항 제2호가 정한 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항’의 의미는, 보정으로 인하여 새롭게 거절이유가 발생하는 사항이 특허청구범위에 기재된 청구항이나, 또는 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있는 사항이라고 하더라도 그에 대하여 특허출원인이 특허법 제63조 제1항의 규정에 의한 거절이유를 통지받고 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받은 바가 있는 청구항만을 가리킬 뿐, 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받은 바가 없는 청구항까지 포함하지는 않는다고 할 것인데, 이는 이러한 청구항까지 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항’에 포함된다고 한다면, 특허출원인이 특허청 심사관으로부터 거절이유 통지를 받은 청구항을 삭제하는 방법 등으로 통지받은 거절이유가 모두 해소되도록 보정을 한 경우에도, 특허청 심사관은 특허출원인에게 거절이유 통지나 의견서 제출 및 보정의 기회를 준 바가 전혀 없는 새로운 거절이유를 근거로, 보정 이후의 청구항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없어 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반하였다면서, 특허출원인에게 이에 대한 별다른 거절이유 통지나 의견서 제출의 기회를 줌이 없이 바로 보정을 각하한 다음, 보정 이전의 청구항에 대한 거절결정을 그대로 유지할 수 있게 됨으로써, 실질적으로 특허출원인이 전혀 통지받은 바가 없는 거절이유에 의해 특허등록이 거절되는 것과 같은 결과에 이르게 되는데, 이러한 결과는 강행규정인 특허법 제63조 제1항이 정한 거절이유 통지 제도를 잠탈하는 것이어서 허용될 수 없기 때문이고, 보정각하를 정하고 있는 특허법 제51조 제1항과 보정의 적법 요건 중 하나를 정하고 있는 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 보정 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 그 보정에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 계속하여 반복되는 것을 방지함으로써, 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 하는 데 있다고 할 것인데, 특허법 제47조 제4항 제2호를 앞서 본 바와 같이 해석하더라도, 특허청 심사관은 종전부터 거절이유 통지를 해야 했으나 그러하지 못했던 사항에 대해서는 이를 이유로 바로 보정각하결정을 할 수가 없고 원래대로 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 한다는 것이므로, 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 한다는 위 규정들의 취지에도 어긋나지 않기 때문인바, 보정 후 청구항 1 발명이 보정 전 청구항 7 발명과 동일한 발명임은 당사자들 사이에 다툼이 없고, 특허청 심사관이 보정 전 청구항 7 발명에 대해서는 특허출원인인 원고에게 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유를 통지한 바가 없고, 오히려 위 발명에 대해서는 특허가 가능하다는 통지를 하였을 뿐임은 위 기초사실에서 보았는데, 이러한 사실들에 의하면, 보정 후 청구항 1 발명은, 이 사건 보정 이전부터 이미 보정 전 청구항 7 발명의 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받은 바가 없는 청구항이라 할 것이므로, 앞서 본 바와 같은 이유로 특허법 제47조 제4항 제2호가 정한 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항’에 해당한다고 할 수 없어, 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없어 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 하더라도, 특허법 제47조 제4항 제2호 위반을 이유로 들어 이 사건 보정에 대한 보정각하결정을 할 수는 없다.
특허법원 2007. 7. 11. 선고 2006허9197 판결[거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제47조 제4항 제1호, 제1항 제3호에 의하면, 특허거절결정에 대한 불복심판절차에서의 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경할 수 없는바, 제2차 보정 후의 청구범위 중 ‘동력방향변경장치, 동력 절단장치, 유압펌프’ 등의 구성은 이 사건 출원발명에 기재되어 있지 아니한 구성이 새로이 추가된 것으로, 이로 인하여 동력의 전달방향이 변경되고 동력이 절단되거나 전달받은 동력을 기계적인 것에서 유체적인 것으로 바꾸고 유압을 조종하는 등의 새로운 효과를 가지게 되므로, 이는 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하여 피고 주장의 나머지 사유에 관하여 판단할 것 없이 원고의 제2차 보정은 부적법하다.
특허법원 2007. 5. 9. 선고 2006허8613 판결 [거절결정(특)] - 확정
이 사건 제1항 보정발명은 기술분야 및 발명의 목적이 동일한 비교대상발명 1, 2를 결합하는 방법으로 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 구성의 곤란성이 인정되지 아니하며 현저한 효과가 있다고 인정하기 어려우므로 비교대상발명 1, 2에 비하여 진보성이 있다고 할 수 없고, 특허출원에 있어서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항인 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 보정발명 외의 나머지 청구항들에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 보정 후 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없고, 위 2005. 5. 27.자 보정신청은 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어야 한다는 특허법 제47조 제4항 제2호를 충족하지 못하였으므로 위 보정신청을 각하한 결정은 적법하다.
특허법원 2006. 12. 22. 선고 2006허6624 판결 [거절결정(특)] - 확정
가습 가능한 수위를 센싱하는 수위센서를 갖는 초음파 발생부를 부가하는 보정사항은, 보정 후 청구항 제2항, 제4항, 제6항 내지 제9항의 경우에 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것이고, 보정 전 도 3, 5, 6, 7에서 수위센서의 위치를 보정하는 보정사항은, 특허출원서에 최초로 첨부된 도면에서 상단부가 이중 바닥면에서 돌출되어 있던 수위센서를 이중 바닥면과 수평이 되도록 위치변경한 것으로서, 특허출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서, 원고의 위 2005. 8. 13.자 보정은 각하되어야 하므로, 심사관의 보정각하결정은 적법하다.
특허법원 2006. 12. 21. 선고 2005허11094 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
보정된 청구항 3 발명은 온라인 커뮤니티 활동공간에서 자신의 정체성을 표현하고 새로운 수익모델을 확보하기 위한 BM발명에 해당하므로, 먼저 보정된 청구항 3 발명에서 소프트웨어에 의한 각 처리단계가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는지 여부를 살펴보면, 보정된 청구항 3 발명은 문언상으로만 보면, 미니룸 생성전달표현 시스템의 소프트웨어 처리단계와 미니룸 저장공간, 가구 저장공간 및 미니룸 가구저장 공간의 하드웨어 수단이 포함되어 있기는 하나, 보정된 청구항 3 발명의 청구범위에는 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않으므로, 결국 보정된 청구항 3 발명의 청구범위는 그 구성요소인 각 단계들이 소프트웨어와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 않을 뿐 아니라, 사용목적에 따른 각 단계별 정보의 연산 또는 가공이 어떻게 실현되는지에 대해 구체적으로 명확하게 기재되어 있지도 않아, 보정된 청구항 3 발명은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없어, 보정된 청구항 3 발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니어서, 특허법 제47조 제4항 제2호에 의하여 그 출원한 때에 특허받을 수 없으므로, 원고의 보정을 각하한 결정은 정당하다.
특허법원 2006. 12. 14. 선고 2006허1742 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
원고는 거절불복 심판청구 후인 2005. 8. 8. 청구항 1, 12, 25, 28 중 ‘생활설계 요청을 수신하는 단계’를 ‘생활설계를 요청하는 생활설계 요청을 수신하는 단계’로, ‘생활설계 결과를 산출하는 단계’를 ‘생활설계에 대한 생활설계 결과를 산출하는 단계’로, ‘컨설팅 요청을 수신하는 단계’를 ‘컨설팅을 요청하는 컨설팅 요청을 수신하는 단계’로 각각 보정하였는데, 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 이후의 보정은 특허법 제47조 제3항 각호에 규정된 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정 및 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에만 허용되는바, 원고의 보정은 보정 전의 기재내용을 단순히 반복한 것에 불과하여 위의 어느 경우에도 해당되지 아니하므로 허용될 수 없으므로, 원고의 보정을 각하한 결정은 정당하다.