특허법원 2011. 1. 14. 선고 2010허4861 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각
특허법 제47조 제4항 제2호는 특허법이 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되면서 새롭게 신설된 조항인데, 위 특허법 부칙 제1항, 제3항에 의하면, 위 법은 2001. 7. 1.부터 시행하되, 위 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록·특허권·특허이의신청·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의하도록 되어 있는데, 특허법 제52조 제2항에 의하면 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보므로, 이 사건 출원발명은 최초출원일인 1998. 12. 14. 출원한 것으로 보게 되어, 2001. 2. 3. 특허법의 개정에 따라 신설된 제47조 제4항 제2호, 즉 독립특허요건은 특허법 부칙 제1항, 제3항에 따라 2001. 7. 1. 이전에 출원된 것으로 보는 이 사건 출원발명의 심사 등에 대하여는 적용되지 않는다고 할 것인바, 심사관의 이 사건 보정에 대한 결정에 위 특허법 제47조 제4항 제2호를 위배한 절차상의 위법이 있다고 할 수 없으며, 원고는 이에 대하여, 특허법이 2002. 12. 11. 법률 제6768호로 개정되면서 위 제47조 제4항이 개정되었고, 위 개정 법률은 그 시행 전에 제출된 특허출원에 관한 심사 등에 관하여 종전의 규정에 의한다는 취지의 경과규정을 두지 않았으므로, 이 사건 출원발명의 심사 등에 대하여 위 특허법 제47조 제4항 제2호가 적용된다고 주장하나, 전면개정이 아닌 한, 법률의 개정 시에 종전 법률 부칙의 경과규정을 개정하거나 삭제하는 명시적인 조치가 없다면 개정 법률에 다시 경과규정을 두지 않았다고 하여도 부칙의 경과규정이 당연히 실효되는 것은 아니고, 또한 등록이나 보정의 요건에 관한 특허법의 규정이 개정되면서 그 부칙에서 개정 규정과 관련하여 별도의 경과규정을 두지 아니하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 개정 전에 출원된 발명에 대한 심사 등에 대하여는 종전의 규정에 의하여 형성된 특허법 질서의 안정을 손상시키지 않도록 하기 위하여 종전의 규정이 적용되어야 할 것인바, 이 사건의 경우, 특허법이 2002. 12. 11. 법률 제6768호로 개정되면서 제47조 제4항의 ‘제3항 제1호의 규정에 의한 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다’는 규정이 ‘제1항 제2호 및 제3호에 규정된 기간 이내에 할 수 있는 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다’로 개정되었고, 위 개정법률은 위 조항과 관련하여 별도의 경과규정을 두지 아니하였는데, 위 개정은 종전의 규정에 비하여 적용되는 보정의 범위를 달리했으나 각호의 보정요건은 그대로 유지하였는바, 위 법률개정에, 종전의 규정에 의하여 형성된 특허법 질서의 안정을 손상시켜도 될 특별한 사정이 있다고 보기는 어려워서, 2002. 12. 11. 개정된 특허법의 제47조 제4항은 그 개정 전에 출원된 이 사건 출원발명의 심사 등에 적용될 수 없고, 위 법률개정 시에 종전 법률 부칙의 경과규정을 개정하거나 삭제하는 명시적인 조치도 없으므로, 이 사건 출원발명의 심사 등에는 종전 법률인 특허법의 부칙 제1항, 제3항이 적용되어야 한다.