동일성의 인정여부

대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274 판결 [등록무효(특)]

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우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있고, . 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의하며, 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 한 것으로 보므로, 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 되고, 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이며, 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고, 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로, 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니며, 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없어, 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 하며, PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 ⑵⒝에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 하고, 특허청장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로, 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있고, 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없으며, 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 되며, 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 되며, 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이고, 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비되며, 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합하고, 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침하는바, 소외 1은 소외 2가 출원한 이 사건 선출원 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였으며, 소외 3은 소외 1로부터 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 ‘인트라 예측 모드를 유도하는 방법 및 장치’라는 이름의 발명에 대해 PCT 국제출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권을 주장하였으며, 제닙 피티이 엘티디는 소외 3으로부터 이 사건 후출원에 관한 권리를, 원고는 이 사건 후출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제닙으로부터 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였으며, 원고는 특허청장에게 특허법 제203조에 따라 이 사건 후출원에 관하여 이 사건 선출원에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였고, 특허청 심사관의 심사를 거쳐 2014. 10. 13. 특허번호 제1452195호로 특허권설정등록이 이루어졌는데, 소외 3은 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원에 관하여 특허청장에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원 시에 이 사건 선출원에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없고, 이는 소외 3이 이 사건 선출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이며, 또한 원고가 특허청장에게 제출한 이 사건 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있고, 이 사건 선출원의 출원인과 이 사건 후출원의 출원인이 동일하지 아니하므로 이 사건 권리이전계약서 등에 따라 소외 3이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있어, 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이다.

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대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결 [우선권무효처분취소]

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우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있고, 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의하며, 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 한 것으로 보므로, 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 되고, 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이며, 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고, 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로, 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니며, 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없어, 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 하며, PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 ⑵⒝에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 하고, 피고는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로, 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있고, 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없으며, 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 되어, 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 되며, 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이고, 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비되며, 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합하고, 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침하는바, 소외 1과 소외 2는 소외 3이 출원한 이 사건 제1 내지 제5 선출원 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였으며, 소외 4는 소외 1과 소외 2로부터 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 이 사건 PCT 국제출원을 하면서 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하였고, 원고 제닙 피티이 엘티디는 소외 4로부터 이 사건 후출원들에 관한 권리를, 원고 인포브릿지 피티이 엘티디는 이 사건 후출원들 중 이 사건 제3, 4, 5 후출원에 관한 권리를 원고 제닙으로부터 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였으며, 원고들은 피고에게 특허법 제203조에 따라 이 사건 후출원들에 관하여 이 사건 선출원들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였고, 피고는 원고들에게 이 사건 선출원들의 출원인 명의는 ‘소외 1과 소외 2’로 변경되었지만 이 사건 후출원들의 출원인은 ‘소외 4’이므로, 이 사건 후출원들의 출원시점에서 선출원인과 후출원인의 명의가 동일하지 않다면서 ‘후출원의 출원시점에서 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류를 제출하라’는 취지로 보정을 요구하였고, 원고들은 위 보정요구에 따라 피고에게 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약서들을 제출하였고, 원고들이 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장할 수 있는 권리를 양수하였다는 점에 대해 피고도 다투고 있지 않으나, 피고는 ‘이 사건 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않고, 원고들이 보정서에 첨부서류로 제출한 권리이전계약서는 후출원의 출원시점에 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류에 해당하지 않는다’는 이유로 특허법 제16조 제1항에 따라 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였는데, 소외 4는 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원들을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원들에 관하여 피고에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원 시에 이 사건 선출원들에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없으며, 이는 소외 4가 이 사건 선출원들에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이고, 또한 원고들이 피고에게 제출한 이 사건 각 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있으며, 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로, 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 소외 4가 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있고, 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이다.

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특허법원 2018. 2. 2. 선고 2017허3249 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(선출원의 최초 명세서 등)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 한 것으로 보는데, 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있으므로, 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하고, 여기서 ‘선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 3과 선출원의 대응 구성요소는 사용자(송신자)가 자신의 명함정보(명함정보를 포함하는 사용자 정보)를 수신인(수신자)인 다수의 사용자(원하는 사람들)에게 배포(제공)할 수 있고, 명함정보(명함정보를 포함하는 사용자 정보)를 수신한 사용자(수신자)는 다수의 명함정보 제공자(원하는 사람들)에게 명함정보(명함정보를 포함하는 사용자 정보)를 포함한 정보를 보낼 수 있다는 점에서 공통되고, 다만 이 사건 선출원의 최초 명세서 등에는 구성요소 3과 달리, 수신자가 자신에게 명함정보를 제공한 명함정보 제공자를 사용자데이터베이스를 통하여 확인하고 이들을 ‘선별적으로 선택하여 일괄적으로 정보를 보낼 수 있다’는 사항이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으므로 살피건대, 이 사건 선출원 최초 명세서 및 도면의 기재에 의하면, 이 사건 선출원에는 사용자데이터베이스는 특정 사용자(춘향이, 홍길동 등)의 개인데이터베이스로 구별되어 있고, 송신자 또는 수신자가 사용하는 이동통신 단말기 사이에서는 서로의 명함정보를 포함한 개인정보를 쌍방향으로 주고받을 수 있으며, 이동통신 단말기의 사용자는 명함정보를 받을 때는 수신자이지만, 명함정보를 전송할 때는 송신자로 되어, 원하는 사람들에게 명함정보를 제공한다는 사항이 기재되어 있음을 알 수 있고, 이 사건 선출원의 최초 명세서 등에 의해, 통상의 기술자라면 명함정보를 제공받는 이동통신 단말기의 사용자인 수신자는, 명함정보를 제공하는 이동통신 단말기의 사용자인 송신자를 개인데이터베이스에서 확인하는 것임을 분명하게 이해할 수 있으므로, 구성요소 3 중 ‘수신자가 자신에게 명함정보를 제공하는 명함정보 제공자를 사용자데이터베이스를 통하여 확인한다’는 사항은 이 사건 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있다고 보아야 할 것이며, 한편 위 명세서에는 송신자가 ‘원하는 사람들’에게 원하는 개인정보를 보낸다고 기재되어 있는바, 이를 ‘일대다(一對多), 즉 1인의 송신자가 다수의 수신자를 상대로 개인정보를 전송할 수 있다’는 의미로 해석하는 것이 자연스럽고, 또한 우선일인 2000. 6. 2. 당시, 인터넷을 통한 이메일서비스 사용자가 원하는 사람들에게 정보를 전송하고 하는 경우, 다수의 수신자들에게 일괄전송하거나 일부 수신자들만을 선별적으로 선택하여 전송할 수 있는 기술은 이미 구현되어 넓게 활용되고 있었던 사실을 인정할 수 있어, 이러한 기술배경을 가지고 있는 통상의 기술자라면 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 ‘원하는 사람들에게 명함정보를 전송한다는 것’으로부터, 구성요소 3의 ‘원하는 수신자들을 선별적으로 선택하여 일괄적으로 명함정보를 전송한다는 것’을 이해할 수 있을 것이라고 봄이 타당하므로, 구성요소 3의 ‘이들을 선별적으로 선택하여 일괄적으로 명함정보를 전송하는 것’은 이 사건 선출원에 명시되어 있지는 않으나, 통상의 기술자가 기재된 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항에 해당한다고 봄이 옳다.

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특허법원 2018. 1. 12. 선고 2017허6095,6101,6118 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허협력조약 제8조 (2)(b)는 “어느 체약국에서 또는 어느 체약국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권 주장을 수반하는 국제출원에는 당해 체약국의 지정을 포함할 수 있다. 국제출원이 어느 지정국에서 또는 어느 지정국에 대하여 행하여진 국내출원에 의한 우선권 주장을 수반하는 경우 또는 하나의 국가만의 지정을 포함한 국제출원에 의한 우선권 주장을 수반하는 경우에는 당해 지정국에서의 우선권 주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내 법령이 정하는 바에 의한다.”고 규정하고 있어, 자국의 선출원에 기초한 우선권 주장을 수반하는 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때에는 자국을 지정국으로 지정하는 것이 허용되고, 그 우선권 주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내 법령이 정한 바에 따르도록 한다는 것인데, 이 사건 특허발명은 우리나라에서 행하여진 이 사건 선출원에 기초한 우선권 주장을 수반하는 국제출원으로서 우리나라를 지정국으로 한 경우이므로, 그 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 특허법에 의하여 판단하면 되고, 한편 특허법 제55조 제1항 본문은 ‘‘특허를 받으려는 자는 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(선출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.“고 규정하고 있어, 우리나라 특허법은 국내 우선권을 주장하기 위해서는 출원인 자신이 선출원에 대하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 보유할 것을 요구하고 있는데, 이는 곧 출원인이 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인일 것을 요하는 것이라고 해석하여야 하고, 이러한 해석이 법규정의 문언에 부합할 뿐만 아니라, 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합하거나 추가하여 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련된 특허법 제55조의 국내 우선권 주장 제도의 취지에도 부합하는 것이며, 또한 특허법 제38조 제4항은 “특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.”고 규정하고 있는데, 이는 특허출원 이후의 권리관계를 명확히 하기 위한 것으로서 그 문언의 내용 및 같은 조 제1항이 특허출원 전의 승계의 경우에는 특허출원 여부를 대항력으로 규정하고 있는 것과 대비하여 보더라도, 특허출원인 변경신고를 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 특정승계의 효력발생요건으로 정하고 있음이 명백하고, 나아가 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우, 우선권 주장의 적법 여부는 출원 시를 기준으로 판단해야 하는데, 특허법 제199조 제1항은 “「특허협력조약」에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.”고 규정하고 있어, 결국 위 법률 규정들을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명의 우선권 주장이 허용될 수 있는지 여부는 이 사건 특허발명이 중국 특허청에 국제출원된 시점인 이 사건 국제출원일을 기준으로 판단하여야 하고, 이 사건 국제출원의 출원인은 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인이어야 하며, 이 사건 국제출원의 출원인이 선출원인의 특허출원 후 특정승계의 방법으로 그 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 경우에는 선출원에 대한 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 권리승계의 효력이 발생하지 않는다고 보는 것이 타당하므로, A이 이 사건 국제출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초한 우선권 주장을 하였으나, 이 사건 선출원에 대하여는 이 사건 국제출원 당시에 A 명의로 특허출원인 변경신고가 이루어지지 아니하여 이 사건 선출원에 대한 권리승계의 효력이 발생하지 않았던 이상, 이 사건 선출원의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람은 A이 아니라 여전히 B라고 할 수밖에 없어, 그 결과 원고의 주장과 같이 설령 A이 이 사건 국제출원 전에 B로부터 이 사건 선출원의 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 뒤 국제출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초한 우선권 주장을 하였더라도, 이 사건 선출원에 기초한 우선권을 인정받기 위한 주관적 요건을 갖추지 못한 것이 되어 그 우선권 주장은 허용될 수 없으며, 특허의 무효심판에서 특정한 선행발명에 의하여 해당 특허발명의 신규성이나 진보성이 부정된다는 주장이 있는 경우, 특허심판원은 먼저 그 선행발명이 특허발명의 출원일을 기준으로 그 전에 공개된 것이어서 이를 신규성 또는 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지를 판단해야 하는데, 우선권 주장을 수반하는 특허발명의 경우 우선권 인정 여부에 따라 특허요건 판단의 기준시점 자체가 달라지므로, 그 우선권 인정 여부는 신규성 또는 진보성의 흠결 여부를 판단하는 데 있어 하나의 선결문제로서 심리 판단되어야 할 사항이고, 이 사건도 피고가 주장하는 이 사건 특허발명의 무효사유 중 하나가 이 사건 특허발명이 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다는 것이고, 선행발명 1이 공개된 시점이 이 사건 특허발명의 우선권주장일(이 사건 선출원의 출원일)과 이 사건 특허발명의 국제출원일 사이에 있는 경우로서, 이 사건 심결은 이 사건 특허발명의 우선권 주장을 인정할 수 없다고 판단한 다음, 이를 기초로 선행발명 1에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다는 판단을 한 것이며, 또한 특허법 제55조 제3항에 의하면 선출원에 기초한 우선권 주장을 수반하는 출원에 선출원에 포함되지 않은 발명이 포함된 경우, 우선권의 효력은 선출원과 해당 출원에서 동일성이 인정되는 발명의 범위에 대하여서만 부여되는 것이나, 현행 특허출원 절차에는 이러한 부분적인 우선권이 인정되는 경우에도 그 객관적 범위를 특정하거나 명시하는 방법이 없기 때문에 해당 출원 전체가 선출원에 기초한 우선권 주장을 한 것으로 절차가 처리될 수밖에 없는데, 특허출원에 대하여 특허권 설정등록이 이루어진 뒤에 제3자가 그 우선권주장일과 출원일 사이에 해당 출원에만 포함된 발명이 공지되었으므로 그 특허발명이 무효로 되어야 한다고 주장하는 경우를 가정하고, 이때 원고가 주장하는 바와 같이 무효심판에서 우선권 인정 여부를 판단할 수 없다고 한다면, 해당 출원에만 포함된 발명의 특허요건을 판단하는 기준시점 역시 우선권주장일로 소급한다는 결론에 이르게 되어, 위 특허법 규정과 정면으로 배치되는 것이고, 나아가 특허법에는 우선권 인정 여부에 대하여 제3자가 다툴 수 있는 절차가 따로 마련되어 있지 않고, 출원인의 우선권 주장을 전제로 특허권 설정등록이 이루어진 경우 행정청의 우선권 인정이라는 별도의 처분이 존재하지 아니하여 제3자가 우선권 인정 자체를 행정소송으로 다툴 길도 없어, 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 설정등록된 경우 제3자로서는 그 무효심판절차에서 우선권 주장의 실체적·절차적 요건 흠결 등을 이유로 우선권이 인정되어서는 안 된다는 취지로 다툴 수 있다고 보는 것이 옳으며, 특허법 제63조 본문은 심사관이 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있어, 출원발명에 대한 우선권 주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권 주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권 주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권 주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하나, 이 사건 특허출원에 대하여는 특허등록결정이 이루어졌으므로 특허출원 과정에 우선권 주장과 관련한 보정의 기회나 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 것이 절차적으로 위법하다고 할 수 없는데다가, 특허등록이 마쳐진 후 무효심판절차에서 우선권 인정 여부가 다투어지는 경우에 특허법 제63조가 정한 바와 같이 거절이유통지를 거쳐야 한다고 보기는 어렵고, 또한 특허법 제46조 제2호는 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 이 법에 따른 방식을 위반한 경우에 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다고 하고, 특허법 제16조 제1항은 위 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다고 규정하고 있으나, 이 사건 특허발명에 대하여는 그 출원 및 등록 과정에 우선권 주장을 무효로 하는 처분이 이루어진 바 없으므로, 그 보정을 명하지 않았다고 해서 위법하다고 할 수도 없으며, 한편 특허법 제159조 제1항은 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있고, 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 이 사건 무효심판에서 피고는 이 사건 특허발명에 우선권 주장이 인정될 수 없고, 그 경우 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으므로, 이 사건 특허발명의 우선권 인정 여부는 위 특허법 규정이 정한 직권심리사항에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 이에 대하여 원고에게는 답변서를 제출하는 등 실질적으로 반박할 수 있는 기회가 충분히 부여되었다고 보아야 하고, 따라서 이 사건 무효심판절차에서 원고에게 별도로 우선권 주장의 인정 여부에 관하여 의견진술의 기회가 부여되지 않았음을 이유로 그 절차적 이익이 침해되었다고 볼 수는 없다.

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대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 [등록무효(특)]

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특허를 받으려는 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(우선권 주장일)에 한 것으로 보는데, 이와 같은‘국내 우선권 제도’에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있고, 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하고, 여기서‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 제1항 발명은 ‘제어부에 각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값이 저장되어 전체 최적유량값의 합에 대한 폐쇄된 방의 최적유량값의 비율에 따라 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 것’임에 비하여 선출원발명은 ‘해당 방의 폐쇄 유량만큼 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 것’인 점에서 차이가 있고, 이와 관련하여 선출원발명의 명세서에는 ‘각각의 방을 난방하기 위한 필요 유량이 방 면적에 비례하게 된다’고 기재되어 있을 뿐, 난방 중지에 따라 감소되는 유량을 정하기 위한 방법에 관하여 달리 기재되어 있지 아니하므로, 선출원발명에서 난방 중지에 따라 감소되는 유량인 ‘해당 방의 폐쇄유량’은 각 방의 방 면적에 비례하여 계산된 필요 유량으로 해석된다고 할 것이고, 반면 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘필요요구열량이 방바닥 면적에 비례한다는 것은 난방부하를 무시한 이론적인 것일 뿐이고, 실제로 난방설계를 함에 있어 난방부하를 고려하게 되면 방바닥 면적이 동일해도 필요요구열량이 달라질 수 있으며 심지어 바닥 면적이 작은 방이 큰 방보다 필요요구열량이 큰 경우도 생길 수 있다’고 기재되어 있어, 이 사건 제1항 발명에서는 각 방을 난방하기 위한 필요요구열량이 방바닥 면적과 비례관계에 있지 아니함을 알 수 있으며, 또한 이 사건 제1항 발명의 제어부에는 ‘각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값’이 저장되는데, 통상적으로 난방부하란 실내온도를 적절히 유지하기 위하여 공급하여야 할 열량을 말하는 것으로서 벽체, 지붕, 천장, 바닥, 유리창, 문 등의 구조체를 통하여 전달되는 손실열량과 틈새바람이나 환기용 도입외기에 의한 손실열량 등으로 이루어지는 것이므로, 난방부하를 계산하기 위해서는 열관류율, 구조체의 면적, 실내 온도, 외부 온도 등 다양한 인자를 고려하여야 할 것인데, 선출원발명에서는 필요 유량을 방 면적에 기초하여 계산하고 있는바, 방 면적은 앞서 본 난방부하를 구성하는 여러 인자 중 하나에 불과하므로, 선출원발명의 필요 유량이 이 사건 제1항 발명의 난방부하를 계산하는 데 필요한 인자들을 모두 포함하고 있다고 할 수 없고, 비록 선출원발명의 도 5 내지 도 7에 최적값에 해당하는 유량이 기재되어 있기는 하나, 선출원발명의 명세서 및 도면에는 최적값을 어떻게 구하는지에 대하여는 기재되어 있지 않아 최적값이 무엇을 의미하는지 명확히 알 수 없는 점, 선출원발명의 명세서 및 도면 어디에도 최적값에 따라 유량을 조절한다는 내용이 기재되어 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, 선출원발명의 ‘최적값’이 이 사건 제1항 발명의 각 방별 난방부하를 고려한 ‘최적유량값’과 동일한 것이라고 볼 수는 없어, 이 사건 제1항 발명의 ‘제어부에 각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값이 저장되어 전체 최적유량값의 합에 대한 폐쇄된 방의 최적유량값의 비율에 따라 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 구성’은 선출원발명의 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 선출원발명의 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수도 없어, 결국 이 사건 제1항 발명은 선출원발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니하고, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항으로서 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 제5항 발명 역시 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 선출원발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니하여,이 사건 특허발명의 우선권 주장일 즉 선출원발명의 출원일과 이 사건 특허발명의 출원일 사이에 공지된 원심 판시 비교대상발명 1은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

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특허법원 2009. 11. 6. 선고 2007허8733 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제55조 제1항은 ‘특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 특허출원한 발명에 관하여 그자가 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다’고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 ‘제1항의 규정에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다’고 규정하고 있으며, 같은 법 제38조 제4항은 ‘특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인이 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다’고 규정하고 있는바,특허출원한 발명에 관하여 특허법 제55조 소정의 국내우선권을 주장하기 위해서는 우선권을 주장하는 시점 즉 특허출원시에 선출원에 대하여 권리를 가진 출원인이거나 그 적법한 승계인이어야 하고, 일반승계가 아닌 특정승계의 방법으로 특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하는 경우에는 명의변경신고를 하지 아니하면 그 권리승계의 효력이 발생하지 않는다고 할 것인바, 원고가 이 사건 특허발명의 원출원에 관하여 우선권을 주장한 1997. 6. 19. 당시에는 이 사건 우선권 기초출원에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 원고가 아닌 한미약품공업 주식회사이었으므로, 이 사건 특허발명의 원출원에 관한 국내우선권 주장은 위 법률 규정에서 본 바와 같은 ‘특허출원시에 선출원에 대하여 권리를 가진 출원인이거나 그 적법한 승계인이어야 한다’는 출원인의 동일 요건을 충족하지 못하는데, 이에 대하여 원고는 먼저, 출원인의 동일성 여부는 절차적 사항에 불과할 뿐 발명의 내용을 실질적으로 변경하는 것은 아니므로, 출원 당시 출원인의 동일성 없음을 이유로 우선권 주장을 인정하지 아니하는 것은 발명자 보호에 지나치게 반하는 것이어서 허용될 수 없는 것이므로, 이 사건 우선권주장이 인정되어야 한다고 주장하나, 특허법 제55조 소정의 국내우선권 주장 제도는 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합치거나 추가해서 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련한 제도로서 그 목적상 당연히 출원인의 동일이라는 요건을 필요로 하므로 이를 절차적 사항에 불과하다고 할 수 없고, 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하면 발명자는 권리를 잃고 양수인만이 그 권리를 취득하게 되므로 이미 권리를 잃은 발명자를 보호할 필요가 있다고 볼 수 없으므로, 위 주장은 받아들일 수 없고, 원고는 또, 특허청의 심사실무가 특허법 제54조 소정의 조약에 의한 우선권 주장에 있어서는 우선권을 주장할 당시 우선권 주장의 기초가 되는 최초출원의 출원인과 후출원의 출원인이 상이하더라도 후출원의 출원인이 우선권을 주장할 권리를 적법하게 승계한 것이 그 후에라도 확인이 되면 우선권 주장을 인정해 주고 있는바, 특허법 제55조 소정의 국내우선권 주장도 마찬가지로 취급되어야 한다고 주장하나, 특허법 제54조 소정의 조약에 의한 우선권 주장과 특허법 제55조 소정의 국내우선권 주장은 그 적용대상을 달리하므로 동일한 심사실무가 적용되어야만 하는 것은 아니고, 그뿐만 아니라 특허법 제54조 소정의 조약에 의한 우선권 주장에 있어서도 우선권을 주장할 당시 우선권 주장의 기초가 되는 최초출원의 출원인과 후출원의 출원인이 동일하여야 함은 마찬가지이므로, 후출원의 출원인이 우선권을 주장할 권리를 적법하게 승계한 것이 그 후에라도 확인이 되면 우선권 주장을 인정해 준다는 의미는 그 승계의 효력이 후출원의 출원 이전에 적법, 유효하게 발생함으로써 후출원을 할 당시 최초출원의 출원인과 후출원의 출원인이 법률상으로 동일한 경우에 그 우선권 주장을 인정해 준다는 의미이지, 후출원을 할 당시 양 출원인이 법률상 다른 경우까지 우선권 주장을 인정하여 준다는 의미로 볼 것은 아니어서, 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

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특허법원 2008. 9. 24. 선고 2007허6782 판결 [거절결정(특)] - 확정

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화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 그 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많은 것이므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 통상의 기술자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고, 출원 당시의 명세서에 통상의 기술자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이고, 원소분석치, NMR데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어 있는 것이 바람직하고, 특히 출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 명세서의 기재만에 의하여 화학물질을 제조할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어 있어야 하므로, 방법에 관한 발명인 제1 우선출원이 제17항 발명을 포함하고 있어 제17항 발명의 특허요건 판단 시점이 제1 우선권 주장일로 소급되기 위하여는 제17항 발명의 라세미체 화합물이 제1 우선출원의 명세서에 기재되어 있다는 것만으로 부족하고, 통상의 기술자가 위 명세서의 기재만으로 용이하게 재현하여 제17항 발명의 화합물을 제조할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있거나 제17항 발명의 화합물을 제조하였음을 알 수 있는 확인자료가 반드시 기재되어 있어야 하므로 살피건대, 제1 우선출원의 명세서에 이 사건 제17항 발명의 화합물의 존재 자체가 확인되지 않은 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 통상의 기술자가 위 명세서 기재만으로 이 사건 제17항 발명의 화합물을 용이하게 재현하여 제조할 수 있는지에 관하여 살펴보면, 제1 우선출원의 명세서에는 제17항 발명의 화합물을 제조하였음을 알 수 있는 확인자료나 통상의 기술자가 위 명세서의 기재만으로 용이하게 재현하여 제17항 발명의 화합물을 제조할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 제1 우선출원은 비록 제17항 발명의 라세미체 화합물을 그 명세서에 기재하고 있다고 하더라도, 그 이성질체인 제17항 발명의 화합물을 포함하고 있다고는 할 수 없어, 제17항 발명의 특허요건 판단은 제1 우선출원의 출원일로 소급될 수 없고, 따라서 이 사건 출원발명의 출원일 및 제2 우선권 주장일 전에 공개된 비교대상발명은 제17항 발명의 진보성을 판단하는 증거로 사용될 수 있고, 한편 원고는 이 소송에서 비교대상발명이 제17항 발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 없다고 주장할 뿐, 비교대상발명을 진보성 판단의 증거로 사용할 수 있는 경우 제17항 발명의 진보성이 부정되는 점은 특별히 다투지 않고 있으므로, 위와 같이 비교대상발명의 증거로서 사용 가능성이 인정되는 이상 제17항 발명의 진보성은 더 살필 필요 없이 비교대상발명에 의하여 부정된다.

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특허법원 2007. 12. 28. 선고 2007허3547 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

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특허법 제55조 제1항은 ‘특허를 받고자 하는 자는 … 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다’고 규정하고 있으므로, 선출원에 의한 우선권 주장을 하기 위하여 당해 특허출원과 선출원의 출원자의 동일성 외에 발명자의 동일성까지 요구되는 것은 아니고, 또한 당해 특허출원의 출원인이 선출원의 출원인으로부터 특허나 실용신안을 받을 수 있는 권리를 양수한 때에도 선출원을 기초로 우선권 주장을 할 수 있는데, 이 사건 특허발명의 출원인인 피고는 그 출원 전인 2003. 4. 8. 선출원발명의 출원인인 고진경으로부터 선출원발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 사실이 인정되므로, 피고는 이 사건 특허발명의 출원을 함에 있어서 선출원발명을 우선권 주장의 기초로 할 수 있고, 한편 위 규정에 의한 우선권 인정에 있어서 선출원의 공개 여부는 당해 특허발명의 우선권 주장의 요건이 아니므로, 선출원발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공개되었다고 하더라도 이 사건 특허발명 출원시 선출원발명을 기초로 우선권 주장을 한 것에 위법이 있다고 할 수 없다.

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특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006허7788 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허법 제55조 제3항은 ‘우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 신규성에 관한 같은 법 제29조 제1항의 규정을 적용함에 있어서 그 선출원의 출원시에 특허출원된 것으로 본다’고 규정하고 있고, 여기서 ‘우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명’이라고 함은 그 최초 명세서 또는 도면에 기재된 것과 문언상으로 동일한 발명뿐만 아니라, 그와 기술적 구성이 실질적으로 동일한 발명을 포함한다고 할 것인데, 이 사건 청구항 1 발명은 구성요소 1, 3, 8을 제외한 나머지 구성요소들이 선출원발명의 구성과 상이하므로, 전체적으로 볼 때 선출원발명의 최초 명세서에 기재된 발명과 동일한 발명에 해당한다고 볼 수 없다.

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특허법원 2006. 6. 15. 선고 2005허3512 판결 [등록무효(특)] - 상고인용(판단안함)

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(우선권주장의 기초로 된) 위 미국특허와 (우선권주장을 수반한) 위 국제출원발명 및 (위 국제출원의 한국국내단계 출원발명인) 제1항 발명이 서로 ‘동일한 발명들’에 해당하여 우선권 주장의 적법요건을 갖추었는지 여부를 살피건대, 위 미국특허 제6항은 ‘선단을 갖는 복수의 신장형 상호접속요소를 예비 제조하는 단계’가 별도의 공정으로 표현된 4단계 구조인 데 비하여, 국제특허출원은 상호접속부품 제작단계가 생략된 3단계 구조이며, 제1항 발명은 위 미국특허와 동일한 4단계 구조이나, 위 국제특허출원에서 ‘선단 구조물들을 상호접속부품의 접촉 단부들에 장착하는 단계’는 접촉 단부를 갖는 상호접속부품이 별개의 공정으로 미리 제작되어 있음을 전제로 함이 명백하므로, 위 발명에 기재된 상호접속요소 제조공정의 단계 수가 상이하여도 선단 구조물과 상호접속부품을 별도로 제작한 후 상호 장착한다는 기술적 사상의 실체는 동일하므로, 위 발명들은 모두 실질적으로 동일한 발명에 해당된다.

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특허법원 2002. 12. 27. 선고 2002허2075 판결 [등록무효(특)] - 확정

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이 사건 제4항 발명의 특징적인 구성 중 하나인 ‘봉상에 형성되어 있는 리브를 완전히 형단조하는 구성’이 우선권 주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 직접적으로 기재되어 있지는 않으나, 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에는 ‘이러한 콘크리트 보강용 이형봉강의 연결부를 도 2에서와 같이 스웨이징의 2개 이상의 편이나 로울러로 이루어진 형단조 금형에 삽입시킨 후에 유체 또는 기계적인 힘을 가하여 상온 형단조를 실시하여 필요한 연결부의 직경으로 성형작업을 실시한다’고 기재되어 있는바, 여기에서 ‘필요한 연결부의 직경으로 성형작업을 실시한다’는 것은 이형봉강의 연결부에 나사작업을 할 수 있도록 리브 등의 돌출 부분을 형단조에 의하여 그 단면이 균일한 원형이 되도록 가공하는 것을 의미한다고 할 것이므로, 이 사건 제4항 발명에서 ‘봉상에 형성되어 있는 리브를 완전히 형단조한다’는 구성은 을 1의 ‘필요한 연결부의 직경으로 성형작업을 실시한다’는 표현에 이미 포함되어 있는 구성이라고 봄이 상당하다.

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특허법원 2000. 7. 14. 선고 98허8120 판결 [등록무효(특)] - 확정

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​우선권 주장의 기초가 된 출원발명의 gDNA의 염기서열 1번과 340번이 이 사건 제1항 발명의 염기서열과 상이한 것인지에 대하여 살펴보면, 염기서열 1번과 340번은 모두 단백질을 암호하지 않는 인트론 부위로서, 특히 염기서열 1번의 경우는 염기서열 분석을 위하여 어떤 제한효소로 DNA를 절단하느냐에 따라 포함될 수도 있고 안 될 수도 있으며 또한 염기서열 1번이 있고 없음에 따른 효과의 차이도 없음이 명확하고, 또한 염기서열 340번의 염기(c)가 이 사건 제1항 발명에는 있으나 우선권 주장의 기초가 된 최초출원에는 없는 것이 인정되나, 일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gDNA의 발현이나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없음을 이 기술분야에서는 잘 알려진 주지의 사실이며, gDNA에서 단백질을 암호하지 않는 인트론은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실이고, 특히 DNA 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1개의 염기가 다르다는 이유로 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명이 서로 상이하여 그 우선권 주장을 인정할 수 없다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 gDNA 염기서열과 인트론 부위에 일부(염기서열 1번과 340번)의 차이가 있으나, 양자는 동일성의 범주에 있는 것으로 그 우선권이 인정되는 것으로 판단된다.