theWise Corporation

동일성의 판단기준

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369,2376 판결 [등록무효(특)]

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없으며, 특허법 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 하고, 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있으나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 특허발명은 ‘환기용 급기 장치’라는 명칭의 발명으로서, 외부 급기부와 연설되는 내부 급기배관이 건축물 바닥면에 설치되는 난방배관의 폐열을 열교환으로 회수·이용할 수 있도록 난방배관의 하면에 배치되어 있는 것을 특징으로 하며, 선출원발명인 원심판결 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있고, 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있으며, 다만 선행발명 1의 명세서나 도면에는 공기배관과 난방호스의 위치 관계에 관한 설명이나 한정사항이 없으므로, 급기배관을 난방배관의 하면에 배치한다고 한정한 이 사건 특허발명의 기술적 구성과는 차이가 있고, 급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없으며, 난방배관으로 바닥 난방을 할 때에는 대체로 난방배관의 하부로 열손실이 일어나는데, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있으므로 그만큼 열손실을 줄일 수 있어, 이 사건 특허발명은 선행발명 1과의 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과를 가지므로, 이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없어, 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 [등록무효(특)]

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것인바, 원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항의 한정사항과 선행발명 1의 대응되는 구성은 ‘공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터가 현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정된다’는 점에서 실질적으로 동일하다고 판단하였는데, 원심의 이러한 판단은 정당하다.

특허법원 2018. 2. 2. 선고 2017허4464 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제29조 제3항은 특허출원한 발명이, 그 특허출원일 전에 출원되고, 특허출원 후 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있어, 확대된 선출원에 관한 위 규정에서 정한 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3인 ‘요크부’는 마그네트와 사이에 광축 방향으로 자기 인력이 작용하여 렌즈 모듈이 초기 위치로 돌아가도록 제1 프레임에 구비되는 것이고, 선행발명 1의 대응 구성요소인 ‘요크’는 제3 마그넷과 사이에 광축 방향으로 자기 인력이 작용하여 제2 이동 프레임의 이탈을 방지하도록 제1 이동 프레임에 구비되는 것으로, 양자는 요크부(요크)가 마그네트(제3 마그넷)와 광축 방향으로 렌즈 모듈을 끌어당긴다는 점에서 동일하나, 구성요소 3의 요크부는 렌즈 모듈을 ‘초기 위치’로 돌아가게 하는 것인 반면, 선행발명 1의 명세서에는 요크가 제2 이동 프레임의 ‘이탈을 방지’하기 위한 것이라고 기재되어 있을 뿐, 초기 위치로 복귀시킨다는 점에 관하여 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있는데, 이 사건 특허발명의 출원 이전에 우리나라 또는 일본에서 공개된 “엑추에이터 및 그것을 구비한 렌즈 유닛, 카메라”에 관한 발명, “카메라의 흔들림 보정장치”에 관한 발명, “카메라 렌즈 어셈블리의 손떨림 보정장치”에 관한 발명, “카메라 렌즈 어셈블리의 손떨림 보정장치”에 관한 발명, “손떨림 보정장치”에 관한 발명 등의 각 명세서에는 카메라 렌즈의 손떨림 보정장치에서 마그네트와 요크 사이의 자기 인력을 이용하여 렌즈 모듈을 끌어당기는 구성 또는 마그네트와 요크 사이의 자기 인력에 의하여 렌즈 모듈을 초기 위치(정위치)로 복귀시키는 구성이 포함되어 있거나 명시적으로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있고, 또한 선행발명 1은 제1 서브 이동 프레임에 장착되는 제2 마그넷에 대응되는 요크를 구성요소로 삼고 있지 않지만, 위 제1 서브 이동 프레임이 제3 마그넷이 장착된 제2 서브 이동 프레임에 끼움 결합됨으로써, 제1 이동 프레임에 장착된 요크와 제3 마그넷의 자기 인력에 의하여 제2 마그넷이 장착된 제1 서브 이동 프레임도 함께 움직이도록 하는 구조이므로, 제2, 3 마그넷에 외부의 구동력이 인가되지 않을 경우 렌즈 배럴에는 제3 마그넷이 요크와 자기력의 균형을 이루거나 구조적으로 더 이상 움직일 수 없는 특정 (X, Y) 지점으로 복귀하려는 힘이 작용한다고 보는 것이 합리적이므로 살피건대, 이상의 사정들에 비추어 보면 구성요소 3의 요크부는 이 사건 특허발명의 출원 이전부터 이미 마그네트와 요크 사이의 자기 인력에 의하여 렌즈 모듈을 초기 위치(정위치)로 복귀시키기 위해 카메라 렌즈의 손떨림 보정장치에 널리 적용되던 주지·관용기술이라고 할 것이고, 선행발명 1의 요크도 위 주지·관용기술에 해당하는 것으로서 렌즈 모듈을 초기 위치로 복귀하는 기능을 당연히 포함하고 있다고 봄이 타당하고, 따라서 구성요소 3의 ‘요크부’와 선행발명 1의 대응 구성요소인 ‘요크’는 실질적으로 동일하다고 봄이 옳다.

특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

특허법원 2016. 6. 3. 선고 2015허3863 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제29조 제3항 본문은, 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 출원되고 그 특허출원 후 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 위 조항이 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없으며, 이처럼 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 선출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없고, 이 경우 전후로 출원된 두 발명의 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데 지나지 아니하는 때에는 두 발명은 특별한 사정이 없는 한 실질적 동일성이 있다 할 것인바, 이 사건 제1항 발명은 선행발명의 기술적 구성과 별다른 차이가 없고, 설령 ‘소정 두께의 테두리’를 그 구성요소로 포함한 것을 기술적 구성에서의 일부 차이점으로 볼 수 있다 하더라도 이는 특별히 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 선행발명과 실질적으로 동일하다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에 따라 특허를 받을 수 없는 것이다.

특허법원 2015. 11. 20. 선고 2015허154 판결 [등록무효(특)] - 확정

먼저 이 사건 심결은 비교대상발명이 이 사건 특허발명의 출원일 후에 등록 및 공고되었다는 이유로, 이를 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성을 부정하기 위한 선행기술로 사용할 수 없다고 판단하였으나, 비교대상발명은 이 사건 특허발명의 출원일 전에 출원되었다가 이 사건 특허발명의 출원일 후에 등록공고된 것이므로, 이 사건 특허발명이 그와 동일하다고 인정되는 경우 원고의 주장대로 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에 의하여 특허를 받을 수 없는 것이어서, 이 사건 특허발명이 확대된 선출원 규정에 위반되는 것인지 여부를 따져 보기로 하고, 한편 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항이 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서, 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 통상의 기술자에 의하여 쉽게 도출될 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수는 없는바, 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 구성 1과 비교대상발명의 대응 구성은 모두 윈도우 글라스(윈도우)라는 점에서 같고, 청구항 1의 구성 2와 비교대상발명의 대응 구성은 윈도우 글라스(윈도우)와 접촉되는 면이 점착성(접착성)을 갖는 감압 점착제(접착층)라는 점에서 차이가 없으며, 다만 청구항 1의 구성 2는 감압 점착제의 윈도우 글라스와 접촉되는 면의 반대 면에 점착성을 갖지 않도록 프라이머 코팅층이 형성된 것인데, 비교대상발명에는 프라이머 코팅층에 관한 기재가 없다는 점에서 차이가 있고, 또한 청구항 1의 구성 3과 비교대상발명의 대응 구성은 모두 윈도우셀들에 형성된 패턴 문양이 전사된(물결무늬 등과 같은 패턴이 형성된) UV 경화형 레진(UV 코팅층이 채택된 인쇄 및 증착 가능층)이 차례로 적층된다는 점에서 동일한데, 청구항 1의 구성 2에서 ‘윈도우 글라스와 접촉되는 면의 반대 면에는 점착성을 갖지 않도록 감압 점착제에 프라이머 코팅층을 형성’하도록 한 것은 단순히 주지·관용기술을 부가한 것에 불과하고, 그로 인하여 새로운 효과가 발생한다고 할 수도 없으므로, 결국 청구항 1의 구성 2는 비교대상발명의 대응 구성과 실질적으로 같은 것이어서, 이 사건 특허발명 중 청구항 1은 비교대상발명과 실질적으로 동일하므로, 청구항 1은 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에 위반하여 등록된 것이다.

특허법원 2015. 8. 28. 선고 2014허7325 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 제1항 발명은 전도도 보조제로서 황산아연 등을 사용한 반면에 비교대상발명은 전도도 보조제로 황산계 염이 사용될 수 있다고 하면서 그 구체적인 예로 황산암모늄, 황산칼륨 등을 들고 있을 뿐 이 사건 제1항 발명의 황산아연 등은 기재하고 있지 않으며, 심결취소판결에서는 ‘비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명에서 전도도 보조제로 한정한 금속염들을 구체적으로 개시하고 있지 않고, 황산소다, 황산암모늄 등 비금속염을 들고 있을 뿐이어서 전도도 보조제의 구체적인 성분을 달리 하고 있으며, 통상의 기술자가 강산의 염류를 전도도 보조제로 사용할 수 있다는 기술상식을 참작하더라도 비교대상발명의 전도도 보조제인 비금속염들로부터 이 사건 제1항 발명의 황산아연 등 금속염들을 인식할 수 없으므로, 양 발명의 대응 구성은 동일하지 않다.’고 판시하였는데, 피고는 이 사건 소송에 이르러 을 제8, 9호증을 추가 제출하고, 증인 홍낙기를 증인 신청하였으므로 살피건대, 을 제9호증은 황산아연의 제조방법에 관한 등록특허공보로서 황산아연의 용도에 관하여 도금에 사용된다는 기재가 있으나, 구체적으로 니켈도금에 사용되는지 여부를 알 수 없으며, 을 제8호증은 이철태의 의견서로 ‘황산아연은 황산계염에 속하는 금속황화염으로서 쉽게 해리될 수 있다면 적절한 전도도 보조제로 사용될 수 있는 금속염이다. 통상의 기술자로서는 황산아연을 다른 금속염이나 비금속염과 같이 도금용액의 전도도 보조제로 사용하는 것을 충분히 예견할 수 있다.’는 것인데, 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 기술적 구성에 차이가 있는 경우에는 그 차이가 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 해당하지 않는 한 통상의 기술자가 예견할 수 있는 구성이라고 하여 구성이 동일하다고 할 수는 없고, 또한 증인 홍낙기는 이 사건에서 증인으로 출석하여 ‘황산아연이 니켈플래쉬 도금에서 전도도 보조제로 사용되어 왔다’는 취지로 증언하였으나 그에 대한 근거나 구체적 사례는 제시하지 못하였으며, 한편 증인 김경민의 증언에 의하면, 황산아연은 전이금속인 아연의 황산염이라는 점에서 알칼리 금속의 황산염인 황산칼륨과 다르고, 아연이 니켈과 공석되어 함께 도금되므로 전도도 보조제로 적합하지 않으며, 이 사건 특허발명의 출원일 무렵 니켈도금에서 전도도 보조제로 황산아연이 사용된 바도 없다는 것이어서, 이 사건 제1항 발명의 전도도 보조제인 황산아연 등은 비교대상발명에 개시된 황산칼륨 등과는 다른 화합물이며, 증인 김경민의 증언에 비추어볼 때 피고가 이 사건 심결과 소송에서 제출하는 증거만으로는 이 사건 특허발명의 출원일 당시 황산아연 등을 니켈도금에서 전도도 보조제로 사용하는 것이 통상의 기술자에게 널리 알려졌거나 사용되었다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없어, 이 사건 제1항 발명의 구성 4는 비교대상발명의 대응 구성과 실질적으로 동일하지 않다.

특허법원 2015. 7. 9. 선고 2014허8526 판결 [등록무효(특)] - 확정

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 위 대비표에 따라 정정청구항 1과 선행발명 4를 살펴보면, 구성 1과 선행발명 4의 대응구성은 사각형상의 틀형태로 상호 마주보는 위치에 다수의 체결공(홀)이 형성된 링부재(사각 프레임)를 포함하여 이루어진다는 점에서 동일하고, 또한 구성 3의 와이어와 텐션유지부는 텐션부가 금속선과 일체로 형성된 스프링으로 구성된 선행발명 4의 대응구성과 동일하며, 한편 구성 2와 선행발명 4는 링부재(사각 프레임)에 다수 개가 나란하게 배열되도록 결합되되, 세사 형태로 된 스틸 재질의 와이어(가는 금속선)를 포함한다는 점에서 공통되나, 구성 2는 ‘와이어가 양단부에 고리가 형성되어 체결공에 끼워져서 결합’되는데 반해, 선행발명 4의 대응구성은 ‘후크부 및 고정부가 각각 한 조의 금속선 고정틀에 지지 고정’되는데, 구체적인 고정방식으로 ‘금속선이 일단에 후크부, 타단에 고정부가 형성되고, 각각 홀에 끼워지는 리벳에 걸려 고정된다’는 실시태양이 개시된 점에서 차이가 있는데, 우선 구성 2의 ‘와이어가 양단부에 고리가 형성되어 체결공에 끼워져서 결합’되는 것과 관련하여 이 사건 정정발명의 설명에는 ‘본 발명은 링부재에 형성된 체결공에 와이어가 개별적으로 결합 가능함에 따라 와이어의 개별 교체가 가능하여 유지보수 상의 편리함을 제공할 수 있는 장점이 있다’, ‘링부재에는 와이어의 양단부가 끼움 결합되는데, 이를 위해 와이어의 양단부에는 체결공에 끼워지도록 고리가 형성될 수 있으며, 이 와이어의 길이방향 일측 또는 양측에 소정의 형상으로 절곡된 텐션유지부가 형성되게 된다’, ‘본 발명은 링부재의 체결공에 개별적으로 와이어가 끼움결합됨으로 인해 구이과정에서 상대적으로 가열이 잦은 실석쇠의 중앙부에 위치된 와이어만을 개별적으로 교체 가능하여 유지보수상의 편리함을 제공하게 된다’고 기재되어 있어, 구성 2는 와이어의 양단부에 고리가 형성되어 체결공에 끼워져 결함됨으로써, 구이과정에서 상대적으로 가열이 잦은 실석쇠의 중앙부에 위치된 와이어만을 개별적으로 교체할 수 있게 되어 유지보수상에 편리함을 제공하는 작용효과가 있음을 알 수 있으며, 선행발명 4의 대응구성 중 ‘후크부 및 고정부가 각각 한 조의 금속선 고정틀에 지지 고정되어’라는 기재만으로는 구체적인 고정방식을 명확하게 파악하기 어렵고, 구체적인 고정방식과 관련하여 선행발명 4의 설명에는 ‘후크부는 금속선 고정틀의 홀에 끼워지는 리벳에 의해 고정되고, 고정부는 적어도 1회전의 루프 형태로 형성함으로써 일정한 인장력 보존에 유용하도록 형성함이 바람직하며, 통상적으로 1루프 회전 내지 5루프 회전 형태로 할 수 있다’고 기재되어 있으며, 또한 선행발명 4의 도면 3, 7은 적어도 1회 이상의 루프 형태의 고정부를 도시하고 있을 뿐이고, 또한 선행발명 4의 설명에는 ‘후크부는 금속선 고정틀의 홀에 끼워지는 리벳에 고정되고’와 같이 후크부가 홀에 직접 끼워지는 것이 아니라 홀에 끼워지는 리벳에 고정된다고 기재되어 있어,선행발명 4의 도면 중 후크부와 고정틀의 결합관계를 추론할 수 있는 도면 4, 8에 도시된 내용만으로 후크부가 홀에 끼워져 고정된 것으로 추론하기 어려워, 선행발명 4의 위 대응구성에 구성 2와 같이 후크부가 홀(체결공)에 끼워져서 결합되는 구성이 구체적으로 개시되어 있다고 보기 어려우며, 선행발명 4의 후크부와 고정부는 리벳에 의해 고정되어 있고, 실석쇠(선석쇠)의 중앙부에 위치한 와이어(금속선)만을 개별적으로 교체하기 위해서는 리벳 제거 공구 등이 필요한 데 반해, 구성 2는 별도의 리벳 제거 공구 등이 필요 없이 간단하게 실석쇠(선석쇠)의 중앙부에 위치한 와이어(금속선)만을 개별적으로 교체할 수 있으므로, 선행발명 4에 비해 유지보수상의 편리함을 향상시키는 새로운 작용효과를 가지므로, 정정청구항 1은 선행발명 4와 실질적으로 동일하다고 볼 수 없어, 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원의 규정에 위반되지 않는다.

대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결 [등록무효(실)]

확대된 선출원에 관한 실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 고안의 동일성은 고안의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 고안의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 고안을 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위 제2항은 ‘고정링은 입천장과 접촉되는 방향으로 0.1~4mm의 폭을 가지면서 돌출되어 입천장에 접촉되는 고정링 또는 상기 고정몸체와의 접촉을 최소화할 수 있도록 된 것’이라는 구성을 구비하고 있는 반면, 원심 판시 비교대상고안 2의 명세서 어디에도 이와 같은 구성이 존재한다고 볼 만한 기재가 없고, 이러한 구성이 뚜렷하게 나타나 있는 도면 또한 찾아볼 수 없으므로, 양 고안은 기술적 구성에 차이가 있는데, 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제2항 정정고안은 비교대상고안 2와는 달리 원통형의 고정링이 입천장 쪽으로 돌출되어 입천장에 접촉되고, 고정몸체 및 연결부재는 입천장과 접촉되지 않도록 하여 이들이 입천장과 접촉함으로써 발생하는 염증 등을 방지할 수 있는 새로운 효과도 가지므로, 결국 이 사건 제2항 정정고안이 비교대상고안 2와 동일하다고 할 수 없으며, 또한 이 사건 제3항 정정고안은 ‘고정링은 스크류 삽입방향을 따라 입구에서 출구로의 직경이 좁아지는 테이퍼가 형성됨과 아울러 그 내측에 암나사가 형성된 것’이라는 구성을 구비하고 있는 반면에, 비교대상고안 2의 명세서에는 ‘관통홀의 내측의 상부에 해당하는 안착홈에만 테이퍼면이 형성될 수 있는 구성’이 나타나 있을 뿐이므로, 양 고안은 기술적 구성에 차이가 있는데, 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제3항 정정고안은 비교대상고안 2와는 달리 고정링의 내측뿐만 아니라 외측에도 테이퍼가 형성됨으로써 고정링이 입천장과 접촉되는 면적을 최소화시키는 새로운 효과도 가지므로, 이 사건 제3항 정정고안 역시 비교대상고안 2와 동일하다고 할 수 없다.

특허법원 2014. 1. 16. 선고 2013허3388 판결 [등록무효(실)] - 상고심리불속행기각

이른바‘확대된 선출원’에 관한 실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 고안의 동일성을 판단함에 있어서는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 고안의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 고안을 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 제1항 고안과 확대된 선출원 발명 사이에 구성 2(쟁점구성)를 둘러싼 기술적 구성상의 차이가 존재하고, 이는 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니한다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이라고 보기는 어려운 것이므로, 이 사건 제1항 고안이 확대된 선출원 발명과 실질적으로 동일한 것으로서 실용신안법 제4조 제3항에 해당한다고 볼 수 없다.

특허법원 2013. 10. 31. 선고 2013허1818 판결 [등록무효(특)] - 확정

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 양 대응구성은 인쇄층이 형성된 기판(투명평판 시트)의 일면에 UV 코팅액(도료)을 도포하여 경화시킴으로써 UV 코팅층을 형성한다는 점과, 위 코팅층은 인쇄층이 형성된 기판(투명평판 시트)의 일면이 전체적으로 (굴곡 없이) 평평해지도록 하기 위한 것이라는 점 등 그 핵심적 기술구성에 있어서 별다른 차이가 없고, 다만 구성 1-3은 ‘기판과 인쇄층 사이의 단차로 인한 기포의 발생을 방지하기 위하여 위 단차를 메워준다’는 내용으로 UV 코팅층의 용도를 더욱 한정하고 있는 데에 비하여, 확대된 선출원 발명의 UV 코팅층에 관하여는 그와 같은 한정사항이 명시되어 있지 아니한 점에서 차이가 있기는 하나, 먼저 구성 1-3의 ‘기판과 인쇄층 사이의 단차로 인한 기포의 발생을 방지하기 위하여 위 단차를 메워준다’는 구성부분과 대비하여 보건대, 확대된 선출원 발명의 명세서 기재들에 비추어 보면, 확대된 선출원 발명의 UV 코팅층에 관한 구성 속에는 ‘투명평판 시트와 인쇄층 사이의 단차로 인한 기포의 발생을 방지하기 위하여 그 단차를 메워준다’는 용도에 관한 구성부분이 당연히 내재한다 할 것이고, 이는 구성 1-3의 ‘기판과 인쇄층 사이의 단차로 인한 기포의 발생을 방지하기 위하여 그 단차를 메워준다’는 구성부분과 동일하므로, 양 대응구성 간의 위와 같은 차이점은 단순한 기재상의 차이에 불과하다 할 것이고 그로 인하여 실질적인 구성상의 차이가 발생한다고 볼 수 없어, 결국 이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원 발명과 대비할 때 다소 기재상의 차이가 있기는 하나 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 실질적으로 동일한 발명이라고 할 것이어서 특허법 제29조 제3항에 해당한다.

특허법원 2013. 10. 25. 선고 2013허4053 판결 [등록무효(특)] - 확정

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 구성 1의 고정홈이 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성’된 형상으로 한정됨에 따른 기능 및 작용효과에 관하여 보건대, 비록 정정명세서에 그 기능 및 작용효과에 대하여 명시적으로 나타나 있지 않으나, 고정홈이 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성’된 형상으로 인하여 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것이 차단됨으로써 빗물이 고정홈 내부로 유입됨에 따른 고정대, 신축부재, 고정대와 신축부재의 결합부재 등의 손상을 방지하는 효과가 나타난다는 것은 통상의 기술자에게 있어서 자명하다고 할 것이고, 따라서 양 대응구성은 고정홈(가이드홈)을 구비한 한 쌍의 고정 받침대가 슬래브 측면(스틸본체)에 매립된다는 점에서 동일하고, 다만 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하기 위하여 구성 1은 고정홈의 형상을 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성’된 것으로 한정한 반면에, 비교대상발명은 별도의 ‘우수차단부’의 구성을 개시하고 있다는 점에서 차이가 있는데, 구성 1의 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’과 비교대상발명의 ‘우수차단부’의 구성에 관하여 보건대, 구성 1의 고정홈의 형상과 비교대상발명의 우수차단부는 모두 고정홈(가이드홈) 내부로 우수가 유입되는 것을 방지한다는 점에서 기술적 과제는 동일하다고 할 수 있으나, 구성 1은 고정홈의 형상을 한정함으로써 그 기술적 과제를 해결하는 것이고, 비교대상발명은 우수차단부라는 별도의 구성을 부가함으로써 그 기술적 과제를 해결하고자 하는 것이어서, 양 대응구성의 기술적 과제를 해결하기 위한 수단에는 차이가 있는 점, 비교대상발명에서 상부로부터 누수되는 빗물이 가이드홈 내부로 유입되는 것을 방지하기 위하여 별도의 우수차단부의 구성을 채택한 점에 비추어 보면, 가이드롤러를 끼워 고정하는 기능과 작용효과를 갖는 가이드홈에서 그 형상을 한정함으로써 상부로부터 누수되는 빗물이 가이드홈 내부로 유입되는 것을 방지하는 기능과 작용효과도 갖도록 하는 것은 단순한 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 보기는 어려운 점, 구성 1의 고정홈의 형상은 내측으로 상향경사가 상부에 형성된 것이어서, 이러한 고정홈의 형상으로 인해 슬래브 내측의 누수의 경우 경사면을 따라 고정홈 최외각쪽으로 흘러 내려 고정홈 외부로 유출 되어 신축부재로 흘러들어 갈 것으로 예측되고, 반면에 비교대상발명의 우수차단부는 수평으로 형성된 가이드홈의 상단부 외벽에 형성되어 슬래브 내측의 누수의 경우 가이드홈 내부로 유입될 것으로 보이므로, 구성 1의 고정홈의 형상이 비교대상발명의 우수차단부에 비해 고정홈 내부로 유입되는 누수를 더 효과적으로 차단할 수 있다고 보여지는 점, 구성 1은 별도의 우수차단부를 두지 않고도 고정홈의 형상을 한정함으로써 작업공정의 간소화, 재료비의 절감, 우수차단부 파손에 따른 교체 비용의 절감 등과 같은 새로운 작용효과가 나타난다고 할 것인 점 등에 비추어 보면, 구성 1은 비교대상발명의 대응구성과 동일하다고 할 수 없어, 결국 정정청구항 1은 비교대상발명과 동일한 발명으로 볼 수 없으므로 특허법 제29조 제3항에 위배되지 아니한다.

특허법원 2013. 10. 4. 선고 2013허4688 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법원 2013. 9. 13. 선고 2013허2965 판결 [등록무효(실)] - 확정

확대된 선출원에 관한 실용신안법 제4조 제3항은 실용신안등록출원한 고안이 그 실용신안등록출원을 한 날 전에 실용신안등록출원 또는 특허출원을 하여 그 실용신안등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 실용신안등록출원 또는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명과 동일한 경우 그 고안에 대하여는 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 여기서 규정하는 ‘고안의 동일성’은 고안의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 고안의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 고안의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 고안을 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 제1항 고안의 구성 3, 4는 비교대상고안 1의 대응구성과 동일하다고 볼 수 있으나, 구성 1, 2는 비교대상고안 1의 대응구성과 기술적 구성이 다르고, 그로 인한 작용효과에서도 단순한 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않는 미세한 차이가 아니라 새로운 효과가 발생하는 차이가 있다고 할 것이어서, 양 고안은 동일하다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 등록고안은 비교대상발명 1과 동일한 고안이라고 할 수 없어 확대된 선출원주의에 위반되지 아니하므로, 실용신안법 제4조 제3항의 등록무효사유에 해당하지 않는다.

대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 [등록무효(특)]

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 선출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없고, 이 경우 전후로 출원된 양 발명의 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데 지나지 아니하는 때에는 양 발명은 특별한 사정이 없는 한 실질적 동일성이 있다 할 것이며, 또한 양 발명의 구성의 차이가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게는 이미 널리 알려져 활용되고 있는 기술을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에도 마찬가지라 할 것인바, 원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5항과 선출원된 비교대상발명을 비교하면, 우선 그 구성상에서 이 사건 제5항 발명의 구성 5의 ‘광 정합 필터’는 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일한 주파수의 빛만을 통과시키는 것이므로 그 주파수가 다른 경우에는 ‘광 정합 필터’를 통과할 수 없는 데 비하여, 비교대상발명의 광학플라스틱은 ‘적외선 파장 대역’만을 투과시키는 것이므로 적외선이기만 하면 광원인 적외선 LED로부터 방사되는 적외선뿐 아니라 외부의 보다 넓은 다른 파장 영역의 적외선도 투과시키는 것으로서 서로 차이가 있다고 보았고, 그와 같은 구성의 차이에 따라 이 사건 발명은 비교대상발명보다 빛의 파장 대역폭을 최소화하여 잡음 제거의 효과를 극대화할 수 있는 현저한 작용효과가 나타나게 될 것이어서 양 발명은 서로 동일하다고 할 수 없다고 판단하였으나, 우선 이 사건 제5항 발명의 특허청구범위는 ‘광 정합 필터는 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일한 주파수의 빛은 통과시키고, 다른 주파수의 빛은 흡수 또는 반사시키는 것’이라고 기재되어 있어, 여기의 ‘광 정합 필터’는 광원에서 나오는 빛과 같은 주파수만 통과시키고 다른 주파수의 빛을 흡수 또는 반사시키는 기능을 할 뿐 통과시키는 주파수 대역 자체에 특별한 한정을 하고 있지는 않고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서 중 ‘발명의 상세한 설명’에는 ‘광 정합 필터는 광학적 패턴에서 잡음에 파묻힌 신호정보를 ‘신호 대 잡음비’가 최대로 검출될 수 있도록 된 광학필터로써, 광원과 같은 주파수만 통과시키고 다른 주파수의 빛은 흡수 또는 반사시킨다’고 하고, ‘본 발명은 광 정합 필터의 통과 대역을 조명 광원과 일치시키고 그 이외의 대역을 제거함으로써, 신호 대 잡음비를 개선할 수 있다. 대역폭을 최소화하여야 효과가 극대화 되나, 2개 이상의 주파수를 가진 조명 광원을 사용할 경우에는 ... 대역폭을 확장하여 대응할 수 있다’고 기재되어 있고, 도면에도 같은 취지의 도해가 되어 있어, 이와 같은 명세서 및 도면의 기재 내용으로 보면 이 사건 제5항 발명은 그 특허청구범위는 물론 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에도 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수(파장) 대역에 관하여 특별한 한정이 되어 있지 않아 결과적으로 광 정합 필터가 통과시키는 빛의 주파수 대역 역시 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일하다는 것 외에는 달리 한정이 되어 있지 않는데, 비교대상발명도 그 명세서에서 광원을 ‘적외선 LED’로 사용한다고만 하고 있을 뿐이므로 이는 적외선 가운데 특정 파장 대역으로 한정되는 것이 아니어서 ‘적외선 파장 대역의 빛’ 전체가 되고, 따라서 비교대상발명은 광원으로 ‘적외선 파장 대역의 빛’을 사용하면서 ‘적외선 파장 대역만을 투과하는 광학플라스틱 재료로 만들어진 리딩 영역(커버-플레이트: 303)’에 의하여 적외선 파장 대역만을 통과시킴으로써, 그 광원으로부터 방사되는 빛(적외선)과 동일한 주파수의 빛(적외선)만 통과시키는 구성을 구비하고 있는 발명이라고 할 수 있어, 이러한 양 발명의 구성을 대비하면, 비교대상발명은 광원을 ‘적외선 LED’로 제한하고 있는데 이 사건 제5항 발명은 오히려 광원에서 방사되는 빛의 주파수(파장) 대역에 대하여 아무런 제한이 없고, 또 비교대상발명의 광학플라스틱은 적외선 파장 대역만을 투과하는 것으로 제한되는 데 비해 이 사건 제5항 발명의 ‘광 정합 필터’는 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일하기만 하면 그 주파수 대역과 상관없이 통과시키는 개념으로 되어 있으므로, 따라서 이 사건 제5항 발명에 의하면 그 광원의 주파수 대역의 폭을 비교대상발명의 적외선보다 좁힐 수도 있지만 오히려 그보다 더 넓힐 수도 있도록 되어 있고 ‘광 정합 필터’는 광원에서 나오는 빛과 주파수 대역만 일치시키는 것에 불과하여, 이 사건 제5항 발명은 비교대상발명을 포함한다고 할 것이어서, 양 발명은 그 기술적 구성의 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우에 해당하여 실질적으로 동일하다고 할 것인데도 원심은 이 사건 제5항 발명의 구성 5가 비교대상발명의 대응구성과 실질적으로 동일하지 아니하여 양 발명이 서로 다르다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 이른바 ‘확대된 선출원’과 발명의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

대법원 2012. 9. 13. 선고 2012후1644 판결 [등록정정(특)]

특허법원 2012. 5. 10. 선고 2011허11491 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

이른바 ‘확대된 선출원’에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데,기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 정정 후 제1항 발명과 확대된 선출원 발명 5는 표현 등에서 다소 차이가 있기는 하나, 그 차이가 모두 과제해결을 위한 구체적 수단에서의 기술상식의 부가 등에 지나지 아니하고 새로운 효과가 발생하지도 아니하는 미세한 정도에 불과하므로, 정정 후 제1항 발명은 결국 확대된 선출원 발명 5와 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이어서 확대된 선출원 발명 6과 나아가 대비할 필요 없이 특허법 제29조 제3항에 해당한다.

특허법원 2012. 4. 20. 선고 2011허10412 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원 공개되거나 등록 공고된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없으며, 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없는바, 구성 4는 ‘탈수통에 삽입되는 크기를 가지는 원판형의 걸레판에, 치합회전구와 결합되어 회전력이 전달되도록 구성하여, 걸레판에 장착된 걸레가 회전하면서 세척통의 내벽면과 충돌되면서 세척되는 대걸레’이고, 구성 4-1은 ‘치합회전구와 결합되어 회전하는 치합결합부가 요입 형성된 걸레판장착구’인데, 이에 대응하여 확대된 선출원 발명은 ‘세탁될 물건(대걸레)이 접촉회전부품에 접촉 회전하는’ 구성을 갖고 있어, 양 대응구성은 대걸레가 치합회전구 내지 접촉회전부품과 접촉하여 회전하는 점에서는 차이가 없으나,구성 4, 구성 4-1은 대걸레의 걸레판장착구에 치합결합부가 요입 형성되어 치합회전구와 결합되는 반면, 확대된 선출원 발명의 대응구성은 대걸레가 접촉회전부품에 결합되는 것인지 여부가 불명확한 점에서 차이가 있고, 이러한 차이로 인하여, 구성 4, 구성 4-1은 확대된 선출원 발명에 비하여 치합회전구의 회전력이 대걸레에 직접 전해져서 대걸레의 회전력이 증대되어 결국 세척력이 향상되는 효과, 대걸레가 치합회전구에 결합되어 있으므로, 이용자는 대걸레가 회전하는 동안 대걸레의 걸레봉을 잡고 있어야 하는 수고를 덜 수 있는 효과 등을 갖게 되어, 구성 4, 구성 4-1은 확대된 선출원 발명의 대응구성과 동일하지 않고, 구성 5는 ‘걸레판이 결합되어 회전하는 세척통의 내벽면에 형성된 다수의 충돌돌기’인데, 확대된 선출원 발명에는 이에 대응되는 구성이 없어, 이러한 차이로 인하여, 구성 5는 확대된 선출원 발명에 비하여 ‘회전하는 걸레가 세척통의 내벽에 형성된 다수의 돌출돌기(충돌돌기)에 충돌하면서 세척이 이루어져 세척력이 향상되는 효과’를 갖게 되어, 구성 5는 확대된 선출원 발명과 동일하지 않아, 결국 이 사건 제3항 발명은 확대된 선출원 발명과는 동일하지 아니한 구성 4, 구성 4-1, 구성 5를 가지므로, 이 사건 제3항 발명의 나머지 구성들이 확대된 선출원 발명과 동일한지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이, 양 발명은 동일하다고 할 수 없다.

특허법원 2012. 4. 18. 선고 2011허9481 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법원 2011. 8. 24. 선고 2011허514 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [등록무효(특)]

대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결 [등록무효(특)]

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 하는바, 원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제49항과 원심 판시 비교대상발명을 대비하여, 이 사건 제49항 발명의 원심 판시 구성 1-①, 구성 1-③ 및 구성 2는 비교대상발명의 각 대응 구성과 동일하고, 구성 1-②의 경우 발신 오디오 엔진수단이 루터인증서버와 같은 분리된 서버를 통하지 않고 직접 수신 오디오 엔진수단을 선택하여 인터넷 패킷을 전송한다는 점에서 비교대상발명의 대응 구성과 일부 차이가 있으나, 이와 같이 서버를 통합 또는 분리하여 운영하는 것은 일반적인 기술상식에 해당하고 그로 인하여 새로운 효과가 발생하지도 않을 뿐만 아니라, 비교대상발명에서도 루터인증서버를 사용하지 않고 직접 상대 전화스위치를 선택하는 Phone-to-Phone 방식의 구성이 내재되어 있기도 하므로, 결국 이들 발명은 실질적으로 동일하다는 취지로 판단하였고, 또한 원심은 같은 취지에서 이 사건 제51, 52, 54, 55, 57 내지 60, 62항 발명도 그 판시와 같은 이유로 비교대상발명과 실질적으로 동일하다고 판단하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 모두 정당하다.

특허법원 2010. 11. 17. 선고 2010허1619 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제29조 제3항 본문은 ‘특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명인바, 이 사건 제1항 정정발명의 각 구성요소와 비교대상발명 1의 각 대응 구성은 서로 동일하거나 일부 구성상 상이점은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하므로, 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다.

특허법원 2010. 5. 28. 선고 2010허203 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이고, 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없는바, 이 사건 제1항 발명의 장치에 의해 제조된 링크 씰 어셈블리와 비교대상발명 1의 방법에 의해 제조된 링크 씰을 대비해 보면, 두 물건은 메인 몸체(씰 몸체)와 서브 몸체(씰링부)로 이루어지되, 메인 몸체(씰 몸체)는 전체적으로 환형으로 형성되고, 메인 몸체(씰 몸체)의 일측에는 단차부(걸림턱)가 마련되며, 메인 몸체(씰 몸체)의 타측에는 서브 몸체(링크씰)와 결합하는 안착홈(다수 열을 이루어 형성되는 결합홈)이 마련되는 것이어서 서로 동일하고, 또한, 이 사건 제1항 발명이 명시적으로 채택하고 있는 금형회전에 의한 이중사출방식은 원가절감 등을 위해 일반적으로 사용되는 주지·관용기술로서, 가격 경쟁력 확보를 발명의 목적으로 포함하고 물성이 상이한 씰 몸체와 씰링부를 일체로 성형하는 과정을 개시하고 있는 비교대상발명 1에도 내재되어 있는 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1의 방법에 의해 제조된 것과 동일한 링크 씰 어셈블리를 제조하기 위한 장치에 관한 것일 뿐만 아니라, 그 장치 자체도 비교대상발명 1의 방법을 실제로 구현(실시)하기 위해 당연히 갖추어야 하는 구성으로서 비교대상발명 1에 내재되어 있는 구성으로 이루어진 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 그 카테고리만을 달리 표현한 것일 뿐 그와 실질적으로 동일한 발명이어서, 결국 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 특허법 제29조 제3항의 규정에 위반되므로, 비교대상발명 2와 동일한지 여부에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 그 등록이 무효로 되어야 한다.

특허법원 2009. 11. 25. 선고 2009허818 판결 [등록무효(특)] - 확정

확대된 선출원에서 ‘발명의 동일성’은 그 기술구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고, 그 기술구성의 일부에 차이점이 있더라도 그러한 차이가 과제해결을 위한 구체적인 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 미세한 차이에 불과한 경우에도 인정된다고 할 것이나, 이와 같은 구성의 변경이 복수의 구성요소로 이루어진 전체 구성 중에서 상당수의 구성요소에 대하여 행하여져서 ‘새로운 작용효과’를 발생시키는 등의 사정이 존재하는 경우에는, 양 발명은 동일하다고 보기 어렵다 할 것인바, 원고는 이 사건 제1항 발명에 특유한 위의 6개의 구성요소는, 그 대부분이 육류가공 분야에서 이미 주지·관용으로 사용되고 있는 기술들에 불과하고, 특히 ‘기름확산단계’는 어떠한 인위적인 과정이 아니라 단순히 기다리는 부작위에 불과하므로 이를 가리켜 구성요소라고 일컫기도 어려우므로, 이 사건 제1항 발명이 위의 6개의 주지·관용의 기술들을 새로 부가하였다는 것만으로는 비교대상발명 1, 2와 대비하여 동일성의 범주를 벗어나기 어렵다고 주장하므로 살펴보건대, 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 개별 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 발명으로서 보호되는 것이지 그 개별 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니고, 한편으로 등록된 특허발명이 확대된 선출원에 해당하는 비교대상발명과 대비하여 주지·관용의 기술을 부가·변경한 것에 해당한다 하더라도, 그와 같이 구성을 부가하거나 변경한 부분이 특허발명의 전체 구성요소 중에서 상당수를 차지하는 경우에는 확대된 선출원에 해당하는 비교대상발명과는 서로 다른 새로운 작용효과를 발생할 수도 있으므로, 이러한 경우에는 등록된 특허발명과 확대된 선출원에 해당하는 비교대상발명은 서로 동일하다고 보기 어렵다 할 것인데, 이 사건 제1항 발명은 모두 11개의 구성요소로 이루어져 있고, 그 가운데 절반이 넘는 6개의 구성요소가 비록 해당 기술분야에서 공지나 주지·관용의 기술로 볼 여지가 있기는 하지만 비교대상발명 1, 2에는 전혀 개시된 바가 없는 새로운 구성요소이고, 나아가 이 사건 제1항 발명과 같은 방법발명에 서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과에 중대한 차이를 유발하므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 하는데, 이 사건 제1항 발명이 개시하고 있는 육류가공방법은 앞서의 기술구성에서 살펴본 바와 같이, 지방도측정단계, 기름정선단계, 기름세절단계, 기름액화단계, 기름정화단계, 물혼합단계, 기름주입단계, 기름확산단계, 급랭단계, 냉동숙성단계와 같이 시계열적으로 순차적으로 배치되어 있으므로, 그렇지 아니한 비교대상발명 1, 2와는 전체적인 구성이 다른 것으로 보는 것이 타당하다 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명에서 위의 6개의 구성요소가 공지 내지는 주지·관용의 기술이라는 이유만으로 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1, 2와 동일하다고 하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허8365 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제29조 제3항 본문은 ‘특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 특허출원 또는 등록공고된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있는바, 이를 적용하기 위한 전제로서 출원발명과 선출원된 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 동일성 여부는 양 발명의 기술사상의 실질적 동일 여부에 의하여 판단하여야 하고, 구체적으로 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 하고, 다만 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 할 것이나, 출원발명이 선출원발명에 주지·관용의 기술을 부가·삭제·변경한 것이라고 하더라도 그로 인하여 새로운 효과가 발생하는 경우에는 양 발명은 동일하다고 할 수 없으며, 한편 양 발명이 방법에 관한 발명인 경우에, 방법에 관한 발명은 시간 경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로, 위 규정에 의한 동일성 여부의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정한 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분·추출한 다음 비교하여 기술적 이동을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 하고, 또한 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없는바, 제1항 발명의 각 공정은 선출원발명 1의 대응 공정과 실질적으로 동일하고 그 구성 일부를 생략하였더라도 양 발명의 기술사상이 달라질 만큼 기술적 의의가 있는 것이 아니므로, 제1항 발명은 이 사건 특허발명의 출원일 전에 출원되고 이 사건 특허발명의 출원 후에 출원공개된 선출원발명 1과 실질적으로 동일하다.

특허법원 2009. 5. 15. 선고 2008허13305 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제29조 제3항 본문은, ‘특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 등록공고된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있는바, 확대된 선원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 할 것인바, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 기술분야 및 목적이 동일하나, 비교대상발명 1에 비교하여 구성상의 차이가 있고, 그로 인하여 새로운 효과 내지 현저한 효과가 발생한다고 할 것이므로 양 발명은 동일하다고 할 수 없다.

특허법원 2008. 10. 24. 선고 2008허1159 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제29조 제3항 전문은, ‘특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항에 불구하고 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있는바, 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이나, 발명의 기술구성 중 일부가 개별적으로는 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등의 단순한 구성의 변경에 해당한다 하더라도 이러한 구성의 변경이 복수의 구성요소로 이루어진 전체 구성 중 상당수의 구성요소에 대하여 행하여져서 새로운 효과를 발생시키는 등의 사정이 있는 경우에는 발명이 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 특허발명은 선출원발명과 목적에 있어서 공통점이 있으나, 선출원발명에 비하여 구성상 차이점 1 내지 3과 같은 차이가 있고, 그로 인하여 새로운 효과가 발생한다고 할 것이므로 양 발명은 동일하지 않고, 이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명에서 추가된 구성요소 8, 9에서의 ‘카운터센서’의 구성 및 구성요소 10에서의 양품, 불량품 외에 ‘재검사품’으로 분류하는 구성의 차이는 주지·관용수단의 단순부가에 해당하고, 그로 인하여 새로이 증진된 효과를 가져온다고 보기 어려우므로 이 사건 제2항 발명은 선출원발명과 동일하다고 주장하므로 살피건대, 갑 제5 내지 12, 15 내지 17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 전자제품 검사장치 등에 있어서 검사된 전자부품의 개수 등을 확인하기 위한 카운터센서 및 전자부품을 분리함에 있어 양품과 불량품 외에 재검사품으로 분류하는 수단이 주지·관용수단임은 인정되나, 발명의 기술구성 중 일부가 개별적으로는 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 해당한다 하더라도 이러한 구성의 변경이 복수의 구성요소로 이루어진 전체 구성 중 상당수의 구성요소에 대하여 행하여져서 새로운 효과를 발생시키는 등의 사정이 있는 경우에는 발명이 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 특허발명에는 선출원발명에는 없는 구성요소 8 내지 10의 카운터 센서 및 재검사품 분류 구성이 추가되어 있고, 그 구성상의 차이로 인하여 검사된 전자부품의 양품 및 불량품의 개수의 확인이 가능하여 불량률 등을 한눈에 알아볼 수 있을 뿐만 아니라 검사된 전자부품 중 양품과 불량품의 구별이 모호한 전자부품에 대하여 다시 한 번 재검사를 할 수 있도록 함으로써 전자부품 검사의 정확성을 증대시키는 등 새로운 효과가 발생하는바, 이와 같은 구성 및 효과상의 차이점을 주지·관용수단의 단순 부가 또는 선출원발명에 비하여 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 효과상의 차이라고 보기는 어려우므로 이 사건 제2항 발명은 선출원발명과 동일하지 않다고 할 것이어서, 원고의 위 주장은 이유 없다(이 사건 제2항 발명이 위와 같은 구성요소의 부가로 인하여 선출원발명과 동일성이 부정되어 특허가 유효하다고 하여도 선출원발명과 이용관계가 인정되는 경우 그 실시를 위해서는 선출원발명의 특허권자의 허락을 받아야 하는 점, 청구범위에 기재된 사항은 특별한 사정이 없는 한 발명의 필수적 구성요소로 보아야 하는 법리 등에 비추어 볼 때 특허법 제29조 제3항의 동일성의 범위를 엄격하게 보아야 함이 타당하다).

특허법원 2008. 9. 11. 선고 2008허392 판결 [등록무효(특)] - 상고인용(판단안함)

특허법 제29조 제3항에서 규정하고 있는 발명의 동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 보아야 하는바, 이 사건 특허발명의 각 청구항 발명은 비교대상발명과 기술적 구성이 동일하거나, 기술적 구성에 다소 차이가 있다고 하더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용기술을 부가한 정도에 불과하여 새로운 효과의 발생이 없는 미세한 것에 불과하므로, 이들은 동일한 발명에 해당한다.

특허법원 2008. 3. 28. 선고 2007허9897 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이나, 발명의 기술구성 중 일부가 개별적으로는 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경에 해당하더라도 이로 인하여 나머지 구성요소와 유기적인 작용으로 인하여 새로운 효과를 발생시키는 등의 사정이 있는 경우에는 발명이 동일하다고 할 수 없는바, 이 사건 특허발명은 ‘제강분진 및 소각회 원료들을 혼합하는 공정을 포함한 아스콘용 산업용 폐기물 재처리방법’으로서, 원료공급공정, 이송공정, 고형화공정, 이송공정, 저장공정, 재집진공정 등으로 이루어진 것이고, 이에 비하여 비교대상발명 2는 ‘전기로·제강더스트와 소각재를 이용한 역청포장용 채움재 제조방법 및 이를 이용한 아스콘 제조방법’에 관한 것으로서, 제철·제강분진과 소각재를 각각 저장 사이로에 공급하고, 제철·제강분진과 소각재를 저장 사이로로부터 이송하여 중량기준으로 6:4~8:2의 비율로 혼합하는 단계, 위 혼합물에 물을 가하여 고형화시키는 단계, 고형화된 혼합물을 건조 및 소성시키고 냉각 후 분쇄하여 입도 조정하는 단계로 이루진 것이므로, 양 발명 사이의 가장 큰 차이는 구성부분 4인 ‘재집진 공정’의 유무에 있고, 이에 대하여 피고는 구성부분 4의 공정은 관용기술의 단순한 부가에 불과하므로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 2와 동일하다는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 비교대상발명 5의 아스콘 총서에는 ‘드라이어 내에서 골재를 건조시킬 때에 발생하는 연소가스와 미립분(더스트)을 대기중에 방출하지 않도록 흡수배제하는 장치’로서 집진기(더스트콜렉터)가 기재되어 있고, 그림-3.4와 그림-3.10에는 집진기에서 집진한 회수더스트를 아스콘 제조공정으로 재공급하는 공정이 도시되어 있으며, 비교대상발명 6의 청구항 5에는 ‘비산되는 분진을 집진하는 집진장치와 집진된 분진을 털어주는 에어펄스’가, 비교대상발명 7의 청구범위에는 ‘성형탄화 롤 프레스 공정 전후에서 미립물질(더스트)을 수거하여 컨베이어 라인을 통해 가열 노 내에 배치된 로터리 킬른으로 재순환시키는 공정’이 각 기재되어 있는바, 비교대상발명 5는 1992. 6.경 한국아스콘공업협동조합에서 회원사들의 기술개발 및 품질향상을 위하여 발간한 실무교재이고, 비교대상발명 6, 7은 1999. 12. 15. 및 1996. 11. 4. 각 공고된 특허공보인 점에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 출원 전 관련 기술분야에서 제강분진과 소각회 등 분말 형태의 원료를 처리하는 과정에서 발생하는 분진을, 대기 중에 방출하기 전에 집진기로 포집하여 원료로 재공급하는 기술은 주지·관용의 기술임을 인정할 수 있으나, 확대된 선원의 지위에 해당하는지 여부를 가리기 위한 발명의 동일성 판단에 있어서 주지·관용기술의 단순한 부가에 불과하여 동일성의 범위에 속한다고 하기 위하여는, 주지·관용기술의 부가로 인하여 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과한 정도이어야 하나, 이 사건 제1항 발명은 구성부분 4의 공정으로 인하여, 환경오염을 방지하고, 원료를 절약하며 집진 효율을 높이는 효과가 있고, 이러한 효과는 재집진 공정과 나머지 공정이 유기적으로 결합하여 발생하는 상승된 효과이므로, 이를 ‘효과 발생이 없는 미세한 차이’에 불과하다고 볼 수 없어, 피고의 위 주장은 이유 없다.

대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 [등록무효(특)]

확대된 선원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 하는바, 이 사건 특허발명과 비교대상발명의 각 구성 ①, ②는, 모두 자·모음키 할당 및 코드생성에 관련된 것으로서 동일하고, 각 구성 ③, ④는, 입력키 배열들로부터 자·모음 조합을 구분·인식하는 과정에 관한 것으로서 모두, 자·모음키의 연속성 및 동일성을 고려하여 그 작업을 진행하고 있으므로 실질적인 차이가 없으며, 각 구성 ⑤에 있어서, 비교대상발명에는 조합이 완료되기 전의 문자코드뿐만 아니라 조합이 완료된 문자코드도 오토메타에 전송한다는 점이 개시되어 있으므로 조합이 완료된 문자코드가 저장되어 참조된다는 점에서는 양 발명에 차이가 없으며, 양 발명 모두 자·모음키 및 제어키의 조합으로 키 조작순서를 한정하고 있는 점에서도 동일하며, 무엇보다도 기존의 전화기 다이얼 콤팩트 키보드의 숫자키 10개와 제어키 2개에 한글 자·모음 및 제어키를 적절하게 할당·배열함으로써 쉽고 빠르게 한글을 입력·문자화시킨다는 것을 해결원리로 하고 있어 그 전체적인 기술사상이 동일하므로, 양 발명은 실질적으로 동일하다 할 것이다.

특허법원 2007. 11. 23. 선고 2006허11787 판결 [등록무효(특)] - 확정

확대된 선출원에서 발명의 동일이라 함은 그 기술구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고, 그 기술구성의 일부에 차이점이 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 하는바, 원고는, 이 사건 제1항, 제3항 발명의 기술적 특징은 자막정보에 관한 구성, 특히 재생번호부를 통하여 음성정보와 자막정보를 동기화시키는 데 있다고 주장하면서, 이 사건 제1항 발명의 구성 중 음성정보, 저장수단, 음성 및 자막 출력수단이 선행발명에 공지되어 있거나 주지 ․ 관용의 기술이라는 점 및 신호분리수단과 제어수단의 구성 자체가 선행발명에 공지되어 있다는 점에 대해서는 다투지 아니하므로, 아래에서는 이 사건 제1항, 제3항 발명 중 재생 번호부를 통하여 음성정보와 자막정보를 동기화시키는 구성이 비교대상발명 7, 9에 동일한 구성이 공지되어 있거나 주지·관용의 기술을 단순 부가한 것인지에 대하여 살펴보면, 이 사건 제1항, 제3항 발명에서 자막정보에 관한 구성은, 비교대상발명 7에는 나타나 있지 않고, 비교대상발명 9에 나타난 자막 데이터에 관한 구성이 이에 대응되는 정도인데, 비교대상발명 9의 자막 데이터는 이 사건 제1항 발명의 정보부에 해당할 뿐이고 재생 번호부는 포함되어 있지 않아, 즉 비교대상발명 9에서 이 사건 제1항 발명의 재생 번호부에 대응되는 구성인 자막과 자막 사이의 구역을 구분하기 위한 마크번호는 자막 데이터에 포함되어 하나의 데이터 구조를 형성하는 것이 아니고 자막데이터와 별개로 다른 메모리에 저장되고 있을 뿐이어서, 이 사건 제1항 발명의 자막정보에 관한 구성과 동일한 구성이 비교대상발명 7, 9 어디에도 공지되어 있지 않으며, 다음으로, 이 사건 제1항, 제3항 발명의 위 자막정보에 관한 구성이 주지 ․ 관용의 기술에 해당하는지에 대하여 보건대, 이를 인정할 아무런 자료가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 심결에서 위 자막정보에 관한 구성이 주지 ․ 관용의 기술이라고 인정하는 자료로 삼았던 비교대상발명 5 및 갑 5호증, 갑 13호증의 각 기재를 살펴보더라도, 비교대상발명 5에서는 ID3 tag ver.2에는 타당한 동기신호를 포함하고 있지 않고 모든 프레임의 시작위치에 프레임의 포맷이나 내용을 설명하는 식별자가 있다고 기재되어 있을 뿐이며, ID3 tag ver.1에는 그림 12에 도시된 바와 같이 식별자, 곡명, 연주자명, 앨범명, 년, 코멘트, 트랙번호, 분류 등으로 구성된 데이터가 나타나 있는데, 여기서 식별자는 특정 노래와 연동될 수 있도록 그 노래에 대한 정보를 문자로 나타내기 위한 것이고, ID3 tag ver.2에 관한 그림 13에 도시된 식별자 역시 헤더에 하나만 있는 구조로서 특정 노래에 대한 것이라는 점이 기재되어 있을 뿐이므로, ID3 tag ver.1,2에서의 각 식별자는 이 사건 제1항 발명에서처럼 음성정보의 특정 프레임과 연동되는 번호데이터라고 볼 수 없어, 이 사건 제1항, 제3항 발명의 자막 정보에 관한 구성이 주지·관용의 기술을 단순히 부가한 데 불과하다고 할 수 없고, 그렇다면, 이 사건 제1항, 제3항 발명의 구성 가운데서 자막정보에 관한 구성과 동일한 구성이 비교대상발명 7, 9에 공지되어 있지 않고, 이러한 구성을 주지 ․ 관용의 기술을 단순 부가한 것이라고 볼 수도 없으므로, 비교대상발명 7, 9가 각각 이 사건 제1항, 제3항 발명에 대해서 확대된 선출원의 지위를 가진다고 할 수 없다.

특허법원 2007. 10. 4. 선고 2006허11602 판결 [거절결정(특)] - 확정

확대된 선출원에 관한 규정에서 발명의 동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 보아야 하고, 마찬가지로 이미 속(屬) 개념에 속하는 하위개념이 개시되어 있는 상위개념의 발명도 선행기술과 동일한 발명에 불과하다고 할 것인바, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 모두, 무선정보단말기를 이용하여 언제, 어디서나 간편하게 외국어를 학습할 수 있는 방법 및 시스템을 제공하는 것을 목적으로 하고 있으므로, 그 기술분야나 목적이 동일하고, 이 사건 제1항 발명은 전제부와 구성요소 1 내지 6으로 이루어져 있는바, 먼저 전제부는 비교대상발명의 ‘학습자가 PDA를 통해 서버에 접속하여 학습문제를 PDA에 개시하여 문제를 푸는 어학학습방법’의 구성과 동일하고, 구성요소 1, 2, 3은 비교대상발명의 ‘학습자가 PDA를 이용하여 웹 서버에 접속하여 자신이 원하는 시험 혹은 문제 패키지를 선택하는 단계’의 구성과 동일하며, 구성요소 4는 비교대상발명의 ‘문제/해답 전송서버에서 PDA 단말기로 학습자가 원하는 종류의 시험 혹은 문제 패키지를 전송하는 단계’의 구성과 동일하고, 구성요소 6은 비교대상발명의 ‘점수 서버에서 시험종류, 일시, 성적 등의 결과를 학습자 계정으로 저장하는 단계’의 구성과 동일하며, 구성요소 5는 비교대상발명 1의 ‘PDA에서 문제의 정답 체크 결과가 점수 서버로 전송되고 점수 서버에서 학습자의 점수 및 정·오답 내역을 전송하는 단계’의 구성에 대응하는데, 양 구성은 모두 학습자가 입력한 해답을 채점하여 사용자 단말기에서 정·오답 내역을 볼 수 있도록 하는 구성이라는 점에서 실질적으로 동일하므로, 위와 같이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 동일하거나 단순한 주지·관용기술의 변경 또는 상위개념에 불과한 구성들을 단순결합하고 있고, 그 효과 또한 위 구성요소들의 결합에 따라 일반적으로 예측되는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이라고 보이므로, 이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원에 해당하는 비교대상발명과 실질적으로 동일한 발명에 불과하다고 할 것이다.

특허법원 2007. 8. 22. 선고 2006허7146 판결 [등록무효(실)] - 확정

확대된 선출원에 관한 규정에서 고안의 동일성을 판단함에 있어서는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 보아야 하고, 마찬가지로 이미 그 수치 범위를 포함하는 내용이 개시되어 있고 수치한정에 현저한 작용효과의 차이나 특별한 기술적 의의가 없는 수치한정고안이나, 이미 속(屬) 개념에 속하는 하위개념이 개시되어 있는 상위개념의 고안도 선행기술과 동일한 고안에 불과하다고 할 것인바, 이 사건 제2항 고안은 구성요소 1 내지 4로 이루어져 있는데, 먼저 구성요소 1, 2는 순차로 비교대상고안의 ‘헤어밴드와 힌지 결합된 차양을 포함하는 차양모자’의 구성과 ‘직물지로 형성된 외피 및 내피’의 구성에 각각 대응하는바, 그 각 대응하는 구성들이 동일한 작용효과를 나타내는 기술구성으로 이루어져 있으므로, 위 구성들은 서로 실질적으로 동일하고, 구성요소 3은 비교대상고안의 ‘소정 굵기의 합성수지재로 형성된, 통기성과 탄성복원력이 있는 메시 구조의 통풍 직물지’의 구성에 대응하는바, 양 구성은 모두 합성수지 재질로 형성된, 통풍이 원활하면서도 일정한 경직도와 복원력을 갖춘 머리띠 지지프레임이라는 점에서 동일하고, 다만 구성요소 3은 머리띠 지지프레임 소재의 재질과 섬도를 구체적으로 한정하였다는 점에 차이가 있을 뿐이나, 구성요소 3의 재질인 ‘폴리에스터’와 ‘폴리에스터 방적사’는 일정한 경도와 복원력을 가진 직물에 사용할 수 있는 합성섬유의 한 종류로서 흔히 사용되고 있고, 그 섬도를 직경 0.3㎜나 16수로 각각 한정한 것도 일반적으로 사용되는 섬도의 범주 내에 있을 뿐이며, 그로 인한 현저한 작용효과나 특별한 기술적 의의도 없어 보이는 단순한 재질 및 수치한정에 불과하므로, 양 구성은 실질적으로 동일하다고 할 것이며, 이에 대하여 원고들은, 구성요소 3은 위와 같은 재질 및 수치의 한정과 머리띠 지지프레임을 외피의 후면에 부착한 후 내 ․ 외피를 함께 봉제하는 것에 의하여 내 ․ 외피를 함께 균일하게 봉제하기 곤란했던 제조 공정상의 문제점이나 외피 전면이 불규칙적으로 돌출함으로써 전면에 표시되는 문자가 흐트러지게 되는 문제점 등을 극복하는 각별한 효과가 있다고 주장하나, 비교대상고안도 ‘통풍 직물지의 지지력과 탄성복원력에 의하여 광고면이 변형되거나 구겨지는 것을 방지함으로써’ 및 ‘내피의 내측면에 부직포가 일체로 접착됨으로써 재단 후에도 그 모양을 유지하여 봉제작업이 더욱 향상되는 효과와 아울러’와 같이 원고들 주장과 같은 제조 공정상의 효과 등을 염두에 두고 그에 필요한 구성을 채택하고 있으므로, 위 주장은 이유 없고, 구성요소 4는 비교대상고안의 ‘후방이 개구된 호형의 띠 형상을 가진 탄성부재’의 구성에 대응하는바, 양 구성은 모두 머리띠 지지프레임(통풍 직물지)과 내피 사이의 공간에 삽입되는 탄성체라는 점에서 동일하고, 다만 비교대상고안은 탄성부재의 중앙면에 핵심구성인 ‘통기공’을 형성한 데 비하여 구성요소 4는 이를 형성하지 않은 점에 차이가 있으나, 이는 선행기술에서 개시된 하위개념(비교대상고안)을 포함한 상위개념(구성요소 4)이라는 차이에 불과하여 확대된 선출원 규정의 동일성을 인정하기에 방해가 되지 아니하므로, 양 구성은 실질적으로 동일하다고 할 것이다.

특허법원 2007. 2. 2. 선고 2006허6648 판결 [등록무효(특)] - 상고이유서부제출기각

확대된 선출원에서 발명의 동일이라 함은 그 기술구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고, 그 기술구성의 일부에 차이점이 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 하나, 발명의 기술구성 중 일부가 개별적으로는 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등의 단순한 구성의 변경에 해당한다고 하더라도 이러한 구성의 변경이 복수의 구성요소로 이루어진 전체 구성 중 상당수의 구성요소에 대하여 행하여져서 새로운 효과를 발생시키는 등의 사정이 있는 경우에는 발명이 동일하다고 할 수 없는데, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 4와는 구체적인 기술적 과제가 다를 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 아홉 개로 이루어진 구성 가운데 구성 1, 2의 ①, ②, 6 네 개의 구성이 비교대상발명 4과 다르므로, 즉 이 사건 특허발명의 구성 1인 자동표시판단단계와 구성 2의 ①인 운전자에 의한 신호 입력에 따른 표시방법은 주지·관용의 기술이 부가된 것이라고 하더라도 비교대상발명 4에 당연히 예정되어 있는 기술이라고 단정할 수 없고, 구성 2의 ②인 현위치설정단계와 구성 6인 주행거리연산단계는 비교대상발명 4에는 균등수단이라고 평가할 수 있을 정도의 대응구성이 있을 뿐이며, 그뿐만 아니라 구성 2의 ②인 현위치설정단계와 구성 6인 주행거리연산단계에 관한 구성상 차이로 인하여 이 사건 특허발명은 비교대상발명 4와는 전동차의 위치정보에 관한 표시의 정확도에 있어서 큰 차이를 생기게 하므로, 비교대상발명 4는 이 사건 특허발명과는 발명 전체에 있어서는 단순한 구성의 변경에 해당한다고 할 수 없어서 서로 동일성이 인정되지 아니하므로 확대된 선출원 관계에 있다고 할 수 없다.

특허법원 2006. 12. 7. 선고 2006허2196 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법 제29조 제3항의 동일성 판단기준에 의하면, 특허발명에 있어서 선행기술과의 동일성을 판단하는 데에는 특허발명과 선행기술의 기술 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 하는바,기술 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 동일한 것으로 보아야 하는데, 이 사건 청구항 1 발명은 출원한 날 전에 출원되어 그 출원 후에 등록공고된 비교대상발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여 특허받을 수 없다.

특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허1028 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것인데, 이 사건 특허발명은 도어 검출스위치와 적외선 감지센서의 출력신호가 동시에 입력될 경우에만 녹화되도록 한 것인 데 반하여, 비교대상고안은 도어 개방스위치의 신호 또는 열적외선 감지기의 신호 중에 어느 하나의 신호만 입력될 경우에 녹화되도록 한 것인데, 이와 같이 녹화시작시점을 달리하기 위한 기술적 차이는 전기전자분야의 신호처리회로에서 널리 사용되고 있는 스위칭 기능의 역할을 하는 논리소자인 ‘AND 게이트’와 ‘OR 게이트’의 사용에 있는 것이고, 전체 녹화시간을 고려할 때 새로운 효과도 기대되지 아니하므로, 위 녹화시작시점에 관한 기술적 차이는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 필요에 따라 선택할 수 있는 것으로 스위칭 기능이라는 주지·관용기술의 단순한 설계의 변경에 해당되어 실질적으로 동일한 구성이고, 이 사건 특허발명에서 마이콤에 설정된 시간이 경과하여 녹화를 중단시키기 위한 신호를 생성하는 것과 비교대상고안에서 열적외선 감지기의 신호가 입력되지 않을 경우에 메인컨트롤러에서 녹화를 중단시키기 위한 신호를 생성하는 것은, 전기전자분야에서 널리 쓰이고 있는 타이머루틴에 따라 선택적으로 시간정수를 설정함으로써 가능하다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명에서 마이크로컴퓨터의 제어프로그램에서 타이머루틴에 관한 동작시간을 설정하는 것은 마이콤에 당연히 내재되어 있는 제어기능 중의 하나를 설계자의 의도에 따라 단순히 그 기능을 구현하는 것이거나, 이 사건 특허발명의 효과를 발생시키기 위한 마이콤의 제어과정 중에 단순히 포함되어 있는 종속된 과정이라고 할 수 있으며, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에서도 마이콤에 시간을 설정하는 기술에 관하여는 기재되어 있지 아니하므로 마이콤에 종료시간을 설정하는 것에 그 기술적 특징이 있다고 할 수 없으므로,위 녹화종료시간에 관한 기술적 차이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 선택할 수 있는 관용기술의 단순한 설계의 변경 또는 부가기능에 불과한 것으로 새로운 효과나 상승된 효과의 발생을 기대할 수 없으므로 실질적으로 동일한 구성이라 할 것이다.

특허법원 2005. 6. 16. 선고 2004허5900 판결 [취소결정(특)] - 확정

비교대상발명이 이 사건 등록발명의 출원 이전에 출원되어 이 사건 등록발명의 출원 후에 공개된 발명이므로, 특허법 제29조 제3항에 따라 이 사건 등록발명의 청구항이 비교대상발명의 명세서 또는 도면에 기재된 내용과 동일한 것인지 여부가 문제로 되는바, 양 발명의 동일성 여부는, 그 기술적 구성의 차이가 단지 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등일 뿐, 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 것에 불과한지 여부에 달려 있다고 할 것인데, 피고는, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘스마트칩과 핸드폰의 회로기판을 접촉시키는 복수개의 전극단자’라고만 기재되어 있는바, ‘스마트칩과 핸드폰의 회로기판을 접촉시키는 복수개의 전극단자’는 이 사건 발명의 상세한 설명에 기재된 8개의 전극단자에 한정되지 않고, 삽입수단 내부에 구성되어 ‘스마트칩’과 ‘핸드폰의 회로기판’의 접촉에 관여하는 단자라면 모두 이에 포함되며, 또한 ‘스마트칩’과 ‘핸드폰의 회로기판’의 ‘접촉’ 역시 ‘전기적 접촉’으로 한정되는 것이 아니라 스마트칩이 삽입구 내부에 삽입, 장착되어 핸드폰에 견고하게 결합됨으로써 이루어지는 ‘물리적 접촉’도 포함하는 것인데, 비교대상발명에서 SIM카드의 제3, 제4 접점은 삽입구의 벽면에 형성되는 제1, 제2 접점과 결합하여 SIM카드를 단말기와 접촉시키는 작용을 하고 있으므로 이것이 곧 ‘스마트칩과 핸드폰의 회로기판과 접촉시키기 위한 복수개의 전극단자’에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 제1항 발명의 ‘복수개의 전극단자’에는 ‘스마트칩과 핸드폰의 회로기판과 접촉시키기 위한’이라는 한정이 부가되어 있는바, 비교대상발명의 상세한 설명에 의하면 루프안테나의 제1, 2접점과 접촉하는 SIM카드의 제3, 4접점은 SIM카드상에 매설된 6개 내지 8개의 콘택과는 별개의 것으로서, 회로기판과 접촉하지 아니함이 분명하고 피고 또한 이를 자인하고 있으므로, 비교대상발명 중 이 사건 제1항 발명의 ‘복수개의 전극단자’에 대응하는 것은 ‘SIM카드 상에 매설된 6~8개의 콘택과 접속되는 전극단자’에 한정된다고 보아야 하며, 비교대상발명이나 이 사건 제1항 발명 모두 전극단자를 통하여 전기적 신호를 주고받음으로써 필요한 정보를 소통하는 구성임은 분명하나, 이 사건 제1항 발명의 ‘핸드폰의 회로기판’과, 단지 SIM카드를 끼워 넣음으로써 SIM카드상의 전극단자와 접속될 수 있도록 별도의 전극단자를 구비한 RF안테나를 내부에 포함하고 있는 데 불과한 비교대상발명의 ‘단말기’가 기술적으로 동일한 의미로 평가될 수는 없다 할 것이고, 나아가 이 사건 제1항 발명이 ‘회로기판과 접촉시키기 위한 복수개의 전극단자’라는 표현을 사용하고 있음에 비추어 회로기판과 전극단자 사이의 접촉이 전기적 방법으로 정보를 소통할 목적 하에 구성된 것임을 넉넉히 알 수 있으므로, 여기서의 접촉이라는 개념이 단순한 ‘물리적 접촉’까지 포함하는 폭넓은 것이라고는 할 수 없어서, 피고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2005. 5. 19. 선고 2004허5221 판결 [등록무효(특)] - 확정

비교대상발명 4는 이 사건 특허발명의 특허출원 전에 출원되었다가 이 사건 특허발명의 출원 후에 등록공고된 발명이므로, 특허법 제29조 제3항에 따라 정정청구 후 제1항 발명이 비교대상발명 4의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한지 여부에 관하여 살펴보건대, 여기서 ‘양 발명이 동일하다’고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론, 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 각별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것인데, 원고는, 정정청구 후 제1항 발명은 그 구성 중 중요부분인 나선형으로 배설된 블레이드를 구비하여 블레이드가 피청소면에 동시에 접촉하지 아니하고 단계적으로 접촉함으로써 블레이드가 동시에 접촉할 때에 생기는 저항을 없애고 부드럽게 블레이드를 회전시킬 수 있는 데 반하여, 비교대상발명 4는 블레이드를 길이방향으로 일직선형으로 설치함으로써 블레이드가 길이방향 전체에 걸쳐서 동시에 피청소면에 접촉함으로써 저항이 크게 되는 문제점을 발생시킨다는 점에서 명백히 서로 상이한 구성이어서 서로 동일하지 아니하다고 주장하나, 비교대상발명 4의 제4실시예에서 블레이드가 나선형으로 배설되는 구성이 이미 기재되어 있으므로, 비교대상발명 4의 블레이드가 반드시 길이방향으로 일직선형임을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없으므로, 정정청구 후 제1항 발명은 선출원발명인 비교대상발명 4의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일하다 할 것이어서 특허법 제29조 제3항에 의하여 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없으므로, 이 부분 정정청구를 받아들일 수 없다.

대법원 2004. 10. 27. 선고 2002후444 판결 [등록무효(특)]

특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것인데, 이 사건 특허발명과 출원전 고안은 모두 버스 내에서 운전자, 탑승자 및 버스요금수납상태를 영상으로 감시할 수 있는 장치를 제공한다는 점에서 그 목적 및 효과가 동일하고, 그 기술적 구성에 있어 그 판시와 같이 적외선감지센서기의 부착위치가 다르고, 녹화시작시점과 종료시점에 차이가 있으며 스위칭부의 구성이 다르나, 이러한 차이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 선택할 수 있는 주지·관용기술의 단순한 설계변경 또는 부가기능에 불과한 것으로서 새로운 효과나 상승된 효과의 발생을 기대할 수 없어 실질적으로 동일한 구성이라 할 것이므로, 결국 이 사건 특허발명은 출원전 고안의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안과 동일한 발명으로서 그 특허가 무효되어야 한다.

대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 [등록무효(실)]

실용신안법 제4조 제3항에서 규정하고 있는 고안의 동일성을 판단함에 있어서는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 보아야 할 것인데, 이 사건 등록고안의 몸체와 선출원고안의 본체를 대비하여 보면, 양 고안의 파이프 체결구의 재질이 동일하고 이 사건 등록고안의 U형 체결간이 끼워지는 좌우 통공이 선출원고안의 장공부와 동일한 점 또 이 사건 등록고안의 서까래파이프가 끼워지는 끼움부가 선출원고안의 골조 파이프가 삽입되어 고정되는 삽지부와 대응된다는 점은 각 원심이 적절하게 판단하고 있는 바와 같고, 한편 선출원고안은 삽지부와 관착부 사이의 내절곡 각도를 용이하게 조절하는 데 그 기술적 특징이 있는데, 이를 위해서는 삽지부와 관착부 사이의 만곡부에 이 사건 등록고안의 파임부에 해당하는 여유 공간부가 있어야 하므로, 선출원고안에도 이 사건 등록고안의 파임부와 동일한 구성이 존재하고, 다만 이 사건 등록고안의 끼움부에는 선출원고안과 달리 체결공이 뚫려 있으나, 이는 몸체의 양단에 형성된 끼움부에 서까래파이프가 끼워진 상태에서 체결나사로 조여 고정하기 위한 것으로서,이러한 고정수단 자체는 주지·관용기술에 지나지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건 등록고안의 주된 작용효과인, 바람 등의 외력에 의하여 비닐하우스 구조물이 흔들릴 때 그 충격력을 흡수하여 탄력적으로 순응되고 다시 원상 복귀되는 효과는, 주로 서까래파이프가 끼워지는 좌우 끼움부 사이에 탄력적으로 변형되는 절곡부를 몸체와 일체로 형성한 구성으로부터 나오는 효과라고 하겠고, 체결공과 체결볼트의 고정수단에 의하여 그러한 효과가 증진된다고 보기 어려우므로, 위 주지·관용기술의 부가는 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과한 것이어서, 이 사건 등록고안의 몸체와 선출원고안의 본체는 실질적으로 동일한 구성이다.

특허법원 2002. 5. 24. 선고 2001허3477 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제29조 제3항에서 규정한 발명의 동일성을 판단함에 있어서는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경, 단순한 재료의 변경, 단순한 형상의 변경, 단순한 수치의 한정 등 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 동일하다고 할 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서에 소성공정의 구체적인 목적이나 작용효과에 관한 기재는 없으나, 옥석을 1,200℃ 정도의 온도로 소성하게 되면 옥석에 포함되어 있는 휘발성 유기성분 등 불순물이 제거될 뿐 아니라 옥석의 분쇄를 보다 용이하게 하는 효과가 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 소성공정은 단순한 주지·관용기술의 부가라고 할 수 없고, 미세한 입도범위의 옥석분말을 사용하면 미세한 섬유사를 제조할 수 있는 현저한 효과가 있다는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명한 상식이므로, 이 사건 제1항 발명이 분쇄입도를 인용발명의 250~350메쉬 정도와 달리 4,000~12,500메쉬로 선택한 것이 단순한 수치한정이라 할 수는 없는바, 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 그 목적에 있어서는 동일하나, 옥석 소성과정의 유무, 옥석분말의 분쇄입도 등 구성에 있어서 차이가 있고, 또한 이러한 구성상의 차이에 따른 작용효과의 차이도 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 동일한 발명이라고 할 수 없다.

대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 [등록무효(실)]

실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 고안의 동일성을 판단하는 데에는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 하여야 할 것인데, 인용고안이 크랭크축의 협지구의 재질에 대하여 아무런 한정을 하고 있지 않은 데 비하여, 이 사건 등록고안은 크랭크축의 협지구의 재질을 나일론수지로 하여 협지성을 향상시키고 장시간 사용하더라도 쉽게 마모되지 않게 함으로써 더욱 정밀하게 크랭크축을 가공할 수 있는 효과가 발생하는 차이가 있고, 인용고안이 조절너트체의 구성에 의하여 크랭크축의 폭에 따라 회전원판의 간격을 넓히거나 좁힐 수 있는 효과가 있는 데 비하여, 이 사건 등록고안은 회전 분할판의 간격을 조절하는 구성이 없는 차이가 있으며, 인용고안은 포오크치를 기어에 이맞춤시키는 것에 의하여 삭도 지지체의 전진방향을 손쉽게 바꿀 수 있는 반면, 이 사건 등록고안은 바이트 지지판의 전진방향을 바꾸기 위하여 나사간을 반대방향으로 바꾸어 꽂아야 하는 차이가 있으므로, 양 고안의 기술적 구성의 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다고 볼 수는 없어 결국 양 고안을 동일하다고 할 수는 없다.

특허법원 1999. 4. 22. 선고 98허4227 판결 [등록무효(실)] - 확정

실용신안법 제4조 제3항에서의 고안 또는 발명의 동일이라 함은 그 기술구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이며, 그 기술구성의 일부에 차이점이 있더라도 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우도 포함하고, 명세서 전체의 기재에 비추어 구체적인 과제해결을 위한 해결방법이 실질적으로 동일한 것으로 평가되는 경우에는 실용신안법 제4조 제3항의 동일에 해당하는데, 설계상의 작은 차이가 있음에 불과하다든가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 전환에 불과하여 작용효과상 차이가 없는 경우 등에는 위와 같은 실질적인 동일을 인정할 수 있는바, 이 사건 등록고안과 인용고안 1은 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 해결방법이 실질적으로 동일하고, 즉 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고, 이 사건 등록고안이 인용고안 1과 다른 차이점은 모두 설계상의 작은 차이나 주지·관용기술의 부가, 전환에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며, 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지도 아니하므로, 결국 이 사건 등록고안은 그 등록출원 전에 출원되어 그 등록출원 후에 출원공개된 인용고안 1과 실질적으로 동일하여 실용신안법 제4조 제3항의 본문의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없다.

저작자표시

theWise Corporation

동일성의 판단기준

티스토리툴바