특허법원 2011. 8. 19. 선고 2010허8276 판결 [거절결정(특)] - 상고각하
특허법 제47조 제3항은 본문에서 ‘제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다’고 규정하면서 제4호로 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 보정이 가능한 경우로 들고 있고, 그 부칙 제3조 본문은 ‘제47조 ……는 이 법 시행 후 최초로 보정하는 것부터 적용한다’고 규정하고 있는바, 이들 규정에 의하면, 특허법이 시행되기 이전에 출원된 특허출원이라고 하더라도 특허법이 시행된 이후에 보정하는 것에 대하여는 특허법 부칙 제3조 본문에 따라 같은 법 제47조 제3항 제4호가 적용되어 ‘그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 것’은 적법한 보정이 되는데, 제3차 보정이 특허법이 시행된 2009. 7. 1. 이후인 2009. 11. 27.에 이루어진 것이고, 그 내용이 제1차 보정에서 신규사항이라고 지적된 사항을 이 사건 제1항 발명으로부터 삭제하는 것임은 앞서 본 바와 같으므로, 제3차 보정은 ‘그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 것’으로서 특허법 제47조 제3항 제4호에 해당하여 적법하므로, 이와 달리 특허법 제47조 제3항의 보정요건을 충족하지 못하여 위법하다는 이유로 제3차 보정을 각하한 위 보정각하결정은 위법하다.