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모인출원의 인정여부

대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 [등록무효(특)]

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있으며, 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있고, 한편 특허법 제2조 제1호는 발명이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 발명을 한 자는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리키는바, 원고의 이 사건 특허발명은 그 출원일 이전에 ○○○○ 제작소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사에 제공한 선행발명 2와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있으나, 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3세트의 도료 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 미래나노텍으로부터 선행발명 2를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터 시트 방식의 마스터부를 포함한 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 반면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족하므로, 이러한 사정을 종합하여 보면, 심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가 선행발명 1 또는 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)]

피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 ‘분리탑재형 발전기 세트’를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이 사건 제1계약), 주식회사 우창엔지니어링은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 ‘전원분배장치 구성품’을 개발하여 공급하기로 계약하였으며(이 사건 제2계약), 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있고, 이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었는데, 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었으므로, 쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부이며, 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고, 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(무권리자)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하며, 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있고, 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하며, 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는바, 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 하고, 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

특허법원 2019. 1. 4. 선고 2018허2205 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 하는바, 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 구성요소 1과 이에 대응하는 모인대상발명의 구성요소는 모두 접착식 교구에 관한 것으로서, 일측 또는 양측에 접착부가 구비되고 EVA를 포함하는 베이스, 접착부에 부착되는 문양시트, 문양시트에 구비되되 하나 또는 둘 이상의 문양분체로 이루어진 문양부와 문양부에 구비되는 컷팅부로 이루어지는 문양부재를 포함한다는 점에서 아무런 차이가 없으며, 청구항 1의 구성요소 3과 이에 대응하는 모인대상발명의 구성요소는 모두 컷팅부가 문양부의 테두리에 구비되는 절개부와 인접하는 문양분체 사이에 구비되는 표시부로 이루어진다는 점에서 동일하고, 청구항 1의 구성요소 2는 EVA를 포함하는 베이스의 세부 구성성분과 그 조성비율을 한정하고 있는 데 비하여, 모인대상발명은 EVA로 이루어진 베이스의 세부 구성성분에 대하여 구체적으로 제시하고 있지 않으나, 먼저 이 사건 특허발명의 출원 전인 2005. 3. 10. 공개되어 공개특허공보 제10-2005-23986호에 실린 ‘발포체 및 그 제조방법’에 관한 발명은 폴리올레핀 수지를 포함하는 발포체 및 그 발포체의 제조방법에 관한 것인데, 그 명세서에는 폴리프로필렌, EVA 등 중에서 선택되는 폴리올레핀 수지 100부를 기준으로 하여 가교제 0.4~1.5부를 선택하여 첨가하는 것이 제시되어 있고, 또한 2013. 8. 30. 공개되어 공개특허공보 제10-2013-96501호에 게재된 ‘데브리스가 개선된 동적 가교형 열가소성 탄성체 조성물, 이의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 신발 겉창’에 관한 발명은 적절한 경도 및 쿠션성이 부여되고, 마찰 시 데브리스를 감소시킬 수 있도록 하는 데브리스가 개선된 동적 가교형 열가소성 탄성체 조성물 등에 관한 것인데, 그 명세서에는 열가소성 탄성체 100 중량부에 대해서 가교제로 유기과산화물을 선택하여 0.1~5 중량부 사용하고, 가교조제를 트리아릴시아누레이트, 트리아릴이소시아누레이트 등에서 1종 이상을 선택하여 0.1~5 중량부 사용하는 것과 스테아린산 1~3 중량부를 혼합하여 만들어지는 탄성체 조성물이 제시되어 있으며, 나아가 가교제는 고분자 사슬 사이에서 가교 역할을 하는 것으로서, 고분자 수지에 경도나 탄력성 등 기계적 강도와 화학적 안정성을 부여하기 위하여 일반적으로 첨가하는 물질이고, 가교조제 역시 높은 가교 밀도를 주기 위해 중합반응에서 빠른 경화 반응을 얻을 수 있도록 하는 첨가제로서 가교효율을 증가시키는 작용을 하는 것인데, 고분자 수지 조성물에 가교제로서 유기과산화물이, 가교조제로서 트리아릴시아누레이트, 트리아릴이소시아누레이트 등이 통상적으로 사용되고 있기도 하고, 한편 산화티타늄(TiO2)은 안료이고, 스테아린산은 EVA 수지 제조 시 물성을 개선하기 위해 널리 사용되는 분산 윤활제의 일종으로 이형제 기능을 하는데, 이들은 필요에 따라 첨가할 수 있는 통상적인 첨가제에 불과하고, EVA뿐만 아니라 폴리프로필렌 역시 합성수지계 발포체로서 해당 분야에서 널리 사용되어 왔으므로, 이처럼 베이스로 EVA와 같은 수지를 선택하는 경우 가교제, 가교조제나 안료, 스테아린산 등을 첨가제로 적당량 첨가하는 것은 해당 기술 분야에서 통상적으로 사용되는 주지관용기술에 불과한데다가, 이 사건 특허발명에서 EVA 추가 성분 중 폴리프로필렌과 산화티타늄에 대한 발명의 설명 기재는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공개된 융착식 도로표지용 도료에 관한 발명의 명세서 기재 내용과 거의 동일하고, 그 수치만 일부 조정된 것에 불과하며, 또한 이 사건 특허발명에서 EVA 추가 성분 중 가교제, 가교조제 및 스테아린산에 대한 발명의 설명 기재는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공개된 태양전지 봉지막용 EVA 필름에 관한 발명의 명세서 기재 내용과 거의 동일하고, 그 수치만 일부 조정되어 있다는 점도 확인할 수 있어, 구성요소 2에서 각 성분의 수치를 한정한 것에는 별다른 기술적 의의도 없어 보이며, 이로 인한 새로운 효과도 인정하기 어려우므로, 청구항 1은 모인대상발명을 개량하거나 변형시킨 것이 아니라 단순히 모인대상발명에 주지·관용기술을 부가한 것으로서 이로 인하여 새로운 효과도 발생하지 않는 것에 불과하므로, 양 발명은 실질적으로 동일하다고 보아야 하며, 피고가 원고에 입사하기 전에 모인대상발명을 발명하여 이에 대해 특허를 받을 권리를 보유하고 있었음은 앞서 기초사실에서 본 바와 같고, 원고가 제출한 증거들만으로는 원·피고 사이에 피고가 원고에게 모인대상발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하기로 하는 명시적이거나 묵시적인 합의가 있었다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 만한 증거가 없어, 원고는 모인대상발명을 도용하여 정당한 권한 없이 청구항 1을 출원하였다고 보아야 하므로, 청구항 1은 모인대상발명과 실질적으로 동일한데, 원고가 정당한 권한 없이 피고의 모인대상발명을 도용하여 청구항 1을 출원하였다고 할 것이므로, 청구항 1은 모인출원에 해당한다고 보아야 한다.

특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있으며, 한편 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이어서, 무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것인바, 원고의 대표이사인 A은, 볼밸브용 볼의 라이닝 작업 시 선행발명과 같이 수지압력에 의해 연결핀을 수동으로 제거하는 방식을 사용할 경우 발생하는 편심 불량 등의 문제점을 개선하기 위하여 2004년 말 무렵 3개의 연결핀의 단부에 액츄에이터를 설치하고 액츄에이터에 유체공급 호스를 연결한 다음 특정 시점에서 레버를 당기면 연결핀이 동시에 빠지는 방식을 고안하였고, 원고의 생산부장이었던 E, 금형제작업체인 수창 ENG를 운영하는 D와 함께 위와 같은 고안을 구현하여 제품을 생산할 수 있는 방법을 개발하였으며, 이후 원고는 금형제작업체인 수창 ENG 측으로부터 위와 같이 새로 발명한 볼 밸브용 볼 라이닝 방식을 적용한 볼밸브용 볼 라이닝 장치 금형을 납품받아 볼밸브용 볼 라이닝 작업을 해온 것으로 보이며, 금형제작업체인 수창 ENG 측은 액츄에이터를 이용한 볼밸브용 볼 라이닝 장치 금형 중 최초 25A, 40A, 50A, 80A 사이즈를 위한 금형은 직접 스케치를 해가면서 제작하였고, 6인치 및 65A 볼밸브용 볼 라이닝 장치 금형의 경우 샵몰드컴퓨터 측에 설계도면의 작성을 위탁하였는데, 샵몰드컴퓨터 측이 작성한 6인치 및 65A 볼밸브용 볼 라이닝 장치 금형의 설계도면에는 연결핀의 후단 부위에 액츄에이터가 명시적으로 도시되어 있으므로, 원고는 피고가 이 사건 특허발명을 출원하기 이전에 볼밸브용 볼의 라이닝에 관한 기술로서, 복수의 액츄에이터를 하나의 레버에 연결하여 레버 전환동작에 따라 연결핀을 지지구멍으로부터 동시에 강제로 퇴피시키는 모인대상발명을 보유하였다고 봄이 상당하고, 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다.

대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669 판결 [등록무효(디)]

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제68조 제1항 제2호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있으므로, 디자인을 창작한 자가 아니라도 그로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 직접 출원하여 디자인등록을 받은 경우에는 그러한 등록무효사유에 해당한다고 볼 수 없는바, 대상 물품을 ‘의자용 등받이’로 하는 이 사건 등록디자인이 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인에 의하여 출원된 이상 그 출원서에 창작자가 사실과 다르게 기재되어 있다는 사정만으로는 디자인보호법 제68조 제1항 제2호, 제3조 제1항 본문의 등록무효사유에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 하는바, 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술적 특징은 ‘추가 전화번호의 인터페이스에서 호 발신 시 해당 호가 추가 전화번호로 발신된 것임을 이동통신 시스템에서 인식할 수 있도록 착신 전화번호에 식별코드를 자동으로 추가하는 것’인데, 모인대상발명의 12면 상단에는 X-ON 서비스의 호 발신에 관하여, “(X-ON) (수신번호)”라는 표기와 함께 그 중 ‘수신번호’ 앞의 ‘(X-ON)’ 부분에 대해 “X-ON 서비스 버튼/ 지능망 식별”이라는 부가 설명이 기재되어 있어, 이는 휴대폰의 고정번호용 화면에서 상대방의 휴대폰에 X-ON 서비스용 가변번호가 표시되도록 호를 발신할 경우, 화면에 상대방의 수신번호를 입력하기 전에 ‘X-ON 서비스 버튼’을 눌러야 한다는 의미로 읽히며, 이에 반하여 모인대상발명에는 가변번호용 화면에서 상대방의 휴대폰에 X-ON 서비스용 가변번호가 표시되도록 호를 발신하는 경우, 화면에 무엇을 입력하여야 하는지 또는 식별번호를 따로 입력할 필요가 없다는 것인지에 관하여 아무런 언급을 하지 않고 있고, 한편 갑13호증의 「2대의 전화를 하나의 단말기로 편리하게 사용하는 X-0N 서비스」 제안서는 2005. 11.경 주식회사 통콤이 엘지텔레콤에 제안한 것으로 되어 있고, 이 사건에서 원고는 위 제안서에 대하여 모인대상발명과 그 내용이 실질적으로 동일하다고 주장하고 있는데, 그 13면의 좌측 상단에는 X-ON 가입자 단말기의 가변번호용 화면 ‘2nd폰 UI’에서 호 발신을 하는 경우, 단말기와 발신 측 교환기 ‘O-PCX’ 사이에 “X-ON인식코드 + 착신번호”라고 기재되어 있고, 발신자가 위 “X-ON인식코드”를 직접 입력하는지 아니면 단말기에서 자동 입력되는 것인지는 분명하지 않고, 나아가 원고가 엘지텔레콤의 요청에 따라 모인대상발명에 기초하여 ‘투폰 서비스용 데모단말기’를 개발하였음을 증명하기 위하여 제출한 갑11, 12, 30, 31호증에 의하더라도 그 단말기의 가변번호용 화면에서 호를 발신하는 경우 “X-ON인식코드”가 자동으로 입력되는 것인지 알 수 없어, 결국 원고의 모인대상발명은 ‘추가 전화번호에 대응하는 인터페이스에서 추가번호로 발신된 것임을 이동통신 시스템에서 자동으로 인식할 수 있도록 착신번호에 식별코드를 자동으로 추가’하는 이 사건 특허발명의 핵심적인 구성과 동일한 구성을 포함하고 있다고 할 수 없는 이상, 양 발명이 실질적으로 동일한 것이라고 하기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거는 없으며, 먼저 피고 회사의 신사업담당 임원이었던 A는 2002년경 원고 회사의 실질적인 경영자 C을 알게 된 이후, 2004. 2. 26. 원고와 피고가 ‘커뮤니티 대표전화 서비스’에 관한 양해각서를 체결하는 데 도움을 주었으며, C에게 주식회사 지어소프트의 대표이사로서 2003. 12.경 피고에게 ‘투넘버 서비스‘를 제안한 바 있는 B를 소개시켜주기도 한 사실과 B는 2006. 2. 24. C이 설립한 싸이브릿지의 대표이사를 맡았던 사실이 인정되므로, A, B 및 C이 서로 업무상 지인관계임을 알 수는 있으나, 더 나아가 원고의 주장과 같이 B가 A에게 원고의 모인대상발명을 전달하였다거나, A가 C을 포함한 원고 회사의 직원들로부터 모인대상발명의 내용을 알아내어 이를 피고 또는 피고 회사의 직원이자 이 사건 특허발명의 발명자로 등재된 D, E, F에게 전달하였다는 사실을 인정할 만한 아무런 증거가 없고, 오히려 피고는 1999. 7. 1.경 한 가입자가 한 개의 단말기에 두 개의 번호를 할당받을 수 있는 ‘투넘버 서비스’를, 2004. 9. 1.경 기존 투넘버의 식별번호를 010으로 하고 수신전용 기능에 추가하여 발신기능이 업그레이드된 ‘투넘버 플러스 서비스’를 순차적으로 시장에 출시하여 왔으며, D은 1997년경 피고 회사에 입사한 후, 2001. 9. 17. ‘이동 통신 단말기의 가상 전원 서비스 방법 및 장치’, 2002. 3. 15. ‘복수의 전화번호를 서비스하는 이동 전화 시스템 및 그 제어방법’에 관한 발명을 하여 피고 명의로 출원하고 등록을 받는 등 복수개의 전화번호가 부여된 단말기 서비스에 대한 관심을 가져왔고, 특히 D은 부산 마케팅본부장으로 근무하던 2005. 7.경부터 기존 투넘버 플러스 서비스의 한계를 인식하고 이를 극복하기 위하여 단말기전략실 실장 E과 수차례 협의를 한 결과, 추가 전화번호로 발신을 시도할 때 특수문자를 입력할 필요가 없도록 하는 기능을 착안하여 2015. 11.경 E과 함께 마케팅부문 단말기전략팀 명의로 「투넘버 특화폰 UI 협의(안)」을 작성하도록 하였으며, 그 후 D은 2005. 12. 초경 마케팅전략실 실장으로 자리를 옮긴 뒤, 2005. 12. 12. 위 협의안을 기초로 하여 E과 함께 ‘투넘버 이용을 극대화하기 위한 특화 폰’이라는 명칭의 발명에 대한 직무발명으로 신고를 하였고, 피고는 위 직무발명 신고에 따라 2006. 11. 1. 위 D, E 외에 네트워크 전문가로서 서비스 개발에 도움을 준 F를 추가한 3인을 발명자로 하여 이 사건 특허발명에 대한 특허출원을 하였으며, 한편 D은 이 법정에 증인으로 출석하여, 이 사건 특허발명에 관한 자신의 직무발명 과정에 원고 측에서 작성한 갑13, 26호증의 ‘X-ON 서비스’ 관련 제안서를 전달받거나 확인한 일은 없었고, 그러한 제안이 있었다는 내용조차 듣지 못하였다고 증언한 바 있는데, 그 증언의 전체적인 내용이 대체로 일관되고 실제 경험하지 않고는 진술할 수 없는 구체적인 것이었으며, 그 증언 태도에 달리 의심할 만한 점도 발견되지 아니하였으므로, 이 사건 특허발명은 피고 회사의 직원 D, E, F가 발명한 것이고, 피고가 이를 특허출원하여 등록을 받았다고 보는 것이 옳다.

특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 같은 법 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문 및 제44조의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 특허법 제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘발명을 한 사람(공동발명자 포함)’에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고, 나아가 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호 및 특허법 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인되었다고 주장되어지는 발명(모인대상발명)과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 실제로 출원되어 등록된 발명은 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 하는바, 원고는, “피고 A가 원고의 기술을 무단으로 절취하여 이 사건 특허발명을 출원한 것이다”라는 취지로 주장하고 있으므로, 이하에서는 ① 원고의 직원들을 원고가 피고 A에게 절취당하였다고 주장하는 모인대상발명(이 사건 모인대상발명)의 발명자로 볼 수 있는지 여부, ② 이 사건 모인대상발명과 이 사건 특허발명 사이에 동일성이 인정되는지 여부, ③ 피고 A가 이 사건 특허발명을 정당한 권한 없이 무단으로 출원한 것인지 여부에 대하여 차례로 살피건대, 원고는, “원고의 직원들과 피고 A가 공동으로 SL200 및 SL210 등의 서지보호기를 개발하는 과정에서, 피고 A는 회로 구성, 제품기능에 대한 아이디어의 제공 및 기능과 성능시험을 담당하고, 원고의 직원들은 전자기판 PCB 설계, 부품 조립, 기구설계, 금형제작, 최종 완성품 조립 등을 수행한 점을 들어, 원고의 직원들도 모인대상발명의 발명자에 해당한다”는 취지로 주장하는데, 원고의 주장에 따르면, 이 사건 모인대상발명은 원고의 직원들과 피고 A가 공동으로 개발하였다고 주장하는 ‘SL200 및 SL210 서지보호기’라고 할 수 있으므로, 그 진정한 발명자가 누구인지에 대하여 살펴보면, 원고는 연구에 필요한 장비 및 인력을 지원하고 피고 A의 기술적 도움으로 이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210 서지보호기를 이 사건 특허발명의 출원일 전에 개발한 사실을 인정할 수 있으나, 이 사건 모인대상발명의 발명자로 인정받기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 할 것인데, 우선 원고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술 분야에 전혀 기술력이 없었고, 이에 기술제공의 대가로 피고 A에게 2억 원과 기여 매출액의 5%를 로열티로 지급하였을 뿐만 아니라 원고 대표이사 지분 10%를 양도하는 이 사건 본약정 및 추가약정을 체결하였으므로, 이에 비추어 피고 A는 서지보호기술 분야에 대한 전문적인 지식과 기술을 보유하고 있었고, 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 중요한 역할을 한 것으로 보이며, 2009. 2. 26. 피고 A가 원고 대표이사 C에게 보낸 이메일 중 “만일 제가 성진에서 기술 빼가려 한다는 우려를 했다면 D를 여기 데려다가 가르쳤겠습니까”, “D를 통해서 우리가 쓰는 대부분의 회로가 PCB로 작업되었습니다”, “성진테크윈은 제가 있음으로 해서 사업전환작업을 진행했고, 그간 산학 협력개발사업도 진행했습니다”, “그 작업 전반에 걸쳐 성진의 직원인 D가 함께 하였다는 것은 형님도 모른다고 할 수 없습니다” 등의 기재에 의하면, 원고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 개발에 일정부분 관여한 사실을 인정할 수는 있으나, 그들의 역할은 피고 A를 보조하는 수준에 있었던 것으로 보일 뿐 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 원고가 이 사건 모인대상발명의 개발을 위해 연구 장비를 임대하여 지원하였다 하더라도, 이러한 사정만으로는 원고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없으므로, 원고의 직원들을 이 사건 모인대상발명의 발명자로 보기는 어려우며, 원고는, “이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210의 서지보호기는 이 사건 특허발명과 동일한 것이다”라는 취지로 주장하는데, 먼저 원고는 원고의 서버에 저장된 갑 제5호증의 3의 파일 목록 중 파일명 ‘SJ200(060905)’인 파일을 활성화한 갑 제27호증의 회로도(Title SJ200)를 SL200 서지보호기의 회로도라며 제출하였으나, 위 도면파일의 최종 수정일은 이 사건 특허발명의 출원일 이후인 2011. 1. 18.이어서 이 사건 특허발명의 출원 전에는 어떠한 상태였는지 알 수 없으므로, 이를 이 사건 특허발명과 대비할 증거로 삼을 수 없고, 이에 대하여 원고는, “제품의 개발 초기 모델명에 ‘SL’을 부여하였으나 피고 A와의 관계로 인하여 이를 ‘SJ’로 변경하면서 위 도면파일의 최종 수정일도 2006. 9. 5.이 아니라 2011. 1. 18.로 변경된 것이다”라는 취지로 주장하나, SL200 및 SJ200 서지보호기의 회로도가 서로 동일하다는 것을 입증할 증거는 전혀 없으므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없으며, 설령 원고가 주장하는 바와 같이 갑 제27호증의 회로도가 이 사건 특허발명의 출원 전 SL200 서지보호기와 모델명에만 차이가 있고 회로도는 동일하다 할지라도, 이 사건 제1항 발명의 ‘리미트부’는 입력보호부의 출력과 연결되어 전압을 제한하는 ‘단일’한 형태로서, 전원을 위한 입력/출력 단자를 제외한 하나 이상의 신호 입력단자와 출력단자를 연결하는 신호선로와 접지선로 각각에 대하여 병렬로 연결되는데 특징이 있는 반면, 이에 대응되는 갑 제27호증의 회로도의 전압제한부들은 데이터부와 영상부에 각각 ‘분리’되어 구비된다는 점에서, 양 발명의 구성은 서로 다르며, 다음으로 원고는 원고의 서버에 저장된 갑 제5호증의 1의 파일 목록 중 최종 수정일 2006. 9. 7., 파일명 ‘SL210(060906)’인 파일을 활성화한 도면과, 원고의 서버에 저장된 갑 제5호증의 3의 파일 목록 중 최종 수정일 2011. 1. 18., 파일명 ‘sl210(060905).opj’인 OPJ 파일을 활성화한 도면을 각각 이 사건 모인대상발명인 SL210 서지보호기의 ‘PCB 도면’ 및 ‘회로도’라며 제출하였는데, 원고 제출의 위 증거들 중 ‘회로도’는 이 사건 특허발명의 출원 이후에 수정된 것이어서 이 사건 특허발명의 출원 전에 어떠한 상태였는지 알 수 없으므로, 이를 이 사건 특허발명과 대비할 증거로 삼을 수 없고, 다만 ‘PCB 도면’은 최종 수정일이 이 사건 특허발명의 출원 전이고, 도면의 좌측 상단에 “SL210(060907), Rev:0.2, 2006.09.07”이라고 표시되어 있어 SL210 서지보호기로서 2006. 9. 7. 작성된 것으로 볼 수 있으므로, 이하 이 사건 모인대상발명인 SL210 제품의 PCB 도면이 이 사건 특허발명과 동일한지 여부를 이 사건 제1항 발명을 중심으로 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 중, ‘입/출력 단자 및 접지단자’는 위 PCB 도면의 입출력 단자들에, 이 사건 제1항 발명의 ‘입력보호부, 출력보호부, 접지보호부’는 PCB 도면의 회로패턴 사이에 배치된 전자부품들에, 이 사건 제1항 발명의 ‘전원보호부’는 PCB 도면의 전원단자에 연결된 전자부품들에 각각 해당된다고 볼 수 있기는 하나, 이 사건 제1항 발명의 ‘리미트부’는 입력보호부의 출력과 연결되어 전압을 제한하는 ‘단일’한 형태로서, 전원을 위한 입력/출력 단자를 제외한 하나 이상의 신호 입력단자와 출력단자를 연결하는 신호선로와 접지선로 각각에 대하여 병렬로 연결되는데 특징이 있는 반면, 이에 대응되는 위 PCB 도면의 ‘Q1’ 및 ‘Q2’로 표시된 부품은 각각 6개의 단자를 가진 IC 칩으로 해당 부품의 형번이 표기되어 있지 아니하여, 통상의 기술자가 위 부품들의 내부가 어떠한 회로로 이루어지고 어떠한 기능을 하는지 알 수 없을 뿐만 아니라, 위 칩들은 단일 칩이 아니라 두 개의 칩(Q1 및 Q2)이 데이터부와 영상부에 각각 분리되어 구비된다는 점에서, 양 발명의 구성은 서로 다름을 알 수 있으므로, SL210 서지보호기의 PCB 도면은 이 사건 제1항 발명의 구성과 동일하다고 볼 수 없고, 위 PCB 도면의 구성이 이 사건 제1항 발명의 구성과 동일하지 않은 이상, 이 사건 제1항 발명을 직․간접으로 인용하는 이 사건 제2 내지 6, 8 내지 11항 발명의 구성과도 동일하다고 볼 수 없어, 결국 원고 주장의 이 사건 모인대상발명 SL200 및 SL210 서지보호기는 어느 경우에도 이 사건 특허발명과 동일성이 인정되지 않으며, 원고는, “원고가 이 사건 본약정과 추가약정에 따라 피고 A에게 2억 원을 지급하였으므로, 피고 A는 원고에게 이 사건 특허발명을 양도하였어야 함에도 그 의무를 다하지 아니한 채 무단으로 위 발명을 탈취하여 피고 두레옵트로닉스와 특허출원을 하였다”는 취지로 주장하나, 이 사건 본약정에는 피고 A가 원고로부터 2억 원을 지급받는 대신, 원고에게 ‘현금지급 완료 후 1주 이내에 관련 특허를 원고에게 양도’하여야 하는 것으로 되어 있고, 이는 피고 A의 이행의무가 1주일 내에 실제 이행 가능한 것임을 전제로 하고, 또한 이 사건 본약정 이후 계속된 피고 A와 원고 사이의 협력관계에 비추어, 이 사건 본약정만으로 피고 A가 자신이 가진 현재와 장래의 모든 서지보호기술을 원고에게 이전하기로 한 것이라고 보기 어려우며, 더욱이 이 사건 본약정서의 기재에 의하더라도 피고 A와 원고가 프로젝트 단위로 별도의 사업계획서를 협의하여 체계적으로 사업을 진행할 것을 예정하고 있었던 것으로 보이고, 피고 A가 프로젝트 단위로 별도의 사업계획서를 통한 협의 없이 향후 취득하게 될 모든 서지보호기술을 원고에게 이전해야 한다고 볼 수는 없으므로, 피고 A가 원고에게 이 사건 본약정에 따라 양도해야 할 서지보호기술은 ‘피고 A가 약정 당시 보유하고 있었던 서지보호기술이 적용되는 방산부문에 관련된 제품이나 부품’으로 그 의미가 한정되는 것으로 보이고, 게다가 이 사건 특허발명이 원고가 주장하는 이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210 서지보호기와 동일하다고 볼 수 없는 만큼, 이 사건 특허발명은 이 사건 본약정 당시 피고 A가 원고에게 양도하기로 한 서지보호기술에는 포함되지 않는다고 볼 수밖에 없으며, 또 원고는, “피고 A가 원고의 종업원이었기 때문에 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리가 원고에게 귀속된다”는 취지로도 주장하나, 피고 A는 원고로부터 급여를 받은 적이 없는 점, 피고 A는 이 사건 본약정과 추가약정을 체결할 당시 한국서지연구소를 실질적으로 운영하고 있었다는 점, 이 사건 본약정 및 추가약정은 피고 A와 원고의 근로계약이라기보다는 대등한 사업자 간의 협력의무를 규정한 업무협약으로 보이는 점, 피고 A가 일시금으로 받은 2억 원은 약정의 구체적인 내용에 비추어 기술이전의 대가일 뿐, 피고 A의 근로기간, 기타 근로조건에 관한 구체적인 정함이 전혀 없어 피고 A가 근로 제공의 대가로 받은 것으로 보기 어려운 점, 이 사건 약정에서 피고 A에 대하여 이사 대우 및 이사로서의 의무를 규정한 것은 피고 A와 원고 사이의 원활한 업무협조를 위한 것으로 해석될 뿐, 피고 A가 원고의 실질적 권한을 가진 이사로서의 역할을 한다는 취지로는 보이지 않는 점 등에 비추어, 피고 A와 원고는 서지보호기술의 개발과 이전에 관한 협력을 위해 대등한 사업자로서 이 사건 약정을 체결한 것일 뿐, 피고 A가 종속적으로 원고에게 근로를 제공한다든가 혹은 그로부터 사무처리를 위임받는 취지로 계약을 체결한 것으로 볼 수는 없어, 이와 같이 피고 A가 원고의 종업원의 지위에 있었다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리가 원고에게 귀속된다고 할 수는 없고, 게다가 설령 피고 A가 원고의 종업원에 해당한다고 하더라도, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 권리는 발명자인 종업원에게 귀속되는 것이므로, 피고 A가 이 사건 특허발명의 특허를 받을 권리를 원고에게 승계해 주지 않은 이상 그 권리가 당연히 원고에게 귀속하는 것은 아니라고 할 것인데, 이 사건 본약정 및 추가약정에 의하여 원고가 피고 A로부터 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받았다고 인정할 증거는 없어서, 이 점에서도 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리가 원고에게 귀속된다고 볼 수 없으며, 한편 원고는, “피고 A가 이 사건 모인대상발명을 무단으로 절취하여 이 사건 특허발명으로 출원하였다”는 취지로도 주장하나, 원고가 2007. 3.경에 참여한 중소기업청 주관 산학연 공동기술개발컨소시엄사업에 피고 A가 관여한 사실을 입증하기 위한 증거들은 이 사건 특허발명의 구성과는 다른 서지보호기술에 관한 것에 불과하고, 피고 A가 2006. 5. 8. 및 2006. 7. 24. 2차례에 걸쳐 한국감시기공업협동조합의 인터넷 홈페이지 게시판에 CCTV용 일체형 서지보호기의 출시를 홍보하는 글을 게시하고, 2006. 6. 20. 처 B 명의로 피고 두레옵트로닉스와 CCTV용 일체형 서지보호기 제품에 대한 국내총판계약을 체결하였으며, 한국서지연구소 명의로 (재)충북정보통신산업진흥재단에 성능시험을 의뢰하였고, 2008. 8.경 한국서지연구소 명의로 신기술(NET) 인증기술을 획득한 사실에 관련된 증거들은, SL200 또는 SL210 서지보호기에 관한 것이기는 하나, 위 증거들은 위 제품 모델에 대한 구체적인 세부 구성을 알 수 있는 내용을 포함하고 있지 아니하여, 위 서지보호기 모델들이 이 사건 모인대상발명인 SL200 회로도 및 SL210의 PCB 도면과 동일한 것으로 보기 어렵고, 설령 동일하다 하더라도 이 사건 모인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성과 상이한 것이며, 2006. 11. 23. 원고회사의 종업원 D이 PCB 제작업체인 파워써키트에 서지보호기의 PCB 제작을 의뢰한 이메일은 텍스트 파일 형태로서 위조나 변조의 가능성을 배제할 수 없을 뿐만 아니라, PCB 제작을 의뢰한 제품은 전원부 보호형인 ‘SL200-PW’로서 이 사건 특허발명 또는 모인대상발명의 ‘일체형’과는 상이하고, 기타 다토스의 내용증명, C 또는 피고 A에 대한 고소사건의 대전지방검찰청 문서들에 기재되어 있는 피고 A의 행적들은 간접 정황에 관한 것에 불과하여, 위 증거들만으로 피고 A가 이 사건 모인대상발명을 무단으로 절취하여 이 사건 특허발명으로 출원하였다고 인정하기 부족하며, 원고는, “이 사건 특허발명과 같이 민/군 공유기술인 경우에는 이 사건 약정에 따라 원고와 피고 A의 공유가 되어야 하고, 피고 A가 원고의 이사로 재직하면서 원고의 직원들과 협의하는 등 피고 A에게 이 사건 특허발명의 창작에 사용된 장비와 인력을 제공하였으므로, 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다”는 취지로 주장하나, 원고 주장과 같은 사정만으로는 원고가 피고 A에게 연구 설비와 인력을 제공하여 발명의 완성을 후원한 것으로는 볼 수 있을지언정 기술적 사상의 창작에까지 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 달리 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다는 점을 인정할 증거가 없다.

특허법원 2016. 5. 27. 선고 2015허7483 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

원고와 피고가 대표이사로 있던 재영엠엔씨는 2009. 2. 12. ‘축분 전용 보일러에 관한 공동개발 계약’을 체결하였고, 이 사건 공동개발계약에 따라 개발비용 중 5,000,000원을 지급받은 피고는 2009. 5.경 원고에게 축분 전용 보일러 제품을 개발하여 제시하였고, 원고는 2009. 5. 22. 피고에게 개발비용 잔금 6,900,000원을 지급하였으며, 원고는 피고에게 추가로 축분 전용 보일러의 제작 납품을 요청하여, 피고로부터 6대의 축분 전용 보일러를 납품받은 다음, 2009. 5.경, 7.경 및 10.경 이들을 경기 가평군 하색리 마을회관 3개소, 정읍시 정우면 회룡리 2개소 및 강원 횡성군 서원면 석화리 1개소 등 총 6개소에 설치하였으며, 한편 피고는 원고로부터 이 사건 공동개발계약에 의하여 개발된 축분 전용 보일러에 대하여 특허출원하겠다는 요청을 받고, 특허등록출원을 대리한 변리사 이종우에게 위 보일러의 설계도면 등을 제공하였으며, 2009. 7. 8. 위 이종우로부터 발명의 명칭을 ‘축분 고체연료용 보일러’로 한 특허출원서를 팩스로 송부받은 바 있으며, 뒤이어 대리인 이종우는 모인대상발명에 관하여 2009. 7. 13. 발명의 명칭을 ‘축분 고체연료용 보일러의 연료 공급장치’로 한 1차 특허출원과 7. 15. 발명의 명칭을 ‘축분 고체연료용 보일러’로 한 2차 특허출원을 하였으나, 이들은 모두 2010. 4. 21.에 각 그 특허등록이 거절되었으며, 그러자 원고는 2010. 6. 21. 다시 같은 대리인 이종우로 하여금 이 사건 특허발명에 대한 특허출원을 하도록 하면서, 그 출원인을 원고, 발명자를 탁동수와 피고로 지정하였고, 이 사건 특허발명에 대하여는 2013. 2. 20. 특허등록이 마쳐졌는데, 피고는 이 사건 공동개발계약에 따라 이 사건 특허발명과 동일한 모인대상발명의 창작 과정에 실질적인 기여를 하였고, 이에 따라 원고 역시 모인대상발명에 대한 1, 2차 특허출원 및 이 사건 특허발명에 대한 특허출원 당시 모두 피고를 공동발명자로 하였던 것으로 보이므로, 모인대상발명은 원고 회사의 대표이사인 탁동수와 피고가 공동 발명한 것이고, 이 사건 특허발명이 모인대상발명과 실질적으로 동일한 것임은 앞서 살핀 바와 같은데, 원고가 공동발명자 중 1인인 피고로부터 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다고 볼 만한 아무런 자료가 없어, 이 사건 특허발명은 원고 회사의 대표이사인 탁동수와 피고가 공동으로 발명한 것으로서, 그 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 해당하는데도, 원고가 공유자인 피고로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 채 단독으로 출원하여 특허등록을 받은 것이므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제44조에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하며, 이에 대하여 원고는, 피고가 공동개발자로서가 아니라 원고의 하청을 받아 축분 전용 보일러를 개발한 것에 불과한데다가, 피고가 개발, 납품한 축분 전용 보일러에 하자가 있어 이미 이 사건 공동개발계약이 정한 바에 따라 적법하게 이 사건 공동개발계약을 해지한 바도 있으므로, 이 사건 공동개발계약이 여전히 유효함을 전제로 그 제3조에 따라 이 사건 특허발명에 관한 권리를 원고와 피고가 공동 소유한다고 할 수는 없다는 취지로 주장하나, 피고가 이 사건 특허발명과 동일한 모인대상발명의 창작 과정에 실질적인 기여를 한 이상, 피고는 사실행위로서의 발명행위를 한 사람으로서 적어도 탁동수와 함께 공동발명자에 해당하고, 이는 이 사건 특허발명의 창작 동기가 된 이 사건 공동개발계약이 유효한지 여부나 모인대상발명에 어떠한 하자가 있는지 여부와는 아무런 관련이 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없고, 나아가 원고는, 모인대상발명은 특허청 심사관으로부터 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라는 이유로 특허거절결정을 받는 등 공지된 기술을 단순히 합쳐 놓은 것에 불과하고, 피고에 의해 새롭게 발명된 것으로 볼 수 없으므로, 모인대상발명의 존재로 인하여 이 사건 특허발명이 유효하지 않다고 볼 수는 없다는 취지로 주장하나, 모인대상발명의 특허를 받을 수 있는 권리가 누구에게 귀속되는지 여부는 진보성 인정 여부와는 별개의 문제로서, 설령 모인대상발명의 진보성이 인정되지 않는다고 하더라도 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 공동발명자 중 1인인 피고의 공유로 되는 이상, 그 출원 역시 공동으로 이루어져야 하는 것인데, 모인대상발명과 동일성이 인정되는 이 사건 특허발명에 대하여 원고가 피고로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 채 함부로 단독 출원하여 특허등록을 받은 이상, 이 사건 특허발명은 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

특허법원 2015. 11. 20. 선고 2014허2900 판결 [등록무효(특)] - 상고이유서부제출기각

특허법 제33조 제1항 본문은 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다’고 규정하고, 특허법 제133조 제1항 제2호는 ‘제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우’를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있으며, 또한 특허법 제37조 제1항에서는 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다고 규정되어 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것인데, 원고와 모인옵텍 사이에 체결된 이 사건 위탁계약에 따르면, 모인옵텍이 이 사건 위탁계약에 따른 용역을 수행함에 따라 생긴 ‘최종 성과물 및 기타 모든 산출물에 관한 권리’는 모인옵텍이 그 대금을 지급받음과 동시에, 원고에게 귀속된다고 보아야 하고, 위 최종 성과물에 관한 권리에는 당연히 최종 성과물에 관하여 특허를 받을 권리도 포함된 것으로 보아야 하므로, 원고는 이 사건 위탁계약의 수행과정에 모인옵텍이 완성한 기술내용에 대하여 특허를 받을 권리를 가지게 되는 것이며, 또한 이 사건 위탁계약은 모인옵텍이 원고가 수행하여야 할 이 사건 지원사업을 위탁받아 처리하기 위한 것이었고, 모인옵텍의 대표이사이던 피고가 모인대상발명의 기술내용이 그대로 포함되어 있는 이 사건 결과보고서에 관하여 원고의 확인을 받은 후 이를 이 사건 지원사업의 주관기관인 한국생산기술원에 제출함으로써, 이 사건 지원사업을 마무리 짓고 직접 한국생산기술원으로부터 그 대금까지 지급받은 이상, 모인대상발명은 이 사건 위탁계약에 따른 최종 산출물에 해당한다고 하겠는데, 이에 대하여 피고는, 원고와 한국생산기술원 사이의 표준협약서나 이 사건 위탁계약서에는 모두 최초 아이디어에 의한 비구면 렌즈 제품의 개발을 그 목적으로 삼고 있었는데, 이 사건 결과보고서에서는 구면 렌즈 제품을 채택함으로써, 결국 이 사건 위탁계약은 실패하였다고 보아야 하고, 그에 따른 최종 성과물도 별도로 존재하지 않는 것이므로, 모인대상발명이 최종 성과물에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 주장하나, 위 표준협약서나 이 사건 위탁계약서의 전체적인 내용에다가, 원고가 이 사건 위탁계약에 의하여 모인옵텍에 이 사건 지원사업의 완수를 위한 구체적인 렌즈 개발업무를 위탁한 이상, 그와 같은 위탁 개발업무의 진행과정 중에 구체적인 기술내용은 얼마든지 수정될 수 있는 것으로 보아야 한다는 점 등을 더하여 보면, ‘한 대의 카메라로 넓은 영역을 관측·감시할 수 있는 전 방위 촬영이 가능한 렌즈의 개발’을 목표로 하는 이 사건 지원사업의 성과물이 반드시 비구면 렌즈 제품으로 한정되는 것이라고 할 수 없고, 또한 모인대상발명이 최초 아이디어와 달리 ‘비구면 렌즈’가 아닌 ‘구면 렌즈’를 구성요소로 채택하였다 하더라도, 이를 두고 이 사건 지원사업의 목적이나 최초 아이디어가 목표로 삼았던 기술사상의 범주를 크게 벗어난 것이라고 볼 수도 없으며, 더욱이 피고는 그 스스로 이 사건 지원사업의 주관기관인 한국생산기술원에 구면 렌즈 제품인 모인대상발명을 성과물이라고 제출하여 검수를 받은 다음, 모인옵텍을 통하여 한국생산기술원으로부터 그 사업비를 지급받은 바도 있으므로, 이 사건 위탁계약이 실패하였다고 보기도 어렵고, 따라서 이 부분 피고의 주장은 받아들이지 않으므로, 모인옵텍은 이 사건 특허발명의 출원 당시 이 사건 위탁계약의 최종 성과물인 모인대상발명을 한 사람 또는 그 승계인에 해당한다고 할 수 없음에도 불구하고, 모인대상발명을 기초로 하여 그와 실질적으로 동일한 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 마쳤으므로, 이는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허를 받은 경우에 해당한다고 보아야 하고, 원고는, 이 사건 위탁계약 당시 모인옵텍에 대금 4,900만원을 지급하기로 약정하다가, 이를 모두 지급하지 못하게 되자 모인옵텍 내지 그 대표이사이던 피고에 대하여 이 사건 특허발명의 특허를 받을 권리를 귀속시키고 그 특허권에 관한 권리를 주장하지 않기로 하였다는 취지로 주장하므로 살피건대, 먼저 이 사건 위탁계약의 대금 액수가 이 사건 위탁계약서에 의한 23,886,000원이 아니라 피고의 주장과 같은 4,900만원이었음을 인정할 수 없음은 앞서 살핀 바와 같고, 을7호증의 기재와 증인 김동하의 증언만으로는 원고가 이 사건 특허발명에 관한 권리를 포기하였다거나 모인옵텍의 특허출원을 양해하였다는 점을 인정하기에는 턱없이 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 뚜럿한 증거도 없는 이상, 이 부분 피고의 주장 또한 이유 없다.

특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결 [등록무효(특)] - 확정

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효인바, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1-1, 1-2, 1-6과 모인대상발명의 양 대응구성을 대비하면, 양 발명은 튜브 시스템 벤딩머신(또는 C-type 벤딩머신)이 튜브를 이송(로딩)하는 캐리지, 튜브를 국부적으로 가열하는 고주파가열기, 벤딩된 튜브를 반전시키는 턴오버기(또는 반전장치), 베이스프레임, 베이스프레임 상부에 왕복 이송 가능하도록 설치된 이송프레임, 이송프레임 상부에 승강 가능하도록 설치된 벤더프레임을 포함하고 있다는 점과, 튜브는 캐리지를 통해 로딩(이송)되어 벤딩머신에 공급되고, 벤딩된 튜브는 캐리지를 통해 재로딩되어 턴오버기를 통해 반전된다는 점에서 동일하고, 한편 모인대상발명에는 고주파가열기와 베이스프레임간의 배치구조에 대해서는 구체적으로 명시되어 있지 않으나, 튜브를 예열하기 위한 가열기는 당연히 벤딩머신 본체에 인접 배치되어야 할 것이므로, 모인대상발명도 고주파가열기가 벤딩머신 본체의 일측에 배치될 것임은 자명하고, 따라서 양 발명의 고주파가열기와 베이스프레임간의 배치구조는 실질적으로 동일하며, 구성요소 1-3과 모인대상발명의 양 대응구성을 대비하면, 양 발명은 벤더프레임 상부에 회전 가능하게 설치되고, 상하 분할형으로 된 톱벤딩다이와 보텀벤딩다이로 구성되는(또는 2개의 벤딩다이로 된) 벤딩금형이 포함되어 있는 점에서 동일하고, 한편 모인대상발명에 이 사건 제1항 특허발명의 홀더와 홀더를 작동시키는 제4유압실린더에 대응되는 구성이 포함되어 있는지 여부가 명시되어 있지는 않으나, 기계가공장치에서 모인대상발명의 C-type 지지프레임과 같은 형태의 지지프레임은 프레임의 상, 하부 사이의 공간에 안치된 가공 대상물을 지지하면서 가공하기 위해 사용된다는 점은 기술상식이고, 더욱이 모인대상발명의 C-type 지지프레임이 그 선단부의 하부에 위치해 있는 벤딩다이를 지지해주는 구성을 포함하고 있지 않다면 아무것도 지지하고 있지 않고 아무런 기능도 없는 C-type 지지프레임을 굳이 설치해야할 이유가 없다는 점에 비추어 보면, 모인대상발명에도 이 사건 제1항 특허발명의 홀더와 제4유압실린더에 대응되는 구성이 포함되어 있거나, 이와 같은 구성들을 채용하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도에 불과한 것이어서 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라고 볼 수 없다 할 것이고, 구성요소 1-4, 1-5와 모인대상발명의 양 대응구성을 대비하면, 양 발명은 프레셔다이가 설치된 사이드부스터를 포함하고 있는 점에서 동일하고, 한편 모인대상발명에 프레셔다이의 슬라이딩 동작에 의해 벤딩이 이루어지는 과정이 구체적으로 나타나 있지는 않지만, 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명이 프레셔다이가 설치된 사이드부스터라는 동일한 구성으로 이루어진 이상, 프레셔다이의 슬라이딩 동작에 의해 벤딩이 이루어지는 과정도 동일할 것으로 보이므로, 모인대상발명에 고주파가열기와 베이스프레임간의 배치구조와 홀더 및 제4유압실린더에 대응되는 구성이 포함되어 있는지 여부가 명확하지는 않으나, 튜브를 예열하기 위한 고주파가열기의 기능을 고려하면 고주파가열기는 벤더(베이스프레임)에 인접하여 설치되어야 할 것임은 자명하고, C-type 지지프레임의 기능과 원·피고 간의 업무협의 과정을 고려하면, 모인대상발명의 C-type 지지프레임에도 벤딩금형을 상부에서 지지할 수 있는 홀더와 이를 작동시킬 수 있는 유압실린더 구성이 포함되어 있었을 것으로 보이므로, 이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이가 있다고 하더라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과한 것이어서, 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다.

특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결 [등록무효(특)] - 확정

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효인바, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-1, 1-2와 모인대상발명의 양 대응구성을 대비하면, 양 발명에는 고주파가열기와 베이스프레임 및 캐리지가 포함되어 있다는 점에서는 동일하나, 모인대상발명에 벤딩테이블이 포함되어 있는지 여부와, 캐리지, 베이스프레임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조가 어떠한지에 대해서는 명시되어 있지 않으므로, 먼저 벤딩테이블과 관련하여 살피건대, 2007. 7.경 원고와 피고가 작성한 ‘2-헤드 Dual 래디어스 BENDER M/C에 관한 영업합의서’에 벤딩머신의 테이블 설계와 제작에 관한 사항이 포함되어 있었던 사실, 1997년경 작성된 한국중공업 주식회사의 ‘장비 구매 사양서’에 장치의 일부 구성으로 워크테이블이 포함되어 있는 사실, 1997. 9.경 작성된 피고의 ‘보일러 튜브 시스템 벤더에 관한 사양서’에 장치의 일부 구성으로 워크턴테이블이 포함되어 있는 사실, 1990. 12.경 작성된 피고의 보일러 튜브 연속 벤딩 장치에 관한 ‘제조 명령 전표’에 장치의 일부 구성으로 ‘워크 선회 테이블’이 포함되어 있는 사실이 인정되고, 이에 따르면 모인대상발명에 이미 벤딩테이블이 구비되어 있었다는 사실이 인정되며, 다음으로 배치구조와 관련하여 살피건대, 튜브를 구부리기 위해서는 캐리지를 통해 튜브를 벤딩머신에 공급하고, 가공 전에 이를 예열하는 공정을 거치게 되는 것이므로, 캐리지와 벤딩머신 본체(베이스프레임) 및 고주파가열기는 서로 인접 배치되어야 할 것이고, 튜브를 벤딩머신에 공급하는 과정이나, 또는 가공 중에 이를 적절하게 지지할 수 있도록 튜브가 안치되는 테이블 또한 인접 배치되어야 하는 것도 자명하므로, 모인대상발명에 벤딩테이블이나 캐리지, 베이스프레임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조가 명시되어 있지 않다고 하더라도, 모인대상발명에 이와 같은 구성을 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생한다고 볼 수 없으며, 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-3 ~ 1-6은 벤딩머신의 이송프레임, 벤더프레임, 벤딩금형 및 사이드부스터에 관한 것이고, 구성요소 1-7은 프레셔다이의 슬라이딩 동작에 의해 벤딩이 이루어지는 공정을 구체적으로 한정한 것인데, 모인대상발명에 벤딩이 이루어지는 과정이 구체적으로 나타나 있지는 않지만, 이송프레임, 벤더프레임, 벤딩금형 및 사이드부스터에 대응되는 구성이 동일하게 개시되어 있는 이상 벤딩이 이루어지는 과정도 동일할 것으로 보이므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘벤딩테이블 구성’, ‘캐리지, 베이스프레임, 고주파가열기 및 벤딩테이블 상호간의 배치구조에 관한 구성’은 모인대상발명에 명시되어 있지는 않지만, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이로 인해 특별한 작용효과가 발생한다고 볼 수 없어서, 이 사건 제1항 정정발명은 원고가 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라고 볼 수 없다.

특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013허7434 판결 [등록무효(특)] - 확정

원고는, ① 원고의 대표이사는 피고 주홍철로부터 뇌파유도기술에 관한 정보를 얻어 피고 주홍철이 속해 있던 퓨어웨이브 주식회사로부터 관련 기술을 이전받고 뇌파유도장치에 관한 사업을 진행한 점, ② 피고 주홍철은 원고의 기술이사로서 1년 여 기간 동안 재직하였고, 퓨어웨이브 주식회사와 원고의 합병 과정에서 관련 기술의 이전을 위한 양도계약체결 기안지에 서명하였으며, 잡지사인 에코비즈 및 JBS-현장포커스 방송 기자와의 인터뷰에 응하여 뇌파유도기술을 소개하는 등 이 사건 특허발명과 관련된 기술 개발 및 양도 절차에 깊숙이 관여한 반면, 발명자로 등재된 피고 김주철은 퓨어웨이브 주식회사와 원고가 합병된 후 원고의 주주로서만 등재되어 있었을 뿐 실제 근무한 사실이 없는 점, ③ 피고 김주철은 이 사건 등록무효심판 절차나 원고의 특허권에 대한 등록무효심판의 심결취소소송인 특허법원 2013허5193호 및 2013허5209호 사건의 변론에서 발명의 내용을 제대로 진술하지 못한 점 등에 비추어, 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 피고 김주철이 아닌 피고 주홍철임을 알 수 있으므로, 피고 김주철을 발명자로 하여 출원된 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명이 진정한 발명자가 아닌 자에 의해 출원되었다는 점에 관한 입증책임은 이를 주장하는 무효심판 청구인인 원고에게 있다고 할 것인데, 원고의 위 주장 ①, ②만으로는 이 사건 특허발명의 진정한 발명자가 그 출원인인 피고 김주철이 아니라 피고 주홍철이라고 단정하기 어렵고, 주장 ③에 관하여는 이를 인정할 증거가 없어, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니하고, 한편 원고는, 피고 주홍철이 이 사건 선출원발명을 비롯하여 이 사건 특허발명과 동일한 발명을 다수 개 특허출원해 둔 상태에서 제일 앞서 출원한 발명을 비롯한 관련 발명들을 모두 원고에게 양도하였어야 함에도 후출원한 특허발명만을 원고에게 양도한 다음 앞서 출원한 특허발명을 보정하여 등록받은 행위는 모인출원에 해당한다는 취지로도 주장하나, 특허법 제34조에서 규정하는 소위 ‘모인출원’이란 ‘발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의한 특허출원’을 말하는 것이고, 원고의 위 주장과 같은 사정은 모인출원과는 관련이 없으므로, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 [특허권이전등록절차이행]

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고, 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고, 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있는데, 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 할 것인바, 원심은, 원고는 2003년경 1개의 휴대폰 단말기에 2개 이상의 전화번호를 부여하여 사용할 수 있는 이른바 ‘투폰 서비스’ 시스템을 개발하고, 2007. 1. 22. 그 서비스를 내용으로 하는 발명에 관하여 특허출원을 하였으나, 동일한 발명에 관한 선출원을 이유로 보정명령을 받아 청구항 제1항을 삭제한 채 2008. 6. 18. ‘다중 번호 휴대폰의 멀티유저 인터페이스 지원 방법’에 관하여 특허등록을 마친 사실, 한편 피고는 2008. 3. 6. ‘다중번호 서비스를 위한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’에 관하여 특허등록을 마친 사실을 인정하였고, 나아가 원심은, 이 사건 특허발명은 원고가 출원할 권리를 가지고 있는 것인데 원고가 피고에게 그 발명을 기초로 한 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려준 것을 계기로 피고가 원고로부터 출원할 수 있는 권리를 양도받은 사실 없이 무단으로 출원하여 특허등록결정을 받은 것이므로 피고는 원고에게 이 사건 특허권을 반환(이전등록)하여야 할 의무가 있다는 원고의 주장에 대하여, 설령 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자이고 피고는 무권리자라고 하더라도, 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기하여 이 사건 특허를 무효로 하는 확정 심결을 받고 일정한 기간 내에 특허출원을 함으로써 출원일 소급을 인정받는 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복하여야 하고 이 사건 특허에 관하여 피고에게 직접 이전을 구할 수는 없다고 보아, 원고의 주장을 배척하였는데, 원심의 이러한 판단은 정당하다.

특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허8703 판결 [등록무효(실)] - 확정

실용신안법 제31조 제1항 제5호는 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 실용신안고안을 등록받은 경우를 실용신안등록무효사유의 하나로 규정하고 있고, 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 한편 실용신안법 제2조 제1호는 ‘고안’이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 규정하고 있으므로, ‘고안을 한 자’는 고안행위를 한 사람을 가리킨다 할 것이어서, 고안자가 아닌 사람으로서 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(무권리자)이 고안자가 한 고안의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 고안자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 고안의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 등록실용신안고안은 무권리자의 실용신안등록출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것인바, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1과 모인대상고안 1의 대응구성을 대비하면, 양 대응구성은 모두 바퀴의 림에 끼워지는 자전거 타이어(이륜차용 노펑크 타이어의 외피층) 내에 삽입되는 자전거 타이어용 노펑크 튜브(이륜차용 노펑크 타이어의 발포 합성수지층)에 관한 것인 점 및 노펑크 튜브가 타이어(외피층) 내부에 형성된 튜브 삽입 홀(외피층 내부의 홀)을 따라 삽입되는 튜브 몸체(발포 합성수지층)와 튜브 몸체(발포 합성수지층)에서 자전거 타이어의 림이 결합되는 부분 쪽에 일정 깊이로 함몰 형성되는 탄성 제공홀(만입부)을 포함하는 점 및 림에 타이어를 끼우기 위하여 타이어에서 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 탄성 제공 홀(만입부)이 수축되면서 튜브 몸체(발포 합성수지층)에서 상기 탄성 제공 홀(만입부) 주변부에 탄성력이 축적되고, 림에 타이어 결합이 완료되면, 탄성 제공 홀(만입부) 주변부에 축적된 탄성력에 의해, 탄성 제공 홀(만입부)이 원형으로 회복되어 타이어에서 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복되는 점에서 동일하고, 또한 타이어의 밸런스 조절이 간편하고 타이어를 림에 간편하게 끼울 수 있으며 타이어 하중을 감소시키는 이 사건 제1항 고안의 효과는 탄성 제공 홀을 튜브 몸체에 형성하는 기술적 수단에 의해 달성되는 것인데, 모인대상고안 1도 위 기술적 수단과 동일한 구성을 가지고 있으므로, 이 사건 제1항 고안의 위 효과는 모인대상고안 1에서도 그대로 발휘되어, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1은 모인대상고안 1의 대응구성과 실질적으로 동일하고, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 탄성 제공 브리지에 의해 구획되는 복수의 2차 함몰 홀을 탄성 제공 홀의 바닥에 튜브 몸체의 중심부를 향해 함몰되도록 형성함으로써, 탄성 제공 홀만 형성된 타이어에 비해 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴의 최적화된 탄성 조합을 보다 정밀하게 조절할 수 있고, 림에 대한 타이어의 착탈을 보다 용이하게 할 수 있으며, 타이어의 하중을 더욱 감소시킬 수 있는 효과를 달성하기 위한 기술적 수단임을 알 수 있는데, 모인대상고안 1은 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2에 대응하는 구성을 구비하고 있지 않은 점에서 차이가 있어, 위 차이점에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴의 탄성 조합을 더욱 정밀하게 최적화시키고자 하는 주된 기술적 과제를 달성하기 위한 것인데, 앞·뒷바퀴의 탄성 조합을 정밀하게 최적화시키기 위해 탄성 제공 홀의 바닥면에 탄성 제공 브리지에 의해 구획되는 별도의 홀을 형성하는 기술이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었다거나 널리 알려져 사용되는 주지·관용의 기술이라고 볼 수 없고 달리 이를 인정할만한 자료도 없으며, 모인대상고안 1에 앞·뒷바퀴의 탄성 조합을 최적화시키기 위해 만입부 외에 별도의 홀을 형성하고자 하는 기술적 사상이 나타나 있거나 암시되어 있지도 않으므로, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 기술적 구성을 부가한 것에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 위 구성 1-2의 부가에 의해 앞·뒷바퀴의 탄성 조합을 더욱 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 이 사건 제1항 고안은 모인대상고안 1에 비해 향상된 효과를 가지므로, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 모인대상고안 1로부터 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 구성이 아닐 뿐만 아니라, 모인대상고안 1에 비해 향상된 작용효과를 가지므로, 피고가 이 사건 제1항 고안에 대하여 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않았다고 할 수 없어, 이 사건 등록고안을 모인출원이라고 할 수 없다.

특허법원 2014. 1. 17. 선고 2013허5162 판결 [등록무효(실)] - 확정

실용신안법 제11조에 의해 준용되는 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 고안을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 실용신안법 제2조 제1호는 ‘고안’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다고 규정하고 있으므로, 실용신안법 제11조에서 정하고 있는 ‘고안 한 자’는 바로 이러한 고안행위를 한 사람을 가리키므로, 고안자(공동고안자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 고안에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 고안의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 고안의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 고안의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 고안을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하는바, 원고가 2010. 12. 31. 국방과학연구소 재무책임원과 대용량무선전송체계 시제에 대한 계약을 하면서, 그 계약특수조건 제13조 제1항에서 ‘당사자 간 별도로 정한 것이 없을 때에는 계약물품 제작과정에서 발생되는 금형 및 부산물의 소유권과 산업재산권의 모든 권리는 갑(국방과학연구소 재무책임원)에게 귀속되며, …’라고 규정하고, 제23조에서는 ‘본 계약과 관련되어 국가예산으로 연구개발한 일체의 기술에 대한 소유권과 사용권은 갑(국방과학연구소 재무책임원)에 있다(제2항). 을(원고)은 사업기간 중 획득하는 모든 기술, 기술자료 및 지적재산권의 사용권(통상실시권)을 가지면, 사업종료시 갑(국방과학연구소 재무책임원)에게 귀속시켜야 한다(제3항). 을(피고)이 기확보된 기술의 수정/보완으로 발생한 기술소유권은 갑(국방과학연구소 재무책임원)에게 귀속되며 공동소유 여부는 갑(국방과학연구소 재무책임원)과 사전에 협의하여 처리할 수 있다(제4항)’고 규정하고 있으나, 위 시제계약서는 이 사건 등록고안의 출원일 후인 2010. 12. 31. 원고와 국방과학연구소 재무책임원 사이에 체결된 것으로 그 계약의 효력이 피고에게 미친다거나 원고가 공급받는 부품들의 기술에 대한 권리에까지 그 효력이 미친다고 보기 어려운 점, 원고가 AM무전기세트를 개발연구자금을 국방과학연구소로부터 지원받아 비교대상고안과 동일한 이 사건 등록고안의 부속품 개발에 집행하였거나 피고에게 지급하였다고 인정할만한 증거나 자료가 없고, 위 시제계약 특수조건 제23조와 관련하여 이 사건 등록고안이 국가예산으로 개발한 기술인지 여부도 분명하지 않은 점, 원고가 1987. 3.경부터 1995. 12.경까지 계획수립하여 진행한 ‘차기 HF SYSTEM 연구개발과제 계획서’에는 추진일정과 연구내용이 기재되어 있고 연구대상 중에 ‘무전기’ 등을 개발하는 내용이 포함되어 있으나, 이 사건 등록고안 및 그에 대응되는 구성(물품)에 대한 구체적인 설명이나 도면이 개시되어 있지 않은 점, 피고가 관리, 보관하고 있는 비교대상고안과 동일한 설계도면은 비교대상고안에 대한 국방과학연구소의 승인을 받은 1995. 9. 15. 전에 작성한 것으로 보이는 점, 원고는 피고로부터 설계도면을 제공받아 국방과학연구소로부터 승인을 받았고, 피고로부터 이 사건 등록고안에 따른 고정 인덕터 물품을 납품받아 다른 부품과 결합하여 AM무전기세트를 제작하여 군부대 등에 납품한 점, 원고가 이 사건 등록고안이나 AM무전기세트의 부품 등에 대한 구체적인 설계자료나 개발계획, 실험·연구 등에 관한 자료를 제출하지 못하고 있고, 피고에게 이 사건 등록고안의 기술적 과제를 해결하기 위한 기술적 사상이나 착상을 제시하거나 이를 구체화하여 목적과 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단, 방법 등을 제공하거나 지도하는 등의 행위를 하였다고 볼 만한 자료도 없는 반면, 피고는 AM무전기세트의 다른 부품인 트랜스포머, 고정 인덕터 등과 관련하여 1995. 9. 15. 국방과학연구소로부터 승인을 받은 다수의 설계도면을 작성한 점 등을 종합하여 보면, 원고 또는 국방과학연구소가 이 사건 등록고안을 고안하였다고 보기 어렵고, 오히려 앞서 인정된 사실들을 종합하면, 피고가 이 사건 등록고안의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 고안의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공하였다고 봄이 상당하다.

특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제33조 제1항 본문은 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다’고 규정하고, 특허법 제133조 제1항 제2호는 ‘제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우’를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 한편 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이며, 무권리자의 특허출원이 문제된 경우, 특히 이 사건과 같이 이 사건 특허발명이 모인대상발명의 기술을 그대로 도용한 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 무효심판청구인은 적어도 모인대상발명의 주요 기술 또는 주요 기술사상이 이 사건 특허발명의 필수 구성이나 그에 대응되는 구성과 실질적으로 동일하다는 점에 대해 입증할 책임을 부담하고, 이에 대해 특허권자는 자신이 정당한 발명자인지 여부 또는 정당한 승계인인지 여부에 대해 입증책임을 부담한다고 할 것인바, 이 사건 제1항 발명의 구성 2 내지 8은 모인대상발명 1, 2의 대응구성과 실질적으로 동일하나, 모인대상발명 1, 2에는 구성 1과 같은 전해액 제거부의 대응구성을 구비하고 있지 않다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 모인대상발명 1, 2와는 상이하다고 할 것이나, 발명자가 아닌 무권리자가 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당한다고 보아야 하는바, 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명 1, 2의 위와 같은 차이점인 전해액 제거부 구성을 부가한 것이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가에 해당하는지 또는 이 사건 제1항 발명의 기술적 창작에 실질적으로 기여한 것인지 여부에 대하여 살펴보면, 폐축전지는 내부에 전해액을 포함하고 있어서 이를 해체하는 과정에서 전해액을 제거하는 것은 폐축전지 해제장치에서 기본적으로 필요한 구성이라고 할 것이고, 폐축전지를 해체장치에 투입하여 분쇄하기 이전에도 폐축전지의 파손 등으로 일부 전해액이 흘러나올 수 있으며 이를 제거해야 할 필요성도 있는 점, 모인대상발명 2의 폐축전지 처리공정도에 따르면 호퍼에 투입된 폐축전지를 분쇄기와 진동스크린을 통해 황산화된 페이스트를 탈황반응기로 보내는 것 뿐 아니라, 투입된 폐축전지가 분쇄기로 들어가기 전에 컨베이어로 이송되는 단계에서 폐축전지의 파손부로부터 흘러나온 전해액을 탈황반응기로 모아 탈황 처리하는 공정이 도시되어 있는 점, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 폐축전지 해체방법에 관한 등록특허 제285285호의 명세서에는 ‘해체된 축전지는 각 내용물별로 재활용되는데, … 전해액인 폐황산의 경우는 전문 재처리업체에 의해 폐기처리 되어지고 있다’, ‘기존의 폐축전지 해체 및 재활용 방법은 1차 재활용 원료 수요자측의 편의에 따라 개발되어 왔다. 종래에 사용되어 온 전형적인 폐축전지 해체 처리공정 … 다량의 폐수처리문제 등으로 새로운 폐기물 처리공정의 발생을 수반하는 문제점이 있다. … 나아가서 … 소규모 공장에서 활용되어온 해체방법은 대부분 수작업으로 폐축전지 상부를 절단하여 내부의 전극판을 해체하여 주는 것인데, 이때 폐황산인 전해액의 분리수거가 폐축전지 해체 처리의 주요 어려움으로 인식되고 있다’, ‘폐축전지를 해체 처리함에 있어서 먼저 천공기를 통해 폐축전지의 측면, 상부 또는 하부를 펀치 혹은 드릴로 천공하여 절단작업 전 대기시간 동안 폐축전지 내의 전해액이 천공된 구멍을 통해 나와 하부로 흘러 저장탱크 내에 모이도록 하고, 저장탱크에 모인 전해액은 폐황산 처리공정으로 이송시킨다. 위와 같은 천공작업을 통해 폐축전지 내의 전해액이 모두 배출분리되고 나면 축전지 내부의 전극판 연결핀 바로 아래가 절단되도록 톱날과 같은 절단수단을 가진 절단기로 폐축전지를 절단하여 그 절단된 폐축전지 용기상부를 용기하부로부터 분리시켜 낸다’고 기재되어 있는 점, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개특허공보(공개번호 제2004-5769호)에 공개된 폐축전지 재활용방법에 관한 발명의 명세서에는 ‘폐축전지를 분쇄하기에 앞서 폐축전지에서 전해액을 추출한다’, ‘이후 잘게 분쇄된 플라스틱을 물로 씻게 된다. … 이 공정에서 축전지 내부의 황산 및 찌꺼기가 제거된다’고 기재되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 환경오염방지와 원활한 재활용을 위해 폐축전지 해체처리 과정에서 전해액(황산)을 제거하고 폐황산 처리공정을 통해 처리하여야 한다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로서, 이 사건 특허발명의 출원 전부터 이러한 기술적 과제를 해결하려는 구체적인 방법으로 폐축전지의 케이스에 천공 등을 하여 전해액을 제거하거나, 절단기를 통한 폐축전지 케이스의 절단 방법으로 전해액을 제거할 수 있는 기술적 사상이 이미 공지되어 있거나 개시되어 있으므로, 통상의 기술자가 폐축전지와 같은 케이스에 담겨 있는 유독성 물질(황산 등)을 제거할 경우에 케이스를 천공하거나 절단기를 사용하여 절단하는 방법은 적절하게 선택할 수 있는 수단에 불과하다고 볼 것이고, 나아가 폐축전지 해체장치에서 전해액을 제거하는 것은 기본적으로 필요한 구성으로, 폐축전지 수집과정이나 크레인 집게로 폐축전지를 호퍼에 투입하는 과정에서 폐축전지의 케이스 등의 파손으로 전해액이 외부로 흘러나오는 경우가 많고, 폐축전지를 분쇄기로 이송하기 전 단계 과정에서 전해액 제거부를 통해 짧은 시간 동안 전해액을 빼내더라도 그 전해액을 완전히 제거하는 것은 사실상 불가능하며, 이러한 전해액 제거부 구성을 두더라도 분쇄 과정에서 분쇄물로부터 전해액을 제거하는 구성을 생략할 수는 없는 점, 폐축전지 해체장치의 분쇄기로 이송하기 전 단계에서 전해액을 일부 제거하더라도 폐축전지 내부에는 여전히 일부 전해액이 잔류하고 있고, 분쇄기 등을 통한 폐축전지를 해체하는 과정에서 그 나머지 전해액을 제거할 필요성이 있는 점, 잔류 전해액 때문에 폐축전지 해체장치는 모두 전해액(황산 등)에 견딜 수 있는(부식되지 않는) 재질로 설계될 필요가 있고 추가적으로 배출되는 전해액을 수거하는 구성을 둘 필요가 있는데, 모인대상발명 1에는 페이스트 진동분리기(VS-201)의 스크린의 재질이 스테인리스 스틸이라고 기재되어 있어 전해액에 의한 부식을 방지하고자 하는 구성이 개시되어 있는 점, 구성 1의 전해액 제거부는 ‘일측에 설치된 절단기’라고만 기재되어 있는데, 폐축전지의 옆면(측면)을 절단할 경우 전해액이 충분히 제거되지 않을 가능성이 있고, 폐축전지의 밑면을 절단할 경우 절단기에 전해액이 묻게 되어 고장이 발생할 우려가 높아 선행기술인 등록특허 제285285호에서 사용하는 천공에 비해 전해액 제거에 이질적인 작용효과가 있다고 보기도 어려운 점, 원고가 상신금속에 공급한 폐축전지 해체장치에는 전해액 제거부가 설치되어 있었는데, 상신금속에서는 그 필요성과 유지, 관리를 위한 인원 배정의 필요성, 절단기의 톱날의 교체와 보수비용의 증가 등 문제점으로 인하여 자체적으로 전해액 제거부를 사용하지 않아도 되도록 개조하기도 한 점, 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 ‘폐축전지를 파쇄하여 비중도에 따라 연속적으로 전극터미널과 극판으로 그리드·상커버와 전조와 인디케이터 및 핸들과 같은 플라스틱재로 된 폴리프로필렌·전해액·납과 과산화납을 묽은 황산으로 반죽한 페이스트로 선별 분류하여 공정의 자동화에 따른 작업성을 향상시킬 수 있도록 한 폐축전지 해체장치를 제공하는 것’을 기술적 과제로 하고, ‘폐축전지 해체 공정을 연속적으로 자동 실시하여 종전에 비해 투입인력을 대폭적으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라 작업환경의 개선에 따른 생산선 향상을 도모할 수 있으며, 폐기 물질을 재활용하는 청정기술을 확보함에 따라 환경공해의 방지와 부산물의 고부가가치화를 실현시키는 것’을 그 작용효과로 기재하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 폐축전지 해체장치에서 구성 1과 같은 전해액 제거부를 통해 충분한 전해액 제거가 이루어진다고 하기 어렵고, 이러한 전해액 제거부 구성을 포함하더라도 폐축전지 해체를 위한 처리공정에서 별도로 전해액의 제거 및 수집을 위한 설비를 갖추어야 할 필요가 있으며, 구성 1과 같은 전해액 제거부에 의해 폐축전지 해체장치에서 비용과 시간을 절감할 수 있는 효과가 크다고 보기도 어려워, 결국 이 사건 제1항 발명의 구성 1의 전해액 제거부가 모인대상발명 1, 2에서의 전해액을 제거하는 구성에 비하여 이질적이거나 현저한 작용효과를 발생시키는 것이라고 하기도 어려우므로, 모인대상발명 1, 2에는 구성 1과 같은 전해액 제거부가 구비되어 있지 않으나, 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 이미 폐축전지 해체장치에서 전해액을 제거해야 할 필요성과 전해액을 수집하여 탈황 처리하는 기술적 사상이 개시되어 있고, 폐축전지 해체장치에서 구성 1과 같은 전해액 제거부에 기술적 의의를 부여하기 어려우며, 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명 1, 2의 주요 구성 및 작용효과를 대비하더라도 구성 1의 전해액 제거부 구성을 부가하는 것은 통상의 기술자가 폐축전지 해체장치에서 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가에 지나지 아니하고, 그로 인하여 특별한 작용효과를 발생시킨다고 볼 수 없는 등 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어려우며, 더욱이 원고나 원고가 운영한 부영엔지니어링은 피고와 이 사건 납품계약을 체결하기 이전에는 폐축전지 파쇄 및 선별 설비의 제조·판매업에 종사하였다거나 관련 분야를 연구하였다고 볼 만한 증거가 없는 점, 원고는 피고로부터 제공받은 도면과 CAD 파일 등을 참조하여 폐축전지 파쇄 및 분리 설비에 대한 전체 배치도를 재작성하여 줄 것을 요청받은 후 피고의 위 설비에 대한 전체 배치도를 작성하여 피고에게 다시 교부하였다고 주장하고 수사기관에서도 같은 취지로 진술하였는데, 피고가 제공한 도면에는 폐축전지 해체장치의 전체적인 배치가 도시되어 있지 않았지만, 원고는 피고로부터 제공받은 폐축전지 파쇄 및 분리 설비에 대한 CAD 파일과 모인대상발명 1, 2를 비롯하여 피고의 설비의 작동원리 등을 파악하는 등 폐축전지 해체장치를 구성하는 각종 설비들의 구조, 배치 등에 대한 구체적인 정보를 취득한 후, 이에 대한 전체 배치도를 설계한 것으로 보이는 점, 원고가 이 사건 납품계약에 따라 소다회 저장·투입장치, 탈수 페이스트 배합·운반장치 및 제련장치를 제작하여 2004. 12.경 피고에게 납품한 후 1년 5개월 정도 지난 2006. 4.경 상신금속과 폐축전지 파쇄 및 선별 설비 등의 제작·납품계약을 체결한 것으로 보아, 이미 상신금속과의 납품계약을 체결하기 전에 폐축전지 해체장치에 대한 전체적인 배치 및 개별 구성에 대한 자료들을 갖고 있었던 것으로 보이는 점, 원고는 이 사건 납품계약에 따른 계약이행과정에서부터 피고 회사 직원인 정종호 등을 통해 모인대상발명 1, 2에 대해 문의하고 자료를 일부 제공받았으며, 상신금속에 설치해준 설비를 작동시키면서 어려움을 겪게 되자 다시 정종호 등에게 문의하여 문제점들을 해결한 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 제1항 발명에서 새로이 실질적으로 발명적 기여를 하였다고 하기 어렵고, 모인대상발명 1, 2와 무관하게 독자적인 연구·개발 등을 통해 이 사건 제1항 발명에 이르게 되었다고 보기도 어려우며, 또한 원고가 모인대상발명 1, 2에 근거하여 종래 기술 등을 참작하여 구성 1의 전해액 제거부 구성을 부가하여 이 사건 제1항 발명에 이르렀다고 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 위와 같은 전해액 제거부 구성은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성을 부가한 것으로, 특별한 작용효과를 발생시키는 것으로 보기도 어려우므로, 원고가 이 사건 제1항 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적인 기여를 하였다고 할 수도 없어, 원고는 이 사건 제1항 발명에 대하여 특허법 제33조 제1항의 ‘발명을 한 사람’에 해당하지 않는다.

특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3401 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허5551 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있으며, 한편 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이어서, 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고, 또한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는바, 원고 이성주가 작성한 이 사건 제품 기획서에는 사용자의 노트북에 secu@gate 프로그램이 탑재된 USB를 연결하여 사용자의 노트북에 secu@gate 프로그램을 설치하고, 사용자가 원하는 작업을 수행한 후, 보안 검색대에서 상기 USB를 연결하면 사용자의 노트북에 이미 설치된 위 프로그램이 만들어 놓은 로그를 secu@gate 프로그램이 확인하여 필요한 경우 해당 파일들에 대한 영구삭제 작업을 수행하고, 그 작업결과를 USB에 저장한다는 내용이 기재되어 있기는 하나, 이러한 기재에 의해서는 노트북의 반·출입시 특정 프로그램에 의하여 변화된 파일 시스템의 내용을 로그로 기록하여 보안처리를 수행할 수 있다는 일반적인 개념만을 파악할 수 있을 뿐 로그를 만드는 기술적 수단 등 secu@gate 프로그램을 구현하기 위한 구체적인 기술적 사상을 알 수 있는 것은 아닌데 비하여, 이 사건 특허발명에는 휴대형 컴퓨터의 저장장치에 형성된 파일 시스템의 논리구조를 추출하여 형성된 제1데이터를 서버로 전송하고, 나중에 추출된 파일 시스템의 논리구조 정보를 통하여 형성된 제2데이터와 제1데이터를 서로 비교하여 파악된 파일 시스템의 변경된 논리구조 정보에 의하여 변경데이터를 형성하는 내용의 휴대형 컴퓨터에 저장된 정보 변경 이력 추적에 의한 정보 유출 방지 시스템 및 방법이 구체적으로 개시되어 있어, 이 사건 제품 기획서는 그 기술적 구성에 있어서 이 사건 특허발명과 차이가 있으므로 이 사건 제품 기획서에 의해서는 원고 이성주가 이 사건 특허발명에 관한 기술적 사상의 창작에 구체적으로 어떠한 실질적인 기여를 하였는지 파악하기 어렵고, 모인대상발명이 이 사건 특허발명과 기술적 구성이 동일하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 원고 이성주가 이 사건 특허발명의 출원일 이전인 2009. 9. 17.경에 모인대상발명을 자신의 모바일미 웹하드 계정에 저장한 사실을 인정할 수 있으며, 김구진에 대한 특허심판원의 증인신문조서의 기재에 의하면 김구진은 원고 이성주의 지휘·감독하에 이 사건 특허발명이 구현된 DPT 프로그램을 소스코드 형태로 작성하였고, 정해선은 위 프로그램에 관한 기술개발은 물론 소스코드의 작성에도 전혀 관여하지 아니하였다고 진술한 사실을 인정할 수 있기는 하나, 피고는 원고 이성주가 위와 같이 모인대상발명을 웹하드 계정에 저장한 2009. 9. 17.경 이전인 2009. 7. 2. 이미 이 사건 특허발명이 구현된 DPT 프로그램을 컴퓨터프로그램보호위원회에 등록을 하였는데 통상 프로그램을 등록하기 위해서는 그 기술적 사상이 구체적으로 구현되어 있어야만 하는 것이므로 위와 같이 DPT 프로그램을 등록할 당시에는 이미 이 사건 특허발명이 완성되어 있었다고 보는 것이 타당한 점, 원고들은 당시 위 등록사실을 인지하고서도 이에 대하여 이의를 제기하지 아니한 점, 원고 인정보는 피고가 2009. 10. 30. 이 사건 특허발명을 출원한 사실을 알고서도 이의를 제기하지 아니한 점, 2011. 8. 11.경 원고 인정보와 피고의 협력관계가 종료되면서 체결된 이 사건 합의에서도 원고 인정보가 DPT 프로그램과 동일한 제품을 개발, 판매하지 않기로 약정함으로써 피고가 DPT 프로그램에 대한 권리를 보유하고 있음을 인정한 점, 그 후 피고가 원고 인정보를 상대로 제기한 가처분 사건과 손해배상 사건에서도 원고 인정보는 원고 이성주가 DPT 프로그램의 개발자라는 주장은 하지 아니한 점, 모인대상발명 및 위 증인신문조서에 의하더라도 원고 이성주가 이 사건 특허발명에 관한 기술적 사상의 창작에 구체적으로 어떠한 실질적인 기여를 하였는지 파악할 수 없고 달리 원고 이성주가 이 사건 특허발명 출원 이전에 그 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통해 발명을 가능하게 하였다고 볼 만한 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실 및 증거자료만으로는 원고 이성주가 이 사건 특허발명에 관한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 인정하기 어렵고, 오히려 피고 대표이사 정해선은 본인신문에서 이 사건 특허발명의 개발 경위, 개발 과정, 전체적인 절차와 스토리보드를 구상하여 김구진에게 소스 코딩 작업을 하게 한 경위 등에 대하여 구체적으로 진술하고 있는 점과 앞서 본 사정에 비추어 보면 이 사건 특허발명의 발명자는 정해선이고 피고가 정해선으로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 승계하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 봄이 타당하고, 설령 원고들의 주장과 같이 원고 이성주가 이 사건 특허발명의 발명자라고 하더라도 앞서 본 사정에 비추어 보면 피고가 원고 이성주로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 승계하였다고 보이므로, 이상을 종합하면, 피고는 이 사건 특허발명을 한 자의 승계인이어서 피고가 출원한 이 사건 특허발명이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 의하여 출원된 것이라고 할 수 없으므로 이 사건 특허발명은 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 규정에 위반된다고 할 수 없다.

특허법원 2013. 8. 30. 선고 2013허570,587,594,600 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제133조 제1항 제2호의 모인출원에 의한 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 모인출원발명 사이에 동일성이 인정되어야 하고, 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것인바, 이 사건 제1항 발명의 구성 1, 2, 4는 이 사건 설계보고서의 대응구성과 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 구성 3는 제1 양생단계에서 양생기의 운전방식을 연속식으로 구성한 점에서 배치식으로 구성된 이 사건 설계보고서의 대응구성과 다르고, 그러한 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 변경이나 부가에 지나지 아니하는 것이라고 단정하기 어려울 뿐 아니라 그로 인한 발명의 작용효과의 차이도 현저하므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 설계보고서에 나타난 구성이 동일한 발명이라고 할 수 없고, 또한 앞서 든 각 증거에 의하더라도 원고가 이 사건 특허발명 출원 전에 이 사건 특허발명과 동일한 발명을 완성하였다거나, 피고가 이 사건 용역계약에 따라 슬러지 자원화시설에 관한 용역을 수행하는 과정에서 원고의 발명을 지득하여 무단으로 출원하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거도 없으므로, 이 사건 제1항 발명에 이를 전제로 한 등록무효사유가 있다고 할 수 없으며, 피고가 이 사건 특허발명 출원 전에 원고에 의해 완성된 발명과 동일한 이 사건 특허발명을 모인출원한 것인가에 대하여 살피건대, 갑 제11호증만으로는 이 사건 특허발명 출원 전에 원고가 연속식 양생기 운전방식에 관한 구성 3을 포함하여 이 사건 특허발명을 완성하였다거나 피고가 이 사건 용역계약을 수행하는 과정에서 그 특허발명의 내용을 지득하였다고 인정하기에 부족하고, 이 사건 설계보고서 작성 이후로서 이 사건 특허발명 출원 전인 2009. 4. 27. 열린 슬러지 자원화기술(1단계) 설계진단 기술자문회의에서 자문의원이 ‘운전방법의 변경 적정성에 대해서는 양성기 배치식이 연속식보다 고화품질은 향상되겠지만, 처리속도문제가 야기됨. 단, 현재의 여건으로 볼 때 연속식이 불가피함’이라는 취지의 의견을 밝혔고, 이에 따라 회의 결과보고서에 ‘운전방법은 여건상 배치식보다 연속식 운전이 불가피하다는 의견’이 기재되어 있으며, 자문회의자료에도 양생기 운전방법을 배치식에서 연속식으로 변경하는 내용이 포함되어 있으나, 이는 혼합물 양생기와 고화물 양생기 모두를 연속식으로 변경하는 내용으로, 제1 양생단계인 구성 3은 연속식으로, 제2 양생단계인 구성 4는 배치식으로 구성된 이 사건 제1항 발명과는 다르고, 위와 같은 차이점에 대한 아무런 기재나 암시도 없으며, 갑 제36호증에는 슬러지 자원화시설의 추진경과와 운전방법의 변경 등에 관한 보완설계사항 등이 기재되어 있으나, 이는 이 사건 특허출원 후인 2009. 7. 17.경 당초 설계된 슬러지 자원화시설의 문제점 등을 보완하기 위하여 한국종합기술에서 작성한 것이고, 갑 제38호증은 슬러지 자원화시설 공사에 관련한 2차 자문회의 자료로서, 슬러지 자원화시설과 관련한 시설공사 및 이 사건 용역계약의 진행경위와 2009. 4. 27.자 1차 자문회의에서의 운전방법의 변경에 따른 적정성 논의 등의 사항이 포함되어 있으나, 구체적인 양생기의 연속식 운전방식으로의 변경과 그 시기 등을 확인할 수 없고, 이에 대한 원고의 기술적 창작에 관여한 정도 등을 확인할만한 자료도 없으며, 피고가 위 자문회의에는 참석하지 않은 점 등의 사정에 비추어 보면, 앞서 든 각 증거만으로는 원고가 이 사건 특허발명 출원 전에 이미 제1 양생단계(구성 3)는 연속식으로, 제2 양생단계(구성 4)는 배치식으로 하는 이 사건 특허발명과 동일한 발명을 완성하였다거나 피고가 이 사건 특허발명을 무단으로 모인출원하였다고 단정하기 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허5493 판결 [정정(특)] - 확정

발명자가 한 발명의 구성을 무권리자가 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명에 대한 특허출원은 무권리자의 특허출원에 해당하여 특허등록이 허용될 수 없다고 보아야 하는바, 피고 보조참가인이 경영하는 개인업체인 ‘삼진식품’의 연구개발부장이었던 이현범이 원고 회사로 전직한 후인 2004. 9. 8. 피고 보조참가인의 영업비밀인 모인대상발명을 박윤구 등 원고 회사의 직원들에게 누설한 사실, 그 후 원고 회사는 모인대상발명인 떡 생지 제조공정을 일부 변형하고 쿠키 생지 제조공정 등 다른 공정을 부가한 이 사건 특허발명을 2006. 8. 4. 발명자를 박윤구, 출원인을 원고 회사로 하여 특허출원을 한 후 2006. 9. 14. 그 특허등록을 받은 사실, 모인대상발명을 일부 변형한 떡 생지 제조공정은 출원 당시의 이 사건 특허발명부터 원고의 정정심판청구로 정정된 이 사건 제1항 정정발명에 이르기까지 그대로 계속 포함되어 있는 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없어, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 제1항 정정발명은 특별한 사정이 없는 한 모인대상발명을 이용한 것이라 할 것이다.

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 [등록무효(특)]

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있으며, 한편 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이어서, 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것인바, ① 원고가 경영하는 개인업체인 삼진식품의 연구개발부장이었던 소외 1이 피고 회사로 전직한 후인 2004. 9. 8. ‘찹쌀분 4.164중량%, 말티톨 4.164중량%, 정제말토스 4.164중량% 등의 혼합물을 110℃에서 15~20분 동안 증자한 다음 100℃/상압에서 설탕 20.82중량% 등을 투입한 후 80℃ 이하에서 주정 0.416중량% 등을 추가 투입하는 떡생지 제조공정’인 원고의 영업비밀을 소외 2 등 피고 회사의 직원들에게 누설한 사실, ② 그 후 피고 회사는 원고의 영업비밀을 아래와 같이 변형하여 2005. 10. 원고의 ‘초코찰떡파이’에 대한 경쟁 상품인 ‘찰떡 쿠키’를 출시하고 2006. 8. 4. 이 사건 특허발명을 발명자 소외 2, 출원인 피고 회사로 하여 출원하여 2006. 9. 14. 특허등록을 받은 사실, ③ 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항은 가공버터 8~10중량% 등의 1차 균질 혼합공정, 과당 10~15중량% 등의 2차 균질 혼합공정 및 우유지 1~5중량% 등의 3차 균질 혼합공정으로 이루어진 쿠키생지 제조공정(구성 1), 찹쌀분 3~5중량%, D-소르비톨액 4~8중량% 등의 혼합물을 110~120℃에서 2㎏f/㎠의 스팀압력으로 약 15분 정도 1차 증자한 후 설탕 20~25중량% 등을 추가 투입한 후 90~100℃에서 1.5㎏f/㎠의 스팀압력으로 약 10분간 2차 증자하는 떡생지 제조공정(구성 2), 구성 1에서 제조된 쿠키생지의 내부에 구성 2에서 제조된 떡생지를 충진하여 일정한 크기로 절단하는 성형공정(구성 3) 및 구성 3에서 성형된 생지를 오븐에서 굽는 소성공정(구성 4)으로 구성된 쿠키 속에 떡을 내장하는 과자의 제조방법에 관한 것임을 알 수 있는데, 이 사건 제1항 발명의 특징적인 부분은, 떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2라고 할 것인데, 모인대상발명과 구성 2의 원심 판시 차이점 1은 모인대상발명의 말티톨을 구성 2의 솔비톨로, 모인대상발명의 정제말토스 4.164중량%와 물엿 9.994중량%를 맥아엿(하이말토스) 6~12중량%로 각 대체한 것이나, 솔비톨과 말티톨이 모두 당알콜류에 속하여 동일한 기능을 하는 등 양 대응구성의 떡생지 원료 및 배합비 사이에 별다른 차이가 없고, 원심 판시 차이점 2는 구성 2가 원료를 한꺼번에 투입한 후 2차 증자하는 데 비해 모인대상발명은 2단계로 나누어 투입하고 2차 증자를 실시하지 않는 것이나, 2차 원료 투입방법의 경우 모인대상발명은 2차 원료의 일부를 100℃에서 투입한 후 나머지 2차 원료를 80℃에서 투입하는 것이어서 온도를 낮추면서 원료를 투입하는 것에 불과하여 구성 2와 대비하여 실질적인 차이가 없으며, 2차 증자 실시의 경우 모인대상발명도 증자과정이 있어 곡물류의 호화를 유도하고 있고 그 증자 횟수는 필요에 따라 추가할 수 있는 것에 불과하고, 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 과제는 떡의 보존기간의 연장에 있는데 이는 구성 2에 의하여 해결되고, 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 빵 내부에 찰떡이 들어있는 구성(갑 제23호증의 1)이나 내층은 팥류로 하고 외층은 쿠키, 빵 등으로 하는 구성(갑 제23호증의 2)이 개시되어 있는 점을 고려하면, 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며, 그 변경으로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으며, 나아가 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명과 쿠키생지의 원료와 배합비 중 일부만을 달리할 뿐이고, 이 사건 제2항, 제3항, 제5항 내지 제7항 발명은 이 사건 제1항 또는 제4항 발명을 한정하는 종속항들로서 단순한 수치한정 등 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

특허법원 2009. 12. 3. 선고 2008허14414,14421 판결 [등록무효(특)] - 확정

모인출원과 관련하여, 특허법 제33조 제1항 본문 및 같은 법 제133조 제1항 제2호에서는, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고, 그러한 권리를 가지지 아니한 자가 그 발명에 대한 특허등록을 한 경우에는 이해관계인 등이 청구한 등록무효심판에 의하여 그 등록을 무효로 하도록 규정하고 있는데, 어떠한 발명이 타인에 의하여 동일성을 상실할 정도로 개량되거나 변형된 경우에는 특허법 제98조(타인이 출원한 선행 발명을 이용한 발명, 즉 이용발명에 대하여 이용발명자가 특허등록을 할 수 있도록 하되, 이용발명을 실시하기 위해서는 선행 발명의 권리자의 허락을 얻도록 하고 있다)에서 시사되는 바와 같이, 선행 발명자 또는 그 승계인이 타인에 의하여 개량 또는 변형된 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호의 모인출원에 의한 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 모인출원발명 사이에 실질적 동일성이 인정되어야 할 것인바, 이 사건 특허발명과 모인대상발명은 이루고자 하는 과제 내지 동기가 서로 다르고, 구성에 있어서도 핵심 구성이라 할 수 있는 이 사건 특허발명의 접속구 소켓의 구성과 모인대상발명의 관삽입구의 구성이 서로 다르며, 그로 인하여 작용효과에도 현저한 차이가 나므로, 결국 이 사건 특허발명과 모인대상발명을 동일한 발명으로 볼 수 없는 이상, 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 특허발명은 모인대상발명에 대하여 특허법 제133조 제1항 제2호에서 정한 모인출원관계에 있다고 할 수 없다.

특허법원 2009. 9. 18. 선고 2008허9269 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법상, 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 주체는 발명을 한 자 또는 그 승계인에 한하므로, 그 이외의 자가 특허를 출원하는 경우는 모인출원에 해당하여 그러한 출원은 거절사유에 해당할 뿐만 아니라, 무권리자의 특허 출원이 특허로 등록된 이후에는 무효사유에도 해당하고, 특허출원인(내지 특허권자)이 발명자인지 여부 또는 정당한 승계인인지 여부가 문제로 되는 통상적인 경우에는 특허출원인(내지 특허권자)이 이를 입증할 책임을 부담하는 것이 원칙이라 할 것이나, 이 사건과 같이 이 사건 특허발명이 모인대상발명의 핵심 기술을 그대로 도용한 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 무효심판청구인(원고)은 적어도 자신이 개발한 모인대상발명의 핵심 기술이 이 사건 특허발명의 필수 구성과 동일하다는 점에 대하여 입증할 책임을 부담한다고 봄이 상당하고, 그렇지 아니하고 기술을 도용당하였다고 주장하는 무분별한 무효심판청구에 대하여까지 특허권자가 일일이 특허발명의 정당한 발명자인 점을 입증하도록 관철시킨다면, 경우에 따라서는 발명의 경위를 입증하는 과정에서 관련되는 영업상의 비밀로 취급되는 기술까지 공개되는 불합리한 결과가 발생할 수도 있기 때문이므로, 결국 특허권자는 모인대상발명과 특허발명의 핵심 기술이 동일하다는 점이 입증된 다음에, 특허발명이 모인대상발명의 기술을 도용한 것이 아니라 자신이 발명한 기술이라는 점을 입증할 책임을 부담하게 되는바, 일응 모인대상발명에도 입력되는 신호의 위상을 변화시키는 PS 회로가 회로도에 구성되어 있어 입력되는 신호의 위상을 조절하는 기능이 있을 것으로 추정되는 점에서 양 구성이 유사한 기능을 수행하는 것처럼 보이기도 하나, 모인대상발명에서의 구체적인 기능이 특징 구성 2와 같이 피크치가 최소가 되는 지점까지 발진신호의 위상을 조절하는 제어 메카니즘이 존재한다고 인정되지 아니하므로, 특징 구성 2는 모인대상발명의 위 대응 구성들과 동일한 구성으로 볼 수 없다.

특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

특허법 제1조는 ‘발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지’하는 데 특허법의 목적이 있다고 밝히고 있고, 특허법 제33조 제1항 본문은 ‘발명을 한 자’와 그 ‘승계인’만이 특허를 받을 권리를 갖는 것으로 규정하고 있고, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’의 개념과 관련하여, ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’이라고 정의하고 있어, 결국 피고가 이 사건 특허발명의 ‘발명을 한 자’로 인정받기 위해서는, 이 사건 특허발명이 특허법 제29조의 신규성과 진보성이라는 특허요건 등을 구비하고, 특허법 제32조의 불특허사유에 해당하지 아니하여야 할 뿐 아니라, 피고 스스로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 거쳐서 이 사건 특허발명을 직접 ‘발명을 한 자’이거나, 그 발명을 한 자로부터 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계받은 자이어야 하는바, 피고는 스스로 이 사건 특허발명을 하였다고 주장하므로, 이에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명은, 쿠키 생지 제조공정, 떡 생지 제조공정, 성형공정, 소성공정의 네 가지 구성요소로 이루어져 있는데, 첫째, 쿠키 생지 제조공정은, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 공개특허공보와 과자류 제조방법에 관한 책자에 쿠키의 원료와 혼합방법이 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 쿠키 생지 제조공정은 제과업계에 종사하는 통상의 기술자가 반복 실험을 통하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 구성에 불과한 것으로 판단되고, 둘째, 떡 생지 제조공정은, 떡 생지 원료 및 배합비에 있어서 원고의 영업비밀과 실질적으로 같고, 위 제조공정에 포함되는 ‘2차 증자 공정’도 앞서 본 바와 같이 이미 공지된 기술이며, 셋째, 성형공정은, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 각 일본 공개특허공보에 빵 속에 찰떡을 내장하는 방법과, 팥 등을 만두피나 떡 등으로 감싸는 방법이 이미 개시되어 있으므로, 쿠키 생지 내부에 떡 생지를 충진하는 위 성형공정 역시 공지된 기술에 불과한 것으로 판단되고, 넷째, 소성공정은, ‘성형된 생지를 오븐에서 굽는 공정’인데, 이는 제과업계에서 상용되는 주지·관용의 기술에 불과한 것으로 판단되고, 따라서, 이 사건 제1항 발명의 각 공정 가운데, 성형공정과 소성공정은 공지의 주지·관용기술에 그치고, 쿠키 생지 제조공정도 이미 공지되었거나, 공지된 선행기술로부터 용이하게 창작해 낼 수 있는 진보성 없는 기술에 불과할 뿐 아니라, 떡 생지 제조공정은 원고의 영업비밀과 실질적인 차이가 없는 것으로 판단되므로, 결국, 이 사건 제1항 발명에서 피고가 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 고도한 창작을 통하여 스스로 발명해 낸 구성요소는 전혀 없거나, 가사 있다 하더라도 신규성이나 진보성이 없는 것에 그친다 할 것이므로, 피고가 이 사건 제1항 발명과 관련하여 특허요건을 갖춘 ‘발명을 한 자’라고 보기는 어렵다 할 것이며, 이에 대하여 피고는, 이 사건 제1항 발명은 원고의 영업비밀과 전체적인 구성에서 차이가 나므로, 원고의 영업비밀을 모인출원한 것은 아니라고 주장므로 살피건대, 이 사건 제1항 발명은 네 단계의 공정으로 이루어져 있고, 원고의 영업비밀은 위 네 단계의 공정 가운데 떡 생지 제조공정에 한정된 것이어서 양자의 전체적인 구성에서 차이가 나는 사실은 인정되나, 이 사건의 본질은, 이 사건 제1항 발명의 각 공정 내지는 구성요소 가운데 피고가 스스로 발명한 것으로 볼 수 있는 부분이 있느냐의 여부에 있으므로 그런 관점에서 살펴본다면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 피고가 원고의 영업비밀을 차용해서 거기에 공지의 다른 구성요소를 단순결합한 것에 그치므로, 이 사건 제1항 발명 가운데 신규성과 진보성이 인정되는 원고의 영업비밀 부분을 제외하고 나면, 나머지의 공정 내지는 구성요소만으로는 신규성이나 진보성이 모두 부정되므로 특허요건을 갖춘 발명이라고 보기 어렵고, 달리 피고가 이 사건 제1항 발명에 실질적으로 기여한 부분은 전혀 없다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 원고의 영업비밀 사이의 전체적인 구성이 다르다는 점을 들어 무권리자출원이 아니라고 하는 피고의 주장은 이유 없다.

특허법원 2009. 6. 12. 선고 2008허8730 판결 [등록무효(실)] - 확정

실용신안법상, 고안에 관하여 실용신안을 받을 수 있는 주체는 고안을 한 자 또는 그 승계인에 한하므로, 그 이외의 자가 실용신안을 출원하는 경우는 모인출원에 해당하여 그러한 출원은 거절사유에 해당할 뿐만 아니라, 무권리자의 실용신안 출원이 실용신안으로 등록된 이후에는 실용신안 무효 사유에도 해당하고, 또한 이 사건에서와 같이 이 사건 등록고안이 모인대상고안의 기술적 내용을 그대로 도용하여 모인출원된 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 그러한 무효사유의 존부에 관한 입증책임은 이를 주장하는 무효심판 청구인(원고들)에게 있는데, 과연 원고들 주장과 같이 이 사건 등록고안이 모인대상고안의 기술 내용을 그대로 도용하여 등록된 것인지에 대하여 보면, ① 갑 제7호증의 1 내지 15의 제작 도면이 이 사건 등록고안의 출원일 이전에 피고들에게 송부되었는지에 대하여 보건대, 갑 제7호증의 1의 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 제작 도면이 이 사건 등록고안의 출원일 이전에 피고들에게 팩스로 송부되었음을 전제로 하는 원고들의 주장은 이유 없고, 가사 원고들 주장대로 위 제작 도면이 이 사건 등록고안의 출원일 이전에 송부된 것이라고 할지라도, 위 제작 도면에 도시된 내용은 모인대상고안의 핵심적 기술인 ‘재료낙하관’에 관한 것이 아니라 단지 주변 구성인 ‘인너싱커’의 내부에 홈이 형성되어 있다는 정도에 불과할 뿐이어서, 통상의 기술자가 위 제작 도면에 도시된 내용만으로 모인대상고안의 핵심 구성인 ‘재료낙하관’의 구체적 기술적 내용을 자명하게 도출할 수 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록고안이 모인대상고안을 그대로 도용하였다고 보기 어렵고, ② 갑 제6호증의 1 내지 10는 원고 2가 모인대상고안의 핵심 구성인 ‘재료낙하관’을 중국 내 제작 업체로부터 공급받았다는 자료(계약서, 영수증, 실물사진)에 불과한데, 그 신빙성 여부는 별론으로 하더라도 이러한 서증 자체를 반포된 간행물로 볼 수도 없을 뿐만 아니라, 위 서증에 기재된 내용(기술내용과 관련하여서는 ‘침통과 재료낙하관 동시회전형’이라는 기재만 있을 뿐임)만으로 재료낙하관의 구체적인 구성을 파악하기도 어려우며(가사 구체적인 구성을 파악할 수 있다고 하더라도 위 서증에 기재된 내용이 국내에서 공지된 것이라고 볼 수도 없다), ③ 갑 제5호증의 1, 2는 원고 2가 2005. 11. 9. 중국에서 모인대상고안을 실용신형전리 출원하여, 모인대상고안이 2007. 1. 3. 등록공고되었다는 자료인데, 피고들을 비롯한 제3자로서는 이 사건 등록고안의 출원일 이후로서 모인대상고안이 등록공고된 2007. 1. 3. 이후에야 비로소 그 구체적인 기술 내용을 알 수 있게 된 것에 불과하고, ④ 갑 제8, 9호증의 각 1 내지 4는 피고들이 실린더를 제작하여 원고 2에게 납품한 상업송장, 수입면장들인데, 위 서증으로부터는 ‘실린더’ 부품이 공급되었다는 점만 알 수 있을 뿐 그 외 ‘실린더’ 부품이 어떠한 형태로 제작·납품되었는지는 알 수가 없다는 사정에 비추어 보면, 갑 제5 내지 9호증의 각 기재만으로 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고들의 이 부분 주장은 이유 없고, 이에 대하여 원고들은, 이미 2005. 11. 9. 모인대상고안을 중국에서 실용신형전리 출원하였던 이상, 경험칙상 피고들에게도 모인대상고안의 기술 내용이 적용된 부품을 제작·주문하였을 것이고, 또 그에 따라 제작된 ‘인너싱커’ 등 부품이 납품되었을 것이므로, 이러한 사정을 종합하여 보면, 갑 제7호증의 1 내지 15의 제작 도면은 적어도 이 사건 등록고안의 출원 전에 피고들에게 송부되었음을 추론할 수 있다는 취지로도 주장하나, 모인대상고안이 출원되었다는 사정과 산업현장에서 그 기술이 전면적으로 적용되는지 여부는 별개의 문제라 할 것인바(신기술이 개발되었다고 할지라도 신기술이 적용되는 과정에서 발생 가능한 여러 가지 문제점을 보완하기 위하여 점진적으로 신기술을 적용하는 것이 보다 일반적인 모습이라 할 것이다), 이 사건에 있어서 원고들이 모인대상고안을 출원한 직후 실제 제작 현장에서 전면적으로 시행하였다는 점을 뒷받침할 별다른 증거가 없는 이상, 여전히 옛날 방식의 실린더가 주문되었을 가능성이 존재하므로, 모인대상고안의 출원시기, 피고들의 납품실적 등의 사정을 종합하여 보더라도 위 제작 도면이 이 사건 등록고안의 출원일 이전에 피고들에게 송부되었다고 단정하기는 어렵다.

특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 [등록무효(실)] - 상고심리불속행기각

피고는 설성구와 사이에 위 광폭화물운송장치의 개발계약을 체결함에 있어, 장래 특허권, 실용신안권 등의 권리를 자신이 보유하기로 하는 계약조건하에 설성구로 하여금 비밀유지의무를 지도록 약정하였고, 설성구로부터 위 광폭화물운송장치의 설계 및 제작 업무를 하도급받은 조현균과 강채행 또한 위 개발계약의 이행보조자로서 이러한 계약내용에 따른 특허권 또는 실용신안권 등의 권리가 피고에게 귀속되며, 이를 위한 비밀유지의무를 부담하기로 동의하였으며, 그에 따라 위 광폭화물운송장치의 설계 및 제작과정에서 위 개발계약 내용에 따른 비밀유지의무를 철저히 이행하였을 뿐만 아니라, 위 인정사실에서 본 바와 같이 위 광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 설성구 또는 조현균, 강채행 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, 강채행이나 조현균이 피고 또는 설성구를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 강채행이나 조현균은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이고, 다만 실용신안법 제20조에 의하여 준용되는 특허법 제38조 제1항은 ‘특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다’고 규정하고 있는바, 이 사건에서 보면, 이 사건 등록고안은 조현균과 강채행의 공동고안으로서 조현균과 강채행은 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 2분의 1씩 공유한다고 보아야 하고, 조현균이 강채행으로부터 그 2분의 1 지분을 적법하게 승계받아 이 사건 등록고안의 출원에 이른 것이라면, 강채행의 2분의 1 지분에 관하여 조현균은 특허법 제38조 제1항에서 규정한 제3자에 해당하게 되어 피고에게 대항할 수 있다고 할 것이므로, 과연 조현균과 강채행 사이의 위 2분의 1 지분에 관한 권리승계 계약이 정당한지 여부에 대하여 보면, 위 인정사실에 의하면, 강채행은 조현균과 마찬가지로 위 개발계약에 있어 하수급인으로 참가함에 있어 피고와 사이에 위 2호기 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 할 것이므로 위 2호기의 완성과 동시에 특허를 받을 권리를 피고에게 이전해 주어야 함에도 이를 이행하지 않고 조현균에게 이중으로 양도해 주었고, 그 승계인인 조현균으로서는 위 개발계획에 강채행과 같이 적극 참여하는 등으로 위와 같은 사정을 충분히 알면서도 강채행의 이중승계 행위에 적극 가담하여 강채행으로부터 그 권리를 승계받아 이 사건 등록고안의 출원에 이르렀다고 할 것인바, 이와 같은 조현균과 강채행의 권리 승계행위는 조현균이 강채행의 이중양도행위에 적극 가담한 것으로 반사회질서에 위반되어 무효라고 할 것이고, 위와 같이 권리승계 계약이 반사회질서에 위반되어 무효인 경우 그 승계인을 특허법 제38조 제1항에서의 제3자라고 볼 수 없어, 조현균은 자신의 지분뿐만 아니라 강채행으로부터 승계받은 지분과 관련하여서도 이 사건 등록고안에 있어서 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니하므로 이 사건 등록고안의 출원은 모인출원에 해당한다.

저작자표시

theWise Corporation

모인출원의 인정여부

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