특허법원 2013. 2. 7. 선고 2012허5356 판결 [등록무효(특)] - 확정
이 사건 심결 이후 정정심결이 원고에게 송달되어 확정됨에 따라, 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제6~8항, 제15~17항 및 제23항은 각 삭제되고 특허청구범위 제11~14항 및 제19~22항은 정정 후 명세서에 의하여 정정된 내용으로 당초 특허출원 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는데, 이에 대하여 피고는, 위와 같은 정정이 이 사건 심결의 취지를 반영하여 이루어진 것이라고 지적하고 있을 뿐이고, 달리 정정되어 존속하는 정정 후 특허청구범위 제11~14항 및 제19~22항에 관하여 어떠한 특허무효사유도 주장하지 아니하므로, 이 사건 심결은 이미 삭제된 특허청구범위나 아무런 무효주장이 없는 특허청구범위를 무효로 판단한 것으로 돌아가 결과적으로 부당하게 되었다.
대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결 [취소결정(특)]
특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것인바, 이 사건 특허발명에 대한 정정무효심판청구가 기각되고 난 후 위 기각 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송이 원심에 계속되던 중 원심 판시와 같은 경위로 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되었으므로 이 사건 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되었고, 따라서 이 사건 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어져 위법하게 되었지만, 한편 이 사건 특허발명의 특허가 무효로 된 이상 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다.
특허법원 2009. 8. 12. 선고 2009허1316 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
등록무효심판에 관한 이 사건 심결이 있은 후에, 심판대상인 청구범위가 이 사건 제1항 발명과 같이 최종적으로 정정·확정된 사실은 앞서 살펴본 바와 같고, 한편, 등록무효심판 사건이 상고심에 계속 중에 특허심판원의 정정심결이 확정되더라도 대법원이 원심결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 다시 판단하도록 하고 있는 점에 비추어 보면, 특허법원은 최종적으로 정정·확정된 청구범위를 판단의 기초로 하여 특허발명에 등록무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다 할 것이어서, 이 사건에서 당원의 심리의 대상이 되는 것은 정정 전의 이 사건 심결이 대상으로 삼은 최초의 청구범위가 아니라, 최종적으로 정정·확정된 이 사건 제1항 발명이라고 할 것이다.
특허법원 2009. 8. 12. 선고 2008허9474,9498 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항, 제8항에 의하면, ‘특허권자는 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있고, 그 정정을 인정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다’고 규정되어 있어, 심결 후에 특허발명의 명세서 중 특허청구범위에 대하여 정정심판을 청구하여 정정을 인정하는 심결이 확정된 경우에 특허청구범위의 정정으로 인하여 심결이 심판의 기초로 삼았던 특허청구범위가 심결시에 존재하지 않았던 것과 마찬가지로 되고, 그 결과 심결은 심판의 대상을 다른 것으로 정한 잘못이 있게 되나, 특허법 제136조 제8항에 의하여 ‘심결’도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있어서 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점, 같은 조 제2항에 의하여 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실체법상으로 권리범위에 어떤 변동을 가져오는 것으로 볼 수 없는 점, 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 대하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점, 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서, 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점, 대법원에 등록무효심판 사건이 계속 중에 정정심결이 확정된 경우 원심판결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 특허법원으로 하여금 판단하도록 하고 있는 점에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.
특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항, 제9항에 의하면, ‘특허권자는 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있고, 그 정정을 인정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허사정(특허결정) 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다’고 규정되어 있으므로, 심결 후에 특허발명의 명세서 중 특허청구범위에 대하여 정정심판을 청구하여 정정을 인정하는 심결이 확정된 경우에 특허청구범위의 정정으로 인하여 심결이 심판의 기초로 삼았던 특허청구범위가 심결시에 존재하지 않았던 것과 마찬가지로 되고, 그 결과 심결은 심판의 대상을 다른 것으로 정한 잘못이 있게 되나, 특허법 제136조 제9항에 의하여 ‘심결’도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있어서 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점, 같은 조 제2항에 의하여 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실체법상으로 권리범위에 어떤 변동을 가져오는 것으로 볼 수 없는 점, 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 대하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점, 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서, 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점, 대법원에 등록무효심판 사건이 계속 중에 정정심결이 확정된 경우 원심결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 특허법원으로 하여금 판단하도록 하고 있는 점에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다고 할 것이어서, 이 사건 심결 후에 확정된 정정심결에 의하여 특허청구범위가 정정된 이 사건 소송에 있어서도, 이 사건 특허발명의 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없으며, 직권으로 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 소의 적법 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 심결 후에 확정된 정정심결에 의하여 이 사건 제2항 내지 제11항 발명의 특허청구범위가 삭제되었음은 앞서 본 바와 같고, 이 경우 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 특허청구범위에 대하여 특허출원되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하는 것이어서, 이 사건 심결 중 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 부분은 존재하지 않았던 특허발명을 대상으로 판단하여 위법하나, 정정심결이 확정되어 존재하지 않게 된 이상 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로, 이 부분에 대한 이 사건 소는 부적법하다.