특허법원 2015. 11. 19. 선고 2014허7356 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
이 사건 등록무효심판에서의 정정청구는 이 사건 정정 전 특허발명을 대상으로 한 것인데, 이 사건 정정 전 특허발명이 별도의 정정심결(2015정68호)에 따라 정정되었으므로, 결국 이 사건 등록무효심판에서의 정정청구는 그 대상이 없어졌다고 할 것이고, 그에 따라 무효심판절차 내에서의 정정청구 효력도 상실되었다고 할 것이므로, 이 사건 심결취소소송에서 판단 대상으로 되는 것은 위 특허심판원 2015정68호 심결로 정정·확정된 청구항이 되는바, 원고는 이와 달리 이 사건 무효심판절차에서 청구된 피고의 위 2014. 7. 4.자 정정청구에 따른 청구항이 소송의 대상이 되는 것처럼 주장을 하나, 위 특허심판원 2015정68호 심결에 따라 위 2014. 7. 4.자 정정청구는 그 대상이 없어졌으므로, 이 사건 특허발명이 소송의 대상이 된다.
특허법원 2015. 8. 28. 선고 2014허7325 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
이 사건 심결은 원고의 정정청구에 대하여 정정청구한 청구범위를 2010. 7. 14. 최초 등록된 이 사건 특허 청구항 제1항의 청구범위와 대비하여 ‘특허청구범위를 감축한 경우’에 해당하므로 정정청구가 적법하다고 판단하였으나, 원고의 정정심판청구(2013정3호)에 따라 2013. 3. 20. 이 사건 특허 청구항 제1항을 이 사건 제1항 발명과 같이 정정하는 심결이 있었고, 위 심결이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같으며, 특허법 제136조 제8항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”고 규정하고 있으므로, 위 정정심결이 확정됨에 따라 이 사건 특허 청구항 제1항은 정정심결에서 정정된 명세서 또는 도면에 의해서 설정등록된 것으로 보아야 하고, 결국 이 사건 정정청구의 적법 여부는 정정심결에 의해서 정정된 이 사건 제1항 발명과 정정청구한 청구범위를 대비하여 판단하여야 하는바, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 발명의 ‘소듐데칸설포네이트의 안정제’를 ‘소듐데칸설포네이트, 디부틸아민 및 디에틸렌글리콜로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 안정제’로 변경한 것으로 안정제로 첨가될 수 있는 화합물에 ‘디부틸아민, 디에틸렌글리콜’ 등을 추가하였으므로, 정정으로 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당하는 것이어서, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2 제1, 4항에 의하여 준용되는 특허법 제136조 제1항, 제3항에 위배되어 부적법하다.
특허법원 2011. 6. 9. 선고 2010허9200 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제136조 제8항에 의하면, 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보도록 규정하고 있는바, 피고는 이 사건 소송절차에 이르러 정정심판을 청구하여 2011. 4. 20. 특허심판원으로부터 피고의 위 정정심판 청구를 받아들이는 정정심결을 받았고, 위 정정심결은 그 무렵 확정되었으므로, 이 사건 특허발명은 확정된 정정심결에 의하여 정정 후 특허발명으로 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하고, 따라서 이 법원의 심판대상은 원고가 특허무효심판을 청구한 정정 전 특허발명의 청구항 1 내지 4, 14항이 아니라, 확정된 정정심결에 의한 정정 후 특허발명의 이 사건 제1 내지 4, 14항 정정발명이 되므로, 정정 전 특허발명이 유효하게 존재함을 전제로 한 원·피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유가 없게 된다.
특허법원 2010. 3. 25. 선고 2009허5042 판결 [등록무효(실)] - 확정
원고는 특허심판원에 정정심결 전 청구항 1, 4항 고안을 대상으로 등록무효심판을 청구하였다가, 특허심판원으로부터 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 받자, 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 피고가 이 사건 소의 계속 중 정정심결 전 청구항 1, 4항 고안을 삭제하는 정정심판을 청구하여 특허심판원으로부터 피고의 정정심판청구를 받아들이는 정정심결을 받았으며, 위 정정심결은 그 무렵 확정되었음을 알 수 있어, 실용신안법 제51조 제8항에 의하면, 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 실용신안등록출원 및 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 보도록 규정하고 있으므로, 정정심결 전 청구항 1, 4항 고안에 대한 실용신안권은 정정심결의 확정으로 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로, 이 사건 심결은 처음부터 없었던 것으로 보는 정정심결 전 청구항 1, 4항 고안을 대상으로 판단한 셈이 되어 위법하지만, 정정심결 전 청구항 1, 4항 고안이 처음부터 없었던 것으로 보게 된 이상 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없어졌다고 할 것이므로, 이 사건 소는 부적법하게 되었다.
대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결 [등록무효(특)]
특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우에, 그 특허발명은 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있게 되는 수가 있지만, 특허무효심판이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 이루어지고 확정되어 특허발명의 명세서가 정정되었다고 하더라도 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 위와 같은 재심사유가 있다고 할 수 없는바, 설령 이 사건 특허발명의 명세서가 일부 정정된다고 하더라도 이 사건 특허발명의 모든 청구항에 대하여 기재불비가 있다고 인정하여 무효로 판단한 이 사건 무효심결의 당부에 대한 결론이 바뀔 것은 없고, 따라서 이 사건 심결이 정당하다고 본 원심의 결론에 어떠한 영향도 있을 수 없으며, 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속중에 있다는 이유로 상고심에 계속중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것도 아니다.
대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3089 판결 [등록무효(실)]
원심판결의 선고 이후에 피고들이 특허심판원 2004정48호로 위 정정청구와는 다른 내용으로 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위의 정정허가를 구하는 심판을 청구하여 특허심판원이 2005. 7. 19. 그 정정을 허가하는 심결을 하고 그 심결은 그 무렵 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위는 정정 후의 명세서대로 실용신안등록출원이 되고 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 보아야 할 것이어서, 특허심판원의 2005. 7. 19.자 심결에 의하여 정정허가된 정정 후의 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위가 아닌 이 사건 등록무효심판절차 내에서 정정청구된 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위를 대상으로 하여 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로, 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다 할 것이다.
대법원 2002. 9. 24. 선고 2000후3463 판결 [등록무효(특)]
이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 4, 6항에 관하여, 피고들의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인2002. 3. 29. 그 정정(특허청구범위 제3, 6항은 감축, 특허청구범위 제4항은 삭제)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2002. 4. 8. 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 4, 6항은 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 할 것이어서, 원심판결 중 정정 전의 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 4, 6항을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 부분은 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법을 저지른 것이 되어 그대로 유지될 수 없게 되었다.
대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2446 판결 [등록무효(실)]
이 사건 실용신안에 관하여 원고의 정정심판청구에 따라 원심판결 이후인 2001. 4. 17. 그 정정(실용신안등록청구범위의 감축)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2001. 9. 12. 경 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 실용신안은 실용신안법 제63조 제7항, 제65조 제2항에 의하여 정정 후의 명세서대로 실용신안등록출원이 되고 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 보아야 할 것이어서, 정정 전의 이 사건 실용신안을 대상으로 하여 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있고, 이는 판결에 영향을 미친 법령위반이 된다.
대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 [등록무효(특)]
이 사건 특허발명에 관하여, 원고의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인 2000. 12. 29. 그 정정(특허청구범위의 감축)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2001. 1. 6.경 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는 것이어서, 정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반의 결과로 되었다 할 것이다.
대법원 2001. 9. 7. 선고 99후437 판결 [등록무효(실)]
이 사건 등록고안의 등록청구범위는 그 등록무효를 구하는 심판의 심결취소를 구하는 이 사건 소송이 상고심인 이 법원에 계속 중인 2001. 4. 25. 그 정정을 허가하는 심결이 확정되었음을 알 수 있는바, 등록고안의 명세서가 정정이 되면, 그 실용신안권은 정정 후의 명세서에 의하여 등록출원이 되어 설정등록이 된 것으로 보게 되므로, 정정되기 전의 것을 대상으로 무효 여부를 심리하여 판단한 원심판결은 결과적으로 등록고안의 요지를 잘못 인정하여 결론에 영향을 미친 위법을 저지른 것으로 되어 그대로 유지될 수 없다.