대법원 2015. 1. 15. 선고 2014후1709 판결 [등록무효(특)]
동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니므로, 이와 다른 전제에서 정정심판 사건의 결과를 기다려야 한다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2010. 9. 15. 선고 2010허302 판결 [정정무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제136조 제1항에는 ‘특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정되어 있는바, 그 취지는 특허이의신청이나 특허무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 경우에는 그 절차 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있으므로 따로 독립된 정정심판 청구를 허용하지 아니한 것으로서, 특허의 무효심판이 ‘특허법원’이나 ‘대법원’에 계속 중인 경우에는 제한 없이 정정심판을 청구할 수 있다 할 것인바, 이 사건 정정심판은 2007. 9. 3. 청구되었고, 이 사건 특허발명에 대한 무효심판인 2005당673호에 대한 특허심판원 심결은 이 사건 정정심판 청구 이전인 2005. 10. 26. 이루어졌으므로, 이 사건 정정심판 청구 당시 위 심결에 대한 불복의 소가 대법원에 계속중이었다 하더라도, 이는 ‘특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우’에는 해당하지 아니한다 할 것이어서, 이에 관한 원고들의 주장은 이유 없다.
특허법원 2009. 10. 30. 선고 2009허3459 판결 [정정(특)] - 확정
제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하여 이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여 특허취소결정을 한 경우, 특허권자는 특허심판원에 그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있고, 그에 대한 특허심판원의 심결에 대하여는 특허법원에 소송을 제기할 수 있는바, 위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중이거나 위 심결취소소송이 특허법원에 계속중인 것이 특허법 제136조 제1항 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당하는지 여부가 문제되므로 살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체에 의하여 이루어지는 데 비해 특허취소결정불복심판절차는 특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지고, 특허취소결정불복심판절차는 특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를 판단하기 위한 것이므로, 특허이의신청절차와 특허취소결정불복심판절차는 서로 판단의 주체와 대상 등이 달라 양 절차를 동일한 것으로 볼 수 없는 점, 또한, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체가 제3자의 이의에 대한 당부를 판단하는 행정절차임에 비해 심결취소소송은 특허법원의 판사들로 이루어진 합의부가 일종의 행정처분인 특허심판원의 심결에 대한 당부를 판단하는 소송절차로서 그 판단의 주체와 대상 등을 달리하는 별개의 절차인 점, 더구나, 특허이의신청절차와 달리 특허취소결정불복심판절차 혹은 심결취소소송절차 내에서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가 허용되지 않는 점, 원래, 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로 특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 절차 전이든 그 후이든 혹은 심결취소소송 계속 중이든 관계없이 정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만, 특허이의신청과 같이 당해 절차 내에서 정정청구가 가능한 경우에는 심사절차의 경제를 위하여 같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이 정정심판제도의 취지에 부합한다고 할 것인 점, 따라서 위 단서 규정은 본문의 원칙에 대한 예외이므로 확대의 필요성이 크지 않는 한 엄격히 해석되어야 할 것인 점, 그런데 위 단서 규정의 입법취지는 특허이의신청이 계속중인 경우에는 그 절차 내에서 정정청구를 할 수 있으므로 따로 독립된 정정심판청구를 허용하지 아니한 것이어서(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 특허법이 개정되어 특허무효심판절차 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있도록 되면서 위 단서 규정은 ‘다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다’로 개정되었고, 또한, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 특허법이 개정되어 특허이의신청제도가 폐지되고 특허무효심판제도에 통합되면서 위 단서 규정은 ‘다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다’로 개정되었는바, 위와 같은 각 개정 제136조 제1항 단서 규정의 취지 역시 ‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우’ 또는 ‘특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’에는 각각 ‘특허이의신청절차’또는 ‘특허무효심판절차’ 내에서 정정청구가 가능하므로 독립된 정정심판이 허용되지 않는다는 것으로 볼 수 있어, 위 단서 규정의 입법취지는 위 각 개정 전후를 불문하고 동일하게 파악될 수 있다), 위와 같은 정정청구가 더 이상 가능하지 않은 단계에 이르러서까지 위 단서 규정을 적용하는 것으로 확대 해석함으로써 특허권자의 정정 기회를 제한할 특별한 필요성은 찾기 어려운 점, 오히려, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 특허법이 개정되어 특허무효심판절차 내에서 정정청구가 가능하게 되었음에도 불구하고 특허무효심판절차에서 인용심결이 내려진 후 심결취소소송이 법원에 계속중인 때에는 특허권자가 특허심판원에 독립된 정정심판을 청구할 수 있는 것과 마찬가지로, 특허이의신청절차 내에서 정정청구가 가능함에도 불구하고 특허이의신청절차에서 취소결정이 내려진 후 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 때 혹은 심결취소소송이 특허법원에 계속중인 때에는 특허권자가 특허심판원에 독립된 정정심판을 청구할 수 있다고 보는 것이 균형에도 맞는 점 등에 비추어 보면, 위 단서 규정의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’는 ‘특허이의신청이 「특허청」에 계속되고 있는 경우’로 해석하는 것이 타당하고, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 경우 혹은 심결취소소송이 특허법원에 계속중인 경우는 위 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.
특허법원 2009. 7. 2. 선고 2008허12715 판결 [정정(특)] - 확정
제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고, 이에 따라 특허청의 심사관합의체가 그 특허에 대하여 취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에 그 취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있으며, 그에 대한 특허심판원의 심결에 대하여는 이 법원에 소송을 제기할 수 있는바, 소외 심결취소소송이 이 법원에 계속 중인 것이 특허법 제136조 제1항 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당하는지 여부가 문제되므로 살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체가 제3자의 이의에 대한 당부를 판단하는 행정절차이고, 특허취소결정에 대한 심판도 특허심판원의 심판관합의체가 그 당부를 판단하는 행정절차인 반면, 심결취소소송은 이 법원의 판사들로 이루어진 합의부가 일종의 행정처분인 특허심판원의 심결에 대한 당부를 판단하는 소송절차이고, 심판의 항소심이 아니라고 할 것이어서, 위 특허청에서의 절차와 이 법원의 절차는 그 판단의 주체와 대상 등을 달리하는 별개의 절차인 점, 특허이의신청절차와 달리 심결취소소송절차 내에서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가 허용되지 않는데, 취소결정 불복심판에 대한 심결취소소송이 계속 중이라는 이유로 정정심판청구를 불허하는 것은 특허권자에게 정정을 통해 특허권이 무효로 되는 것을 방어할 수 있는 기회를 박탈하게 되는 점, 특허법 제136조 제1항의 본문에는 정정심판을 청구할 수 있는 시기에 대하여 특별히 제한하고 있지 않아서 특허권자는 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이고, 다만 같은 항 단서에 의하여 특허이의신청과 같이 당해 절차 내에서 정정청구가 가능한 경우에는 심사절차의 경제를 위하여 정정심판이 허용되지 않는다고 해석하는 것이 정정심판제도의 취지에도 부합하는 점, 위 단서의 규정은 본문의 원칙에 대한 예외이므로 확대의 필요성이 크지 않는 한 엄격히 해석되어야 할 것인 점 등을 고려할 때, 취소결정 불복심판에 대한 심결취소소송인 소외 심결취소소송이 이 법원에 계속 중인 것을 특허법 제136조 제1항 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당한다고 할 수 없어, 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항 단서에 해당하지 아니하므로 부적법하다고 할 수 없다.
특허법원 2009. 4. 1. 선고 2008허12722 판결 [정정(특)] - 확정
제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고 이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여 취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에 그 취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있고, 그에 대한 특허심판원의 심결에 대하여는 특허법원에 소송을 제기할 수 있는바, 위 심결취소소송이 특허법원에 계속 중인 것이 특허법 제136조 제1항 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당하는지 여부가 문제되므로 살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체가 제3자의 이의에 대한 당부를 판단하는 행정절차임에 비하여 심결취소소송은 특허법원의 판사들로 이루어진 합의부가 일종의 행정처분인 특허심판원의 심결에 대한 당부를 판단하는 소송절차로 그 판단의 주체와 대상 등을 달리하는 별개의 절차이며, 특허이의신청절차와 달리 심결취소소송절차 내에서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가 허용되지 않으므로, 취소결정 불복심판에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 중인 것을 위 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당한다고 할 수 없으며, 이에 대하여 피고는, 특허권자에게 정정심판을 허용하는 취지는 특허권자에게 방어권을 보장하기 위한 것인데, 취소결정 불복심판에 대한 심결취소소송에서 특허청이 심사, 심판에서 다루어지지 아니한 취소증거를 무제한적으로 제출하는 것은 신의칙에 위반된다고 하여 허용되지 않는바, 이에 대응하여 특허권자에게도 정정심판을 허용할 필요가 없다는 취지로 주장하나, 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로 특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 절차 전이든 그 후이든 혹은 심결취소소송 계속 중이든 관계없이 정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만, 특허이의신청과 같이 당해 절차 내에서 정정청구가 가능한 경우에는 심사절차의 경제를 위하여 같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이 정정심판제도의 취지에도 부합하고, 게다가 위 단서 규정은 본문의 원칙에 대한 예외이므로 확대의 필요성이 크지 않는 한 엄격히 해석되어야 하는바, 취소결정 불복심판에 대한 심결취소소송의 계속 중이라고 하여 특허발명의 정정을 불허할 특별한 필요성도 없다.
특허법원 2009. 1. 7. 선고 2008허2879 판결 [정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항에 의하면 ‘특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정되어 있는바, 그 취지는, 특허권의 청구범위가 지나치게 넓게 기재되어 있으면 본래 유효한 특허 부분이 있더라도 전체가 무효로 되며 명세서 또는 도면의 기재에 잘못되거나 분명하지 아니한 부분이 있으면 특허권자의 불이익으로 돌아가므로, 제3자에게 불측의 손해를 주지 않는 범위 안에서 특허권자의 이익을 도모하기 위하여 특허청구범위의 감축, 오기 또는 불분명한 기재에 대한 정정을 구하는 심판청구를 허용하되, 특허이의신청이나 특허무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 경우에는 그 절차 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있으므로 따로 독립된 정정심판청구를 허용하지 아니한 것인데, 제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고 이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여 특허취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에 그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있는바, 위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 것이 특허법 제136조 제1항 단서의 ‘특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우’에 해당하는지 여부가 문제되므로 살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체에 의하여 이루어지고 특허무효심판절차는 특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지므로 위 단서의 ‘특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우’는 ‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우 또는 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’로 해석하는 것이 문언상 분명하고, 특허취소결정불복심판절차는 특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를 판단하기 위한 것으로서 특허이의신청절차와는 판단의 주체와 대상 등이 다르므로 양 절차를 동일한 것으로 볼 수 없을 뿐 아니라, 특허이의신청절차나 특허무효심판절차와 달리 특허취소결정불복심판절차 내에서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가 허용되지 않으므로, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 것을 위 단서의 ‘특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우’에 해당한다고 할 수 없으며, 이에 대하여 피고는, 취소결정불복심판 또는 특허무효심판이 법원에서 계속중인 경우에는 정정심판을 청구할 수 있는바 이는 당사자계 사건에 대한 특허법원의 심리범위에 관하여 무제한설을 채택하고 있기 때문에 취소결정불복심판 피청구인(즉, 이의신청인)이나 무효심판 청구인은 소송 단계에서 그 전에 제출하였던 것보다 더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로 특허권자에게도 그에 대한 대응방법으로서 정정심판을 제기할 수 있도록 한 것이지만, 특허심판원의 취소결정불복심판은 심리범위가 제한되어 이의신청단계에서 제출된 증거범위 안에서 다시 한번 판단을 하므로 소송 단계와 달리 정정심판의 청구가 허용되지 않는다고 주장하나, 특허에 관한 심판절차는 직권주의가 적용되어 당사자가 신청하지 않은 이유에 대하여도 판단할 수 있는 점을 고려하면 법원의 심결취소소송 단계에서 정정심판이 허용되는 이유가 심판절차에 비하여 심리범위가 넓기 때문이라고 볼 수는 없고, 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로 특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 혹은 특허무효심판 절차 전이든 그 후이든 혹은 심결취소소송 계속중이든 관계없이 정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만, 특허이의신청이나 무효심판과 같이 당해 절차 내에서 정정청구가 가능한 경우에는 심사 또는 심판절차의 경제를 위하여 같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이 정정심판제도의 취지에도 부합하고, 또한 이 법리는 이전 절차에서 정정청구를 할 수 있었는지 여부와도 무관하므로, 예를 들어 무효심판절차에서 인용심결이 내려진 후 심결취소소송이 법원에 계속중인 때에 특허권자는 무효심판절차의 특허심판원 계속중 정정청구를 할 수 있었다고 하더라도 그에 관계없이 특허심판원에 정정심판을 청구할 수 있는 것과 마찬가지로, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 경우에도 특허권자는 그 절차 안에서 정정청구를 할 수 없는 이상 특허이의신청절차의 특허청 계속중 정정청구를 할 수 있었다고 하더라도 그에 관계없이 특허심판원에 정정심판을 청구할 수 있다고 보는 것이 균형에도 맞고, 게다가 위 단서 규정은 본문의 원칙에 대한 예외이므로 확대의 필요성이 크지 않는 한 엄격히 해석되어야 하는바, 특허취소결정불복심판의 계속중이라고 하여 특허발명의 정정을 불허할 특별한 필요성도 없다.