특허법원 2009. 7. 2. 선고 2008허10030 판결 [권리범위확인(특)] - 상고각하(판단안함)
피고는, 이 사건 특허발명의 정정에 의하여 청구항 2는 정정 전에 비하여 일부 구성요소가 누락되어 있어 그 청구범위가 확장되었으므로 허용될 수 없고, 따라서 그 권리행사를 할 수 없다고 주장하므로 살피건대, 원고는 이 사건 특허발명에 대한 무효심판 계속중에 청구항 1에 대한 종속항 형식이던 청구항 2를 독립항 형식으로 정정하는 청구를 하였고, 특허심판원은 이를 받아들여 2005. 9. 6.과 9. 13. 정정심결이 각 확정된 사실이 인정되는데, 특허법 제137조는 특허무효심판절차에서의 정정청구 또는 정정심판에 의한 특허발명의 정정이 위법하게 이루어진 경우에 정정의 무효심판을 청구하도록 하고 있으므로, 정정무효심판에 의하여 정정이 무효라는 심결이 확정되지 않는 한 정정심결에 의하여 확정된 정정은 유효한 것으로 취급되어야 하고, 이를 당연무효로 볼 수 있는 특별할 사정이 없는 한 누구도 그 효력을 부인할 수 없어, 정정무효심판에 의하여 이 사건 특허발명의 위 정정이 무효라는 심결이 확정되지 아니하였고 위 정정이 당연무효라고 볼 증거도 없는 이 사건에서 위 정정이 위법·무효임을 전제로 하는 피고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2007. 10. 18. 선고 2006허6211 판결 [등록무효(실)] - 상고기각
원고는, 무효심판절차에서의 정정청구도 실용신안법 제49조의2 제4항이 준용하는 같은 법 제51조 제8항에 의거 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어야 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 실용신안등록출원 및 실용신안의 등록이 된 것으로 보아야 함에도, 이 사건 심결은 원고의 정정청구가 적법하다는 이유만으로, 이를 소급하여 이 사건 심판청구 당시부터 이 사건 제2항 정정고안이 존속하였던 것으로 보고, 비교대상고안들과 비교하여 진보성이 없다고 판단한 것인바, 이는 위 규정에 위반된 것이므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다고 주장하나, 2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정된 실용신안법은 제49조의2를 신설하여 실용신안등록무효심판의 피청구인이 되는 실용신안권자는 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있도록 정정을 허용하면서, 같은 법 제51조 제8항을 준용하고 있는데, 제51조 제8항은 ‘등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 실용신안등록출원 및 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 본다’고 규정함으로써 정정을 하는 심결이 확정되어야만 실용신안권이 출원 또는 등록된 것으로 보고 있어, 일응 무효심판절차에서 정정을 허용하는 심결을 하는 경우에도 정정 전의 고안이 무효심판의 대상이 되어야 하는 것으로 해석될 여지가 있도록 되어 있으나, 같은 조 제51조 제8항은 정정심결이 확정된 경우에 있어서 그 심결의 소급효 및 대외적 효력에 관한 규정에 불과하고, 무효심판절차에서 정정청구가 인용되는 경우에 있어서의 심판의 대상에 관한 규정이라고 볼 수 없고, 원고의 주장과 같이 무효심판절차에서 정정청구가 인정되는 경우에도 정정 전 청구항을 기준으로 심판을 하여야 하고, 정정이 인용된 것을 전제로 하여 그 신규성 또는 진보성 여부를 판단할 수 없다고 하는 경우에는 심판청구인은 정정을 인용한 심결이 확정된 후에 별도의 무효심판절차를 다시 제기하여야 하는 점에서 절차적 편의성을 위하여 하나의 절차에서 정정과 무효를 모두 판단하도록 한 위 제49조의2의 입법취지에도 반한다고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.