특허법원 2011. 10. 28. 선고 2011허2947 판결 [거절결정(특)] - 확정
피고는, 이 사건 출원발명을 실시하기 위해 필요한 모든 필수 벡터를 입수한다고 하더라도 발명의 상세한 설명에 따라 이 사건 출원발명인 숙신산 생산 변이균주 중 하나인 M. succiniciproducens ALK(실시예 10)를 제조하기 위해서는 2회의 상동성 재조합을 수행하여 특정 유전자를 결실시키는 과정을 수행하여야 하고, 특정 유전자를 PCR 증폭한 후 제한효소를 절단하여 준비한 유전자 절편을 제한효소로 절단한 특정 벡터에 도입하는 과정(형질변환 → 배양 → 스크린 → 유전자 재조합 벡터 수집 → PCR sequencing 분석)을 13회 이상 수행하여야 하는 등 수많은 시행착오와 과도한 부담이 뒤따르게 되므로, 이 사건 출원발명은 발명의 재현성을 뒷받침하기 위해 최종생산물인 미생물 등의 기탁이 필요한 발명이라고 주장하므로 살피건대, 발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 법령의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것일 경우에는 그 최종미생물이나 중간생성물은 자체의 기탁을 요구할 것은 아닌바, 이 사건 출원발명은 매번 다른 출발벡터로부터 여러 단계의 클로닝을 거쳐서 다양한 벡터를 구축하는 과정과 이들 벡터를 이용하여 상동성 재조합에 의해 변이균주들을 선별하는 다소 많은 실험을 수반하는 발명이기는 하나, 상동성 재조합을 수행하여 특정 유전자를 결실시키는 과정이나 특정 유전자를 특정 벡터에 도입하는 기술은 매 단계에서 원하는 클론이나 변이체를 비교적 간단하게 선별하고 확인하는 방법이 존재하고 그 성공 확률도 어느 정도 담보되는 기술들로서 이 사건 출원발명의 출원시에 일반적으로 사용되는 기술들이고, 특별히 이 사건 출원발명에서 사용하고 있는 기술들이 원하는 클론을 얻을 성공 확률이 매우 낮다든지 선별방법이 없어서 과도한 선별과정을 거쳐야 한다든지 또는 반응조건이 민감하여 반복 재현성이 크게 떨어진다고 볼 만한 사정도 없어, 단순히 다소 많은 실험을 수반한다는 사실만으로 이 사건 출원발명이 발명의 재현성을 뒷받침하기 위해 최종생산물인 미생물 등의 기탁이 반드시 필요한 발명이라고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결 [거절결정(특)]
특허법시행령 제1조 제2항, 제3항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 규정의 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이라 할 것이고, 다만 최종 생성물이나 중간 생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것인데, 이 사건 출원발명에는 벡터 pD11 또는 pBD, 숙주세포 COS-7 또는 BHK 등의 미생물이 이용되고 있는바,어느 것도 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 않으므로, 당업자가 이들 미생물을 용이하게 입수할 수 있음이 증명되어야 할 것이므로 살피건대, 먼저 벡터 pD11은 pDHFR-III와 SV40 오리진 및 촉진인자 서열로 이루어지는 것인데, pDHFR-III는 갑 제9호증에 그 제조방법이 기재되어 있으나 pDHFR-III를 제조하기 위한 출발물질들을 용이하게 입수할 수 있다는 증명이 없으며(문헌에 공지된 사실만으로 용이 입수가 증명되는 것이 아니다), 갑 제12호증은 pBR322에 SV-40 DNA가 삽입된 미생물에 관한 ATCC 카탈로그이지만 이 미생물이 이 사건 출원발명의 출원 당시에 누구에게나 분양되는 것인지 여부는 알 수 없어, 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 pD11 또는 그 출발물질들을 용이하게 얻을 수 있다고 인정하기 어렵고, 또한 벡터 pBD에 대하여 보건대, pBD8이 ATCC에 기탁되어 있으나 그 기탁 사실만으로는 pBD8 또는 pBD가 이 사건 출원발명의 출원 당시 누구에게나 분양되는 것인지를 알 수 없고, 갑 제28호증의 진술서도 pBD의 자유 분양을 보장하는 것은 아니어서 pBD의 용이 입수도 증명되지 아니하고, pBD를 제조하기 위한 출발물질 중 DHFR, MT-I 및 SV-40 DNA를 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 얻을 수 있었다고 볼 만한 증거도 없어, 이 사건 출원발명에 사용된 미생물 중 벡터 pD11 또는 pBD가 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 입수할 수 있음을 증명하는 자료가 없는 이상, 더 나아가 살필 것도 없이 이 사건 출원발명은 당업자가 용이하게 재현하여 실시할 수 없는 발명에 해당하여 그 특허등록이 거절되어야 할 것이어서, 같은 취지의 원심 판단은 정당하다.
대법원 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결 [거절결정(특)]
미생물을 이용한 발명에 있어서는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되어야 발명이 완성되었음을 인정할 수 있고, 또한 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 있어야 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이므로 특허법시행령 제1조 제2, 3항에서 미생물기탁제도를 두고 있는바, 발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 위 법령의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니므로 살피건대, 원심은, 본원발명의 구성은 인체 I 형 인터페론을 생산하는 나말와세포로부터 mRNA를 분리한 후 cDNA를 합성하고 여기서 인체 I형 인터페론을 암호화하는 cDNA를 포함하는 벡터 DSM3003 및 DSM3004를 찾아내고 이를 적절한 발현벡터 및 숙주세포에서 발현시켜 인체 I형 인터페론을 제조하는 방법에 관한 것인데, 그 출발미생물인 나말와세포, 센다이바이러스, pER33, pER103 등은 공지되어 있거나 상업적으로 판매되고 있으나, 이들 미생물을 이용하여 인체 I형 인터페론을 암호화하는 cDNA를 찾을 수 있는 확률은 수만분의 1, 또는 수십만분의 1 밖에 되지 아니하여 본원발명을 실시하고자 하는 자는 수많은 시행착오와 과중한 노력이 요구되는바, 이렇게 과중한 노력에 의해서만 본원발명을 실시할 수 있다면 특허법 제8조 제3항에서 규정한 특허명세서는 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 발명의 목적, 구성, 그 작용효과를 상세히 기재하여야 한다는 규정을 충족할 수 없다 할 것이므로, 따라서 인체 I형 인터페론을 암호화하는 cDNA가 포함된 DSM3003, DSM3004 또는 이를 이용하여 작제한 벡터를 포함한 최종균주를 국내 기탁기관에 기탁함이 정당하다 할 것인데도 불구하고 출원인은 이를 기탁하지 아니하였으니 결국 본원발명은 특허법 제8조 제3항 및 특허법시행령 제1조 제2항의 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 하였으므로 기록에 의하여 보건대, 본원발명은 미생물을 이용한 인터페론 제조방법에 관한 것으로서 그 출발미생물인 나말와세포, 센다이바이러스, pER33, pER103 등이 공지되어 있거나 상업적으로 판매되고 있음은 원심도 인정하는 바이고, 본원발명의 출원명세서의 기재에 의하면 센다이바이러스로 자극된 나말와세포에서 얻어지는 mRNA를 출발물질로 사용하여 신규의 I형 인터페론 펩타이드를 코드화하는 cDNA를 제조하고 이것의 이중 나선 DNA(ds DNA)를 제조하여 인터페론 유전자를 함유하는 클론만을 선별하고, 여기에서 탐색침으로 공지의 위 pER33을 사용하여 이 사건 미생물인 E76E9(즉, DSM3003)과 P9A2(즉, DSM3004)의 클론을 수득할 수 있으며, 여기에 공지의 위 pER33, pER103 등의 플라스미드를 사용하여 위 E76E9과 P9A2 플라스미드의 발현 플라스미드인 이 사건 pRHW11과 pRHW12를 각각 제조하고, 이들로부터 형질전환된 대장균 HB101으로부터 신규의 인체 I형 인터페론을 제조하는 과정을 상세하게 기술하고 있음을 알 수 있는데(더욱이 본원발명의 명세서 도면에 의하면, 위 E76E9과 P9A2 클론에 대한 제한지도 및 DNA 서열이 제시되어 있기도 하다), 원심은 기록상의 아무런 근거도 없이 위 인체 I형 인터페론을 제조하는 과정의 설명에 불구하고 이를 암호화하는 cDNA를 찾을 수 있는 확률이 수만분의 1, 또는 수십만분의 1 밖에 되지 아니하여 본원발명을 실시하고자 하는 자에게 수많은 시행착오와 과중한 노력이 요구된다고 하였는바, 원심으로서는 어떤 이유에서 본원발명을 실시하고자 하는 자에게 얼마만한 시행착오나 어느 정도의 노력이 요구되어 이를 그 설시의 확률과 같이 용이하게 실시할 수 없는 것인지 더 심리·판단해야 할 것이고, 이는 심결결과에 영향을 미친 것이 명백하므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결 [거절결정(특)]
발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 위 법령의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것일 경우에는 그 최종미생물이나 중간생성물은 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이나, 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 ‘출원시’를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아닌바, 원심심결 이유를 기록에 비추어 살피건대, 이 사건 미생물에 관한 출원발명의 명세서에 관련미생물을 지정기탁기관에 기탁한 서면을 첨부하지 아니하였고, 그 ‘출원당시’를 기준으로 하여 볼 때 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있다는 증명이 없었다고 한 원심의 인정과 판단은 정당하며, 특허법시행령 제1조 제3항의 규정 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 것인바, 따라서 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아닌바, 위와 같은 미생물 기탁제도의 취지에 비추어 볼 때 미생물 발명에 있어서 미생물의 기탁을 요구하는 것이 특허법에 근거가 없는 것이어서 위헌이라고 볼 수는 없으며, 나아가 미생물의 기탁이 출원명세서 기재의 필수요건이 아니라 보정사유에 지나지 아니한다는 출원인의 주장은 독자적인 견해에 불과하므로, 출원인의 이러한 주장에 대하여 원심이 아무런 판단을 하지 아니하였다고 하여도 이를 가리켜 심결결과에 영향이 있는 판단유탈이라고 볼 수는 없다.