대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259 판결 [거절결정(특)]
원고의 특허출원에 적용되는 특허법 제174조는 ‘보정각하에 관한 제51조의 규정을 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용한다’고 규정하였지만, 2009년 개정 특허법 부칙 제3조는 ‘개정된 제51조 제1항 본문을 법 시행 후 최초로 보정하는 것부터 적용한다’고 규정하고 있어, 원고의 특허출원이 2009년 개정 특허법 시행 전에 이루어졌다 하더라도 원심 판시 이 사건 심사전치보정이 그 시행 후에 이루어진 이상, 이에 따른 심사전치절차에서의 보정각하에 관해 적용될 규정은 2009년 개정 특허법의 제51조 제1항 본문이고, 이러한 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있으며, 2009년 개정 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있으므로, 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없는바, 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2014. 2. 24. 청구항 제1 내지 10항, 제12, 14항이 비교대상발명 등에 의해 그 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였고, 원고는 2014. 5. 27. 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서 청구항 제9, 11항의 구성요소를 청구항 제1항에, 청구항 제15항의 구성요소를 청구항 제14항에 각 포함시키고, 종속항들이 인용하는 청구항들을 정리하면서 나머지 청구항들의 번호를 순차적으로 정렬하는 과정에서 제일 뒤에 있는 청구항 제19, 20, 21항을 삭제하는 이 사건 심사전치보정을 하였으며, 원고는 이 사건 심사전치보정을 통해 보정 전 청구항 제9항의 구성요소를 제1항에 포함시킴에 따라, 제9항을 인용하던 종속항인 제10항의 번호를 제2항으로 바꾸면서 제9항을 인용하던 부분을 제1항을 인용하는 것으로 바꾸었고, 이러한 삭제된 청구항을 인용하는 부분의 변경과는 별개로 보정 전에 “적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지는 것을 특징으로 하는 방법”으로 되어 있던 부분을 “적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지고,”라고만 기재하였으며, 특허청 심사관은 2014. 7. 7. 이 사건 심사전치보정은 보정에 의해 청구항 제2항의 끝부분에 “수평력이 가해지고,”라고만 기재하고 있어 발명이 불명확하여 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였다는 등의 이유로 원심 판시 이 사건 보정각하결정을 하였고, 이 사건 심사전치보정에서 보정된 청구항 제2항은 청구대상이 무엇인지 불분명하고, 다른 구성요소가 추가되는지 여부도 명확하지 아니하여 새로운 거절이유가 발생하였다고 볼 수 있으며, 이 사건 심사전치보정을 통해 보정 전 청구항 제9, 11, 15항의 구성요소가 다른 청구항에 포함되면서 형식적으로는 보정 전 청구항 제19, 20, 21항이 삭제되었으나, 실질적으로는 보정 전 청구항 제9, 11, 15항이 삭제된 것으로 보아야 하고, 이러한 거절이유는 이 사건 심사전치보정에서 청구항 제9, 11항을 삭제하는 과정에서 발생하기는 하였으나, 청구항 제9, 11항의 삭제와 관련이 없는 부분에서 발생하였다고 봄이 타당하므로, 특허청 심사관이 원고에게 거절이유통지를 하는 등 이 사건 보정발명을 재보정할 기회를 부여하지 않은 것이 위법하다고 볼 수 없다.
대법원 2018. 6. 28. 선고 2014후553 판결 [거절결정(특)]
특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 “제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.”면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있으며, 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있으므로, 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에는 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 그 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’도 포함된다고 보아야 하는바, ① 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2011. 12. 21. 청구항 제1항, 제2항, 제5항, 제6항, 제9항의 신규성과 청구항 제1항 내지 제3항, 제5항 내지 제7항, 제9항의 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 한 사실, ② 원고는 2012. 3. 21. 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 같은 달 22일 청구항 제1항, 제5항, 제9항을 각 정정하며, 청구항 제4항, 제8항을 삭제하는 원심 판시 이 사건 보정을 하면서, 제9항의 “상기 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 또는 제8항의 인 함유 구리 애노드” 부분을 “상기 제1항, 제2항, 제3항의 인 함유 구리 애노드”로 변경한 사실, ③ 특허청 심사관은 2012. 4. 27. 이 사건 보정에 대하여 ‘청구항 제9항은 2 이상의 항을 인용하나 인용되는 항의 번호가 택일적으로 기재되지 않아서 특허청구범위의 기재방법에 위배된다’는 이유로 이 사건 보정각하결정을 한 사실에 비추어 보면, 이 사건 보정에 의하여 보정 전 청구항 제9항의 기재에서 ‘또는’이라는 기재 부분까지 삭제됨에 따라 발생한 거절이유는 특허법 제51조 제1항 본문이 보정각하사유에서 제외하고 있는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따른 거절이유’에 해당하므로, 특허청 심사관이 거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하결정을 한 것은 부적법하다.
특허법원 2016. 12. 30. 선고 2016허5903 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있는데, 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것이고, 청구항에 지시하는 대상이 명확하게 기재되어 있지 않아 발명의 구성이 명료하지 않게 되는 경우 그 청구항은 발명이 명확하게 적혀 있지 않은 것에 해당하지만, 지시하는 문언과 그 지시대상의 문언이 완전히 일치하지는 않더라도 그 의미상 서로 대응되는 표현으로 볼 수 있어서 지시대상임을 명확히 알 수 있는 경우 이는 명백한 오기에 해당하므로 그 청구항은 발명이 명확하게 적혀 있지 않은 것이라고 볼 수 없는바, 이 사건 보정 전 이 사건 출원발명의 명세서에는 청구항 19항은 “냉각 가스를 포함하는 터널”, 청구항 23항은 “냉각 가스를 포함하는 터널”이라고 기재되어 있고, 청구항 27항은 “제23항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재되어 있는데, 위 청구항 27항의 “상기 냉각 터널”이 지시하는 대상이 청구항 23항에 완전히 일치하게 표현되어 있지 않다고 하더라도 청구항 23항에 기재된 “냉각 가스를 포함하는 터널”과 그 의미상 대응되고 있으므로, 청구항 27항의 “상기 냉각 터널”은 청구항 23항의 “냉각 가스를 포함하는 터널”을 지시하고 있음을 명확히 알 수 있고, 달리 이 사건 보정 전 이 사건 출원발명의 청구범위 전체를 보더라도 “상기 냉각 터널”이 지시하는 대상이 명확히 특정될 수 없도록 하는 구성요소를 찾아볼 수 없으므로, 위 사유는 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당한다고 할 수 없어, 위 사유가 이 사건 출원에 대한 거절이유가 될 수는 없으며, 한편 원고는 이 사건 보정을 통하여 보정 전 청구항 1항의 종속항이던 보정 전 청구항 2항, 3항, 및 10항의 각 해당 구성요소를 보정 전 청구항 1항에 부가하고, 보정 전 청구항 2항, 3항, 및 10항을 이 사건 보정을 통하여 삭제하는 대신 보정 전 청구항 11항 이후 청구항들의 항 번호를 일단 3개항씩 당겨지도록 보정하였음을 알 수 있어, 그리하여 보정 전 청구항 21항은 보정 후 청구항 18항으로 변경되었는데, 이에 더하여 원고는 이 사건 보정을 통하여 보정 전 청구항 21항의 종속항이던 보정 전 청구항 22항 및 28항의 각 해당 구성요소를 보정 전 청구항 21항에 부가하고, 보정 전 청구항 22항을 삭제하는 대신 보정 전 청구항 23항부터 27항까지 청구항들의 항번호를 4개항씩 당겨지도록 보정하였고, 보정 전 청구항 29항을 보정 후 청구항 24항으로 항번호가 당겨지도록 보정하는 한편, 보정 전 청구항 25항 내지 29항을 삭제하였음을 알 수 있고,다만 원고는 위와 같이 보정 전 청구항 27항의 항번호를 4개 앞당겨 보정 후 청구항 23항으로 변경하면서 보정 전 청구항 27항이 “제23항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재되어 있던 것을 보정 후 청구항 23항으로서 “제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재함으로써 그 인용대상 청구항이 19항이 아닌 18항으로 기재되었지만, 보정 후 청구항 23항이 인용하고 있는 보정 후 청구항 18항에는 ‘냉각 터널’의 구성이 기재되어 있지 않아 보정 후 청구항 23항은 “제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라는 표현으로 인하여 발명이 명확하게 적혀 있지 않은 것으로 볼 여지가 발생하게 되었으나, 보정 전 청구항 27항의 “상기 냉각 터널”은 보정 전 청구항 23항의 “냉각 가스를 포함하는 터널”을 지시하고 있음을 명확히 알 수 있고, 원고가 이 사건 보정과 함께 제출한 의견서를 통하여 보정 전 청구항 23항부터 27항까지 청구항들의 항번호를 4개항씩 당겨지도록 보정하였음을 명시적으로 밝히고 있을 뿐 아니라 이 사건 보정 전후 이 사건 출원발명의 청구범위 전체를 보더라도 “상기 냉각 터널”이 지시하는 대상이 명확히 특정될 수 없도록 하는 다른 구성요소를 찾을 수 없으므로, 보정 후 청구항 23항이 “제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재하였다고 하더라도 위 “상기 냉각 터널”은 보정 후 청구항 19항에 기재된 “냉각 가스를 포함하는 터널”을 지시하고 있음을 쉽게 알 수 있다고 봄이 상당하고, 결국 보정 후 청구항 23항에 기재된 “제18항에 있어서”는 “제19항에 있어서”의 명백한 오기에 해당한다고 할 것이며, 또한 특허출원 과정에서 청구범위를 보정할 경우 보정 전의 청구항 번호와 보정 후의 청구항 번호가 동일하게 유지되는 것이 바람직하지만, 실제로는 선행기술에 의한 진보성 부정을 극복하기 위하여 기술구성을 더욱 한정하고 있는 종속항의 구성을 그 독립항에 부가하고 그 종속항을 삭제하는 것이 통상적이고, 이 경우 삭제되는 종속항이 일련의 청구항들의 중간에 위치해 있을 때는 그 이후의 청구항 번호를 삭제된 종속항의 개수만큼 앞당겨 부여함으로써 청구범위의 청구항 번호 편성을 간략하게 정리하는 이른바 ‘항정리’가 일반적으로 행하여지는 점을 고려하면, 이 사건 보정과 같이 실질적으로 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 그대로 두지 않고 이른바 ‘항정리’를 하였음에도 항정리를 하면서 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우에도 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우’ 또는 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우’와 마찬가지로 특허법 제51조 제1항 본문에서 보정각하의 예외사유로 정한 ‘청구항을 삭제하는 보정’에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 해당한다고 봄이 상당하다.
특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허4678 판결 [거절결정(특)] - 확정
2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 특허법 제174조에 의하여 특허법 제173조의 심사전치절차에서 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 보정을 각하하여야 하는데, 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데 있음에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 하며, 한편 특허법 제51조 제1항의 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것인 만큼, 해당 보정 전 통지되었던 거절이유들은 물론, 보정 이전의 명세서 등에 있었으나 통지되지 않았던 거절이유는 새로운 거절이유가 아니라고 보아야 하는바, 특허청 심사관은 이 사건 보정발명의 청구항 1이 비교대상발명 1, 2, 4에 의하여 진보성이 부정되므로, 이 사건 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하였다는 이유로 이 사건 보정각하결정을 하였고, 특허청 심사관의 위 거절이유와 같이 이 사건 보정발명의 청구항 1이 비교대상발명 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다는 것은 위에서 인정한 바인데, 이 사건 보정에 따른 보정사항들을 살펴보면, 그 중 보정사항 1은 이 사건 보정 전의 청구범위인 이 사건 출원발명 중 청구항 7, 8, 9의 한정 구성을, 보정사항 2는 이 사건 출원발명 중 청구항 7, 15, 17의 한정 구성을, 보정사항 3은 이 사건 출원발명 중 청구항 31의 기술적 특징을, 보정사항 4는 이 사건 출원발명 중 청구항 5의 한정 구성을 각각 청구항 1에 부가한 것이고, 보정사항 5는 이 사건 출원발명 중 청구항 17의 ‘오버코트층’에 관한 구성이 청구항 1에 부가됨에 따라 제1 스페이서가 접촉되는 위치를 조정한 것이고, 보정사항 6은 이 사건 출원발명 중 청구항 5의 ‘제2 배향막’에 관한 구성이 청구항 1에 부가됨에 따라 제1 스페이서가 고착되는 위치를 조정한 것임을 알 수 있어, 위와 같이 이 사건 보정이 반영된 이 사건 보정발명의 청구항 1은 이 사건 출원발명의 5, 7~9, 15, 17, 31의 한정 구성을 청구항 1에 부가하여 그 청구범위를 감축하고, 그 구성 부가에 따라 각 구성 간의 위치 관계를 조정한 것이므로, 이 사건 보정 전의 이 사건 출원발명 중 청구항 1과 이 사건 보정 후의 이 사건 보정발명 중 청구항 1을 동일한 발명이라고 할 수 없으며, 또한 비록 위 보정사항들 대부분이 이 사건 보정 전의 다른 청구항들에 기재된 구성을 청구항 1에 부가한 것이기는 하나, 그러한 보정으로 인하여 이 사건 보정발명의 청구항 1은 제1 배향막이 분할 인쇄되고 분할된 영역 사이에 제1 배향막 홀이 형성되는 점(보정사항 3), 오버코트층이 더 구비되고 제1 배향막 홀 내에서 제1 스페이서가 오버코트층에 접하여 형성되는 점(보정사항 2, 5), 제1 스페이서가 제2 배향막과 가교 반응에 의해 고착되는 점(보정사항 4, 6) 등과 같은 새로운 기술적 특징들을 갖게 되었고, 이에 따라 이 사건 보정 이전의 명세서 등에 있었으나 단지 통지되지 않았던 거절이유에 불과하다고 볼 수는 없으며, 같은 이유로 특허청 심사관 역시 이 사건 보정각하결정을 하면서 기존에 거절이유의 근거로 제시하였던 비교대상발명 1, 2 외에 비교대상발명 4를 새롭게 추가하여 청구항 1의 진보성 부정에 관한 근거로 제시할 수밖에 없었던 것으로 보이며, 한편 특허청 심사관은 2012. 8. 28. 이 사건 보정 전의 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 함에 있어, 원고의 제2차 보정에도 불구하고 이 사건 출원발명 중 청구항 1, 5는 비교대상발명 1, 2에 의하여, 청구항 7~9, 15, 17은 비교대상발명 1, 2, 4에 의하여, 청구항 31은 비교대상발명 1, 2, 5, 8에 의하여 각각 그 진보성이 부정된다는 2011. 12. 26.자 의견제출통지서의 거절이유가 해소되지 않았다는 이유를 들었음은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 보정 후의 이 사건 보정발명 중 청구항 1이 비교대상발명 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다는 것은 위 인정과 같으므로, 이 사건 출원발명 중 청구항 7~9, 15, 17에 대해서 비교대상발명 1, 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유가 통지된 바 있어 그 거절이유가 비교대상발명 2, 4에 의하여 진보성이 부정되는 이 사건 보정발명의 청구항 1에 대한 거절이유와 그 거절 근거가 공통된다고 볼 여지가 있기는 하나, 이 사건 보정발명의 청구항 1은 이 사건 출원발명의 청구항 1에다가 이 사건 출원발명의 청구항 5, 7~9, 15, 17, 31을 부가, 한정한 것이고, 그로 인하여 새로운 기술적 특징들을 갖게 되었으므로, 이 사건 출원발명의 청구항 1과 이 사건 보정발명의 청구항 1을 동일한 발명이라고 볼 수 없고, 비교대상발명 4는 이 사건 출원발명의 청구항 1이 아닌 청구항 7~9, 15, 17에 대해서만 통지되었던 거절이유이었던 데다가, 이 사건 보정에 의하여 이 사건 보정발명의 청구항 1에 추가된 청구항 5, 31에 대한 관계에서도 새로운 거절이유라고 하겠으므로, 결국 이 사건 보정발명의 청구항 1에 대한 거절이유는 이 사건 출원발명의 청구항 1에 대하여 당초 통지되었던 거절이유와 같다고 할 수 없고, 이 사건 출원발명 중 청구항 7~9, 15, 17에 대하여 통지된 거절이유를 이 사건 보정발명의 청구항 1에 대한 거절이유라고 볼 수도 없으며, 더욱이 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위하여 심사전치보정을 결정으로 각하하도록 한 특허법 제51조 제1항의 입법 취지에 비추어 볼 때도, 원고는 이 사건 보정 전에 이 사건 출원발명의 청구항 1에 대해서 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았고, 그 거절이유를 극복하기 위하여 이 사건 보정발명의 청구항 1과 같은 기술적 특징들을 부가하여 그 청구범위를 감축하는 내용의 이 사건 보정을 하였던 것이므로, 이미 충분히 의견제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼 수 있어, 이 사건 보정각하결정에 의하여 의견제출 및 보정의 기회 보장에 관한 원고의 절차적 이익이 부당하게 침해받았다고 보기는 어렵고, 한편 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결에서는 특허청 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없다고 판시하고 있는데, 이 사건에서는 진보성 부정의 거절이유가 통지됨에 따라 이를 해소하기 위해 이 사건 보정이 이루어졌고, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 다시 진보성 부정의 거절이유가 발견된 경우이어서 위 대법원 판례와는 그 사안을 달리하고, 또한 위 대법원 판례와 같은 사안에서는 출원인이 보정 전에 명세서 기재요건을 구비하지 못한 거절이유만을 통지받았기 때문에 보정 이후 새로 발견된 진보성 부정의 거절이유에 대하여 의견제출 및 보정의 기회를 충분히 부여받지 못한 것이라고 볼 여지가 있으나, 이 사건에서 출원인인 원고는 이미 충분히 의견제출 및 보정의 기회를 부여받았고 그 절차적 이익이 부당하게 침해받았다고 보기도 어렵고, 나아가 이 사건과 같이 심사 대상 청구항에 구성요소들이 부가됨에 따라 진보성 판단에 영향을 미치는 새로운 기술적 특징을 갖게 되었고, 그로 인하여 특허청 심사관이 새로운 선행기술을 진보성 부정의 근거로 제시할 수밖에 없는 상황에 이르렀다면, 그러한 보정에 따른 거절이유는 보정으로 청구항이 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 것이라고 보는 것이 옳으므로, 위와 같은 특허청 심사관의 거절이유는 이 사건 보정에 따라 새롭게 발생한 거절이유에 해당한다고 보아야 한다.
특허법원 2015. 2. 11. 선고 2014허3040 판결 [거절결정(특)] - 확정
2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 특허법 제174조에 의하여 특허법 제173조의 심사전치절차에서 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 보정을 각하하여야 하는데, 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있어, 이러한 취지에 비추어 보면, 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니되는바, 심사전치 보정 전 청구항 1은 ‘표본 상의 결함들을 분류하기 위한 컴퓨터 구현 방법’에 관한 것이므로 컴퓨터에 의한 ‘자동 분류’에 기초하고 있고, 수동 분류의 구성을 명시함에 있어서는 구성 4와 같이 ‘상기 사용자로부터의 입력에 기초하여, 상기 결함 그룹들 각각에 분류를 배정하는 단계’라고 기재하고 있으며, 이 사건 출원발명의 명세서에 ‘두 가지 실시예 모두에서, 개개의 결함들을 결함 그룹에 배정하는 단계는, 개개의 결함들을 결함 그룹에 배정하기 위해 분류 레시피를 이용하는 단계를 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 개개의 결함들을 결함 그룹들에 배정하는 단계는, 개개의 결함들을 결함 그룹들에 배정하기 위해 자동 결함 분류 코드들을 이용하는 단계를 포함한다’, ‘본 명세서의 방법들은 결함의 하나 또는 그 이상의 특징들에 기초하여 결함들을 자동 그룹화 하는 단계를 포함한다’고 기재되어 있고, 도 1의 단계 12, 10에는 분류 레시피를 선택하여 표본 상에서 검출된 개개의 결함들을 결함 그룹들에 자동으로 배정하는 구성이 도시되어 있어, 이상의 내용을 종합하여 보면, 심사전치 보정 전 청구항 1의 구성 2는 개개의 결함들을 결함 그룹들에 배정함에 있어 자동 분류 방법을 채택하고 있는 것으로 이해되고, 그렇다면 추가 구성 ㉠, ㉡은 심사전치 보정 전 청구항 1의 구성 2가 자동 분류에 의한 것임을 보다 명확하게 하기 위하여 부가된 것일 뿐이므로, 위 청구항 1이 추가 구성 ㉠, ㉡에 의해 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니하고, 심사전치 보정 전 청구항 1의 구성 2, 3-1에 나타난 구성의 선후 관계를 고려하여 보면, 구성 3-1의 사용자에게 결함 그룹들에 대한 정보를 디스플레이하는 단계는 구성 2의 개개의 결함들을 결함 그룹들에 배정하는 단계 이후에 수행되는 것으로 이해되고, 구성 3-1의 ‘정보’는 구성 3-2의 ‘결함 그룹들 각각에 포함된 하나 또는 그 이상의 전형적인 결함들에 대한 정보’를 포함하고 있으므로, 구성 3-1의 결함 그룹들에 대한 정보를 디스플레이하는 단계는 하나 이상의 전형적인 결함들 및 다른 결함들이 상기 결함 그룹들에 배정된 이후에 수행되는 것으로 이해되고, 그렇다면 추가 구성 ㉢, ㉣은 심사전치 보정 전 청구항 1에 나타난 선후 관계를 명시적으로 기재하여 부가한 것에 불가할 뿐이므로, 위 청구항 1이 추가 구성 ㉢, ㉣에 의해 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니하며, 심사전치 보정 전 청구항 1의 구성 4는 ‘상기 사용자로부터의 입력에 기초하여 상기 결함 그룹들 각각에 분류를 배정하는 단계’라고 명시하고 있으므로, 사용자에 의하여 결함 그룹들의 분류가 배정되는 것으로 이해되고, 이 사건 출원발명의 명세서에 ‘이 방법은 사용자가 각각의 결함 그룹들에 분류를 배정하는 것을 허용하는 단계를 포함한다. 이 방법은, 사용자가 하나 또는 그 이상의 개개의 결함들을, 결함 그룹들 중의 한 결함 그룹으로부터 다른 결함 그룹에 이동시키는 것을 허용하는 단계를 포함할 수도 있다. 몇몇 실시예들에서, 이 방법은, 사용자가 하나 또는 그 이상의 추가적인 결함 그룹들을 생성시키고, 하나 또는 그 이상의 개개의 결함들을, 결함 그룹들로부터 상기 하나 또는 그 이상의 추가적인 결함 그룹들에 이동시키는 것을 허용하는 단계를 포함한다’고 기재되어 있으며, 또한 도 1의 단계 18, 20, 16에서는 사용자가 하나 또는 그 이상의 개개의 결함들을 결함 그룹들 중의 한 결함 그룹으로부터 다른 결함 그룹들에 이동시키는 것을 허용(단계 18)하거나 또는 사용자가 추가 결함 그룹(들)을 생성시키고 개개의 결함들을 결함 그룹들로부터 그 추가 결함 그룹(들)에 이동시키는 것을 허용(단계 20)함으로써 사용자가 각각의 결함 그룹들에 분류를 배정하는 것을 허용(단계 16)하는 구성이 도시되어 있어, 이상의 내용을 종합하여 보면, 심사전치 보정 전 청구항 1의 구성 4는 사용자에 의하여 결함 그룹들의 분류가 배정되는 것을 허용하는 구성을 채택하고 있는 것으로 이해되고, 그렇다면 추가 구성 ㉤은 심사전치 보정 전 청구항 1의 구성 4가 사용자에 의하여 결함 그룹들의 분류가 배정되는 것을 허용하는 것임을 보다 명확하게 하기 위하여 부가된 것일 뿐이므로, 위 청구항 1이 추가 구성 ㉤에 의해 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니하며, 심사전치 보정 전 청구항 1에는 배정하는 단계(구성 2), 디스플레이하는 단계(구성 3-1), 허용하는 단계(구성 4)가 각각 나타나 있고, 위 청구항 1은 ‘표본 상의 결함들을 분류하기 위한 컴퓨터 구현 방법’에 관한 것이므로, 위와 같은 각 구성의 단계들은 컴퓨터에 의하여 수행되는 것임을 알 수 있어, 그렇다면 추가 구성 ㉥은 심사전치 보정 전 청구항 1에 나타난 기술 내용을 보다 명확하게 하기 위하여 부가된 것일 뿐이므로, 위 청구항 1이 추가 구성 ㉥에 의해 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니한바, 결국 이 사건 심사전치보정에 따라 심사전치 보정된 청구항 1에 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니라고 할 것이므로, 이 사건 보정각하결정은 위법하다고 할 것이다.
특허법원 2014. 11. 21. 선고 2014허4807 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허청 심사관은 재심사 청구시의 보정이 특허법 제47조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 하는바(특허법 제51조 제1항), 원고는 2013. 3. 11.자 거절결정을 받은 후 청구항 제1항에 음원선택버튼 등을 추가하는 이 사건 보정을 하였고, 특허청 심사관은 위 음원선택버튼 등에 대응되는 구성이 개시된 비교대상발명 4를 추가하여 2013. 5. 8. 이 사건 제1항 보정발명이 비교대상발명 1, 2, 4에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 보정각하결정을 하였는데, 이 사건 제1항 보정발명은 제출된 비교대상발명 1, 2에 이 사건 보정 후 새로이 추가한 비교대상발명 4를 결합하여 진보성이 부정되므로, 결국 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 보정으로 인해 새로운 거절이유가 발생한 것으로 판단되고, 따라서 새로운 거절이유가 발생한 이 사건 보정을 특허법 제51조 제1항에 따라 각하한 이 사건 보정각하결정은 적법하다.
대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 [거절결정(특)]
특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있는데, 이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것인바, 원심은, 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 청구항 제1항, 제14항 및 제22항의 진보성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 한 사실, 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 함과 동시에 원심판시 이 사건 심사전치보정을 하였는데, 불복심판청구서에 ‘Ⅱ. 자진보정사항’이라는 제목으로 ‘심사관이 의견제출통지에서 지적한 내용에 기초하여 독립항들로서 진보성이 인정되지 않는 청구항 제1항, 제14항 및 제22항에, 진보성이 인정되는 종속항들인 청구항 제7항, 제15항, 제23항의 각 추가 구성요소를 부가하고, 위 종속항들은 삭제하며, 이에 따라 삭제된 종속항들을 인용하는 다른 종속항들을 수정한다’는 취지로 기재한 사실, 그 보정서에는 거절이유가 통지되지 아니한 청구항 제23항의 추가 구성요소를 거절이유를 통지받은 청구항 제22항에 부가하고, 청구항 제23항은 삭제하며, 삭제된 청구항 제23항을 인용하던 청구항 제24항의 인용번호를 제23항에서 제22항으로, 청구항 제24항을 인용하던 청구항 제25항에서 인용번호를 제24항에서 제22항으로 각 변경하는 내용으로 기재되어 있는 사실을 각 인정한 다음, 이 사건 심사전치보정으로 청구항 제23항을 삭제하면서 삭제된 청구항 제23항을 간접적으로 인용하던 청구항 제25항에서 인용번호를 당초의 제24항에서 제22항으로 잘못 변경한 것은 특허법 제51조 제1항 괄호의 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 해당하므로, 심사관이 거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하결정을 한 것은 위법하다고 판단하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.
대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 [거절결정(특)]
특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 하고, 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이므로, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 하는바, 원고가 이 사건 출원발명의 특허출원을 한 것에 대하여, 심사관은 2008. 9. 29. ‘그 특허청구범위 중 제1항 내지 제11항과 제12항 내지 제23항은 1특허출원의 요건에 위배되고, 또한 제1항 내지 제11항은 그 기재가 불명확하다’는 이유로 거절이유통지를 하고, 원심판시 이 사건 제1항 출원발명 등도 그 기재가 불명확하여 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였으며, 이에 원고는 2009. 8. 27. 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하고, 2009. 9. 25. 이 사건 제1항 출원발명을 원심판시 이 사건 제1항 보정발명으로 정정하는 등의 내용으로 이 사건 보정을 하였으며, 심사관은 2009. 11. 3. ‘이 사건 제1항 보정발명은 원심판시 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되는 것이고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’라는 이유로 이 사건 보정각하결정을 하면서, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정을 유지하였고, 또한 특허심판원 역시 2011. 10. 12. 같은 이유로 이 사건 보정각하결정 및 위 거절결정이 적법하다고 판단하였는데, 원심이 인정하고 있는 이 사건 제1항 출원발명과 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 기재내용을 대비하면, 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것으로 보일 뿐, 그 청구항이 보정으로 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니하므로, 이 사건 제1항 보정발명에 대한 심사 결과 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 이는 이 사건 보정에 따라 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니되고, 오히려 위와 같은 진보성 부정의 거절이유를 원고에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하였어야 한다.
특허법원 2010. 7. 14. 선고 2009허6953 판결 [거절결정(특)] - 확정
만일 원고가 이 사건 심사전치보정 당시 심사전치보정 전의 제1항 발명을 삭제하고 종속항인 심사전치보정 전의 제2항 발명을 독립항 형식으로 바꾸었다면 그와 같이 보정된 제2항 발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부는 ‘새로운 거절이유’에 해당한다고 할 것이지만, 원고는 그와 같은 형식을 취하지 아니하고 2008. 8. 11.자 심사전치보정서에서 청구항 1을 이 사건 제1항 보정발명과 같이 ‘정정’하고 청구항 2를 ‘삭제’하였는바, 특허청의 보정각하결정이나 이 사건 심결은 모두 ‘제1항 발명’에 대하여 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다는 판단을 한 것일 뿐인데, 원고의 주장은 심사전치보정으로 삭제된 제2항 발명에 대한 거절이유통지가 없었다는 것을 그와 별개의 이 사건 제1항 보정발명에 대한 거절이유통지가 없었다는 것과 동일시하는 것에 해당하여 부당하고, 또한 특허청은 거절되는 청구항에 대하여만 거절이유를 통지할 의무가 있고, 그로 인한 도면 또는 명세서의 보정은 출원자의 책임 하에 이루어지는 것이므로, 원고가 당초 거절이유가 통지되지 아니하고 오히려 등록가능하다고 되어 있는 이 사건 보정 전 제2항 발명이 특허요건을 충족하는 것으로 신뢰하여 이 사건 심사전치보정을 한 것이라고 하더라도, 특허청 심사관의 제2항이 등록가능하다는 통지에 법적구속력이 있는 것은 아니고, 또한 그 나름의 필요에 의해 거절이유통지가 없던 제2항을 유지하는 대신 진보성이 없다는 이유로 거절이유통지가 된 제1항을 정정하는 방식을 선택한 데 대하여 원고에게 귀책사유가 없다고 할 수 없으므로, 피고의 이 사건 보정각하결정이 신뢰보호의 원칙 등에 반하는 것이라고 할 수도 없다 할 것이어서, 특허청이 이 사건 제1항 보정발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 없어 독립특허요건을 충족하지 못한다고 주장하는 것을 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없으므로, 특허청 및 특허심판원은 이 사건 제1항 보정발명이 진보성이 없음을 심사전치보정에 대한 보정각하결정 내지 보정각하결정 지지의 이유로 삼을 수 있다 할 것이다.