특허법원 2015. 10. 2. 선고 2015허352 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허청 심사관은 심사전치과정에서 원고가 한 제3차 보정이 청구범위 감축에 해당하여 적법한 보정이라고 판단하고, 이 사건 출원발명이 출원 당시부터 제3차 보정의 내용과 같이 출원되었음을 전제로 심사하였는데, 제2차 보정과 제3차 보정의 내용에 비추어 볼 때 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 요지에 변경이 있었다고 할 수 없으므로, 제3차 보정은 적법하다고 보는 것이 옳은데도 특허심판원은 제3차 보정에 대하여 따로 보정각하 결정을 하지도 않은 채, 이 사건 심결의 이유에서 이 사건 출원발명의 청구항 1을 특정하면서 그 스스로 ‘2014. 5. 27. 명세서 등 보정서’에 따른 것임을 명시하고서도 정작 그 내용은 제3차 보정이 아닌 제2차 보정에 따른 청구범위를 기재하였으므로, 일단 이와 같은 심판대상의 기재 자체는 잘못된 것임이 분명하나, 보정사항 1은 “체결 수단”을 “동일한 체결 수단”으로 정정한 것인데, 이 사건 출원발명의 기술적 과제가 체결 수단을 개별화하는 식별자를 이용하여 풍력 터빈의 구조부를 서로 연결 및 체결할 때 실수를 방지하고자 하는 것이고, 제2차 보정에 따른 청구항 1에도 “복수개의 체결 수단들의 각각의 체결 수단 간에 구별을 위한 각각의 체결 수단의 식별자를 포함하고, 상기 식별자는 연결 영역에 부착되는 것”이라는 기재가 있고, 이처럼 복수개의 체결 수단들 각각을 구별하기 위한 식별자를 포함한다는 것은 식별자 없이는 서로 구분이 어려운 동일·유사한 체결 수단 사이의 구별을 전제로 하는 것일 수밖에 없으며, 다음 보정사항 2는 “복수개의 체결 수단들의 각각의 체결 수단 간에 구별을 위한 각각의 체결 수단의 식별자”를 “복수개의 체결 수단 모두를 개별화하여 복수개의 체결 수단으로부터 각각의 체결 수단을 구별하기 위한, 인접한 체결 수단에 대한 또는 복수개의 동일한 체결 수단의 각각에 대한 식별자”로 보정한 것이나, 이 역시 동일한 체결 수단 간의 구별을 위한 식별자를 포함한다는 점에서 그 기술 내용이 실질적으로 동일할 뿐만 아니라, 새롭게 추가된 ‘인접한 체결 수단에 대한’ 부분도 택일적 구성으로 기재되어 있고, 또한 보정사항 3은 식별자의 배치와 관련하여 “각 식별자는 각각의 위치에 배치되며, 상기 각각의 위치는 각각의 체결 수단에 대하여 개별적이며”라는 부분을 추가한 것이나, 청구항 1의 전체 구성에 비추어 볼 때 동일한 체결 수단을 개별화하는 수단으로 식별자가 도입될 경우 당연히 그 식별자는 각각의 체결 수단에 대하여 개별적으로 배치되는 것일 수밖에 없으며, 나아가 원고는 제2차 보정에 따른 청구항 1의 구성 중 “복수개의 체결 수단들의 각각의 체결 수단 간에 구별을 위한 각각의 체결 수단의 식별자를 포함하고, 상기 식별자는 연결 영역에 부착되는 것”이라는 부분이 비교대상발명 2로부터 쉽게 도출되어 진보성이 부정된다는 2013. 11. 27.자 의견제출통지의 거절이유를 극복하고자, 이 사건 출원발명의 청구항 1이 동일한 체결 수단 간의 구별을 위한 식별자를 포함하는 것임을 보다 명확히 할 목적으로 제3차 보정을 한 것으로 보이므로, 우선 제3차 보정에 의한 보정사항들은 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 구성을 명확히 한 것에 불과할 뿐, 보정 전후의 구성 사이에 실질적인 차이가 있다고 할 수 없는데, 이 사건 심결에는 ‘이 사건 출원발명의 청구항 1이 동일한 체결 수단 간의 구별을 위한 식별자를 포함하는 것이어서 서로 종류가 다른 스크루를 구별하기 위해 바코드를 제공하는 것만을 개시하고 있는 비교대상발명 2에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다’는 원고의 주장을 실질적으로 심리하고 판단한 내용이 기재되어 있어, 비록 특허심판원이 이 사건 심결에서 그 심판대상을 제3차 보정이 아닌 제2차 보정에 따른 청구항 1의 청구범위로 잘못 기재한 오류가 있었다고 하더라도, 이 사건 심결이 제3차 보정에 따른 청구항 1과 그에 관한 원고의 주장에 대하여 실질적으로 심리하고 판단하였다고 볼 수 있는 이상, 이 사건 심결에는 그 판단결과에 영향을 미칠 수 있는 잘못이 있다고 볼 수 없어, 그와 같은 사정만으로 이 사건 심결이 위법하다고 할 수는 없다.
특허법원 2010. 9. 1. 선고 2009허8294 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
이 사건 출원발명의 출원일로 간주되는 국제출원일(2005. 6. 7.) 당시 시행되던 특허법 제47조 제1항 제1호, 제2항에 의하면, 특허출원인은 특허청 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는데, 거절이유통지를 최초로 받거나 최후 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서 제출기간 내에 할 수 있다고 규정되어 있는바, 이 사건 출원발명에 대한 원고의 2008. 6. 23.자 명세서 등 보정은 심사과정에서의 보정으로서, 특허청 심사관은 위 보정을 적법한 보정으로 판단하여 그 발명이 당초부터 보정된 내용과 같은 상태로 출원된 것으로 보아 이 사건 보정발명을 심사한 후 거절결정을 한 것이므로, 이 사건에 대한 거절결정 불복심판의 심리대상은 2008. 6. 23.자 명세서 등 보정을 반영한 이 사건 보정발명이 된다고 할 것임에도 불구하고, 특허심판원은 이 사건 심결 이유에서 그 심판대상을 이 사건 보정발명이 아닌 이 사건 출원발명으로 기재하였으므로, 일응 그 심판대상을 올바르게 기재하지 못한 잘못이 있다고 할 것이나, 구체적으로 살펴보면, 이 사건 심결은 이 사건 제1항 출원발명이 진보성이 부정되므로 나머지 청구항은 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였는데, 이 사건 보정발명 중 이 사건 제1항 발명은 이 사건 제1항 출원발명에서 ‘상기 버퍼로부터 수신된 상기 미디어 스트림을 감소된 재생 속도로 재생함으로써, 상기 미디어 스트림이 수신되는 것보다 느린 레이트로 상기 버퍼가 차게 되는 단계’를 ‘상기 버퍼로부터 수신된 상기 미디어 스트림의 재생을 감소된 재생 속도로 개시하는 단계’로 보정한 것으로, 버퍼로부터 수신된 미디어 스트림을 감소된 재생 속도로 재생한다는 구성 자체는 변경된 것이 없고 단지 ‘개시’를 강조하고 표현을 보다 간명하게 한 것에 불과하고, 또한 이 사건 심결에는 이 사건 제1항 발명의 ‘상기 버퍼로부터 수신된 상기 미디어 스트림의 재생을 감소된 재생 속도로 개시하는 단계’에 대한 원고의 주장을 실질적으로 심리하고 판단한 내용이 기재되어 있어서,비록 이 사건 심결에 그 심판대상을 적법한 보정을 반영한 이 사건 제1항 발명이 아닌 이 사건 제1항 출원발명으로 잘못 기재한 오류가 있다 하더라도, 이 사건 심결이 이 사건 제1항 발명 및 그에 관한 원고의 주장에 대해 실질적으로 심리하고 판단했다고 볼 수 있는 이상, 이 사건 심결에는 그 판단결과에 영향을 미칠 수 있는 잘못이 있다고 할 수 없으므로, 위와 같은 사정만으로 이 사건 심결이 위법하다고 할 수 없다.
특허법원 2009. 9. 4. 선고 2008허13121 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법에 의하여 특허출원을 한 후 특허청으로부터 거절사정을 받고 이에 불복하여 항고심판을 제기하여 항고심에 계속 중 출원발명에 대한 명세서의 보정이 있는 경우 항고심판소로서는 명세서보정이 적법한 것인지 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 본원출원이 당초부터 그와 같이 보정된 상태로 출원된 것으로 보아 이에 대하여 심리·판단하여야 할 것이고, 그 보정이 요지의 변경 또는 기타 사유로 부적법하다면 심결이유에서 그 보정이 부적법한 이유를 설시한 다음 보정되기 이전의 발명에 대하여 심리하여 특허 허부를 결정하여야 함에도 불구하고, 항고심판소가 위 명세서 보정의 적법 여부에 관하여는 아무런 심리·판단 없이 이를 무시 또는 간과하고 위 보정 전의 발명의 내용에 따라 본원발명을 심리·판단한 것은 위법한바, 이 사건 출원발명에 대한 원고의 2007. 2. 26.자 명세서 등 보정은 심사과정에서의 보정으로서, 특허청 심사관은 위 보정을 적법한 보정으로 판단하여 그 발명이 당초부터 보정된 내용과 같은 상태로 출원된 것으로 보아 심사한 후 거절결정을 하였다고 할 것이므로, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정 불복심판의 심리대상은 2007. 2. 26.자 명세서 등 보정서에 기재된 내용의 발명이 된다고 할 것이므로, 특허심판원으로서는 2007. 2. 26.자 명세서 등 보정서에 기재된 내용의 발명을 심판대상으로 삼아 심리·판단하여야 함에도 불구하고, 위 보정의 적법 여부에 대하여는 아무런 심리·판단함이 없이 이를 무시 또는 간과하고 위 보정이 이루지기 전의 발명의 내용에 따라 이 사건 출원발명을 심리·판단하였으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 할 것이다.