특허법원 2008. 5. 14. 선고 2007허7037 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제173조에 의하면, 특허심판원장은 특허거절결정을 받은 자가 거절결정불복심판청구를 하고 그 청구일부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 때에는 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 하고, 그 통지를 받은 특허청장은 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 하고, 거절결정불복심판청구의 기회에 하는 보정은 그 보정의 정확을 기하고, 특허청의 업무착오 등을 방지한다는 측면에서 별도의 보정서를 제출하는 것이 바람직하다고 할 것이나, 불복심판청구의 기회에 하는 보정은 불복심판청구와 동시에 하여도 무방하고, 그 보정의 상대방도 심사관이 아니라 특허심판원이며, 심판청구서와 별도로 보정서를 제출하여야 한다는 법령상의 제한이 없으므로, 심판청구인이 심판청구서와 별도로 보정서를 제출하지 아니하고 불복심판청구서 자체에 보정의 취지를 기재한 경우에도 이를 보정으로 취급하여야 할 것인데, 원고가 이 사건 출원발명의 보정취지로 심판청구서에 기재한 내용은 별지 기재와 같은바, 그 기재내용을 검토하여 보면 비록 원고가 ‘보정’이 아니라 ‘정정’이라는 표현을 사용하고 있고, ‘청구범위의 수정’이라는 기재 아래 청구범위의 수정내용이 아니라 발명의 상세한 설명에 해당하는 ‘발명의 효과’ 부분을 수정하는 내용의 기재가 있는 점 등의 부정확한 부분은 있으나, 그 취지가 2006. 2. 7.자 보정서에 기재된 발명의 상세한 설명 중 시험결과에 관한 부분을 보정하는 것임을 충분히 알 수 있어, 특허심판원으로서는 위 보정을 기한 내에 제출된 것으로 취급하여 그 보정사실을 특허청장에게 통지하여 심사전치절차에 회부되도록 함으로써 원고에게 그와 같이 새로 보정한 명세서에 의하여 다시 심사받을 기회를 부여하였어야 함에도 불구하고, 이를 보정으로 취급하지 아니한 결과 심사전치절차를 거치지 아니한 채, 거절결정의 당부에 관하여 바로 판단한 이 사건 심결은 부적법하다.
특허법원 2006. 8. 3. 선고 2005허5693 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허심판원은 제4차 보정에 대하여 보정각하 결정을 하지도 아니하고 이 사건 심결 이유에서 이 사건 출원발명의 특허청구범위를 2005. 1. 27. 최종 보정(제4차 보정)된 것이 아닌 2004. 2. 24. 제3차 보정된 것으로 기재하였으므로, 이 사건 심결이 이와 같이 제3차 보정된 특허청구범위를 이 사건 심결의 심판대상인 것처럼 기재한 것은 일단 잘못이라 할 것이나, 제4차 보정 중 청구항 1의 보정에 관하여 보면, 약학 조성물의 구성 자체는 변경된 것이 전혀 없고(치환기 정의부분이 일부 정정되었으나, 이는 표현을 보다 명확하게 한 것에 지나지 아니하고 구성상 변경은 없다), 2004. 3. 27.자 의견제출통지에서 의약적 용도가 명확히 기재되어 있지 않다는 지적이 있자 청구항 1 중 의약적 용도에 관한 부분을 정정(일부를 삭제하였다고 볼 수 있다)하였는데, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 심결은 청구항 1의 약학 조성물의 구성성분 중 하나로서 신규 화합물인 화학식 XV 화합물에 관하여 명세서 중 발명의 상세한 설명에 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하다는 이유로 이 사건 출원발명은 특허받을 수 없다고 판단하고 있으므로, 위 판단은 제4차 보정 전후에 아무런 변경이 없는 특허청구범위 부분을 대상으로 하고 있어서, 비록 특허심판원이 이 사건 심결에서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 청구항 1을 특정하면서 최종 보정(제4차 보정)된 것이 아닌 제3차 보정된 것으로 기재한 잘못이 있다 하더라도, 그 잘못에도 불구하고 심결의 이유와 관련된 심판대상이 달라졌다고 할 수 없는 이상, 이 사건 심결에는 그 판단결과에 영향을 미칠 수 있는 잘못이 있다고 할 수 없다.
특허법원 2006. 6. 23. 선고 2005허7903 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허심판원으로서는 제2차 보정서에 기재된 명세서 보정이 적법한 것인지의 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 이 사건 출원발명이 당초부터 그와 같이 보정된 상태로 출원된 것으로 보아 이에 대하여 심리·판단하여야 할 것이고, 만일 제1차 보정서에 기재된 내용의 발명에 대하여 심리하여 특허 여부를 결정하려면 제2차 보정서에 기재된 명세서 보정이 요지의 변경이 있다거나 기타의 사유로 부적법하여야 하는바, 그러한 경우에는 심결이유에서 그 보정이 부적법한 이유를 설시하였어야 할 것인데, 이 사건 심결은 제2차 보정서에 기재된 명세서 보정의 적법 여부에 대하여는 아무런 심리·판단 없이 이를 무시 또는 간과하고 제1차 보정서에 기재된 내용에 따라 이 사건 출원발명을 심리·판단하였으므로, 이 사건 심결은 원고 주장의 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 위법하여 취소되어야 할 것이고, 이에 대하여 피고는 제1차 및 제2차 보정서에 기재된 발명이 실질적으로 동일한데다가 소송경제의 이념에 비추어서 이 사건 심결을 취소하지 않고 제2차 보정서에 기재된 발명을 대상으로 심리하는 것이 타당하다고 주장하나, 피고의 주장사유만으로는 이 사건 심결의 위법을 치유할 법적인 근거가 되지 아니할 뿐만 아니라, 명세서 등의 보정은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것으로서 보정의 시기와 내용에 일정한 제한을 부가하는 것을 전제로 하여 출원인의 선출원의 이익을 도모하고자 하는 제도이므로 보정된 명세서 등에 기재된 발명에 대하여 심사 및 심판을 받을 출원인의 이익을 침해하거나 보정에 대한 적법한 심판절차를 회피하는 해석은 타당하지 아니한 점, 어떠한 보정이 요지의 변경, 즉 최초에 출원된 특허청구의 범위와 그 내용에 동일성을 인정할 수 없을 정도의 실질적인 변화를 가져오는 경우에 해당하면 그 보정이 허용되지 아니할 것이므로, 요지를 변경하지 아니하는 적법한 보정이 여러 차례 있는 경우에는 보정 전후의 발명의 내용이 실질적으로 동일한 범위 내에 있을 것인바, 피고의 주장과 같이 보정 전의 명세서에 기재된 발명을 심판대상으로 한 심결에 대하여 보정 전후의 내용이 실질적으로 동일하다는 사유만으로 심결을 취소할 정도의 위법이 있지 않다고 하는 해석은 사실상 보정에 대한 판단을 생략하는 상태를 용인하여 명세서 보정의 제도적 의의를 잠탈하는 결과를 초래할 수 있는 점 등을 고려하여 볼 때 제2차 보정서에 기재된 명세서 보정이 적법한지 여부 및 제2차 보정서에 기재된 발명에 대하여 아무런 판단을 하지 아니하고 제1차 보정서에 기재된 발명만을 대상으로 한 이 사건 심결은 위법하다고 할 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2006. 6. 1. 선고 2005허3857 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
특허발명의 출원절차에서 청구범위에 적법한 보정이 이루어졌다면 특허심판원은 그 권리범위에 확인대상발명이 속하는지 여부를 심리·판단함에 있어, 보정된 후의 청구범위를 기초로 심리·판단하여야 하는데, 이 사건 심결에서는 보정이 이루어지기 전 최초 출원서에 기재된 청구범위를 기초로 하여 그 권리범위에 확인대상발명이 속하는지 여부를 심리·판단하였는바, 이는 존재하지 아니하는 특허발명을 대상으로 한 심결이어서 부적법하다(보정 전후의 청구범위에 기재된 내용이 유사하다고 하더라도, 이 사건 심결의 확정력은 보정 후 특허발명에는 미치지 아니한다).