특허법원 2013. 2. 7. 선고 2012허6304 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제170조 제1항은 특허심판원이 특허거절결정에 대한 심판을 심리하는 도중에 새로운 거절이유가 발견된 경우, 특허심판원은 특허법 제63조의 규정에 따라 거절이유를 통지할 수 있되 일정한 기간 동안 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 하며, 출원인은 의견제출통지의 성격에 따라 특허법 제47조 제1항 제1호 및 제2호에 따른 보정을 할 수 있으며, 최후 거절이유에 따른 보정이 부적법한 것일 때에는 특허심판원이 특허법 제51조에 따라 보정각하결정을 하여야 하고, 또 특허거절결정에 대한 심판을 청구하고 그 심판의 청구일로부터 30일 이내에 한 보정이 부적법한 것일 때에는 특허심판원이 특허법 제51조에 따라 보정각하결정을 하여야 함을 규정한 것이고, 따라서 특허법 제170조 제1항은 특허심판원이 심사전치절차에서 심사관에 의해 각하되지 않은 보정에 대하여 각하를 할 수 있는 근거 규정이 될 수 있고, 한편 특허법 제51조 제3항은 ‘제1항에 따른 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니한다’고 규정함으로써, 원칙적으로 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우를 제외하고 보정각하결정에 대하여 불복할 수 없도록 규정하고 있을 뿐이어서, 출원인은 심사관의 보정각하결정(심사전치보정에 대한 심사관의 보정각하결정을 포함한다)에 대하여는 특허거절결정에 대한 심판에서 다툴 수 있고, 특허심판원의 심사전치보정에 대한 보정각하에 대하여는 그 심결에 대한 취소소송에서 다툴 수 있으나, 출원인의 보정에 대하여 각하결정이 없었던 경우, 즉, 심사관이 보정을 승인하여 보정된 출원발명에 대하여 거절결정을 하거나, 심사전치보정에 대하여 보정각하결정을 하지 않으면서 원결정을 유지한 경우에 출원인이 그 거절결정의 전제가 된 보정이 부적법함을 주장할 수는 없고, 그와 마찬가지로, 심사전치보정을 각하할 수 있는 특허심판원이 심사전치보정이 적법함을 전제로 보정각하를 하지 않고 보정된 출원발명에 대하여 거절결정의 정당성 여부를 판단한 경우(심사관이 심사전치보정에 대하여 각하결정을 하지 않고 원결정을 유지하고 특허심판원도 심사전치보정을 각하하지 않은 경우와 심사관이 한 심사전치보정에 대한 각하결정을 특허심판원이 취소를 하고 심사전치보정이 적법하다고 판단을 한 경우 모두가 포함된다)에는 출원인으로서는 심사전치보정이 부적법함을 주장할 수 없으며, 특허법 제51조 제3항에서 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우를 제외하고는 보정각하결정에 대하여 불복할 수 없도록 규정하고 있을 뿐임에도, 출원인 스스로 사후에 보정이 부적법하다는 주장을 할 수 있게 한다면, 심사단계에서는 거절결정의 대상이 되는 출원발명을 확정하기가 곤란해질 뿐만 아니라, 심판단계에서는 특허법 제47조 제1항 제3호에 규정된 보정기간을 잠탈하여 거절결정 당시의 출원발명으로 재차 보정을 하는 것과 같이 되고, 또한 출원인이 취소소송에서 심사전치보정이 적법함을 전제로 그에 대하여 거절결정의 정당성 여부를 판단한 심결에 대하여 심사전치보정이 위법하므로 보정각하되었어야 함을 사유로 심결이 위법함을 주장할 수 있다고 한다면, 즉, 출원인이 심사전치보정에 대하여 각하를 하지 않은 심결이 위법하다는 주장을 할 수 있다고 한다면, 출원발명에 대하여 보정을 할 수 없는 취소소송단계에서 거절결정 당시의 출원발명으로 다시 보정을 하는 것과 실질적으로 동일한 것이 되어 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법 제47조 제1항의 취지에 반할 뿐만 아니라, 출원인에게 거절결정 당시의 출원발명 또는 심사전치절차에서의 보정된 출원발명 중 자신의 유·불리에 따라 출원발명을 선택할 수 있게 허용하는 결과가 되어 부당하므로, 보정각하되지 않은 이 사건 보정이 위법함을 전제로 이 사건 심결에 진보성 판단 대상 발명을 잘못 특정한 위법사유가 있다는 취지의 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.