특허법원 2007. 11. 23. 선고 2007허2315 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제51조는 ‘보정각하’에 관하여 ‘심사관은 제47조 제1항 제2호의 규정에 의한 보정이 동조 제2항 내지 제4항의 규정에 위반하는 것으로 인정하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니한다’고 규정하고, 같은 법 제170조 제1항 및 제174조 제1항은 위 제51조를 특허거절결정 불복심판절차 및 심사전치절차에 준용하면서 제51조 제1항 중 ‘제47조 제1항 제2호’는 ‘제47조 제1항 제2호 또는 제3호’로 본다고 규정하고 있어, 위와 같은 보정각하결정 및 심사전치절차에 관한 관련 법 규정에 의하여 현재 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도의 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, 그러나 그 다투는 방법 및 시기에 관하여는 한정하고 있지 아니한 점, 거절결정 불복심판절차에서 그 선결문제로서의 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 아니하는 한편, 보정서를 제출한 심판청구인으로서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 사실상 입는 불이익이 중대한 점 등에 비추어 보면, 특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정불복심판 절차에서 별도로 이를 다툰다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당된다고 해석함이 합리적인바, 원고는 2006. 1. 17. 특허심판원에 거절결정불복심판 청구와 동시에 특허청구범위를 보정하는 명세서 등 보정서를 제출하였고, 심판청구의 이유에서 위 보정에 의한 청구범위를 가지고 진보성을 주장하였으며, 위 보정이 청구항의 신규사항 추가 또는 변경이 아니라는 취지의 주장을 하였을 뿐 아니라 보정명세서를 재심사하여 이 사건 발명에 대하여 등록결정 해달라는 취지의 주장을 한 사실을 인정할 수 있고, 심판단계에서 원고가 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정을 발견할 수 없으므로, 원고가 이 사건 심판절차에서 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당한다고 보아야 함에도 불구하고, 이 사건 심결은 원고가 특허청 심사관에 의한 보정각하결정에 대하여 다투고 있지 않다는 전제 아래 이 사건 보정 전의 명세서에 의한 특허청구범위를 기초로 이 사건 출원발명의 특허성을 판단하였는바, 가사 이 사건 심결이 취소되어 환송되는 경우 특허심판원으로서는 원고의 이 사건 보정이 위법한 것이어서 심사관에 의한 보정각하결정을 적법한 것으로 보고 거절결정을 유지하는 절차를 반복하게 된다 하더라도 위와 같은 판단유탈은 심판대상의 특정 및 결론에 영향을 미치는 중대한 위법이므로, 이 사건 심결은 나머지 쟁점에 관하여 살필 필요 없이 취소를 면할 수 없다.
특허법원 2007. 11. 15. 선고 2006허10746 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 대한 등록거절결정사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정불복심판절차에서 별도로 이를 다투는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당한다고 해석함이 합리적이나, 이 사건의 경우 원고는 이 사건 출원발명에 관하여 특허청 심사관의 거절결정이 있자 위 거절결정에 불복하면서 보정서를 제출하였는데, 그 보정의 내용은 청구범위는 그대로 유지한 채 명세서 및 도면에 관한 내용만을 정정한 것에 불과하고, 나아가 심판절차에서는 보정의 적법성에 관하여는 주장하지 아니한 사실이 인정되며, 이 사건 소송에서도 보정의 적법성에 관하여는 다투지 아니하면서 소송단계에서는 허용되지 아니하는 이 사건 제9항 발명의 청구범위를 다시 보정하는 신청서만을 제출하고 있으므로, 보정각하결정에 관하여는 특허법 제51조 제3항 단서의 다투는 경우에 해당하지 아니한다고 할 것이고, 더구나 보정 전의 이 사건 제9항 발명과 보정 후의 이 사건 제9항 발명은 그 청구항의 기재는 동일한데 보정각하결정도 이러한 청구범위를 중심으로 한 진보성 판단에 기초한 것이어서, 보정각하결정의 적법성에 관한 판단과 거절결정의 적법성에 관한 판단이 중복될 것이므로, 이하에서는 보정의 적법성에 관하여는 별도의 판단을 하지 아니하고, 별지 1항 기재의 이 사건 제9항 발명의 청구범위를 기준으로 이 사건 거절결정의 적법성에 관한 심결의 적법 여부만을 판단하기로 한다.
특허법원 2007. 10. 4. 선고 2007허1435 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서 등을 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여 거절결정 불복심판절차에서 별도로 이를 다툰다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 특허출원인이 심판절차에서 보정각하결정의 적법 여부에 대하여 다투는 것으로 보아야 할 것인바, 이 사건 출원발명의 출원인인 원고가 2006. 3. 27. 특허심판원에 청구항 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12를 정정하고, 청구항 6을 추가하는 내용의 제2차 보정서와 그 보정에 따라 심판청구이유를 보정하는 내용의 심판청구보정서를 각 제출한 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제7호증의 기재에 의하면 위 심판청구보정서에는 제2차 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니한 범위 내에서 감축한 것이어서 적법하다는 주장이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 원고는 이 사건 심판절차에서 이 사건 보정각하결정에 대하여 다투려는 의사를 표시하였다고 할 것이므로, 특허심판원은 이 사건 보정각하결정의 적법 여부에 대하여 판단하였어야 할 것이고, 이에 대하여 피고는, 특허심판원이 이 사건 심결 전 원고에게 보정각하결정에 불복이 있으면 추가자료를 제출하라고 통지하였음에도 불구하고 원고가 특허심판원에 추가자료를 제출하지 아니한 점에 비추어 보면, 원고가 보정각하결정에 대하여 다투는 의사를 묵시적으로 철회한 것으로 보아야 한다는 취지로 주장하므로 살피건대, 을 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 특허심판원이 2006. 11. 16. 원고에게 보정각하결정에 불복이 있으면 2006. 12. 1.까지 특허심판원에 심판청구보충서를 통하여 추가자료를 제출하여 달라는 내용이 포함된 심리종결예정시기통지를 하였고, 원고가 그 통지를 받고도 위 기일까지 특허심판원에 추가자료를 제출하지 아니한 사실은 인정되나, 원고가 추가자료를 제출하지 아니한 것은 추가로 제출할 자료가 없거나, 이미 제출된 자료만으로도 제2차 보정의 적법성을 뒷받침하기에 충분하였기 때문일 수도 있으므로, 원고가 특허심판원에 추가자료를 제출하지 아니하였다는 사정만으로 원고가 이 사건 보정각하결정에 대하여 다투는 의사를 철회하였다고 볼 수 없다고 할 것이어서, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2007. 7. 27. 선고 2006허11503 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허등록거절결정을 받은 출원인은 그 거절결정에 대한 심판을 청구하면서 소정 기간 안에 최초의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 이러한 보정이 있을 경우 특허심판원장은 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 하며, 특허청장은 위 통지를 받은 경우에는 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 하고, 심사관이 보정에 대하여 심사한 후 보정이 특허법 제47조 제2항 내지 제4항의 규정에 위반하는 것으로 인정하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하고, 출원인이 보정각하결정에 대하여 불복하는 경우에는 특허거절결정에 대한 심판에서 다툴 수 있는 것이어서, 심사전치 보정각하결정에 대한 불복이 있는 경우 특허심판원으로서는, 보정각하결정의 적법 여부를 심리하여 보정각하결정이 적법하면 보정 전의 명세서를 기준으로 거절결정의 적법 여부를 심리하여야 하고, 보정각하결정이 위법하면 보정된 명세서를 기준으로 거절결정의 적법 여부를 심리하여야 하므로, 거절결정에 대한 심리에 앞서 보정각하결정에 대한 당부를 판단하여야 하는데, 이 사건 심결은 앞서 살펴본 바와 같이 원고가 이 사건 보정각하결정에 대하여 불복의 의사를 표시하였음에도 이에 대한 판단을 유탈한 채, 보정 전 명세서를 기준으로 거절결정의 위법 여부에 대하여만 심리·판단하였는바, 가사 원고의 2006. 3. 20.자 보정이 위법한 것이어서, 이 사건 심결이 취소되어 환송되는 경우 특허심판원으로서는 보정각하결정을 다시 하고 거절결정을 유지하는 절차를 반복하게 된다 하더라도, 위와 같은 판단유탈은 심판의 대상 및 결론에 영향을 미치는 중대한 위법이므로, 이 사건 심결은 취소를 면할 수 없다.
대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후609 판결 [거절결정(특)]
보정각하결정 및 심사전치절차에 관한 관련 법 규정에 의하여 현재 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도의 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, 그러나 그 다투는 방법 및 시기에 관하여는 한정하고 있지 아니한 점, 거절결정 불복심판절차에서 그 선결문제로서의 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 아니하고, 한편 보정서를 제출한 심판청구인으로서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 사실상 입는 불이익이 중대한 점 등에 비추어 보면, 특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정 불복심판절차에서 별도로 이를 다툰다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당된다고 해석함이 합리적인데, 원고는 이 사건 출원발명에 관하여 특허청의 거절결정이 있자 이에 대하여 불복심판청구를 하고 2004. 11. 11.자로 원심 판시의 이 사건 보정서를 제출하면서 ‘본원의 특허청구범위에 관한 보정은 최초 출원시 제출된 명세서 및 청구범위에 기재된 발명 사상 내의 것으로서 특허법에서 정한 적법한 보정입니다’, ‘심사전치의 요건을 구비하였습니다’, ‘본원의 보정된 청구항들에 기재된 발명이 인용발명들에 비추어 진보성이 인정되는 발명들입니다’라는 요지의 주장을 하였음을 알 수 있는바, 그와 같이 원고가 거절결정 불복심판을 청구한 이후 이 사건 보정을 하면서 보정의 적법성에 관한 주장도 이미 개진한 이상, 다른 특별한 사정이 없는 한, 원고의 의사는 특허법 제51조 제3항 단서의 특허거절결정에 대한 심판에서 ‘다투는 경우’에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다.
특허법원 2006. 12. 29. 선고 2006허4833 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
원고가 이 사건 보정서를 통하여 주장한 내용은 ‘보정의 적법성 및 보정된 발명의 진보성’으로서 보정각하결정에 대한 불복의 의사를 명시적으로 표시한 것은 아니나, 거절결정 불복심판절차에서 이루어지는 보정에 대한 보정각하결정에 대한 불복의 의사표시는 거절결정 불복심판절차에서 하여야 하고, 그 심리·판단 역시 같은 절차에서 이루어지고, 따라서 보정서 제출과 동시에 이와는 별도로 보정에 대한 심사전치절차에서가 아닌, 보정각하결정에 대한 불복이 있을 경우 그 불복절차가 진행될 거절결정 불복심판절차에서 행한 ‘보정의 적법성 및 보정된 발명의 진보성’에 관한 주장은 향후 보정에 대한 각하결정이 있을 경우 진행될 불복절차를 위하여 미리 행한 주장이라고 보아야 하므로, 원고의 이 사건 보정서에서의 주장은 이 사건 보정각하결정에 대한 불복의 의사표시로 봄이 합리적이고, 나아가 소송절차에서의 불복의 의사표시는 불복의 대상이 되는 판단이 있은 후에 그 대상을 적시하여 행함이 원칙이나, 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도로 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, 불복의 방법 및 시기에 대하여도 한정하고 있지 아니한 점, 보정각하결정에 대한 불복이 있는 경우 거절결정 불복심판절차에서 보정각하결정의 적법 여부를 우선 심판하고, 보정각하결정이 적법한 경우 거절결정의 적법 여부 즉 보정 전 발명을 대상으로 하여 거절의 적법 여부를 심판하며, 보정각하결정이 위법한 경우 보정된 발명을 대상으로 하여 거절사유의 존부 여부를 심판하게 되므로, 보정 전에 주장된 내용에 관하여도 심리·판단되는 점, 거절결정 불복심판절차에서 보정각하결정의 적법 여부에 대하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 않는 반면, 보정서를 제출한 심판청구인의 입장에서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 다시 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 불이익이 중대한 점 등의 여러 가지 사정에 비추어 보면, 이 사건에서와 같이 비록 보정각하결정이 이루어지기 이전이라도 거절결정 불복심판절차에서 그 불복의 의사가 표시된 경우에는, 보정각하결정 이후 심판청구인이 보정각하결정에 대한 불복의 의사를 철회하지 아니하는 한 특허심판원으로서는 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심리·판단하여야 한다.