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새로운 거절이유의 인정여부

대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 [거절결정(특)]

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있는데, 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 하며, 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이며, 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리하는데, 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하는바, 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 ‘선행발명은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명의 링기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.‘는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고는 ’이 사건 제1항 발명은 가운데 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.‘는 취지로 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 같은 이유로 거절결정을 하였으며, 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘이 사건 제1항 발명의 구성 1은 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이고, 구성 2는 선행발명과 출력 피니언 포함 여부에 대하여 차이가 있으나 이는 통상의 기술자가 출력 피니언이 포함되는 차동장치에 선행발명의 대응구성에 나타난 기술 구성을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있다.’는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였으며, 이 사건 심결에 대하여 원고는 심결취소의 소를 제기하였고, 피고는 위 심결취소소송절차에서 이 사건 제1항 발명은 종래의 직구동식 액슬기어에 선행발명의 클러치를 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 이 사건 거절이유와 이 사건 심결 역시 같은 취지라고 주장하였으며, 이에 대하여 원심은, 이 사건 피고주장사유에 따라 이 사건 제1항 발명과 ‘종래의 구동식 액슬 구동기어’를 대비할 경우 차이점은 ‘클러치’의 부가 여부인 반면, 이 사건 거절이유에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행발명을 대비할 경우 차이점은 ‘출력 피니언’의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고주장사유는 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유라고 판단하였고, 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였는데, 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다.

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3734 판결 [거절결정(특)] - 확정

거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 원고들의 주장사유는, 2016. 2. 25.자 거절결정은 구성요소 7에 관하여 선행발명 3의 개시내용을 근거로 한 거절이유에 기초한 것이었음에도, 이와 달리 이 사건 심결은 온라인 학습, 게임 쇼핑 등에서 널리 사용되고 있는 범용기술임을 근거로 판단하였다는 것인데, 우선 2016. 2. 25.자 거절결정은 원고들의 2016. 4. 21.자 재심사 청구에 의하여 취소된 것으로 간주되었고, 이 사건 거절결정이 아니라 위와 같이 취소 간주된 위 2016. 2. 25.자 거절결정은, 이 사건 심결이 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것인지를 살펴볼 자료가 되지 못하며, 더욱이 원고들의 위 주장은 이미 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 선행발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다는 법리는, 거절결정에 대한 불복심판을 담당하는 특허심판원이 위와 같은 주지·관용기술을 진보성 부정의 판단근거로 채택하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이기 때문에 법리적으로 볼 때 그 자체로 이유가 없으며, 한편 위 2016. 2. 25.자 거절결정의 이유에는 ‘검사를 위한 질문이 사용자(피검사자)의 성별, 연령별, 가족관계, 직업 또는 종교에 따라 달리 구성되는 것’(이는 구성요소 7과 관련된 것으로서, 또한 삭제 전의 청구항 제3항의 부가구성임)은 선행발명 3에 나타나 있는 바와 같이 ‘피검사자의 생물적/사회적 환경에 따라 질문을 달리해서 제공하는 것으로서, 이러한 심리테스트 장치나 방법에서 고려되어야 할 지극히 기본적인 사항’에 불과하다는 내용이 포함되어 있음을 알 수 있고, 이와 관련하여 특허심판원은 이 사건 심결에서, 구성 7은 (선행발명들에는 명시되어 있지 않지만) 일반적인 심리검사에서 널리 이용되고 있는 ‘피검자의 성별, 연령, 국적 등에 따라 다르게 표현된 질문지를 제공하는 기술’에 대응되고, 주인공 캐릭터를 사용자의 연령, 성별 등에 맞게 표현하는 기술은 온라인 학습, 게임, 쇼핑 등에서 널리 사용되고 있는 범용기술에 불과하다고 판단하였으며, 이처럼 원고들 주장사유를 놓고 보더라도, 위 2016. 2. 25.자 거절결정의 이유와 이 사건 심결의 판단사유는 ‘심리테스트 장치나 방법에서 고려되어야 할 지극히 기본적인 사항’이라거나 ‘일반적인 심리검사에서 널리 이용되고 있는 기술’ 또는 ‘널리 사용되고 있는 범용기술’이라는 것으로서 그 주된 취지에서 서로 부합하는 것이며, 이와 달리 위 2016. 2. 25.자 거절결정의 이유 중 ‘선행발명 3에 나타나 있는 바와 같이’라는 표현만을 근거로 양자가 주된 취지에서 부합하지 않는다고 보기는 어렵고, 위와 같은 표현은 ‘지극히 기본적인 사항’으로서 선행발명 3에도 나타나 있다는 의미로 이해될 뿐이며, 정작 이 사건 심결이 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것인지를 살펴볼 자료가 되어야 할 것은 이 사건 거절결정의 이유라고 할 것이고, 그것은 앞서 본 것처럼 2015. 6. 26.자 거절이유가 해소되지 아니하였다는 것인데, 위 2015. 6. 26.자 거절이유에도 위 2016. 2. 25.자 거절결정의 이유나 이 사건 심결의 판단사유와 마찬가지로 ‘질문이 사용자에 따라 다르게 구성되는 것은 성격이나 심리 검사 방법에 있어서 지극히 기본적인 사항에 불과하다.’라는 내용이 포함되어 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 심결에 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 이 사건 거절결정을 유지한 위법이 있다는 취지의 원고들 주장은 받아들이지 아니하며, 심사관은 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하여야 하는데, 위 2015. 6. 26.자 거절이유는 거절되는 청구항을 각각 명시하고 있고, 청구항 제1항을 인용하는 종속항인 청구항 제2항의 ‘검사를 위한 질문은, 각종 이미지를 이용하여 구성되는 것’이라는 구성에 관하여, 위 제2항에 부가된 구성은 ‘질문이 이미지로 된 것’에 관한 것이나 이는 선행발명 3에 나타난 ‘이미지에 대한 느낌을 질문하고 이로부터 성격을 테스트할 수 있는 것을 특징으로 하는 이미지 느낌을 이용한 정보 제공 시스템’으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있다는 취지로 통지하는 내용이 포함되어 있고, 2015. 6. 26.자 거절이유 중 청구항 제2항에 관한 위 내용은, 거절이유로서 모호하다거나 그 의미를 파악할 수 없는 것이어서 의견서 제출의 기회를 실질적으로 보장하기 어려울 정도로 그 구체성이 떨어진다고 보이지 아니하며, 한편 출원발명의 명세서에는 ‘성격유형검사 및 심리 검사와 관련하여 현재 일반인이나 성인을 위한 집필문항 검사 방법(애니어그램/MBTI) 등이 사용되고 있으나, 미취학 아동이나 저학년 학생들 또는 노인이나 장애인과 같이 집필문항검사에서 제시되는 구문의 의미를 파악하기가 어려운 대상들을 위한 구체적인 심리 검사 방법으로 몇몇 그림 투사 검사를 제외하고는 성격유형검사에는 존재하지 않는 실정이다.’라는 기재와 ‘본 발명의 일 실시예에서, 성격 유형 검사로서, 애니어그램 방식과 MBTI 방식이 제공될 수 있으며, 검사 대상자는 이 중 어느 하나의 방식을 선택하여 성격 유형을 검사받을 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서, 애니어그램은 9개의 성격 유형으로 데이터베이스화 되어 있고, MBTI는 16개의 성격 유형으로 데이터베이스화 되어 있을 수 있다.’라는 기재가 있어, 원고들은 위와 같은 기재를 들어, 원고들이 청구범위를 ‘기존 애니어그램 방식과 MBTI 방식의 문항을 이미지로 변환하여 데이터베이스화하는 단계’라는 내용의 기술구성으로 보정할 수 있도록 권유하는 더욱 구체적인 거절이유가 통지되었어야 한다는 취지로 주장하나, 청구범위는 출원인이 스스로 발명의 설명에 개시한 내용 중에서 특허권으로 보호받으려는 사항을 적은 하나 이상의 항이라는 점에서 볼 때, 위 명세서 기재만으로 원고들이 주장하는 정도의 구체적인 거절이유 통지가 있었어야 한다고 단정할 수 없으므로, 출원 단계에서 특허청 심사관의 거절이유가 구체적이지 아니한 바람에, 원고들이 청구범위를 보정할 기회를 상실하였다는 사유를 들어, 이 사건 심결의 위법을 다투는 원고들의 주장도 받아들이지 아니한다.

특허법원 2018. 8. 31. 선고 2018허1295 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

원고는, 특허심판원이 이 사건 심결에서 이 사건 보정이 신규사항에 해당한다는 근거로 제시한 ‘하루 7회 이상 치아운동’, ‘시린이’와 관련된 부분은 특허청 심사관의 보정각하결정서에 기재되지 않은 새로운 주장사실로서, 특허심판원으로서는 원고에게 의견제출의 기회를 제공해야 함에도 이러한 기회를 제공하지 아니하였으므로, 절차의 위법이 있다는 취지로 주장하나, 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 하고, 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없어, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없으며, 원고는 이 사건 심결에서 이 사건 제1항 및 제2항 출원발명이 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당하는 근거 중 하나로 ‘치아운동이 발명의 설명을 참작하면 치아운동을 위한 물건으로 해석될 여지가 있다’는 것을 들었는데, 이는 특허청 심사관이 발송한 의견제출통지서 등에 기재되지 아니한 새로운 주장사실로서 특허심판원으로서는 원고에게 의견진술 기회를 제공해야 함에도 이러한 기회를 제공하지 아니하였으므로, 절차의 위법이 있다는 취지로 주장하나, 거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 이 사건에 관하여 보건대, 특허청 심사관이 2016. 6. 27. 이 사건 제1항 및 제2항 출원발명의 청구항 말미가 ‘...치아운동’으로 기재되어 있어 발명의 카테고리가 불명확하므로, 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다는 취지로 원결정(2015. 11. 20.자 거절결정)을 유지한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 심결에서는 이 사건 제1항 출원발명의 ‘치아운동’이 발명의 설명을 참작하면 ‘치아운동을 위한 물건’으로 해석될 여지가 있어 이 사건 제1항 출원발명의 치아운동이 ‘치아운동 방법’을 의미하는지 또는 ‘치아운동을 위한 물건’을 의미하는지가 불분명하여 이 사건 제1항 출원발명의 카테고리가 불명확하므로 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되고, 이를 직접 인용하고 있는 이 사건 제2항 출원발명도 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 특허를 받을 수 없는 것이므로 위와 같은 거절결정이 정당하다고 판단한 사실이 인정되므로, 특허청 심사관의 위 거절결정 및 이 사건 심결의 이유가 세부적인 내용에서 완전히 일치하지는 않으나, 양자는 모두 이 사건 제1항 및 제2항 출원발명의 발명의 카테고리가 불분명하여 보호받고자 하는 발명이 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없다고 하는 주된 취지에서 서로 부합하여, 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 해당된다기보다는 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에 해당하므로, 특허심판원이 거절결정에 대한 심판에서 원고에게 그 심결이유와 같은 사유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하여 이를 위법하다고 할 수 없다.

특허법원 2017. 8. 17. 선고 2016허7695 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있는데, 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 하며, 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있는바, 이 사건 심결은 ‘통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 N1-N2=0.08인 구성요소를 결합하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다’는 취지이고, 반면에 피고는 이 사건 소송에서 ‘통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다’는 사유를 이 사건 심결이 적법한 사유로 주장하고 있는데, 특허청 심사관은 2015. 10. 28.자 의견제출통지에서 선행발명 1에 구성요소 3에 대응되는 구성은 없으나 “재료의 굴절률은 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 선택하여 구성할 수 있는 정도의 것이어서 그 구성상 곤란성이 없다”는 점을 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는 사유로 들었고, 이 사건 심결에서의 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 주장은 모두 선행발명 1을 주된 선행발명으로 하여 진보성이 부정된다는 것이고, 출원발명과 선행발명 간의 차이점이 ‘투과 영역과 흡수 영역의 굴절률의 차이(N1-N2)가 0.005보다 작지 않은’ 구성요소 3에 대한 것으로 동일하며, 통상 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서는 출원 당시의 기술수준과 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 출원발명과 선행발명의 기술적 과제 및 효과, 선행발명들의 조합 또는 결합에 대한 암시나 동기가 선행기술문헌에 제시되었는지 여부 등의 사정을 종합적으로 검토하고, 선행발명들에 결합에 대한 암시, 동기가 있거나 부정적 교시가 있는지 등의 사정은 출원발명의 진보성을 판단함에 있어 하나의 고려사항일 뿐이며, 선행발명 1에 의한 진보성 부정 여부와 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 의한 진보성 부정 여부의 판단에서는 모두 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 3이 가지는 기술적 과제와 효과가 무엇인지, 선행발명 1에 이러한 기술적 과제 또는 효과가 나타나 있거나 해당 기술분야에서 일반적으로 인식되는 것인지, 그러한 기술적 과제를 해결하기 위해 어떤 기술적 수단들이 존재하는지, 그 중 이 사건 제1항 출원발명의 기술적 수단을 채택하는 것에 기술적 어려움이 있는지 등의 사정이 중요한 판단 요소가 되고, 이 사건 심결에서도 “굴절률 간의 차이를 얼마나 크게 할지는 필름에 사용되는 재료에 따라 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 것이라는 점”, “이 사건 출원발명에서도 … 굴절률 차이 0.005에 대한 임계적 의의나 효과 등에 대해서는 구체적인 설명이 없다는 점” 등을 진보성이 부정되는 사유로 검토하였으며, 결국 원고로서는 통상의 기술자가 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 차이점을 극복할 수 있는지 여부에 대해 의견서를 제출하거나 구성요소 3을 보정할 기회가 있었고, 원고는 2016. 1. 28. 의견서를 제출하면서 “선행발명들에 투과 영역과 흡수 영역의 굴절률의 차이가 0.005보다 작지 않은 구성이 개시되어 있거나 이를 시사하고 있지 않다”, “이 사건 출원발명은 계면 각도와 투과 영역 및 흡수 영역에서 사용된 재료 간의 굴절률의 차이를 한정함으로써 디스플레이의 휘도를 개선하는 현저한 효과를 제공하는 것이다” 등의 주장을 하기도 하였으므로, 피고가 이 사건 소송에서 선행발명 1에 의해 진보성이 부정된다는 주장을 함으로써 원고의 의견서 제출 및 보정 기회가 박탈되었다고 볼 수 없다.

특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허554 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다고 규정하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 특허거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는데, 이들 규정은 이른바 강행규정이고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 특허청 심사관은 2015. 11. 18. 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 거절이유를 통지하였고, 특허청 심사관은 원고의 의견서 및 보정서의 제출에도 불구하고 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 2016. 2. 29. 거절결정을 하였고, 이어진 원고의 재심사청구에 대하여도 2016. 5. 9. 다시 같은 이유로 거절결정을 하였으며, 특허심판원은 2016. 12. 30. 선행발명 1, 2에 의하여 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성이 부정된다는 내용의 이 사건 심결을 하였는데, 의견제출통지서의 내용을 살펴보면, 청구항 1이 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되는 이유를 적시함에 있어, 선행발명 2와 청구항 1을 먼저 대비한 후 그 차이점을 선행발명 1에 제시된 구성요소들로 보완하여 청구항 1과 같은 구성을 도출해 내는 형식을 취하였는데, 이는 마치 선행발명 2를 주된 선행발명으로 삼고 선행발명 2의 일부 구성요소들을 선행발명 1의 구성요소로 대체하거나 선행발명 1의 구성요소를 추가하는 것처럼 해석될 수 있는 여지가 있기는 하나, 의견제출통지에서 적시된 선행발명들의 결합방식은 단순히 선행발명 2의 일부 구성요소를 선행발명 1의 구성요소로 치환하거나 선행발명 2에 선행발명 1의 구성요소를 추가하는 것이 아니라, 선행발명들에 주 열교환기, 보조 열교환기 및 연결배관 등 폐열을 이용하는 보일러의 기본적 장치들이 공통적으로 존재하는 것을 전제로, 선행발명 2로부터는 U자형 열교환기, 챔버 형태의 급수 유입실 및 온수 배출실의 구성을, 선행발명 1로부터는 병렬적 배관 구성을 각각 도입하는 데에 기술적 의미를 두고 있는 것이고, 이를 위하여 특허청 심사관은 의견제출통지에서 선행발명 2의 ‘U자형 열교환기, 열회수기 및 연결배관 등으로 이루어진 배기가스 열회수장치’와 선행발명 1의 ‘환수부로 공급되는 물을 보일러의 주 열교환기와 연도에 설치된 열교환기로 병렬적으로 공급하는 배관라인’ 등 각 선행발명들의 구성요소들을 구체적으로 적시하고, 원고는 이에 맞추어 2015. 12. 17. 제출한 의견서에서 위 의견제출통지에서 언급된 선행발명들의 구성요소들과 이에 대응하는 청구항 1의 구성요소와의 구성 및 효과상 차이점 및 결합의 용이성 등에 관하여 상세히 다투었으므로, 의견제출통지에서 제시된 거절이유는 폐열을 이용하는 보일러 분야에서 흔히 사용되는 기본적 구성에 선행발명들의 구성요소들을 도입하여 청구항 1과 같은 구성을 도출해 낼 수 있다는 취지로 보는 것이 옳고, 이 사건 심결의 이유 또한 기본적인 보일러의 구성을 토대로 선행발명 1의 병렬적 배관 구성과 선행발명 2의 U자형 열교환기, 열교환기의 헤더에 형성된 챔버를 결합시키는 방식을 제시한 것이므로, 그 주된 취지가 크게 다른 것으로 볼 수 없어, 결국 거절결정에 대한 심판청구를 기각한 이 사건 심결의 이유가 특허거절결정의 거절이유와 그 주된 취지에서 부합하므로, 이 사건 심판 단계에서 원고에게 별도의 의견 제출 기회를 부여하지 아니하였다 하더라도 그와 같은 이유로 이 사건 심결이 위법하게 되는 것은 아니다.

특허법원 2017. 6. 23. 선고 2017허1502 판결 [거절결정(특)] - 상고각하

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다고 규정하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 특허거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는데, 이들 규정은 이른바 강행규정이고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 심사관은 “이 사건 출원발명의 보정 전 청구항 1의 ‘조각 정보를 만들어 전달하고 통신 송수신자가 조각 정보를 얻어서 조각 정보의 조합을 통해 정보를 얻는 구성’은 선행발명 1의 ‘전송할 데이터를 생성하여 분할하고 분할된 데이터를 중계국들로 송신하며 중계국들이 중계국에 해당하는 데이터만을 송신하면 다수의 분할 데이터들을 결합하는 구성’과 실질적으로 동일하고, 보정 전 청구항 1의 ‘사전에 약속된 방법으로 조합해서 정보를 얻는 구성’은 선행발명 1과 선행발명 2의 ‘조각 정보를 생성하여 전달하고 조각의 조합으로 완성된 인증공식과 하드웨어 정보를 대입하여 특정 정보를 얻는 구성’의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 설계 변경하여 구성할 수 있으므로 보정 전 청구항 1은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되며, 보정 전 청구항 3은 위 청구항 1과 동일한 구성을 포함하고 카테고리만 달리하여 청구한 것으로서 보정 전 청구항 1과 동일한 거절이유가 적용된다.”는 거절이유를 들어 의견제출통지를 하였음을 알 수 있으며, 이에 원고는 이 사건 출원발명의 보정 전 청구항 1, 4의 ‘통신’을 ‘네트워크 통신’으로, ‘중계처’를 ‘중계서버’로 보정하고, 보정 전 청구항 3의 말미를 ‘중계서비스’에서 ‘중계서버’로 보정하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 심사관은 “보정된 청구항 1, 3, 4는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되므로 위 거절이유가 여전히 해소되지 않았다.”는 이유로 이 사건 거절결정을 하였고, 이에 대한 불복심판에서 특허심판원은 “보정된 청구항 3은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1과 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.”는 이유를 들어 거절결정을 유지하는 이 사건 심결을 하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 거절결정의 이유와 심결의 이유는 모두 보정된 청구항 3은 통상의 기술자가 선행발명 1과 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다는 주된 취지에서 서로 부합하고, 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없어서, 특허심판원이 이 사건 거절결정에 대한 심판에서 원고에게 그 심결이유와 같은 사유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하여 이를 위법하다고 할 수 없다.

특허법원 2016. 5. 13. 선고 2015허6992 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는, 이 사건에서 피고가 제출한 을 제4~6, 8~11호증에 대하여 이 사건 출원발명에 관한 특허등록 심사과정에 의견제출의 기회를 부여받은 사실이 없으므로, 이들을 청구항 1에 대한 진보성 부정의 근거로 삼을 수 없다는 취지로 주장하나, 거절결정불복 심판청구에 대한 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도, 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회가 부여된 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이라면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 사용할 수 있고, 또한 그 취소소송절차에서 새로이 제출된 증거들이 특허출원 당시 그 기술 분야에서 널리 알려진 주지·관용기술을 보여주는 자료로서 심사 및 심판 단계에서 든 선행발명을 보충하기 위한 것에 지나지 않으면 새로운 공지기술이 아닌바, 을 제4~6, 8~11호증은 피고가 이 사건 출원발명의 출원 당시 기술수준, 즉 축으로부터의 반경 거리가 증가함에 따라 연속적으로 증가하는 폭을 가지는 영구 자석과 자석 슬롯의 형상, 자석의 일부분 위로 돌출된 슬롯 입구부의 구조 등이 이미 해당 기술분야에서 널리 채용되어 오던 주지·관용기술에 불과함을 밝히기 위해서 보충자료로 제출한 것들에 불과하므로, 을 제4~6, 8~11호증은 새로운 공지기술이 아님은 물론, 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 기존의 거절이유와 주요한 취지가 부합하면서 이를 보충하는 자료에 지나지 않는다고 보아야 하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

특허법원 2016. 4. 22. 선고 2015허6923 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허청 심사관은 2014. 3. 30. 2차 의견제출통지를 하면서 보정 전 이 사건 제1항 출원발명 구성요소 3의 ‘관통 홀’은 선행발명 2의 ‘댐퍼 홀’로부터 용이하게 도출할 수 있다는 등의 사유를 들어 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 거절이유를 적시하였고, 2014. 7. 28.자 1차 거절결정 및 2015. 1. 15.자 2차 거절결정에서도 이 사건 제1항 출원발명 구성요소 3의 ‘관통 홀’은 선행발명 1의 ‘장공부’나 선행발명 2의 ‘댐퍼 홀’과 유사하고, 다만 유체유발진동 저감효과 면에서 차이가 있으나, 선행발명 1의 기재 내용에 비추어 통상의 기술자가 용이하게 구현할 수 있는 단순 설계 사항에 해당한다는 등의 사유를 들어 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 거절이유를 적시하였는데, 이 사건 심결에서 ‘댐퍼 홀과 댐퍼 사이의 틈새가 압력차 감소를 위한 구멍으로 기능한다’고 설시한 것은 이 사건 제1항 출원발명 구성요소 3의 ‘관통 홀’이 선행발명 2의 ‘댐퍼 홀’로부터 용이하게 도출될 수 있다는 근거로서 적시한 것으로서 특허청 심사관의 위와 같은 거절이유를 보다 구체화한 것에 불과하므로, 이를 두고 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수는 없어, 이에 관한 원고 주장은 이유 없다.

특허법원 2015. 11. 19. 선고 2015허1232 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있는데, 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 ‘강행규정’이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 사유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 사유를 들어 심결이 정당하다는 주장을 할 수 없다고 보아야 하지만, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이고, 거절이유에 포함되었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 거절이유통지서에 명시되었는지의 관점에서 판단되어야 할 것인바, 원고에게 통지된 2014. 3. 24.자 의견제출통지에는 “선행발명은 청구항 1과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명의 링 기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.”는 취지로 기재되어 있는 사실, 이에 대하여 원고는 “청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.”는 취지로 의견서를 제출한 사실, 특허청 심사관은 2014. 9. 26. 위와 같은 의견서를 제출받고 2014. 3. 24.자 의견제출통지서에 기재된 거절사유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 한 사실을 종합하면,특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 심사 단계에서 원고에게 청구항 1, 2, 5, 6의 거절이유로 ‘청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명에 주지·관용기술인 출력 피니언을 부가하여 용이하게 발명할 수 있다’는 거절이유를 통지하였다고 봄이 상당하며, ‘이 사건 피고주장사유’는 ‘통상의 기술자가 종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.’는 취지인 반면, ‘이 사건 거절이유’는 ‘통상의 기술자가 선행발명에 주지·관용기술인 출력 피니언을 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.’는 취지인데, 여러 선행기술문헌을 인용하여 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있을지에 따라 출원발명의 진보성을 판단하게 되는바, 위와 같은 법리를 적용하여 진보성을 판단함에 있어 먼저 출원발명과 선행발명의 차이점을 검토하게 되는데, ‘이 사건 피고주장사유’와 관련하여 청구항 1과 ‘종래의 구동식 액슬 구동기어’와의 차이는 클러치가 부가되어 있는지 여부에 있는 반면, ‘이 사건 거절이유’와 관련하여 청구항 1과 선행발명의 차이는 ‘출력 피니언’이 부가되어 있는지 여부인 것으로 보이고, 다음으로 위와 같은 법리에 따라 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하게 되는데, ‘이 사건 피고주장사유’에 관하여는 종래의 직구동식 액슬 구동기어에서 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제에 관한 인식이 있었는지, 전단 뒷차축만의 동력을 차단하려는 기술적 과제를 해결하기 위한 어떤 기술적 수단들이 존재하고 있었는지, 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1에 이를 수 있다는 암시·동기가 있었는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것으로 보이는 반면, ‘이 사건 거절이유’에 관하여는, 선행발명에 주지·관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 복수의 뒷차축 중 전단 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제가 달성되는 것인지, ‘구동 전환 장치’를 삭제하지 않고도 청구항 1의 기술적 과제가 달성되는 것인지, 선행발명에 주지·관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 선행발명의 구조를 변경해야 하는 등 결합에 있어 기술적 어려움은 없는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것으로 보이므로, 출원인으로서는 ‘이 사건 거절이유’ 및 ‘이 사건 피고주장사유’와 관련하여 서로 다른 판단 요소들을 중심으로 진보성이 부정되지 않는다는 의견을 제출할 가능성이 높고, 서로 다른 방향으로 명세서의 보정을 시도할 가능성이 높을 것으로 보여, ‘이 사건 피고주장사유’는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 거절이유통지서에 그 취지와 이유가 기재되어 있다고 보기 어려우므로, ‘이 사건 거절이유’와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는 것으로 보기 어렵다.

특허법원 2015. 10. 23. 선고 2015허1782 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법원 2015. 9. 10. 선고 2015허581 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허청 심사관은 “청구항 1 내지 12는 통상의 기술자가 선행발명의 복수의 노즐들을 단순 결합하여 형태를 변경하는 등의 방법으로 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다.”는 이유를 들어 이 사건 거절결정을 한 사실은 앞서 인정한 바와 같고, 한편 피고는 차이점 1, 2를 극복하기 위한 주지·관용기술을 증명하기 위한 자료로 을 제4 내지 11호증을 제출하였는데, 이 법원에서 제출되어 채택한 증거들인 을 제4 내지 11호증을 ‘청구항 10은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 사항에 불과하거나, 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는지’를 판단하는 근거로 삼았다고 하더라도, 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

특허법원 2015. 5. 29. 선고 2014허7769 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

원고는, 심사단계에서 거절이유를 통지한 심사관과 거절결정을 한 심사관이 다를 경우 거절결정을 하는 심사관은 특허법 제63조에 따라 특허출원인에게 거절이유를 다시 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 것인데, 심사관이 의견제출 통지를 하지 아니하고 거절결정을 하였음에도 심결이 이를 간과하였으므로 위법하다는 취지로 주장하므로 살피건대, 2012. 9. 21. 의견제출 통지를 한 심사관과 2013. 5. 31. 거절결정을 한 심사관이 서로 다른 점은 인정되나, 특허법 제63조 제1항은 ‘심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 정하고 있을 뿐이고, 출원심사과정에서 심사관이 변경되더라도 종전에 진행된 심사절차는 그대로 유지되므로, 심사관이 변경된 경우 변경된 심사관에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여할 의무가 새로 발생한다고 볼 수 없고, 그러한 기회를 부여하지 않았다고 하더라도 이를 위법하다고 할 수 없다.

특허법원 2015. 4. 30. 선고 2014허4418 판결 [거절결정(특)] - 확정

피고는, 을 제8, 9호증에는 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 종목분석 공지예가 개시되어 있는데, 이에 의하면 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정된다고 주장하므로 살피건대, 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있으며, 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 하고, 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것인바, 을 제8, 9호증에는 이 사건 제1항 발명의 센티먼트 점수 및 순위, 순이익 점수 및 순위, 종합 점수 및 순위에 관한 구성이 개시되어 있기는 하지만, 을 제8, 9호증에 개시된 사항이, 모멘텀과 관련된 지표를 통하여 특정 종목에 대하여 매수 및 매도를 결정하고자 하는 선행발명 1이나, 가치인자 또는 성장인자를 고려하여 특정 종목의 스타일을 결정하고자 하는 선행발명 2 또는 투자 순위를 정하는 구성에 관한 선행발명 3을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 특허출원 당시의 기술상식이나 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료에 해당하는 것으로는 볼 수 없다고 할 것이므로, 을 제8, 9호증은 이 사건 출원발명에 대한 심사 단계에서 출원인에게 의견제출의 기회를 부여한 증거로 볼 수 없으므로, 을 제8, 9호증은 비록 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 공지되었다고 하더라도 심사단계에서 의견제출의 기회가 부여되지 아니한 새로운 공지기술에 관한 것이어서, 이 사건 출원발명이 을 제8, 9호증에 의하여 진보성이 부정된다는 피고의 주장은 이유 없다.

특허법원 2014. 12. 19. 선고 2014허4524 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는, 피고가 을 제2 내지 7호증을 제시하며 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 진보성이 없다고 주장하는 것은 새로운 거절이유 및 새로운 증거를 제시한 것이라는 취지로 주장하므로 살피건대, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없는 것인바, 을 제2 내지 5호증, 을 제7호증은, ‘기판의 방사체가 형성될 영역(안테나 영역)이 거칠어지도록 레이저로 표면처리하는 단계’를 개시하고 있는 비교대상발명 1을 보충하여, ‘원하는 표면 거칠기를 얻을 때까지 표면처리 공정을 2회 이상 수행하는 것 및 표면처리에 의해 요철 패턴을 형성하는 것’이 특허출원 당시 주지·관용기술임을 증명하기 위한 자료에 해당하므로, 피고가 을 제2 내지 5호증, 을 제7호증을 제시하며 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 진보성이 없다고 주장하는 것은 새로운 거절이유 및 새로운 증거를 제시한 것이라고 볼 수 없다.

특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허1563 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있는데, 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 하고, 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 특허출원 당시의 기술상식이나 주지 ․ 관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없으므로 살피건대, 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 의하여 통상의 기술자가 비교대상발명 1에서 모바일 장치와 원격지 PC 보조 입출력 장치 간의 통신을 IP 주소를 이용하는 통신으로 인식할 수 있고, ‘IP 주소를 갖는 단말이 자신의 ID 정보와 함께 IP 주소를 서버에 등록하고, 서버가 접속을 원하는 다른 단말에 IP 정보를 제공하는 것’은 이 사건 출원발명의 출원 전부터 널리 알려진 주지·관용기술인데, IP 주소를 이용하여 통신하는 것과 IP 주소가 그에 대응되는 식별정보와 함께 처리되는 것은 별개의 문제로서, 비교대상발명 1에서 IP 주소가 데이터베이스와 원격제어 관리서버를 거쳐 모바일 장치로 제공되는 ID 정보에 포함되어 함께 제공되지 않고 다른 형태나 방식으로 제공되더라도 IP 주소를 이용하는 통신은 가능하므로, 비교대상발명 1에서 모바일 장치와 원격지 PC 보조 입출력 장치 사이에 IP 주소를 이용하여 통신하는 것으로 볼 수 있다고 하여 바로 원격지 PC 보조 입출력 장치를 구별할 수 있는 ‘ID 정보’에 ‘IP 주소’가 반드시 포함되어 제공된다고 할 수는 없는 점, 특허청 심사관이 심사 단계에서 이 사건 출원발명이 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지하면서, 비교대상발명 1의 ‘ID 정보’가 이 사건 제1항 발명의 ‘식별 아이디’와 대응된다고만 특정하고, 네트워크 상태 정보 또는 네트워크 주소 정보가 대응된다고 특정한 적은 없는 점, 비교대상발명 1의 발명의 상세한 설명의 ‘ID 정보는 원격지 PC 보조 입출력 장치를 구별할 수 있는 다양한 정보가 가능하다. 예를 들어, 원격지 PC 보조 입출력 장치의 시리얼 넘버가 될 수 있다. 모바일 장치와 게이트웨이 간에는 이러한 ID 정보가 포함되어 통신이 되는 프로토콜로 통신이 이루어질 수 있다’는 기재에 의하면, 비교대상발명 1에서 원격지 PC 보조 입출력 장치의 ID 정보는 식별 기능만 있으면 족하여 다양한 정보가 가능하므로, 거기에 IP 주소와 같은 네트워크 통신에 필요한 주소 정보가 반드시 포함된다고 해석하기 어려운 점, 특허청 심사관이 심사 단계에서 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되는 거절이유의 근거로 제시한 비교대상발명 1, 2, 3에는 단말들이 네트워크 주소 정보를 주고받는 것에 관하여 전혀 개시되어 있지 않으므로, ‘IP 주소를 갖는 단말이 자신의 ID 정보와 함께 IP 주소를 서버에 등록하고, 서버가 접속을 원하는 다른 단말에 IP 정보를 제공하는’ 주지·관용기술을 고려하더라도, 비교대상발명 1, 2, 3에 단말이 IP 주소 등과 같은 네트워크 주소 정보를 주고받는 구성까지 개시되어 있는 것으로 볼 수는 없는 점, 그 외에 특허청 심사관이 심사 단계에서 이 사건 출원발명에 대한 의견제출통지서에 위와 같은 주지·관용기술을 거절이유로 제시한 적도 없는 점 등을 종합하면, 비교대상발명 1에 위와 같은 주지·관용기술을 부가하여 이 사건 제1항 발명의 단말과 서버 간에 네트워크 주소 정보를 포함하는 네트워크 상태 정보를 제공하거나 수신하는 것에 관한 구성을 도출할 수 있다는 피고의 위 주장은 비교대상발명들에 주지·관용기술을 보충하여 그 기술적 의의를 밝히는 것이 아니라 의견제출의 기회를 부여함이 없이 주지·관용기술이라는 명목으로 거절이유로 통지되지 않은 새로운 사유 내지는 공지기술을 추가하는 것과 다름없어, 이 사건 출원발명의 심사 단계에서 통지된 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 것이라고 할 수 없으므로, 피고가 이 사건 심결취소소송에서 위와 같은 주지·관용기술을 들어 이 사건 심결의 결론이 정당하다고 주장하는 것은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장하는 것이므로 허용될 수 없다.

특허법원 2014. 10. 16. 선고 2014허2801 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허청 심사관은 의견제출통지서를 하면서 구성 1, 3과 동일한 구성이 비교대상발명 1에 개시되어 있고, 구성 2의 금속층을 이루는 금속 소재 중 티타늄과 구성 4의 소수성 자기조립단 패턴층 소재 중 옥타데실트리클로로실란은 비교대상발명 2에 개시되어 있으므로 비교대상발명 1에 개시된 마이크로 어레이 칩을 제조하면서 비교대상발명 2에 개시된 위 각 소재를 각 금속층과 소수성 자기조립단분자막의 소재로 단순 선택할 수 있으므로 이 사건 출원발명의 청구항 2, 3은 진보성이 부정된다는 거절이유를 적시하였고, 그 후 이 사건 거절결정에서도 보정된 이 사건 제3항 발명이 동일한 이유로 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 적시하였으며, 이 사건 심결에서는 구성 1, 3과 각 동일한 구성이 비교대상발명 1에 개시되어 있고, 구성 2의 금속 소재는 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있고, 구성 4의 소수성 자기조립단분자 패턴층 소재는 주지·관용기술이므로 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 1과 주지·관용기술에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각한 사실을 인정할 수 있는데, 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것이 아니므로 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하지 아니하는바, 이 사건의 경우 이 사건 제3항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유가 원고에게 통지된 이상 이 사건 심결이 비교대상발명 2 대신 비교대상발명 1과 주지·관용기술에 의해 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다며 이 사건 거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하였더라도 위 주지·관용기술은 거절이유가 통지된 비교대상발명 1을 보충하기 위한 것으로 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당하지 아니하고, 더구나 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 제3항 발명의 구성 1, 3은 비교대상발명 1에 개시되어 있고, 구성 2의 금속 소재 중 일부와 구성 4의 소수성 자기조립단분자 패턴층 소재의 일부가 주지·관용의 소재에 해당하여 이 사건 제3항 발명이 비교대상발명 1과 주지·관용기술에 의하여 진보성이 부정되는 이상 특허청 심사관이 비교대상발명 1, 2에 의하여 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지하였더라도 출원인인 원고로서는 비교대상발명 1에 의해 진보성이 부정되는 것을 막기 위해 청구항을 보정할 기회가 있었다 할 것이고, 원고가 스스로의 판단 하에 청구항을 보정하지 아니한 이상 나중에 특허심판원이 새로이 거절이유를 통지하지 않고 비교대상발명 1, 2가 아닌 비교대상발명 1과 비교대상발명 1을 보충하는 주지·관용기술에 의하여 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하였다고 하여 원고에게 적법한 보정기회가 주어지지 아니하였다고 볼 수도 없어, 결국 이 사건 심결에 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유에 의해 특허거절결정을 유지하면서 의견제출기회를 부여하지 아니한 절차적 위법이 있다고 볼 수 없다.

특허법원 2014. 9. 26. 선고 2014허1952 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는 피고가 제출한 을 제7 내지 13호증의 증거들은 새로운 거절이유에 해당하거나 이 사건 출원발명의 진보성을 판단하는 선행기술로 사용되어서는 안된다는 취지로 주장하므로 살피건대, 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없는바, 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 비교대상발명 1, 2로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이후 같은 이유로 거절결정을 하였으며, 이에 원고가 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 기각되자 심결취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였는데, 이 사건 소송절차에서 피고는 이 사건 제1항 발명의 ‘특정 배경화면을 중심에 위치시킨 복수의 배경화면에 대한 썸네일을 디스플레이하는 기술’이 주지·관용의 기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 주지·관용의 기술을 적용해보더라도 진보성이 부정된다는 취지로 을 제7 내지 13호증을 제출한 것이므로, 새로운 거절사유로 볼 수는 없다.

특허법원 2014. 6. 27. 선고 2013허7649 판결 [거절결정(특)] - 확정

비교대상발명의 도전성 고무층에 근거하여 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 것이 새로운 거절이유에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 특허청 심사관의 2011. 9. 27.자 의견제출통지서에 ‘인용발명 1(비교대상발명과 동일함)에는 트레드부, 브레이커부, 사이드월부의 고무의 고유 저항값이 모두 1×109Ω㎝ 이상이고, 비드부에 접하고 사이드월부와 프라이부와의 사이를 거쳐, 트레드부의 접지면까지 연속해서 배치되는 도전성 고무층은 고유 저항값이 108Ω㎝ 이하 및 두께 0.1~5㎜이고, 상기 도전성 고무층에는 질소 흡착 비표면적이 40~1500㎡/g인 카본 블랙이 고무 성분 100 중량부에 대하여 3 중량부 이상, 보다 바람직하게는 6 중량부 이상 함유되어 있는 타이어가 개시되어 있습니다’라고 기재되어 있고, 2012. 4. 20.자 거절결정서에 ‘청구항 제1항 발명의 트레드 고무, 브레이커 고무, 사이드월 고무, 사이드부 도전성 고무와 피복 고무 및 통전 고무는, 각각 인용발명 1의 트레드부 고무, 브레이커 고무, 사이드월부 고무, 비드부에 접하고 사이드월부와 프라이부의 사이를 거쳐 트레드부의 접지면까지 연속해서 배치되는 도전성 고무층과 별다른 차이가 없는 것이고, … (중략) … 통전고무가 트레드부의 중앙에 위치하는 구성은 인용발명 1의 트레드부 중앙에 위치하는 도전성고무층을 통하여 쉽게 도출할 수 있는 정도에 해당합니다’라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있어, 위 거절이유통지서 및 거절통지서의 ‘비드부에 접하고 사이드월부와 프라이부의 사이를 거쳐 트레드부의 접지면까지 연속해서 배치되는 도전성 고무층’이라는 기재 부분은 도전성 고무층(a)에 관한 내용이기는 하나, 인용하고 있는 비교대상발명의 식별번호 [0009], [0010], [0035] 내지 [0037]의 기재 부분은 도전성 고무층(a)와 도전성 고무층(b)를 모두 포함하는 내용이고, 도면 3은 도전성 고무층(b)에 해당하는 도면이므로, 청구항 1을 비교대상발명의 도전성 고무층(a)만을 대비하여 판단한 것으로는 보기 어렵고, 위 의견제출통지서 및 거절결정서에 기재된 ‘도전성 고무층’은 비교대상발명의 도전성 고무층(a)와 도전성 고무층(b)를 모두 지칭하는 의미로 사용된 것으로 보이므로, 도전성 고무층(b)를 대비하여 청구항 1의 진보성을 부정하는 것이 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없다.

특허법원 2013. 11. 28. 선고 2013허5179 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는 이 사건 제57항 출원발명의 ‘동일한 양’의 의미에 대하여 심사 또는 심판과정에서 의견제출 또는 보정의 기회를 부여받은 바 없는데, 이 사건 심결에서야 비로소 이를 문제삼아 원고의 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 위법하다고 주장하므로 살피건대, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 특허청 심사관은 2012. 2. 28. 이 사건 제57항 출원발명이 비교대상발명 등에 의해 진보성이 부정된다는 의견제출통지를 하면서 이 사건 제57항 출원발명의 ‘동일한 양’의 의미에 대하여 직접적으로 지적한 바는 없으나, 비교대상발명의 명세서 중 ‘분무 건조된 생선 젤라틴(4g)과 만니톨(3g)을 유리 비이커에 첨가시켰다. 그 다음 정제수(93g)를 첨가하고 마그네틱 수행자를 이용하여 교반시킴으로써 용액을 얻었다. 가열은 필요하지 않다. 길슨 피펫을 이용하여 이 용액 500mg을 약 16mm의 포켓 직경을 갖는 미리 형성된 블리스터 포켓의 시리즈 중 각 하나로 옮겼다’는 기재내용에 의하면, 비교대상발명이 활성 성분의 함량을 동일하게 제조하는 방법이라는 점은 명백하므로, 위 의견제출통지의 내용 중 이 사건 제57항 출원발명이 비교대상발명 등에 의해 진보성이 부정된다는 기재내용에는 ‘동일한 양의 알레르겐’이란 ‘활성 성분의 함량이 동일한 것’을 의미한다는 취지가 포함되어 있다고 보이고, 따라서 위 의견제출통지의 주된 취지는 이 사건 심결의 심결이유와 부합하는 경우에 해당한다고 판단된다.

특허법원 2013. 11. 14. 선고 2013허4480 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각

원고들은, 이 사건 거절결정이나 이 사건 심결에서는 비교대상발명에 제5 실시 형태에 따른 대응구성이 개시되어 있다는 점을 그 거절이유 또는 심판청구 기각사유로 삼지 않았는데, 피고가 이 사건 취소소송 단계에 이르러 이를 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 이유로 주장하는 것은 새로운 거절이유의 주장으로서 허용될 수 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 무릇 거절결정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청장은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다 할 것이므로, 이 사건 거절결정이나 이 사건 심결에서는 비교대상발명에 제4 실시 형태에 따른 대응구성이 개시되어 있다는 점을 주된 거절이유와 심판청구 기각사유로 삼았는바, 제4 실시 형태에 따른 대응구성을 근거로 한 사유와 제5 실시 형태에 따른 대응구성을 근거로 한 사유는 모두 비교대상발명에 구성 3의 광강도차 저감화층과 실질적으로 동일한 대응구성이 개시되어 있다는 사정을 지적하는 것으로서 그 주된 취지가 서로 부합하므로, 비교대상발명에 제5 실시 형태에 따른 대응구성이 개시되어 있다는 점이 출원인인 원고들에게 의견서 제출의 기회가 부여되어야 할 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없어, 이와 전제를 달리하는 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

특허법원 2012. 11. 1. 선고 2012허4964 판결 [거절결정(실)] - 확정

거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 먼저 구성 3, 9 중 통형 프레임 고정구를 통형 프레임에 일체로 하는 구성과 관련하여, 의견제출통지서에는 ‘이 건 제1항은 철도 교량용 가동성 물받이를 갖는 신축이음장치의 구성을 특징으로 하고 있으나, 이는 비교대상고안에서 매립프레임, 배수판의 지지판이 걸림되어 슬라이딩 결합되는 상부돌출판과 하부돌출판, 고정볼트 및 상부돌출판의 위쪽으로 연장되어 형성된 교량의 매립형 누수방지장치의 구성과 별다른 차이가 없습니다’라고 기재되어 있고, 거절결정서에는 ‘프레임 고정구의 형상 차이를 주장하고 있으나, 본원고안과 같은 고정구 형상은 당업계에 널리 알려져 자명하게 사용되는 일 형상에 불과한 것으로서, 단지 비교대상고안의 고정볼트와 형상의 미차만으로 본원고안의 특징적 구성이라고 인정할 수 없습니다’라고 기재되어 있으며, 심결문에는 ‘구성 3은 비교대상고안의 매립프레임의 프레임 몸체 타면에 볼트삽입홈이 길이방향으로 형성되고 위 볼트삽입홈에 삽입되어 교량 슬래브의 철근에 고정되는 고정볼트의 구성과 대응되며, 위 구성 3은 통형 프레임 고정구를 ㄱ자 형으로 한정한 점에 차이가 있다. 위 차이에 대해 검토하면, 일반적으로 콘크리트에 원형철근 설치시 갈고리를 두어 정착길이를 확보하는 것은 주지·관용기술에 해당되므로, 이러한 콘크리트와 정착을 위해 통형 프레임의 고정구를 ㄱ자 형으로 구부려 형성하는 것은 철근 정착시 사용되는 주지·관용기술을 비교대상고안의 고정볼트에 단순히 적용한 것에 불과하다’고 기재되어 있는바, 이와 같이 의견제출통지서와 거절결정서 및 심결문에는 모두 위 통형 프레임 고정구를 통형 프레임에 일체로 하는 구성과 관련하여 구체적으로 특정한 바는 없으나 전체적으로 비교대상고안과 별다른 차이가 없다는 취지의 내용이 기재되어 있고, 다만 심결문에서는 위와 같은 기재 이외에도, 통형 프레임 고정구가 통형 프레임에 일체로 결합되는 반면 비교대상고안은 별도의 볼트삽입홈을 두고 고정볼트의 머리가 결합된다는 점에 차이가 있다는 원고의 주장에 대하여, 비교대상고안의 종래기술에 스터드를 용접에 의해 일체로 결합하는 구성이 도시되어 있고, 비교대상고안의 볼트삽입홈 및 고정볼트가 이러한 종래기술을 개선시키기 위해 구비된 것이므로, 통형 프레임 고정구를 통형 프레임에 일체로 하는 것은 비교대상고안의 종래기술로부터 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 도출할 수 있을 정도의 사항에 불과한 것이라고 부연해서 설시하고 있을 뿐이며, 다음으로 구성 6, 10 중 홈의 폭을 경사면 신축판의 두께보다 크게 형성하여 걸림재가 이탈되지 않도록 한 구성은 2011. 4. 21. 보정 당시 추가된 내용으로서, 이와 관련하여 거절결정서에서는 그에 관하여 구체적으로 특정한 바는 없으나, ‘보정서의 보정내용이 반영된 청구항 제1항은 의견제출통지서에 기재된 거절이유, 즉 당업자가 첨부된 비교대상고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있다(실용신안법 제4조 제2항)는 거절이유를 해소할 만한 사항이 없으므로, 실용신안법 제13조에 의거 본원고안에 대하여 거절결정을 합니다’라며 위 보정에도 불구하고 진보성이 없다는 취지로 기재하고 있는데, 심결문에서도 구성 6은 비교대상고안의 대응구성과 차이가 없다고 판단하고 있고, 다만 심결문에서는 홈의 폭이 경사면 신축판 두께보다 다소 크도록 최소한의 유격만 형성하여 걸림재가 통형 프레임으로부터 이탈되지 않도록 한다는 점에 차이가 있다는 원고의 주장에 대하여, 비교대상고안의 종래기술에 고정받침대에 형성된 개방구의 유격이 신축부재가 결합된 고정대의 두께보다 다소 크게 형성되어 고정대가 고정받침대로부터 이탈되지 않은 구성이 나타나 있고, 비교대상고안이 이러한 종래기술을 개선시키기 위한 것이므로, 비교대상고안의 종래기술로부터 통상의 기술자라면 용이하게 도출할 수 있는 사항에 해당된다고 부연해서 설시하고 있을 뿐이므로, 이 사건 거절결정 및 이 사건 심결의 이유가 세부적인 내용에서 완전히 일치하지는 않으나, 양자는 모두 이 사건 출원고안이 비교대상고안에 비하여 진보성이 없어 등록을 받을 수 없다고 하는 주된 취지에서 서로 부합하고, 따라서 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 해당된다기보다는 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에 해당되므로, 특허심판원이 거절결정에 대한 심판에서 원고에게 그 심결이유와 같은 사유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하여 이를 위법하다고 할 수는 없어, 원고의 위 주장도 받아들이기 어렵다.

특허법원 2012. 10. 12. 선고 2012허4933 판결 [거절결정(특)] - 확정

피고는, 이 사건 출원발명의 명세서에 배경기술로 기재되어 있는 특허출원 제2007-0010291호는 ‘본체부로부터 하방으로 돌출되는 복수개의 지지기둥에 슬라이딩 가능하게 설치되며 콘크리트 타설 시 콘크리트의 자중에 의해 슬라이딩 가능하게 설치되며 콘크리트 타설 시 콘크리트의 자중에 의해 슬라이딩되어 기초콘크리트층의 상면에 접촉되는 연장관부재를 구비하는 결로방지용 배수판’에 관한 것으로서 위 연장관부재는 구성 3의 보조 지지기둥과 실질적으로 동일한 구성이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 구성의 곤란성이 없어 진보성이 부정된다는 취지로 주장하므로 살피건대, 반포된 간행물에 기재된 발명을 근거로 진보성을 부인한 거절결정의 거절이유와 출원발명의 명세서 기재내용을 근거로 진보성을 부인하는 거절이유는 그 주지에서 부합하지 아니하므로 후자는 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유에 해당하는바, 이 사건 출원발명의 명세서에는 위 선행문헌에 대해 ‘특허출원 제2007-0010291호’라는 문헌명만 기재되어 있을 뿐 위 선행문헌의 기술 내용은 전혀 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 위 선행문헌에 기재된 내용을 주지·관용기술이라고 볼 만한 증거도 없어, 위 선행문헌을 이유로 이 사건 제1항 출원발명의 진보성을 부정하는 것은 거절결정과 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것이 되어 허용될 수 없다고 할 것이므로, 피고의 위 주장도 이유 없다.

특허법원 2012. 9. 7. 선고 2012허986 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

원고는 ‘의료용’이라는 기재가 포괄적이어서 문제된다면 특허청은 이에 대하여 보정할 기회를 주었어야 한다고 주장하므로 살피건대, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 특허거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 특허거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니라 할 것인바, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정서에는 ‘제1항과 제2항은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 조성물에 비교대상발명 2의 유효성분을 채택 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것’이라고 기재되어 있어서 이 사건 출원발명이 구성의 곤란성이 없음을 원고에게 통지하였다 할 것이고, 이 사건 제1항 발명은 산초 추출물을 유효성분으로 하는 모든 용도의 약학적 조성물을 권리범위로 청구하고 있는 것인데, 비교대상발명 2의 기재로부터 산초가 다양한 약리활성을 가지고 있음을 알 수 있어서 산초 추출물을 유효성분으로 하는 의료용 조성물의 구성을 용이하게 도출할 수 있어 구성의 곤란성이 없다는 이 사건 심결의 이유는 그 주된 취지가 특허거절결정의 이유에 부합한다 할 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

특허법원 2012. 7. 27. 선고 2012허2951 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정하고 있고, 또한 특허법 제170조 제1항은 제63조를 특허거절결정에 대한 심판에 관하여 준용하고, 같은 조 제2항에서는 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제63조의 규정은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용한다고 규정하고 있는데, 이들 규정은 ‘강행규정’이므로 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유는 적어도 그 주된 내용에 있어서 거절결정의 거절이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는바, 보정 전 제3항 발명은 보정 전 제1항 발명의 종속항으로서, 보정 전 제1항 발명의 구성에 ‘한 쌍의 연결부 양측에 수직으로 배열되는 각 고정틀의 중앙 하부에는 전체적으로 연결구가 각각 체결되고, 연결구의 상, 하부에 수평으로 배열되는 고정틀은 양끝에 배치된 고정틀의 중앙부에만 연결구가 체결된 것’이라는 구성이 추가된 것인바, 이 사건 보정에 의해 보정 전 제3항 발명이 삭제됨과 동시에 보정 전 제3항 발명의 이 사건 부가구성이 보정 전 제1항 발명에 추가되고 보정 전 제1항 발명의 구성 중 불명확한 일부 구성이 보다 명확하게 이 사건 제1항 보정발명으로 보정되었으므로, 결과적으로 이 사건 제1항 보정발명은 보정 전 제3항 발명과 실질적으로 동일한 발명이라 할 수 있는데, 특허청 심사관은 보정 전 제1항 발명에 대하여는 진보성이 부정된다는 내용의 의견제출통지와 거절결정을 하였지만, 보정 전 제1항 발명의 종속항으로서 이 사건 부가구성이 추가된 보정 전 제3항 발명에 대하여는 특허청구범위가 명확하게 기재되지 아니하였다는 내용의 의견제출통지와 거절결정을 하였을 뿐 진보성이 부정된다는 내용으로 의견제출통지나 거절결정을 하지 않았는데, 사정이 이와 같다면, 보정 전 제1항 발명에 대하여만 진보성이 부정된다는 거절결정이 있었고 이 사건 부가구성이 추가된 이 사건 제1항 보정발명(보정 전 제3항 발명과 실질적으로 동일)에 대하여는 진보성이 부정된다는 거절결정이 없었으므로, 이 사건 제1항 보정발명의 진보성이 부정된다는 이유는 이 사건 거절결정의 거절이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하고, 따라서 이 사건 심결에서 거절결정과 달리 이 사건 제1항 보정발명의 진보성이 부정된다는 거절이유로 원고의 심판청구를 기각하기 위해서는 특허출원인인 원고에게 그와 같은 내용의 거절이유통지를 하여 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는바, 심판절차에서 이 사건 제1항 보정발명에 대하여 진보성이 부정된다는 내용의 의견제출통지를 하지 않은 이상, 이 사건 심결은 특허법 제170조, 제63조를 위배한 절차상 위법이 있다.

특허법원 2012. 4. 12. 선고 2011허8167 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

원고는, 이 사건 거절결정이나 이 사건 심결에서는 위와 같은 주지·관용기술을 그 거절이유 또는 심판청구 기각사유로 삼지 않았는데, 피고가 이 사건 취소소송 단계에 이르러 이를 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 이유로 주장하거나 을 제5 내지 16호증을 그 증거로 제출하는 것은 새로운 거절이유의 주장·입증으로서 허용될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 거절결정 불복심판의 심결취소소송에서 피고인 특허청장은 거절이유로서 새로운 적용법조 및 사실을 주장하거나 새로운 증거를 제출할 수 없기는 하나, 새로운 선행기술이라 하더라도 그것이 독립된 신규성 또는 진보성 부정의 자료가 되는 것이 아니라, 거절이유로 통지된 선행기술을 보충하는 정도에 불과한 경우에는 새로운 거절이유가 되지 아니하고, 또한 거절결정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청장은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 주지·관용기술에 해당된다는 주장과 그에 관한 자료의 제출은 새로운 거절이유의 주장 또는 공지기술에 관한 증거의 제출이라고 볼 수 없는바, 원고의 위 주장은 위와 같은 법리에 배치되는 견해를 전제로 하는 것일 뿐만 아니라, 2010. 7. 30.자 이 사건 거절결정에서 거절이유로 제시된 것은 비교대상발명과 ‘버퍼의 상태와 우선순위를 이용하여 용이하게 지연 정보를 계산할 수 있다’는 기술상식이었고(비록 ‘기술상식’이라는 명시적인 표현은 없으나, 그 기재 자체로부터 이러한 취지임이 능히 이해된다.), 2011. 6. 23.자 이 사건 심결에서 심판청구 기각사유로 제시된 것 또한 비교대상발명과 ‘최대 큐잉 지연을 참작하여 데이터를 전송하는 기술’에 관한 기술상식이었으므로, 이 사건 심결의 심판청구 기각사유는 적어도 그 주지에 있어서 이 사건 거절결정에서의 거절이유와 부합한다 할 것이어서, 출원인인 원고에게 이른바 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 부여했어야 한다고 보기도 어려워, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결 [거절결정(특)]

을 제8호증의 1, 2는 약제학 분야의 교과서로 그 기술분야에서 널리 활용되는 문헌이므로 그 내용은 주지·관용의 기술로 예시되는 자료라고 할 것이고, 을 제9, 10호증의 항산화제를 사용한다는 기재도 주지·관용의 기술로 예시되는 자료에 불과하므로 을 제8호증의 1, 2, 을 제9, 10호증의 내용을 이 사건 출원발명에 대한 2007. 11. 15.자 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유라거나 새로운 증거라고 할 수 없고, 이 사건 거절결정과 그 불복심판청구에 대한 이 사건 심결의 각 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없지만, 이 사건 제1항 발명이 현저한 지속방출의 작용효과를 나타내지 못한다는 주된 취지에서 서로 부합되므로, 이 사건 심결의 이유가 원고에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유라고 할 수 없다.

특허법원 2011. 9. 9. 선고 2011허972 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고들은, 이 사건 심결이 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명을 비교하여 양 발명의 유효성분이 동일하고 용도가 동일하므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 없다고 판단하였는데, 양 발명의 구성이 동일하다는 것은 신규성이 결여되었다는 의미이므로 이 사건 심결은 신규성 결여를 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다고 보아야 할 것인바, 신규성 결여는 거절결정에서 통보되지 않은 거절이유이므로, 이 사건 심결에는 원고들에게 의견서제출의 기회를 주지 않은 절차의 위법이 있다고 주장하므로 살피건대, 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는바, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명이 모두 활성성분에 있어서는 말뼈 추출물로 동일하나, 용도에 있어서 비교대상발명에는 단지 조골세포의 증식을 유도한다든지 저신장증에 좋다고 알려져 있다는 기재만 있을 뿐 이를 뒷받침할 자료까지 제시되어 있지는 않으므로, 비교대상발명은 완성된 발명이라고 보기는 어려워서, 완성되지 아니한 비교대상발명과 완성된 이 사건 제1항 발명을 동일하다고 할 수는 없으므로 이 사건 심결이 이 사건 제1항 발명을 통상의 기술자가 비교대상발명에 의해 용이하게 발명할 수 있다고 하여 진보성이 없다고 판단한 것에는 아무런 위법이 없다.

특허법원 2011. 8. 24. 선고 2010허5673 판결 [거절결정(특)] - 확정

거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주된 취지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 특허청 심사관은 2008. 4. 7. 이 사건 출원발명의 청구항 28 내지 78은 약리효과에 대한 기재가 단지 4 내지 6개 정도의 시험화합물에 대한 골수 독성 에세이나 뉴클레오사이드의 인산화 에세이 등이 기재되어 있을 뿐 HCV 치료 또는 예방에 관한 활성이 위 청구항들에 기재된 다수의 물질에 직접적인 관련이 있다는 객관적인 근거나 자료가 제시되어 있지 않아서 발명의 상세한 설명에 뒷받침되지 않는다는 이유로 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 의견제출통지서를 발송하였고 보정서에 의해서도 그 이유가 해소되지 않는다는 이유로 거절결정을 하였고, 2008. 12. 10.자 보정 후 이 사건 출원발명은 구아닌(제3항), 아데닌(제4항), 하이포크산틴(제5항), 시토신(제6항), 티민(제7항), 우라닐(제8항) 염기 구조의 화합물 또는 그의 포스페이트와 약제학적으로 허용되는 염을 약제학적으로 허용되는 담체 또는 희석제와 함께 포함하는 것을 특징으로 하는 숙주의 HCV 감염 치료용 약제학적 조성물(이 사건 제3 내지 8항 발명 및 이들의 종속항인 이 사건 제9 내지 11항 발명), 위 각 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 HCV로 감염된 숙주 치료용 약제(이 사건 제14 내지 19항 발명) 및 위 각 화합물들과 하나 이상의 다른 항 (C형 간염) 바이러스제와 병행 또는 교대로 투여되는 약제(이 사건 제20 내지 27항 발명)에 관한 것이며, 한편 이 사건 제3항 내지 제8항 발명 및 이들의 종속항인 제9항 내지 제11항 발명의 HCV 감염 치료용 약제학적 조성물 발명은 심사관이 의견제출통지할 당시 명세서의 청구항 46 내지 51 및 그들의 종속항인 청구항 77 내지 78항과 동일하고, 이 사건 제14항 내지 19항 발명은 이 사건 제3 내지 8항 발명의 각 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 HCV로 감염된 숙주 치료용 약제로서 실질적으로 이 사건 제3항 내지 제8항 발명과 동일한 사항을 청구하는 것으로 의견제출통지 당시의 청구항 46 내지 51과 실질적으로 동일하며, 이 사건 제20 내지 27항 발명은 하나 이상의 항 (C형 간염) 바이러스제와 병행 또는 교대로 투여되는 것을 특징으로 하는 제3 내지 8항의 각 화합물을 포함하는 HCV로 감염된 숙주 치료용 약제로서 실질적으로는 이 사건 제3항 내지 제8항 발명과 동일한 약제를 청구하는 것이라 할 것인데, 특허청 심사관이 2008. 4. 7. 의견제출 통지를 하며 보정 전 청구항 28 내지 78항에 대하여 약리효과에 대한 기재가 없어 발명의 상세한 설명에 뒷받침되지 않아 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다는 통지를 하였으므로, 결국 2008. 12. 10.자 보정된 이 사건 출원발명의 모든 항에 관하여 약리효과에 대한 기재가 없어 발명의 상세한 설명에 뒷받침되지 않는다는 의견제출통지가 있었다고 할 것이며, 한편 이 사건 심결은 ‘이 사건 출원발명은 약리효과에 대한 기재가 없어 의약 용도발명으로서 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고 특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제3항 및 같은 조 제4항 제1호에 위배되어 특허를 받을 수 없다’고 판단하였는데, ‘약리효과에 대한 기재가 없어 의약 용도발명으로서 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로 특허법 제42조 제3항에 위배된다’는 이유와 ‘약리효과에 대한 기재가 없어 특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다’는 이유가 실질적으로 동일한 사유가 아니어서, ‘약리효과에 대한 기재가 없어 의약 용도발명으로서 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로 특허법 제42조 제3항에 위배된다’는 심결의 이유가 새로운 거절이유에 해당한다고 하더라도, ‘약리효과에 대한 기재가 없어 특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다’는 이유는 특허청 심사관이 의견제출통지를 하였던 사유이므로 새로운 거절이유에 해당하지 아니하고, 이 사건 출원발명은 약리효과의 기재가 충분하지 아니하여 특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 아니해서 특허될 수 없는 것이므로, 이 사건 심결은 그 결론에 있어 적법하다.

특허법원 2011. 7. 15. 선고 2010허9071 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허청 심사관이 ‘제2 꼬임계수에 대한 제1 꼬임계수의 비율이 1.5를 넘는 것’은 비교대상발명의 ‘상연계수와 하연계수의 비가 1.25 이상 되게 상연된 것’에 상당하므로 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 취지로 특허거절결정을 하였고, 이 사건 심결이 제1항 발명의 ‘제2 꼬임계수에 대한 제1 꼬임계수의 비율의 큰 것’은 비교대상발명의 ‘상연계수에 대한 하연계수의 비율이 큰 것’과 실질적으로 동일하고 ‘제2 꼬임계수에 대한 제1 꼬임계수의 비율이 1.5를 넘는 것으로 한정한 것’은 그 수치한정으로 휨피로저항이 현저하게 상승된다고 할 수 없으므로 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 특허거절결정을 정당하다고 판단하였는데, 비교대상발명은 ‘상연계수와 하연계수의 비가 1.25 이상 되게 상연된 구성’을 채택하고 있을 뿐 ‘상연계수에 대한 하연계수의 비율이 큰 구성’을 채택하지 않았고, 그와 같은 구성을 채택한 발명은 비교대상발명 명세서에 기재된 종래기술인 특개평2-42230호 공보에 개시된 발명이므로, 이 사건 심결은 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 거절결정에서 거절이유로 삼은 비교대상발명이 아니라 비교대상발명과 비교대상발명 명세서에 기재된 종래기술을 결합하여 진보성 유무를 판단하였고, 그와 같은 사유는 새로운 거절이유에 해당하므로, 이 사건 심결에는 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서제출의 기회를 주지 않은 잘못이 있다.

특허법원 2011. 4. 27. 선고 2010허2612 판결 [거절결정(특)] - 확정

거절이유통지나 보정각하결정에서 선행기술로 제시된 문헌 중 일부만을 인용한 경우에 심판에서 위 문헌 중 거절이유통지나 보정각하결정에서 인용되지 않았던 부분을 인용하는 것은, 그 인용된 자료가 ‘서적’ 등과 같이 방대하거나 여러 개의 기술에 관한 기재가 있는데 거절이유통지나 보정각하결정에서는 그 중 일부 기술만을 사본하여 첨부하거나 적시한 경우라면 인용되지 않은 부분을 새로운 거절이유로 볼 여지도 있을 것이나, 인용된 자료가 ‘특허공보’와 같이 하나의 기술에 관한 것이거나 동일 또는 밀접한 기술에 대한 여러 실시태양을 개시하고 있는 문헌인 경우에는 그 문헌 전체에 대하여 거절이유통지나 보정각하결정이 있었다고 보는 것이 상당하다 할 것인바, 비교대상발명 1은 미국 공개특허공보로서 하나의 기술에 관한 문헌이어서, 심판에서 위 문헌 중 거절이유통지나 보정각하결정에서 인용되지 않았던 부분을 인용하는 것은 ‘새로운 거절이유’에 해당하지 아니하므로, 그에 대하여 의견제출 기회를 부여하지 아니한 것은 위법하지 아니하다.

특허법원 2010. 10. 1. 선고 2010허1886 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법 제63조 제1항에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하고, 같은 법 제170조에 의하면, 특허거절결정에 대한 심판에 관하여 제63조를 준용하되, 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용하도록 되어 있으며, 한편 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니므로 살피건대, 특허청 심사관은 2009. 2. 24. 원고들에게 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 적시하여 의견제출통지를 하였고, 2009. 7. 10. 위와 동일한 거절이유를 들어 특허거절결정을 하였으며, 특허심판원은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였지만, 이 사건 심결에서는 비교대상발명들 외에 의견제출통지 및 특허거절결정에서 인용하지 아니한 비교대상발명 2의 종래기술을 더하여 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하였는데, 이 사건 심결에서 비교대상발명 2의 종래기술을 언급한 것은, 이 사건 제1항 발명의 구성 중 ‘열 교환 액상 열매체가 내부에 흐르는 U자형 열 교환 관로들이 지하수공에 각각 삽입되어, 외부의 지하수와 열 교환이 지하수 내에서 직접 이루어지도록 하는 열 교환 방식’은 위 종래기술과 동일하거나 주지의 기술이라는 점을 지적하기 위한 것인바, 출원발명의 구성 중 일부가 특허출원 당시 해당 기술분야에서 널리 알려진 주지의 기술이라고 하는 것은 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유라고 할 수 없으므로, 이 사건 심결은 특허거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없어, 위와 같은 경우에까지 특허출원인인 원고들에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니라고 할 것이므로, 원고들의 주장은 받아들이지 아니한다.

특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허1781 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법 제170조 제1, 2항, 제63조에 의하면, 특허거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출 기회를 주어야 하지만, 거절결정에 대한 불복심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니고, 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있으면 충분한데, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정의 이유는 ‘이 사건 출원발명은 그 키의 단면 형상이 비교대상발명 1의 도 5와 비교대상발명 2의 도 9의 각 키 단면 형상에 대응되는 것이어서 비교대상발명 1, 2에 비하여 진보성이 없다’는 취지임에 반하여, 이 사건 심결의 이유는 ‘이 사건 출원발명은 그 키 형상이 비교대상발명 1의 도 2, 3의 키 형상과 비교하여 구성이 동일하거나 기술적 특이성이 없어서 비교대상발명 1에 비하여 진보성이 없다’는 취지임은 앞에서 본 바와 같고, 또한 이 사건 심결에서는 이 사건 출원발명의 키의 단면 형상뿐만 아니라 전제부 구성에 해당하는 ‘상·하부 두 개의 키 날개부의 각 선단 엣지가 중심에서 벗어나 좌·우현으로 서로 엇갈리게 배치되고, 키 날개의 양측면은 프로펠러로부터 멀리 떨어진 쪽을 향하는 단부판에 수렴하는 구성’까지 비교대상발명 1의 도 2의 키의 형상과 대비하여 구성이 동일하거나 기술적 특이성이 없다는 취지로 판단한 사실을 인정할 수 있는데, 거절결정에서 든 비교대상발명 1의 도 5는 ‘불연속부가 없는 반동타’에 관한 구성이고 이 사건 심결에서 든 비교대상발명 1의 도 2는 ‘불연속부가 있는 반동타’에 관한 구성이기는 하나, 두 반동타는 모두 비대칭익형 반동타로서 상·하부 사이에 불연속부가 있는지 여부를 제외하고는 특별히 기술적 의의가 있는 구성상의 차이가 없는바, 거절결정과 이 사건 심결 모두 이 사건 출원발명을 비교대상발명 1의 도 5 또는 도 2와 대비함에 있어서 두 반동타가 공통적으로 갖는 ‘비대칭익형 반동타’의 기본적인 형상, 즉 ‘키 선단 엣지의 상부와 하부가 프로펠러 축심의 연장선 부근을 경계로 각각 반대방향으로 편향된 반동타’의 형상을 인용한 것이지 불연속부의 유무를 특별히 부각하여 대비사항으로 삼은 것은 아니며, 또한 이 사건 출원발명의 키 단면 형상과의 비교를 위하여 거절결정에서 든 비교대상발명 1의 도 5 및 비교대상발명 2의 도 9의 각 키 횡단면 형상과 이 사건 심결에서 든 비교대상발명 1의 도 2의 키 횡단면 형상은 모두 키 선단 엣지가 중심에서 벗어나게 구성되고 프로펠러에서 멀리 떨어진 단부판을 향해 원뿔형으로 가늘어진다는 점에서 전체적으로 유사한 것이고, 거절결정과 이 사건 심결은 모두 이 사건 출원발명의 키 횡단면 형상은 위와 같은 종래의 비대칭익형 반동타들의 횡단면 형상에 비하여 기술적 특이성이 없다는 취지로 판단한 점에서 같고, 나아가 거절결정의 이유에는 일견 이 사건 심결과 달리 ‘상·하부 두 개의 키 날개부의 각 선단 엣지가 중심에서 벗어나 좌·우현으로 서로 엇갈리게 배치되고, 키 날개의 양측면은 프로펠러로부터 멀리 떨어진 쪽을 향하는 단부판에 수렴하는 구성’과 같은 키의 입체적 구성에 관한 대비가 나타나 있지 않은 것처럼 보이나, 거절결정의 이유에서와 같이 키의 상·하부 횡단면 형상에 관하여 차례로 대비하다 보면 실질적으로 위와 같은 입체적 구성의 대비까지 이루어지는 셈이고, 통상의 기술자로서는 그 대비결과를 종합하면 이 사건 출원발명의 키의 입체적 구성에 기술적 특이성이 없다는 취지를 쉽게 이해할 수 있어, 결국 이 사건 심결의 이유는 이 사건 출원발명의 키의 형상이 비교대상발명 1 등에 나타나 있는 종래의 비대칭익형 반동타의 기본적인 형상에 비하여 기술적 특이성이 없다는 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 것이어서 그와 다른 별개의 새로운 거절이유를 제시한 것이라고 할 수 없고, 따라서 특허심판원이 이 사건 심결을 하기 전에 특허출원인인 원고에게 그 이유를 미리 통지하고 의견서 제출 등의 기회를 주지 않았다고 해서 절차상 위법이 있다고 할 수 없다.

특허법원 2009. 11. 13. 선고 2009허2791 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절사정하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 ‘강행규정’이므로, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는바, 위에서 든 증거들에 의하면, 이 사건 출원발명에 대한 의견제출통지서의 거절이유, 거절결정의 이유 및 이 사건 심결의 심판청구 기각이유에는 모두 진보성이 부정되는 청구항, 특허등록을 받을 수 없는 근거가 되는 법조문, 그리고 진보성 부정의 근거가 되는 비교대상발명이 분명하게 기재되어 있는 사실, 이 사건 출원발명에 대한 의견제출통지서의 거절이유는 이 사건 제1, 2항 출원발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 것으로서 감축 보정된 이 사건 제1항 보정발명이 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다는 취지를 포함하고 있을 뿐만 아니라, 거절결정의 이유와 이 사건 심결의 심판청구 기각이유는 모두 이 사건 제1항 보정발명이 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다는 것을 주된 이유로 하고 있는 사실 등을 인정할 수 있으므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 이 사건 심결의 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서의 거절이유 및 거절결정의 거절이유와 부합한다고 할 것이어서, 구체적인 개별 구성요소의 대비가 누락되었다거나 거절의 구체적인 이유를 달리한다는 등의 이유만으로 심사 및 심판 과정에 원고에게 의견서 제출의 기회가 부여되지 않은 절차상의 위법이 있다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

특허법원 2009. 11. 5. 선고 2008허14193 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

특허출원의 거절사정과 거절이유통지 등에 관하여 규정하고 있는 특허법 제62조, 제63조 및 제170조 제2항에 의하면, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 이 사건 심결 등의 경위에 나타난 바와 같이, 특허청 심사관이 이 사건 제1항 발명이 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 예측할 수 없는 현저한 지속방출의 작용효과를 나타낸다고 인정할 만한 근거가 없다는 취지로 의견제출의 통지 및 이 사건 거절결정을 하였는데, 특허심판원이 이 사건 제1항 발명이 12시간 이상 동안의 슈도에페드린 방출 프로파일을 얻기 위해서는 특정 중합체를 사용하여야 하나, 이 사건 제1항 발명은 이를 얻을 수 있는 특정 중합체로 한정되어 있지 아니하다는 취지로 이 사건 심결의 이유를 기재한 것은 이 사건 거절결정의 거절이유를 명확히 한 것에 불과하므로, 이 사건 거절결정과 심결의 각 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없지만, 이 사건 제1항 발명이 현저한 지속방출의 작용효과를 나타내지 못한다는 주된 취지에서 서로 부합되므로, 이 사건 심결의 이유가 원고에게 의견제출의 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유라고 할 수 없다.

특허법원 2009. 8. 21. 선고 2008허14452 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절사정하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 ‘강행규정’이므로, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것인바, 이 사건에서, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명이 특허법 제29조 제3항 규정에 의해 특허받을 수 없다는 이유로 거절이유를 통지하고 같은 이유로 거절결정을 하였으나, 특허심판원은 이 사건 출원발명이 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하면서도 원고들에게 새로운 거절이유인 진보성 부정에 대한 의견서 제출의 기회를 부여하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 심결이 의견서 제출의 기회를 주지 않고 거절결정이유와 부합하지 아니한 이유로 원고들의 청구를 기각한 것은 강행규정에 위배된 것이나, 한편 거절사정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것인바, 이 사건에서, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명이 비교대상발명에 의해 특허법 제29조 제3항에 해당된다는 이유로 거절이유를 통보하고 의견서 제출의 기회를 부여한 후 같은 이유로 거절결정한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 심결취소소송단계에서 피고는 위와 같은 거절결정이유와 같은 이유로 이 사건 심결의 적법성을 주장할 수 있다고 할 것이어서, 결국 이 사건 심결이 적법한지 여부는 그 심판의 대상이 되었던 거절결정이유가 적법한지 여부에 의하여 좌우된다고 할 것이다.

대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 [거절결정(특)]

특허거절결정과 거절이유통지 등에 관하여 규정하고 있는 특허법 제62조, 특허법 제63조 및 제170조 제2항에 의하면, 특허거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 특허거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 특허거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니라 할 것이고, 한편 그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분하다 할 것인데, 2004. 8. 27.자로 보정된 이 사건 출원발명에 대하여 심사관은 2004. 12. 8. ‘위 출원발명의 특허청구범위 제1항 내지 제29항은 각 단계를 수행하는 구체적인 하드웨어의 물리적 구성 및 구성 요소 간의 결합관계가 명확하게 기재되어 있지 아니하여 컴퓨터를 이용한 온라인상의 영업방법이라 볼 수 없으므로 특허법 제29조 제1항 본문 규정의 발명에 해당하지 않아 특허를 받을 수 없다’는 내용의 거절이유를 통지하였고, 이에 원고는 2005. 2. 4. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 9. ‘이 사건 출원발명의 아이템 서버가 컨설팅 요청을 수신하면, 상품구매 정보 등을 분석하여 생활설계 결과 또는 컨설팅 결과를 산출하는 청구범위의 기재는 생활설계 결과 또는 컨설팅 결과를 물리적으로 산출하는 구체적인 처리과정이 기재되어 있지 않아 발명으로 성립될 수 없어 2004. 12. 8.자 거절이유의 전부를 해소하지 못하였다’는 이유로 거절결정을 한 점, 그 후 심사관은 원고의 2005. 8. 8.자 보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서 2005. 9. 26. 보정각하결정을 하고 원결정을 유지하였으며, 특허심판원은 2006. 1. 26. ‘위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 데이터베이스 등을 도구로서 이용한 인위적 결정 자체일 뿐 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명으로 성립되었다고 볼 수 없다’는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 한 점 등을 알 수 있는바, 위 2004. 12. 8.자 거절이유통지서는 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 것이고, 또한 위 거절이유통지서에서 밝힌 거절이유와 특허거절결정 및 심결의 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없다 하더라도, 모두 이 사건 제1항 발명이 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이므로, 그 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절이유라고 할 수 없다.

특허법원 2008. 11. 13. 선고 2007허13384 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는, 이 사건 보정발명은 보정 전 청구항 제1항에 거절결정 당시 진보성이 부정되지 않았던 보정 전 청구항 제5항의 구성요소인 ‘제1 및 제2전열부재는 공기가 흐르는 방향에서 30~60°만큼 기울어지게 배치된 구성’을 부가한 것임에도 특허심판원은 이 사건 심결에서 실질적으로 보정된 청구항 제2항이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없다고 하여 위 보정각하결정을 적법하다고 하였는바, 이는 사실상 거절이유나 보정각하결정의 이유로 삼지 않았던 보정 전 청구항 제5항의 위 구성요소의 진보성을 부정한 것이고 이 사건 심판절차에서 원고에게 이에 대한 의견제출기회도 부여하지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 위법하다는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 특허청은 이 사건 거절결정의 이유로 보정 전 청구항 제5항의 진보성을 문제 삼은바 없으나 이는 보정 전 청구항 제5항의 위 전열부재의 각도에 관한 구성만에 대한 판단이 아니라 유기적으로 결합된 기술인 보정 전 청구항 제5항 전체의 진보성에 대한 판단이고, 이 사건 보정발명은 보정 전 청구항 제1항에 단순히 위 전열부재의 각도에 관한 구성을 부가한 것으로서 사실상 보정 전 청구항 제3항의 종속항인 보정 전 청구항 제5항의 구성과는 달라서 2007. 1. 24.자 보정은 단순히 항정리 차원의 보정이라 할 수 없으므로, 비록 이 사건 심결이 보정된 청구항 제2항의 진보성을 부정함으로써 이 사건 보정발명의 진보성을 부정하는 결과가 되었다 하더라도 이를 두고 이 사건 거절결정의 이유를 벗어난 판단이라 할 수 없고, 특허청이 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있으므로, 특허심판원이 심판절차에서 출원인인 원고에게 보정된 청구항들의 진보성에 대한 의견제출기회를 부여하지 않고 보정된 청구항 제2항의 진보성을 부정하였다 하여 이 사건 심결에 취소하여야 할 정도의 절차상의 위법이 있다고 보기 어렵다(보정된 청구항 제2항은 보정 전 청구항 제2항에 보정 전 청구항 제5항의 위 전열부재의 각도에 관한 구성을 부가한 것으로서 보정 전 청구항 제3항의 종속항이었던 보정 전 청구항 제5항과는 그 구성이 달라서 특허심판원이 보정된 청구항 제2항의 진보성에 대한 의견제출기회를 원고에게 부여하지 않았다 하더라도 절차상 위법이 있다고 할 수 없다).

특허법원 2008. 11. 5. 선고 2007허10750 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

원고는, 이 사건 출원발명은 진보성이 없다는 이유로 거절결정되었고 이는 곧 이 사건 출원발명의 상세한 설명과 청구범위의 기재가 진보성을 판단할 수 있을 만큼 명확하다는 점을 심사관이 인정한 셈인데도 불구하고, 이 사건 심결에서는 이 사건 출원발명의 상세한 설명과 청구범위의 기재가 불명확하다고 하여 거절결정을 유지하고 있어 거절결정의 이유와 이 사건 심결의 이유가 모순되므로, 이 사건 심결은 정당성이 없어 위법하다고 주장하므로 살피건대, 특허출원된 발명에 다수의 거절가능한 원인이 존재하는 경우에 특허청 심사관은 그 중 어느 하나를 거절이유로 삼아 거절결정을 할 수 있으므로, 특허청 심사관이 이 사건 출원발명을 진보성 결여를 이유로 거절결정을 하였다고 하여 이 사건 출원발명에 기재불비가 없다는 점을 인정하였다고 볼 수 없고, 또한 특허법 제170조 제2항은 특허거절결정에 대한 심판에서 그 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 특허법 제62조를 준용한다고 규정하고 있으므로, 거절결정불복심판 과정에서 심판관이 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견했을 경우에는 의견제출기회를 부여하고 이를 심결의 기초로 삼을 수 있다고 할 것인데, 특허심판원은 이 사건 출원발명의 상세한 설명 및 청구범위의 기재가 불비하다는 취지의 의견제출통지를 하여 원고에게 의견제출기회를 부여하였으므로, 기재불비를 이 사건 심결의 이유로 채택하는 것 자체가 위법하다고 할 수 없다.

특허법원 2008. 10. 30. 선고 2008허1302 판결 [거절결정(특)] - 확정

2007. 3. 13.자 보정각하결정 및 그 각하결정을 유지한 이 사건 심결에 절차적 위법이 있는지에 관하여 보면, 특허법 제174조 제1항에서 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 보정에 관하여 보정각하사유에서 제외하도록 규정하고 있으나, 이러한 규정은 심사단계에서 최후 의견제출통지 후 보정이 부적법함에도 불구하고 보정각하하지 아니하고 거절결정을 한 후 심사전치단계에서 보정의 부적법함을 발견하였을 경우에는, 그 보정에 대해 보정각하결정을 할 수 없도록 한 규정으로서, 2006. 7. 13.자 보정에 대한 2007. 1. 3.자 보정각하결정의 경우처럼 심사단계에서 보정각하된 경우에 적용되는 규정은 아니라는 점, 특허법 제63조 단서에서 제47조 제1항 제2호의 규정에 의한 보정을 각하하는 경우 거절이유를 통지하고 의견서 제출의 기회를 주지 아니하여도 가능하도록 규정하고 있고 이러한 규정이 심판 및 심사전치에 관한 규정인 특허법 제170조 및 제174조에도 그대로 준용하고 있는 점, 더욱이 2006. 7. 13.자 보정시 청구범위 제7항은 삭제된 제2항 및 제3항을 인용하고 있어 그 청구범위가 불명확하여, 2004. 7. 9.자 보정에 의한 이 사건 출원발명과 대비하여 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지의 여부를 판단할 수 없었다는 점, 원고는 2006. 7. 10.자 최후 의견제출통지시 청구범위 제7항이 삭제된 청구범위 제6항을 인용하고 있어 청구범위를 확정할 수 없다는 특허청 심사관의 거절이유를 통보받았음에도 2007. 1. 3.자 보정시 여전히 삭제된 청구범위 제2항 및 제3항을 인용하는 것으로 보정하다가 심판단계에 이르러서야 청구범위 제1항 또는 제4항을 인용하는 것으로 보정한 과정에 비추어 볼 때 충분한 의견진술의 기회를 가졌던 점 등을 종합적으로 고려하면, 특허청 심사관의 2007. 3. 13.자 보정각하결정에 절차적 위법성이 있다고 할 수 없고, 나아가 특허심판원의 경우에도 이 사건 심결의 전체적 취지에 비추어 볼 때 보정각하결정 및 거절결정과 다른 사유를 들어 보정각하결정 및 거절결정을 정당하다고 판단한 것은 아니라고 할 것이므로 원고에게 새로이 의견진술의 기회를 줄 필요가 있다고 할 수 없어, 보정각하결정 및 이 사건 심결에 절차적 위법이 있다는 원고의 주장은 이유 없다.

특허법원 2008. 10. 2. 선고 2007허11104 판결 [거절결정(특)] - 확정

피고는 이 사건 소에 이르러 공개특허공보 공개번호 특1999-13299호, 공개번호 특2000-7976호, 공개번호 특1999-38348호에 게재된 발명의 명세서에 기재된 종래의 기술 내용과 한국정보통신기술협회의 기술표준문서에 기재되어 있는 기술내용을 들어 이 사건 제1항 발명은 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 이전에 일반적으로 사용되고 있던 주지·관용기술이고, 그렇지 않다 하더라도 그로부터 진보성이 없다는 취지의 주장하면서 그 증거로 을 제2 내지 5호증을 제출하고 있으나, 이 사건 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 이 사건 심결에 이르기까지 특허청이 출원인인 원고에게 위 기술내용을 들어 이 사건 제1항 발명이 주지·관용기술에 해당하여 신규성이 없다거나 그로부터 진보성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없으므로, 피고가 주장하는 위 사유는 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거의 제출이라고 할 것이어서 받아들일 수 없다.

특허법원 2008. 8. 14. 선고 2008허408 판결 [거절결정(특)] - 확정

거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 심결취소소송에서 심리·판단할 수 없는바, 피고는, 보정 전 청구항 5 발명의 ‘상기 광송신기는 상기 기판의 코팅에 의해 반사된 광을 수신하기 위한 광수신기를 포함하는 구성’과 보정 전 청구항 11 발명의 ‘하우징 내에 광송신기 외에 광수신기도 위치되는 구성’은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 주장하고 있는데, 갑 제2호증, 갑 제5, 6호증의 각 기재에 의하면, 보정 전 청구항 5, 11 발명에 관하여 ‘기판, 광 송신기, 광 수신기’가 발명의 상세한 설명에 나타난 대응되는 용어와 상이하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 거절이유로 거절결정 및 이에 대한 이 사건 심결이 있었던 사실이 인정될 뿐이고, 보정 전 청구항 5 발명의 특징적 구성인 ‘상기 광송신기는 상기 기판의 코팅에 의해 반사된 광을 수신하기 위한 광수신기를 포함하는 구성’과 보정 전 청구항 11 발명의 특징적 구성인 ‘하우징 내에 광송신기 외에 광수신기도 위치되는 구성’에 관하여는 아무런 거절이유도 제시되지 않았었고, 따라서, 피고의 이 부분 주장은 심결에서 판단되지 않은 것으로 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하여 이 사건 소송에서 심리·판단할 수 없는 것으로 이를 받아들일 수 없다.

특허법원 2008. 8. 8. 선고 2007허11852 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절결정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 심결의 이유나 거절결정의 이유는 문자 그대로 의견제출통지서 기재의 이유와 일구일자까지 모두 일치할 필요가 있는 것은 아니고, 거절결정의 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서에 기재된 이유와 부합하여야 하며, 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 할 것이므로, 거절결정의 이유와 다른 거절이유는 조금이라도 다른 거절이유에 대하여 일률적으로 거절이유를 통지하지 않으면 안된다는 것을 말하는 것은 아니고, 구체적 사안에 있어서 실질적으로 의견진술의 기회가 부여되었는지의 여부라는 관점에서 다시 거절이유를 통지하는 것이 필요한지의 여부에 따라 결정되는 것인바, 이에 관한 원고 주장의 요지는, 당초 의견제출통지서의 거절이유는 이 사건 출원발명과 비교대상발명들의 구성이 유사하거나 통상의 기술자가 용이하게 변경하여 부가할 수 있는 것에 불과하여 진보성이 부정된다는 것이었으나, 거절결정서의 거절이유는 그 외에도 ① 이 사건 출원발명의 성형배선방식이 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다는 것과, ② 비교대상발명 1에 의하여도 100Mbps 이상의 고속·초고속의 디지털 정보통신서비스, 쌍방향 디지털 CATV 서비스 및 155Mbps 이상의 광통신 서비스도 가능하다는 것 등의 작용효과에 관한 거절이유가 추가되었음에도 불구하고, 그에 관하여는 의견제출기회가 부여되지 않았으므로 위법하다는 것이므로 살피건대, 당초 의견제출통지서의 거절이유는, 이 사건 제1, 2항 발명의 인출구 구성은 비교대상발명 1의 접속기 구성과 유사하고, 다만 SHUTTER가 장착되어 있는 붙임쇠 삽입형 사각형상의 HOLDER 및 HOLDER COVER는 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 SHUTTER형 FACE PLATE로부터 용이하게 변경하여 부가할 수 있는 것으로, 목적달성을 위한 구성의 곤란성이나 현저한 효과가 발생된다고 볼 수 없으므로 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 것이고, 거절결정서의 거절이유는, 원고의 주장을 3가지로 나누어 각각에 대하여 판단하면서 위 ①, ②와 같은 취지를 설시하고, 이 사건 출원발명과 비교대상발명들의 구성 및 작용효과가 동일하거나 매우 유사하여 의견제출통지서의 거절이유를 해소하지 못하였다는 것이어서, 의견제출통지서나 거절결정서의 거절이유는 모두 이 사건 출원발명과 비교대상발명들의 구성 및 작용효과가 동일·유사하므로 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 이 사건 출원발명을 용이하게 도출할 수 있다는 취지로 그 주지에 있어서 서로 부합하고, 위 ①, ②의 내용은 위와 같은 거절이유의 주된 취지에 포함되는 것으로 원고의 주장에 대하여 구체적인 설명을 부가함으로써 위 거절이유를 보충한 것에 불과하므로, 결국 위 ①, ②의 내용은 의견제출통지가 필요한 새로운 거절이유라고 할 수 없는 것으로, 이에 대하여 의견제출기회가 부여되지 않은 점에 심결을 취소하여야 할 정도의 위법이 있다고 할 수 없다.

특허법원 2008. 7. 24. 선고 2007허10224 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 심사관의 거절이유는 중쇄 및 경쇄의 양 가변 영역 모두로 이루어지는 3차원 구조에 의하여 항체의 특성이 결정되고, 위와 같은 항체의 특성을 결정하는 구조를 권리범위로 하기 위해서는 항체의 특성을 결정하는 중쇄와 경쇄의 각 CDR 3개 모두를 특정하여야 한다는 전제(심사관은 더 나아가 CDR 외의 프레임워크 영역까지 특정해야 한다고 보고 있다)에서, 중쇄의 CDR만으로 특정한 보정전의 청구항 1과 경쇄의 CDR만으로 특정한 보정전의 청구항 2에 대하여 ‘하나의 쇄만으로 한정한 항체 또는 CDR 서열만으로 한정한 항체’는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 한 것인데, 여기에는 보정 전의 청구항 1, 2와 같이 중쇄 혹은 경쇄 중의 어느 하나로 특정한 항체뿐만 아니라, 보정 후의 청구항 1과 같은 중쇄 및 경쇄 중의 각 CDR 3개 중의 각 어느 하나로 특정한 항체 역시 각 CDR 3개 모두를 선택한 중쇄와 경쇄로 구성되지 않아 선택하지 않은 나머지 CDR의 서열을 알 수가 없어서 3차원 구조에 의한 항체의 특성이 결정될 수 없어 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 내용을 포함하고 있다고 할 것이므로, 보정 후의 청구항 1 발명 가운데 중쇄와 경쇄의 각 CDR 3개 중에서 일부를 선택하여 구성하는 경우(각 3개의 CDR 중 하나씩만으로 특정된 중쇄 및 경쇄를 가지는 항체를 포함한다)에 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 심결의 이유는 그 주된 취지에서 이미 제시된 거절결정의 거절이유에 포함되는 것이어서, 별개의 새로운 거절이유로 새로이 의견 제출의 기회를 주어야 할 필요는 없다고 할 것이고, 따라서 이 사건 심결의 이유가 거절이유와 다른 별개의 새로운 거절사유에 해당한다고 할 수 없어서, 이 부분에 관한 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후329 판결 [거절결정(특)]

특허출원의 거절사정과 거절이유통지 등에 관하여 규정하고 있는 특허법 제62조, 제63조 및 제170조 제2항에 의하면, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 특허청 심사관의 거절사정이유와 특허심판원의 거절사정을 유지하는 심결의 이유를 살펴보면, 그 세부적인 표현 내용에서는 일치한다고 할 수는 없지만, 모두 이 사건 제1항 발명의 분말 소결체의 선택과 관련된 부분에 관한 특허청구범위의 내용과 발명의 상세한 설명의 내용이 일치하지 아니하여 특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없어 특허법 제42조 제4항 제1호에 위반된다고 하는 주된 취지에 있어 서로 부합한다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명에 대하여 2002. 7. 3.자 보정이 있었다고 하더라도 그 심결의 이유가 원고들에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절사유라고 할 수 없다.

특허법원 2007. 9. 20. 선고 2007허3455 판결 [정정(특)] - 확정

갑 제15호증, 을 제4, 5호증의 각 기재에 의하면, 주식회사 테일러테크놀로지와 주식회사 미디어캔버스는 원고의 이 사건 정정청구에 앞선 2005. 5. 4. 원고를 피청구인으로 하여 특허심판원에 2005당982호로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 위 등록무효 사건에서 2005. 12. 22. 청구항 2 발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 신규성은 인정되나, 비교대상발명 1, 2에 그 구성이 모두 개시되어 있어 비교대상발명 1, 2를 단순히 결합하여 용이하게 도출할 수 있으므로 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 청구항 2 발명에 대한 특허를 무효로 하는 심결을 한 사실을 인정할 수 있는데, 특허심판원은 2006. 11. 30. 원고에게 ‘이 사건 정정청구 중 청구항 2, 16 발명에 대한 정정청구는 특허심판원 2005당982호 심결의 등록무효 이유와 동일한 이유로 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허받을 수 있는 것에 해당하지 아니한다’는 등의 이유로 제2차 정정의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고가 2007. 1. 15. 의견서를 제출한 사실을 인정할 수 있는바, 특허심판원 2005당982호 사건의 당사자였던 원고는 특허심판원으로부터 청구항 2, 16 발명에 대한 정정청구가 특허심판원 2005당982호 사건의 심결이유와 동일한 이유로 출원시 특허받을 수 없다는 내용의 제2차 정정의견제출통지를 받았는데, 위 제2차 정정의견제출통지의 취지는 청구항 2, 16 발명의 정정청구항이 특허심판원 2005당982호 사건에서 비교대상발명으로 제출되었던 이 사건 비교대상발명 1, 2에 비하여 진보성이 인정되지 아니한다는 취지임을 알고 있었다고 할 것이고, 나아가 이에 대하여 의견서를 제출하기도 하였으므로, 비교대상발명 1에 대하여 원고에게 의견서를 제출할 기회가 부여되었다고 할 것이어서, 이 사건 소송절차에 이르러 비교대상발명 1을 이 사건 정정청구의 적법 여부 판단자료로 삼더라도 특허법 제136조 제4항에 위배되지 아니한다고 할 것이고, 따라서 비교대상발명 1에 대하여 의견서를 제출할 기회가 부여되지 아니하였으므로 비교대상발명 1을 이 사건 정정청구의 적법 여부 판단자료로 삼을 수 없다는 원고 승계참가인의 주장은 이유 없다.

대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결 [거절결정(특)]

특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절사정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는바, 이들 규정은 이른바 강행규정이고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌바, 원심이 인정한 사실과 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 ‘스캐닝 센서를 사용한 입력 디바이스’로 하는 원고의 이 사건 출원발명의 청구항 8은 특허출원 당시 ‘컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고, 상기 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치’로 되어 있었는바, 이 사건 출원발명에 대하여 심사관은 원고에게 ‘이 사건 출원발명의 청구항 8은 필수구성요소를 모두 기재하였다고 볼 수 없고 필수구성요소 상호간의 연결관계가 불명료하여 특허법 제42조 제4항을 위배하고 있다’는 거절이유를 들어 의견서 제출의 통지를 하였고, 이에 원고는 이 사건 출원발명의 청구항 8을 ‘컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고, 상기 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체를 포함하는 것을 특징으로 하는 아티클’로 보정하면서 보정된 청구항 8은 발명을 구성하는 데에 필요한 구성요소가 전부 포함되어 있음과 아울러 이들 구성요소간의 상호연결관계가 구체적으로 기재되어 있다는 취지의 의견서를 제출하였는데, 심사관은 ‘청구범위에 기재된 구성요소도 단순히 추상적으로 기재되어 있고 구성요소간 결합관계가 불분명하여 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있다고 볼 수 없어 의견제출통지서의 거절이유가 해소되지 아니하였다’는 이유를 들어 거절사정을 하였고, 이에 대한 불복심판에서 특허심판원은 ‘이 사건 출원발명의 청구항 8의 ‘컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고’에서 이미지의 객체가 무엇이며 어떤 구체적 기술수단을 통해서 표면상에 영사되는지가 불분명하고, ‘상기 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체’에서 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 어떤 기술수단을 통하여 탐지됨에 따라 포인터의 위치 이동이나 데이터 입력을 수행할 수 있는지에 관한 구체적인 기술구성이 특정되어 있지 않고 작용·효과만으로 기재됨으로써, 발명을 이루는 구성이 불명확하게 기재되어 특허법 제42조 제4항에 위배하고 있다’는 이유를 들어 거절사정을 유지하는 심결을 하였음을 알 수 있으므로, 거절사정의 이유와 심결의 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없지만, 양자는 모두 발명을 이루는 구성요소가 불분명하여 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다고 하는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이고, 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유로 된다고는 할 수 없으므로, 특허심판원이 거절사정에 대한 심판에서 원고에게 그 심결이유와 같은 사유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하여 이를 위법하다고 할 수 없다.

특허법원 2007. 7. 5. 선고 2007허2162 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 진술의 기회를 주어야 하는데, 특허청 심사관은 2005. 6. 9. 원고에게, 이 사건 제1항 내지 제9항 발명에 대하여 발명의 상세한 설명을 참조하여 살펴보면, 단지 지도도형부, 색인부 및 목적내용부로 이루어진 권역별 정보매체의 구성을 단순히 방법적인 표현형식으로 기재한 것에 불과하다고 하면서, 비교대상발명1의 지도 및 광고 구성과 비교대상발명 2의 지도부 및 색인부 구성이 조합된 정보제공매체를 단지 방법적 형식으로 기재한 것이고, 그 조합에 의해 예측할 수 없는 새로운 효과가 발생한다고 할 수 없으므로 용이하게 발명할 수 있다는 내용의 의견제출통지서를 보냈고, 이에 대하여 원고가 2005. 11. 9.자 제1차 보정서를 제출하였지만, 특허청 심사관은 2006. 2. 23. 위 의견제출통지서의 거절이유를 해소하지 못했다는 이유로 거절결정을 한 사실, 원고는 2006. 4. 28. 위 거절결정에 대하여 불복심판을 제기하면서 제2차 보정서를 제출하였고, 특허심판원은 제2차 보정서에 의한 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있을 경우에는 그 출원발명 전체가 거절된다는 취지의 이 사건 심결을 한 사실을 인정할 수 있는바, 의견제출통지서 및 거절결정에서는 이 사건 출원발명에 대하여 색인부의 구성이 있는 것으로 파악한 후 이 사건 제1항 내지 제9항 발명 전체에 대하여 비교대상발명 1과 비교대상발명 2의 조합에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절결정을 하였고, 이 사건 심결에서는 단순히 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 판단하여 의견제출통지서 및 거절결정에서의 거절이유와 이 사건 심결에서의 거절이유가 완전히 일치하지는 않으나, 비교대상발명 1과 2 모두 지도에 관한 것으로서 비교대상발명 1은 지도와 광고 및 색인, 비교대상발명 2는 지도부와 색인부에 대한 구성이라는 점은 앞서 본 바와 같고, 의견제출통지서와 거절결정의 이유가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있지만, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있어서 각 청구항별로 비교대상발명들과 대비하여 진보성을 판단할 수 있다고 보여지며, 심결에서도 비교대상발명들 중 비교대상발명 1과 대비하여 진보성을 부정하여 그 주지에 있어서 거절결정의 이유와 부합하는 판단을 하였으므로, 이 사건 심결에 의견제출의 기회를 부여하지 않은 잘못이 있다고 할 수도 없다.

특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허9722 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견제출의 기회를 주어야 하는데, 특허청은 이 사건 출원발명에 대하여 2002. 8. 5. 원고에게 공개특허공보 1998-21769호(인용자료 1)와 비교대상발명 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 의견제출통지서를 발송하였고, 2003. 1. 9.자 거절결정에서는 이 사건 출원발명이 비교대상발명 2등과 대비할 때 진보성이 부정되어 특허등록을 받을 수 없다고 하면서 ‘1996. 9. 18.자 출원발명의 거절결정에 대한 2002. 11. 26.자 대법원 판결에서 판시되어 있는 바와 같다’라고 한 사실, 원고는 거절결정에 대하여 불복심판을 제기하고 2003. 2. 13. 제1차 보정서를 제출하였으며, 그로 인하여 심사전치에 회부되어 다시 심사하게 된 심사관은 2003. 10. 27. 원고에게 이 사건 출원발명은 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어서 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 담은 의견제출통지서를 발송한 사실, 이에 대하여 원고는 다시 2004. 6. 28. 의견서와 제2차 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2003. 10. 27.자 거절이유를 극복하지 못하여 거절결정을 유지한다는 심사결과통지서를 제출하여 심사전치가 종결된 사실, 특허심판원은 2005. 8. 22. 제1차 보정서에 기재된 내용에 의한 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다가 특허법원의 판결에 의하여 위 심결이 취소·확정되자 다시 2006. 9. 28. 제2차 보정서에 기재된 내용에 의한 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 한 사실을 인정할 수 있는바, 비록 2002. 8. 5.자 의견제출통지서에서 이 사건 출원발명의 우선권주장일인 1997. 12. 17.보다 후에 공개된 간행물로서 진보성 판단의 선행기술로서의 지위를 가질 수 없는 인용자료 1을 이 사건 출원발명의 진보성 판단의 선행기술로 인정한 점에서 잘못이 있고, 거절결정에서 비교대상발명으로 언급한 선행기술과 그 후의 심사결과통지서나 심결에서 언급된 비교대상발명들과 차이가 있지만, 그 후 2003. 10. 27.자 의견제출통지서에서 이 사건 출원발명보다 먼저 공개된 비교대상발명들로부터 진보성이 부정된다는 거절이유를 보냈으며, 이 사건 심결에서도 동일한 취지로 이 사건 제1항 발명에 대하여 거절한 이상, 원고에게는 거절이유와 관련된 의견제출의 기회를 주었다 할 것이어서, 이 사건 심결에 절차상의 위법이 있다고 할 수 없으며, 의견제출통지서와 거절결정서 및 심사결과통지서에서 실질적 판단사항에 관하여 잘못 판단한 위법이 있다고 하여 그 자체로 이 사건 심결이 위법하다고 할 수도 없다.

특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허8453 판결 [거절결정(실)] - 상고심리불속행기각

거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서(거절이유통지서)의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 심결의 이유, 거절결정의 이유는 문자 그대로 의견제출통지서(거절이유통지서) 기재의 이유와 일구일자까지 모두 일치할 필요가 있는 것은 아니고, 거절결정의 이유는 적어도 그 주지에 있어서 의견제출통지서(거절이유통지서)에 기재된 이유와 부합하여야 하며, 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 할 것이므로, 거절결정의 이유와 다른 거절이유는 조금이라도 다른 거절이유에 대하여 일률적으로 거절이유를 통지하지 않으면 안된다는 것을 말하는 것은 아니며, 구체적 사안에 있어서 실질적으로 의견진술의 기회가 부여되었는지의 여부라는 관점에서 다시 거절이유를 통지하는 것이 필요한지의 여부에 따라 결정되는 것인데, 원고가 2004. 2. 16. 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 제기하고, 같은 해 3. 16. 명세서 등 보정서를 제출하자, 이 사건 출원고안은 심사전치과정에 회부되었고 그 과정에서 심사관은 2004. 4. 27. 원고에게 이 사건 출원고안은 진보성이 부정되어 실용신안등록을 받을 수 없다는 이유의 거절이유가 담긴 의견제출통지서를 발송한 사실, 심사관은 위 의견제출통지서에서 비교대상고안들을 인용자료 1, 2, 4로, 1998. 12. 5. 공개된 한국공개실용신안공보 1998-67078호를 인용자료 5로 하여 이 사건 출원고안과 대비하여 판단하면서, ‘목적 및 효과’에서는 이 사건 제1항 내지 제13항 고안이 인용자료 1, 2, 4, 5와 대비하여 목적의 특이성이 없고, 효과의 현저성도 없다고 하였으나, ‘구성’에서는 이 사건 제1항 및 제13항 고안은 ‘각종 정보매체들이 게재된 목적내용부, 도로망이 도시된 지도도형부 및 색인부 등으로 구성된 지도를 이용한 정보매체에 대한 것이나, 이러한 구성은 상기 인용자료 1의 각종 사업체명 및 이에 따른 각종 정보들이 게재된 지도부 및 이에 대응하는 색인부 등으로 구성된 비즈니스MAP과 인용자료 2의 중개업소별 각종 정보, 아파트별 각종 정보 등이 게재된 지도부 및 이에 대응하는 색인부 등으로 구성된 부동산 안내지도와 인용자료 4의 업종별 지도수첩과 인용자료 5의 생활정보지를 조합하여 극히 용이하게 고안할 수 있습니다’라고 하면서, 인용자료 3의 대법원 판결문사본을 고려한다면 더욱더 진보성이 인정될 수 없다고 하고, 결론적으로 이 사건 출원고안은 실용신안법 제4조 제2항(진보성에 관한 규정)에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없다고 한 사실, 위 의견제출통지서를 받은 원고는 다시 2004. 7. 27. 명세서등보정서를 제출하여 이 사건 출원고안의 청구범위를 최후 보정하면서, 인용자료 5는 이 사건 출원고안의 우선권주장일인 1997. 12. 17. 이후에 공개된 간행물이어서 이 사건 출원고안의 거절이유로 삼을 수 있는 간행물에 해당되지 않고, 최후 보정된 이 사건 출원고안의 각 청구항을 인용자료 1, 2, 4인 비교대상고안들과 대비하여 진보성이 인정된다는 취지의 의견서를 제출한 사실, 심사관은 2004. 11. 11. 최후 보정된 이 사건 제1항 내지 제13항 고안에 대하여 인용자료 5를 고려하지 않고 인용자료 1, 2, 4인 비교대상고안들에 의하더라도 진보성이 부정되어 2004. 4. 27.자 거절이유를 해소하지 못하여 거절결정을 유지한다는 취지의 심사결과통지서를 제출하여 심사전치가 종결된 사실, 특허심판원은 2006. 8. 22. 이 사건 제3항 및 제9항 고안이 비교대상고안들과 대비하여 극히 용이하게 고안할 수 있어서 진보성이 부정되므로 실용신안등록을 받을 수 없고, 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 전부 거절되어야 한다면서 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 한 사실을 인정할 수 있는바, 2004. 4. 27.자 의견제출통지서에서는 구성을 대비하면서 이 사건 제1항 및 제13항 고안만 대비하고 있고, 이 사건 출원고안의 우선권주장일 후에 공개된 간행물로서 진보성 판단의 선행기술로서의 지위를 가질 수 없는 인용자료 5를 이 사건 출원고안의 진보성 판단의 선행기술로 인정하여 비교대상고안들(인용자료 1, 2, 4)과 함께 이 사건 출원고안의 진보성을 부정한 반면, 이 사건 심결에서는 이 사건 제3항 및 제9항 고안이 비교대상고안들(인용자료 1, 2, 4)에 의하여 진보성이 부정된다고 하여 의견제출통지서의 거절이유와 이 사건 심결의 거절이유가 완전히 일치하지는 않으나, 의견제출통지서에서 구성을 대비하면서는 이 사건 제1항 및 제13항 고안이라고 하였으나 그보다 앞서서 대비한 목적과 효과에서는 이 사건 제1항 내지 제13항 고안이라고 하고 있고, 결론 부분에서도 이 사건 출원고안이라고 한 것으로 보아 구성 대비에서 이 사건 제1항 ‘내지’ 제13항 고안이라고 기재하여야 할 것을 ‘및’으로 잘못 기재한 것으로 보이는 점, 의견제출통지서에서 거절이유를 제시하면서 각 청구항 별로 비교대상고안들과 대비하여 진보성 여부를 판단하지 않고 개괄적으로 판단하였으나, 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있어, 각 청구항 별로 비교대상고안들과 대비하여 기술적 구성을 도출하고 이를 결합하여 진보성 여부를 판단할 수 있다고 보이는 점, 인용자료 5가 이 사건 출원고안의 우선권주장일 이후에 공개된 간행물이지만 비교대상고안들(인용자료 1, 2, 4)에도 이 사건 출원고안과 대응되는 구체적인 구성들이 거의 모두 나타나 있고, 그 구성들이 모두 지도 또는 지도와 생활정보를 알려주는 매체와의 결합에 대한 기술적 구성으로서 비슷한 기술구성과 기술사상을 가지고 있으며, 실제로 원고는 의견제출통지서를 받은 후 인용자료 5를 제외하고 비교대상고안들(인용자료 1, 2, 4)과 각 청구항들을 대비하는 의견서를 제출하였으며, 심사관은 심사결과통지서에서 이 사건 제1항 내지 제13항 고안이 비교대상고안들만으로도 진보성이 부정된다고 한 점, 인용자료 3인 대법원판결 사본은 이 사건 출원고안의 진보성 판단의 선행기술로 제시된 것이 아니라 진보성 판단의 정당함을 보완하는 의미에서 제시된 것으로 보이는 점 등으로 보아, 출원인인 원고에게 실질적으로 의견진술의 기회가 부여되어서 의견제출통지서의 거절이유와 이 사건 심결의 거절이유가 그 주지에 있어서 부합한다고 할 것이어서, 이 사건 심결에 의견제출의 기회를 부여하지 않은 잘못이 있다고 할 수 없다.

특허법원 2007. 5. 4. 선고 2006허7092 판결 [거절결정(특)] - 상고인용(판단안함)

특허법 제159조 제1항은, ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 또는 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다’라고 규정하고 있는바, 위 규정은 특허심판원으로 하여금 거절결정에 대한 불복심판절차에 있어서, 거절결정에서 거절이유로 삼지 않은 새로운 거절이유에 대하여도, 당사자에게 의견을 제출할 기회를 부여하는 한, 심사단계를 거치지 아니한 채 직접 심리하여 거절이유의 유무를 판단할 수 있는 권한을 부여한 것인데, 특허심판원은 2006. 3. 20. 원고에게 ‘이 사건 제7항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 없다’는 취지의 의견제출통지서를 보낸 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 심결에서 이 사건 제7항 발명의 진보성을 이유로 원고의 심판청구를 기각한 것을 위법하다고 볼 수 없다.

특허법원 2007. 4. 6. 선고 2006허9227 판결 [거절결정(특)] - 확정

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것이고, 특허법 제62조는, 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절결정하여야 하고, 같은 법 제63조는, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 ‘강행규정’이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는데, 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 신규성 결여를 이유로 거절결정을 하였고, 이에 대한 불복심판절차에서는 이 사건 출원발명의 진보성 결여를 이유로 원결정을 유지하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결이 이루어진 사실은 앞서 본 바와 같고, 위 불복심판절차에서 특허심판원이 원고에게 진보성에 관한 의견제출의 기회를 부여하지 아니하였음은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 대하여 심판청구인인 원고에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 채 새로운 거절이유를 이유로 거절결정에 대한 심판청구를 기각하였으므로 절차상 위법하고, 이에 대하여 피고는, 이 사건 심결에서 이 사건 제1항 발명의 신규성에 대하여 판단하지 않았으나, 이 사건 제1항 발명에 대한 심사관의 거절결정의 이유가 신규성이 없다는 것이었으므로 이 사건 심결취소소송에서 피고는 심사관의 거절결정의 이유와 동일한 이유를 주장·입증할 수 있다고 주장하므로 살피건대, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청이 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다 할 것이나,이는 어디까지나 심결취소소송에서 특허청이 심결에 실체적 위법이 없다는 사유, 즉 거절결정이 정당하다는 사유로서 주장·입증할 수 있는 범위가 심결에서 판단된 사항에 제한되지 않고, 거절결정의 이유로 삼은 것이면 이를 심결취소소송에서도 주장·입증할 수 있다는 취지로서, 심결이 거절결정으로 삼은 이유 중 일부에 관하여만 판단하거나 새로운 거절이유를 판단한 경우에도 이에 대한 의견제출의 기회를 부여함으로써 절차상 위법이 없는 경우에 한정되는 것이고, 이 사건에서와 같이 심결에 독립된 심결 취소사유가 되는 중대한 절차상 위법이 있어 나아가 심결의 실체적 위법 여부를 판단할 필요가 없는 경우에는 이에 해당되지 않는다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2007. 3. 29. 선고 2006허6761 판결 [거절결정(특)] - 확정

거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주된 취지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절결정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절결정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아닌데, 특허청 심사관은 2004. 11. 26. 원고에게 이 사건 출원발명(이 사건 제1항 발명을 포함한 특허청구범위 전체)이 비교대상발명들에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있다는 이유의 거절이유통지를 하였고, 이에 대하여 원고가 의견서와 보정서를 제출하자, 특허청 심사관은 2005. 5. 3. 위 거절이유통지서에 있는 거절이유를 해소하지 못하였다고 하면서, 의견서와 보정서에서 주장한 비교대상발명 2와의 차이점을 받아들일 수 없다는 취지로 거절결정을 한 사실, 특허심판원은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들의 결합에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없으므로, 이 사건 출원발명 전부를 거절한 거절결정이 정당하다는 이유로 이 사건 심결을 한 사실을 인정할 수 있으므로, 거절이유통지서에서의 거절이유와 거절결정에서의 거절이유는 실질적으로 동일한 것이고, 이 사건 심결의 이유도 그와 동일하다.

특허법원 2006. 12. 21. 선고 2006허4093 판결 [거절결정(특)] - 확정

거절결정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심사단계에서 거절이유로 통지된 이상 이는 새로운 거절사유가 되는 것으로 볼 수 없으므로, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는데, 원고는 2002. 4. 18. 이 사건 출원발명에 관하여 출원을 하였으나, 특허청 심사관은 2004. 3. 30. 원고에게 이 사건 제1 내지 20항 발명은 당업자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유 등으로 거절이유를 통지하였고, 2005. 1. 21. 위 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 거절결정을 한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 출원발명의 심사단계에서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 없다고 거절이유가 통지되고 거절결정이 되었으므로, 비교대상발명 2가 이 사건 심결에서 증거로 사용되지 않았다고 하더라도 이 사건 심결취소소송에서 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 있다.

특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10527 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는, 구성요소 4가 을 제9 내지 13호증에 의하여 주지·관용기술이라고 하는 주장은 거절결정에서 들지 아니한 새로운 거절이유에 해당하여 이 사건과 같은 거절결정에 대한 심결취소소송에서는 허용될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 을 제2, 6, 8호증의 각 기재에 의하면 특허청 심사관은 이 사건 출원발명에 대하여 ‘이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것’이라는 거절이유를 통지한 것을 알 수 있는데, ‘통상의 지식을 가진 자’ 등의 표현을 사용한 위와 같은 거절이유는 주지·관용기술을 당연한 전제로 하여 그러한 기술과 비교대상발명들에 의하여 이 사건 출원발명을 용이하게 발명할 수 있다는 의미인바, 을 제9 내지 13호증은 이 사건 출원발명의 출원 당시 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 주장함에 있어서 예시로서 든 자료들에 불과하여 거절결정에서 들지 아니한 새로운 거절이유라고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2006. 10. 26. 선고 2006허282 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허청 심사관은 2003. 12. 8. 원고에게, ‘① 출원발명의 청구항 7 내지 9는 비교대상발명 1로부터, 출원발명의 청구항 11은 비교대상발명 2로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있으므로, 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허받을 수 없다(거절이유 1). ② 출원발명의 청구항 7 내지 12는 의약의 용도에 대하여 구체적인 치료대상질환명으로 기재되어 있지 않아서 발명이 보호받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재하고 있지 않으므로, 특허법 제42조 제4항에 위배되어 특허받을 수 없다(거절이유 2). ③ 출원발명의 청구항 10은 둘 이상의 청구항을 인용하는 종속항으로 둘 이상의 청구항을 인용하는 종속항인 출원발명의 청구항 9를 인용하고 있으므로, 특허법 제42조 제5항 및 특허법시행령 제5조 제6항에 위배되어 특허받을 수 없다(거절이유 3)’라는 이유로 의견제출통지를 하였는데, 이에 원고는 위 의견제출통지를 받고 2004. 2. 9. 출원발명의 특허청구범위를 최종 보정하는 명세서 등의 보정서를 제출하였고, 심사관은 2004. 6. 29. 거절이유 2, 3은 해소되었으나 거절이유 1이 해소되지 않았음을 이유로 특허거절결정을 하였는바, 특허거절결정의 주된 거절이유는 출원발명은 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제29조 제2항에 의해 특허받을 수 없다고 함에 있는데도 불구하고, 특허심판원은 특허거절결정에 대한 거절결정 불복심판에서 출원발명의 명세서에 약리효과를 확인할 수 있는 실험결과의 기재가 없어서 출원발명은 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 규정에 위배된다는 이유로 원고의 거절결정 불복심판 청구를 기각하였는바, 이러한 거절이유는 심사절차에서 출원발명의 출원인에게 통지되고 의견제출의 기회가 부여되었던 거절이유와는 다른 거절이유로서 거절결정에서의 거절이유와 다른 새로운 거절이유에 해당한다.

특허법원 2006. 9. 6. 선고 2005허4713 판결 [거절결정(특)] - 확정

피고 보조참가인은, 이 사건 제16항 발명의 실시예에 나타나는 표면가교결합 방법은 주지·관용기술로서 이 사건 출원발명의 명세서에서 선행기술로 제시된 독일 특허원 제4,020,780호(다멘 특허)나 비교대상발명의 명세서에 선행문헌으로 제시되어 있는 미국 특허 제4,824,901호, 제4,666,983호 및 제4,734,478호의 표면가교결합 방법과 동일·유사하다고 주장하나, 거절이유로 제시된 비교대상발명(반포된 간행물)과 출원발명의 명세서에 기재된 선행기술(공지)은 별개의 증거로서 그 선행기술은 주지·관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되고, 비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나 그 선행문헌의 기재내용이 주지·관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되어, 거절결정 사건에서 이를 각각 제출하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인데, 이 사건 비교대상발명의 명세서 어디에도 위 선행문헌에 기재되어 있는 표면가교결합 방법에 관한 구체적인 설명이 제시되어 있지 않고, 다멘 특허를 포함한 선행문헌에 개시되어 있는 표면가교결합 방법이 주지·관용기술이라는 점에 대하여는 을가 제1호증, 을나 제2 내지 24호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없으므로, 위 선행문헌들을 이유로 진보성을 부정하는 것은 거절결정과 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것으로 되어 허용될 수 없다.

특허법원 2006. 5. 26. 선고 2005허5518 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허심판원은 이 사건 심결에서 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 공지기술로 비교대상발명 1을 적시하면서 그 논문의 제목은 비교대상발명 2로 잘못 표시하였고 달리 비교대상발명 1의 올바른 출처를 표시하지는 않은 사실, 따라서 특허심판원은 이 사건 심판절차에서 출원인인 원고에게 비교대상발명 1에 대하여는 의견제출의 기회를 부여하지 아니한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으므로, 특허심판원은 이 사건 거절결정에 대한 심판절차에서 그 거절결정의 거절이유(비교대상발명 2)와 다른 거절이유(비교대상발명 1)를 발견하고도 특허출원인인 원고에게 새로운 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하지 아니함으로써 특허법 제170조 제2항, 제63조를 위반하였으므로, 이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 진보성에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 위법하다고 할 것이다.

특허법원 2006. 5. 4. 선고 2005허4454 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 심결은 이 사건 제54항 발명 중 ‘미립자는 모래 및 극저온에서 부스러진 고무의 혼합물로서 4~70 메시의 크기를 가지는 것’으로 하는 구성은 비교대상발명 1에 의하여 당업자가 용이하게 선택할 수 있다고 판단한 다음, 그 판단을 더욱 공고히 하기 위하여 미국특허를 들고 있는 것이라고 볼 수 있으므로, 이는 심판에서 거절결정의 거절이유와 다른 새로운 거절이유를 발견한 경우에 해당하지 않아 출원인인 원고에게 의견제출의 기회를 주지 않은 절차적 위법이 있다고 할 수 없다.

특허법원 2006. 4. 13. 선고 2005허4720 판결 [거절결정(특)] - 확정

위 ① 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 이 사건 출원발명에 대한 거절이유와 ② 이 사건 소송에서 피고 소송수행자가 주장하는 위 거절이유는, 모두 이 사건 출원발명은 그 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없어서 특허법 제42조 제3항에 위배된다는 점에서는 차이가 없으나, 세부적인 내용으로 들어가 보면, ①은 실험예 1이 그 대상 조성물이 무엇이든 간에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 없는 정도의 것이어서 이 사건 출원발명의 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터 자체가 없다는 것이고, ②는 실험예 1이 일반적으로는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 있는 정도이지만 그 대상 조성물이 이 사건 출원발명의 한방 조성물이 아니어서 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 출원발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없다는 것이라는 점에서 차이가 있는데, 거절이유를 통지하는 이유가 출원인에게 의견제출의 기회와 보정의 기회를 주어 거절이유를 해소할 수 있도록 하는데 있다는 점에 비추어 보면, ①과 ②의 위와 같은 공통점에도 불구하고 ①과 ②의 거절이유에 대한 출원인의 의견제출 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있다는 면에서 볼 때, ②는 거절결정의 이유인 ①과는 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것이라고 보아야 하므로, 즉 출원인은, ①의 거절이유에 대하여는 실험예 1 정도의 기재이면 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로 충분하다는 의견을 제출하면서 경우에 따라서는 그 약리데이터를 보충하는 자료를 제출하려 할 것이고(실제로 원고는 2003. 4. 18.자 거절이유 통지에 대하여 2003. 6. 10. 위와 같은 취지로 의견서와 별도의 시험성적서를 제출하였다), ②의 거절이유에 대하여는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물도 이 사건 제1항 발명에 포함되는 것으로 특허청구범위를 해석하여야 한다는 의견을 제출하거나 또는 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 자체에 메트로니다졸을 구성성분으로 추가하는 등의 방법으로 명세서를 보정하였을 것이어서, 결국 피고는 이 사건 출원발명의 특허등록이 거절되어야 하는 이유로 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것을 주장하고 있어 이 법원은 이를 심리·판단할 수 없다.

특허법원 2006. 1. 13 선고 2004허2468 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

원고들은, 특허청의 거절결정이유는 기재불비였지만, 원고들의 2002. 7. 3.자 보정에 의해 개시된 심사전치절차에서는 이 사건 출원발명이 진보성이 결여되었다는 이유만으로 원결정이 유지되었으므로, 기재불비에 관련된 거절이유는 해소되었다고 보는 것이 타당하다는 취지로 주장하나, 심사전치결과에 따른 심사결과보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고가 되는 것에 불과하며 새로운 결정으로 볼 수 없는 것이어서, 위 심사결과보고에서 원결정을 유지하는 이유로 진보성 문제만 언급할 뿐 기재불비에 대한 언급이 없었다고 할지라도, 그로 인해 기재불비의 거절이유가 해소된 것이라고 볼 수는 없는 것이므로 원고들의 위 주장은 이유 없고, 원고들은 다시, 이 사건 심결이 2002. 7. 3.자 보정을 적법한 보정으로 인정하였다고 함은 심판의 대상물이 보정전의 명세서에서 위와 같이 보정된 명세서로 변경되었다는 것을 의미하므로, 이와 같이 변경된 판단대상을 근거로 심리를 하여 기재불비로 인한 거절결정을 유지하기 위해서는, 적어도 거절결정에서의 기재불비사항이 치유되지 않았다고 하는 내용을 통지하면서 이에 대한 석명을 요구하거나, 변경된 판단대상에서 새로운 기재불비 사유가 있다면 새로운 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견 제출 기회를 부여하였어야 함에도, 이 사건 심결은 그 기회를 부여하지 않은 채 심리한 잘못이 있다는 취지로 주장하나, 이 사건 출원발명에 대한 2002. 7. 3.자 보정은 거절결정에서 언급한 이 사건 제1항 발명 등의 기재불비를 해소하기 위한 보정이었지만 여전히 그 기재불비를 해소하지 못하는 것이어서 이를 새로운 거절이유라고 할 수는 없는 것이고, 특허심판원이 그와 같이 거절결정에서의 기재불비사항이 치유되지 않았음을 통지하거나 석명을 요구할 의무가 있다고 할 아무런 근거가 없으므로 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8350 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 서로 별개의 발명이므로 각각 독립하여 심사가 진행되어야 하고, 거절의 대상이 되는 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회가 출원인에게 부여되어야 할 것인데, 피고의 2003. 7. 29.자 및 2004. 2. 9.자 의견제출통지서에는 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유만 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 기재되어 있지 아니한바, 피고는 이 사건 제51항 발명에 대하여서만 거절이유를 통지하였고 이 사건 제55항 발명에 대하여는 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 부여하지 아니하여 그 절차를 위반하였다 할 것이고, 이에 대하여 피고는 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 ‘…의 일부’라는 기재가 불명확한 표현이어서 기재불비에 해당한다는 것으로서 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 출원인에게 실질적으로 부여된 것이라고 주장하므로 살피건대, 피고의 주장과 같이 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

특허법원 2004. 9. 24. 선고 2004허226 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 심결이 이 사건 제4항 발명에 대하여 특허청의 거절결정이유에는 없는 법 제42조 제4항 제1호라는 새로운 거절이유를 들고 있기는 하지만 이 사건 제4, 11항 발명에 대하여 특허청이 거절이유로 삼은 법 제42조 제4항 제2호의 거절사유 또한 명시하고 있으므로, 실제로 이 사건 제4, 11항 발명에 법 제42조 제4항 제2호에 해당하는 거절이유가 존재한다면 원고 주장과 같은 잘못은 이 사건 심결의 당부에 영향을 미칠 수 없다고 할 것인데, 원고는, 이 사건 심사단계에서의 의견제출통지서의 거절이유통지는 매우 추상적이고 개괄적이며, 특허거절결정서의 거절이유도 단순히 청구항의 기재를 그대로 옮겨놓은 것에 불과하여 원결정은 원고로 하여금 구체적인 거절이유를 이해하여 이 사건 출원발명의 명세서를 보정할 수 있는 기회를 실질적으로 박탈한 잘못이 있고, 이 사건 심결은 이러한 원결정의 하자를 간과한 잘못이 있으므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 심사단계에서의 의견제출통지서에 ‘특허청구범위 제1항 내지 제12항에 기재된 발명은 발명의 구성요소들간의 결합관계가 불분명하며, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어 있지도 아니하므로 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 아니한 것으로 판단됨’이라고 기재되어 있는 사실, 특허거절결정서의 거절이유에서 2001. 3. 27.자로 보정된 특허청구범위 제1항 내지 제11항을 대상으로 표현이 불분명한 부분을 나열하면서 발명이 명확하게 기재되어 있지 않다고 기재한 사실 등을 인정할 수 있는데, 거절이유통지 및 거절결정과 관련된 이 사건 출원발명 출원 당시의 특허법시행규칙 제48조에서는 거절이유통지시 거절이유통지서를 작성하여야 한다는 것과 거절결정서에 사정의 주문과 이유를 기재하여야 한다고만 규정하고 있지, 특허법시행규칙 제43조에서처럼 ‘심사관이 출원을 거절하고자 할 때에는 그 거절이유를 상세히 기재한 문서로 이를 출원인에게 통지하여야 한다’고 규정하고 있지 않아서 이 사건 출원발명 출원 당시의 특허법시행규칙은 개개의 문구를 하나하나 들어 거절이유를 밝힐 것을 요구하고 있는 것은 아니하고 할 것이어서, 이 사건 심사단계에서 거절의 대상이 되는 청구항과 그 사유를 기재하여 거절이유를 통지하고 거절결정을 한 이상 거절이유 기재에 잘못이 있다고 할 수 없으므로, 특허법시행규칙 제43조가 적용됨을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없고, 한편 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 청구범위 전반에 사용된 용어가 부적절하고, 문장이 매끄럽지 못하며, 문장의 구조가 불분명하여 청구범위에 기재된 기술구성은 물론 청구범위에 쓰여진 문장이 무슨 뜻인지조차 알 수 없어서 심사관이 개개의 문구를 하나하나 들어 거절이유를 통지하는 것이 사실상 불가능하여 심사관이 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 거절이유를 통지하였다고 하더라도 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있다고 할 것이므로, 원고로 하여금 이 사건 출원발명의 명세서를 보정할 기회를 실질적으로 박탈하였다고 보기도 어렵다.

특허법원 2004. 6. 25. 선고 2003허5569 판결 [거절결정(특)] - 확정

비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나, 그 선행문헌의 기재내용이 주지·관용기술이 아닌 이상, 새로운 거절이유가 되어 거절결정사건에서는 제출이 허용되지 않는다고 할 것인데, 비교대상발명의 명세서 전반 어디에도 위 미국 특허에 기재되어 있는 고크림프 나일론 스테이플섬유나 크림프가공된 합성섬유에 대한 설명이나 도면의 제시가 없고, 위 고크림프 나일론 스테이플섬유나 크림프가공된 합성섬유가 흡수제품에서 주지 ․ 관용기술이라고 볼 아무런 증거도 없으므로, 위 미국 특허를 이유로 진보성을 부정하는 것은 거절결정과 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것으로 되어 허용될 수 없다.

대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 [거절결정(특)]

심사관이 1999. 4. 30. 이 사건 제17항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있게 기재되어 있지 않다는 취지의 거절이유통지를 한 후 1999. 9. 13. 이 사건 출원발명의 특허출원을 거절사정한 사실, 원고가 위 거절사정에 대한 심판을 청구함과 동시에 이 사건 출원발명의 특허청구범위 중 일부를 삭제하는 보정서를 제출하였고, 특허법 제173조의 규정에 의한 심사전치에 의하여 위 보정서를 심사한 심사관은 1999. 11. 16. 원고에게 ‘청구범위 제1항 내지 제6항, 제17항 내지 제23항은 공지되어 있는 알루미늄의 양극산화피막의 다공성 미시공 구조(도금기술편람)가 미국특허공보 제3020219호에서 양극산화시 초기전압보다 종기전압을 높게 하여 처리하였을 시 발생되는 구조에 불과’하므로 그 진보성을 인정할 수 없다는 거절이유를 통지하면서 그 거절이유통지서에 위 미국특허공보 1부와 도금기술편람 685~687쪽을 첨부하였을 뿐 위 거절이유에서 어느 간행물에 게재된 어떤 기술내용에 의하여 이 사건 제17항 발명의 진보성이 부인되는지를 구체적으로 지적하거나 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 기술내용을 공지기술로 적시한 바 없는 사실, 위 거절이유통지 후, 이 사건 심결은 이 사건 제17항 발명에 관하여 ‘본원발명의 상세한 설명에서 밝히고 있듯이, 다공질형 양극산화처리란 통상의 양극산화처리를 말하며, 비다공질형 양극산화처리는 붕산계용액, 인산계용액 등을 이용하여 60~500V의 전해전압으로 양극산화처리하는 방법 등을 가리키는 것으로 이들 공정들이 이미 공지이므로 본원 제17항의 발명은 이들 공지기술을 채택하여 연속적으로 수행하는 표면처리방법에 불과하며, 작용효과 면에서도 이미 알려진 각각의 공지기술에서 발생되는 효과를 단순히 더한 것으로서 예측가능한 정도에 불과’하기 때문에 ‘제17항에 기재된 발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도의 기술로 인정되므로 … 특허법 제29조 제2항을 들어 거절사정한 원사정은 정당하다’고 하면서 원고의 위 심판청구를 기각한 사실, 이 사건 심결 중 미국특허공보와 도금기술편람의 기술을 특정한 부분에는 이 사건 제17항 발명의 양극산화처리기술과 대비할 만한 기술내용이 전혀 나타나 있지도 않음은 물론 이 사건 제17항 발명과 위 간행물 게재 발명들의 기술내용을 비교하지도 않은 사실이 각 인정되고, 위 1999. 11. 16.자 거절이유통지에서 진보성 부인의 이유로 제시한 미국특허공보와 도금기술편람은 특허법 제29조 제1항 제2호 소정의 반포된 간행물에, 이 사건 심결에서 이 사건 제17항 발명의 진보성을 부인하는 근거로 삼은 공지기술은 이 사건 출원발명의 출원인이 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 종래기술로 기재한 것으로 특허법 제29조 제1항 제1호 소정의 공지된 기술에 각 해당할 수 있는 것이어서 특단의 사정이 없는 한 이는 별개의 거절이유로 되는 점에 비추어 볼 때, 위 거절이유통지에서 제시한 거절이유와 위 심결의 거절이유는 그 주지에서 부합하는 것이라고 할 수도 없으므로, 이와 같이 특허출원인에게 통지되었던 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 심판관으로서는 특허출원인에게 새로운 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었어야 함에도 불구하고, 그와 같은 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아볼 수 없으니 이 사건 심결에는 특허법 제170조 제2항, 제63조의 규정에 위반한 절차상의 위법이 있다.

특허법원 2003. 10. 2. 선고 2002허5234 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 심결이 새로운 인용발명을 직권으로 추가하여 심리하면서도 원고에게 의견진술의 기회를 주지 아니하여 위법하다는 원고의 주장에 대하여 보건대, 이 사건 심결은 ‘플라즈마 발생장치로 유도결합형 장치 이외에 용량결합형 장치가 있다는 것은 당해 분야에서 널리 알려진 주지·관용의 기술’임을 인정한 후 ‘인용발명의 명세서에 기재된 선행기술은 모두 용량결합형 플라즈마 발생장치’임을 설시하고 있는바, 이 사건 심결이 든 ‘인용발명의 명세서에 기재된 선행기술’은 이 사건 출원발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 인정함에 있어서 그 예시로 든 하나의 자료에 불과하여 거절결정에서 들지 아니한 위 자료를 이 사건 심결이 거시하였다고 하더라도 이 사건 심결이 거절결정과 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없으므로, 설령 특허심판원이 이 사건 심결을 함에 있어서 원고에게 새로이 특허법 제63조에 의한 의견제출기회 및 같은 법 제47조에 의한 보정의 기회를 주지 않았다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.

특허법원 2003. 7. 4. 선고 2002허6299 판결 [거절결정(특)] - 확정

원고는, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이나 이 사건 심결에서 언급되지 않았던 새로운 문헌인 을 제2, 3호증에 의하여 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 것은 원고에게 특허법 제63조에 의한 의견제출기회 및 같은 법 제47조에 의한 보정의 기회를 주지 않은 것으로 절차상 위법하다고 주장하므로 보건대, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명에 대하여 ‘당업자가 특별한 기술적 고려 없이도 인용발명과 통상의 기술로부터 구성할 수 있는 것’이라는 거절이유를 통지한 바 있고, 위와 같은 거절이유(즉, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정 이유)는 인용발명과 주지·관용의 기술의 주합으로부터 당업자가 이 사건 출원발명을 용이하게 발명할 수 있다는 의미로서, 이 사건 심결 역시 이를 지지한 것인바, 을 제2, 3호증은 이 사건 출원발명의 출원 당시 해당 기술분야인 식품화학의 분야에서 당업자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 주장함에 있어서 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하여 거절결정이나 이 사건 심결에서 들지 아니한 위 자료를 피고가 이 사건 소송에 이르러 제출하였다고 하더라도 거절결정이나 이 사건 심결과 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없어 원고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2001. 7. 6. 선고 2000허6295 판결 [거절결정(특)] - 확정

의견제출통지서의 내용 중에는 단지 상세한 설명의 기재불비에 기인하여 특허청구범위도 전반적으로 불명료하다는 내용 등이 기재되어 있었을 뿐 어느 특정 청구항에 거절이유가 있음을 언급한 바 없고, 나아가 카드리더수단, 중앙제어수단 등 이 사건 출원발명의 개별적 구성 부분을 기재불비가 있는 부분으로 적시하면서도 이 사건 제4항 발명의 시간데이터 발진수단에 대하여는 언급이 없었던 점에 비추어 보면, 위 시간데이터 발진수단의 존재와 각 구성요소와의 연결관계에 관한 기재가 없음을 이유로 이 사건 출원발명이 등록될 수 없다고 본 이 사건 심결의 거절이유는 거절사정시의 거절이유와는 그 대상 및 의미가 상이하여 그 주지에 있어서 서로 부합하는 것이라고는 볼 수 없으므로, 사전에 출원인에게 그와 같은 거절이유의 통지를 하여 의견제출의 기회를 주지 아니하고 이루어진 이 사건 심결은 위법하다고 할 것이다.

대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 [거절결정(특)]

원사정에서는 특허청구의 범위 제4항의 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여, 원심은 같은 제4항에 대하여 판단하면서 인용발명 1 및 2를 합쳐 보면 제4항의 발명이 진보성이 없다고 판단하였는바, 인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서, 비록 원사정 이유와 원심심결 이유의 요지가 다 같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도, 위와 같이 인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다고 할 것이고, 이와 같이 특허청구의 범위 제4항에 대하여 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 원심으로서는 마땅히 출원인에게 위 다른 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 그와 같은 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아볼 수 없으므로, 이러한 원심심결에는 특허법 제134조, 제82조 제2항의 규정에 위반한 절차상의 위법이 있다고 할 것이다.

특허법원 2001. 5. 18. 선고 99허3641 판결 [거절결정(특)] - 확정

1997. 11. 28.자 최초의 거절이유통지서에는 청구항 제1, 8, 11 내지 14, 17항이 인용발명에 의해 진보성이 인정되지 않는다는 내용의 거절이유가 기재되어 있었고, 이 거절이유에 근거하여 거절사정이 이루어졌으며, 원고는 위 거절사정에 불복하여 심판을 청구하면서 거절이유통지서의 내용 중에 언급되지 않았던 제1항의 종속항인 제15항을 삭제하고 제1항을 제15항의 내용으로 한정하는 보정하였으나 그 이후 심사전치단계나 심판단계에서 다시 거절이유의 통지가 없이 이 사건 심결은 위 제1항이 인용발명에 의해 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였음은 위에서 본 바와 같은데, 심판청구시에 정정된 이 사건 출원발명 청구범위 제1항과 그 정정되기 전의 청구범위 제1항을 구체적으로 비교하여 보면, 정정전 청구범위 제1항의 기재사항 중에는 ‘상기 제1소자의 상기 제1광출사면과 그 대향면 중 적어도 한쪽 면은 상기 광입사면을 통해 입사한 입사광이 이 광의 방향에 경사진 방향으로 상기 제1광출사면을 통해 집중적으로 출사되도록 하는 지향기능을 가지고 있으며’라고 기재된 부분이 있었는바, 정정된 청구범위 제1항에는 ‘상기 제1소자로부터 출사된 광의 방향은 상기 제1소자의 상기 광입사면으로부터의 광의 방향에 대한 법선에 대해 45° 이상이고 90°보다 작은 각도를 형성’한다는 부분이 부가되었으므로, 청구범위 제1항에 부가된 부분은 정정전 청구범위 제1항에 이미 기재되어 있던 제1소자의 제1광출사면이 가지고 있는 지향기능에 관련된 것으로, 정정전 청구범위 제1항을 더욱 한정 부가한 기재라 할 것인데, 이 사건 심결은 이러한 정정에도 불구하고 청구범위 제1항이 인용발명에 비하여 진보성이 없다고 판단하고 있는바, 이와 같은 경우에는 새로운 거절이유를 발견한 경우에 해당된다고 할 수 없다.

특허법원 2000. 3. 24. 선고 99허4033 판결 [거절결정(실)] - 확정

제1차 보정된 청구범위 중 ‘민유리 일부분에 소형렌즈를 설치하여 돌출구 핀선과 돌출구핀 안내홈을 일치하도록 일측으로 삽입하여 손잡이 케이스로 조절하여(구성요소 ①) 선명도를 조절할 수 있게 고안된(구성요소 ②) 카메라에 장착 이용하는 것이다’라는 부분에 대하여 심사관은 ‘구성요소 ②’가 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다는 취지로 거절사정하였고, 이에 원고는 제2차 보정된 특허청구범위에서 거절사정이유로 지적되었던 ‘구성요소 ②’를 삭제하여 거절사정 이유를 해소하려고 하였음에도 불구하고 이 사건 심결은 ‘구성요소 ①’에 대하여 구성요소간의 결합관계가 불명료하다는 취지로 원사정을 유지하였던 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 당초 거절사정이유로 지적되었던 ‘구성요소 ②’를 삭제한 새로운 청구범위에 대하여 한 거절이유는 거절사정에서 언급되지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다 할 것이고, 이와 관련하여, 피고는 제1차 보정된 청구범위에서 ‘구성요소 ②’가 곧 ‘구성요소 ①’로부터 달성되는 것이어서 이 사건 심결에서 ‘구성요소 ①’이 불명확하다는 거절이유는 거절사정시의 ‘구성요소 ②’가 간결하고 명확하지 않다는 거절이유와 실질적으로 동일하다고 주장하나, ‘구성요소 ①’과 ‘구성요소 ②’는 서로 다른 구성요소로서 거절이유의 통지가 필요 없는 실질적으로 동일한 거절이유라고 보기 어려우므로 피고의 주장은 이유 없고, 나아가 거절사정서에 ‘~등’ 이라는 방법으로 거절이유를 포괄적으로 기재를 하였다고 해서 구체적으로 지적하지 아니한 다른 부분에 대해서도 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었다고는 할 수 없으므로 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

특허법원 2000. 2. 3. 선고 98허10659 판결 [거절결정(특)] - 확정

이 사건 심결은 기존의 청구항 제2항에 대하여는 판단을 하지 아니하고, 신설된 청구항 제6항에 대한 새로운 거절이유 통지를 하지 아니한 채, 청구항 제6항에서 제3 자성 박막에 의하여 제1 및 제2 자성 박막의 자벽에너지를 감소시키는 것은 인용발명에서 2개의 자성 박막 사이에 층간의 자벽 에너지를 조절하기 위한 희토류 금속을 제3 자성 박막으로 구성하는 것과 실질적으로 동일하고, 상이점인 청구항 제6항이 제3 자성 박막의 수직 자기 이방성 정수를 1×106erg/㎤ 이하로 한정한 것은 단순한 수치한정에 불과하여 구성에 곤란성이 없는 것이어서, 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 없다는 이유로 거절사정을 유지하였는데, 거절사정의 원인이 된 청구항 제2항은 열자기 기록매체를 선택하는 단계와 그 매체에 제1 및 제2 가열상태를 생성하기 위하여 레이저 광을 변조하는 단계 및 그 매체를 냉각하여 매체에 기록자화를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 열자기 기록방법이고, 신설된 청구항 제6항은 청구항 제2항과 같은 열자기 기록방법에 의하여 기록자화가 형성되는 대상인 매체 자체에 관한 것이어서, 양 발명은 서로 발명의 카테고리를 달리할 뿐만 아니라 청구항 제6항은 열자기 기록장치의 구성 부분 중 일부인 매체에 관한 것임에 대하여 청구항 제2항의 열자기 기록방법을 수행하기 위하여서는 청구항 제6항의 매체 이외에도 레이저 광을 생성하고 변조시키는 장치 등으로 구성된 전체적인 열자기 기록장치가 필요한 것이고 청구항 제2항에서 이러한 장치 부분을 사용하는 단계들을 구성의 일부로 포함시키고 있으므로, 청구항 제2항과 청구항 제6항은 그 전체적인 구성도 상이한 것이라고 할 것이고, 청구항 제2항과 청구항 제6항의 가장 특징적인 구성이라고 할 수 있는 제3 자성 박막의 구성에 있어서도 청구항 제2항에서 사용되는 열자기 기록매체에는 ① 내지 ④의 네 가지 한정조건이 부가되어 있음에 비하여 청구항 제6항의 제3 자성 박막에는 ㉠과 ㉡의 두 가지 한정조건이 부가되어 있는바, 청구항 제6항의 ㉠의 한정조건인 제3자성 박막의 수직자기이방성이 제1 및 제2 자성 박막의 수직자기이방성보다 충분히 작다는 것은 청구항 제2항의 ③의 한정 중 일부분에 해당한다고 볼 여지가 있으나, 청구항 제6항의 ㉡의 한정부분인 제3 자성 박막의 수직자기 이방성정수가 1×106erg/㎤이하라는 구성은 당초 거절사정의 대상이었던 청구항 제2항에는 없었다가 심판청구 후의 보정에 의하여 신설되면서 새로이 부가된 것이어서 청구항 제6항의 가장 중요한 특징이라고 할 것이므로, 양 발명은 그 구체적인 구성이 다른 것이라고 할 것이므로, 출원인이 종래의 청구항인 청구항 제2항에 대하여 심사관으로부터 인용발명으로 인하여 진보성을 인정할 수 없다는 거절이유통지 및 같은 취지의 거절사정을 받은 후 위와 같이 종래의 청구항과는 발명의 카테고리와 구성이 다르고 종전에 없었던 특징적인 한정을 부가하는 청구항 제6항을 신설한 이상, 특허심판원이 종래의 청구항인 제2항을 이유로 하지 아니하고 신설된 청구항인 제6항이 특허될 수 없는 것이라는 이유로 거절사정을 유지하는 심결을 하려면 특허법 제134조의 규정에 따라서 심판청구인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 하는 것이어서, 청구항 제6항에 대하여 거절이유를 통지함이 없이 거절사정을 유지한 이 건 심결은 특허법 제134조, 제82조 제2항의 규정을 위반한 절차상의 위법이 있다고 할 것이다.

대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결 [거절결정(특)]

먼저 원사정에서 거절사유로 삼은 특허청구의 범위 제39항은 반도체 웨이퍼를 카세트 홀더로부터 운반, 위치감지, 보정 등의 과정을 거쳐 입력 스테이션으로 운반하는 방법에 관한 발명이고, 항고심판인 원심에서 거절이유로 삼은 특허청구의 범위 제57항은 반도체 웨이퍼를 운반하는 장치에 있어서 웨이퍼의 위치를 감지하는 광 센서를 구비하여 구동조립체의 위치를 컴퓨터에 의하여 조정할 수 있는 장치에 관한 발명이어서, 양 발명은 서로 발명의 대상 및 그 기술적 구성이 전혀 달라 동일한 발명이라고 볼 수 없으므로, 비록 원사정의 이유와 원심의 이유의 요지가 다같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도, 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다고 할 것이고, 다음 원사정의 또 다른 거절이유인 위 제39항 및 제54항의 각 특허청구의 범위 기재불비의 점 또한 원심의 이유의 요지와 전혀 다른 것임이 명백한바, 이와 같이 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 원심으로서는 마땅히 출원인에게 위 다른 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 그와 같은 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아볼 수 없으므로, 이러한 원심심결에는 특허법 제134조, 제82조 제2항의 규정에 위반한 절차상의 위법이 있다고 할 것이다.

특허법원 1999. 6. 25. 선고 98허10000 판결 [거절결정(실)] - 확정

실용신안법 제14조에는 ‘심사관은 제13조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 실용신안등록출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정되어 있는바, 실용신안법 제14조 규정에 있어서 ‘의견서’란 거절이유에 대하여 출원인이 승복할 수 없는 경우에 그 이유 등을 심사관에게 개진하는 것으로서, 거절사정을 하기 전에 심사관으로 하여금 다시 한 번 거절이유에 대하여 고려하도록 하는 것이므로, 심사관이 출원고안을 거절사정 또는 등록사정하는 데에 참작하는 것이지, 별도의 조치사항이 필요한 것은 아니고, 거절이유를 통지하지 아니하고 거절사정을 한 경우, 거절이유를 통지하였다고 하더라도 의견서 제출 기회를 부여하지 아니하였거나 의견서 제출 기회를 부여하였더라도 그 의견서 제출 기간이 경과하기 전에 거절사정을 한 경우, 거절이유를 통지하였다고 하더라도 그 거절이유에 없었던 새로운 이유로 거절사정을 한 경우에는 실용신안법 제14조 규정에 위배되어 위법하다고 할 것이나, 거절사정 이유와 거절이유가 동일하고, 그 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견서 제출기회를 부여하였으며, 그 의견서 제출 기간이 경과한 후에 거절사정을 한 경우에는 실용신안법 제14조의 규정에 비추어 적법하다고 할 것인데, 특허청이 1차 거절이유를 원고에게 통지하였고, 이에 대하여 원고로부터 1차 의견서가 제출되었으며, 다시 특허청이 1차 거절이유와 그 이유가 다른 2차 거절이유를 통지하고, 이에 대하여 원고로부터 2차 의견서가 제출되었으나, 2차 거절이유와 동일한 사유로 거절사정한 사실은 기초사실에서 본 바와 같으므로, 특허청이 적어도 1차 거절이유와 같은 사유로 거절사정하지 아니하였음은 명백하다 할 것이므로 1차 거절이유는 철회한 것으로 보아야 할 것이고, 또한 특허청이 1차 거절이유와 그 이유가 다른 2차 거절이유를 원고에게 통지하여 의견서 제출기회를 부여하고 이에 따라 원고로부터 2차 의견서가 제출되었으나 2차 거절이유와 동일한 사유로 거절사정하였으므로 특허청의 본원고안에 관한 거절사정은 실용신안법 제14조 규정에 비추어 절차상 적법하다 할 것이므로, 원고가 제출한 1차 의견서는 특허청의 1차 거절이유에 대한 의견에 해당하는 것으로서 특허청의 1차 거절이유가 앞서 본 바와 같이 철회된 이상 특허청이 원고가 제출한 1차 의견서에 관하여 아무런 조치사항을 통지하지 않았다 하더라도 아무런 위법이 없을 뿐만 아니라(또한 특허청의 1차 거절이유가 철회되지 아니하였다 하더라도 특허청이 원고의 1차 의견서에 관하여 조치사항을 통지할 의무는 없다 할 것이므로 특허청이 그와 같은 조치사항을 통지하지 않았다 하여 위법하게 되는 것은 아니다), 그와 같이 위법한 사유가 될 수 없음이 명백한 사유에 관하여 비록 원고의 주장이 있음에도 불구하고 이 사건 심결에서 심리하지 아니하였다 할지라도 이 사건 심결을 취소할 위법이 있다고는 할 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

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새로운 거절이유의 인정여부

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