특허법원 2013. 3. 7. 선고 2012허8157 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제63조 제1항 본문은 ‘심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있고, 특허법 제174조 제2항은 심사전치절차에서 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 같은 법 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있으며, 특허법 제170조 제2항은 특허거절결정에 대한 심판에서 그 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 같은 법 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있으나, 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고 할 수 없는바, 특허청 심사관은 2011. 1. 18. 원고에게 이 사건 출원발명의 청구항 제1항은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 사실, 이에 대응한 원고의 2011. 4. 18.자 명세서 등 보정서 및 의견서 제출에 대하여 특허청 심사관은 청구항별로 구체적인 거절이유를 명시하지 않고 보정된 이 사건 출원발명의 청구항 제1 내지 20항이 비교대상발명 1 내지 3에 의해 그 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정을 한 사실, 그 후 특허청 심사관은 원고의 2012. 2. 20.자 심사전치절차를 위한 명세서 등 보정서에 의하여 보정된 청구항 제1항인 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1, 3에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정을 유지한 사실, 이 사건 심결은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정에 대한 심판청구를 기각한 사실을 인정할 수 있는데, 위 인정사실과 같이 특허청 심사관은 이 사건 제1항 발명의 보정 전 청구항 제1항이 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지하였고, 이 사건 심결은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하였는바, 위와 같이 이 사건 심결이 이미 원고에게 통지한 거절이유만을 들어 이 사건 거절결정을 유지한 이상 설령 이 사건 거절결정 및 심사전치절차에서의 심사결과의 이유 중에 원고 주장과 같이 특허청 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 그와 같은 사유만으로 이 사건 심결을 위법하다고 할 수 없다.
대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결 [거절결정(특)]
거절이유가 통지되어 의견제출의 기회가 부여되었던 청구항 중 하나라도 거절이유가 해소되지 않으면 그 출원발명의 출원이 전부 거절되어야 할 것인데, 거절이유가 통지된 이 사건 제1항 발명의 진보성이 여전히 부정되어 그 거절이유가 해소되지 아니한 이상 이 사건 출원발명은 그 출원이 전부 거절될 수밖에 없으므로, 특허청 심사관이 거절이유통지 후 보정에 의하여 신설된 청구항 제22항 내지 제30항, 제33항 내지 제39항, 제41항에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 부여하지 않고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정을 하였다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.
대법원 2010. 4. 29. 선고 2009후4285 판결 [거절결정(특)]
특허법 제63조 본문은 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있으나, 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하고 특허거절결정을 하였고 또 그 거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 후에 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이 있는 경우에 그 심결이 위 규정상의 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니라면, 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 그 심결을 위법하다고 할 수 없는바, 심사관은 2007. 8. 31. 이 사건 출원발명이 원심 판시 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 등의 거절이유를 통지하여 출원인에게 이에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하였고, 이에 대응한 원고의 명세서 등 보정서 제출에 대하여 심사관은, 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1항의 알고리즘을 사용한 내용 인증 기술이 일반적인 기술이라는 점에 관한 참고자료로 위 거절이유 통지에 포함되지 아니한 공개번호 제2003-77130호 공개특허공보 등을 들면서, 이 사건 제1항 발명 등이 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 것을 거절이유로 하여 2008. 2. 25. 특허거절결정을 하였으며, 한편 이 사건 심결은 위 특허거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하였는데, 그 이유는 비교대상발명 1에 의하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 것으로서, 이 점에 대하여는 위에서 본 바와 같이 심사관이 의견서 제출의 기회를 부여한 바 있으므로, 이 사건 심결이 특허거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하는 이유로 심사관이 그에 관하여 의견제출통지를 한 바 없는 사유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니므로, 특허거절결정의 이유에서 위 공개특허공보를 참고자료로 든 것이 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한지 여부와 상관없이, 이 사건 심결이 특허법 제63조 본문을 위반하여 위법하다고 할 수 없다.
대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 [거절결정(특)]
특허법 제63조 본문에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정되어 있으므로, 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 특허거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한 것이 원칙이나, 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없는바, 원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 심사관은 2004. 12. 8. 원고에게 최초 출원 당시의 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1 내지 26항은 공지된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있어서 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없으니 의견이 있으면 제출하라는 내용의 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 2005. 2. 1. 최초 출원 당시의 특허청구범위에 제27 내지 29항을 신설하여 추가하는 등의 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 4. 위 의견제출통지서에 기재된 거절이유가 여전히 해소되지 않았고, 추가된 특허청구범위 제27 내지 29항은 보정 전의 청구항들과 동일하다는 이유로 특허거절결정을 한 사실, 원고가 2005. 7. 26.자로 특허청구범위를 보정하여 개시된 심사전치절차에서는 2005. 9. 5.자로 보정각하결정이 있었고 원결정이 유지되었으며, 특허심판원은 2006. 11. 29. 보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항은 공지된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 위 보정각하결정은 정당하다고 한 다음, 특허거절결정 당시의 특허청구범위 제1항은 보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항과 실질적으로 동일하여 진보성이 없다는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 한 사실 등을 알 수 있는데, 앞서든 법리 외에도 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하는 법리에 비추어 보면, 이 사건 심결에서는 보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항은 진보성이 없어 위 보정각하결정은 정당하다고 한 다음, 심사절차에서 추가된 특허청구범위 제27항이 진보성이 없다는 점은 거절이유로 들지 아니하고, 거절이유의 통지가 있었던 특허거절결정 당시의 특허청구범위 제1항이 진보성이 없다는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 하였으므로, 이러한 경우 원심으로서는 위 보정각하결정 및 특허거절결정 당시 각 특허청구범위 제1항은 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부에 관하여 심리·판단하지 않은 채, 특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 사유만으로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없는데도 원심은 이 사건 출원발명의 위 보정각하결정 및 특허거절결정 당시 각 특허청구범위 제1항의 진보성 유무에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채 특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 사유만으로 이 사건 심결을 위법하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 복수의 거절이유가 있는 특허출원의 거절결정 및 복수의 청구항으로 이루어진 특허출원의 거절결정에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.
대법원 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결 [거절결정(실)]
실용신안법 제24조의2 제2항에 의하면, 심사관은 실용신안등록출원이 제1항 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정되어 있으므로 심사관이 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 거절사정을 하는 것은 일반적으로는 실용신안법 제24조의2 제2항에 위반되어 위법한 것임은 소론과 같으나, 항고심의 심결에서 원사정의 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 거절사정을 유지하는 경우가 아니라면 항고심에서 원사정의 심사관이 통지하지 아니한 그 거절이유를 출원인에게 통지하지 아니하였다고 하여 위법한 것이라고 할 수 없는바, 기록에 의하면, 이 사건 원사정의 심사관은 거절사정을 함에 있어 통지하지 아니한 거절이유인 시계와 타종간의 상호관계를 청구범위에 기재하지 아니하였다는 점을 거절이유의 하나로 들었음이 분명하나, 원심은 이 사건 출원에 관하여 시계와 타종간의 상호관계를 청구범위에 기재하지 아니하였다는 점은 거절이유로 들지 아니하고, 원사정 단계에서 거절이유의 통지가 있었던 본원고안이 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라는 이유만을 들어 원거절사정을 유지하였음이 분명하므로 원심결에 소론과 같은 위법이 있다고 볼 수 없다.