특허법원 2011. 8. 25. 선고 2011허1746 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
미완성 발명이란 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있지 아니한 발명으로서, 그 해당 여부는 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하고, 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 이른바 ‘확대된 선원의 지위’는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없는바, 비교대상발명의 명세서에는 ‘맨드릴에 의하여 천공되어진 공간부를 통하여 작업 상층부의 표면 위로 올라온 배수재를 지중에서 절단’한다고 기재되어 있고, 이에 대하여 원고가 앞서 본 바와 같이 다투고 있으므로 이에 관하여 살피건대, 비교대상발명의 위 ‘배수재 지중 절단 공정’은 작업 상층부의 표면 위로 올라온 배수재를 절단한다는 점, 맨드릴에 의하여 천공되어진 공간부를 통하여 그 공간에서 절단한다는 점, 이 사건 특허발명에서 종래기술로 제시한 패크 드레인 공법이 케이싱을 타설기로 지중에 타설하고 케이싱 안에 모래를 가득 채운 후 케이싱을 지중에서 제거하여 패크 드레인을 형성하는 공법인 점 등을 종합하여 볼 때, 비교대상발명의 위 ‘배수재를 지중에서 절단’하는 공정은 통상의 기술자가 비교대상발명의 출원 당시의 기술수준에 입각하여 맨드릴에 의하여 천공되어진 공간부에 케이싱과 배수재를 삽입한 후 케이싱에 의하여 형성된 공간에서 배수재를 절단하고 그 후에 케이싱을 제거하는 방법으로 충분히 실현 가능하다 할 것이고, 비교대상발명이 단지 구체적인 절단 방법을 기재하고 있지 않다 하여 이와 달리 볼 것은 아니라 할 것이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 비교대상발명이 미완성발명에 해당한다고 할 수는 없다 할 것인데, 앞서 본 기초사실에 의하면, 비교대상발명은 비록 이 사건 특허발명의 출원 후에 그 출원이 공개되었으나 이 사건 특허발명보다 먼저 출원되었음이 역수상 분명하므로 이 사건 특허발명에 대하여 특허법 제29조 제3항에 규정된 이른바 ‘확대된 선출원의 지위’를 충분히 가진다 할 것이다.
특허법원 2010. 6. 17. 선고 2009허8751 판결 [등록무효(특)] - 확정
비교대상발명 5는 이 사건 특허발명의 출원 전에 출원되어 이 사건 특허발명의 출원 후에 공개된 특허출원의 명세서에 종래기술로 기재된 발명인바, 비교대상발명 5가 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 발명에 해당하는지를 먼저 살펴보면, 일반적으로 특허출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원발명의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원발명이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원발명의 신규성 또는 진보성 유무를 판단함에 있어서는 특허법 제29조 제1항 각 호에 열거된 발명들 중 하나로 보아야 할 것이나, 이는 출원발명의 명세서에 기재된 종래기술은 그 출원발명의 출원인 스스로가 그 출원발명의 선행기술임을 인정한 것이어서그 출원발명의 신규성 또는 진보성을 부정하는 선행기술로 채택될 수 있다는 것이지, 그 종래기술을 그 출원발명의 출원일 전에 공지된 선행기술로 일반화하여 다른 발명의 신규성 또는 진보성도 부정할 수 있다는 의미는 아니며, 선 출원발명이라는 이유만으로 그 명세서에 기재된 종래기술을 후 출원발명의 신규성 또는 진보성을 부정하는 선행기술로 삼는 것은 후 출원발명의 신규성 또는 진보성을 판단하기 위한 선 출원발명의 종래기술의 공지시점을 객관적인 증거에 의해 확정하는 것이 아니라, 선 출원발명의 출원인의 주관적인 기재에 근거하여 확정하는 결과가 되므로 허용될 수 없다고 할 것이어서, 비교대상발명 5는 이 사건 특허발명보다 선 출원된 발명의 명세서에 기재된 종래기술에 해당하나, 위 종래기술이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다는 객관적인 증거를 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 선행기술로는 채택될 수 없다.
특허법원 2005. 9. 22. 선고 2005허827 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제29조 제3항이 적용되기 위해서는, 특허출원된 발명의 특허청구범위가 그 출원일 이전에 특허 또는 실용신안등록출원되고 그 출원일 이후에 출원공개되거나 등록공고된 특허 또는 실용신안의 등록출원(타출원)서에 최초로 첨부된 명세서 또는 그 도면에 기재된 내용과 동일한 경우이면 충분하고, 명세서에는 특허(실용신안)청구범위와 발명(고안)의 상세한 설명이 모두 포함되고, 나아가 발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 비교대상발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 표현이 불충분하더라도 당업자가 그 비교대상발명이 공개될 당시의 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술 내용을 파악할 수 있다면 대비대상이 될 수 있으므로, 타출원의 특허(실용신안)청구범위에 당업자가 그 구성을 파악할 수 있을 정도의 기술내용이 개시되어 있을 뿐 아니라 그것이 특허출원된 발명의 특허청구범위와 실질적으로 동일하다면, 비록 타출원의 특허(실용신안)청구범위에 기재된 내용이 상세한 설명에 의해 구체적으로 뒷받침되지 아니하여 타출원이 그 자체로는 특허나 실용신안 등록이 될 수 없는 경우라 하더라도 타출원이 특허출원된 발명에 대하여 확대된 선원의 지위를 가지는 데 아무런 지장이 없다 할 것인데, 원고는 비교대상발명 1이 미완성발명 또는 기재불비에 해당하여 이 사건 특허발명과의 대비대상이 되지 아니하므로 확대된 선원이 성립할 수 없다고 주장하나, 가사 그와 같은 사유가 있다고 하더라도 이는 어디까지나 비교대상발명 1이 그 자체로서 적법하게 특허등록을 받을 수 있는가의 문제일 뿐, 비교대상발명 1의 특허청구범위에 당업자가 이해할 수 있을 정도의 기술구성이 개시되어 있고, 그 내용이 이 사건 특허발명의 각 청구항과 대비하여 실질적으로 동일한 것이라면 위 각 청구항이 비교대상발명 1과의 관계에서 특허법 제29조 제3항에 해당한다는 점에 아무런 변함이 없다.
특허법원 2005. 2. 3. 선고 2004허1984 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제29조 제3항은 ‘특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 출원공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있는바, 어떠한 발명이 같은 법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위해서는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이라 할 것이므로, 이 사건 심결이 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 선원의 기술구성을 파악하였는지 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 심결은 공개실용신안공보 제96-26579호 기재 고안의 구성에 대하여 ‘갑 제7호증은, 헤드가 2 이상의 단편으로 이루어지고, 기부단편은 칫솔 손잡이에 통합적으로 인접하며, 각 단편들 사이에는 헤드의 가로 방향으로 연장된 구멍이 형성되고, 분절된 경질의 단편(분절 식모판)에 금속 또는 플라스틱 재료의 탄력핀이 내장되며, 탄력핀이 외부로 노출된 각 단편들 사이는 연질의 합성수지나 천연고무재료로 채워지도록 구성’된 것으로 파악하고 있는 사실, 공개실용신안공보 제96-26579호 실용신안의 최초 출원서에 첨부된 명세서에는 ‘식모부를 경질인 다수의 분절식모판과 연질의 탄성부가 교호되도록 구성’하고, ‘다분절된 경질의 식모판 내에 탄력핀을 내장하고, 탄력핀이 외부로 노출된 각 분절식모판 사이를 연질의 합성수지나 천연고무재로서 탄성부를 형성’하는 구조이고, 도면상으로 헤드가 3개로 구성되어 있는 사실, 한편 1995. 5. 18. 제출된 보정서와 그에 첨부된 보정명세서에는 실시예로서 ‘탄력성이 좋은 칫솔의 몸체에 분절식모판을 각기 분리형성하고, 각 분절식모판의 일측면에는 브러시를 구비하며, 각 분절식모판이 대향되는 하부측 중앙에는 두께가 얇고 탄력성이 좋은 연결부를 일체로 형성하고…’, 다른 실시예로서 ‘각 분절식모판 사이에 형성된 연결부 부위의 공간부에 신축성을 가진 신축부재를 삽입설치’하는 구조를 기재하고 있고, 도면에는 헤드가 2개로 구성된 제3, 4, 5도를 추가하고 있는 사실, 위 보정서는 1997. 1. 18. 보정각하결정이 되어 확정된 사실을 인정할 수 있는바, 공개실용신안공보 제96-26579호의 최초 출원서에서는 헤드가 2개인 구성 및 기부단편이 칫솔 손잡이에 통합적으로 연결되는 구성 그리고 각 단편들 사이에는 헤드의 가로 방향으로 연장된 구멍이 형성되는 점에 대하여 명확하게 기재되어 있지 않았으나 보정에 의하여 명백히 추가되었으므로, 이 사건 심결에서 공개실용신안공보 제96-26579호 기재 고안의 구성을 파악함에 있어서는 그 최초 출원서에 첨부된 명세서 및 도면뿐만 아니라 보정서에 첨부된 명세서와 도면까지 참작한 것이라 할 것이어서, 공개실용신안공보 제96-26579호 기재 고안과 대비하여 이 사건 특허발명의 청구항 제1항 및 그 종속항인 청구항 제2항, 제3항, 제5항, 제6항, 제8항 및 제10항에 대하여 무효로 판단한 것은 위법하다 할 것이다.
특허법원 2003. 12. 5. 선고 2002허4644 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제29조 제3항은 ‘특허발명이 그 특허출원을 한 날 전에 특허출원하여 그 특허출원을 한 날 후에 출원공개된 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 특허를 받을 수 없다’는 취지로 규정하고 있으므로, 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명만이 특허법 제29조 제3항에서 규정하고 있는 소위 ‘확대된 선원의 지위’를 갖는 것이고, 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않고 그 후 선출원의 명세서 또는 도면의 보정으로 추가된 발명은 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다 할 것인데, 원고는 최초의 출원서에서 ‘록킹부측 탄성편 장착부가 베이스부측 걸림부 상하부의 경사면에 끼워지는 구성’과 ‘베이스부 측벽부에 형성된 록킹홀로 이루어진 걸림부와 상기 록킹홀에 끼워지는 결합돌기가 절개 돌출형성된 탄성편으로 이루어진 클립부가 구비된 구성’을 발명의 기본적 특징으로 하여 청구범위를 6개항으로 하고, 발명의 상세한 설명에 위 구성에 대해서만 언급하였다가, 2000. 4. 12. 특허청에 보정서를 제출하면서 그 명세서 중 청구범위 6개항 중 제2, 3, 5항을 삭제하고, 나머지 제1, 6항은 최초의 출원서에 기재했던 내용을 좀더 상세히 특정하는 것으로 정정하고, 제4항 부분은 최초에 ‘제1항에 있어서, 상기한 록어셈블리는, 상기 베이스부 측에 구성되는 걸림부와; 록킹부 측에 구성되는 클립부로 이루어진 것을 특징으로 하는 도난방지기능이 있는 컴펙트디스크용 수납케이스’라고 기재되어 있던 것을, ‘제1항에 있어서, 상기 록어셈블리는 상기 베이스부 측에 구비되는 걸림부와, 록킹부 측에 구비되는 클립부와, 상기 클립부의 탄성편에 절곡되어 돌출 형성된 결합돌기와 록킹홀을 상호 반대로 대응시켜 결합 가능하도록 각각 형성되는 것을 특징으로 하는 도난 방지 기능이 있는 컴팩트 디스크용 수납 케이스’로 정정하였고, 한편 발명의 상세한 설명에도 위 청구항 제4항과 관련하여 ‘한편, 클립부는 탄성편에 절곡되어 돌출 형성된 결합돌기와 록킹홀들을 상호 반대로 대응시켜 각각 형성할 수 있다’는 부분을 추가 기재한 사실을 인정할 수 있는바, 선행발명은 보정에 의하여 명세서의 일부 외에 청구범위까지 달라지게 되었다고 할 것이므로, 최초 출원서에 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명만이 확대된 선원으로서의 지위를 갖는다 할 것이다.
대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결 [등록무효(특)]
특허법 제6조의2 제1항(현행법 제29조 제3항에 유사)은 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 한 타 특허출원으로서 당해 특허출원 후에 출원공고 또는 출원공개된 출원서에 최초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 때에 그 발명에 대하여는 같은 법 제6조 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기에서 ‘타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명’이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 완성된 발명을 말하는데, 이 사건 특허발명과 이 사건 특허발명의 출원 전에 출원된 국내 특허출원번호 제84-7923호의 인용발명 1은 인간 EPO 게놈 DNA 자체를 발명의 요지로 하는 것이 아니고 이를 사용하여 포유류 세포에서 EPO를 제조하는 방법을 특허청구의 범위로 하고 있는 것으로서, 단순히 EPO 게놈 DNA의 염기서열만 알고 있다는 것만으로 포유류 세포에서 EPO 단백질을 생산할 수 있는 것이 아님에도 불구하고 그 명세서에 외래유전자인 인간 EPO gDNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정을 상세히 기재하여 놓았을 뿐 명세서에 기재된 외래유전자인 인간 EPO gDNA의 염기서열이 명확하지 아니하고, 외래유전자인 인간 EPO gDNA가 지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 명세서에 기재된 기술구성이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재에 의하여 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적 ․ 객관적으로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 미완성 발명에 해당하고, 미완성발명은 확대된 선원의 지위를 가질 수 없는 것이어서 이 사건 특허발명에는 특허법 제6조의2 소정의 무효사유가 없다.
특허법원 1999. 6. 10. 선고 99허741 판결 [등록무효(실)] - 확정
이 사건 등록고안의 출원일 이전인 1991. 7. 18. 출원된 인용고안 3에 관하여 이 사건 등록고안의 출원일 이후인 1993. 6. 29.에 출원공고가 된 사실 및 그 특허공보의 명세서 및 도면에 접착제를 사용하여 스팽글을 직물에 부착시키기 위한 종래의 기술이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으므로, 인용고안 3은 이 사건 등록고안의 출원일 이전에 출원되어 그 출원일 이후에 출원공고된 고안으로서 이 사건 등록고안에 대하여 실용신안법 제4조 제3항 소정의 이른바 ‘확대된 선원’의 지위를 가지는 고안이라고 할 것이며, 한편 인용고안 3의 명세서 및 도면에 종래의 기술로 개시된 기술은 그 기술이 기재된 특허공보가 이 사건 등록고안의 출원일 이후에 간행된 것이어서 이를 실용신안법 제4조 제1항 제2호 소정의 ‘실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 고안’으로 볼 수는 없으나, 이는 이 사건 등록고안의 출원일 이전에 출원된 특허의 명세서에 기재된 기술이므로 이를 실용신안법 제4조 제1항 제1호 소정의 ‘실용신안출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안’으로 볼 여지는 있다고 할 것이므로 이러한 점에서는 이 사건 등록고안에 대한 공지자료가 된다고 할 것이다.
특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허1778 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제29조 제3항은 ‘특허출원한 발명이 당해 출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 출원공고된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 특허법 제36조 소정의 선원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선후원의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구범위에는 기재되지 아니하였으나 발명의 상세한 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는 선원자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를 받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이어서, 어떠한 발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명인데, 원고는 인용발명 2에 대하여 1993. 2. 4. 등록출원을 하면서 최초의 명세서 및 도면에는 인용발명 1과 같이 기재하였다가 1993. 2. 23. 1차로 자진보정을 하면서 발명의 상세한 설명 및 특허청구의 범위 중 원적외선 발산체 총량비율의 하한을 ‘5중량%’에서 ‘0.5중량%’로, 발명의 상세한 설명 중 ‘사출성형’을 ‘압출성형’으로, 합성수지재 원료로서 ‘PVC’를 ‘PP’로 각 변경하였고, 이어 1996. 3. 26. 진보성이 없다는 내용의 거절이유통지를 받고 1996. 4. 25. 2차로 보정을 하면서 거절이유통지에 인용된 종래기술을 발명의 상세한 설명에서 종래기술로 기재한 사실을 인정할 수 있는바, 1996. 4. 25.의 2차 보정내용은 단지 종래기술을 기재하여 넣은 것에 불과하므로 이를 요지의 변경에 해당한다 할 수 없고, 더욱이 피고가 요지변경이라고 주장하는 세라믹의 함량을 ‘5~20중량%’에서 ‘0.15~20중량%’로, ‘사출성형방법’을 ‘압출성형방법’으로 변경한 것은 1993. 2. 23.의 1차 자진보정시이므로, 가사 그러한 내용의 변경이 피고 주장과 같이 요지변경에 해당되어 출원일 늦춤 규정이 적용된다 하더라도 인용발명 2는 여전히 선원의 지위를 가질뿐더러 특허청훈령인 공보발간업무취급규정 제6조에 의하면 ‘공개공보의 게재내용은 최초 출원내용에 의한다’고 규정되어 있어 이 사건에서도 인용발명 1이 출원공개되었으리라는 점은 쉽게 추단할 수 있으므로, 본건발명이 특허법 제29조 제3항에 해당되는지를 판단하기 위하여는 본건발명과 인용발명 1을 대비하여야 할 것이다.