대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결 [등록무효(실)]
특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있어서, 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이고, 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못하며, 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니어서, 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없고, 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있으므로, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하나, 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있고, 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용되며, 이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 하는바, 이 사건 등록고안의 출원경과를 살펴보면, 출원인인 소외인이 이 사건 등록고안의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 1997. 6. 24.경 원심 판시 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출한 사실을 알 수 있어, 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성 1 내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있으나, 원심판결 이유에 의하면, 소외인의 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있으므로, 위와 같은 추정은 번복되었다고 보아야 하며, 원심이 이 사건 등록고안의 청구범위 중 전제부에 기재된 구성 1 내지 4를 공지된 것으로 취급하지 않고 나아가 증거에 의하여 그 공지 여부를 판단한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 청구범위의 전제부 기재 구성요소의 공지 여부 및 출원경과금반언의 원칙에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없고, 상고이유에서 들고 있는 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결은 출원경과 중에 드러난 출원인의 의식적 제외에 근거하여 균등침해의 인정 범위를 제한한 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.
특허법원 2013. 10. 15. 선고 2013허1344 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, 이 사건 제1항 발명의 명세서에 의하더라도 오리나무 추출물 및 마가목 추출물의 숙취해소 효과가 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 이미 공지되어 있었다는 점이 인정된다고 주장하므로 살피건대, 특허출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 발명의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 발명이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 발명의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 특허법 제29조 제1항 각 호에 열거한 발명들 중 하나로 보아야 할 것인바, 이 사건 제1항 발명의 명세서 중 ‘본 발명에서의 오리나무 추출물은 에틸알코올 및/또는 아세트알데이드의 분해에 관여하며, 마가목 추출물은 에틸알코올 산화에 이용된 부족한 비타민 C를 보충하며 특히 아스파라긴산의 작용에 의한 숙취해소 효과가 알려져 있다’는 기재내용은 이 사건 제1항 발명에서 사용되는 오리나무 추출물과 마가목 추출물의 작용효과를 설명한 것으로 보일 뿐이고, 위 기재만으로 오리나무 추출물 및 마가목 추출물의 숙취해소 효과가 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 이미 공지되어 있다는 취지로 기재한 것이라고 보기는 어렵고, 가사 위 내용이 종래기술로서 기재된 것으로 보더라도, 식품의약품안전청에서 이 사건 제1항 발명의 특허출원일(1997. 3. 19.) 이후인 1998. 9. 25. 피고 주식회사 그래미에게 회신한 ‘여명 808 검토회신’을 보면, ‘마가목은 민간에서 수피와 열매를 중풍, 보혈, 양모, 구충에 약용으로 이용해온 식물로서 약용으로 이용시 일부 소수에서는 오심, 식욕부진, 경변 등의 위장의 반응과 두통이 있지만 계속 복용시 자연소실되며 열매의 경우도 위장질환을 일으키기는 하지만 그 독성정도는 낮은 것으로 보고되고 있으며, 유럽의 경우 열매를 알코올과 잼, 젤리를 만드는데 이용한다고 하며 열매에는 철과 비타민 C가 풍부하여 이들 성분의 결핍증 치료에도 이용되고 있으며, 또한 마가목 20%를 사용하여 제조한 본 제품의 경우 미국 FDA등록 연구기관으로부터 급성경구독성시험에서 무독하다는 판정을 받았고, 이미 미국, 일본 등지에서 비알코올성 기타음료로 수출되고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 식품으로 제조가 가능하겠습니다’라는 기재내용이 있어, 이 내용에 의하면, 피고 회사는 이 사건 제1항 발명의 특허출원일로부터 약 18개월 후에야 비로소 식품의약품안전청으로부터 마가목을 식품으로 제조할 수 있다는 확인을 받은 사실이 인정되므로, 이 사건 제1항 발명의 명세서 중 위 기재내용을 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하기 위한 선행기술로 보지 아니할 특별한 사정이 있는 경우라고 볼 수 있다고 판단된다.
특허법원 2013. 6. 21. 선고 2012허9457 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
이 사건 특허발명의 명세서에는 입체적인 구조를 갖는 피착체의 표면에 파일을 식모하기 위해 사용되어 온 종래의 플록킹 장치가 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 특허출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 발명의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 발명이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 발명의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 특허법 제29조 제1항 각 호에 열거된 발명들 중 하나로 보아야 할 것인바, 이 사건 종래기술이 이 사건 특허발명의 출원 전에 알려진 것이 아니라는 등의 특별한 사정이 있음을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 종래기술은 이 사건 특허발명의 진보성 여부를 판단하기 위한 대비 자료로 사용될 수 있다고 할 것이다.
특허법원 2010. 6. 17. 선고 2009허8751 판결 [등록무효(특)] - 확정
비교대상발명 5는 이 사건 특허발명의 출원 전에 출원되어 이 사건 특허발명의 출원 후에 공개된 특허출원의 명세서에 종래기술로 기재된 발명인바, 비교대상발명 5가 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 발명에 해당하는지를 먼저 살펴보면, 일반적으로 특허출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원발명의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원발명이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원발명의 신규성 또는 진보성 유무를 판단함에 있어서는 특허법 제29조 제1항 각 호에 열거된 발명들 중 하나로 보아야 할 것이나, 이는 출원발명의 명세서에 기재된 종래기술은 그 출원발명의 출원인 스스로가 그 출원발명의 선행기술임을 인정한 것이어서그 출원발명의 신규성 또는 진보성을 부정하는 선행기술로 채택될 수 있다는 것이지, 그 종래기술을 그 출원발명의 출원일 전에 공지된 선행기술로 일반화하여 다른 발명의 신규성 또는 진보성도 부정할 수 있다는 의미는 아니며, 선 출원발명이라는 이유만으로 그 명세서에 기재된 종래기술을 후 출원발명의 신규성 또는 진보성을 부정하는 선행기술로 삼는 것은 후 출원발명의 신규성 또는 진보성을 판단하기 위한 선 출원발명의 종래기술의 공지시점을 객관적인 증거에 의해 확정하는 것이 아니라, 선 출원발명의 출원인의 주관적인 기재에 근거하여 확정하는 결과가 되므로 허용될 수 없다고 할 것이어서, 비교대상발명 5는 이 사건 특허발명보다 선 출원된 발명의 명세서에 기재된 종래기술에 해당하나, 위 종래기술이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다는 객관적인 증거를 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단의 기초가 되는 선행기술로는 채택될 수 없다.
특허법원 2006. 9. 6. 선고 2005허4713 판결 [거절결정(특)] - 확정
피고 보조참가인은, 이 사건 제16항 발명의 실시예에 나타나는 표면가교결합 방법은 주지·관용기술로서 이 사건 출원발명의 명세서에서 선행기술로 제시된 독일 특허원 제4,020,780호(다멘 특허)나 비교대상발명의 명세서에 선행문헌으로 제시되어 있는 미국 특허 제4,824,901호, 제4,666,983호 및 제4,734,478호의 표면가교결합 방법과 동일·유사하다고 주장하나, 거절이유로 제시된 비교대상발명(반포된 간행물)과 출원발명의 명세서에 기재된 선행기술(공지)은 별개의 증거로서 그 선행기술은 주지·관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되고, 비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나 그 선행문헌의 기재내용이 주지·관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되어, 거절결정 사건에서 이를 각각 제출하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인데, 이 사건 비교대상발명의 명세서 어디에도 위 선행문헌에 기재되어 있는 표면가교결합 방법에 관한 구체적인 설명이 제시되어 있지 않고, 다멘 특허를 포함한 선행문헌에 개시되어 있는 표면가교결합 방법이 주지·관용기술이라는 점에 대하여는 을가 제1호증, 을나 제2 내지 24호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없으므로, 위 선행문헌들을 이유로 진보성을 부정하는 것은 거절결정과 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것으로 되어 허용될 수 없다.
대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 [등록무효(실)]
실용신안법 제9조 제2항에 따라 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것인데, 원심은 이 사건 등록고안의 명세서 중에 종래기술로 기재되어 있는 고안은 출원인이 그 출원고안을 착상하게 된 배경기술로서 그 출원고안에서 해결하고자 하는 기술적 과제로 삼아 임의로 기재한 것으로서 출원인 스스로 종래기술이 출원 전에 공지된 것임을 명세서상에서 명백히 인정하고 있는 경우가 아니라면 명세서에 종래기술이라고 기재한 사실만으로 그 출원 전에 불특정 다수에게 알려진 공지기술로 보아 신규성이나 진보성을 부정하는 증거로 사용할 수 없다고 판시한 후, 이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로 기재된 고안에 대하여 위 명세서에서 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 기술이라고 명백하게 밝히고 있지 아니하다는 이유로 실용신안법 제5조 제1항 각 호가 규정한 고안으로 보지 아니한 채 이 사건 등록고안의 진보성 유무 판단에 있어서 가정적인 판단만을 하였는바, 원심의 이러한 판단은 진보성에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 할 것이다.