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신규사항의 인정여부 1 - 신규사항을 인정하는 경우

특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허63 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제47조 제1항 제3호에 의하면, 특허출원인은 재심사를 청구하는 때에 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 특허법 제47조 제2항에 의하면, 위 조항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하며, 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 2016. 5. 17. 재심사 보정은 2015. 10. 14. 보정된 이 사건 제1항 발명의 “외국어 문자, 발음, 의미 등을 찾아 서로 연결하는 유형의 게임”에 “음정(음의 높낮이)’, 이야기(문어체 문장), ‘대화(구어체 문장)”을 부가한 것이고, 이에 따라, 2016. 5. 17. 재심사 보정에 의한 이 사건 제1항 보정발명의 다양한 게임을 활용하는 외국어 학습 방법 및 시스템은 “음정(음의 높낮이)을 찾아 서로 연결하는 유형의 게임”이 포함되는 것임을 알 수 있는데, 이에 대하여, 원고는 이 사건 출원발명 식별번호 [25]에 단순 발음이 아닌 노래를 듣고 그에 맞는 문자 카드를 찾아 노래 가사를 구성하는 ‘hmusic’ 게임이 기재되어 있으므로, 위 보정사항은 최초 명세서 등에 기재된 범위 내의 보정이라는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건 출원발명의 최초 명세서 등에 “음정(음의 높낮이)을 찾아 서로 연결하는 유형의 게임”이 적혀 있는 것이나 마찬가지로 볼만한 기재를 찾아보기 어렵고, 이 사건 제1항 보정발명에 부가된 ‘음정’의 사전적 의미는 “두 개의 연속음(선율음정)이나 동시음(화성음정) 사이 음 높이의 간격”을 나타내는 용어로써, 위 ‘음정’은 상위개념의 ‘노래’보다 하위개념의 용어에 해당하므로 이 사건 출원발명의 식별번호 [25]에 기재된 ‘노래’와 일의적으로 대응되는 용어로 보기는 곤란하므로, ‘노래’가 ‘음정(음의 높낮이)’을 포함하는 것은 주지의 사실이라 하더라도 상위개념인 ‘노래’에는 하위개념으로서 ‘음정(음의 높낮이)’ 외에도 박자, 가사 등이 포함될 수 있으므로, 보정 후의 ‘음정(음의 높낮이)’은 단순 발음이 아닌 노래를 듣고 그에 맞는 문자 카드를 찾아 노래 가사를 구성하는 ‘hmusic’ 게임으로부터 직접적이고 명확히 도출되는 사항이라고 보기는 어려우며, 이 사건 제1항 보정발명에 부가된 ‘음정’이라는 용어를 이 사건 출원발명 식별번호 [25]에 기재된 ‘hmusic’ 게임에 포함된 ‘노래’라는 용어로 대체하여 보면, ‘hmusic’ 게임은 ‘음정’을 듣고 그에 맞는 문자카드를 찾아 ‘음정 가사’를 구성하는 것이 되는데, 음정을 듣고 그에 맞는 문자카드를 찾는 것도 곤란할 뿐만 아니라 ‘가사’와는 아무런 관련이 없는 용어인 ‘음정’이 ‘가사’라는 용어에 부가됨으로써 형성되는 ‘음정 가사’는 그 의미가 무엇인지 명확히 알 수 없으므로, 이 사건 제1항 보정발명에 부가된 ‘음정’이라는 용어와 ‘hmusic’ 게임에 포함된 ‘노래’라는 용어는 서로 대체 가능한 용어로 볼 수 없어, 위 보정사항은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고는 볼 수 없으므로, 특허법 제47조 제2항의 규정에 위반되어 부적법하다.

특허법원 2018. 8. 31. 선고 2018허1295 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

원고의 특허출원에 적용되는 특허법 제174조는 “보정각하에 관한 제51조의 규정을 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용한다.”고 규정하였지만, 2009년 개정 특허법 부칙 제3조는 “개정된 제51조 제1항 본문을 법 시행 후 최초로 보정하는 것부터 적용한다.”고 규정하고 있어, 원고의 특허출원이 2009년 개정 특허법 시행 전에 이루어졌다 하더라도 이 사건 보정이 그 시행 후에 이루어진 이상, 이에 따른 심사전치절차에서의 보정각하에 관해 적용될 규정은 2009년 개정 특허법의 제51조 제1항 본문이고, 이러한 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문은 “심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 2009년 개정 특허법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.”고 규정하고 있는데, 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 원고는, 이 사건 보정으로 발명의 설명 중 ‘기술분야’, ‘배경기술’, ‘해결하고자 하는 과제’, ‘발명의 실시를 위한 구체적인 내용’ 등의 전체 문장을 삭제하고 이를 새로운 문장으로 대체하였는바, 보정사항 1은 최초 명세서 등에 현재까지의 구강관리 방법인 양치질, 치실, 구강 청결제, 스켈링의 내용 및 현재의 구강관리가 세균제거에만 집중하고 있지만 물리적으로 이 모든 세균을 제거한다는 것은 사실상 거의 불가능하다는 취지로 기재되어 있는 것을 삭제하고, 기존의 구강관리 방법인 칫솔질, 스켈링, 구강 청결제의 한계에 관한 자세한 내용으로 새로 기재하고, 기존 구강관리 방법인 잇몸약의 한계에 대한 내용을 추가한 것인데, 최초 명세서 등에는 현재까지의 구강관리 방법인 양치질이 구강에 존재한 세균과 음식물 찌꺼기를 제거하는 것이고, 치실, 구강 청결제 및 스켈링이 보조적으로 음식물과 치태, 구강세균 및 치석을 제거하는 것으로만 기재되어 있을 뿐이고, 기존 구강관리 방법 중 양치질과 관련하여 칫솔질은 치은열구 내 세균이 칫솔질을 하더라도 사실상 줄어들지 않고, 스켈링은 스켈링에 의해 치석이 제거된 후에도 음식을 먹으면 다시 치석이 쌓이게 되어 영구적인 효과가 없고 잇몸 출혈 및 시린이 증상을 경험하게 되는 한계가 있으며, 구강 청결제는 알코올 성분이 입안을 건조하게 만들고 입안이 건조하게 되면 잇몸과 치아는 구강 세균들의 공격에 쉽게 노출되는 내용 및 기존 구강관리 방법인 잇몸약도 일시적인 진통 효과만 나타내며 스트레스로 말초혈액순환이 정체되면 이마저도 효과를 나타내지 못한다는 내용 등은 최초 명세서 등에 나타나 있지 않았고, 또한 이 사건 보정으로 새로 기재되거나 추가된 기존 구강관리 방법의 각 한계점과 같은 위와 같은 보정사항이 통상의 기술자가 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 볼 만한 아무런 근거가 없으므로, 보정사항 1은 신규사항추가에 해당하고, 보정사항 2는 최초 명세서 등에 구강 면역력과 관련하여 침(타액)에는 소화효소 이외에 살균과 항균작용, 활성산소 억제, 뼈와 치아를 튼튼하게 하고 피부대사를 활발하게 하는 노화방지 호르몬이 존재하는 효능이 간략히 기재되어 있는 것을 삭제하고, 구강 면역력과 관련하여 타액의 효능을 청결작용, 항균 작용, 보호 작용, 재생작용으로 나누어 자세히 설명하고, 타액이 침샘에서 분당 0.5ml씩 흘러나온다는 구체적인 분출 속도 및 치아우식 초기과정이면 타액에 의해 충치를 때우지 않고도 충치가 사라지게 된다는 내용을 추가한 것인데, 최초 명세서 등에는 구강 면역력과 관련하여 침(타액)의 효능이 간략하게 기재되어 있을 뿐이고, 타액이 침샘에서 분당 0.5ml씩 흘러나온다는 구체적인 분출 속도 및 치아우식 초기과정이면 타액에 의해 충치를 때우지 않고도 충치가 사라지게 된다는 내용은 최초 명세서 등에 나타나 있지 않았고, 또한 이 사건 보정으로 새로 기재되거나 추가된 위와 같은 보정사항이 통상의 기술자가 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 볼 만한 아무런 근거가 없으므로, 보정사항 2는 신규사항추가에 해당하며, 보정사항 3은 최초 명세서에 잇몸병이 있는 경우 식사전 취침전 하루 4회 말고도 시간시간 틈틈이 추가로 치아운동을 실천하면 구강 면역력이 강화되어 잇몸병에서 좀 더 빨리 벗어날 수 있다고 기재되어 있는 것을 삭제하고, 하루 7회 이상 치아운동을 실천하면 타액분비가 급속히 증가하고, 치아운동으로 잇몸 내 치은열구액이 급속하게 증가하여 잇몸의 면역활동이 촉진되어 잇몸에 침투한 구강 세균이 제압된다는 구체적 내용으로 새로 기재한 것인데, 최초 명세서 등에는 잇몸병이 있는 경우 식사전 취침전 하루 4회 말고도 시간시간 틈틈이 추가로 치아운동을 실천하면 구강 면역력이 강화되어 잇몸병에서 좀 더 빨리 벗어날 수 있다고 기재되어 있을 뿐이고, 잇몸병 치료에 효과가 있는 치아운동의 일일 최소 운동 횟수 및 치아운동으로 구강 면역력이 강화되는 구체적 이유는 최초 명세서 등에 나타나 있지 않았고, 또한 이 사건 보정으로 새로 기재되거나 추가된 위와 같은 보정사항이 통상의 기술자가 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 볼 만한 아무런 근거가 없으므로, 보정사항 3은 신규사항추가에 해당하고, 보정사항 4는 최초 명세서 등에 많은 성인들이 이가 시리는 잇몸병을 앓고 있는데 치아운동을 하면 구강 면역력을 강화하여 잇몸병에서 좀 더 빨리 벗어날 수 있다는 취지로만 기재되어 있는 것을, 충치로 법랑질이 녹아내리면 상아질이 노출돼 시린이 통증이 발생하고, 타액의 뮤신은 노출된 상아질을 감싸 외부자극을 차단해 통증을 줄이며, 타액내 칼슘이 상아질을 감싸는 법랑질을 형성하여 통증을 줄이므로 시린이 증상이 있을 때 치아운동을 실천하면 도움이 된다는 취지의 내용을 추가한 것인데, 최초 명세서 등에는 치아운동이 시린이 증상에도 효과가 있다는 취지로만 기재되어 있을 뿐, 충치로 법랑질이 녹아내리면 상아질이 노출돼 시린이 통증이 발생하고, 타액의 뮤신은 노출된 상아질을 감싸 외부자극을 차단해 통증을 줄이며, 타액내 칼슘이 상아질을 감싸는 법랑질을 형성하여 통증을 줄이므로 시린이 증상이 있을 때 치아운동을 실천하면 도움이 된다는 내용과 같이 충치로 인하여 시린이 증상이 발생하게 되는 경과 및 치아운동이 시린이 증상을 완화시키는 구체적인 이유는 최초 명세서 등에 나타나 있지 않았고, 또한 이 사건 보정으로 새로 기재되거나 추가된 위와 같은 보정사항이 통상의 기술자가 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 볼 만한 아무런 근거가 없으므로, 보정사항 4는 신규사항추가에 해당하며, 원고는, 위와 같이 보정사항에 새로 기재되거나 추가된 것은 치과상식이 부족한 일반대중의 눈높이에 맞추어 치과상식을 좀 더 자세히 설명하고자 보정한 것으로서, 이는 이 사건 출원발명의 통상의 기술자인 치과의사라면 당연히 알고 있는 치과상식에 해당하고 최초 명세서 등에 기재된 범위 내에서 이루어진 것이므로 신규사항이 아님에도, 특허청 심사관이 통상의 기술자인 치과의사가 아닌 특허청 심사관의 지식수준에서 신규사항이라고 판단하였으므로 부당하다는 취지로 주장하나, 보정된 사항이 주지·관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 허용될 수 없다고 할 것인데, 설령 원고의 주장과 같이 위와 같은 보정사항이 치과의사 누구나 알고 있는 주지·관용기술로 본다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 보정사항 1 내지 4는 기존 구강관리 방법인 잇몸약의 한계에 대한 내용, 타액이 침샘에서 분당 0.5ml씩 흘러나온다는 구체적인 분출 속도 및 치아우식 초기과정이면 타액에 의해 충치를 때우지 않고도 충치가 사라지게 된다는 내용, 하루 7회 이상 치아운동을 실천하면 치은열구액이 급속하게 증가하고 잇몸의 면역활동이 촉진되어 잇몸에 침투한 구강 세균이 제압된다는 구체적 내용 및 충치로 인하여 시린이 증상이 발생하게 되는 경과와 치아운동이 시린이 증상을 완화시키는 구체적인 이유 등을 새로 추가한 것으로서 앞서 본 최초 명세서 등의 간단한 기재만으로 통상의 기술자가 위와 같이 추가된 사항 모두를 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있었다고는 할 수 없으므로, 위와 같은 보정사항들은 신규사항에 해당하며, 원고는, 특허청 심사관이 2016. 3. 3. 실시한 보정안 리뷰 면담에서 2016. 2. 15. 제출된 보정서가 적법함을 전제로 이 사건 출원발명의 진보성 여부를 검토하기로 하였는데, 이후 입장을 변경하여 신규사항추가를 이유로 보정각하결정을 한 것은 금반언의 원칙 등에 위배된다고 주장하나, 일반적으로 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는, 첫째 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 행정청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 그 개인에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째 그 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 상응하는 어떠한 행위를 하였어야 하고, 넷째 행정청이 위 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하며, 마지막으로 위 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아니어야 하는바, 원고와 특허청 심사관의 2016. 3. 3.자 면담 결과 기록서에는 면담 내용과 관련하여, ‘특허청 심사관이 면담시 제출된 자료와 주장한 내용에 대해 면밀히 파악한 후 진보성 유무를 재검토해 보겠다’는 취지의 거절이유에 관한 의견과 ‘먼저 본원 발명과 전번 거절이유의 비교대상발명과의 진보성 유무를 재검토해 보고, 추가적인 선행기술조사를 실시하여 최종 특허성 유무를 판단할 예정’이라는 취지의 협의된 보정 내용이 기재되어 있으나, 위 기재만으로 특허청 심사관이 원고의 이 사건 보정이 적법하다고 공적인 견해를 표명하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 특허청 심사관이 이 사건 보정이 적법하다는 의견을 밝혔다는 점을 인정할 증거가 없는 점, 위 보정안 리뷰 제도는 출원인이 통지된 거절이유에 대응한 최종 보정서를 제출하기 전에 심사관과의 면담을 통해 보정안에 대한 의견을 교환하여 출원인은 특허 결정 가능성을 높이고 심사관은 정확한 심사를 도모하기 위한 제도인데, 원고가 특허청 심사관과의 면담을 신청한 2016. 2. 25. 및 원고와 특허청 심사관이 면담을 한 2016. 3. 3.은 이미 특허법 제47조 제1항 제3호에 의하여 이 사건 심판 청구일인 2016. 1. 19.로부터 30일이 도과한 날임이 역수상 명백하여 보정을 할 수 있는 기간이 아니므로, 위 면담에서 특허청 심사관이 2016. 2. 15. 제출된 보정서에 따른 이 사건 보정이 적법한 것인지 여부에 대한 의견을 표현하였다고 보기도 어려운 점, 더욱이 보정안 리뷰 제도는 특허청훈령인 특허·실용신안 심사사무취급규정 제17조의 4에 근거를 두고 있는바, 훈령은 행정조직내부에 있어서 그 권한의 행사를 지휘감독하기 위하여 발하는 행정명령으로서 훈령, 예규, 통첩, 지시, 고시, 각서 등 그 사용명칭 여하에 불구하고 공법상의 법률관계내부에서 준거할 준칙 등을 정하는데 그치고 대외적으로는 아무런 구속력도 가지는 것이 아니므로, 보정안 리뷰 제도에 따른 면담 과정에서 특허청 심사관이 보정의 적법 여부를 지적하지 않았다고 하여 보정의 위법이 치유된다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 사유만으로 특허청 심사관이 원고에 대하여 이 사건 보정이 적법하다는 취지의 공적인 견해표명을 하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 심결이 금반언의 원칙 등에 반하여 위법하다는 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

특허법원 2017. 7. 20. 선고 2016허5965 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허법 제62조 제5호는 “제47조 제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정의 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.”고 규정하고 있고, 같은 법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.”고 규정하고 있는바, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는데, 이는 특허출원 후에 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 넘는 보정이 허용된다면 보정의 효과가 출원 시에 소급하기 때문에 최초 명세서 등의 기재 내용을 신뢰한 제3자는 불측의 불이익을 받게 되므로, 출원인과 제3자의 이익 조정의 관점에서 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에서만 보정할 수 있도록 한 것인바, 이 사건 출원발명의 우선일 당시 위 발명이 속하는 기술분야에서 나노입자의 비산란성을 판단할 수 있는 일의적이고 명확한 기준이 존재하지 않았던 것으로 보이고, 원고도 “산란 또는 비산란의 기준은 절대적·일의적으로 구분되는 것이 아니라 구체적인 적용 분야, 사용되는 광의 파장 등 다양한 조건에 따라 결정된다.”는 취지로 주장하고 있으며, 한편 원고는 위와 같이 다양한 조건에 따라 비산란성이 결정된다고 주장하면서, “통상의 기술자가 이 사건 출원발명의 명세서를 기초로 가시광선 파장 미만의 크기를 갖는 나노입자의 경우에는 비산란성 나노입자임을 용이하게 이해할 수 있다.”는 취지로 주장하고 있으나, 위 명세서 기재는 “흡수 또는 산란 개체”의 위치를 의미하거나 나노구조의 두께를 의미할 뿐 산란 개체의 입자 크기와는 무관한 것으로 보이고, 물질(입자)의 크기가 투과되는 빛의 파장에 비해 작은 경우에도 산란이 일어날 수 있으므로, 통상의 기술자가 위 명세서 기재를 기초로 “나노입자 충전된 중합체 재료”의 나노입자가 비산란성이라는 것을 직접적으로 명확하게 인식할 수 있었다고 보기 어려우며, 또한 최초 명세서에서 미국 특허 제6,329,058호를 인용한 것은 “나노입자 충전된 중합체“의 예로서가 아니라 ”고굴절률 무기 재료로 충전된 중합체“의 예로서 한 것임은 최초 명세서 등의 기재 상 명백하고, 일반적으로 어떤 물질이 ‘광학적으로 투명하다’는 것은 매질인 위 물질이 입사하는 특정 파장의 빛을 잘 투과시키는 성질을 의미하는 것이고, 빛을 잘 투과시키기 위해서는 물질이 빛을 흡수하지 않고 산란을 일으키지 않는 등의 여려가지 특성을 갖추어야 하므로, 이러한 기술상식에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 출원발명의 우선일 당시 위 기술분야에서 어떤 물질의 투명성이 곧바로 그 물질의 비산란성을 의미하는 것으로 인식되고 있었거나, 통상의 기술자가 물질의 투명성으로부터 비산란성을 직접적·일의적으로 인식할 수 있었다고 보기 어려워서, 통상의 기술자가 최초 명세서에서의 “투명”, “광학적 투명” 등의 기재를 기초로 “나노입자 충전된 중합체 재료”의 ‘나노입자’가 비산란성이라는 것을 직접적으로 명확하게 인식할 수 있었다고 보기 어렵고, 더욱이 원고는 이 사건 보정을 통하여 최초 명세서 청구항 15(“제1항에 있어서, 백필 층 재료는 투명한 다기능 광학 필름”)의 “투명한”을 추가한 것이 아니라 “비산란”을 추가하면서, “인용발명 1, 2는 이 사건 제1항 보정발명의 광학 결합 층과 비산란 나노입자에 상응하는 구성을 전혀 개시 또는 시사하지 않는다.”는 취지의 2014. 9. 16.자 의견서를 제출하였는데, 이는 특허청 심사관이 2014. 7. 16.자 의견제출통지서에서 “추출요소들의 구조화된 층”, “백필 층”에 대응하는 것으로 기재한 인용발명 1의 광추출층 모두가 광투과성을 갖는다는 것을 의식한 의견 표명인 것으로 보이며, 최초 명세서 기재를 종합하면, “추출요소는 바람직하게는 체적 분포 내에 포함되지 않는다.”는 기재는 구성요소 6의 “백필 층”에 관한 기재가 아니라 구성요소 2의 “추출 요소들의 구조화된 층”에 관한 기재로 보이며, 이 사건 출원발명의 우선일 당시 전반사 감소 등을 통하여 광 추출 효율을 향상시키기 위하여 코어와 기판 사이에 광산란층을 형성하거나 회절격자를 형성하는 등의 방법으로 산란요소나 회절요소를 도입하였던 것으로 보이는데, 코어와 기판 사이의 복수 영역 중 일부에 위와 같은 ‘산란요소 또는 회절요소’를 적극적으로 도입하는 경우 ‘산란요소 또는 회절요소’를 도입하지 않은 나머지 부분의 재료가 당연히 비산란성을 갖는 것으로 통상의 기술자에게 일의적으로 명확하게 인식되었다고 보기 어려우므로, 구성요소 6이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항에 해당한다거나 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항에 해당한다고 보기 어려우므로, 이 사건 보정을 통하여 구성요소 6을 부가한 것은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어나 신규사항을 추가한 것에 해당한다고 할 것이다.

특허법원 2016. 9. 29. 선고 2016허90 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있고, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(최초 명세서 등)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 보정사항은 ‘상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기 모바일 카드와 거래한 거래내역을 전송받기 이전에 수행’ 부분이어서, ‘매입승인 요청 단계’가 ‘거래내역 전송 단계’보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용을 구성요소로 추가한 것인데, 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 매입승인 요청 단계가 ‘실시간으로’ 이루어진다는 위 기재와 정면으로 배치되는 기재가 공존하므로, 이 사건 특허발명에서 매입승인 요청 단계가 ‘실시간으로’ 이루어지는 것이라고 단정할 수 없고, 이 사건 특허발명에서 매입승인 요청 단계는 ‘실시간으로’ 이루어지는 것이 아니라 ‘설정된 주기 단위로’ 이루어지는 것으로 봄이 상당하므로, ‘결제 단말기가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사 서버로 전송하는 단계’와 ‘선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계’가 각자의 설정된 주기를 가지고 있으므로, 각 주기들이 어떻게 설정되느냐에 따라 ‘선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계’가 ‘결제 단말기가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사 서버로 전송하는 단계’보다 나중에 수행될 수 있으며, 설령 매입승인 요청 단계가 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044] 기재와 같이 ‘실시간으로’ 이루어지는 것이라고 보더라도, 그것만으로 매입승인 요청 단계가 거래내역 전송 단계보다 먼저 수행된다고 단정할 수도 없어, 결국 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044]에서의 ‘실시간’의 기재는 선불카드사 서버가 위 잔액 통보를 받은 후에는 지체 없이 신용카드사 서버로 매입승인 요청을 한다는 것을 강조하는 의미에 불과할 뿐이고, 반면에 매입승인 요청이 거래내역 전송보다 먼저 이루어지게 된다는 것을 의미하는 것으로 보기는 어려우므로, 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 ‘매입승인 요청 단계’가 ‘거래내역 전송 단계’보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용이 기재되어 있었다거나 기재되어 있었던 것과 마찬가지라고 보기 어려우므로, 이 사건 보정사항은 신규사항 추가에 해당한다.

특허법원 2014. 11. 27. 선고 2014허5671 판결 [등록정정(특)] - 확정

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있는데, 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없으므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘방전경로는 걸림턱의 돌출 높이에 의해 증가한다’는 기재가 있고, ‘걸림턱에 의해 하우징의 부피를 증대시키지 않으면서도 절연 성능을 개선할 수 있는 장점이 있다’는 기재가 있으며, 실시예의 하나로 걸림턱의 형상이 도시되어 있기는 하나, 설령 원고 주장과 같은 방법으로 걸림턱의 높이가 측정되고, 걸림턱의 돌출 높이가 돌출 두께보다 절연거리의 증가에 더 기여하며, 돌출 두께를 크게 하면 하우징의 부피가 증가하게 된다는 것이 기술상식이라고 하더라도, 통상의 기술자가 가이드리브의 외주면보다 높은 위치에 걸림턱을 형성하면 실링부재의 이탈을 억제하고 방수 성능을 향상시키는 걸림턱의 효과를 달성할 수 있다고 인식하는 것을 넘어, 걸림턱의 높이를 두께보다 더 크게 형성하여야 한다고 명확하게 이해할 수 있다고 보기는 어려운 점, 통상의 기술자가 여러 설계조건을 감안하여 걸림턱의 돌출 두께를 가능한 작게 하고 가이드리브의 외주면보다 높은 위치에 걸림턱을 형성하면 하우징의 부피를 증대시키지 않으면서도 터미널 단자와 하우징의 메탈 부분 간의 절연거리를 증대시킬 수 있는 걸림턱의 효과를 달성할 수 있다고 인식하는 것을 넘어, 걸림턱의 높이를 두께보다 더 크게 형성하여야 한다고 명확하게 이해할 수 있다고 보기도 어려운 점, 도면 4의 도시로부터 ‘걸림턱의 돌출 높이가 걸림턱의 돌출 두께보다 크게 형성된다’는 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있다고 보기 어려운 점, 실링부재의 이탈을 억제하고 방수 성능을 향상시키며 하우징의 부피를 증대시키지 않으면서도 터미널 단자와 하우징의 메탈 부분 간의 절연거리를 증대시킬 수 있는 효과를 달성할 수 있는 걸림턱에는 높이가 두께보다 큰 경우뿐만 아니라 높이가 두께보다 작거나 같은 경우가 포함될 수도 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 정정청구는 출원시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 명세서의 기재와 도시로부터 ‘걸림턱의 돌출 높이가 걸림턱의 돌출 두께보다 크게 형성된다’는 취지의 이 사건 각 정정사항과 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이 사건 각 정정사항과 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 기재나 도시를 발견할 수 없다.

특허법원 2014. 11. 27. 선고 2013허6769 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법원 2014. 8. 14. 선고 2013허9713 판결 [등록무효(특)] - 상고인용

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 최초 명세서 또는 도면의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있는데, 여기에서 ‘최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 보정의 내용은, 원고가 스스로 주장하고 있듯이, [도 2]는 ‘[도 1]에 적용된 컨트롤러의 구성을 설명하기 위한 도면’으로, [도 2]에 기재된 부호 ‘300’은 ‘원격 수질 모니터링 장치’가 아닌 ‘컨트롤러’를 나타내는 ‘130’의 오기이고, 식별번호 [0033], [0047]에 기재된 ‘컨트롤러(300)’는 ‘원격 수질 모니터링 장치(300)’의 오기가 아닌 ‘컨트롤러(130)’의 오기라는 사실을 전제로 발명의 상세한 설명 부분에서 이에 부합하지 않는 내용을 부합하는 내용으로 보정한 것인데, 최초 명세서 또는 도면에 의하여 파악되는 이 사건 특허발명에 따르면, [도 2]의 기재 중 데이터 수신/변환부와 외부 전송장치부는 원격 수질 모니터링 장치(300)에 필수적인 입출력 기능을 수행하는 구성에 해당하고, [도 2]는 도 1에 적용된 ‘원격 수질 모니터링 장치’의 구성을 설명하기 위한 도면이며, 식별번호 [0033], [0047]에 기재된 ‘컨트롤러(300)’는 ‘원격 컨트롤러(130)’의 오기가 아닌 ‘수질 모니터링 장치(300)’의 오기에 해당하므로, 이 사건 보정은 최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 벗어나 신규한 내용을 추가한 것에 해당하여, 특허법 제47조 제2항에 위반된다고 할 것이다.

특허법원 2014. 7. 3. 선고 2013허7625 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있는데, 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자라면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없는바, 정정사항 1-2 중 ‘스피곳부 받침부가 내측방향으로 돌출되는 구성’에 관하여 보건대, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘스피곳부의 하단 외경은 소켓부의 상단 내경보다 작으며, 소켓부에는 내경이 스피곳부의 하단 외경보다 작은 스피곳부 받침부가 형성되어 있다’고 기재되어 있을 뿐 스피곳부 받침부가 내측방향으로 돌출된다고 기재되어 있지 않고, 이 사건 특허발명의 도 1에는 원형으로 표시된 스피곳부 받침부가 도시되어 있는데, 이와 같은 표시만으로는 스피곳부 받침부가 내측으로 돌출된 것이라고 보기 어려우므로, 정정사항 1-2 중 ‘스피곳부 받침부가 내측방향으로 돌출되는 구성’은 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 명시적으로 기재되어 있다고 할 수 없고, 또한 ‘스피곳부 받침부’는 그 명칭으로 볼 때 스피곳부를 받치는 기능을 하는 것으로 해석되는데, 스피곳부를 받치는 기능을 하기 위해서는 스피곳부의 외경보다 스피곳부 받침부의 내경이 작아야 함은 통상의 기술자에게 자명하다고 할 것이나, 스피곳부 받침부의 내경이 스피곳부의 외경보다 작게 하기 위해 스피곳부 받침부를 내측방향으로 돌출시키거나 돌출시키지 않고 점진적으로 경사지게만 할 수도 있으므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 명시적으로 기재되어 있는 내용으로부터 ‘스피곳부 받침부가 내측방향으로 돌출되는 구성’이 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있다고 할 수 없어, 정정사항 1-2 중 ‘스피곳부 받침부가 내측방향으로 돌출되는 구성’은 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 기재범위를 벗어난 신규사항에 해당하며, 정정사항 1-3 중 ‘스피곳부 받침부의 내경과 중간부의 내경이 동일한 구성’에 관하여 살피건대, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 복수의 파일을 연결할 때 파일이 쉽게 끼워 넣어질 수 있도록 스피곳부 받침부와 소켓부의 내경에 대하여 기재하고 있을 뿐 스피곳부 받침부의 내경과 중간부의 내경의 크기가 상대적으로 어떠한지에 관하여 아무런 기재가 없고, 이 사건 특허발명의 도 1에는 스피곳부 받침부가 원형으로 표시되어 있고 중간부의 내부에는 그 내부의 구멍을 표시한 2개의 직선이 표시되어 있는데, 그와 같은 표시만으로는 스피곳부 받침부의 내경과 중간부에 2개의 직선으로 표시된 구멍의 내경이 동일하다고 보기 어려우므로, 정정사항 1-3 중 ‘스피곳부 받침부의 내경과 중간부의 내경이 동일한 구성’도 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 것이라고 할 수 없고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 기재된 사항을 살펴보더라도 스피곳부 받침부의 내경이 중간부의 내경과 동일하여야 하는 이유를 발견하기 어렵고, 그와 같은 내경의 동일함이 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 기술상식에 속한다고 보기도 어려우므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 명시적으로 기재되어 있는 내용으로부터 ‘스피곳부 받침부의 내경과 중간부의 내경이 동일한 구성’이 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있다고 할 수도 없어, 정정사항 1-3 중 ‘스피곳부 받침부의 내경과 중간부의 내경이 동일한 구성’은 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 기재범위를 벗어난 신규사항에 해당한다.

특허법원 2014. 6. 27. 선고 2014허1235 판결 [거절결정(특)] - 확정

식별번호 [0039]의 ‘컴퓨터 프로그램을 추가 설치하여 제공하는 음과 사용자가 연주하는 음을 연결시켜 점수를 평가하는 프로그램을 설치하여 사용할 수 있다’는 보정사항(보정사항 1)과 식별번호 [0048]의 ‘카메라 장치를 부가하여 연주모습과 음량을 녹화하여 차후 연주자가 보게 함으로써 악기 연습의 효과를 증대할 수 있다’는 보정사항(보정사항 2)은 최초 명세서에 기재된 바가 없고, 보정사항 1, 2와 관련된 구성들인 점수 평가 프로그램이나 카메라 장치 등에 관한 구성이 최초 명세서에 기재된 바도 없는 점, 최초 명세서에는 ‘본 발명은 스크린을 통해 기타, 피아노, 드럼 등의 악기를 연습하고 합주할 수 있는 스크린 악기 연습장 구조에 관한 것이다[0001]. … (중략) … 본 발명의 기술적 과제는 교사의 직접 가르침 없이 스크린에서 악기의 연주기법을 직접 보여주게 하여 영상대로 따라하면 그대로 악기 연주가 가능하도록 하는 구조를 제공하는 것이며 합주시 필요 부분의 악기음향을 선택 조정하여 합주연습을 할 수 있도록 한 구조를 제공하는 것이다[0012]. … (중략) … 음향영상 저장장치에는 인터넷, DVD, VOD, USB등 각종 저장매체를 이용하여 악기 연습하는 영상과 음향을 저장하고 사용자가 곡명에 따라 선택하여 초보 버전, 연습버전, 단독연주 버전. 합주연주 버전 등을 선택하게 한다[0018]. … (중략) … 스크린에서 악기 연주기법과 음향을 제공하므로 교사 없이 스크린을 통해 편리한 시간에 직접 눈으로 연주방법을 보면서 귀로 들으면서 선택한 악기를 실제 연주하는 방법을 배울 수 있다[0020].’라고 기재된 사실에 비추어 보면, 이 사건 출원발명은 스크린 악기 연습장에 관한 발명으로서 스크린으로 악기의 연주기법을 직접 보고 그 영상대로 따라하도록 하여 악기 연주가 가능하도록 하는 것을 그 기술적 과제로 하고 있는바, 통상의 기술자가 음향·영상재생장치, 영상 스크린, 악기 등의 구성 이외에 점수 평가 프로그램이나 연주모습을 녹화하는 카메라의 구성이 최초 명세서에 포함되어 있다고 이해하기는 어렵다고 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 보정사항 1, 2는 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항에 해당한다 할 것이고, 보정된 사항이 주지·관용기술이라고 하더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 허용될 수 없다고 할 것이다.

대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결 [정정무효(특)]

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있고, 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없는바, 원심은, 명칭을 ‘시공석 고정방법 및 이를 위한 시공석 고정구조물’로 하는 이 사건 특허발명에 대하여 원심판시 이 사건 정정청구 전 특허청구범위 제1항의 ‘시공석을 덮는 덮개망’을 ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망’으로, ‘시공석을 고정시키는 연결유니트’를 ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정시키는 연결유니트’로 정정한 것은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 명세서 등에 기재된 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로, 특허법 제136조 제2항에 위배되어 부적법하다고 판단하였는데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘연결유니트의 사이 사이에 배치되는 복수 개의 시공석’ 및 ‘덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어’라는 기재가 있으나, 여기에는 연결유니트 사이에 시공석이 하나씩 있는 경우뿐만 아니라 여러 개 있는 경우, 즉 연결유니트에 의하여 시공석을 개별적으로 고정하는 경우뿐만 아니라 시공석을 전체적으로 고정하는 경우도 포함되고, 덮개철망 위로 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우뿐만 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우도 포함되며, 또한 특허발명의 도면에도 일부 시공석의 시공상태나 개략적인 구성만이 나타나 있을 뿐 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 것은 나타나 있지 않고, 그 밖에 이 사건 특허발명의 명세서 등을 전체적으로 살펴보더라도, 각각의 시공석이 덮개철망 위로 일부씩 돌출되거나 연결유니트를 각각의 시공석의 일부가 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없고, 달리 통상의 기술자가 명세서 등의 내용으로부터 그와 같이 설치하는 것으로 이해하기는 어려워서, 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내에서만 정정이 허용될 뿐이므로, 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그 정정이 위 범위를 넘어서는 경우에는 신규사항의 추가에 해당하여 허용될 수 없고, 기록에 의하여 알 수 있는 당초의 이 사건 특허발명의 명세서와 도면의 기재 및 이 사건 정정청구의 내용을 대비하여 보면, 원심이 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정이 신규사항의 추가에 해당한다고 판단한 것은 정당하다.

특허법원 2013. 1. 18. 선고 2012허4902 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’고 규정하고 있는데, 여기에서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 당시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말하는바, 보정사항 1은 최초 명세서 등에 기재된 ‘천년초’를 이 사건 제1항 발명에서 ‘노지에서 성장한 2~5년생의 천년초’로 보정한 것인데, 최초 명세서 등에는 천년초라는 기재만 있을 뿐, 그의 산지나 성장기간에 관한 명시적인 기재가 없고, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술상식에 비추어 천년초를 미용팩의 원료로 사용하려면 당연히 노지에서 성장한 2~5년생의 천년초만을 선택한다고 볼 만한 근거도 없어, 보정사항 1은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항에 해당하며, 보정사항 6은 슬라이스를 포장, 살균하는 단계에 관한 보정으로서, 슬라이스를 ‘① 위생필름지에 넣고(① 부분), ② 진공 포장하여(② 부분), ③ 자외선 살균에서 1~3분간 살균하는 것(③ 부분)’으로 한정하였는데, 이에 대응하여 최초 명세서 등에는 ‘5. 슬라이스된 것을 원상태로 보존 및 보관하는 방법의 과제 해결. 슬라이스된 것을 얇은 필름으로 포장하여 알루미늄 재질 팩에 밀봉한 후 급속 냉각시켜 냉동 보관하면 변질 또는 형태의 변경 없이 장기간(6개월 이상) 보존할 수 있다’고 되어 있어, 보정사항 6의 ① 부분은 최초 명세서 등에 슬라이스된 것을 얇은 필름으로 포장한다는 것과 큰 차이가 없고 동일한 조작을 의미하는 것이라 볼 수 있으므로 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에서 이루어진 것이고, 보정사항 6의 ② 부분 및 ③ 부분과 관련하여, 최초 명세서 등에는 ‘알루미늄 재질 팩에 밀봉한 후 급속 냉각시켜 냉동 보관한다’고만 기재되어 있을 뿐, 진공 포장하여 1~3분간 자외선 살균하는 단계에 대하여 전혀 기재되어 있지 않은데, 밀봉한다는 것이 반드시 포장지 내부를 진공으로 하는 것까지 의미하는 것이라고 볼 수 없고, 밀봉한 후 급속 냉각시키는 과정에 살균 공정이 당연히 포함된다고 보기도 어려우며, 더욱이 살균 공정 중에서도 자외선에서 1~3분간 살균하는 공정이 당연히 포함된다고 볼 수는 없으므로, 보정사항 6의 ② 부분 및 ③ 부분은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항에 해당한다.

특허법원 2012. 2. 10. 선고 2011허8501 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제62조 제5호는 ‘제47조 제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정의 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다’는 취지로 규정하고 있고, 같은 법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있는바, 여기에서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 보정사항 1은 발명의 상세한 설명 및 이 사건 제1항 발명에서 황토와 혼합되는 3~10메시 입도를 지닌 발포질석과 20~120메시의 입도를 지닌 발포질석의 범위를 ‘3~10메시 및 20~120메시의 입도를 지닌 질석’ 대신에 ‘3~10메시 또는 20~120메시의 입도를 지닌 발포질석’으로 보정한 것인데, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에는 ‘원료혼합교반 단계에서 3~10메시 및 20~120메시의 입도를 지닌 질석과 300~450메시의 입도를 지닌 황토를 혼합하되’, ‘발포 질석은 1~5메시를 약 1050℃ 내외에서 6~7분 발포한 것을 사용하는데 입자가 큰 것은 3~10메시 정도, 작은 것은 20~120메시(바람직하기는 70~80메시 내외)를 혼합하는 것이 좋다’, ‘혼합의 일예로서는, 입자가 큰 발포질석 50g과 입자가 작은 발포질석 50g에 황토 50g과 제1바인더 및 제2바인더 각각 5g씩과 물 280~ 320cc(바람직하게는 300cc 내외)를 투입한다’고 기재되어 있을 뿐이고, ‘3~10메시의 입도를 지닌 발포질석 또는 20~120메시의 입도를 지닌 발포질석을 황토와 혼합하는 구성’이 전혀 나타나 있지 않고, 또한 3~10메시의 입도를 지닌 발포질석과 20~120메시의 입도를 지닌 발포질석을 혼합하는 이유에 관하여 최초명세서 등에는 ‘이와 같이 본 발명에서 질석 및 황토 등의 입도를 다양화하는 것은 공극률을 낮추어 치밀한 조직을 구성하는데 유리하기 때문이다. 조직의 치밀도는 접착제의 접합강도를 증진하여 결국 내구성 향상에 기여한다’고 기재하고 있으므로, 통상의 기술자가 ‘3~10메시의 입도를 지닌 발포질석 또는 20~120메시의 입도를 지닌 발포질석을 황토와 혼합하는 구성’이 최초명세서 등에 기재된 것과 마찬가지라고 이해할 수 있다고 보기도 어려워서, 보정사항 1은 최초명세서 등에 기재된 사항의 범위 밖의 것이므로 신규사항 추가에 해당하며, 보정사항 2는 발명의 상세한 설명 및 이 사건 제1항 보정발명에서 질석:황토의 혼합비 ‘2:1’을 ‘질석 60~70wt%와 황토 30~40wt%’로 보정한 것인데, 최초명세서 등에는 ‘질석:황토의 혼합비는 2:1을 유지하는 것을 특징으로 한다’, ‘질석:황토의 혼합비는 약 2:1을 유지하는 것을 특징으로 한다’, ‘혼합의 일예로서는, 입자가 큰 발포질석 50g과 입자가 작은 발포질석 50g에 황토 50g과 제1바인더 및 제2바인더 각각 5g씩과 물 280~320cc(바람직하게는 300cc 내외)를 투입한다’고 기재되어 있을 뿐이고, ‘질석:황토의 혼합비를 질석 60~70wt%와 황토 30~40wt%, 즉 질석:황토의 혼합비를 1.5:1(질석 60wt%, 황토 40wt%를 혼합하는 경우 그러하다) 또는 2.3:1(질석 70wt%, 황토 30wt%를 혼합하는 경우 그러하다)로 하는 구성’까지 나타나 있지는 않고, 또한 이 사건 최초명세서 등에는 ‘질석은 난연성과 내열성을 지닐 뿐 아니라 물이나 유기용매에 녹지 않으며 전기전도도가 낮고 매우 가벼우므로 온열기의 보온과 단열기능을 담당하기에 적절하다’, ‘이와 같이 본 발명에서 질석 및 황토 등의 입도를 다양화하는 것은 공극률을 낮추어 치밀한 조직을 구성하는데 유리하기 때문이다. 조직의 치밀도는 접착제의 접합강도를 증진하여 결국 내구성 향상에 기여한다’고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자가 ‘질석:황토의 혼합비를 1.5:1이나 2.3:1로 하는 구성’이 최초명세서 등에 기재된 것과 마찬가지라고 이해할 수 있다고 보기도 어려워서, 보정사항 2도 최초명세서 등에 기재된 사항의 범위 밖의 것이므로 신규사항 추가에 해당한다.

특허법원 2011. 11. 25. 선고 2011허7751 판결 [보정각하결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’고 규정하고 있고, 위 규정에 위반하는 경우에는 같은 법 제174조에 의하여 준용되는 같은 법 제51조에 의하여 각하될 수 있다 할 것인데, ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 의미하는바, 보정사항 1은 이 사건 출원발명의 도 14에 날개판을 추가하고 발명의 상세한 설명에 ‘바퀴판과 바퀴축판의 가이드 구멍을 통과한 커텐 길이 조절줄이 …… 날개판에 묶이면 지지대에 커텐의 하단면이 설치된다’는 내용을 추가한 것인데, 이 사건 최초 명세서와 도면에는 보정사항 1과 관련하여 ‘날개판’과 ‘커텐 길이 조절줄이 날개판에 묶이는 구성’이 나타나 있지 않고, 또한 ‘날개판’이 없는 상태로 커텐 길이 조절줄을 날개의 최하단에 묶을 수도 있는 등 커텐 길이 조절줄의 연결 방법은 다양하게 상정할 수 있는 것이어서 통상의 기술자가 최초 명세서와 도면에 기재된 사항만으로 ‘날개판’과 ‘커텐 길이 조절줄이 날개판에 묶이는 구성’이 최초 명세서 등에 기재된 것과 마찬가지라고 이해할 수 있다고 보기도 어려워, 보정사항 1은 신규사항 추가에 해당되고, 보정사항 2는 이 사건 출원발명의 도 25에 테프고리의 실시예에 대한 도면을 추가하고, 발명의 상세한 설명에 ‘도 24의 커텐의 상단부에 설치되는 테프고리는 도 25의 실시예처럼 접은 상태에서 커텐의 앞면, 뒷면에 각각 한쪽씩 고정시키면 테프고리에 앞뒤로 터널이 형성되어 도 26의 스크루핀을 뒤에서 앞으로 끼워 설치하면 스크루핀이 장구블럭과 같은 각도를 유지한다’는 내용을 추가한 것인데, 최초 명세서와 도면에는 보정사항 2와 관련하여 도 13에 참조부호 34, 35로 지시되어 있는 부재만 도시되어 있을 뿐이고, 커텐 위치 조절줄과 커텐이 어떠한 구조로 연결되는지에 대해서는 구체적으로 나타나 있지 않고, 또한 커텐의 상단과 커텐 위치 조절줄을 연결하기 위한 다양한 부재 및 다양한 방법이 사용될 수 있는 것이어서 통상의 기술자가 최초 도면의 도 13에 참조부호 34로 지시되는 부재를 테프고리라고 자명하게 인식할 수 있다고 볼 수 없고, 최초 도면의 도 13의 도시만으로부터 테프고리와 커텐 및 스크루핀의 설치 방법 및 설치 구조에 대한 사항을 자명하게 인식할 수 있다고 할 수도 없어, 보정사항 2는 신규사항 추가에 해당하며, 보정사항 3은 이 사건 출원발명의 도 7과 도 10 각각에 구멍을 각각 추가로 도시하고, 도 32를 추가하며, 발명의 상세한 설명에 ‘도 10의 바퀴통 측면 상단에 있는 구멍과 도 11의 바퀴축통 측면 상단에 있는 구멍이 도 32의 지지대의 측면 상단에 있는 구멍과 각각 맞게 되어 못으로 조이면 로만 세퍼레이츠 커텐 지지대가 조립이 된다’는 내용을 추가한 것인데, 최초 명세서와 도면에는 보정사항 3과 관련하여 도 1에 참조부호 1, 4 및 5로 지시된 부분의 도시만이 있을 뿐이고, 바퀴축통과 바퀴통을 지지대에 결합하는 구조는 최초 명세서 등에 나타나 있지 않고, 또한 통상 바퀴축통과 바퀴통을 지지대에 결합하는 구조는 다양하게 상정할 수 있는 것이어서, 통상의 기술자가 보정사항 3의 구멍의 형성 여부 및 형성 위치와, 도 32에 도시된 지지대 박스의 형상 및 구조와, 지지대 박스에 형성된 구멍의 형성 여부 및 형성 위치와, 바퀴축통과 바퀴통 각각의 구멍과 도 32에 도시된 지지대 박스의 구멍을 못으로 조이는 결합 구조를 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 할 수 없어, 보정사항 3은 신규사항 추가에 해당하고, 보정사항 4는 이 사건 출원발명의 도 17과 도 20 각각에 구멍을 각각 추가로 도시하고, 도 32를 추가하며, 발명의 상세한 설명에 ‘도 20의 바퀴판 측면 상단에 있는 구멍과 도 17의 바퀴축판 측면 상단에 있는 구멍이 도 32의 지지대 측면 상단에 있는 구멍과 각각 맞게 되어 못으로 조이면 블라인드 세퍼레이츠 커텐 지지대가 조립된다’는 내용을 추가한 것인데, 최초 명세서와 도면에는 보정사항 4와 관련하여 도 1에 참조부호 1, 4 및 5로 지시된 부분의 도시만이 있을 뿐이고, 바퀴축판과 바퀴판을 지지대에 결합하는 구조는 최초 명세서 등에 나타나 있지 않고, 또한 통상 바퀴축판과 바퀴판을 지지대에 결합하는 구조는 다양하게 상정할 수 있는 것이어서, 통상의 기술자가 보정사항 3의 구멍의 형성 여부 및 형성 위치와, 바퀴축판과 바퀴판 각각의 구멍과 도 32에 도시된 지지대 박스의 구멍을 못으로 조이는 결합 구조를 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 볼 수도 없어, 보정사항 4는 신규사항 추가에 해당하며, 보정사항 5는 이 사건 출원발명의 도 29와 도 30 각각에 구멍을 추가로 도시하고, 도 33을 추가하며, 발명의 상세한 설명에 ‘지지대 안쪽에 조립된 블럭봉과 보조봉을 설치하고 그 양쪽에 바퀴대와 바퀴축대의 상단면을 도 33의 지지대의 상단에 각각 끼워 설치하면 도 30의 바퀴대 측면 상단에 있는 구멍과 도 29의 바퀴축대 측면 상단에 있는 구멍이 지지대 구멍과 각각 맞게 되어 못으로 조이면 롤 세퍼레이츠 지지대 조립이 된다’는 기재를 추가한 것인데, 최초 명세서와 도면에는 보정사항 5와 관련하여 도 12에 참조부호 27로 지시된 부분과 양단에 굵은 선으로 표시된 부분의 도시만 있을 뿐이고, 바퀴축대와 바퀴대를 지지대에 결합하는 구조는 나타나 있지 않고, 또한 통상 바퀴축대와 바퀴대를 지지대에 결합하는 구조는 다양하게 상정할 수 있는 것이어서, 통상의 기술자가 보정사항 5의 구멍의 형성 여부 및 형성 위치와, 도 33에 도시된 지지대의 형상 및 구조와, 지지대에 형성된 구멍의 형성 여부 및 형성 위치와, 바퀴축대와 바퀴대 각각의 구멍과 도 33에 도시된 지지대의 구멍을 못으로 조이는 결합 구조를 최초 명세서 등으로부터 자명하게 인식할 수 있다고 볼 수도 없어, 보정사항 5는 신규사항 추가에 해당한다.

특허법원 2011. 10. 6. 선고 2011허712 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’고 규정하고 있는데, 여기서 ‘특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말하는바, 이 사건 보정은 이 사건 제2항 발명의 특허청구범위 중 선택적인 에스트로겐 수용체 조절자(SERM)의 방향족 고리에 치환되는 ‘생체 내에서 수산기로 전환되는 기’를 ‘에스테르, 카보네이트 에스테르, 포스페이트 에스테르, 에테르 및 α-아실옥시알킬 에테르로 이루어지는 군으로부터 선택되는 생체 내에서 수산기로 전환되는 부분’으로 한정하여 보정한 것인데, 이 사건 출원발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에는 이 사건 보정사항 중 ‘카보네이트 에스테르, 포스페이트 에스테르, α-아실옥시알킬 에테르’ 치환기들을 포함하는 SERM 화합물은 어디에도 명시적으로 기재하고 있지 않으므로, 이 사건 보정사항의 나머지 3개 치환기들이 포함된 SERM 화합물이 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항인지 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 제2항 보정발명의 SERM 화합물들을 구체적으로 보면, (i)의 화합물은 2개의 페닐 고리와 측쇄만으로 정의하고 있고, (x)의 화합물은 ‘Z는 2가의 폐쇄 부분이며, R100은 B고리로부터 L을 4~10개의 매개 원자만큼의 간격이 되게 하는 2가 부분’ 등과 같이 기능적 표현으로 정의하고 있어서 (i)의 화합물과 (x)의 화합물에 해당하는 화합물은 다양하게 존재한다 할 것이고, (ii)의 벤조티오펜 유도체 화합물, (iv)의 트리페닐에틸렌 유도체 화합물 및 (viii)의 화합물도 모핵은 특정되어 있으나 그 치환기들의 범위가 지나치게 넓은 화합물이며, 이 사건 보정사항의 치환기들은 하나의 화합물에 복수로 존재할 수도 있을 것인데, (vi)의 인돌 유도체 화합물은 최대 6개의 치환기들을 가질 수 있는 화합물임을 특허청구범위의 기재로부터 명확히 알 수 있는데, 이 사건 보정사항의 치환기들을 갖는 화합물은 그러한 치환기들을 가지고 있지 않는 모화합물과는 별개의 화합물로서 이 사건 제2항 보정발명의 다양한 모화합물이 이 사건 보정사항의 나머지 3개 치환기들과 단독 또는 복수로 결합하는 경우 생체 내에서 수산기를 제공하기 위해서는 가수분해 또는 산화의 과정을 거쳐야 하고, 이러한 반응은 치환기들의 종류, 위치 및 개수 등에 따라 크게 영향을 받으므로 각 모화합물의 물리화학적 성질 및 작용도 다양하게 변경될 것임은 통상의 기술자에게는 자명한 사항이라 할 것이어서, 위와 같이 다양한 화합물이 될 수 있는 이 사건 제2항 보정발명의 SERM 화합물이 이 사건 보정사항의 ‘카보네이트 에스테르, 포스페이트 에스테르, α-아실옥시알킬 에테르’ 치환기들을 포함하는 경우 각 치환기에 따라 가수분해 등에 의하여 모두 생체 내에서 수산기로 전환되는 전구약물로 될 수 있는지는 통상의 기술자가 이 사건 출원발명의 출원시의 기술상식에 비추어 본다 하더라도 쉽게 예측할 수 없다 할 것이고, 따라서 이 사건 보정은 ‘상위개념’에 속하는 이 사건 출원발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등의 ‘생체 내에서 수산기로 전화되는 기’라는 내용을 ‘하위개념’에 속하는 구체적 구성요소를 동원하여 이 사건 보정사항과 같이 한정한 것으로서, 통상의 기술자라도 이 사건 출원발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 볼 수 있는 사항이 아닌 것을 포함하고 있다 할 것이므로, 이 사건 보정은 결국 이 사건 출원발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항을 추가하고 있어서 특허법 제47조 제2항에 위배되어 부적법하다 할 것이다.

특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허7676 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제47조 제2항에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 최초 명세서 등에 의하면, 모래 선별 분리조는 그 바닥면이 한쪽으로 경사져 있고, 흡입공이 다수 개 있는 흡입관이 모래 선별 분리조 내부의 바닥면 상부에 위치하고 압송 펌프와 연결되어 있으며, 그 높이를 상부에서 조절할 수 있도록 구성되어 있어, 위와 같은 구성으로 모래 선별 분리조에 침강된 모래가 바닥의 경사면을 따라 흘러가게 되고, 흡입관을 바닥면에 가까이 내리면 모래에 작용하는 흡입력이 세어져 다소 굵은 모래까지 압송 펌프로 흡입되며, 반대로 흡입관을 바닥에서 멀리 떨어지게 위로 올리면 바닥에 미치는 흡입력이 약해져 잔모래만 압송 펌프로 흡입되고, 상대적으로 무거운 굵은 모래는 흡입이 되지 않고 바켓 엘리베이터로 유입되는 공정으로 이루어져 있는 반면에 등록특허공보에 의하면, 모래 선별 분리조는 여과액 호퍼의 하단 외부에 일측면이 막힌 원통이 수평으로 설치되어 있고, 원통의 막힌 측판에 압송 펌프의 흡입관이 관통 삽입되도록 설치되어 있어, 위와 같은 구성으로 원통으로 들어오는 유체는 원통 원주의 접선 방향으로 유입되므로 환상 단면의 통로에서 나선을 그리며 진행하게 되고, 이때 나선 회전운동으로 원심력이 발생하여 굵은 모래일수록 원통의 내주면에 밀착되어 움직이며, 상대적으로 비중이 작은 액체와 미세한 협잡물은 선회 중심에 가까운 곳, 즉 흡입관의 외부에 근접되어 움직이게 되어 흡입관의 내부로 빨려 들어가게 되는데, 흡입관에 근접되어 선회하는 액체 성분과 미세 협잡물은 쉽게 흡입되고, 흡입관의 먼 곳에서 선회하는 무거운 모래는 흡입되지 않고 그대로 진행하여 바켓 엘리베이터로 유입되는 공정으로 이루어져 있어, 제2공정인 모래 선별 분리 공정에서, 최초 명세서 등에는 흡입관을 바닥에 내리는 정도를 조절함으로써 모래에 작용하는 흡입력의 차이로 모래를 선별 분리하는 구성이 개시되어 있었을 뿐이었으나, 등록특허공보에는 나선운동에 의한 원심력의 차이를 이용하여 모래를 선별 분리하는 구성이 추가되었고, 그 구성으로 인해 원심력을 변화시켜 흡입 입자 모래의 크기를 맞추는 것이 편리해지는 효과가 발생되었으므로, 등록특허공보의 모래 선별 분리 공정은 최초 명세서 등의 모래 선별 분리공정과 그 구성 및 효과에서 차이가 있고, 그 차이가 통상의 기술자에게 최초 명세서 등에 나타난 모래 선별 분리 공정과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라거나 자명한 사항이라고 볼 수도 없으므로, 이 사건 보정을 통해 신규사항이 추가되었다고 할 것이며, 피고들은, 이 사건 보정을 통해 추가된 사항은 통상의 기술자에게 자명한 사실을 추가로 한정한 사항이거나 설명한 것에 불과한 것으로서, 신규사항이 추가된 것이 아니라고 주장하나, 위에서 살펴본 바와 같이, 등록특허공보에는 모래 선별 분리공정에서 나선운동에 의한 원심력의 차이를 이용하는 구조로 기재되어 있는 반면, 최초 명세서 등에는 모래 성분이 모래 선별 분리조 바닥의 경사면을 따라 바켓 엘리베이터 입구로 모이고, 여기에 흡입관이 설치되어 있으며, 흡입관의 높이를 상부에서 조절할 수 있는 구조로 기재되어 있는데,후자의 구조에서는 나선운동에 의한 원심력이 발생할 수 없는 것으로 보이는바, 최초 명세서 등에 기재된 위와 같은 공정만으로 그것이 통상의 기술자 사이에서 ‘나선운동에 의한 원심력의 차이를 이용하여 모래를 선별하는’ 것으로 자명하게 인식된다고 볼 수는 없으므로, 피고들의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2009. 4. 24. 선고 2008허996 판결 [정정(특)] - 확정

특허법 제136조 제2항 본문은 ‘제136조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다’고 규정되어 있고, 여기에서 ‘특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항’에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다 할 것인바, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 기능성 건강식품 조성물이 ‘효모’를 구성성분으로 포함한다고 볼 아무런 명시적인 기재가 없고, 나아가 이와 같이 ‘효모’에 대한 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자가 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항에 해당하는지에 관하여 살펴보면, 이 사건 특허발명은 기능성 건강식품의 필수 구성성분으로, 젖산칼슘, DL- Methioine, 미강, 현미효소, 황국균, 비타민 B12를 포함하고 있지만, ‘효모’와 누룩곰팡이의 일종인 ‘황국균’은, 생물 분류 계통에 있어서 모두 균계 및 자낭균문에 속한다는 공통점이 있으나 그 하위 분류 계통에 있어서는 효모는 효모균과 및 효모균속에 속하고 황국균은 주로 누룩곰팡이과 및 누룩곰팡이속에 속하므로 세부 분류 계통상 차이가 있고, 형태학적으로 효모는 단세포 균류로서 일반적으로 균사가 발달되지 않고 출아에 의해 무성생식을 하는데 비하여 황국균은 균사로 이루어지고 포자에 의해 무성생식을 하며, 식품분야에 있어서 효모와 황국균은 모두 식품 발효에 사용되지만 황국균은 주로 녹말을 당으로 분해하는데 비하여 효모는 당을 소비하여 알코올과 이산화탄소를 생산하므로 그 기능상 차이가 있어, 통상의 기술자가 황국균에 관한 기재를 보고서 효모에 관하여도 동일하게 기재된 것으로 이해한다고 볼 수는 없고, 또한 ‘효모’에 비타민 B군이 풍부하게 함유되어 있다는 사정만으로 ‘효모’를 유기화합물인 ‘비타민 B12’와 동일성이 있다고도 할 수 없어, ‘효모’는 이 사건 특허발명의 기능성 건강식품의 필수 구성성분들과 상이할 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 통상의 기술자에게 자명한 사항이라 할 수 없는 새로운 사항에 해당한다.

특허법원 2008. 12. 3. 선고 2007허11036 판결 [거절결정(특)] - 확정

특허출원 단계에서의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있고, 여기서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 보정의 내용 중 ‘우수나 지하수와 같이 염소이온을 포함하지 않은 침입수 및 유입수가 유입되는 경우’ 부분과 ‘A지점 상류 임의의 지점에서 유입되는 침입수 및 유입수의 유량을 계산하는 식’으로 유도된 공식인 ‘Qx=((Q2+Q3)·(K-C1))/C1’ 부분 기재는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재되어 있지 아니한 새로운 내용이고, 또한 이 사건 출원발명에 있어서 유량을 산출해 내는 계산식과 관련하여, 상세한 설명에서 들고 있는 임의의 지점에서 유입된 수량은 그 상류와 하류의 측정치의 차이로부터 별다른 어려움 없이 간단하게 산출될 수 있는 것임에도 불구하고, 단순히 유량을 산출해 내는 데 있어서 염소이온농도 개념을 불필요하게 개입시키고, 게다가 그 염소이온농도를 0으로 가정하면서까지 공식을 유도해 내고 있는바, 유량을 산출해 내는 계산식과 관련하여 이러한 가정 및 유도식이 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 볼 수는 없는 것이므로, 이러한 부분의 기재는 최초 명세서에 기재되어 있지 않았던 신규한 사항이 추가된 것으로서 특허법 제47조 제2항에 위배되어 부적법한 보정에 해당한다.

특허법원 2008. 11. 13. 선고 2008허5052 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 최초 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’고 규정하고 있는바, 여기에서 ‘최초 명세서 및 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하고, 또한 보정된 사항이 주지·관용기술이더라도 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 최초 명세서에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 허용될 수 없는바, 이 사건 특허발명은 고객들의 컴퓨터에 미리 설치해 둔 복구수단 및 복구데이터를 이용하여 고객들의 컴퓨터를 복구하는 방법에 관한 발명으로서 복구의 대상이 되는 ‘복구데이터’를 구성요소로 하는바, 이 사건 특허발명의 최초 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 복구데이터가 오퍼레이팅 시스템의 기동 및 실행에 필요한 주요 시스템 파일만으로 구성된다고 기재되어 있었고, 그 청구범위 중 청구항 12에도 복구데이터가 오퍼레이팅 시스템의 기동 및 실행에 필요한 주요 시스템 파일만으로 구성된다고 기재되어 있었는데, 원고는 2006. 6. 23.자 명세서 등 보정서에 의하여, 앞서 본 최초 명세서 중 발명의 상세한 설명의 복구데이터를 오퍼레이팅 시스템의 시스템 파일과 복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일 중 복구에 필요한 필요조건으로서의 파일로 보정하고, 그 청구범위에 복구데이터를 오퍼레이팅 시스템의 시스템 파일과 복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일(발명의 상세한 설명의 기재와 달리 복구에 필요한 필요조건으로서의 파일만으로 한정되어 있지 않다)로 한정하는 것을 내용으로 하는 청구항 35를 추가하는 보정을 하였고, 또한 원고는 2006. 9. 19.자 명세서 등 보정서에 의하여, 앞서 보정된 발명의 상세한 설명을 유지한 채, 청구범위 중 독립항 전부에 해당하는 청구항 1, 2, 37, 38의 복구데이터를 앞서 보정된 청구항 35의 오퍼레이팅 시스템의 시스템 파일과 복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일로 각각 보정하고, 청구항 35를 삭제하는 보정을 하였으므로, 이 사건 보정은 이 사건 특허발명이 복구의 대상으로 삼는 복구데이터로서, 최초 명세서에 기재되어 있던 ‘오퍼레이팅 시스템의 기동 및 실행에 필요한 주요 시스템 파일’ 이외에 ‘복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일’을 발명의 상세한 설명과 청구범위에 추가한 것이라 할 것인데, 이 사건 보정에 의하여 복구데이터로 추가된 ‘복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일’은, 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있던 사항이 아니고, 최초 명세서 중 발명의 상세한 설명과 청구범위에는 복구데이터가 오퍼레이팅 시스템의 기동 및 실행에 필요한 주요 시스템 파일만으로 구성된다고 기재되어 있었으므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람은 위 기재에 의하여 ‘복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일’이 복구데이터에서 제외되는 것으로 이해할 것이어서, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 최초 명세서에 복구데이터로 기재되어 있었던 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항에 해당한다고 볼 수도 없으므로, 특허법 제47조 제2항에 규정된 ‘최초 명세서에 기재된 사항의 범위’를 벗어난 신규사항에 해당한다 할 것이어서, 이 사건 보정은 복구데이터로 추가된 ‘복구시점에 있어서 설치되어 있는 프로그램 파일’이 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항에 해당하므로, 나머지 추가사항 2, 3이 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항에 해당하는지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 특허법 제47조 제2항에 규정에 위반된다 할 것이다.

특허법원 2008. 8. 28. 선고 2008허1005 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

특허법 제47조 제2항에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 최초 명세서 등과 2005. 2. 25.자 명세서 등을 비교하면, 먼저 특허청구범위를 보면, 최초 명세서 등에는 ‘주택내실의 구들밑 공간에 유도되어’ 부분이 2005. 2. 25.자 명세서 등에는 ‘건물의 실내바닥 평면 구들 밑에 형성된 공간과 관상의 관의 내부공간에 유도된’으로 변경되어 있고, 발명의 상세한 설명을 보면, 최초 명세서 등에 기재된 사항이 2005. 2. 25.자 명세서 등에는 별지와 같이 변경되어 있으며, 도면을 보면, 최초 명세서 등의 도면에 있는 ‘구들과 구들밑의 공간’이 2005. 2. 25.자 명세서 등의 도면에는 ‘관상의 관과 관상의 관 내부의 공간’으로 변경되어 도시되어 있고, 2005. 2. 25.자 명세서 등의 도면에는 ‘방풍막과 보온재’가 추가로 도시되어 있으므로 살피건대, 최초 명세서 등의 ‘구들’은 재래의 온돌 난방방식인 반면, 2005. 2. 25.자 명세서 등의 ‘관상의 관’은 배관에 의한 난방방식으로서, 양 구성의 난방방식은 그 구조, 재료, 시공방법 및 열 전달효율 등에서 차이가 있고, 또한 ‘구들’은 퇴비조에서 발생된 발효열의 가스가 직접 구들 밑의 공간으로 흡입되어 건물 바닥에 틈새가 생긴 경우에는 가스가 실내로 새어 들어올 수 있으나, ‘관상의 관’은 퇴비조에서 발생된 발효열의 가스가 관상의 관 내부의 공간을 통해 들어오므로 건물 바닥이 깨지거나 틈이 생긴 경우에도 발효열 가스가 파이프 내부에 밀폐된 상태로 격리되어 있으므로 실내로 새어 들어올 수 없는 점 등의 작용효과에서 차이가 있어, 2005. 2. 25.자 명세서 등의 ‘관상의 관’에 의한 난방방식이 통상의 기술자라면 최초 명세서 등에 나타난 구들에 의한 난방방식과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라거나 자명한 사항이라고 볼 수 없으므로, 2005. 2. 25.자 명세서 등의 ‘관상의 관과 관상의 관 내부의 공간’은 최초 명세서 등에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항이 추가된 것이라고 할 것이고, 또한 2005. 2. 25.자 명세서 등의 도면 2에는 ‘방풍막과 보온재’에 관한 구성이 도시되어 있는데, 이는 최초 명세서 등에 나타나 있지 않은 사항이고, 방풍막은 바람에 의해 열이 방출되는 것을 막아주기 위한 것이고, 보온재 역시 외부로 노출된 퇴비조, 덮개로부터 열이 방출되는 것을 방지하고 단열을 시켜 보온을 유지하도록 하는 점에서 새로운 작용효과가 발생되는 것이어서, 이들 구성이 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 볼 수 없어, 2005. 2. 25.자 명세서 등의 ‘방풍막과 보온재’는 최초 명세서 등에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항이 추가된 것이라고 할 것이다.

특허법원 2008. 7. 3. 선고 2007허13872 판결 [각하결정(실)] - 상고각하

실용신안법 제12조 제2항 제5호는 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관한 보정이 제14조의 규정에 위반된 경우 보정명령을 하도록 규정하고 있고, 같은 법 제14조는 제12조 제2항에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 , 이 사건 출원고안의 최초 명세서 등에는 낙법복에 보호쿠숀을 결합하는 기술적 구성에 관하여, 낙법복 안쪽에 보호쿠숀을 접착하여 붙이는 구성만이 기재되어 있으나, 이 사건 보정에 의하여 보정된 명세서에는 낙법복에 보호쿠숀을 결합하는 기술적 구성에 관하여, 앞서 본 최초 명세서 등에 기재된 구성 이외에도 낙법복 안쪽에 안감을 붙이고 그 안감에 다시 보호쿠숀 주머니를 붙인 다음 보호쿠숀을 위 보호쿠숀 주머니에 삽입하는 구성이 기재되어 있는데, 이 사건 보정에 의하여 추가된 구성은 보호쿠숀을 낙법복 안쪽에 형성된 보호쿠숀 주머니에 삽입하여 결합하는 구성인 반면, 최초 명세서 등에 기재된 구성은 보호쿠숀을 낙법복 안쪽에 접착제로 접착하여 결합하는 구성이므로, 이들은 낙법복에 보호쿠숀을 결합하는 방법에 관한 기술적 구성이 상이하고, 또한 이 사건 보정에 의하여 추가된 구성은 사용자가 보호쿠숀 주머니에 보호쿠숀을 넣고 빼는 방법으로 충격흡수 기능이 떨어진 보호쿠숀을 새것으로 쉽게 교체할 수 있는 작용효과를 갖지만, 최초 명세서 등에 기재된 구성은 보호쿠숀이 낙법복 안쪽에 접착되어 쉽게 분리될 수 없어 위와 같은 작용효과를 갖지 못하므로, 이들은 그 작용효과도 상이하므로, 이 사건 보정에 의하여 추가된 구성은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 최초 명세서 등에 명시적인 기재가 없더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항에도 해당하지 않으므로, 결국 이 사건 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가한 것이어서 실용신안법 제12조 제2항 제5호의 규정에 해당하므로, 같은 법 제12조 제2항 제4호의 규정에 해당하는지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 부적법하다고 할 것이다.

특허법원 2007. 10. 11. 선고 2006허11244 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있고, 여기에서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이와 같이 특허발명의 명세서의 보정이 특허법 제47조 제2항에 위배되어 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당될 경우에는 특허법 제133조 제1항 제6호에 의하여 무효라고 할 것인데, 이 사건 등록발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 ‘소켓측의 콘택트의 접촉 볼록부 중 헤더측의 포스트에 대향하는 면을, 포스트측에 돌출하는 볼록곡면으로 하고 있다’는 기재, 청구항 3에는 ‘제2항에 있어서, 상기 폭방향에 있어서 상기 접촉 볼록부는 상기 접촉부측으로 돌출한 볼록곡면을 갖고, 상기 오목부의 상기 폭방향의 단면이 대략 V자형상인 것을 특징으로 하는 커넥터’라는 기재, 청구항 9에는 ‘제8항에 있어서, 상기 폭방향에 있어서 상기 접촉 볼록부는 상기 접촉부측으로 돌출한 볼록곡면을 갖고, 상기 오목부의 상기 폭방향의 단면이 대략 V자형상인 것을 특징으로 하는 커넥터’라는 기재되어 있었는데, 피고는 보정을 통하여 총 11개의 청구항을 3개의 독립 청구항으로 정리하면서 이 사건 제2, 3항 발명의 청구범위의 기재내용을 ‘볼록곡면’에서 ‘볼록형상부’로 각각 보정한 사실이 인정되고, 통상 ‘볼록형상부’라 하면 오목형상부에 대응되는 의미로서, 볼록곡면을 포함하는 상위개념이라 할 것이고, 이 사건 등록발명의 최초 명세서 등에 따르면, 접촉부측으로 돌출한 부분을 볼록곡면으로 형성함으로써 이물이 접촉했던 부분이 최종적인 전기접속에 관여하지 않게 되어 전기접속을 좋게 하는 효과를 가지게 하는 것으로 기재되어 있는바, 상위개념인 볼록형상부 중에는 볼록곡면의 형상이 아니면서 볼록곡면과 동일한 효과를 가지는 볼록형상부가 있을 수 있고, 볼록곡면과 동일한 효과를 가지지 못하는 볼록형상부도 있을 수 있는데, 볼록형상부의 모따기면의 기울기가 오목부의 경사면 기울기보다 크거나 같게 되면, 이물이 접촉했던 모서리가 모두 최종적인 전기접속에도 직접 관여하게 되므로 볼록곡면이 형성된 경우와는 다른 효과를 가지게 되는 것이고, 특히 볼록형상부의 모따기면의 기울기가 오목부의 경사면 기울기와 같은 경우에는 전기적으로 접촉되는 부분이 볼록곡면의 경우보다 상대적으로 넓을 수 있어 ‘볼록곡면’을 전제로 한 최초 명세서 등에 따른 효과와는 상이한 효과를 가져오는 것이라고 할 것이고, ‘볼록형상부’라는 개념에서 피고가 주장하는 바와 같은 ‘이물을 미는 부분과 전기적으로 접속되는 부분이 다른’ 볼록곡면이 당연히 도출한다고 보기 어려워, 위 보정은 하위개념에 속하는 최초 명세서의 내용을 상위개념으로 보정한 것으로서, 그 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라 볼 수 없어 신규사항의 추가에 해당하며, 이에 대하여 피고는 볼록형상부에서 ‘볼록’이라는 용어는 볼록거울, 볼록렌즈 등의 용어에서 알 수 있듯이 형태로 보아서 통상적으로 둥그스름한 형상을 의미하는 것이지 요철의 철 부분과 같은 것을 포함하는 것으로 볼 수 없고, 이 사건 등록발명의 명세서의 기재 내용 및 기술사상 등을 고려할 때 볼록형상부는 오목부에 들어갈 수 있도록 되면서 전체적으로는 이물을 미는 부분과 전기적으로 접속되는 부분이 다르도록 하는 형상, 즉 접촉볼록부의 단부의 가장자리 부분이 둥그스름한 형상을 포함하는 형상을 의미한다고 보는 것이 타당하고, ‘볼록곡면’을 ‘볼록형상부’로 보정한 것은 볼록곡면의 작용효과가 접촉볼록부의 단부 전체가 둥근 곡면이 아니라 일부 평면을 포함하더라도 접촉볼록부의 가장자리부분이 둥그스름하면 되기 때문에 이러한 의미로서의 ‘볼록형상부’로 보정한 것이라는 취지로 주장하나,‘볼록’이라는 용어는 ‘물체의 거죽이 조금 도드라지거나 쏙 내밀린 모양’이라는 의미를 가지고 있어, ‘오목’이라는 용어에 대비하여 볼 때, 통상적으로는 ‘볼록’을 둥그스름한 형상만을 의미하는 것으로 한정할 수는 없고, ‘볼록형상부’라는 용어는 그 기재만으로 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 것이라 할 수 없어 명세서의 다른 기재에 의해 제한해석할 수 없다고 할 것이므로, 보정된 상위개념을 상세한 설명에 비추어 제한해석하여 신규사항의 추가에 해당하지 아니한다는 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허3984 판결 [등록무효(특)] - 확정

특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는 취지로 규정하고 있는바, 여기에서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 등록발명의 최초 명세서 중 상세한 설명과 청구범위에서 ‘인쇄용 잉크’와 관련하여 ‘…자외선에 반응하는 벤조피렌에서 추출된 인쇄용 잉크’라고 기재되어 있었고, 이에 특허청 심사관은 2003. 12. 29. 원고에게 ‘위 기재만으로는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 벤조피렌으로 정의된 물질의 기술적 의의 및 빛의 각도에 따라 인쇄된 무늬의 바깥 테두리에 백색의 띠가 드러나는 효과가 발생하기 위한 벤조피렌으로부터 추출된 잉크의 조성예 등이 기재되어 있지 않아 기재불비에 해당한다’는 취지의 의견제출통지서를 보내자, 원고는 이 사건 보정을 통하여, ① 상세한 설명과 청구범위의 위 인쇄용 잉크에 해당하는 부분을 ‘자외선 조사에 의해 형광을 발하는 자연상태의 벤조피렌에서 추출된 벤조피렌 성분이 함유된 인쇄용 잉크’로 변경하고, ② 상세한 설명에서 ‘본원발명에서 사용되는 벤조피렌에서 추출된 잉크는 일반적인 인쇄용 형광잉크의 조성에 자연상태의 벤조피렌에서 추출된 벤조피렌 성분을 함유시킨 것으로서, 일반적인 인쇄용 형광잉크의 조성은 공개특허공보 특 1996-0014277호 및 공개특허공보 특 1998-701658호 등 다수의 선행기술에 포함되어 있는 주지·관용의 형광잉크 조성이며, 이러한 일반적인 형광잉크 조성에 벤조피렌 성분을 첨가하여 그 첨가량에 따라 형광색의 농도가 변화하도록 되어 있으며, 그 예를 들면, 스티렌아크릴산 에스테르계 수지의 중공입자 분산액(고형분 20중량%, 입자직경 0.3㎛, 유리전이온도 30℃) 100중량부에 대해서 로다민B 0.3중량부를 에탄올 6중량부에 용해시킨 용액에 자연상태의 벤조피렌에서 추출된 벤조피렌 성분 0.2중량부를 첨가하여 교반, 혼합해서 사용할 수 있다. 또한, 벤조피렌이란 대한민국 특허 10-2001-0005371호에 기재되어 있는 바와 같이 공지의 물질로서, 광변색성, 광전도성, 감광특성, 광 메모리 특성을 구비하고 있으며, 자외선에 의하여 색상이 가변적으로 변화하고, 열을 가할 경우, 쉽게 경화되는 열 특성을 구비하고 있어 이미 표시소자나 광소자 등에 널리 이용되고 있는 물질이다. 본 발명에서는 이러한 벤조피렌에서 인쇄용 잉크에 적합한 상태의 벤조피렌 성분을 가려내기 위하여 추출조작을 행하게 된다. 이때, 추출이라 함은 고체 또는 액체속에 함유되어 있는 특정의 목적성분을 분리하기 위하여 특정의 목적성분을 분리해내는 물리적 방법으로, 대한민국 등록특허공보 등록번호 10-0367026호, 일본 공개특허공보 공개번호 특개 2002-241660호, 공개번호 10-279872호, 특개평8-109346호, 특개평8-253714호 등의 명세서 및 청구범위에 기재되어 있는 바와 같이 특허분야에서 널리 사용되고 있는 용어이다. 이러한 벤조피렌에서 추출된 벤조피렌 성분을 함유한 잉크를 사용하여 인쇄할 경우, 인쇄 후 열을 가하여 잉크를 건조하는 과정에서 벤조피렌 성분이 먼저 경화되어 인쇄내용의 바깥테두리 부분에 많이 모이게 되고, 최종 경화후에는 인쇄부분의 바깥테두리 부분에 모인 벤조피렌 성분의 농도가 인쇄부분의 중앙부분보다 상대적으로 높아 인쇄물에 자외선을 비추면 인쇄무늬의 바깥선을 따라 형광백색이 나타나게 된다’를 추가하였는바, 이 사건 등록발명의 최초 명세서에는 인쇄용 잉크와 관련하여 단지 ‘…자외선에 반응하는 벤조피렌에서 추출된 인쇄용 잉크’라고만 기재되어 있었을 뿐이고, 이 사건 보정을 통하여 위 ②와 같이 벤조피렌이라는 물질의 기술적 의의와 작용효과가 생기는 과정 및 벤조피렌이 포함된 인쇄용 잉크의 조성예 등을 추가하였는데, 이 사건 등록발명의 명세서에 나타난 종래기술 등을 보아도 그 출원 전에 인쇄용 잉크의 조성과정에 벤조피렌을 사용하는 것이 일반적이지는 않았던 것으로 보이는바, 위와 같은 출원시의 기술상식에 비추어 볼 때 이 기술분야의 통상의 기술자가 벤조피렌 물질의 기술적 의의나 벤조피렌 성분이 포함된 인쇄용 잉크의 조성비율 등을 알고 있었다거나, 위와 같은 최초 명세서의 간단한 기재만으로 위 ②의 추가된 사항 모두를 최초 명세서에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있었다고는 할 수 없으므로, 위 추가된 사항은 신규사항이라고 할 것이다.

대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 [등록무효(특)]

특허법원 2005. 10. 6. 선고 2004허7845 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

특허출원에 대하여 거절이유 통지를 받고 보정을 하는 경우 또는 그 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유 통지를 받아 다시 보정을 하는 경우, 그 각 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 이를 할 수 있고 신규사항의 추가는 금지되는바, 보정이 ‘신규사항의 추가’에 해당하지 않기 위해서는 보정된 내용이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 기재에 비추어 당업자에게 자명한 사항, 즉, 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 최초 명세서 등의 내용으로 보아 당업자가 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항이어야 하는바, 이 사건 특허발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 눈 감지센서와 관련하여 ‘텅레일과 고정레일 사이에 눈 감지센서(또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)가 존재한다’는 기재만이 있을 뿐이었다가, 최후 보정에 이르러 ‘눈 감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’이라는 취지의 기재가 추가되었는데, 통상적으로 센서라 함은 ‘온도, 압력, 습도 등 여러 종류의 물리량을 검지, 검출하거나 판별, 계측하는 기능을 갖춘 소자’를 의미하는 것으로서, 눈의 존재를 감지하는 센서로는 눈의 존재에 의하여 비롯된 유전율의 변화를 감지하는 것 외에도, 습도를 감지하는 것, 압력을 감지하는 것, 열량을 감지하는 것, 눈이 쌓인 높이를 감지하는 것, 광선 투과율의 변화를 감지하는 것 등 여러 종류를 상정할 수 있으므로, 최초 명세서에 기재된 ‘눈 감지센서’라는 기재만으로 그것이 당업자 사이에서 ‘리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 유전율의 변화로 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’으로 자명하게 인식된다고 볼 수는 없어(만에 하나, 센서 분야의 당업자 사이에서는 눈 감지센서의 의미가 위와 같은 내용으로 자명한 것이라 하더라도 ‘눈 감지센서’는 ‘전철기용 텅레일부 융설장치’인 이 사건 특허발명의 한 구성요소에 지나지 않으므로 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야의 당업자를 위 센서분야의 당업자와 동일하게 볼 수는 없다), 결국 위 최후 보정은 추상적 상위개념에 속하는 최초 명세서의 내용(최초 명세서 어느 곳에도 눈 감지센서의 구체적인 실시예가 전혀 기재되어 있지 않다)을 하위개념에 속하는 구체적 구성요소를 동원하여 한정한 것으로서, 그 내용이 당업자에게 자명하다 볼 수 없으므로 신규사항의 추가에 해당한다.

대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결 [정정(특)]

이 사건 특허발명의 특허청구범위에 추가하고자 하는 특허청구범위 제34항 내지 제37항은 이 사건 특허발명의 출원과정에서 1997. 10. 2.자 보정에 의하여 그 특허청구범위에 추가되었다가 1999. 10. 30.자 보정에 의하여 누락된 사실, 그 후 2000. 1. 24.자 보정에서도 이에 관하여 아무런 언급 없이 다른 청구항에 대하여만 보정이 된 후에 이 사건 특허발명에 대한 특허등록이 이루어진 사실을 인정할 수 있는바, 위 특허청구범위 제34 내지 제37항을 추가하는 형태의 정정은 등록된 특허청구범위에서 탈루된 청구항을 새로이 추가하는 것이어서 오기의 정정에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 위 추가 청구항이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에 일반식으로 표현된 화합물에 속하는 화합물들이라 할지라도 위 추가 청구항을 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 추가하는 이 사건 정정청구는 이미 제3자에게 특허공보를 통하여 알려진 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 신규사항을 추가하는 것이므로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당된다.

대법원 2002. 10. 25. 선고 2002후543 판결 [정정(실)]

이 사건 등록고안은 정정청구에 의하여 등록청구범위에는 ‘원통형 몸체의 둘레에는 다수의 절결선을 형성’한다는 구성을 추가하였고, 상세한 설명에는 ‘그 절결선으로 인하여 밀착면이 과일의 자체의 무게에 의하여 용이하게 압축되는 효과를 기대할 수 있는 이외에 포장된 과일의 통풍을 용이하게 하여 신선도를 유지할 수 있게 하며, 과일이 포장된 후에도 과일의 신선도 및 손상 여부를 눈으로 보다 용이하게 식별할 수 있도록 하는 기능을 한다’고 기재하였으며, 도면에는 본체 측면을 절개한 형태의 절결선을 특정하였는데, 정정청구 전의 이 사건 등록고안의 명세서에 포장 커버 본체의 측면부가 단지 밀착편과 연결되면서 과일을 감싸주는 역할을 하는 것으로 설명하고 있는 부분에 관하여 오기나 불명료한 기재가 있다고 볼 수 없고, 그의 도면에도 포장 커버 본체의 측면에 가늘거나 흐릿한 점선 또는 실선이 본체 상단으로부터 각 밀착편의 시작 부분까지 나타나 있을 뿐, 그 선의 구체적인 형태, 즉 그 선이 단지 굴곡을 표현한 것이라든가 본체의 측면을 절개한 선이라든가 하는 등의 내용이 기재되어 있지 아니하여 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라 하더라도 그 부분을 본체 측면을 절개한 상태를 표시하는 것으로 이해할 수 없으므로, ‘원통형 몸체의 둘레에 다수 형성한 절결선’에 관한 기술적 구성 및 그 작용효과에 관한 기재는 이 사건 등록고안의 명세서나 도면에는 없는 새로운 사항으로서 이 부분을 추가하는 것으로 정정청구된 고안은 이 사건 등록고안과 대비할 때 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 실질적인 차이가 있는 것으로 보이므로, 이 사건 정정청구는 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이거나 등록청구범위를 실질적으로 변경한 것이어서 그 정정이 허용될 수 없다.

특허법원 2002. 6. 14. 선고 2001허6308 판결 [정정(특)] - 확정

이 사건 정정명세서 제8면 제11행 내지 제9면 제12행에 기재된 사항은 정정 전의 명세서에 기재된 ‘글리옥살 레진, 폴리에틸렌 에멀젼, 폴리아미도 실리콘, 열반응용 폴리우레탄 레진, 유기금속계 가교제, 폴리에스터 우레탄 레진, 아미도계 레진(논 포르말린), 폴리아미노 변성 실리콘 등 형상기억용액의 구성성분들을 이 사건 출원발명의 출원 전에 일본국 미키리켄 인더스트리얼 컴퍼니 리미티드 등의 제조업자로부터 특정의 상품명으로 구입하여 사용할 수 있다’는 내용인데, 정정 전의 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 조성성분들의 명칭은 다음에서 보는 바와 같이 그 의미가 불명확하거나 총괄적인 용어이고, 발명의 상세한 설명의 다른 부분에 이들 용어들의 의미를 명확히 이해할 만한 구체적인 기재가 없는데, 즉 ‘글리옥살 레진’, ‘폴리에틸렌 에멀젼’, ‘폴리 아미도 실리콘’, ‘폴리 에스터 우레탄 레진’, ‘폴리 아미노 변성 실리콘 수지’는 일반적으로 통칭되는 수지의 명칭이지만, 이들 각 수지의 명칭은 원료의 종류, 배합비율, 중합방법, 첨가제의 종류 등에 의하여 구분되는 여러 종류의 하위개념의 수지를 포함하는 총괄적인 용어이고, ‘아미도계 레진(논 포르말린)’은 포르말린이 첨가되지 아니한 아미도계 수지를 의미하는 것이며, ‘유기 금속계 가교제’도 가교제의 기능을 갖는 유기 금속계 화합물 모두를 지칭하는 것이지만, 이들 명칭도 하위개념의 여러 물질을 포함하는 총괄적인 용어이거나 불명확한 용어이고, ‘열반응용 폴리우레탄 레진’, ‘불포화 실리콘’ 및 ‘폴리아미도 인산계 약액’도 구체적인 물질이 특정된 것이 아니고, 다수의 하위개념의 물질을 포함하는 총괄적인 용어이며, ‘울트라 바이올렛’은 영문으로 자외선을 뜻하는 용어일 뿐 구체적으로 어떠한 성분을 갖는 물질인지 알 수 없어,정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서에 여러 하위개념의 물질을 포함하고 있는 총괄적인 명칭으로 기재되었던 위 형상기억용액의 구성성분들에 대하여 구체적인 상품명을 기재함으로써 하위개념의 물질로 특정하고자 하는 것은, 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항을 추가한 것이므로 불명료한 기재의 석명에 해당하지 아니하여 그 정정은 허용될 수 없다.

저작자표시

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신규사항의 인정여부 1 - 신규사항을 인정하는 경우

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