실질적 변경을 부정하는 경우

대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결 [정정무효(특)]

특허법 제133조의2, 제136조 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하며, 만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니하는바, 이 사건 정정은 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항 중 ‘후방을 향하도록 접혀져 있는 실’을 ‘V자형으로 접혀져 있는 실’로 정정하고 있는데, 이러한 정정사항은 접혀져 있는 실의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당하고, 이 사건 특허발명의 도면 2, 3에는 실이 주사바늘 구멍 끝 부분을 중심으로 V자 형상으로 접혀진 상태가 도시되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 ‘실은 대략 그 중앙부가 접혀져’라는 기재도 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘V자형으로 접혀져 있는 실’의 구성을 충분히 파악할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어, 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

 

특허법원 2019. 1. 11. 선고 2017허6392 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제133조의2 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 즉, ‘청구범위를 감축하는 경우’, ‘잘못 기재된 사항을 정정하는 경우’ 또는 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’에만 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 또한 특허법 제133조의2 제4항이 준용하는 제136조 제3항은 ‘제136조 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항 제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.’고 정하고 있으며, 특허법 제133조의2 제4항이 준용하는 제136조 제4항은 ‘제136조 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.’고 정하고 있는바, 이 사건 정정청구에 의한 정정사항은 정정 전 청구항 제1항 내지 제6항에 기재되어 있던 ‘비인간 포유동물’을 정정 후 ‘설치류’로 변경한 것이고(정정사항 1), 청구항 제1항에 ‘상기 VH, D 및 J 유전자 단편은 인간 기원이고’를 추가한 것이며(정정사항 2), 청구항 제7항, 제8항, 제10항 내지 제12항 발명을 삭제한 것이므로(정정사항 3) 살피건대, 정정사항 1은 동물의 분류학적 계층이 ‘척추동물아문 - 포유강 - 쥐목(설치류)’의 위계를 가진 점에 비추어 기술적 적용범위를 내적으로 한정한 것이어서 이는 청구범위의 단순한 감축에 해당되고, 정정사항 2는 당초 VH, D 및 J 유전자 단편의 기원(유전자 단편이 유래된 생물체)을 한정하지 않았던 것을 ‘인간 유래된 것’으로 그 기원을 한정하였으므로 청구범위의 감축에 해당되는데, 이 사건 특허발명 명세서의 식별번호 [0037], [0068] 등에 VH, D 및 J 유전자 단편이 인간 기원일 수 있다고 기재하고 있고, 특히 정정 전 청구항 제8항에 VH, D 및 J 유전자 단편은 인간 기원임을 기재하고 있었으므로 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이루어졌고, 나아가 이 사건 특허발명의 명세서 전반의 기재에 의하면 VH, D 및 J 유전자 단편은 중쇄만의 항체를 형성하는 VH 결합영역의 세부 구성요소로서 그에 대하여 용해성 또는 가용성이라는 특성이 기본적으로 요구되고 있었고, 그러한 특성이 정정 전 청구항 제1항에 ‘가용성 VH 결합영역’ 및 ‘가용성의 중쇄만의 항체’라는 사항으로 포함되어 있었던 점에 비추어 볼 때, 정정사항 2에 의하여 그 기원이 한정되기 전의 VH, D 및 J 유전자 단편도 이미 ‘가용성’을 그 목적 및 효과로 하고 있었다고 볼 수 있어, 이와 같이 정정사항 2에 의하여 새로운 목적 및 효과가 부가됨으로써 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당한다고 보기 어려우며, 정정사항 3은 청구항을 삭제한 것이어서 청구범위 감축에 해당하므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2의 정정요건을 충족한 것으로 보이므로 적법하다.

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​특허법원 2017. 11. 29. 선고 2017허6330 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제136조 제3항은 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하였는데, 여기서 정정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지를 판단할 때에는 청구범위 자체의 형식적 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 판단하여야 하고, 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하는바, 정정 전 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제7항 발명에서는 ‘분리부’가 ‘서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 한다’고 하였고, 이 사건 특허발명 명세서에도 ‘지지시트에 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동할 수 있도록 분리부가 형성될 수 있다. … 이와 같이 지지시트가 분리부에 의하여 분리되어 있는 경우에는 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 상하이동할 수 있다’는 기재가 있으므로, 이 사건 제7항 발명에서 분리부는 서로 인접한 제2도전부가 독립적으로 상하이동할 수 있도록 한다는 데 기술적 의의가 있고, 이러한 분리부의 기술적 의의에다가, 이 사건 제7항 발명은 ‘분리부’의 기능을 위와 같이 한정하였을 뿐 형상에 대해서는 아무런 한정을 하지 아니한 점 및 ‘분리부’는 지지시트에 형성되는 것이고, ‘분리’라는 용어는 통상적으로 ‘서로 나뉘어 떨어진다’는 의미로 사용되는 점 등을 보태어 고려하면, 이 사건 제7항 발명에서 ‘분리부’는 지지시트를 서로 분리함으로써 인접한 제2도전부가 독립적으로 상하이동할 수 있도록 지지시트에 형성되는 부분으로 해석되고, 이러한 ‘분리부’의 해석에 비추어 보면, ‘분리부’에는 지지시트가 수평면에서는 물론 수직면에서도 전부 절개되어 각각 별개의 조각으로 완전히 분리될 정도에 이른 것은 물론 지지시트 중 일부를 절개하더라도 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 상하이동할 수 있도록 하는 것이라면 이 사건 제7항 발명의 분리부에 포함될 수 있으며, 반면 이 사건 제7항 정정발명은 ‘분리부’를 ‘지지시트의 일부를 절개하여 형성되는 것’으로 한정한 것인데, 이는 이 사건 특허발명 명세서 중 “이러한 분리부는 레이저 또는 커팅기구에 의하여 상기 지지시트의 일부를 절개한 절단홈 또는 절단홀일 수 있다.”라는 기재를 그대로 반영한 것이어서, 이처럼 분리부의 형상을 위와 같이 한정함으로써 정정 전 이 사건 제7항 발명보다 ‘분리부’의 기술적 범위가 제한되었으므로 이는 청구범위를 감축한 경우에 해당할 뿐이고, 이로 인하여 정정 전 이 사건 제7항 발명에서 ‘인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동할 수 있는 작용 효과’가 확장되거나 변경되는 것은 아니며, 또한, 청구항의 기술적 범위는 청구범위 해석에 의하여 정하여야 할 사항이고, 특허권자의 주장에 의하여 좌우되는 것은 아니므로, 정정사항 7은 청구범위를 실질적으로 변경시키는 것에 해당하지 아니하고, 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영하여 청구범위를 감축한 것에 해당한다.

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특허법원 2017. 6. 30. 선고 2016허8865 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제133조의2 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 즉 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제136조 제2항 및 제3항은 위 정정청구의 경우 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있으며, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 정정사항 1은 이 사건 특허명세서의 기재 및 도12에 근거하여 정정전 이 사건 제1항 발명의 1번 경추 자극부의 복수 개의 자극봉을 ‘직선적으로 좌우대칭형으로 일렬로 배치되는 복수개의 자극봉’으로 1번 경추 자극부의 구성을 한정하여 청구범위를 감축한 것인데, 위 정정사항 1에 의하여 청구항 1의 청구범위가 감축된다고 하더라도, 1번 경추 자극부의 복수 개의 자극봉에 의하여 1번 경추를 수직방향으로 거상견인하여 척추 구조를 개선 및 치료하기 위한 목적이나 효과에는 변함이 없어서, 정정사항 1에 의하여 새로운 목적이나 효과가 발생되었다거나 어떠한 변경이 초래되었다고 볼 수 없고, 정정사항 1의 내용을 살펴보더라도, 이는 이 사건 특허발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것임을 알 수 있고, 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있다고 볼 만한 사정을 찾아볼 수 없다.

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대법원 2017. 3. 22. 선고 2016후342 판결 [등록정정(특)]

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특허법 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하고, 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하는바, 명칭을 “상승 폼웍의 분리가능한 상승 슈”로 하는 이 사건 특허발명에 대하여, 정정 전 특허청구범위에 기재되어 있지 않았던 원심 판시 추가구성 1 [상승 레일(20)을 이동시키기 위한 상승 실린더(26)가 놓여지는 힌지 샤프트(30)] 및 추가구성 2 [슬라이딩 슈 부분(16)이 수평 배향된 스터브 샤프트(34)에 의하여 벽면 슈 부분(18)과 회전가능하게 결합]의 구성을 추가한 이 사건 정정은, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에는 ‘상승 레일을 이동시키기 위한 상승 실린더가 슬라이딩 슈 부분에 구비된 힌지 샤프트와 결합’하는 구성이 기재되어 있으므로, 추가구성 1은 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으며, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에는 ‘슬라이딩 슈 부분이 수평 배향된 스터브 샤프트에 의하여 벽면 슈 부분에 회전가능하게 결합’되는 구성이 기재되어 있으므로, 추가구성 2는 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다.

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특허법원 2016. 1. 28. 선고 2015허2273,2891 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2에 의하면 제133조 제1항의 규정에 의한 심판의 피청구인은 지정된 기간 이내에 제47조 제3항 각호의 1(1. 특허청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우)에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있고, 제136조 제3항에 의하면, 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 정하고 있는데, 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 이 사건 정정사항은 고정구의 구조와 변압기 내벽과의 위치관계를 보다 구체화한 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서의 설명에는 “고정구는 변압기를 구성하는 외함의 내면에 장착되어 차폐판을 지지하는 것이다. …… 종래에는 이러한 차폐판이 외함에 직접적으로 설치되어 외함의 강성을 증가시켜 압력에 의한 외함의 변형 한도를 감소시키게 된다. 따라서 본 발명의 고정구는 차폐판이 외함에 직접적으로 설치되는 것을 방지하도록 외함의 내면에 장착되어 차폐판을 고정하게 된다. 보다 구체적으로 이러한 고정구는 …… 변압기 내벽과의 사이에 절연유가 흐를 수 있는 공간을 형성하여 변압기의 냉각을 돕게 되며, 차폐판이 외함에 직접적으로 설치되는 것을 방지하여 외함이 내부 압력변화에 민감하게 반응할 수 있도록 하게 된다.”고 기재되어 있어, 정정 전 청구항 1은 차폐판과 변압기 내벽과의 위치관계에 대해서만 한정하고, 고정구와 변압기 내벽과의 위치관계를 한정하고 있지 않았으나, 이 사건 정정사항을 통해 고정구의 구조와 변압기 내벽과의 위치관계를 한정하였다는 점에서 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하는데, 정정 전 청구항 1은 ‘절연유가 흐를 수 있는 공간’을 직접적으로 언급하는 기재가 없었으나, 고정구가 변압기 내벽과 사이에 밀착된 형태로 결합된 경우뿐만 아니라 일부만 결합되어 공간을 형성한 경우도 포함하고 있는 것으로 볼 수 있어 공간 형성을 통한 효과를 포함하고 있고, 또한 정정 전 청구항 1은 ‘차폐판이 변압기의 외함에 직접적으로 부착되지 않도록 외함의 내부에 설치되어 차폐판을 고정하는 고정구’를 통해 ‘외함의 변형한도를 증가시킴과 더불어 단위면적당 배치되는 파열판의 개수를 증가시켜 이상전압의 발생으로 인한 내부 압력을 보다 효과적으로 해소’하고 있는바, 통상의 기술자라면 변압기 내부의 절연유가 고정구와 변압기 내벽과의 공간으로 유동한다는 점을 용이하게 파악할 수 있어, 이 사건 정정사항으로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수 없어, 결국 2013. 10. 21.자 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 않으므로 적법하다.

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특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허3795 판결 [등록정정(특)] - 상고기각

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특허법 제136조 제3항은 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 여기에서 정정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하고, 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하는바, 추가구성 1의 ‘상승 레일을 이동시키기 위한 상승 실린더가 놓여지는 힌지 샤프트’는 상승 슈의 구성으로 상승 실린더가 놓여지는 힌지 샤프트를 부가한 것인데, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에는, ‘상승 실린더는 상승 슈의 슬라이딩 슈 부분의 상단 위에 놓인다. 상승 실린더 중에서 실린더의 가장 아래쪽 부분만이 보이는데, 여기에 하우징이 결합하여 있으며, 이에 의해 상승 실린더는 상승 슈의 힌지 샤프트 위에 들어맞게 된다. 안전핀은 힌지 샤프트에 대하여 상승 실린더의 피벗 범위를 방해하지 않으면서 힌지 샤프트에 하우징을 고정한다’고 기재되어 있고, 도면 1 내지 3에는 위와 같은 구성이 도시되어 있어, 이러한 명세서의 기재 및 도면에 비추어 보면, 추가구성 1의 힌지 샤프트는 상승 레일이 상승 실린더에 의해 상승되는 경우 지지점이 되는 상승 슈를 상승 실린더와 결합하는 구성이고, 한편 이 사건 특허발명은 ‘상승 폼웍에서 상승 슈의 갈고리들 사이에서 이동 가능하도록 배열된 상승 레일을 지탱하는 상승 슈’에 대한 것인데, 정정 전 이 사건 특허발명의 청구범위에는 상승 레일이 어떻게 상승되는지를 한정하고 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 설명에서 실시예로 든 것과 같이 상승 실린더에 의해 상승되는 것도 가능하고, 결국 추가구성 1의 힌지 샤프트는 이 사건 특허발명의 상승 슈가 상승 실린더에 의해 상승되는 상승 레일을 지탱하는 경우 상승 실린더와 결합되는 구체적인 수단 중의 하나에 불과하며, 또 힌지 샤프트를 부가함으로 인해 상승 슈가 ‘상승 레일에 의해 맞물린 상태에서 건물의 벽면으로부터 제거될 수 있게 하는’ 이 사건 특허발명의 목적이나 효과에 변경이 없고, 힌지 샤프트는 힌지 방식의 결합에서 흔히 사용되는 구성에 불과하여 이로 인해 새로운 효과가 발생하는 것도 아니고, 이 사건 특허발명의 상승 슈가 상승 실린더에 의해 상승되는 상승 레일에 적용되는 경우의 기능과 효과에 대해서는 발명의 설명 및 도면에 자세히 서술되어 있고, 추가구성 1은 이러한 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없으므로, 이 부분 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 않으며, 정정 전 청구범위에는 ‘슬라이딩 슈가 수평 배향된 축으로 구성된 스터브 샤프트에 의하여 벽면 슈와 착탈 가능하게 결합’된 구성이 기재되어 있고, 이 사건 특허발명의 설명에는, ‘슬라이딩 슈는 수평으로 배향된 스터브 샤프트를 거쳐 벽면 슈에 힌지 수단에 의해 연결된다. 슬라이딩 슈는 벽면 슈에 대하여 스터브 샤프트에 대해 피벗될 수 있다’고 기재되어 있으며, 도면 1 내지 3에는 위와 같은 구성이 도시되어 있어, 결국 추가구성 2의 ‘스터브 샤프트에 의해 슬라이딩 슈가 벽면 슈에 회전 가능하게 결합’되는 것은 정정 전 스터브 샤프트의 구성에 내재되어 있는 것이고, 위 구성을 부가함으로 인해 이 사건 특허발명의 목적이나 효과가 변경되거나 새로운 효과가 발생하는 것도 아니고, 또한 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없으므로, 이 부분 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 않으며, 정정 전 청구범위에는 슬라이딩 슈의 구성에 관하여, ‘갈고리들은 상승 레일의 구간들 둘레로 붙잡고, 하나 이상의 갈고리가 슬라이딩 슈에 피벗, 텔레스코핑, 또는 피벗 및 텔레스코핑 방식으로 제공’되고, ‘슬라이딩 슈는 수평 배향된 스터브 샤프트에 의하여 벽면 슈와 착탈 가능하게 결합’된다고 기재하고 있고, 또 이 사건 특허발명의 설명에는 이러한 슬라이딩 슈의 구성으로 인한 효과에 관하여, ‘상승 슈가 상승 레일에 의해 맞물릴 때조차 콘크리트 구간에 고정된 속박에서 제거될 수 있고’, ‘상승 슈가 상승 레일과 맞물려 있으면서 벽으로부터 제거될 수 있기 때문에 더 이상 사용되지 않는 상승 슈들을 분리하기 위해 추가의 피니슁 플랫폼이 필요하지 않으며’, ‘상승 슈가 수평 배향된 스터브 샤프트 방식에 의해 서로 이탈 가능하도록 연결된 슬라이딩 슈 및 벽면 슈로 배치되면 상승 슈를 분리하는 것이 보다 더 단순해진다’고 기재하고 있어, 이러한 명세서의 기재 및 도면의 도시에 비추어 보면, 추가구성 3의 ‘슬라이딩 슈가 상승 레일이 상승 슈와 맞물려 있는 중에 상승 레일 및 벽면 슈로부터 제거될 수 있는 구조를 갖는 것’은 정정 전 청구범위의 슬라이딩 슈의 구성 및 그로 인한 효과를 보다 명확하게 기재한 것에 불과하고, 위 구성을 부가함으로 인해 이 사건 특허발명의 목적이나 효과에 변경이 없고 새로운 효과가 발생하는 것도 아니고, 또한 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없으므로, 이 부분 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 않는다.

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특허법원 2015. 12. 10. 선고 2015허3856 판결 [등록무효(특)] - 확정

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청구범위를 정정하는 것이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하고, 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하는바, 먼저 이 사건 정정청구가 청구범위의 감축에 해당하는지에 관하여 살펴보면, 이 사건 정정청구는 ‘상기 승강부가 지브크레인으로 형성되어 상기 스크린부를 좌·우 방향으로 이동시키는 것’으로 구성요소 3-3의 승강부의 구성을 구체적으로 한정한 것이므로, 청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 나아가 위와 같은 변경으로 인하여 새로운 목적이나 효과가 발생하였는지에 관하여 살펴보면, 위와 같은 구성의 변경으로 인하여 스크린부의 유지보수를 용이하게 하는 효과가 있을 것으로 보이는데, 발명의 설명에 위와 같은 구성의 변경으로 인한 효과가 기재되어 있고, 추가된 구성요소 3-6의 지브크레인은 구성요소 3-3의 승강부의 기능을 할 수 있는 구체적 수단 중 하나에 불과하며, 위와 같은 청구범위의 감축으로 인한 효과는 ‘별도의 제진기 없이 스크린을 유지 및 관리할 수 있다.’는 이 사건 정정청구발명의 목적 및 효과에 비하여 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2015. 11. 12. 선고 2015허2655 판결 [등록무효(특)] - 확정

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청구범위를 정정하는 것이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하고, 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하는바, 먼저 ‘비자성 삭제 부분’이 청구범위의 감축에 해당하는지에 관하여 보건대, ‘비자성 삭제 부분’은 “충전재카트리지와 인덕션코일 사이에 절연체 또는 비자성 금속체가 구비된다.”고 택일적으로 기재되어 있던 것 중 ‘비자성 금속체’ 부분을 삭제한 것이므로, 청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 나아가 위와 같은 택일적 사항의 삭제로 인하여 새로운 목적이나 효과가 발생하였는지에 관하여 보건대, 위와 같은 택일적 사항의 삭제로 인하여, 열이 외부로 전달되는 것을 차단하여 열효율 및 안전성을 향상시키는 목적과 효과를 가질 것으로 보이는 이 사건 특허발명에 비하여, 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 효과가 발생하였다고 볼 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, ‘비자성 삭제 부분’은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2015. 9. 17. 선고 2015허475 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 발명의 “프레임과 광원들은 상기 백하우징 위에 놓이는 제1 위치로부터 상기 백하우징 위에 설치될 수 있는 곤충 포획수단이 수리 동안 교체를 위해 쉽게 접근할 수 있도록 상기 백하우징의 제거를 위해 놓이는 제2 위치” 중 “제2 위치”를 “옆으로 놓이는 제2 위치”로 정정청구한 것인데, 이 사건 특허발명의 도면 1의 ‘커버가 씌어지고 프레임이 약간 열린 본 발명의 제1 태양에 따른 곤충 트랩의 사시도’와 도면 3의 ‘더 큰 범위로 커버와 프레임이 열리고 접착지가 없는 도 1의 곤충 트랩의 사시도’에는 광원을 지지하는 프레임이 백하우징 위에 놓이는 위치(제1 위치)에서 백하우징의 옆으로 이동된 상태(제2 위치)가 도시되어 있음을 알 수 있고, 또한 이 사건 제1항 발명에서 프레임과 광원들이 제1 위치에서 이동될 수 있는 제2 위치는 ‘위, 아래 또는 옆’을 모두 포함하는 것인바, 이 사건 정정청구에 의하여 제2 위치를 “옆으로” 한정한 것은 ‘위, 아래 또는 옆’ 중에서 하나를 선택한 것으로, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 청구범위를 감축한 것에 해당하고, 이러한 제2 위치를 한정하여 청구범위를 감축한 것으로 인하여 새로운 효과가 발생하는 것으로 볼 수 없으므로, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당하지 않는다.

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특허법원 2015. 9. 17. 선고 2014허5756 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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등록무효심판 절차에서 정정청구를 할 경우 적법한 정정으로 인정되기 위해서는 당해 정정사항이 특허 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 하고, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 하며, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이 아니어야 하고, 청구범위가 실질적으로 확장 또는 변경되었는지 여부에 대한 판단은 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는데, 청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는, 청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 않는바, 이 사건 정정청구의 정정사항을 보면, 바이브레이터는 리퍼 블레이드를 상하 방향으로 진동시키는 기능을 수행하는 것임을 알 수 있으므로, 정정 전 바이브레이터의 구성을 구체적으로 한정한 것일 뿐, 이로 인해 그 목적이나 작용효과에 어떤 변화가 있다고 볼 수 없고, 또한 위 정정사항은 발명의 설명에 기재되어 있는 내용을 기초로 이 사건 제1항 특허발명에 포함되어 있던 바이브레이터의 구성을 구체적으로 한정한 것이므로, 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려도 없는 것으로 보여, 이 사건 정정에 의하여 청구범위가 실질적으로 확장 또는 변경되었다고 할 수 없으므로, 이 사건 정정은 적법하다.

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특허법원 2015. 8. 21. 선고 2015허482 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있으며, 한편 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니하는바, 이 사건 정정청구에 의한 정정사항은, 청구항 1을 삭제하면서 청구항 1을 인용하던 청구항 2를 독립항 형식으로 고치면서 청구항 1의 구성요소를 포함하여 작성한 것(정정사항 1), 청구항 2에서 결합홀과 이에 대응하는 삽입부를 ‘복수’로 한정한 것(정정사항 2), 청구항 2에서 ‘삽입부의 일단에 돌출형성된 상기 결합홀에 끼워진 상태에서 상기 결합홀 내측에서 걸려지는 걸림턱’을 부가한 것(정정사항 3) 및 청구항 1, 2를 인용하던 청구항 3, 4를 삭제된 청구항 1을 제외한 청구항 2만을 인용하도록 고친 것(정정사항 4)인데, 정정사항 1, 4는 청구항 1의 삭제에 따른 청구항 정리에 불과하여 청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장한 것에 해당하지 않으며, 이 사건 제1항 정정 전 발명의 청구범위에는 ‘상기 본체부 내부에서 점화수단 및 푸쉬레버의 작동을 단계적으로 제어할 수 있는 안전수단으로 구성된 것에 있어서, 상기 안전수단은 안전버튼은 그 삽입부가 결합홀에 끼워져 본체부의 레버설치홀 측면에 이동되도록 결합하여 구성된다’고 기재되어 있어, 이에 따르면 삽입부와 결합홀은 안전버튼을 본체부의 레버설치홀 측면에 결합시키기 위한 수단이므로, 정정사항 2에 의하여 삽입부와 결합홀이 ‘복수’로 된다고 하여 그러한 목적이나 효과에 별다른 변경이 발생한다고 할 수 없고, 또한 휴대용 가스토치의 푸쉬레버의 작동을 지속적으로 제어해야 하는 안전버튼이 레버설치홀의 측면에 이동가능하게 결합한다는 것은 안전버튼이 푸쉬레버의 제어를 위하여 이동하더라도 이탈되지 않도록 결합하여야 함을 당연한 전제로 하는 것이므로, 정정사항 3에 의하여 안전버튼의 이탈을 방지하는 걸림턱이 삽입부의 일단에 돌출형성된다고 하여 새로운 작용효과가 발생한다고 할 수 없으며, 나아가 이 사건 특허발명의 명세서의 발명의 설명 및 도면을 보면, 정정사항 2, 3은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없으므로, 이 사건 정정청구는 청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장한 것에 해당하지 않는다.

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특허법원 2014. 7. 24. 선고 2014허1495 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하는바, 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하므로 살피건대, 원고는 이 사건 정정청구를 통하여 이 사건 제1항 특허발명의 ‘제약 조성물’을 ‘경피용 제약 조성물’로 한정하고, 이 사건 제7항 특허발명의 ‘조성물’을 ‘경피용 제약 조성물’로 한정하였는데, 위 각 정정사항은 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 종합하면, 상세한 설명에 기재되어 있는 사항을 추가한 것으로서 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 위와 같은 구성의 추가로 인하여 이 사건 특허발명에 비하여 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 위 각 정정사항은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2014. 6. 12. 선고 2013허7984 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하는바, 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하므로 살피건대, 피고들은 이 사건 정정청구를 통하여 이 사건 제1항 특허발명에 ‘각 수평이동형다이와 수직이동형다이의 용착성형부를 위한 돌기의 내측부분에는 두 중공성형품 절반부가 상호 맞물릴 수 있도록 암수형태의 쐐기가 형성된 것’을 부가하여 한정하였고(정정사항 1), 이 사건 제5항 발명을 삭제하였으며(정정사항 2), 이 사건 제8항 발명에 ‘두 중공성형품 절반부가 상호 맞물릴 수 있도록 하는 암수형태의 쐐기를 갖는 절반부를 성형하도록’, ‘암수형태의 쐐기가 결합될 수 있도록’을 각 부가하여 한정하였는데(정정사항 3), 먼저 정정사항 1에 대하여 살피건대, 정정사항 1은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항인 이 사건 제5항 특허발명에 존재하고 있던 기술구성을 추가한 것으로서 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 위와 같은 구성의 추가로 인하여 이 사건 특허발명에 비하여 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 정정사항 1은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니하고, 다음으로 정정사항 2에 대하여 살피건대, 정정사항 2는 청구항을 삭제한 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니하며, 마지막으로 정정사항 3에 대하여 살피건대, 정정사항 3은 물건의 발명인 이 사건 제5항 특허발명에 존재하고 있던 기술구성을 발명의 범주(카테고리)만을 달리하여 추가한 것으로서 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 위와 같은 구성의 추가로 인하여 이 사건 특허발명에 비하여 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 정정사항 3도 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2014. 4. 30. 선고 2013허3203 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하는바, 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하므로 살피건대, 정정사항 1은 절단장치의 일부 구성으로 절단테이블을 부가하면서 동시에 절단테이블의 안착부를 구체화한 것인데, 발명의 상세한 설명에는 ‘도 5에는 본 실시예에 따른 절단장치의 절단테이블이 도시되어 있다. 상기 절단테이블은 도 5에 도시된 바와 같이, Y축 방향으로 연장 설치된 가이드레일을 따라 수평방향으로 이동 가능하게 설치되는 이동블럭 상에 탑재된 지지축과, 상기 지지축의 상부에 회전 가능하게 설치되고 그 상면에 반도체 스트립이 로딩되는 절단플레이트로 구성된다. 상기 절단플레이트의 상면에는 상기 스트립 및 패키지가 진공흡착에 의해 안착되는 안착부가 설치되어 있다’고 기재되어 있고, 도면 4, 5, 13에는 위와 같은 구성이 도시되어 있는바, 결국 위와 같이 추가된 구성은 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있거나 도시되어 있다고 할 것이므로, 정정사항 1은 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 사항을 추가한 것으로서 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 나아가 위와 같은 구성의 추가로 인하여 새로운 목적이나 효과가 발생하였는지에 관하여 보건대, 위와 같은 구성의 추가로 인하여 이 사건 정정발명에 비하여 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 정정사항 1은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2014. 2. 11. 선고 2013허3623 판결 [등록무효(특)] - 확정

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원고는, 위 정정사항 중 이 사건 정정 전 제14항 발명에 ‘팁홀더의 부착부는 자성체로 이루어지고’라는 구성이 추가된 것에 대하여, 이는 ‘자성체금속’에서 ‘자성체’로 확장하는 정정이므로 이 사건 정정청구는 위법하다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 정정 전 제14항 발명에서는 팁홀더의 부착부의 재질 또는 특성에 관한 한정 없이 ‘팁홀더의 부착부를 흡인하는 마그넷을 구비하는’으로 기재되어 있어서, 통상의 기술자라면 팁홀더 부착부가 마그넷에 의해 흡인된다는 기재로부터 팁홀더 부착부가 자성체로 이루어진 것임을 당연히 알 수 있으므로, 이 사건 정정사항은 자명한 사항을 부가하여 특허청구범위를 분명히 하면서 감축한 것으로 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없어 특허청구범위가 확장되거나 실질적으로 변경되었다고 할 수 없고 또한 신규사항이 추가된 것으로 볼 수도 없다.

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특허법원 2014. 2. 6. 선고 2013허1740 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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정정사항 ①은 이 사건 정정발명의 특허청구범위 중 ‘응집체’ 및 ‘응집 정도’ 앞에 ‘살아있는 세포 간’이라는 한정을 부가하여 특허청구범위를 감축한 것인데, 특허법 제133조의2 제3항, 제136조 제3항은 ‘명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다’고 규정하고 있고, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 이 사건 특허발명의 명세서는 ‘본 발명의 방법은 배양 동안, 특히 살포 배양 동안 용이하게 또는 고유하게 응집체를 형성하는 세포(소위 응집 세포) 배양에 특히 적합하다. 놀랍게도, 본 발명의 방법은 필터 막상에 응집체 배출을 감소시킬 뿐만 아니라, 살포 배양 공정 동안 세포의 응집을, 심지어 응집체를 형성하는 고유의 경향을 갖는 세포의 응집을 감소시킨다’, ‘응집 세포는 5개 이상의 세포의 응집체를 형성하고, 응집체가 세포의 총량의 5% 이상을 구성하는 세포이다’, ‘포유동물 세포가 사용되고, 보다 바람직하게는 CHO, NS0, PER.C6(등록상표) 세포가 사용된다. 또한 바람직하게, 배양 동안의 응집 거동이 공지된 세포(응집 세포)가 사용된다’고 기재하고 있어, ‘응집체’ 또는 ‘응집 정도’는 살아있는 세포가 응집한 덩어리 또는 응집하는 정도를 의미한다고 볼 것이므로, 정정사항 ①은 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또한 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어, 정정사항 ①은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 않는다.

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특허법원 2014. 1. 16. 선고 2013허6387 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허무효심판절차에서 피청구인은 특허법 제136조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있고, 이 경우에도 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수는 없고, 정정청구의 범위가 되는 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란, 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 정정청구된 사항이 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 정정청구 후 이 사건 제4항 특허발명은 정정청구 전 이 사건 제4항 특허발명에 ‘상기 양념은 양념을 구성하는 성분들 중 2성분 이상으로 혼합되어 건조 분말화 또는 과립화된 상태로 미리 제조되지는 않은 것’이라는 기재에 의하여 인정되는 구성 부분을 추가한 것이고, 이는 정정청구 전 이 사건 제4항 특허발명의 ‘양념’의 상태를 구체화하여 한정하는 기재를 부가한 것이므로 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하며, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘양념’에 관하여 ‘<제3과정 - 양념과 함께 투입하여 김치를 제조> 테스트의 균일성을 확보하기 위하여, 맛김치 용도로 절인 다음, 세척, 탈수한 일반 배추에 각각 실시예 1 내지 실시예 5 및 비교예에 따른 호액을 넣고, 각각 동일량의 일반 김치 양념을 넣어 버무리도록 하였다’고 기재되어 있고, 또한 이 사건 특허발명의 출원일인 2004. 4. 21. 이전인 2004. 1. 10. 발행된 ‘김치백과사전’에는 ‘김치의 원료로 사용되는 재료는 100여 종에 달하며 주재료로 36종이 사용되고 나머지는 양념 등으로 다채롭게 사용되어 단순한 맛이 아니고 다양한 재료에서 우러나오는 맛이 조화를 이루는 것이 김치라고 할 수 있다. (중략) 즉 김치류와 절임류는 배추나 무를 주재료로 하고 파, 마늘, 고추, 생강, 소금 등의 조미·향신료를 사용하여 젓산발효를 시킨 것’, ‘4. 생강·마늘·새우젓 다지기 : 생강, 마늘은 껍질을 벗겨 절구에 찧고 새우젓은 건지만 건져 굵게 다지고 젓국은 따로 남겨둔다. (중략) 6. 양념 만들기 : 불린 고춧가루에 멸치 젓국과 마늘·생강 다진 것, 새우젓을 넣고 고루 섞어 김치 양념을 만든다’, ‘5. 김치속(양념)을 마련한다. 넓고 큰 그룻에 쌀가루풀죽(끓여서 식힌 것)과 젓국물, 다진 육젓, 고춧가루, 마늘과 생강 다진 것 등을 모두 넣어 골고루 잘 섞는다. 무채, 갓, 미나리, 파를 넣어 버무린다. 그리고 입맛에 따라 청각, 실고추, 설탕, 조미료, 생굴, 양파채, 당근채를 함께 넣고 김치속을 만든다. 이때 주재료인 배추와 무는 이미 간이 맛게 절여진 것이므로 김치속의 간을 소금이나 액젓 등으로 잘 맞춰야한다’는 내용이 게재되어 있어, 김치 제조에 사용되는 양념은 주재료의 종류에 따라 다양한 부재료 및 조미료 성분의 조합이 가능한 것으로서, 통상의 기술자가 적절히 선택하거나 함께 혼합하여 사용할 수 있는 주지의 재료들로 이루어진 것이고, 일반 김치 양념은 건조 분말화 또는 과립화된 상태로 미리 제조되지 않은 김치 양념을 지칭하는 것임을 알 수 있는바, ‘양념을 구성하는 성분들 중 2성분 이상으로 혼합되어 건조 분말화 또는 과립화된 상태로 미리 제조되지는 않은 것’은 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 보아 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항인 전통적인 김치 제조공정에서 양념을 배합하는 일반적인 방식에 해당하므로, 정정청구 전 이 사건 제4항 특허발명에 양념에 대한 위 기재를 추가하는 것은 특허청구범위를 확장 또는 변경하거나 신규사항을 추가하는 것에 해당하지 않는다고 판단된다.

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특허법원 2014. 1. 9. 선고 2013허6059 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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정정사항 1은 이 사건 제1항 정정 전 발명에서 ‘하나 이상이’를 ‘하나 이상의’로 정정하고, ‘구성되는’이라는 기재를 삭제하며, 지지체의 표면적을 ‘20㎡/g 이하’에서 ‘20㎡/g 미만’으로 정정하는 것인데, 이 사건 제1항 정정 전 발명의 명세서 중 ‘본 발명은 개선된 에틸렌 옥사이드 촉매를 제공하기 위해 착수되었으며, 에틸렌 및 산소로부터 에틸렌 옥사이드 촉매적 제조의 조건하에서, 조성물이 촉매적으로 효과적인 양의 은, 촉진양의 레늄이나 그 화합물 및 촉진양의 하나 이상의 그 외의 금속이나 그 화합물을 함유하도록 금속들이나 화합물의 양을 선택하는 것을 특징으로 하는 은, 지지체, 레늄 및 하나 이상의 그 외의 금속을 함유하는 조성물에 관한 것이다’라는 기재내용에 의하면, 이 사건 제1항 정정 전 발명에서 ‘하나 이상이’는 ‘하나 이상의’를 나타내고, 그 외의 금속을 수식하는 것임을 알 수 있으므로, ‘하나 이상이’를 ‘하나 이상의’로 정정하는 것은 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 판단되고, 이 사건 제1항 정정 전 발명의 촉매를 구성하는 성분이 지지체, 은, 레늄 및 하나 이상의 그 외의 금속을 포함하는 것임이 명확하므로, ‘구성되는’이라는 기재를 삭제하는 것도 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 판단되며, 지지체의 표면적을 ‘20㎡/g 이하’에서 ‘20㎡/g 미만’으로 정정하는 것은 ‘20㎡/g’을 제외시킴으로써 표면적에 대한 수치범위를 감축하는 것이므로 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다고 판단되므로, 정정사항 1은 불명료한 기재를 석명하는 경우 또는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 정정사항 2는 이 사건 제14항 정정 전 발명에서 ‘촉매 1kg당 0.01~158밀리몰’을 ‘촉매 1kg당 0.01~15밀리몰’로 정정하는 것인데, 이 사건 제14항 정정 전 발명의 명세서 중 ‘담체 또는 촉매 위에 부착 또는 존재하는 금속으로 계산한 레늄의 양은 총 촉매 킬로그램당 바람직하게는 0.01~15mmol이고’ 및 ‘본 발명은 다공성 지지체, 1~30중량%의 은, 0.01~15mmol/kg cat.의 레늄 및 10~3000ppm의 그 외의 금속이나 금속화합물을 함유하는 에틸렌 옥사이드 촉매에 관한 것이다’라는 기재내용에 의하면, 정정사항 2는 오기를 정정하는 경우에 해당하거나, 레늄의 함량에 대한 수치범위를 감축함으로써 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다고 판단되며, 정정사항 3은 이 사건 제1, 32항 정정 전 발명에 ‘상기 레늄이 화합물, 착물 또는 이온으로서 존재하는’이라는 단서기재를 추가하는 것인데, 이 사건 제1, 32항 정정 전 발명은 레늄이나 그 화합물(제1성분), 하나 이상의 그 외의 금속이나 그 화합물(제2성분), 은(제3성분) 및 지지체(제4성분)와 같이 제1성분 내지 제4성분을 포함하는 촉매 및 이를 이용한 에틸렌 옥사이드의 생산 방법에 관한 것이고, 제1성분인 ‘레늄이나 그 화합물’은 ‘레늄이나 레늄 화합물’을 줄여서 기재한 것이며, 이 사건 정정 전 발명의 명세서에서도 ‘화합물이라는 용어는 특정 원소와 하나 또는 그 이상의 다른 원소가 표면 및/또는 화학결합(예컨대 이온, 및/또는 공유 및/또는 배위결합)에 의한 결합물을 가리킨다’고 기재하고 있어, 이에 비추어 보면, ‘레늄이나 그 화합물’은 단일 원소로 이루어진 레늄 금속과 다른 원소와의 화학결합에 의하여 형성된 레늄 화합물을 택일적으로 기재한 것임이 명확하므로, 정정사항 3은 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 보기는 어려우나, 정정사항 3은 ‘상기 레늄이 화합물, 착물 또는 이온으로서 존재하는’ 이라는 단서기재를 추가하여 제1성분인 레늄의 존재 상태를 한정하고자 한 것으로 보여, 즉 이 사건 제1, 32항 정정 전 발명에서는 ‘레늄이나 그 화합물’이라고 기재하여 그 존재상태가 레늄 원소를 포함하는 금속 상태의 레늄 또는 화합물 상태의 레늄을 모두 포함하여 택일적으로 열거하였던 것을 이 사건 제1, 32항 정정발명에서는 금속 상태의 레늄을 제외하고 화합물 상태의 레늄만으로 한정하고자 한 것으로 보이므로, 이는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다고 판단된다.

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특허법원 2013. 11. 29. 선고 2013허4749 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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정정 전 청구항 16은 ‘정제의 총 중량을 기준으로 하여 활성 부분의 중량으로 30~80%의 양으로 존재하는 하기 화학식 I의 화합물 I 또는 제약상 허용되는 그의 염을 약리학상 유효량으로 포함하는 정제’인데, 이 사건 정정청구에 의하여 ‘화학식 I의 화합물이 염의 형태로 존재하는 경우 염의 중량은 90%를 초과하지 않고, 정제의 총 중량을 기준으로 10~35 중량%인 가교된 폴리비닐피롤리디논을 포함’하는 것이 추가되었는데, 이 사건 특허발명의 정정 전 명세서에 ‘본 발명에 따른 적합한 붕해제는 … (중략) … 바람직하게는, 가교된 PVP, 예를 들어 크로스포비돈이 사용된다. … (중략) … 붕해제의 양은 정제의 총 중량을 기준으로 5~40중량%, 예를 들어 10~35중량%의 범위 내에서 변할 수 있다’고 기재되어 있고, 정정 전 청구항 22는 정정 전 청구항 16, 20을 순차로 인용하는 종속항으로서 ‘정제의 총 중량을 기준으로 총량이 10~35 중량%인 1종 이상의 붕해제를 포함’하는 것을 추가로 한정하고 있으며, 정정 전 청구항 24은 정전 전 청구항 16, 20, 22를 순차로 인용하는 종속항으로서 ‘붕해제가 가교된 폴리비닐피롤리디논을 포함’하는 것을 추가로 한정하고 있는바, 그렇다면 정정청구항 16은 정정 전 청구항 22, 24의 추가 한정사항을 정정 전 청구항 16에 추가한 것으로, 이는 정정청구항 16은 이 사건 특허발명의 정정 전 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없고, 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적이나 효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있는 등의 사정을 찾아볼 수도 없어, 정정 전 청구항 16을 정정청구항 16과 같이 정정하는 청구는 실질적 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다.

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특허법원 2013. 10. 25. 선고 2013허4527 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 정정발명의 특허청구범위와 원출원의 최초 명세서에 기재된 실용신안등록청구범위를 대비하면, 이 사건 제1항 정정발명은 원출원 제1항 고안과 원출원 제8항 고안을 하나의 청구항으로 결합하면서 원출원 제8항 고안에 기재된 ‘표면실장에 의한 리플로우 솔더링이 가능한 것’을 ‘금속층 일측면에 진공 픽업용 평면이 형성되어 표면실장기술에 의한 리플로우 솔더링이 가능한 것’으로 한정한 점에서 주된 차이가 있고, 이 사건 제1항 정정발명 및 원출원 제8항 고안은 모두 ‘표면실장에 의한 리플로우 솔더링이 가능한 것’이라고 기재하여, 전기접촉단자를 리플로우 솔더링하기 위해 ‘표면실장기술(SMT)’을 이용하고 있음을 명시적으로 밝히고 있는데, 표면실장기술(SMT)에서 진공 헤드 또는 그리퍼 등을 사용하여 전기접촉단자 등의 표면실장 부품들을 인쇄회로기판(PCB) 상에 장착하는 것은 원출원 고안의 출원 당시 널리 알려진 것으로 통상의 기술자에게 자명한 사항이라 할 것인바, 이 사건 제1항 정정발명은 전기접촉단자 등의 표면실장 부품들을 표면실장하기 위한 여러 방법들, 즉 진공 픽업, 그리퍼에 의한 픽업 등 중에서 진공 픽업에 의한 방법을 한정한 것이므로, 내적 부가로 청구범위를 감축한 경우에 해당한다.

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특허법원 2013. 9. 5. 선고 2013허1603 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있는데, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 정정 전 이 사건 제1항 발명에는 ‘상기 롤 축은 하우징 내에서 회전하도록 저어널된 편심 슬리브의 회전을 위해 저어널되고’라고 기재되어 있는데, ‘저널(journal)’은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 ‘베어링에 의해 둘러싸인 축의 일부분’이라는 의미를 가진 용어이고, ‘저어널된다’의 표현은 ‘회전 가능하게 지지된다’는 의미라고 할 것이므로, 정정 전 ‘상기 롤 축이 … 편심 슬리브의 회전을 위해 저어널되고’라는 표현은 ‘롤 축이 편심 슬리브의 회전을 위해 회전 가능하게 지지되고’의 의미라고 할 것인바, 정정 전 이 사건 제1항 발명에도 롤 축이 회전 가능하다는 의미가 이미 내포되어 있다고 할 것이고, 다만 정정 전 이 사건 제1항 발명은 롤 축이 회전 가능하게 지지되는 대상 내지 위치가 명시적으로 기재되어 있지 않아 다소 불명확한 점이 있기는 하나, 통상 ‘슬리브’라는 용어는 ‘회전축 등을 둘러싸도록 축 외주에 끼워서 사용되는 비교적 긴 통형의 부품’을 지칭하는 것이고, 롤 축이 통형 부품인 슬리브를 외부에서 회전 가능하게 지지한다는 것은 일반적인 기술상식에 반하며, 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재 및 도 1, 4에도 롤 축이 편심 슬리브의 내부에 베어링을 매개로 회전 가능하게 지지된 것으로 도시되어 있어, 통상의 기술자가 정정 전 이 사건 제1항 발명의 ‘상기 롤 축이 … 편심 슬리브의 회전을 위해 저어널되고’라는 표현을 ‘롤 축이 편심 슬리브의 내부에서 회전 가능하게 지지되고 편심 슬리브는 그 내부의 롤 축에 회전 가능하게 지지되고’의 의미로 명확히 이해할 수 있다고 할 것인바, 롤 축이 편심 슬리브 내에서 회전을 위해 저어널되는 것으로 정정된 이 사건 제1항 발명은 정정 전 불명확한 표현을 명확하게 표현한 것에 불과할 뿐, 정정에 의하여 새로운 효과가 발생하는 것으로 보기는 어렵고, 따라서 이 사건 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지 않는 것으로서 적법하다.

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특허법원 2013. 9. 5. 2013허1597 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있는데, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 정정 전 이 사건 제1항 발명에도 ‘길이가 긴 철 제품의 연속 열간 방법에 있어서’라는 전제부를 두고 있어 마무리 가공 집단에 의하여 마무리 압연 단계를 거친 제품을 압연하는 것을 전제로 하고 있다고 할 수 있고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 의하면, 정정 전 이 사건 제1항 발명은 종래 마무리 가공 집단의 마지막 스탠드에서 나온 제품이 사이징이라 불리는 부가적인 압연을 수행할 때 발생되는 비정상적인 결정립 성장이라는 문제점을 해결하기 위한 것으로서 마무리 가공 집단에 의해 마무리 압연 단계를 전제로 한 것임이 분명하고, 또한, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 의하면, 정정 전 이 사건 제1항 발명의 ‘상기 압연 통로가 적어도 총 14%의 제품 횡단면적 감소를 단계적으로 작게 일어나게 하는 크기이고 총감소의 약 20%이하가 상기 압연 통로중 마지막 통로에서 일어나도록 하고, 상기 압연 통로의 처음 및 마지막 압연 사이의 시간 간격이 압연되는 제품의 횡단면에 걸친 결정립 크기가 2ASTM 이상 변화되지 않도록 하는 것’이라는 구성은 완성된 제품에서 이중 미세 구조로 되는 비정상적인 결정립 성장을 피하기 위한 목적 및 효과를 달성하기 위한 기술적 수단임을 알 수 있으므로, 이중 미세 구조 방지라는 목적 및 효과는 마무리 압연단계를 거친 제품에 대한 압연 방법이라는 한정이 없는 정정 전 이 사건 제1항 발명에도 내재되어 있는 것인바, 정정 전 이 사건 제1항 발명을 ‘마무리 압연 단계를 거친 제품을 압연하는 방법’으로 한정한 이 사건 정정은 정정 전 이 사건 제1항 발명이 전제로 하고 있는 기술적 내용을 그대로 반영한 것이고 이중 미세 구조 방지라는 정정 전 이 사건 제1항 발명에 내재된 목적 및 효과를 분명하게 하기 위한 것이므로, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려는 없다고 할 것이어서, 이 사건 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지 않으므로 적법한 것이다.

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특허법원 2013. 2. 1. 선고 2012허7772 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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이 사건 정정청구의 요지는, 이 사건 제1항 특허발명의 전제부에 기재된 ‘PCB 기판에 설치되는 갭 서포터로서’를 이 사건 제1항 정정발명의 전제부와 같이 ‘양면에 금속박이 형성된 절연판을 준비하여 절연판을 노출시키도록 금속박을 식각함으로써 절연판의 양면 각각에 절연판을 노출시키는 복수개의 스트라이프를 나란하게 복수개 형성한 후, 그 결과물을 스트라이프에 대해 나란하게 및 수직하게 절단함으로써 얻어지는 PCB 기판에 설치되는 갭 서포터로서’로 정정하는 것(정정사항 ①), 및 이 사건 제1항 특허발명의 특징부에 기재된 ‘금속박이’를 이 사건 제1항 정정발명의 특징부와 같이 ‘몸체의 양측면 아랫부분에 설치되는 금속박이’로 정정하는 것(정정사항 ②)인데, 특허법 제133조의2 제1항, 제4항, 제136조 제1항, 제2항, 제3항 등은 ‘특허권자는 특허무효심판 절차에서 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있고, 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면(잘못 기재된 것을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면)에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있으며, 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다’고 규정하고 있는바, 이 사건 정정사항 ①은 물건 발명인 ‘갭 서포터’의 제조방법을 추가하여 한정하는 것으로 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘본 발명에 따른 갭 서포터 제조방법은, 양면에 1차 금속박이 도포된 절연판에 1차 금속박을 관통하도록 절연판에 쓰루홀을 메트릭스 형태로 규칙적으로 형성하는 단계, 쓰루홀이 형성된 결과물 상에 금속 도금을 실시하여 1차 금속박 상에는 2차 금속박을 형성시키고 쓰루홀 내에는 금속 플러그를 형성하는 단계, 절연판이 노출되도록 2차 금속박 및 1차 금속박을 식각하여 절연판의 양면에 절연판을 일정한 폭으로 노출시키는 스트라이프가 일정한 간격으로 나란하게 복수개 배열되도록 하는 단계 및 스트라이프의 한쪽 가장자리를 따라서 스트라이프와 나란한 방향으로, 그리고 스트라이프와 수직한 방향으로 절단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다’고 기재되어 있고, 위와 같은 제조방법이 도 6에 도시되어 있으므로, 이 사건 정정사항 ①은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 사항이며, 또한 이 사건 정정사항 ①은 물건 발명인 ‘갭 서포터’의 제조방법을 추가하여 한정하는 것으로서, 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없으므로 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요가 없는바, 정정으로 인해 새로운 목적이나 작용효과가 발생하는 것이 아니어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니하고, 이 사건 정정사항 ②는 금속박이 설치되는 위치를 명확하게 하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘몸체의 양측면 아랫부분은 가리도록 양측면의 아랫부분에 설치되는 금속박’이라고 기재되어 있고, 같은 내용이 도 5에 도시되어 있으므로, 이 사건 정정사항 ②는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 사항이며, 또한 이 사건 정정사항 ②는 정정으로 인해 새로운 목적이나 작용효과가 발생하는 것이 아니어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다.

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특허법원 2013. 1. 10. 선고 2010허9002 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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피고가 정정사항 중 실질적 변경이라고 다투는 부분은 ‘E는 아릴기로 치환되거나 치환되지 않은 안트라센 핵을 포함하는 2가 기’를 ‘E는 2 이상의 아릴기로 치환된 안트라센 핵을 포함하는 2가 기’로 정정한 부분이므로, 이 부분에 한하여 살펴보면, 이 사건 특허발명 명세서에는, ‘본 발명의 화학식 9의 화합물에서, E는 아릴기로 치환되거나 치환되지 않은 안트라센 핵을 포함하는 2가 기를 나타낸다’, ‘E로 표시되는 안트라센 핵이 치환되지 않은 경우, 유리전이온도는 100℃ 이하로 낮다. 유리전이온도는 상기한 바와 같이 2개 이상의 치환기, 바람직하게는 2 내지 4개의 치환기를 핵에 결합시킴으로써 증가될 수 있다. …… 상기 개시된 바와 같이 아릴기를 치환함으로써, 분자 사이의 결합쌍 형성이 억제되고 형광 양자 효율이 상승된다. 따라서 유기 EL 소자의 발광효율이 개선된다’, ‘상기 화합물이 …… 유리전이온도가 100℃ 이상이기 때문에 우수한 내열성을 나타낸다’고 각 기재되어 있고, 이러한 기재 내용에 의하면, 이 사건 특허발명 명세서에는 E로 표시되는 안트라센 핵에 2 이상의 아릴기가 치환된다는 것 및 그 기술적 의의가 명백히 개시되어 있다 할 것이고, 또한 이 사건 특허발명 명세서에, ‘E가 2 이상의 아릴기로 치환된 안트라센 핵을 포함하는 2가 기’를 갖는 구체적인 화합물로서 일반식(87) 내지 일반식(92), 일반식(100) 및 일반식(101) 화합물을 개시하고 있으므로, ‘E는 아릴기로 치환되거나 치환되지 않은 안트라센 핵을 포함하는 2가 기’를 ‘E는 2 이상의 아릴기로 치환된 안트라센 핵을 포함하는 2가 기’로 정정하는 것은 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 기술적 구성을 단순히 감축한 것에 불과하고, 그에 따라 이 사건 특허발명의 발광효율 및 내열성이 높고 수명이 긴 유기 전기발광 소자용 화합물을 제공한다는 목적 내지 작용효과에 변경이 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 정정청구는 특허청구범위의 실질적인 변경에는 해당하지 않는다 할 것이다.

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특허법원 2012. 5. 18. 선고 2011허9979 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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원고는 2009. 11. 23. 특허심판원에 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하고, 2009. 12. 2. 이 사건 제1항 및 제28항 발명 중 ‘함침’을 ‘포화’로 정정하는 내용으로 명세서 등 보정서를 제출하였는바, 사전적인 의미로 ‘함침’은 ‘가스 상태나 액체로 된 물질을 물체 안에 침투하게 하여 그 물체의 특성을 사용 목적에 따라 개선하는 것’이고, ‘포화’는 ‘더 이상의 양을 수용할 수 없이 가득 찬 것’인데, 비록 ‘함침’은 어떤 물질을 다른 물체에 침투하게 하는 조작과정을 의미하고, ‘포화’는 어떤 물질의 농도상태를 의미하는 용어이기는 하나, 만약 ‘포화’ 상태에 이르는 과정으로 ‘함침’ 이외의 다른 수단이 없다면 ‘포화’는 ‘함침’의 하위개념이 될 수 있으므로, 아래에서는 이 사건 출원발명에서 ‘함침’, ‘포화’가 어떤 의미를 가지는가를 중심으로 살펴보면, 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘중합체 막에는 환자의 피부 또는 점막을 통한 활성제의 전달율을 변경시키기 위한 소정량의 유체 매질이 함침되어 있고’, ‘약 2.5~100%의 유체 매질이 중합체 막에 배치되도록 …… 바람직하게, 약 50~100%의 유체 매질이 중합체 막에 배치된다’, ‘첫째로는, 막 자체에 유체 매질을 도입하는 것이다. …… 이러한 방식으로, 기존에 비해 이들 경피 시스템에 엄청난 양의 유체 매질을 도입하는 것이 가능하게 되었다’, ‘본 발명에 따라 사용될 수 있는 막은 막내에 …… 바람직하게 적어도 약 30㎎/10㎠의 용매 ……를 보유하기에 충분한 용량을 소유한다’, ‘본 발명에 따라, 막에 도입되는 용매는 바람직하게는 알콜을 포함한다’, ‘실시예 1 …… CoTran® 9711을 구비한 고정층을 200 등급 에틸 알콜 배쓰에 2분간 침지시켰다’, ‘실시예 2 …… 9% 에틸렌 비닐 아세테이트 막(2.0 mil)을 에틸 알콜 배쓰에 침지시켜 200 등급 에틸 알콜로 포화시켰다’, ‘실시예 4 …… 50㎕의 1-옥탄올을 CoTran® 9711 각 단편에 피펫팅하였다. 다른 라미네이트를 1-옥탄올을 함침시킨 CoTran® 9711 상단에 ……’라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 이 사건 출원발명의 명세서에는 중합체 막에 유체 매질이 스며들게 하는 수단에 관하여 ‘함침’, ‘배치’, ‘도입’, ‘보유’, ‘소유’, ‘포함’ 등의 다양한 표현이 기재되어 있고, 그 구체적인 실시예로서는 중합체 막을 유체 매질에 ‘침지시켜 포화시키거나’, ‘피펫팅하여 함침시킨’예가 기재되어 있어, 이 사건 출원발명에서 ‘함침’은 중합체 막을 유체 매질에 ‘담그는(침지시키는)’ 행위에만 국한되지 않고 유체 매질이 중합체 막에 보유되도록 하는 모든 수단들을 포함하는 것으로서, 피펫팅 뿐만 아니라 피고가 함침 이외에 포화에 이를 수 있는 수단이라고 주장하는 분사 등까지도 포함하는 것이라고 볼 수 있으며, 또한 이 사건 출원발명에서 중합체 막에 배치될 수 있는 유체 매질의 양은 약 2.5~100%이고, 바람직하게는 약 50~100%라는 내용으로부터 이 사건 출원발명은 유체 매질이 중합체 막에 100% 배치된 상태 즉, 포화에 이른 상태를 하나의 실시 양태로 포함시키고 있음을 알 수 있고, 실제로 이 사건 출원발명의 실시예 2에서 ‘포화’ 단계에 이를 때까지 침지시키는 것을 구체적으로 보이고 있으므로, 이 사건 보정에서 ‘함침’을 ‘포화’로 정정한 것은 약 2.5~100%의 유체 매질의 함침 범위 중 그 함침 정도를 100%인 포화 상태로 한정한 것으로서 특허청구범위 감축에 해당된다고 판단된다.

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특허법원 2012. 5. 10. 선고 2011허11491 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제133조의2 제1항, 제47조 제3항은 특허무효심판절차에서의 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 한편 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제3항은 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 여기서 말하는 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단할 때에는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 보아야 하는바, 이 사건 정정청구는, ‘튜브 형상의 비발포 고무로 이루어진 절연 탄성 코어’라는 정정 전 제1항 및 제2항 발명의 공통적인 구성을, ‘튜브 형상이고, 단면에서 양 측벽의 두께가 상벽 또는 하벽의 두께보다 얇게 형성된 비발포 고무로 이루어진 절연 탄성 코어’라는 정정 후 제1항 및 제3항 발명의 공통적인 구성으로 정정하는 내용이므로 살피건대, 이 사건 정정사항은, 당초 ‘튜브 형상’이라는 구성요소에 ‘단면에서 양 측벽의 두께가 상벽 또는 하벽의 두께보다 얇게 형성된다’는 구성요소를 직렬적으로 부가함으로써 ‘절연 탄성 코어’의 구성을 다시 한정하는 것으로서, 그 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 ‘도면 1을 참조하면, 최내부에 위치하는 탄성 코어는 튜브 또는 튜브 형상의 절연 비발포 고무로, 이 실시예에서는 단면이 사각형을 이룬다. 그러나 이에 한정되지 않고 탄성 코어의 단면은 다양한 형상을 이루도록 압출할 수 있다. 바람직하게, 탄성 코어의 단면에서 양 측벽의 두께는 상하 벽의 두께보다 얇게 형성하여 탄성을 좋게 할 수 있다’고 기재되어 있어, 그렇다면 ‘단면에서 양 측벽의 두께가 상벽 또는 하벽의 두께보다 얇게 형성된다’는 이 사건 정정사항의 부가적 구성요소는, 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 발명의 상세한 설명에 기재되어 있던 ‘탄성 코어 단면의 두께 한정’에 관한 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 입힐 염려가 없는 경우에 해당한다 할 것이다.

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특허법원 2012. 2. 2. 선고 2011허3773 판결 [등록무효(실)] - 상고이유서부제출기각

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실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 등을 요건으로 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체 내용을 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 보아야 하는바, 정정사항 1은 스키판 중 톱과 테일의 형상을 ‘동일한 각도와 형상으로’ 한정한 것으로서 실용신안등록 청구범위의 감축에 해당하고, 스노보드와 같이 톱 또는 테일 양쪽으로 모두 주행이 가능한 보드의 형상을 톱과 테일이 동일한 각도와 형상으로 형성하는 것은 일반적인 스키판의 형상에 불과하므로, 정정사항 1은 그로 인해 새로운 목적과 작용효과가 발생하여 기술적 사항에 어떠한 변경이 생긴다고 볼 수 없고, 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 염려도 없다고 할 것이고, 정정사항 2는 ‘바인딩 장치와의 체결을 위해’ 부분을 삭제로 한 것으로서, 정정 전 등록고안의 명세서에는 ‘바인딩이 고정되는 마운트 조립부’, ‘기존의 스키는 마운트 조립부 외에 마운트 결합을 할 수 있는 구조가 없어 주행 중 고장이 나서 바인딩이 스키판과 분리되면…’이라거나, ‘본 고안에 따른 융기된 마운트 조립부가 형성된 스키는 바인딩과 마운트 후 남은 잉여 마운트 홀에 특정 형태를 갖는 부품을 조립하여 …’ 등으로 각 기재되어 있고, 이러한 각 기재 내용으로부터 ‘마운트 조립부’는 당연히 바인딩 장치와의 체결을 위한 구성임을 알 수 있고, 또한 ‘마운트’라는 부재 자체가 스키에서 널리 사용되는 주지 ․ 관용의 기술로서 일반적으로 사용되는 바인딩을 스키판에 고정하기 위한 구성을 지칭하므로, 정정사항 2도 그로 인해 새로운 목적과 작용효과가 발생하여 기술적 사항에 어떠한 변경이 생긴다고 볼 수 없고, 역시 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 염려도 없다고 할 것이며, 정정사항 3은 철조(凸彫)형 마운트 조립부의 재질을 스키판의 재질과 같게 한정한 것으로서 실용신안등록 청구범위의 감축에 해당하는데, 정정 전 등록고안의 명세서에는 ‘철조부의 재질은 스키 등의 사용 용도에 따라 다양하게 변경할 수 있으며, 철조부를 스키 등과 일체형으로 제조하거나 공지의 수단에 의해 탈착 가능한 것으로 제조할 수 있다’고 기재되어 있으므로, 철조부의 재질을 스키판과 동일하게 하거나 다르게 하는 것은 정정 전 등록고안의 명세서에 이미 개시되어 있는 내용에 불과하다 할 것이어서, 정정사항 3도 그로 인해 새로운 목적과 작용효과가 발생하여 기술적 사항에 어떠한 변경이 생긴다고 볼 수 없고, 역시 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 염려도 없다고 할 것이고, 정정사항 4는 조립부를 ‘활주면과 수직인 방향으로 결합공이 구비된 것’으로 한정한 것으로서 실용신안등록 청구범위의 감축에 해당하는데, 정정 전 등록고안의 명세서에는 활주면과 수직인 방향으로 결합공이 구비된 구성이 이미 개시되어 있으므로, 정정사항 4 또한 그로 인해 새로운 목적과 작용효과가 발생하여 기술적 사항에 어떠한 변경이 생긴다고 볼 수 없고, 역시 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 염려도 없다고 할 것이다.

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대법원 2011. 12. 13. 선고 2011후2060 판결 [등록무효(특)]

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특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 등을 요건으로 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단할 때에는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 살피건대 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서의 정정청구에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부가 문제되는 원심 판시 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항에 기재되어 있지 않았던 ‘피시술자의 피부에서의 피부 개선용 물질의 흡수율을 높이기 위해, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 피시술자의 피부에 마이크로 홀을 형성하고, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 전기발생장치로부터의 전기에 의해 상기 피시술자의 피부 진피층에 전기적 자극을 가하는 것’이라는 기재를 추가한 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘다수의 극미세 침체를 환자의 시술부위에 대고 압력을 가한다. 이러한 과정의 반복을 통해 환자의 시술부위에는 무수히 많은 미세상처(마이크로 홀)가 생기게 되고, 이러한 마이크로 홀 내의 극미세 침체 끝에서는 소정의 주파수의 전류가 주위의 피부조직으로 전도되며, 이와 같은 피부 진피층에서의 전기적인 진동 자극을 통해서, 피부조직의 효과적인 재생을 위해 피부층에서의 용액, 크림, 젤, 연고제 등의 흡수율을 획기적으로 높여 환자의 피부 조직은 빠른 속도로 새로운 조직을 형성하게 된다’, ‘전기발생 장치로부터 입력된 전기는 복수개의 극미세 침체로 전달되어, 환자의 시술부위의 진피층에 이온 자극 및 전기적인 자극을 가하게 된다’고 기재되어 있어, 위 정정사항 2에 의하여 추가된 내용은 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되어 있던 ‘침체의 기능’을 특허청구범위에 추가한 것에 불과하고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항에는 ‘침체’의 구성이 이미 기재되어 있어, 결국 위 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있던 ‘침체의 기능’을 특허청구범위에 기재하여 이미 특허청구범위에 기재되어 있던 ‘침체’의 기능을 명확하게 한 것에 불과할 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또한 위 정정사항 2의 정정으로 인하여 정정 전 침체가 가지고 있던 목적 및 효과를 벗어나 새로운 목적 및 효과가 발생하였다고 볼 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 위 정정사항 2는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2011. 10. 14. 선고 2011허4448 판결 [등록무효(특)] - 상고장각하

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특허법 제133조의2 제1항, 제47조 제3항에 의하면, 특허무효심판의 피청구인은 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’, ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’ 및 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있고, 제133조의2 제3항, 제136조 제2항, 제3항에 의하면, 위 정정은 ‘특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내’에서 할 수 있으며, ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 것’이어야 하는데, 여기서 ‘특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단할 때는, 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적인바, 먼저 특허청구범위 기재 자체로 볼 때, 이 사건 제1항 정정발명에서 ‘복사검출코드의 이미지’가 ‘복사검출코드’로 정정청구된 것은, 그에 이어지는 다음 단계의 ‘상기 형성된 복사검출코드’와의 관계에서 문맥상 앞뒤 단어를 명확하게 일치시키기 위한 정정이고, ‘생성된’이 ‘형성된’으로 정정청구된 것도 바로 전 단계의 ‘형성하는’과의 관계에서 문맥상 앞뒤 단어를 명확하게 일치시키기 위한 정정이라고 보이고, 또한 ‘복사검출코드의 이미지’와 ‘복사검출코드’의 관계에 관하여 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는, ‘서류 발급 서버는 … 복사검출코드정보를 받아서 발급받은 서류에 이를 복사검출코드를 이미지의 형태로 포함시켜서 이를 발급요청자에게 전송한다’, ‘복사검출코드가 이미지의 형태로 인쇄되며’, ‘복사검출코드정보 저장부로부터 추출하여 이미지 형태의 최적의 복사검출코드를 만들어낸다’, 및 ‘복사검출코드는 하나의 이미지 형태로 문서의 일정 부분에 찍혀져 나오게 된다’고 기재되어 있어, ‘복사검출코드의 이미지’는 ‘복사검출코드’에 포함되어 있다가 원본을 복사할 경우 시각적으로 확인될 수 있는 이미지 형태로 현출되는 것으로서, ‘복사검출코드’와 별개의 구성이 아니라 실질적으로 하나의 구성이라는 취지가 나타나 있고, 이러한 특허청구범위 기재와 명세서의 전체적인 기재내용에 비추어 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 정정사항은 정정 전의 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하고, 그로 인해서 새로운 목적이나 작용효과가 발생하지는 않는다고 보이므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 정정이라고 할 것이다.

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대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후1305 판결 [보정각하결정(특)]

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특허법 제47조 제4항 제1호에는 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 규정하고 있는데, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 특허청구범위의 보정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재 및 도시되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니하는바, 원고는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2008. 7. 1.자 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제6항에 대한 원심 판시의 보정사항은 커튼의 날개 기울기를 조절할 수 있는 구성을 부가한 것으로서, 보정 전 특허청구범위 제6항은 블라인드 세퍼레이츠 커튼에 관한 발명으로 날개의 기울기 조절 수단이 내재되어 있고, 보정 전 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 ‘봉리벳대, 봉기둥 및 누운바퀴 등을 통하여 커튼의 날개와 그와 연결된 날개줄이 좌우로 이동됨으로써 날개의 기울기를 조절할 수 있는 구성’이 자세히 기재 및 도시되어 있음을 알 수 있어, 특허청구범위 제6항에 대한 위 보정사항은 보정 전 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 보정 전의 명세서 등에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없고, 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적이나 효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있는 등의 사정을 찾아볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다고 할 것이다.

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특허법원 2011. 6. 30. 선고 2010허8412 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2 제1항, 제47조 제3항은 특허무효심판절차에서의 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 한편 특허법 제136조 제3항은 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적인바, 정정사항 1은 정정 전 제1항 발명의 ‘백라이트 유닛에 입사시켜’라는 기재를 정정 후 제1항 발명의 ‘백라이트 유닛 표면의 입사영역을 통해 입사시켜’라는 기재로 변경함으로써 조명부로부터 방출된 균일한 광이 입사되는 영역을 ‘백라이트 유닛’에서 ‘백라이트 유닛 표면의 입사영역’으로 정정한 것인데, 정정 전 특허발명의 명세서에는 ‘조명부는 촬영부의 주변에 설치되어 백라이트 유닛에 균일한 광이 조사되도록 한다’고 기재되어 있고, 별지 1의 제2항 도면 6, 7에는 광원으로부터 방출된 광이 백라이트 유닛으로 입사되는 경로가 도시되어 있는바, 이러한 명세서의 기재 및 도면의 도시를 종합적으로 고려하면, 정정사항 1은 광원(조명부)으로부터 방출된 광이 백라이트 유닛으로 입사되는 경로를 정정 전 제1항 발명에서는 단지 ‘백라이트 유닛’이라고 불분명하게 기재되어 있었던 것을 정정 후 제1항 발명에서 ‘백라이트 유닛 표면의 입사영역’이라고 기재함으로써 조명부로부터 방출된 광의 입사경로를 명확하게 기재한 것이라 할 것이어서, 정정사항 1은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 경우에 해당할 뿐만 아니라, 그 실질적인 내용도 차이가 없어 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 경우에는 해당하지 아니한다 할 것이므로 적법하다고 봄이 상당하고, 정정사항 2는 정정 전 제1항 발명의 ‘백라이트 유닛 표면의 검사영역을 촬영하여’라는 기재를 정정 후 제1항 발명의 ‘백라이트 유닛 표면에서 입사영역과 상이한 지점에 설정된 검사영역을 촬영하여’라는 기재로 변경함으로써 촬영부의 촬영영역을 ‘백라이트 유닛 표면의 검사영역’에서 ‘백라이트 유닛 표면에서 입사영역과 상이한 지점에 설정된 검사영역’으로 한정한 것인데, 정정 전 특허발명의 명세서 기재에 의하면 조명부가 촬영부(카메라)의 주변에 배치되어 카메라의 촬영영역인 검사영역의 주변부에 광을 조사하여야 한다는 것을 일관되게 설명하고 있는 점을 감안하여 보면, 백라이트 유닛에서 광이 입사되는 입사영역과 촬영부(카메라)의 검사영역이 상이한 지점에 설정된다는 것을 명확하게 알 수 있고, 이러한 점은 별지 1의 제2항 도면 4에 조명부와 촬영부가 서로 다른 축상에 배치되어 있는 도시로부터도 확인할 수 있어, 정정사항 2는 정정 전 특허발명의 상세한 설명 및 도면에 그 기술적 구성이 자세히 기재되어 있었던 것을 단순히 정정 후 제1항 발명의 특허청구범위에 그대로 반영하여 촬영부의 검사영역을 한정한 것으로서 정정 전 특허발명의 명세서에 없었던 새로운 구성을 추가한 것이 아니라 정정 전 특허발명의 명세서에 이미 포함되어 있었던 것을 정정 후 제1항 발명의 특허청구범위에 기재함으로써 그 권리범위를 축소하는 이른바 내적 부가에 의한 특허청구범위의 감축에 해당한다 할 것이어서, 정정사항 2도 이로 인해 정정 전·후의 특허청구범위가 형식적으로는 달라졌다고 하더라도 그 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없어 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에는 해당하지 아니한다 할 것이어서 역시 적법하다고 봄이 상당하다.

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특허법원 2010. 9. 1. 선고 2009허6212 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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명세서 또는 도면의 보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허청구범위가 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허청구범위가 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는바, 보정 후 청구항 7은 접속선이 탄성의 브래킷을 포함하는 것을 특징으로 한정하고 있는데, 접속선이 탄성을 갖는다는 것은 보정 전의 청구항들에는 기재된 적이 없으나, 발명의 상세한 설명에서 접속선이 적어도 부분적으로 탄성인 것을 바람직한 실시예로서 예시하고 그로 인해 지속적인 전기 접촉이 문제없이 달성될 수 있다는 취지로 기재되어 있는데, 이 사건 발명은 송수신 장치용 안테나, 특히 차량용 지붕 안테나에 관한 것으로서, 고주파 범위용 수신장치인 연장부를 구비하여 3가지 주파수 범위를 커버하는 개선된 다중 범위 안테나 시스템을 제공하는 것을 목적으로 하는 점, 이 사건 발명의 상세한 설명에는 ‘전기 공급선이 도전성 후프로 구성되면, 후프는 제1방사기와의 접촉 지점을 통해 연장될 수 있고, 동시에 접촉 지점은 방사기에 대한 결합-또는 더욱이 체결 지점으로 사용된다’, ‘접속선은, 바람직하게는 적어도 도전성 또는 부분적으로 탄성이고 바람직하게는 방사 장치에 인장되어 있는 후프로 구성된다. 즉, 안테나 후프는 방사기의 조립시에 (하우징 내의) 방사기의 하부 접속지점 상으로 인장되어 장착되는 경향이 있으므로, 지속적인 전기 접촉이 문제 없이 달성될 수 있다’고 기재되어 있는 점, 이 사건 출원서에 포함된 도면 중 접속선이 기재된 도면에는 모두 접속선이 휘어진 형태로 제1 안테나 장치의 하부지점과 접속지점에서 접속되어 있는 점, 보정 전 청구항 1은 ‘… 안테나 소자 장치와, 상기 안테나 장치의 하단부측 접촉지점에 접속되는 안테나 기부에 구비된 접속선과…’라고 기재되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 원고의 출원발명은 안테나 소자장치와 접속선이 접촉지점에서 접촉되는 것을 구성의 일부로 하고 있고, 위 접촉지점에서 전기 접촉이 이루어지는 것을 당연한 전제로 하고 있다고 할 것인바, 그렇다면 접속선이 탄성을 갖는다는 한정에 의해 접속선과 제1 안테나소자 사이의 전기 접촉을 문제없이 지속적으로 유지시켜주는 것을 당초의 특허청구범위가 갖고 있지 않던 ‘새로운 목적 및 효과’라고 볼 수는 없다 할 것이므로, 보정 후 청구항 7은 실질적으로 변경되었다고 할 수 없다.

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특허법원 2010. 8. 27. 선고 2009허8096 판결 [거절결정(특)] - 확정

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심사전치 보정에서 제16항에 대한 보정사항 1 및 2는 보정 전 제4항의 기재 사항으로 제16항의 구성을 부가 한정한 것인데, 특허법 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당되는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하므로, 이 사건에서 제16항 발명의 경우 단순히 제4항 발명의 기재 사항으로 그 구성이 부가 한정되었다는 사유만으로는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 보정에 해당된다고 볼 수 없고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위를 실질적으로 대비한 결과, 만일 보정 전 제4항 발명에 보정 후 제16항 발명이 실질적으로 포함되어 있었다고 해석된다면 위 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않을 것이나, 그 반대로 보정 전 제4항 발명에 보정 후 제16항 발명이 실질적으로 포함되어 있지 않았다고 해석된다면 위 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되게 되므로, 결국 제16항 발명에 대한 보정의 적법 여부는 보정 전 제4항 발명에 보정 후 제16항 발명이 실질적으로 포함되어 있었다고 볼 수 있는지 여부에 달려 있다고 할 것인데, 심사전치 보정으로 당초의 제1항 발명이 삭제되고, 이에 따라 삭제되는 제1항 발명의 내용이 그 종속청구항인 제4항 발명의 내용에 포함되어 기재형식이 정정되었으므로, 위 보정 전의 제4항 발명의 내용은 결국 위 보정 후의 제4항 발명의 내용과 같은 것인바, 제4항 발명은 ‘뒷꿈치 지지부, 엄지발가락 지지부 및 새끼발가락 지지부를 포함하는 발바닥 지지부를 가지고 있으며’(이 부분은 심사전치 보정의 제16항 발명에 대한 보정사항 1과 같은 내용이다), 발의 종골 융기부 부근의 신경을 눌러서 자극하기 위한 돌기부를 포함하는 신는 물품에 있어서, 상기 ‘돌기부는 뒤꿈치 지지부의 이면측에 배치되고, 위에서 보아서 다각형 형상을 지니고, 상기 다각형 형상의 중심 및 대응하는 지점을 각각 포함하는 선들 중 하나는 상기 뒤꿈치 지지부의 중심과 상기 엄지발가락 지지부의 중심을 포함하는 선과, 상기 뒤꿈치 지지부의 중심과 상기 새끼발가락 지지부의 중심을 포함하는 선 사이에 위치하는 것’(이 부분은 심사전치 보정의 제16항 발명에 대한 보정사항 2와 같은 내용이다)을 특징으로 하는 신는 물품인데, 심사전치 보정 전 제4항 발명에 관한 명세서 전체적인 기재에 비추어 보면, 위 보정 전 제4항 발명의 대상 물품인 ‘신는 물품’은 제16항 발명의 대상 물품인 ‘깔창’을 포함하는 구두 등의 신발류를 포함하는 것일 뿐만 아니라, 제4항 발명의 ‘신는 물품’을 부가 한정하는 구성요소인 ‘돌기부의 형상(제16항 발명의 보정사항 1에 해당한다) 및 위치(제16항 발명의 보정사항 2에 해당한다)’는 ‘깔창’을 포함하는 구두 등의 신발류에서는 결국 ‘깔창’에 적용됨으로써 구현되는 것이므로, ‘신는 물품’에 관한 보정 전 제4항 발명은 동일한 ‘돌기부의 형상 및 위치’로 부가 한정된 ‘깔창’에 관한 발명인 보정 후 제16항 발명을 실질적으로 포함하고 있는 것이라고 봄이 상당하고, 따라서 심사전치 보정에 의하여 제16항 발명은 그 기술적 구성이 부가 한정되어 특허청구범위가 감축된 것이고, 위와 같이 부가 한정된 기술적 구성은 보정 전의 다른 청구항인 제4항 발명에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 제16항 발명에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 것이며, 이미 보정 후의 제16항 발명의 내용을 실질적으로 포함하고 있던 보정 전의 제4항 발명에 대한 심사가 이루어진 상태이어서, 위 보정으로 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 문제가 있다고 볼 수도 없어, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니므로 특허법 제47조 제4항 제1호가 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 할 것이다.

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특허법원 2010. 6. 17. 선고 2009허7086 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제77조 제3항, 제136조 제3항은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있고, 여기서 ‘특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 이 사건 정정 후 제4항 발명은 이 사건 정정으로 이 사건 정정 전 제4항 발명에 구성요소 ②, ③이 부가되어 형식적으로는 특허청구범위가 변경되었다고 할 수 있는데, 구성요소 ① 내지 ④로 구성된 이 사건 정정 후 제4항 발명은 실질적으로는 구성요소 ① 내지 ③으로 구성된 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ④가 부가된 것이어서, 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ④가 부가됨으로써 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있는지 여부를 살펴보면, 이 사건 정정 후 제4항 발명은 이 사건 정정 전 제3항 발명과 마찬가지로 인조대리석에 관한 발명으로서, 이 사건 정정 전 제3항 발명의 ‘표면처리’를 구성요소 ④의 ‘코팅 또는 증착인 것’으로 한정한 것이므로 이 사건 정정 전 제3항 발명의 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하는데, 구성요소 ④의 ‘코팅 또는 증착’에 의한 표면처리 방법은 이 사건 정정 전 특허발명의 상세한 설명에 ‘표면처리는 코팅, 증착 등에서 선택될 수 있으며, 표면처리방법은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에 의해 용이하게 실시될 수 있다’고 기재되어 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 정정 전 제4항 발명에도 기재되어 있었던 것이고, 그렇다면 구성요소 ④는 이 사건 정정 전 특허발명의 상세한 설명 및 이 사건 정정 전 제4항 발명에 그 기술적 구성이 기재되어 있었던 것을 이 사건 정정 전 제3항 발명에 단순히 부가한 것에 불과하므로, 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ④가 부가되었다고 하여 이 사건 정정 전 제3항 발명의 ‘투명 마블칩을 입체적으로 표현하여 보석이 박힌 듯한 느낌을 연출한 인조대리석’을 제공한다는 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고, 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 줄 염려도 없다고 할 것이어서, 이 사건 정정 후 제4항 발명은 이 사건 정정으로 이 사건 정정 전 제3항 발명에 비하여 그 특허청구범위가 형식적으로는 변경되었다고 하더라도 그 실질적인 내용은 변경된 것이 없다고 할 것이다.

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대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결 [등록무효(특)]

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특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 원고는 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에 대하여 정정청구를 하였고, 이 사건 제1항 발명에 대한 원심 판시 제2 정정사항은 외부물림부재의 작동방향을 명확하게 하고 중간기어에 관한 구성을 부가한 것으로서, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 ‘뚜껑이 개폐될 때 외부물림부재가 외부 쪽으로 벌어지거나 안으로 오므라들고, 제1 수평기어 및 제2 수평기어가 서로 왕복운동을 할 수 있도록 그 사이에 중간기어가 맞물려 설치되어 있는 구성’이 자세히 기재 및 도시되어 있으므로, 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어, 위 제2 정정사항은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다.

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특허법원 2010. 4. 16. 선고 2009허5196 판결 [거절결정(특)] - 확정

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특허법 제47조 제4항 제1호에 의하면, 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당한바, 이 사건 보정 중 이 사건 제1항 발명에 이 사건 제5항 발명의 구성요소 즉, ‘대출로 제공한 대출 사이버 머니에 대하여 이자를 산정하고, 상품 대금에서 상기 대출 사이버 머니를 차감한 예정 결제액으로부터 발생할 적립 예정 사이버 머니를 산정하고, 이자 및 적립 예정 사이버 머니를 이용하여 상기 예정 결제액에 추가로 사용자가 결제해야 할 추가 금액을 산정하고, (대출 사이버 머니와 이자)를 포함하는 변제 사이버 머니 및 (예정 결제액과 추가 금액)이 합산된 실제 결제 금액을 사용자에게 안내하고 저장하는 구성(이 사건 보정사항)’을 부가하여 이 사건 보정발명으로 하고, 이 사건 제5항 발명을 삭제한 것은 실질적으로는 이 사건 제1항 발명을 삭제하고, 이 사건 제5항 발명을 이 사건 보정발명으로 고친 것과 같고, 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제3, 4, 6항 발명은 형식적으로는 청구항의 기재에 변동이 없으나 실질적으로 이 사건 보정발명(실질적으로 이 사건 제5항 발명)의 종속항이 됨으로써 이 사건 보정사항이 부가되는 것으로 그 청구범위가 보정되었다 할 것인데, 청구항 3, 4, 6항의 보정은 이 사건 제3, 4, 6항 발명에 이 사건 보정사항을 부가한 것으로 청구범위를 감축한 경우에 해당하는바, 이 사건 보정사항의 부가로 인하여 특허청구범위의 실질적 변경이 있었는지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 보정사항의 기술 내용이 그대로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 도 4에도 이 사건 보정사항의 기술구성이 도시되어 있으므로, 이 사건 보정사항은 보정 전의 명세서에 그 기술구성이 기재되어 있던 것으로서 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 보정으로 삭제되는 이 사건 제5항 발명에 존재하고 있던 기술구성을 그 청구항만을 달리하여 이 사건 보정발명에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 아니하여 결국 보정 후 청구항 3, 4, 6항 또한 이 사건 보정사항이 부가되어 청구범위가 감축된 것에 지나지 아니하므로, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 동일하다할 것이어서 이 사건 보정사항의 부가로 인하여 보정 전후의 특허청구범위의 효력범위가 변경된 것은 아니라 할 것이어서, 청구항 3, 4, 6항의 보정은 발명의 상세한 설명 및 보정 전의 특허청구범위에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없어 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하지 아니한다고 할 것이다.

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대법원 2010. 4. 15. 선고 2008후5007 판결 [거절결정(특)]

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특허법 제47조 제4항 제1호는 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 정하고 있고, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이며, 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도, 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당한바, 원고는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2006. 6. 1.자 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제1항에 대한 원심 판시의 보정사항 3은 구체적인 서열번호를 가지는 조직성장인자 유래 펩타이드의 구성에 ‘펩타이드의 N-말단에 두 개의 글리신 잔기와 시스테인을 부가하는 구성’을 추가한 것이고, 이는 비록 형식적으로는 그 특허청구범위가 보정 전후에 달라진 것이기는 하나, 위 보정사항 3은 보정 전 특허청구범위 제4항에 이미 기재되어 있던 구성임과 동시에 발명의 상세한 설명에도 그 구성을 통하여 해결하고자 하는 과제, 기술구성 및 작용효과가 자세히 기재되어 있던 것이어서 보정 전의 명세서에 공개되어 있지 아니한 신규의 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 보정 전 특허청구범위 제4항을 삭제하면서 거기에 존재하고 있던 구성을 보정 후의 특허청구범위 제1항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 아니하고, 달리 위 보정으로 인하여 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 추가적인 심사부담을 초래하는 등의 사정을 찾아볼 수 없어, 보정 후 특허청구범위 제1항은 보정 전 특허청구범위 제1항, 제4항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

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특허법원 2010. 1. 21. 선고 2009허3640 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제136조에 의하면, 특허권자는 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있고, 이 경우 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는바, 이는 일단 특허권이 설정 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나, 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 잘못된 기재를 정정하고 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구의 범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이고, 또한 특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적인바, 이 사건 정정청구는 이 사건 정정청구 전 제1항 발명의 ‘플랜지로크너트를 고정하는 로크볼트’를 이 사건 정정청구 후 제1항 발명의 ‘플랜지로크너트를 관통하여 휠어댑터에 체결되며, 휠어댑터에 플랜지로크너트를 고정하는 로크볼트’로 정정하는 것을 그 내용으로 하는데, 이러한 이 사건 정정청구로 인하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부를 살펴보면, 이 사건 정정청구 전 제1항 발명은 ‘플랜지로크너트를 고정하는 로크볼트’라고만 기재하여 로크볼트로 플랜지로크너트를 어디에 고정시킨다는 것인지 그 대상을 구체적으로 명시하고 있지 아니하여 그 기재만으로는 로크볼트와 플랜지로크너트 등의 결합관계를 명확하게 알 수 없었는데, 이 사건 정정청구 전 특허발명의 명세서 중 ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’란에는 ‘플랜지로크너트의 풀림방지를 위한 로크볼트의 체결위치가 외측에 위치하여 조립순서가 한 방향으로 이루어진다’고 기재되어 있어, 로크볼트의 체결위치가 조립순서의 방향, 즉 휠구동축의 축방향에 위치한다는 것을 알 수 있고, ‘발명의 구성 및 작용’란에는 ‘휠어댑터의 일측에는 다수의 볼트체결을 위한 볼트체결공이 관통 형성된다’, ‘휠어댑터의 볼트체결공과 맞닿는 플랜지로크너트에도 다수의 볼트체결을 위한 볼트체결공이 관통 형성된다’고 기재되어 있어, 휠어댑터의 일측과 플랜지로크너트에 볼트체결공을 각 형성시키고 있음을 명확히 알 수 있으며, 더욱이 ‘플랜지로크너트는 휠어댑터의 단차부에 안착되어 로크볼트가 체결된다’, ‘휠구동축에 휠어댑터와 플랜지로크너트의 체결구성이 이루어지면, 로크볼트가 플랜지로크너트를 관통하여 나사산이 형성된 휠어댑터로 체결된다’고 기재되어 있어, 휠어댑터와 휠어댑터의 단차부에 안착되는 플랜지로크너트가 로크볼트에 의해 체결된다는 것을 일관되게 설명하고 있는 점 등을 감안하여 보면, 이 사건 정정청구 전 제1항 발명의 로크볼트가 플랜지로크너트를 휠어댑터에 체결한다는 것을 명확하게 알 수 있고, 그 체결방향도 이 사건 정정청구 전 특허발명의 도면 4에 도시된 바와 같이 휠구동축의 축방향임을 알 수 있어, 이와 같이 이 사건 정정청구는 이 사건 정정청구 전 특허발명의 상세한 설명에 없었던 새로운 기술적 사항을 특허청구범위에 추가한 것이 아니라, 이미 이 사건 정정청구 전 특허발명의 상세한 설명 및 도면에 그 기술구성이 자세히 기재되어 있었던 것을 단순히 특허청구범위에 그대로 반영함으로써 특허청구범위에서 로크볼트의 체결대상을 생략하여 분명하지 아니하였던 기재를 명확하게 한 것으로서, 이 사건 정정청구 전·후에 플랜지로크너트의 체결강도를 높인다는 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고, 또한 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 줄 염려도 없다고 할 것이어서, 이 사건 정정청구 전·후에 특허청구범위가 형식적으로는 달라졌다고 하더라도 그 실질적인 내용은 동일하여 그 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당하지 아니한다.

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특허법원 2009. 12. 11. 선고 2009허2548 판결 [거절결정(특)] - 확정

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보정 2에 의하여 이 사건 제2, 3항 보정발명이 독립청구항 형식으로 보정된 것은, 보정 1에 의하여 청구항 1이 삭제됨에 따라 삭제되는 청구항의 내용을 그 종속청구항에 포함시켜 기재형식을 변경한 보정으로서, 독립청구항의 삭제에 따라 분명하지 아니하게 되는 종속청구항의 기재를 명확하게 하기 위한 것이고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 것이 아니고, 보정 2에 의하여 이 사건 제2, 3항 보정발명에서는, ‘내륜지지관’을 수식하는 ‘파이프형상으로 이루어지고’라는 기재와 ‘크랭크축 외주면을 감싸고’라는 기재, 그리고 ‘양쪽 모서리가 베어링 내륜의 서로 마주보는 쪽 모서리와 밀착되는’이라는 기재가 각 삭제되어, ‘상기 1쌍의 베어링 사이에 위치하는 내륜지지관’이라는 기재만이 남게 되었는데, 우선 ‘파이프형상으로 이루어지고’라는 기재가 삭제된 부분에 관하여 보건대, ‘내륜지지관’에서 ‘관’은 몸 둘레가 둥글고 속이 비어 있는 물건을 통칭하는 용어로서 ‘파이프’로 지칭될 수도 있는 것이므로, ‘내륜지지관’이라는 명칭만으로도 그 둘레가 둥글고 속이 비어있는 파이프 형상을 가진 구성으로 해석된다고 할 것이어서, ‘파이프형상으로 이루어지고’라는 기재가 삭제된 보정은 내륜지지관의 형상에 대한 중복적인 한정사항을 삭제하여 특허청구범위를 간결하고 명확하게 하는 경우에 해당되고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 것이 아니며, 다음으로 ‘크랭크축 외주면을 감싸고’라는 기재가 삭제된 부분에 관하여 보건대, 위에서 본 바와 같이 이 사건 제2, 3항 보정발명의 전반부에는 ‘자전거의 프레임에 형성되는 결합구멍을 관통하여 크랭크축이 설치되고, 결합구멍의 양쪽 끝부분에는 크랭크축이 중심축선상을 각각 관통하여 제1하우징 및 제2하우징이 설치되며, 제1하우징 및 제2하우징과 크랭크축 사이에 각각 1쌍의 베어링이 설치된다는 구성’이 기재되어 있고, 후반부에는 ‘내륜지지관이 1쌍의 베어링 사이에 설치되고, 내륜지지관의 양쪽 모서리가 각각 베어링의 내륜의 대응되는 모서리와 밀착되도록 설치된다는 구성’이 기재되어 있는바, 위 기재에 비추어 보면, 이 사건 제2, 3항 보정발명의 내륜지지관은 ‘결합구멍과 이를 관통하는 크랭크축의 외주면 사이에 설치되고, 크랭크축의 외주면에 끼워져 있는 베어링의 내륜과 밀착되게 설치되어 그 내륜을 지지하는 것’이라는 점을 알 수 있고, 이러한 내륜지지관의 설치구조상 내륜지지관은 ‘크랭크축의 외주면을 감싸는 형태’로 설치되는 구성이라고 해석되므로, ‘크랭크축 외주면을 감싸고’라는 기재가 삭제된 보정 역시 내륜지지관의 형상에 대한 중복적인 한정사항을 삭제하여 특허청구범위를 간결하고 명확하게 하는 경우에 해당되고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 것이 아니고, 나아가 ‘양쪽 모서리가 베어링 내륜의 서로 마주보는 쪽 모서리와 밀착되는’이라는 기재가 삭제된 부분에 관하여 보건대, 위에서 본 바와 같이 이 사건 제2, 3항 보정발명의 후반부에는 ‘내륜지지관이 1쌍의 베어링 사이에 설치되고, 내륜지지관의 양쪽 모서리가 각각 베어링의 내륜의 대응되는 모서리와 밀착되도록 설치된다는 구성’이 기재되어 있어, 이러한 기재만으로도 내륜지지관의 양쪽 모서리가 베어링 내륜의 서로 마주보는 쪽 모서리와 밀착되는 구성이라고 해석되므로, ‘양쪽 모서리가 베어링 내륜의 서로 마주보는 쪽 모서리와 밀착되는’이라는 기재가 삭제된 보정도 내륜지지관의 형상에 대한 중복적인 한정사항을 삭제하여 특허청구범위를 간결하고 명확하게 하는 경우에 해당되고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 것이 아니며, 보정 4는 이 사건 제1항 출원발명만을 인용하고 있던 이 사건 제5, 6, 7항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 인용하도록 보정함으로써, 보정 전에 비해 인용하는 청구항의 수가 증가되도록 한 것인데, 특허법 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당되는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이므로, 이 사건 제5, 6, 7항 보정발명의 경우 단순히 인용하는 청구항의 수가 증가되도록 하였다는 사유만으로는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 보정에 해당된다고 볼 수 없고, 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 이 사건 제1항 출원발명과 이 사건 제2, 3항 보정발명을 실질적으로 대비한 결과, 만일 이 사건 제1항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명이라고 해석된다면 보정 4는 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않을 것이나, 그 반대로 이 사건 제1항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하지 않는 발명이라고 해석된다면 보정 4는 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되게 되므로, 결국, 보정 4의 적법 여부는 이 사건 제1항 출원발명이 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명인지 여부에 달려 있다고 할 것인바, 우선, 위에서 본 바와 같이 이 사건 제2, 3항 보정발명은, 이 사건 제1항 출원발명의 종속청구항 형식으로 기재되어 있던 이 사건 제2, 3항 출원발명이 각각 독립청구항 형식으로 그 청구항 기재 형식만 변경된 것일 뿐 그 내용에는 실질적으로 변경이 없었으므로, 이 사건 제2, 3항 출원발명과 동일한 것이고, 또한, 위에서 본 이 사건 출원발명의 특허청구범위 기재상, 이 사건 제2항 출원발명은 이 사건 제1항 출원발명의 내륜지지관을 암나사관과 수나사관이 결합된 것으로, 이 사건 제3항 출원발명은 이 사건 제1항 출원발명의 내륜지지관을 제1, 2내륜지지관 사이에 간격조절링이 설치된 것으로, 각각 그 내륜지지지관의 형상이나 구조를 구체적으로 한정한 것인데, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는, 이 사건 출원발명의 목적에 관하여 ‘자전거의 프레임에 크랭크축을 회전가능하게 지지하기 위한 구조는 베어링의 내륜과 외륜을 정위치에 정착시키기 어려우므로 베어링의 내륜과 외륜의 위치가 서로 어긋나는 경우 볼과의 마찰력이 커지게 된다. … 본 발명은 상기와 같은 점에 조감하여 이루어진 것으로서, 크랭크축과 별도로 제조되어 베어링의 내륜을 정위치로 유지시키는 내륜지지관을 1쌍의 베어링 내륜 사이에 설치하므로 부품교체시 비용절감이 가능하고 마찰감소성능의 저하를 방지하는 자전거 크랭크축 지지구조를 제공하는 데, 그 목적이 있다. 그리고 본 발명의 다른 목적은 내륜지지관의 길이조절이 가능하므로 베어링 사이의 거리에 상관없이 다양한 제품에 적용이 가능하므로 호환성이 향상되는 자전거 크랭크축 지지구조를 제공하기 위한 것이다’라고 기재되어 있고, 이 사건 출원발명의 구성에 관하여 ‘상기 내륜지지관은 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 한쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되고 다른 쪽 끝부분에는 수나사가 형성되는 수나사관과, 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 다른 쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되고 다른 쪽 끝부분에는 상기 수나사관의 수나사와 결합되는 암나사가 형성되는 암나사관을 포함하여 이루어지는 것도 가능하다. 그리고 상기 내륜지지관은 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 한쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되는 제1내륜지지관과, 상기 제1내륜지지관과 소정의 간격을 두고 설치되고 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 다른 쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되는 제2내륜지지관과, 링형상으로 이루어지고 상기 제1내륜지지관 및 제2내륜지지관 사이에 밀착되어 설치되는 하나 이상의 간격조절링을 포함하여 이루어지는 것도 가능하다’, ‘본 발명에 따른 자전거 크랭크축 지지구조의 다른 실시예에 있어서 상기 내륜지지관은 도 6 및 도 7에 나타낸 바와 같이, 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 한쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되고 다른 쪽 끝부분에는 수나사가 형성되는 수나사관과, 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 다른 쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되고 다른 쪽 끝부분에는 상기 수나사관의 수나사와 결합되는 암나사가 형성되는 암나사관을 포함하여 이루어지는 것도 가능하다. 상기 수나사관과 암나사관은 위치를 서로 바꾸어 설치하는 것도 가능하다’, ‘그리고 본 발명에 따른 자전거 크랭크축 지지구조의 또 다른 실시예에 있어서 내륜지지관은 도 8 및 도 9에 나타낸 바와 같이, 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 한쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되는 제1내륜지지관과, 상기 제1내륜지지관과 소정의 간격을 두고 설치되고 한쪽 모서리가 상기 결합구멍의 다른 쪽 끝부분에 위치하는 베어링의 내륜 한쪽 모서리와 밀착되어 설치되는 제2내륜지지관과, 링형상으로 이루어지고 상기 제1내륜지지관 및 제2내륜지지관 사이에 밀착되어 설치되는 하나 이상의 간격조절링을 포함하여 이루어진다. 상기에서 제1내륜지지관과 제2내륜지지관은 위치를 서로 바꾸어 설치하는 것도 가능하다. 상기 간격조절링은 상기 제1내륜지지관과 제2내륜지지관 사이의 거리에 따라 다양한 개수를 설정하여 설치한다’, ‘상기에서 간격조절링은 경우에 따라 설치를 하지 않는 것도 가능하다. … 상기에서는 본 발명에 따른 자전거 크랭크축 지지구조의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명, 첨부한 도면의 범위 내에서 여러가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고, 이 또한 본 발명의 범위 내에 속한다’고 기재되어 있어, 위와 같은 이 사건 출원발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보면, 이 사건 제2, 3항 출원발명의 형상이나 구조를 갖는 내륜지지관은 모두 내륜지지관의 일 실시예로 기재되어 있고, 이 사건 제2, 3항 출원발명의 형상이나 구조와는 다른 새로운 실시예(내륜지지관을 제1, 2내륜지지관으로 구성하되 그 사이에 간격조절링이 설치되지 않은 것)도 기재되어 있어, 결국 이 사건 제2, 3항 출원발명은 모두 이 사건 제1항 출원발명의 내륜지지관이 포괄적으로 내포하고 있었던 기술적 사상의 일부를 하위 개념으로 한정한 것이라고 봄이 상당하고, 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 이 사건 제2, 3항 출원발명과 실질적으로 동일한 이 사건 제2, 3항 보정발명을 포함하는 발명이라고 할 것이므로, 보정 4에 의하여 이 사건 제5, 6, 7항 보정발명은 이 사건 제5, 6, 7항 출원발명보다 그 인용되는 청구항의 수는 증가하였으나 그 실질적인 기술적 범위는 오히려 축소된 것이어서, 보정 4는 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 보정에 해당되지 않는다.

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특허법원 2009. 10. 9. 선고 2009허1255 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 다른 청구항의 특허청구범위에 기재되어 있던 일부 구성요소를 직렬적으로 부가하는 경우로서 정정청구 후의 특허청구범위의 모든 구성요소를 구비한 기술내용이 정정청구 전의 명세서의 상세한 설명에 기재되어 있다고 볼 수 있다면, 이러한 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지 않는다 할 것인바, 청구항 제1항 부분 정정은, 정정 전 청구항 제1항에, 정정 전 청구항 제2항 및 제3항의 특징 구성인 ‘상기 유입관은 통수면적을 점차로 감소시켜 상기 선회류형 스크린의 접선방향으로 우수를 유입되게 구성하고’ 부분과, ‘개방형 돌기의 개구부는 유입관으로부터 유입되는 우수와 반대방향으로 개방시키며’ 부분을 추가함으로써, 유입관과 개방형 돌기의 개구부 구성을 구체화한 것으로서 청구범위 감축에 해당하고, 이러한 감축으로 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부에 대하여 보건대, 청구항 제1항 부분 정정은, 정정 전 청구항 제2, 3항에 존재하고 있던 기술구성을 그 청구항만 달리하여 정정 후의 청구항 제1항에 부가 감축한 것에 지나지 아니하므로, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 특허청구범위가 정정 전후에 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 동일하다 할 것이어서, 청구항 제1항 부분의 정정으로 인하여 정정 전후의 특허청구범위의 효력범위가 확장되거나 변경된 것은 아니라고 할 것이다.

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특허법원 2009. 9. 25. 선고 2009허4407,4414 판결 [등록무효(특)] - 상고이유서부제출기각

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이 사건 제2 정정은 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 외피신호 검출회로의 2가지 실시예인 도 9, 11과 관련된 기재 부분에서 비교기가 외피신호 검출회로에 포함되는 것으로 되어 있던 것을 외피신호 검출회로와는 별개 구성인 히스테리시스 비교기에 대한 예로 정정하는 것인데, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 ‘도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 외피신호 검출회로를 나타내는 도면으로서, 도 1에 도시된 적외선 리모콘 수신기의 외피신호 검출회로에 해당한다. 도 9의 외피신호 검출회로는 고역통과 증폭기, 외피신호 추출부 및 비교기를 구비한다’, ‘도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 외피신호 검출회로로서, 고역통과 증폭기, 제1 외피신호 추출부, 제2 외피신호 추출부 및 비교기를 구비한다’고 각 기재되어 있어, 비교기가 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재되어 있는 사실은 인정할 수 있으나, 한편, 그 발명의 상세한 설명 중 앞부분에서는 ‘본 발명의 제1 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부, 및 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 외피신호 추출부를 구비하고’, ‘본 발명의 제2 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부, 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 제1 외피신호 추출부, 및 상기 제1 외피신호 추출부의 출력을 수신하여 제2 외피신호를 발생시키는 제2 외피신호 추출부를 구비하고’라고 각 기재되어 있어, 비교기가 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재되어 있지 않은 사실, 도 9, 11에 도시된 비교기 내부에 히스테리시스를 의미하는 것으로 보이는 부호가 그려져 있고, 도 1의 히스테리시스 비교기에서 나오는 출력신호와 도 9, 11의 비교기에서 나오는 출력신호가 디지털 펄스신호로 같게 표시되어 있는 사실, 이 사건 특허발명에서 외피신호 검출회로로부터 나오는 신호는 히스테리시스 비교기뿐만 아니라 자동이득 조절회로에도 입력되고, 이 사건 특허발명의 자동이득 조절회로는 외피신호 검출회로의 출력을 수신한 다음 원래의 신호와 노이즈 신호를 구분하여 가변이득 증폭회로에 전달함으로써 가변이득 증폭회로가 원래의 신호와 노이즈 신호의 이득을 달리하여 증폭하게 하고 있어, 만약 비교기가 외피신호 검출회로에 포함된다면 자동이득 조절회로에 그 특성상 ‘HIGH’ 또는 ‘LOW’의 신호값밖에 없는 외피신호 검출회로의 출력신호인 디지털 펄스신호가 입력되어서, 원래의 신호와 노이즈 신호의 구분이 불가능하게 되어 자동이득 조절회로가 정상적으로 작동될 수 없는 사실을 인정할 수 있는바, 이러한 이 사건 특허발명 명세서의 전체적인 기재와 도면의 도시 등에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재한 부분은 히스테리시스 비교기의 오기이고, 이러한 오기를 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있다고 봄이 상당하므로, 이 부분을 비교기가 외피신호 검출회로의 한 부분이 아닌 히스테리시스 비교기에 대한 예인 것으로 정정한다고 하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 볼 수 없다.

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대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결 [거절결정(특)]

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특허법 제47조 제4항 제1호에 의하면, 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이고, 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당한바, 원고는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2005. 5. 31.자 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제1항에 대한 원심 판시의 보정사항 1 내지 4는 보정 전 특허청구범위 제6, 8, 12, 13항을 삭제하면서 그 삭제되는 청구항들에 기재되어 있던 구성을 특허청구범위 제1항에 부가한 것이어서 비록 형식적으로는 그 특허청구범위가 보정 전후에 달라진 것이기는 하나, 위 보정사항 1 내지 4는 보정 전의 다른 청구항에 이미 기재되어 있던 구성임과 동시에 발명의 상세한 설명에도 그 구성을 통하여 해결하고자 하는 과제, 구조 및 작용효과가 자세히 기재되어 있던 것이어서 보정 전의 명세서에 공개되어 있지 아니한 신규한 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 위 보정으로 삭제되는 보정 전의 다른 청구항에 존재하고 있던 구성을 보정 후의 특허청구범위 제1항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 아니하고 달리 위 보정으로 인하여 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 추가적인 심사부담을 초래하는 등의 사정을 찾아볼 수 없으므로, 보정 후 특허청구범위 제1항은 보정 전 특허청구범위 제1, 6, 8, 12, 13항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없으며, 특허청구범위 제1항의 구성을 그대로 포함하고 있는 종속항인 보정 후 특허청구범위 제7, 9, 10, 11항은 특허청구범위 제1항에 대한 위 보정으로 말미암아 각 청구항에 기재된 사항이 달라진 것에 불과하고 보정 후 특허청구범위 제1항과 마찬가지로 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것은 아니므로, 보정 후 특허청구범위 제7, 9, 10, 11항 역시 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

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특허법원 2009. 8. 21. 선고 2009허627,634,696 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단해야 하는바, 이 사건 정정은, 이 사건 제9항 정정 전 발명의 ‘상기 베이스의 상측에 배치된 캐비닛과’를 ‘상기 베이스의 상측에 배치되고 송풍유로가 형성되도록 후방 캐비닛과 전방 캐비닛으로 이루어진 캐비닛과’로(정정사항 1), 이 사건 제13항 정정 전 발명의 ‘양측에 공기 토출구가 각각 형성된 전방 캐비닛을 포함하여’를 ‘양측에 공기토출구가 각각 형성되며 상기 후방 캐비닛과의 사이에 송풍유로를 형성하는 전방 캐비닛을 포함하여’로(정정사항 2) 각 정정하는 것인데, 먼저, 정정사항 1의 ‘캐비닛’을 ‘후방 캐비닛과 전방 캐비닛으로 이루어진 캐비닛’으로 정정한 것이 적법한지 여부에 대하여 보면, 캐비닛을 후방 캐비닛과 전방 캐비닛으로 구체화한 것은 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하고, 또한, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 ‘상기 캐비닛은 상기 베이스의 후방부 상측에 배치된 후방 캐비닛과 상기 후방 캐비닛의 전방에 배치되고 양측에 공기 토출구가 각각 형성된 전방 캐비닛을 포함하여 구성된다’고 기재되어 있는바, 위 기재에 의하면, 베이스의 상측에 배치되는 캐비닛은 후방 캐비닛과 전방 캐비닛으로 구성된 것임이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있음을 알 수 있어, 결국, 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면의 범위 내에서 특허청구범위를 감축하거나 명확히 한 것이고, 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 보기 어려우므로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니라고 할 것이며, 다음으로, 정정사항 1, 2에서 후방 캐비닛과 전방 캐비닛 사이에 ‘송풍유로가 형성’되게 한 사항을 추가한 것이 적법한지 여부에 대하여 보면, 이 사건 제9, 13항 정정 전 발명에서 ‘캐비닛’의 일반적인 의미는 장식장, 귀중품이나 서류 등을 보관하기 위한 것으로, 그 내부에 공간이 형성되어 있는 상자를 의미하고, 위 ‘캐비닛’이 공기조화기 실내기에 사용되는 것이라는 점을 감안하면, 위 ‘캐비닛’은 그 내부에 공기조화기능을 수행할 수 있게 공기가 유통될 수 있는 내부 공간이 형성되어 있는 것을 의미하고, 한편, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 ‘상기 후방 캐비닛은 상기 전면 내측 패널과의 사이에 송풍유로가 형성되도록 전면 및 하면이 개방되고’, ‘상기 전방 캐비닛은 상기 후방 캐비닛과의 사이에 송풍유로가 형성되도록 배면 및 하면이 개방되고’라고 기재되어 있으므로, 정정 전 특허발명의 명세서에도 후방 캐비닛과 전방 캐비닛 사이 즉, 캐비닛 내부에 공간이 형성되어 있고, 그 내부 공간이 송풍유로로 사용된다는 것이 기재되어 있음을 알 수 있어, 이와 같은 점을 종합해 보면, 정정사항 1, 2에서 후방 캐비닛과 전방 캐비닛 사이에 ‘송풍유로가 형성’되게 한 사항을 추가한 것은 정정 전의 ‘캐비닛’이 본래 가지고 있던 기능 및 특성을 구체화하여 발명의 상세한 설명의 범위 내에서 정정 후 청구범위를 좀 더 명확하게 한 것이고, 이와 같은 정정으로 이 사건 제9, 13항 정정 전 발명이 원래 가지고 있었던 목적과 효과가 변경되는 것은 아니어서 위와 같은 정정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니라고 할 것이다.

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특허법원 2009. 7. 17. 선고 2008허10450,10467 판결 [등록무효(특)] - 확정

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원고는, 이 사건 정정은 명세서의 서로 다른 부분에 산재되어 있는 내용을 유기적으로 조합한 정정으로, 이러한 유기적 조합은 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 내용이며, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않았던 새로운 목적이나 작용효과를 갖는 것이므로, 특허청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장하나, 이 사건 제1항 정정 전 발명에 대한 정정은 수소화 대상물질이 ‘디(이소노닐)프탈레이트, 디(이소데실)프탈레이트, 또는 이들의 혼합물’이고, 활성금속은 ‘루테늄’이며, 지지체 BET 표면적은 ‘200~350㎡/g’을 사용하는 수소화 방법으로서, 이는 이 사건 출원발명의 명세서에 실시예 2, 8 내지 11 및 14로서 그대로 나타나 있는 사항이어서, 위 정정은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시예에 예시된 것들 중의 일부로 감축한 것으로 그로 인하여 새로운 목적 및 효과를 갖게 되었다고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

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특허법원 2009. 7. 2. 선고 2008허11453 판결 [거절결정(특)] - 확정

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특허청구범위를 보정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 이 사건 보정은, 이 사건 보정 전 제1 내지 3항 발명을 삭제하고, 그 내용을 종속항이던 이 사건 보정 전 제4, 5항 발명에 부가하여 이 사건 보정 후 제4, 5항 발명을 독립항으로 하고, 이 사건 보정 전 제2항 발명의 종속항이던 이 사건 보정 전 제6항 발명과 이 사건 보정 전 제1, 2항 발명의 종속항이던 이 사건 보정 전 제7항 발명 및 그 종속항인 이 사건 보정 전 제8항 발명을 이 사건 보정 후 제4, 5항 발명의 종속항으로 한 것인데, 이 사건 보정 전 제6항 발명은 지기의 본체와 뚜껑이 개시되어 있던 이 사건 보정 전 제2항 발명의 종속항으로서, 그 본체와 뚜껑의 결합구조를 한정하고 있었으나, 이 사건 보정 후 제6항 발명은 지기의 본체와 뚜껑 및 재질이 골판 합지 또는 골심 합지로 개시되어 있는 이 사건 보정 후 제4, 5항 발명의 종속항이 됨으로써 지기의 구조적 강성과 완충성이 바뀌게 되었고, 또한 이 사건 보정 전 제7항 발명은 지기의 본체가 개시된 이 사건 보정 전 제1항 발명과 앞서 본 이 사건 보정 전 제2항 발명의 형상을 한정하고 있었고, 그 종속항인 이 사건 보정 전 제8항 발명은 지기의 크기를 한정하고 있었으나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정 후 제7항 발명은 이 사건 보정 후 제4, 5항 발명의 종속항이 됨으로써 이 사건 보정 후 제6항 발명과 마찬가지로 그 내용이 바뀌게 되었고, 이 사건 보정 후 제8항 발명은 이 사건 보정 후 제7항 발명의 내용이 바뀌게 됨에 따라 실질적으로 그 내용이 바뀌게 되었으므로 살피건대, 이 사건 보정 전 제6, 7항 발명은 지기의 재질을 한정하고 있지 아니하였는바, 이는 지기의 종류에 제한을 두지 아니하여 지기가 단일층 종이로 구성되거나 여러 층의 종이인 합지로 구성되는 것을 모두 포함하고 있었던 것으로 해석함이 상당하고, 이 사건 보정 후 제6, 7항 발명이 지기의 재질을 합지로 한정한 것은 위와 같은 이 사건 보정 전 제6, 7항 발명에 새로운 구성요소를 외적으로 부가한 것이 아니라 이 사건 보정 전 제6, 7항 발명이 이미 포함하고 있던 구성을 내적으로 한정한 것에 불과할 뿐이라 할 것이므로, 이 사건 보정으로 인하여 형식적으로는 이 사건 보정 전후에 특허청구범위가 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 변경된 것이 없다 할 것이어서, 이 사건 보정 후 제6 내지 8항 발명은 그 기술적 과제 또는 목적에 있어 이 사건 보정 전 제6 내지 8항 발명과 다른 실질적 변경이 있다 할 수 없으므로 그 특허청구범위의 실질적 변경이 있는 경우에 해당하지 아니한다.

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대법원 2009. 5. 28. 선고 2009후498,528 판결 [등록무효(특)]

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단할 때는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적인바, 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서의 정정청구에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부가 문제로 되는 원심 판시 이 사건 제2정정은 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 외피신호 검출회로의 2가지 실시예인 도 9, 11과 관련된 기재 부분에서 비교기가 외피신호 검출회로에 포함되는 것으로 되어 있던 것을 외피신호 검출회로와는 별개 구성인 히스테리시스 비교기에 대한 예로 정정하는 것인데, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 ‘도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 외피신호 검출회로를 나타내는 도면으로서, 도 1에 도시된 적외선 리모콘 수신기의 외피신호 검출회로에 해당한다. 도 9의 외피신호 검출회로는 고역통과 증폭기, 외피신호 추출부, 및 비교기를 구비한다’, ‘도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 외피신호 검출회로로서, 고역통과 증폭기, 제1 외피신호 추출부, 제2 외피신호 추출부 및 비교기를 구비한다’고 각 기재하여 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재하고는 있으나, 그 발명의 상세한 설명 중 앞부분에서는 ‘본 발명의 제1 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부, 및 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 외피신호 추출부를 구비하고’, ‘본 발명의 제2 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부, 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 제1 외피신호 추출부, 및 상기 제1 외피신호 추출부의 출력을 수신하여 제2 외피신호를 발생시키는 제2 외피신호 추출부를 구비하고’라고 각 기재하여 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재하고 있지 않은 점, 도 9, 11에 도시된 비교기 내부에 히스테리시스를 의미하는 것으로 보이는 부호가 그려져 있고, 도 1의 히스테리시스 비교기에서 나오는 출력신호와 도 9, 11의 비교기에서 나오는 출력신호가 디지털 펄스신호로 같은 점, 이 사건 특허발명에서 외피신호 검출회로로부터 나오는 신호는 히스테리시스 비교기뿐만 아니라 자동이득 조절회로에도 입력되고, 이 사건 특허발명의 자동이득 조절회로는 외피신호 검출회로의 출력을 수신한 다음 원래의 신호와 노이즈 신호를 구분하여 가변이득 증폭회로에 전달함으로써 가변이득 증폭회로가 원래의 신호와 노이즈 신호의 이득을 달리하여 증폭하게 하는데, 만약 비교기가 외피신호 검출회로에 포함된다면 자동이득 조절회로에 그 특성상 ‘HIGH’ 또는 ‘LOW’의 신호값밖에 없는 외피신호 검출회로의 출력신호인 디지털 펄스신호가 입력되어서, 원래의 신호와 노이즈 신호의 구분이 불가능하게 되어 자동이득 조절회로가 정상적으로 작동될 수 없는 점 등 이 사건 특허발명 명세서의 전체적인 기재와 도면의 도시 등에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재한 부분이 히스테리시스 비교기의 오기임을 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있으므로, 이 부분을 비교기가 외피신호 검출회로의 한 부분이 아닌 히스테리시스 비교기에 대한 예인 것으로 정정한다고 하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 볼 수 없다.

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특허법원 2008. 10. 30. 선고 2008허2916 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

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특허법 제47조 제4항 제1호에 의하면, 거절결정에 대한 심판청구를 하면서 하는 특허발명의 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는바, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 특허발명의 상세한 설명에 그 기술구성이 자세히 기재되어 있고 보정 전의 다른 청구항에 그 청구항만 달리하여 존재하고 있던 기술구성일 경우에는 특허청구범위의 효력범위가 확장되거나 변경된 것이 아니어서 실질적 변경에 해당하지 않는바, 청구항 1 발명은 보호받고자 하는 대상을 ‘차폐막 또는 임플란트’에서 ‘차폐막’으로 변경하였고(보정사항 1), ‘세포부착유도 펩타이드 또는 조직성장인자 유래 펩타이드가 고정된’을 ‘서열번호 4 … 서열번호 56 또는 서열번호 57의 아미노산 서열을 가지는 조직성장인자 유래 펩타이드가 고정되어 있으며’(보정사항 2)와 ‘상기 펩타이드의 N-말단에 두개의 글리신 잔기와 시스테인이 부가되는 것’으로 변경하였고(보정사항 3), 보정 전 청구항 2 내지 4 발명은 삭제되었으며, 청구항 5 내지 8 발명은 모두 청구항 1 발명을 인용하고 있어서 청구항 1 발명이 위와 같이 보정됨으로써 보정 후 청구항 5 내지 8 발명도 보정사항 1 내지 3에 의하여 보정되었고, 보호받고자 하는 대상도 모두 보정사항 1과 같이 ‘차폐막 또는 임플란트’에서 ‘차폐막’으로 변경하였으며, 특히 청구항 5 발명에서는 위와 같이 ‘임플란트’를 삭제하면서 이와 관련된 구성인 ‘상기 임플란트가 티타늄 임플란트인 것’(보정사항 4)을 삭제하였는데, 보정사항 1은 보호받고자 하는 대상을 선택적 구성이던 ‘차폐막 또는 임플란트’에서 ‘임플란트’를 삭제하여 ‘차폐막’ 하나로 특정한 것이고, 보정사항 4는 ‘임플란트’를 삭제하면서 이와 관련된 구성을 삭제한 것으로서, 이는 원래의 구성을 구체적으로 한정하면서 그 권리범위를 축소한 것에 불과하여 실질적 변경에 해당하지 않고, 보정사항 2는 선택적 구성이던 ‘세포부착유도 펩타이드 또는 조직성장인자 유래 펩타이드’에서 ‘세포부착유도 펩타이드’를 삭제하여 ‘조직성장인자 유래 펩타이드’ 하나로 특정하면서 조직성장인자 유래 펩타이드를 ‘서열번호 4 … 서열번호 56 또는 서열번호 57의 아미노산 서열을 가지는 조직성장인자 유래 펩타이드’로 더욱 구체화한 것으로서, 이는 원래의 구성을 구체적으로 한정하면서 상위개념의 ‘조직성장인자 유래 펩타이드’에서 하위개념의 구체적인 서열번호를 갖는 조직성장인자 유래 펩타이드로 한정하여 그 권리범위를 축소한 것이므로 실질적 변경에 해당하지 않으며, 보정사항 3은 구체적인 서열번호를 갖는 조직성장인자 유래 펩타이드의 구성에 ‘펩타이드의 N-말단에 두 개의 글리신 잔기와 시스테인을 부가하는 구성’을 추가하는 것으로 변경한 것인데, 이는 위 보정으로 삭제되는 보정 전 청구항 4 발명에 있던 구성을 그대로 보정 후 청구항 1 발명에 부가한 것으로, 이로 인해 보정 후 청구항 1 발명은 보정 전 청구항 4 발명과 이 부분에 관한 한 실질적으로 같고, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에도, ‘조직성장인자 유래 펩타이드는 조직성장인자의 활성영역으로부터 유래된 것을 동정하여 화학적으로 합성한 것을 사용한다’, ‘상기 펩타이드는 N-말단에 두 개의 글리신 잔기와 시스테인을 부가하여 펩타이드의 구조를 안정화하고 화학적으로 차폐막의 고정에 용이하도록 한다’고 기재하고 있을 뿐만 아니라, N-말단에 시스테인을 지닌 서열번호 58~60의 아미노산 서열을 가지는 펩타이드로 실시 및 실험하여 세포가 안정되게 부착되면서 부착정도가 현저히 증가됨을 확인하고 있으므로, 보정사항 3의 기술구성인 ‘펩타이드의 N-말단에 두 개의 글리신 잔기와 시스테인을 부가하는 구성’은 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 그 구성과 목적 및 효과가 이미 자세히 기재되어 있어, 보정 전 청구항 1 발명에 보정사항 3을 추가하여 변경함으로써 보정 전 청구항 1 발명과 대비하여 형식적으로는 변경된 것으로 보이지만, 위 보정으로 삭제되는 보정 전 청구항 4 발명에 있던 구성을 그대로 부가하여 그 청구항만을 달리한 것에 불과할 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 그 기술구성과 목적 및 효과가 자세히 기재된 구성으로서 보정 전의 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 추가한 것이 아니므로 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되었다고 할 수 없고, 보정 후 청구항 5 발명은 청구항 1 발명을 인용함으로써 보정사항 3이 추가되어 보정 전 청구항 5 발명과 대비하여 형식적으로는 변경된 것으로 보이나, 보정사항 3은 위 보정으로 삭제되는 보정 전 청구항 4 발명에 있던 구성을 그대로 부가한 것이고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 보정사항 3 자체의 기술구성과 목적 및 효과가 기재되어 있어 그것이 보정 전의 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 추가한 것도 아님은 앞서 본 바와 같고, 보정 전 청구항 5 발명에 보정사항 3이 추가되었지만, 보정 전 청구항 5 발명의 특징적 구성인 ‘펩타이드가 표면에 1종 또는 그 이상의 혼합 펩타이드로 고정되는 것’은 보정 전 청구항 1 발명의 ‘펩타이드를 고정하는 구성’을 달리 표현한 자명한 구성에 불과하여 그 결합으로 어떤 독립적인 다른 목적이나 효과를 발생하는 것이 아니므로, 보정 전 청구항 1 발명의 종속항인 보정 전 청구항 4 발명에 이를 부가하더라도 특별히 다른 목적이나 효과를 발생시키는 것이라 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그것은 오히려 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 자세히 기재되어 있는 보정 전 청구항 4 발명의 목적과 효과인 ‘펩타이드의 구조를 안정화하고 화학적으로 차폐막의 고정에 용이하도록 하는 것’에 불과하여 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없어, 청구항 5 발명의 청구범위가 보정사항 3 부가로 인하여 실질적으로 확장되거나 변경되었다고 할 수 없고, 보정 후 청구항 6 내지 8 발명은 청구항 1 발명을 인용함으로써(다만, 청구항 6 발명은 청구항 1 발명 또는 청구항 5 발명을 인용하고 있다) 보정사항 3이 추가되어 보정 전 청구항 6 내지 8 발명과 대비하여 형식적으로는 변경된 것으로 보이나, 보정사항 3은 위 보정으로 삭제되는 보정 전 청구항 4 발명과 그에 대한 상세한 설명에 있던 구성을 그대로 부가한 것임은 앞서 본 바와 같고, 보정 전 청구항 6 내지 8 발명에 보정사항 3이 추가되었지만, 보정 전 청구항 6 내지 8 발명의 특징적 구성(청구항 6 발명의 특징적 구성은 ‘차폐막’을 더욱 한정한 구성이고, 청구항 7 발명의 특징적 구성은 ‘가교제’를 더욱 한정한 구성이며, 청구항 8 발명의 특징적 구성은 ‘펩타이드의 용량’을 수치로 한정한 구성이다)은 보정 전 청구항 1 발명의 ‘차폐막, 가교제, 펩타이드’를 더욱 구체적으로 한정한 하위개념에 불과하여 그 결합으로 어떤 독립적인 다른 목적이나 효과를 발생하는 것이 아니므로, 보정 전 청구항 1 발명의 종속항인 보정 전 청구항 4 발명에 이를 부가하더라도 특별히 다른 목적이나 효과를 발생시키는 것이라 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그것은 오히려 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 자세히 기재되어 있는 보정 전 청구항 4 발명의 목적과 효과인 ‘펩타이드의 구조를 안정화하고 화학적으로 차폐막의 고정에 용이하도록 하는 것’에 불과하여 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없어, 청구항 6 내지 8 발명의 청구범위가 보정사항 3 부가로 인하여 실질적으로 확장되거나 변경되었다고 할 수 없다.

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특허법원 2008. 9. 26. 선고 2008허1579 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제47조 제4항 제1호에 의하면, 최후거절이유 통지 후에 하는 특허발명의 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 특허청구범위의 보정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 다만 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는바, 쟁점이 되는 이 사건 보정발명의 보정 내용은 청구항 9, 10에서 인용하는 청구항을 이미 삭제된 ‘제8항’에서 그 제8항이 당초 인용하고 있던 ‘제1항’으로 고치고(보정사항 1), 청구항 12에서 인용하던 청구항을 이미 삭제된 ‘제11항’에서 그 제11항이 당초 인용하고 있던 ‘제1항’으로 고치며(보정사항 2), 가공용 팁을 포함하는 가공용 공구에 관한 물건 발명의 독립항인 청구항 15에 가공용 팁에 관한 물건 발명의 독립항인 청구항 1과 가공용 팁을 포함하는 가공용 공구의 제조방법에 관한 독립항인 청구항 21에 포함되어 있는 ‘절개홈’과 ‘충진재’ 구성을 부가하여 그 특허청구범위를 감축한 것인데(보정사항 3), 먼저 보정사항 1, 2는 이미 삭제된 청구항들을 인용하고 있는 잘못된 기재를, 그 청구항들이 당초 인용하고 있던 청구항 1로 고친 것에 불과하고, 청구항 1은 이미 2007. 2. 1.자 보정을 통하여 ‘절개홈’과 ‘충진재’ 구성을 포함하고 있었으므로, 위와 같이 이 사건 보정을 통하여 청구항 1을 인용하는 것으로 바꾸더라도 새로운 구성요소가 부가되는 것이 없고, 보정사항 3은 청구항 15 자체로만 대비할 때는 그 가공용 팁에 당초에 없던 ‘절개홈’과 ‘충진재’ 구성이 새로이 부가되었다고 할 수 있을 것이나, 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것인바, 보정 전 청구항 15는 ‘샹크’와 이에 접합되는 ‘팁’을 포함하는 가공용 공구에 관한 것으로, 그 중 팁은 최초명세서에 기재된 청구항 1, 21과 동일하게 ‘팁 몸체’와 ‘치합돌기’를 포함하여 구성되고, 청구항 1은 청구항 15의 가공용 공구가 포함하고 있는 팁에 관한 발명에 불과하며, 청구항 21은 청구항 15의 가공용 공구를 제조하는 방법에 관한 발명으로 방법 발명과 물건 발명의 범주(카테고리)의 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일한 발명이라고 볼 수도 있는 등 서로 밀접한 관계에 있는데, 최초명세서의 상세한 설명과 도면에서부터 팁 몸체에 포함될 수 있는 ‘절개홈’과 ‘충진재’ 구성을 개시하고 그 기능 내지 효과를 기재하고 있는 상태에서, 앞서 본 바와 같은 밀접한 관계에 있는 청구항 1, 21이 이미 2007. 2. 1.자 보정을 통하여 팁 몸체에 ‘절개홈’과 ‘충진재’ 구성을 포함시킴으로써 위 효과와 목적을 나타내고 있었으므로, 청구항 15에 위 구성들을 부가하더라도 이 사건 보정발명이 종전의 특허청구범위에 없던 새로운 목적 및 효과를 가지게 된 것이라고 할 수는 없으며, 한편 위와 같은 사정에 비추어 보정사항 3으로 인하여 제3자의 신뢰를 해친다거나(더구나 이 사건 보정은 출원 과정에서의 보정 절차에 불과하여 등록 후의 정정과는 또 다른 측면이 있다), 새로운 선행기술을 조사해야 하는 등의 추가적인 심사부담을 발생시킬 것으로 보이지도 않는다.

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특허법원 2008. 8. 28. 선고 2007허13476 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 하고, 비록 형식적으로는 특허청구범위가 정정 전후에 달라졌다고 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용이 동일하다면 정정 전후의 특허청구범위의 효력범위가 확장되거나 변경된 것이라고 할 수 없어 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않는바, 이 사건 정정청구의 내용은 정정청구 전 청구항 4, 11, 13, 16 발명의 결합부재에 관한 구성을 ‘나사결합에 의해 연결하는 결합부재’로 변경하여 나사결합 구성을 추가하고, 정정청구 전 청구항 4 발명의 밀봉수단에 대한 구성을 ‘공기의 유입을 방지하기 위해 상기 후방 플레이트를 관통하는 결합부재와 상기 관통부를, 상기 후방 플레이트 상부에서 밀봉하는 밀봉수단’으로 변경하여 공기의 유입을 방지하기 위해 후방 플레이트 상부에서 밀봉하는 구성을 추가하면서, 정정청구 전 청구항 1, 3 발명을 삭제한 것인데, 이는 청구항을 삭제하고 삭제되는 항의 구성을 잔존 청구항에 병렬적으로 추가한 것으로 청구범위의 감축에 해당하고, 정정청구 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 정정청구로 추가된 구성인 나사결합의 구성과 공기의 유입을 방지하기 위해 후방 플레이트 상부에서 밀봉하는 구성에 관하여 자세히 기재하고 있으므로, 이 사건 정정청구는 정정청구 전의 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 비록 형식적으로는 정정청구의 대상인 청구항의 청구범위가 정정청구 전후에 달라졌다고 하더라도 실질적인 내용은 동일하여 정정청구 전후의 이 사건 특허발명의 효력범위가 확장되거나 변경된 것이라고 할 수 없어, 이 사건 정정청구는 발명의 상세한 설명 및 정정청구 전의 청구범위에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없고 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 없어 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않는다고 할 것이며, 이에 대하여 피고들은, 이 사건 정정청구는 만일 그 정정으로 인하여 후방 플레이트와 가스분배판의 이격 간격을 조절하는 작용효과가 발생하는 경우에 정정청구 전 이 사건 특허발명에서는 없던 작용효과가 발생하게 되어 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이라고 주장하나, 일정하게 유지하여야 하는 후방 플레이트와 가스분배판의 이격 간격이 달라졌을 경우에 이를 조절하는 효과는 후방 플레이트와 가스분배판의 이격 간격을 유지시키는 결합부재의 구성을 나사결합으로 채택할 경우에 예상되는 당연한 효과이고, 그와 같은 나사결합에 관한 구성은 발명의 상세한 설명 및 정정청구 전의 청구범위에 이미 기재되어 있던 기술구성인 점은 앞서 본 바와 같아서, 정정청구 전에도 예상되었거나 존재하였던 작용효과이므로, 피고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

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특허법원 2008. 7. 10. 선고 2007허7495 판결 [거절결정(특)] - 확정

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특허청구범위의 보정이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 하는바, 이 사건 보정 중 청구항 제1, 2, 4, 5항의 보정은 보정 전 청구항 제1, 2항에 보정 전 청구항 제5항의 광고비용 결정방법에 관한 구성요소인 ‘상기 검색 목록에 포함되는 상기 검색 리스팅에 대한 클릭이 발생할 때마다 소정의 단위 광고 비용 정보를 생성하되, 상기 단위 광고 비용은 상기 N개의 검색 리스팅 모두에 대해 동일하고, 상기 단위 광고 비용은 N+1번째 순위의 입찰가격 정보에 기초하여 결정되는 구성’을 부가하는 한편 청구항 제4, 5항을 삭제한 것으로 실질적으로는 청구항 1, 2, 4항을 삭제하고, 보정 전 청구항 제5항을 보정 후 청구항 제1, 2항으로 고친 것과 같고, 또한 이 사건 보정 중 청구항 제9, 10항의 보정은 검색어 광고 제공 시스템에 관한 발명인 보정 전 청구항 제9, 10항에 검색어 광고 제공 방법에 관한 발명인 보정 전 청구항 제5항의 광고비용 결정방법에 관한 구성요소인 이 사건 보정사항을 부가한 것인데, 청구항 제9, 10항의 보정은 보정 전 청구항 제9, 10항에 이 사건 보정사항을 부가한 것으로 청구범위를 감축한 경우에 해당한다고 할 것이고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 보정사항의 기술 내용이 그대로 기재되어 있어 이 사건 보정사항을 부가한 보정 후 청구항 제9, 10항이 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 새로 추가한 것이라 할 수 없을 뿐만 아니라 보정 후 청구항 제1, 2항은 실질적으로 보정 전 청구항 제5항과 같고, 보정 전 청구항 제9, 10항은 검색어 광고 제공방법에 관한 보정 전 청구항 제1, 2항을 수단으로 구성된 시스템이라는 측면에서 달리 표현한 것에 불과하므로, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 동일하다 할 것이며, 이 사건과 달리 만약에 이 사건 보정 전 청구항 제1, 2, 5항과 같은 청구항이 없이 이 사건 보정 전 청구항 제9, 10항과 같은 독립항만이 특허등록 출원되고, 여기에 명세서에 기재된 이 사건 보정사항과 같은 내용을 추가하는 보정이 이루어진 경우라면, 보정의 허부에 따라 진보성 유무에 대한 판단이 달라질 수 있고 이로 인해 특허청의 심사업무에 과도한 부담을 주거나 제3자에게 불측의 손해를 가할 위험성도 있으므로 보정에 의하여 특허청구범위가 실질적으로 변경되었다고 볼 여지가 많겠으나, 이 사건에서처럼 방법의 발명에 속하는 독립항인 보정 전 청구항 제1, 2항에 종속항인 청구항 제5항의 내용을 추가하는 보정을 하면서, 보정 전 청구항 제1, 2항의 내용을 컴퓨터프로그램에 그대로 구현한 시스템 발명항인 보정 전 청구항 제9, 10항에 동일한 내용의 보정사항을 추가하는 보정을 한 경우에는, 비록 보정의 허부에 따라 보정전후의 청구항 제9, 10항의 진보성 유무에 대한 판단에 차이가 있을 수는 있겠지만 이러한 진보성 유무의 판단차이는 보정 전 청구항 제1, 2항과 제5항을 통합정리함에 있어서도 동일한 것이고, 보정 전 청구항 제1, 2항과 제5항을 통합정리과정에서 당연히 예상할 수 있는 범위 내라 할 것이며, 그로 인해 심사업무의 부담이 증가하거나 제3자에 대한 불측의 손해를 가할 위험성이 높아지는 것도 아니어서 명세서에 기재된 범위 내에서 방법의 발명에 속하는 독립항인 보정 전 청구항 제1, 2항에 종속항인 청구항 제5항의 내용을 추가하는 보정이 실질적인 변경이 아닌 것으로 허용될 수 있다면, 보정 전 청구항 제1, 2항의 내용을 컴퓨터프로그램에 그대로 구현한 시스템 발명항인 보정 전 청구항 제9, 10항에 동일한 내용의 보정사항을 추가하는 보정 역시 허용되어야 할 것이고, 이러한 해석론이 보정전후의 청구항과 보정사항 및 명세서의 내용을 전체적·실질적으로 대비할 때 합당한 결론이라 할 것인바, 견해를 달리하여 보정 전 청구항 제9, 10항에 대하여 위 보정사항을 추가하는 보정을 실질적 변경으로 불허할 경우 출원인인 원고로서는 스스로 진보성이 없다고 자인하는 보정 전 청구항 제9, 10항을 삭제할 수밖에 없게 되는데, 이러한 해석론은 특허출원인에게만 과다한 희생을 강요할 뿐 누구에게도 득이 되지 않는 해결책으로서 합당하지 않다 할 것이므로, 보정 후 청구항 제9, 10항은 발명의 상세한 설명 및 보정 전의 특허청구범위에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없어 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 아니하며, 피고는, 청구항 제9, 10항의 보정은 방법의 발명에 속하는 기술 내용인 이 사건 보정사항을 시스템 발명(물건의 발명)에 속하는 청구항 제9, 10항에 부가함으로써 카테고리를 달리한 구성의 부가이고 이로써 그 효력범위도 확장되므로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다는 취지로 주장하나, 이러한 피고의 주장은 방법의 발명에 관한 청구항 전체를 물건의 발명에 관한 청구항으로 변경하는 경우에는 수긍할 수 있지만, 이 사건에서처럼 명세서에 기재된 내용으로서 방법에 관한 청구항을 통합정리하면서 보정된 내용의 일부를 시스템 청구항에 추가하는 경우에는 비록 추가되는 보정사항이 시스템 청구항의 보정 전 특허청구범위에 기재된 바 없었다 하더라도 전체적으로 대비할 때, 시스템 청구항에 추가된 보정내용이 방법의 발명인 청구항에 기재된 내용이라는 이유만으로 출원발명의 기술내용이 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

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특허법원 2008. 7. 3. 선고 2007허6683 판결 [거절결정(특)] - 확정

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특허청구범위의 보정이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 하는바, 원고들의 2007. 2. 5.자 보정은 이 사건 제2항 발명에 이 사건 제3항 발명의 구성요소들을 부가하여 이 사건 보정발명으로 하고, 이 사건 제3항 발명을 삭제한 것이지만 실질적으로는 이 사건 제2항 발명을 삭제하고, 이 사건 제3항 발명을 이 사건 보정발명으로 고친 것과 같고, 이 사건 제2항 발명의 종속항인 이 사건 제5항 발명과 이 사건 제5항 발명의 종속항인 이 사건 제6항 발명은 형식적으로는 청구항의 기재에 변동이 없으나 실질적으로 이 사건 보정발명(이 사건 제3항 발명)의 종속항이 됨으로써 ‘상기 이송축은 분쇄기의 하부와 열분해실 내에 설치되고, 회전모터에 의해 회전하며, 분쇄기의 하부측에는 열분해실 방향으로 분쇄된 의료폐기물을 이송시키는 스크류가 형성됨과 함께 열분해실 부분에는 스크류에 의해 뭉쳐진 의료폐기물을 잘게 파쇄시켜 열분해가 잘 이루어질 수 있도록 하는 파쇄구가 다수개 형성된 구성’이 부가되는 것으로 그 청구범위가 보정되었다 할 것인데, 위 보정사항이 부가된 보정 후 청구항 제5, 6항은 청구범위를 감축한 경우에 해당하는바, 위 보정사항의 부가로 인하여 청구범위의 실질적 변경이 있었는지 여부에 관하여 보면, 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에는 위 보정사항이 그대로 기재되어 있을 뿐만 아니라, ‘분쇄기의 하부에는 스크류가 형성된 이송축이 위치하여 이송축의 회전에 의해 스크류가 회전하며 분쇄된 의료폐기물을 소각로의 열분해실로 이동시키게 된다’, ‘열분해실에 위치하는 이송축에는 스크류가 아닌 파쇄구가 형성되어 스크류를 통과하며 뭉쳐진 의료폐기물을 잘게 부수어 열분해실에서 열분해가 용이하게 이루어질 수 있도록 한다’, ‘이송축은 회전모터로부터 회전력을 전달받아 회전하고’, ‘이송축에 형성된 파쇄구를 의료폐기물을 파쇄시키며 도면상 좌측방향으로 전진시킬 수 있도록 약간 각을 주게 되면, 열분해효율을 높일 수 있을 뿐 아니라 건류를 용융실에 원활하게 공급할 수 있는 효과도 얻을 수 있으므로 파쇄구에 약간 각을 주어 형성함이 바람직하다’고 기재되어 있고, 도 2, 4에는 위 보정사항의 기술구성이 자세히 도시되어 있는 사실, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제2항 발명의 종속항으로서 이 사건 제2항 발명에 위 보정사항과 동일한 기술내용이 부가되어 있는 사실, 이 사건 제3항 발명이 삭제된 사실에 의하면, 위 보정사항은 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 그 기술구성이 기재되어 있던 것으로서 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라 이 사건 제3항 발명에 존재하고 있던 기술구성을 그 청구항만을 달리하여 이 사건 보정발명에 부가 감축한 것에 지나지 아니하여 결국 보정 후 청구항 제5, 6항 또한 위 보정사항이 부가되어 청구범위가 감축된 것에 지나지 아니하므로, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 동일하다할 것이어서, 위 보정사항의 부가로 인하여 보정 전후의 이 사건 특허청구범위의 효력범위가 변경된 것은 아니라 할 것이므로, 보정 후 청구항 제5, 6항은 발명의 상세한 설명 및 보정 전의 특허청구범위에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없어 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 아니한다.

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특허법원 2008. 4. 24. 선고 2007허8788 판결 [취소결정(실)] - 확정

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실용신안법 제27조 제1항, 제2항, 제4항, 특허법 제77조 제3항, 제136조 제3항에 의하면, 기술평가절차에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구는 ‘실용신안등록청구범위를 감축하는 경우’, ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’, ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’ 중의 어느 하나에 해당하여야 하고, 그럴 경우에도 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정들의 취지는 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없으나 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서 실용신안등록청구범위를 감축하거나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 실용신안등록청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하거나 기재상의 불비를 해소하는 것과 고안의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이며, 실용신안등록청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 고안의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 정정사항 1 중 정정청구 전 기재 ⓐ는 종래기술의 문제점과 해결방안에 대한 부분이고, 정정청구 전 기재 ⓒ는 종래기술의 문제점을 극복함으로써 얻어지는 편리성 등에 대한 부분으로 모두 이 사건 등록고안의 과제해결의 원리 및 작용효과에 대한 것인데, 이 부분을 간략히 하여 ‘발의 건강을 위해 발가락 사이의 피부 조직이 서로 접촉하지 못하도록 격리시키고 땀의 배출을 할 수 있는 통기성 섬유로 만든 발가락 골무의 필요성으로’라고 정정함으로써, 불필요한 부분과 불명확한 부분을 정리하고 청구범위를 명확하게 한 것으로 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’ 또는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 할 것이고, 정정사항 1 중 구성으로 파악될 수 있는 정정청구 전 기재 ⓑ인 ‘도면 1B와 같은 발가락 양말의 발바닥 부분을 제거하고 발등부분과 발목의 테만 남긴 발가락 안양말’ 부분을 삭제하였으나, 이 사건 정정청구 후의 청구범위에 기재된 구성인 ‘도면 1과 같이 5개의 발가락 골무를 발등면에 붙이고 발등면을 발목테에 붙이는 구성’에 의하면, 발가락 골무를 발등면으로 연결함으로써 발바닥 부분이 없고 발등부분과 발목테만 남긴 구성이 어차피 표시되어 있고, 청구범위에서 인용하고 있는 도면 1에도 그와 같이 도시되어 있어서, 정정청구 전 기재 ⓑ를 삭제한 것은 이중으로 불필요하게 기재된 것을 삭제한 것에 불과하다고 할 것이므로, 이를 삭제하였다고 하여 정정사항 1이 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이라고 할 수 없어, 정정사항 1은 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’ 또는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하고, 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이라고 할 수 없고, 정정사항 2는 정정청구 전 청구항 1의 해당부분은 대체로 그대로 두면서 ‘도면 1C와 같이 양말 안에 착용하는’ 부분을 삭제한 점에 정정청구 후 청구항 1과 차이가 있으나, 위 삭제된 부분은 이 사건 등록고안의 용도(착용상태)에 대한 것으로 ‘물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안’에 해당되지 않아 이 사건 등록고안의 기술적 특징에 해당하는 것이 아니었으므로, 이를 삭제함으로써 고안을 명확하고 간결하게 하였다고 할 것이니, ‘분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우’에 해당한다고 할 것이고, 위 삭제된 부분은 이 사건 등록고안의 기술적 특징이 될 수 없는 부분일 뿐만 아니라, 이 사건 정정청구 후에도 청구범위에 기재된 ‘발가락 안양말’에 의하여 양말 안에 착용하는 용도(착용상태)를 간결하고 함축적으로 표현하고 있으므로, 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이라고 할 수 없어, 정정사항 2는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하고, 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이라고 할 수 없다.

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특허법원 2008. 3. 13. 선고 2007허4854 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는바, 여기서 ‘새로운 목적과 효과’라 함은, 특허청구범위 감축 후의 발명의 목적, 효과가 감축 전의 명세서에 기재되어 있지 않거나 또는 명세서, 도면에서 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 추지할 수 없는 것, 특허청구범위 감축 후의 발명의 목적, 효과가 감축 전의 발명에 내재하거나 그의 전제로서 포함되며 또는 그 목적, 효과에 부가하거나 그 연장선상에 있다고 할 수 없는 것을 뜻한다고 봄이 상당한바, 이 사건 등록발명의 정정 전 제1항 발명은 ‘하부본체, 이 하부본체에 개폐되도록 조립되는 뚜껑, 및 이 뚜껑을 관통하는 하부본체에 조립되는 핸들로 이루어지는 면포걸레 청소기에 있어서(전제부), 상기 하부본체와 뚜껑을 결합하고 슬라이딩 운동을 하도록 조립되는 결합작동부(구성 1), 지지부재에 조립되고, 뚜껑이 닫혀 있을 때 그 지지부재에 삽입된 스프링에 의하여 외부 쪽으로 탄성력을 받도록 상기 하부본체의 양쪽 가로 모서리에 면포걸레를 포집하기 위하여 설치되는 내부물림부재(구성 2), 상기 뚜껑의 개폐작용에 따라 제2수평기어의 단부에 조립된 스프링의 압축력에 의하여 외부 쪽으로 벌어지도록 왕복운동을 하는 제1 및 제2수평기어에 조립된 외부물림부재(구성 3)를 포함하는 것을 특징으로 하는 면포걸레 청소기’를 그 청구범위로 하고 있는데, 원고는 이 사건 심결에서 정정 전의 제1항 발명의 구성 1을 ‘상기 하부본체와 뚜껑을 결합하고, 상기 뚜껑이 열리면 제1 수평기어가 외부 쪽으로, 상기 뚜껑이 닫히면 제1 수평기어가 내부 쪽으로 각각 슬라이딩 운동을 하도록 조립되는 결합작동부’로 정정하는 청구(제1 정정사항) 및 구성 3을 ‘상기 뚜껑의 개폐작용에 따라 제2수평기어의 단부에 조립된 스프링의 압축력에 의하여 외부 쪽으로 벌어지거나 내부 쪽으로 움직이도록 서로 반대방향으로 왕복운동을 하며, 서로 중간기어를 통해 맞물려 있는 제1 및 제2수평기어에 조립된 외부물림부재’로 정정하는 청구(제2 정정사항)를 하였고, 제1 정정사항은 결합작동부의 슬라이딩 운동을 보다 구체화한 것인데, 이 사건 등록발명의 명세서의 상세한 설명에는 ‘뚜껑을 눌러서 닫을 때 상기 수평기어는 동시에 안으로 오므라들면서 외부물림부재도 안으로 오므라든다’고 기재되어 있고, ‘뚜껑이 열리면, 이 스프링의 압축력은 제2수평기어를 외부 쪽으로 밀게 되고, 그 결과 제1수평기어도 함께 외부 쪽으로 밀려진다’고 기재되어 있는바, 제1 정정사항은 이 사건 등록발명의 명세서의 상세한 설명에 있는 결합작동부에 있어 뚜껑의 개폐에 따른 제1수평기어의 슬라이딩 운동에 관한 사항을 특허청구범위에 새로 추가하여 그 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하며, 제2 정정사항은 뚜껑의 개폐작용에 따른 외부물림부재의 운동에 관한 사항과 제1수평기어, 제2수평기어의 왕복운동 및 이를 가능하게 하는 중간기어에 관한 사항으로 나눌 수 있는데, 우선 뚜껑의 개폐작용에 따른 외부물림부재의 운동에 관한 정정사항은, 정정 전의 구성 3에서 ‘뚜껑의 개폐작용’이라고 기재되어 있는데, 이는 뚜껑의 닫힌 상태에서 열리는 작용과 뚜껑이 열린 상태에서 닫히는 작용의 2가지 모두를 말하는 것임에도 청구범위에는 ‘제2수평기어가 외부 쪽으로 벌어지도록…’이라고만 기재되어 있어 이를 명확하게 하고자 ‘외부 쪽으로 벌어지거나 내부 쪽으로 움직이도록 서로 반대방향으로 왕복운동을 하는…’부분을 추가한 것으로, 이 사건 등록발명 명세서의 상세한 설명에는 ‘뚜껑을 눌러서 닫을 때, 상기 수평기어는 동시에 안으로 오므라들면서 외부물림부재도 안으로 오므라든다. 외부물림부재가 안으로 오므라들 때, 내부물림부재도 오므라든다. 이때 지지부재가 안쪽으로 오므라든다. (중략) 뚜껑이 열려지면, 압축된 스프링의 압축력에 의하여 외부물림재가 외부 쪽으로 벌어지고, 내부물림부재와 외부물림부재 사이에 몰려 있던 면포걸레는 해제된다’, ‘제1수평기어와 제2수평기어는 중간기어에 의하여 맞물려 있기 때문에 항상 반대방향으로 왕복운동한다. 제2수평기어의 왕복운동에 따라 스프링은 압축과 이완을 반복한다. 뚜껑이 닫혀진 상태에서는 이 스프링이 압축상태로 된다. 뚜껑이 열려지면, 이 스프링의 압축력은 제2수평기어를 외부 쪽으로 밀게 되고, 그 결과 제1수평기어도 함께 외부 쪽으로 밀려진다. 그리고 외부물림부재가 함께 외부 쪽으로 벌어지게 된다’고 기재되어 있어, 뚜껑이 열릴 경우에는 제2수평기어가 외부 쪽으로 밀리고, 제2수평기어와 반대방향으로 왕복운동을 하는 제1수평기어도 외부 쪽으로 밀려 외부물림부재가 외부 쪽으로 벌어지게 되고, 뚜껑이 닫힐 경우에는 제1, 2수평기어가 안으로 오므라들면서 외부물림부재도 오므라드는 것이 이미 명세서의 상세한 설명에 기재되어 있었던 것이므로, 뚜껑의 개폐작용에 따른 외부물림부재의 운동에 관한 정정사항도, 명세서의 상세한 설명에 기재되어 있는 사항을 추가한 청구범위의 감축에 해당하며, 다음으로, 제1수평기어, 제2수평기어의 왕복운동 및 이를 가능하게 하는 중간기어에 관한 정정사항은, 정정 전의 구성 3에는 제1 및 제2수평기어의 왕복운동이 어떻게 이루어지는지에 관하여 아무런 한정이 없었던 것을 ‘서로 중간기어를 통해 맞물려 있는 제1 및 제2수평기어’로 한정하는 것으로 정정한 것인데, 이 사건 등록발명 명세서의 상세한 설명에는 ‘제1수평기어는 외부물림부재에 조립되어, 제1수평기어와 외부물림부재는 함께 왕복운동을 하게 된다. 제1수평기어의 왕복운동에 따라 중간기어가 회전하도록 설치되고, 중간기어의 회전에 따라 상기 제1수평기어와 반대방향으로 왕복운동을 하는 제2수평기어가 설치된다. 제2수평기어는 외부물림부재에 조립되어, 제2수평기어와 외부물림부재는 함께 왕복운동을 하게 된다’, ‘제1수평기어와 제2수평기어는 중간기어에 맞물려 있기 때문에 항상 반대방향으로 왕복운동한다’고 기재되어 있고, 도면 4, 5에는 제1수평기어 및 제2수평기어에 맞물려 있는 중간기어가 도시되어 있어, 제1수평기어와 제2수평기어는 그 사이의 중간기어에 의하여 동시에 내부 쪽으로 또는 외부 쪽으로 서로 반대방향으로 왕복운동을 하는 것으로 명세서의 상세한 설명 및 도면에 개시되어 있는 것이므로, 제1수평기어, 제2수평기어의 왕복운동 및 이를 가능하게 하는 중간기어에 관한 정정사항도 명세서의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 구성요소의 추가에 의한 청구범위의 감축에 해당하므로, 이 사건 제1, 2정정사항은 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가하여 특허청구범위가 감축되는 경우에 해당하므로 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 경우에 해당하지 않는 한 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않아 그 정정은 허용되어야 한다고 할 것인바, 이 사건 제1항 정정발명 중 제1 정정사항 및 제2 정정사항 중 뚜껑의 개폐작용에 따른 외부물림부재의 운동에 관한 사항은 그 정정사항의 추가로 청구범위의 실질적인 변경을 초래하지 않는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 제2 정정사항 중 ‘중간기어’의 추가에 관한 사항에 한하여 당초의 이 사건 등록발명에 없던 새로운 목적 및 효과가 발생한 것인지에 관하여 살펴보면, 정정 전 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 자체에는 제1수평기어와 제2수평기어가 서로 반대방향으로 왕복운동을 하게 하는 구성요소인 ‘중간기어’를 직접적으로 언급하는 기재가 없어 청구범위의 문언적 기재만을 기준으로 할 경우에는 위 제1, 제2 수평기어를 동시에 바깥쪽으로 벌어지게 하면서 외부물림부재와 내부물림부재도 함께 바깥쪽으로 벌어지게 하여 청소기로부터 면포걸레를 분리하는 목적 및 효과는 중간기어가 제1 및 제2 수평기어에 서로 맞물려 있는 것으로 추가하여야만 비로소 달성되는 목적 및 효과라고 볼 수도 있을 것이나, 앞에서 본 바와 같이 이러한 목적 및 효과는 감축 전의 이 사건 등록발명 명세서의 상세한 설명의 다음과 같은 기재 ① ‘제1수평기어는 외부물림부재에 조립되어, 제1수평기어와 외부물림부재는 함께 왕복운동을 하게 된다. 제1수평기어의 왕복운동에 따라 중간기어가 회전하도록 설치되고, 중간기어의 회전에 따라 상기 제1수평기어와 반대방향으로 왕복운동을 하는 제2수평기어가 설치된다. 제2수평기어는 외부물림부재에 조립되어, 제2수평기어와 외부물림부재는 함께 왕복운동을 하게 된다’, ② ‘제1수평기어와 제2수평기어는 중간기어에 맞물려 있기 때문에 항상 반대방향으로 왕복운동한다’에 의해 충분히 달성될 수 있는 것이고, 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이와 같은 명세서의 상세한 설명과 도면 4, 5의 도시로부터 ‘중간기어’의 작용목적 및 효과를 용이하게 추지할 수 있다고 할 것이며, 나아가 청구항 기재 중 ‘스프링의 압축력에 의하여 외부 쪽으로 벌어지도록 왕복운동을 하는 제1 및 제2 수평기어’ 부분은 제1 및 제2수평기어가 ‘왕복운동’을 하는 것을 전제로 하는데, ‘왕복운동’은 제1, 2수평기어가 서로 같은 방향 또는 반대방향으로 동일한 패턴의 움직임을 주기적으로 반복하는 것임을 알 수 있어, 이러한 청구항의 기재에 앞의 ①, ②와 같은 명세서 기재 사항을 종합하면, 위 청구항의 기재는 중간기어를 포함하여 제1 및 제2수평기어가 외부 쪽으로 벌어지도록 왕복운동을 하는 다양한 수단을 포괄하고 있는 것으로 해석할 수 있어 청구항의 기재에 중간기어의 역할이 내재되어 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의 2 제3항에서 준용하는 제136조 제3항의 규정에 반하지 아니하고, 그 외 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허받을 수 없는 사유가 있다고도 할 수 없어 특허법 제133조의 2 제3항에서 준용하는 제136조 제4항의 규정에도 반하지 아니한다.

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특허법원 2008. 3. 6. 선고 2007허3899 판결 [정정무효(특)] - 확정

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특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록특허가 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록특허가 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는바, 정정 전 이 사건 제4항 발명의 청구항은 청구항 제1항의 와이어방전 가공기에 관한 구성 중 제트수류 회수기에 관한 구성을 한정한 종속항으로서, 그 구성은 축방향으로 관통된 삽입구멍(구성 1), 감압링(구성 2), 제트수류 배출구(구성 3), 배출호스(구성 4), 물받이(구성 5)로 구분할 수 있고, 감압링은 다시 대외경부(구성 2-1), 소외경부(구성 2-2), 소외경부로부터 돌출된 다리와 공간부(구성 2-3)로 구분할 수 있으며, 정정 후 이 사건 제4항 발명은 정정된 사항을 정정 전 청구범위와 대비하면, 구성 1을 ‘축방향으로 관통된 삽입구멍을 가지는 본체’(정정사항 ①)로, 구성 2-1을 ‘상기 삽입구멍 속에 와이어 송출부측을 향하도록 긴밀하게 끼워져 수용되는 대외경부’(정정사항 ②-1)로, 구성 2-2를 ‘상기 대외경부로부터 일체로 연장된 소외경부’(정정사항 ②-2)로, 구성 2-3을 ‘상기 소외경부로부터 서로 공간부를 두도록 복수 개가 돌출하는 다리들’(정정사항 ②-3)로 정정하고, 감압링의 형상에 관하여 ‘제트수류와 와이어 전극이 통과하도록 형성되는 구멍으로서 직경이 점차 감소되는 테이퍼 형상의 구멍을 구비하고 있는 감압링들’(정정사항 ②-4)이라는 기재를 추가하고, 구성 3을 ‘상기 삽입구멍과 연통하도록 삭설되어 상기 다리 사이의 공간부를 통해 흘러나오는 제트수류가 유입되는 제트수류 배출구’(정정사항 ③)로, 구성 4를 ‘상기 제트수류 배출구에 접속되어 외부로 제트수류를 배출하는 배출호스’(정정사항 ④)로, 구성 5를 ‘상기 배출호스를 통해 배출되는 물을 회수하여 저장하는 물받이’(정정사항 ⑤)로 정정한 것이며, 정정사항 ①은 구성 1의 ‘축방향으로 관통된 삽입구멍 속에’라는 기재를 ‘축방향으로 관통된 삽입구멍을 가진 본체’로 정정한 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명에는 ‘회수기는 본체와 양 측면덮개로 구성되며, 본체 내부에는 복수개의 감압링을 수용하도록 축방향으로 삽입구멍이 관통되어 있으며, 일측덮개의 접속부를 통하여 안내파이프가 접속되며, 타측덮개에는 와이어 송출부가 형성되어 있다’고 기재되어 있고, 이에 의하면 제트수류 회수기는 그 외형이 본체와 양 측면 덮개로 구분되어 있고, 본체 내부에는 축방향으로 삽입구멍이 관통되어 있고, 그 삽입구멍 속에 감압링이 수용되는 구조를 가지고 있음을 알 수 있는데, 구성 1은 단순히 ‘축방향으로 관통된 삽입구멍’만으로 기재하고 있어 ‘삽입구멍’이 회수기의 본체 또는 측면덮개의 어느 곳에 위치하고 있는지를 알 수 없는 불분명한 점이 있었는바, 정정사항 ①은 명세서의 상세한 설명에 있는 사항을 청구범위에 기재하여 축방향으로 관통된 삽입구멍이 회수기의 본체 내부에 위치하고 있는 점을 분명하게 한 것에 해당하고, 정정 전, 후를 대비하여 볼 때 축방향으로 관통된 삽입구멍속에 복수 개의 감압링이 수용되는 점에서 변함이 없어, 정정사항 ①로 인하여 정정전 발명에 없던 새로운 구성요소인 ‘본체’를 추가한 것에 해당하거나 정정전 발명에 없던 새로운 목적과 효과가 발생한다고 볼 수 없어, 정정사항 ①은 청구범위의 실질적 확장, 변경에 해당된다고 할 수 없고, 정정사항 ②-1은 구성 2-1의 ‘상기 감압링의 대외경부를 긴밀하게 수용하며’를 ‘상기 삽입구멍 속에 와이어 송출부측을 향하도록 긴밀하게 끼워져 수용되는 대외경부’로 정정한 것인데, ‘와이어 송출부측을 향하도록’이라는 사항이 새로이 기재된 것으로, 정정사항 ②-1에 의하면 감압링의 대외경부가 와이어 송출부측인 견인로울러 쪽으로 향하도록 한정한 것으로 되어 특허청구범위가 감축한 것으로 되는데, 명세서의 상세한 설명에는 ‘상기 감압링은 일측덮개부, 즉 접속부에 접하도록 상기 구멍에 내장되는 1차 감압링과 나머지 부분들인 2차 감압링으로 이루어져 있으며, 감압링은 대외경부와 소외경부의 2단으로 몸체가 형성되어 있다. 대외경부는 구멍 속에 긴밀하게 삽입되어지며 대외경부가 와이어 송출부 쪽을 향하도록 구멍 속에 삽입된다’고 기재하여 대외경부가 와이어 송출부 쪽을 향하는 것으로 되어 있고, 도면 2에 의하면 송출부는 견인로울러 직전에 설치되어 있는 것으로 도시되어 있으며, 이 사건 특허발명은 제트수류의 강한 압력과 속도에 의해 와이어 전극을 견인로울러 쪽으로 이송 공급하여 와이어 전극을 자동결선하고, 제트수류는 견인로울러에 접촉하기 전에 회수하는 것을 그 목적으로 하고 있으므로, 제트수류와 와이어 전극의 진행방향은 동일하고 제트수류를 회수하기 위해 제트수류 회수기에 장착되는 감압링은 당연히 제트수류의 압력을 감압하는 방향으로 설치되어야 할 것이어서, 결국 감압링의 대외경부가 와이어 송출부측을 향하도록 하는 것은 목적 자체에서도 자명한 점이 인정되어, ‘와이어 송출부측을 향하도록’이라는 사항은 명세서의 상세한 설명 및 도면에 기재 및 도시되어 있는 사항이고 그 목적에 의하더라도 자명한 사항에 해당되며, 감압링의 대외경부가 삽입구멍 속에 긴밀하게 끼워져 수용되는 구성도 정정 전, 후 모두 동일하므로, 비록 정정 전 청구범위에 명시적으로 기재되어 있지 않았으나 구성요소의 결합관계상 동일하게 내포된 개념을 정정에 의하여 보다 분명히 기재한 것에 불과하여, 정정사항 ②-1로 인하여 이 사건 특허발명이 새로운 목적과 효과를 발생한다고 볼 수 없으므로, 정정사항 ②-1은 이 사건 제4항 발명의 청구범위의 실질적 확장, 변경에 해당되지 않는다고 할 것이며, 정정사항 ②-2는 구성 2-2의 ‘상기 감압링의 소외경부로부터’를 ‘상기 대외경부로부터 일체로 연장된 소외경부’로 정정한 것으로, 감압링의 대외경부와 소외경부가 ‘일체로 연장’된 것이라는 기재를 추가한 것인데, 감압링은 고속의 제트수류를 직접 접촉하여 감압하는 기능을 하는 것이어서 틈새가 있어서는 곤란하다는 것은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 자명하게 알 수 있는 것이고, 명세서의 상세한 설명에는 ‘감압링은 대외경부와 소외경부의 2단으로 몸체가 형성되어 있다’고 기재되어 있고, 도면 3에는 대외경부와 소외경부가 이어져 있는 것으로 도시되어 있어, 감압링의 대외경부와 소외경부는 일체로 연장 형성되고 있는 점에서 감압링의 외형을 이루는 대외경부와 소외경부는 틈새가 발생하는 분리, 조립되는 것이라기보다는 당연히 일체형으로 된 것이라고 볼 것이므로, 정정사항 ②-2는 명세서의 상세한 설명에 기재되어 있는 내용을 보다 분명하게 한 것에 해당하고, 정정사항 ②-2에 의하여 정정 전, 후에 새로운 목적, 효과가 발생하는 것은 아니므로, 이 사건 제4항 발명의 청구범위가 이로 인하여 실질적으로 확장, 변경된 것이라고 할 수 없고, 정정사항 ②-3은 구성 2-3의 ‘소외경부로부터 돌출된 다리 사이의 공간부를 통하여’로 된 기재를 ‘상기 소외경부로부터 서로 공간부를 두도록 복수 개가 돌출되는 다리들’로 정정한 것인데, 명세서의 상세한 설명에는 ‘소외경부에는 복수개의 다리가 돌출되어 있으며, 다리 사이의 공간부를 통해 제트수류가 배출구로 빠져나가게 된다’고 기재되어 있어, 정정사항 ②-3은 명세서에 이미 있는 사항에 해당하고, 구성 2-3에 의하면 ‘제트수류는 상기 감압링의 소외경부로부터 돌출된 다리 사이의 공간부를 통하여’라는 기재로 인하여 제트수류가 소외경부의 다리 사이의 공간부로 흐르는 것임을 알 수 있는데, 정정사항 ②-3에 의하더라도 정정 전과 마찬가지로 제트수류의 흐름은 돌출된 다리 사이의 공간부를 통하여 이루어지는 것이므로 제트수류의 흐름에 관하여 정정 전, 후에 변함이 없고, 정정사항 ②-3에 다리를 복수 개로 기재된 점에서 차이가 있으나, 명세서에는 복수개로 되어 있는 점은 앞에서 본 바와 같고, 정정 전의 청구항에서도 ‘돌출된 다리 사이’라고 기재되어 있는바, ‘다리 사이’라는 공간적 의미의 표현은 다리가 2개 이상의 복수개로 구성되어야 이루어지는 개념이라는 점에서 정정 전의 청구범위에 기재된 돌출된 다리는 복수개임이 자명하다고 볼 것이어서, 이 사건 제4항 발명은 정정사항 ②-3으로 인하여 정정 전, 후에 새로운 목적, 효과가 발생하는 것은 아니므로 그 청구범위가 실질적으로 확장, 변경되었다고 할 수 없으며, 정정사항 ②-4는 구성 2인 감압링에 관하여 그 형상을 한정한 것인데, ‘ⓐ 제트수류와 와이어 전극이 통과하도록 형성되는 구멍으로서 ⓑ 직경이 점차 감소되는 테이퍼 형상의 구멍을 구비하고 있는 ⓒ 감압링들’로 정정한 것으로, 정정사항 ⓐ부분과 관련하여 살펴보면, 정정 전 이 사건 제1항 및 제4항 발명의 청구범위에는 ‘제트수류와 와이어 전극이 감압링에 의해 유체저항을 유발시켜 상기 제트수류가 상기 견인로울러로 방출되는 것을 방지하고’라고 기재되어 있고, 명세서의 상세한 설명에는 ‘감압링은 제트수류와 와이어 전극이 통과하는 구멍의 내경이 급속히 작아지는 테이퍼 형상으로 내부가 형성되어 있어 일종의 오리피스 노즐이라 할 수 있으며, 송출구멍이 매우 작으므로 제트수류에 대한 유체저항이 매우 높기 때문에 저항압력을 받은 유체는 다리 사이의 공간부와 배출구 및 호스를 거쳐 방전이 일어나고 있는 피가공물을 냉각시켜 주는 냉각수를 회수하는 물받이로 회수하게 된다’고 기재되어 있고, 도면 2, 3에는 제트수류 및 와이어 전극이 통과하는 형상 및 송출구멍이 도시되어 있어, 감압링의 송출구멍으로 제트수류와 와이어 전극이 통과하는 구성은 정정전의 청구항 및 명세서에 이미 개시되어 있었던 구성이라고 할 것인바, 그렇다면 ‘제트수류와 와이어 전극이 통과하도록 형성되는 구멍으로서’라는 사항을 추가한 정정은 그 구성을 보다 분명히 한 것에 불과하고 새로운 구성을 추가하거나 새로운 목적, 효과가 발생되는 것은 아니라 할 것이므로 결국 정정사항 ⓐ부분은 발명의 내용을 보다 명료하게 한 것이라고 볼 것이고, 정정사항 ⓑ부분과 관련하여 보면, 감압링은 당초 정정 전에 이 사건 제4항 발명의 구성요소로 기재되어 있었고, 그 외형은 대외경부, 소외경부의 형상으로 이루어지는 점에서 원형의 링 형상임이 자명하며, 감압링의 기능은 그 내부의 축 방향으로 진행하는 고속 제트수류의 공급수압을 감소시키도록 감압하는 것으로서 이러한 감압링의 내부형상에는 감압하기 위한 다양한 형태가 있다 할 것인데, 그 중에서 이 사건 제4항 발명은 ‘직경이 점차 감소되는 테이퍼 형상의 구멍’으로 형성하여 감압링의 형상을 내적으로 한정한 것이어서, 정정사항 ⓑ부분은 정정 전에는 감압링의 내부 형상을 별도로 한정하지 않은 상위개념적 구성에서 감압링의 내부 형상을 ‘직경이 점차 감소되는 테이퍼 형상의 구멍’의 하위개념적 구성으로 한정한 것이고, 이러한 한정에 의하여 제트수류의 공급수압을 감압시키는 고유의 작용효과 외에 새로운 목적, 효과를 발생시키지 않는 것이며, 정정사항 ⓒ부분에 대하여 보면, 정정 전, 후에 ‘감압링’에서 ‘감압링들’이라고 복수로 기재된 점에서 차이가 있으나, 명세서의 상세한 설명에는 1차 감압링, 2차 감압링의 구성이 개시되어 있고, 도면 2, 3에도 복수개의 감압링이 도시되어 있어, 정정사항 ⓒ는 명세서에 기재된 범위 내에서 2개 이상의 복수개로 한정한 것이고, 감압링을 복수개로 구성함에 따라 나타나는 효과도 공급수압을 감압하여 제트수류가 견인로울러로 방출되는 것을 방지하는 것인데, 이는 정정 전 이 사건 제4항 발명의 독립항인 제1항 발명에서도 ‘감압링에 의해 유체 저항을 유발시켜 상기 제트수류가 견인로울러로 방출되는 것을 방지하고’라고 기재되어 있는 점에서 정정 전, 후의 작용효과는 동일한 것이어서 정정사항 ⓒ부분으로 인하여 새로운 효과가 발생한 것이라고 보기 어려우며, 정정사항 ③, ④는 구성 3, 4의 ‘상기 삽입구멍과 연통하도록 삭설된 제트수류 배출구와 배출호스’를 ‘상기 삽입구멍과 연통하도록 삭설되어 상기 다리 사이의 공간부를 통해 흘러나오는 제트수류가 유입되는 제트수류 배출구와, 상기 제트수류 배출구에 접속되어 외부로 제트수류를 배출하는 배출호스’로 정정한 것이고, 정정사항 ⑤는 구성 5의 ‘배출호스를 거쳐 상기 묻받이로 회수됨’을 ‘상기 배출호스를 통해 배출되는 물을 회수하여 저장하는 물받이를 포함하여 구성’으로 정정한 것인데, 정정사항 ③, ④에 관하여는, 명세서의 상세한 설명에 ‘상기 본체의 삽입구멍의 전·후단에는 그의 양측으로 상기 구멍과 연통하는 1, 2차 제트수류 배출구가 상기 구멍보다 낮은 위치를 갖도록 八자 형상으로 삭설되어 있으며, 일측덮개에 연결된 2개의 호스접속구를 통하여 각기 배출호스와 연결된다’고 기재되어 있고, ‘소외경부에는 복수개의 다리가 돌출되어 있으며 다리 사이의 공간부를 통하여 제트수류가 배출구로 빠져나가게 된다’고 기재되어 있으며, ‘이때 안내파이프 끝단에 접속된 회수기 본체에 내장된 1차 감압링 부위에 이르게 되면 갑자기 내경이 축소되어 제트수류가 큰 저항을 받으므로 압력이 급격히 증대되는데 감압링의 다리 사이의 공간부를 통하여 연통되어진 배출호스의 끝단이 대기에 개방된 상태이므로 압력차에 따라 제트수류는 본체 구멍과 1차 감압링의 소외경부 사이에 형성된 공간 및 제1차 제트수류 배출구를 통하여 배출호스 끝단의 물받이에 회수되어진다’고 기재되어 있는바, 이에 의하면 배출구는 삽입구멍과 연통되도록 설치되어 있고 배출호스는 배출구의 호스접속구에 연결되어 있으며, 소외경부의 다리 사이의 공간부를 통하여 흐르는 제트수류는 배출호스 끝단으로부터 외부로 배출되는 것임을 알 수 있어, 정정사항 ③, ④는 명세서에 기재된 위와 같은 기재사항을 청구범위에 분명하게 한 것이고, 정정의 결과 감압링들, 제트수류배출구, 배출호스, 물받이 등의 구성순서로 배출되는 제트수류의 경로에 변화가 생긴 것도 아니라고 할 것이므로 정정사항 ③, ④로 인하여 청구범위에 실질적 변경이 발생한 것으로 볼 수 없으며, 정정사항 ⑤는 구성 5가 ‘제트수류를 회수하는 물받이’까지만 기재한 것을 ‘회수된 제트수류를 저장하는 물받이’로 정정한 것인데, 명세서의 상세한 설명에는 ‘이 물받이는 대기압에 개방되어 있으며 수용측 와이어가이드 하부로 설치되어 가공물을 냉각시켜 주기 위해 분사되는 냉각수를 모아담는 함체이다’라고 하여 냉각수를 모아담는 역할을 하는 것으로 기재하고 있으므로, 정정사항 ⑤는 명세서에 기재된 사항을 한정하여 그 기능을 분명하게 한 것에 해당하므로, 정정사항 ③, ④, ⑤는 정정에 의하여 새롭게 추가된 구성이 있다고 볼 수 없고 단지 제트수류 배출구와 배출호스, 물받이의 연결과정을 보다 명료하게 기재한 정도에 불과한 것이어서, 이 사건 제4항 발명은 정정사항 ③, ④, ⑤로 인하여 그 청구범위에 실질적으로 확장, 변경이 있다고 할 수 없다.

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특허법원 2007. 9. 5. 선고 2006허10388 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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청구범위의 보정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 하는바, 이 사건 보정발명은 형식상으로 이 사건 제1항 발명에 추가 구성을 직렬적으로 부가하고, 이 사건 제2항 발명을 삭제한 것이지만, 실질적으로는 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제2항 발명의 부가 구성을 이 사건 제1항 발명에 추가하여 그 문언을 일부 수정하고, 그렇게 함으로써 필요 없게 된 이 사건 제2항 발명을 삭제한 것으로서 이 사건 보정발명은 이 사건 제1항 발명을 삭제하고 이 사건 제2항 발명의 문언을 수정하여 그 청구항 번호를 ‘청구항 1’로 고친 것과 같고, 이 사건 보정발명은 이 사건 제2항 발명의 ‘내측벽의 좌측 비틀림 돌조의 상측면에는 우측으로 비틀리는 비틀림 돌조가 내측면에 형성된 외측벽이 위치되고’ 부분을 ‘외측벽의 내주면에는 소정의 각도로 우측으로 비틀리는 우측 비틀림 돌조와 요홈부가 소정의 등간격으로 형성되고’로, ‘좌·우측 비틀림 돌조이(‘가’의 오기로 보임) 밀착되는 위치에 각각 융착점이 형성되도록 구성되며’ 부분을 ‘내측벽의 외측에 외측벽이 융착점으로 접합되되’ 등으로 고치는 등 그 문언을 몇 군데 수정한 것이고, 이와 같은 수정 부분 중 ‘우측 비틀림 돌조와 요홈부가 소정의 등간격으로 형성’된다는 부분은 문언상 새로이 추가된 것이나, 그 나머지 부분은 동일한 기술적 구성을 다른 말로 표현한 것에 불과하여 이를 두고 청구범위의 실질적 변경에 해당한다고 할 수 없고, 문언상 새로이 추가된 부분에 관하여 살펴보아도 이 사건 제1항 발명에, 내측벽에 형성되는 비틀림 돌조와 요홈부가 소정의 등간격으로 형성된다는 구성이 있고, 통상의 기술자로서는 이와 같은 돌조와 요홈부를 내측벽이든, 외측벽이든, 왼쪽 방향 나선이든, 오른쪽 방향 나선이든 당연히 등간격으로 형성할 것이지, 이를 부등간격으로 형성할 특별한 기술적 이유도 없으므로, 그와 같은 문언이 추가되었다고 하여 그 청구범위가 실질적으로 변경되었다고 할 수 없다.

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특허법원 2007. 8. 31. 선고 2006허11497 판결 [거절결정(특)] - 확정

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피고는, 이 사건 제1항 보정발명은 보정 전 특허청구범위에 기재되지 아니하였던 ‘집진실과 분리 가능한’이라는 기재가 추가되었는바, 이러한 보정에 의하여 ‘이물질을 제거하기 위해 필터를 제거해야 하는 번거로움의 해결’이라는 새로운 목적과 ‘집진상태에 따라 선택적으로 집진실이나 집진케이싱의 내부를 비움’이라는 새로운 효과를 가지게 되는 것이어서 청구범위가 실질적으로 변경된 것이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 제1항 보정발명의 보정사항은 보정 전 청구항 제2항 및 제3항의 특징부를 제1항에 합친 것인데, ‘집진케이싱’에 관한 기재 가운데 ‘집진실과 분리가능한’이라는 기재사항이 추가된 사실은 위에서 살펴본 바와 같고, 나아가 위 보정사항이 청구범위를 실질적으로 변경한 것인지에 관하여 살펴보면, 보정 전 청구항 1에는 ‘집진실’과 ‘집진케이싱’이 구분되어 기재되어 있고, ‘집진실’에 관하여는 ‘유입부를 통하여 유입되는 공기가 내부에서 나선류로 형성되고, 저면 일측에 성형된 분리공과, 저면 중심에 성형된 배기공을 포함하고, 상부가 개방된 원통형상의 집진실’이라고 기재되어 있으며, 집진케이싱에 관하여는 ‘상기 분리공과 연통되고, 개방된 상부를 개폐하는 덮개를 가지는 집진케이싱을 포함하여 구성’이라고 기재되어 있으므로, 이러한 기재로부터 집진실과 집진케이싱은 서로 분리된 다른 구성요소이고, 분리공은 집진실과 집진케이싱의 사이를 연통시키는 역할을 하는 것임을 알 수 있어, 이 사건 보정을 통하여 ‘집진케이싱’에 관하여 ‘집진실과 분리가능한’이라는 기재가 추가되었다 하더라도 보정 전 청구범위를 실질적으로 변경한 것이라고 볼 수 없다.

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특허법원 2007. 7. 19. 선고 2006허7252 판결 [정정(특)] - 확정

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적인데, 이 사건 특허발명은 청구항 1에서 유체제어용 밸브조립체 내부에서 유체의 흐름을 차단하기 위한 구성으로 프레임 내벽에 형성된 가이드홈을 따라 상하로 이동되는 제1 및 제2 측벽을 구비한 유체차단부재에 관하여 기재하고 있고, 위 청구항을 인용하는 청구항 3에서는 유체차단부재에 형성된 제1 및 제2 측벽이 ‘본체의 상면 및 하면 측부에 서로 대향되게 돌출 형성’되는 것으로 기재하고 있어, 청구항 3의 위 구성 중 ‘대향되게’는 문언상 ‘서로 마주보게’라는 의미로 해석되나, 이를 판단하는 기준에 관하여는 청구범위에 아무런 기재가 없고, 위 구성을 평면도상 유체차단부재 본체의 ‘중심부 수직선’을 기준으로 판단하는 경우에는 본체의 전면 및 후면에서 보았을 때 제1 및 제2 측벽이 좌우 대칭인 형태로 돌출되어 형성된 구성을 의미하나, 유체차단부재 본체의 ‘중심점’을 기준으로 판단하는 경우에는 본체의 전면 및 후면에서 보았을 때 제1 및 제2 측벽이 좌우 대칭인 형태로 돌출되어 형성된 구성뿐만 아니라, 하나의 측벽은 전면의 좌측벽에 돌출되어 형성되고, 다른 측벽은 후면의 우측벽에 형성되어 있어 전면 또는 후면에서 보았을 때 중심부 수직선을 기준으로 제1 및 제2 측벽이 서로 어긋나게 형성된 구성도 포함하는 것으로 해석될 수 있으므로, 청구항 3 중 ‘서로 대향되게’ 부분은 구성의 구체적인 의미가 불명료한 한편 ‘상면’ 및 ‘하면’ 또한 유체차단부재를 바라보는 보는 위치나 기준에 따라 위치가 달라질 수 있는 상대적 개념이므로 불명확하므로, 그러므로 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참조하여 청구범위를 해석하면, ‘본체의 상면 및 하면에 서로 대향되게 돌출 형성되는 제1 및 제2 측벽’의 구성은 사시도상 유체차단부재의 제1 및 제2 측벽이 본체의 측면에 본체의 전후 방향으로 서로 어긋난 위치에 돌출형성된 구성을 의미하는 것으로 해석되므로, 이 사건 정정청구는 청구항 3과 이에 관한 상세한 설명의 불명료한 구성을 상세한 설명과 도면 등 명세서 전체로 파악되는 내용을 반영하여 명료하게 정정하는 것이어서 특허법 제136조 제1항 제3호의 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당하고, 같은 조 제2항의 청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 경우에는 해당하지 아니한다고 할 것이다.

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특허법원 2007. 6. 5. 선고 2006허8668 판결 [정정(실)] - 상고기각

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이 사건 정정은 독립항인 청구항 제1항을 삭제하고 이에 따라 제1항을 인용하는 종속항인 제2항을 독립항으로 정정하고(정정사항 ①), 제2항에서 ‘상하방향으로 요동하여’를 ‘상하방향으로 요동하며’로 정정하며(정정사항 ②), 제2항에서 ‘요동편의 지지점을 출구부 근처 측벽에 위치토록’을 ‘요동편의 지지점을 출구부의 반대측의 유로벽 근처에 위치토록’으로 정정하고(정정사항 ③), 제2항에 없던 ‘상기 요동편의 지지점은 상기 본체의 뚜껑판의 하면에서 돌출된 한쌍의 지지판부에 형성되고, 상기 요동편은 선단부가 하측으로 절곡되는 선단 구부림부가 형성되어지되 상기 선단 구부림부는 유량이 흐르지 않는 초기 위치에 있어서 본체의 입구부의 근방 저부에 맞닿게 되는 것’을 추가하는 형식으로 정정(정정사항 ④)한 것인데, 우선 정정사항 ①은 독립항이던 청구항 제1항을 삭제하고 청구항 제1항을 인용하던 종속항인 청구항 제2항을 청구항 제1항의 모든 구성내용을 인용하여 한정하는 독립항으로 정정한 것으로서 실용신안등록청구범위의 감축에 해당하고, 정정사항 ②는 명세서 전체내용의 취지로 보아 오기의 정정에 해당하며, 다음으로 정정사항 ③은 요동편의 지지점 위치를 ‘출구부 근처 측벽’에서 ‘출구부의 반대측의 유로벽 근처’로 정정한 것으로서, 배관이 절곡되는 유로에 정확한 유수의 통과를 검지할 수 있는 수류스위치를 제공하는 이 사건 등록고안의 목적을 고려할 때 정정 전과 같이 요동편의 지지점을 ‘출구부 근처 측벽’에 위치시킬 경우 요동편의 지지점과 자유단이 모두 출구부 근처에 위치하여 작동유량 이상의 물이 흐를 경우 출구부를 막아 목적을 달성할 수 없게 될 수 있고, 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서 중 상세한 설명과 도면에는 요동편의 지지점에 관하여 ‘공실 내에 수용된 요동편의 자유단은 출구부 근처에 위치하고 있고 요동편의 지지점은 출구부의 반대측의 후벽 근방에 위치되어 있는 구성’으로 되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 등록고안의 목적을 고려할 경우 정정 전의 실용신안등록청구범위와 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서 중 고안의 상세한 설명의 기재 내용은 요동편의 지지점 위치에 관하여 서로 모순되게 기재되어 있는데, 정정사항 ③은 정정 전의 실용신안등록청구범위에 존재하던 모순점을 이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명과 도면에 기재된 범위 내로 정정한 것이어서, 정정사항 ③은 정정 전의 실용신안등록청구범위 상의 기재불비를 해소한 것이거나 실용신안등록청구범위와 명세서 상의 모순을 해결하기 위한 것으로서 ‘오기의 정정’에 해당하고, 그 정정은 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서 중 고안의 상세한 설명과 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것이므로 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위를 확장되거나 변경한 것이라고 할 수 없으며, 마지막으로 정정사항 ④는 정정 전의 청구항 제2항에는 기재되어 있지 않던 사항을 부가함으로써 이를 더욱 한정한 것으로서, 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서 중 고안의 상세한 설명에는 ‘뚜겅판의 하면에 연설한 브라켓트에 의하여 요동편이 축으로 지지되어 있다’, ‘요동편의 선단부는 약간 하측으로 구부러져 있으며, 제1도와 같이 이 선단부는 요동편의 초기 위치에 있어서 공실의 입구부의 근방 저부에 맞닿도록 되어 있다’라고 기재되어 있고, 이와 같이 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서 중 고안의 상세한 설명에 기재된 요동편의 지지점에 대한 구조와 연결관계 및 요동편의 형상에 대한 기술적 구성을 청구항 제2항의 실용신안등록청구범위에 부가하여 한정한 것이므로 정정사항 ④는 실용신안등록청구범위의 감축에 해당하고, 정정사항 ④는 최초 출원명세서 중 고안의 상세한 설명에 기재된 요동편의 지지점과 요동편의 형상에 대한 기술적 구성을 더욱 한정한 것으로서, 정정 전부터 청구항 제2항의 실용신안등록청구범위에 기재되어 있던 ‘지지점과 측벽 사이에는 작동유량 이하의 유량 흐름을 허용하는 틈새를 형성’하도록 하는 구성과 정정사항 ③의 ‘요동편의 지지점’의 연결관계를 구체화한 것에 불과하고 그 목적이나 효과가 달라진다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위를 확장하거나 변경한 것에 해당한다고 할 수도 없어서, 이 사건 정정은 모두 ‘청구범위의 감축’ 또는 ‘오기의 정정’에 해당하고, 또 정정사항 ③과 ④는 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없고, 이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없으므로 실용신안등록청구범위의 확장이나 변경에도 해당되지 않는다.

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특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허8569 판결 [거절결정(특)] - 확정

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이 사건 제10항 발명의 특허청구범위는 최초 명세서에 응축기 팬 모터가 ‘차량용 공조시스템이 활성화된 이후에 상기 제어수단에 의해 일정 시간마다 역방향으로 회전되는’ 구성으로 되어 있었는데, 특허청 심사관으로부터 이 사건 제10항 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 거절이유통지를 받게 되자, 원고는 ‘차량용 공조장치가 시동된 이후에 상기 제어수단에 의해 일정 시간마다 역방향으로 회전되는’ 구성으로 제1차 보정을 한 사실, 이에 대하여 특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 특허청구범위와 달리 ‘공조장치의 시동 후, 소정시간 동안 응축기 팬 모터를 역회전시키고, 이후 통상적으로 정회전으로 구동된다’고 기재되어 있으므로, 이 사건 제10항 발명은 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 이유로 거절결정을 한 사실, 이에 원고는 위 거절결정에 대한 심판청구를 하면서 특허청 심사관이 거절이유통지서와 거절결정에서 지적한 대로 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예와 동일하게 응축기 팬 모터가 ‘차량용 공조시스템이 시동된 이후에 상기 제어수단에 의해 소정시간 동안 역회전되고, 이후 통상적으로 정회전 구동되는’ 구성으로 제2차 보정을 한 사실을 인정할 수 있는바, 이 사건 제10항 발명은 제2차 보정으로 응축기 팬 모터가 ‘일정 시간마다 역방향으로 회전되는’ 구성에서 ‘소정시간 동안 역회전되고, 이후 통상적으로 정회전 구동되는’ 구성으로 변경되었다고 할 것인데, 이러한 특허청구범위의 보정은 특허청 심사관이 거절이유에서 지적한 대로 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예와 동일하게 보정한 것으로서 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’ 또는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 할 것이며, 한편 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에, 응축기에 외부물질이 축적되어 응축기의 성능이 감소되는 것을 방지하기 위하여 흡기부를 그물망으로 덮고, 응축기 후방 부근 차량프레임에 노치를 설치하여서, 응축기 팬과 노치로 빠져나가는 공기의 양을 조절함으로써 응축기 내부에 축적된 외부물질이 노치로 배출되도록 하기 위하여 응축기 팬을 오프하거나 역방향으로 회전하는 기술구성을 채택하고 있는 사실, 이 사건 제9항 및 제11항 발명은 응축기 팬 모터의 구동을 제어하여 응축기 팬을 일정시간마다 강제로 온, 오프하는 기술구성 및 공조장치의 압축기의 배출압력에 따라 응축기 팬 모터의 구동이 온, 오프되도록 하는 기술구성과 위 각 구성에 따른 실시예가 동일하게 기재되어 있는 사실, 그런데 이 사건 제10항 발명과 관련하여서, 응축기 팬 모터의 제어수단에 의하여 응축기 팬 모터를 차량용 공조시스템이 활성화 된 이후에 일정시간마다 역방향으로 회전되도록 하는 기술구성이 기재되어 있으나, 실시예에서는 도 7과 같이 공조장치의 시동 후 소정시간 동안 응축기 팬 모터를 역회전시키고 이후 통상적으로 정회전되도록 하는 구성으로 되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이 사건 제10항 발명과 관련하여 이 사건 출원발명은 응축기 팬 모터를 제어하여 응축기 룸에 축적된 외부 물질을 노치로 배출하는 기술적 구성과 이로 인하여 응축기에 외부물질이 축적되어 응축기의 성능이 감소되는 것을 방지하고자 하는 목적과 효과를 가지고 있고, 이 사건 제10항 발명의 구체적인 기술구성은 팬 모터의 정회전 상태와 역회전 상태의 조합에 의한 것으로서, 제2차 보정 전에는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 구성과 동일하게 정회전 상태와 역회전 상태가 일정시간마다 반복되는 구성이었으나, 제2차 보정으로 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예에 따라 공조장치의 시동 후 소정시간 동안 역회전 하다가 정회전 하는 구성으로 변경되었으나, 위 변경된 기술구성에 관하여 보면, 발명의 상세한 설명 중 기술구성을 나타내는 부분에서는 제2차 보정 전과 같이 정회전과 역회전이 반복되는 구성을 기재하였다가 위 기술구성의 실시예를 나타내는 뒷부분에서는 제2차 보정과 같이 일정시간 동안 역회전 후 정회전하는 구성을 기재하여 정회전과 역회전 상태의 조합에 의한 기술구성의 다양한 실시예 중 하나를 나타낸 것으로 볼 수 있고, 제2차 보정 전과 후의 이 사건 제10항 발명은 모두 팬 모터의 정회전과 역회전 상태의 조합으로서 기본적인 기술구성에 변화가 없으며, 제2차 보정 전의 ‘일정시간 마다’라는 문언은 다양한 주기를 포괄하는 것으로서 제2차 보정 후의 구성인 ‘역회전 상태에서 정회전 상태로의 변환’이 한 차례 발생하는 구성도 포함하는 의미로 해석될 수 있을 뿐만 아니라, 응축기에 외부물질이 축적되어 응축기의 성능이 감소되는 것을 방지하고자 하는 목적과 효과에 있어서도 동일하므로, 제2차 보정은 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없고, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어서, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당되지 않는다고 할 것이다.

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특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허5966 판결 [거절결정(특)] - 상고기각

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특허법 제47조 제4항 제1호, 제1항 제3호는 ‘거절결정에 대한 불복심판청구 후에 이루어지는 명세서 등의 보정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하여서는 아니된다’고 규정하고 있는바, 여기서 ‘청구범위의 실질적인 확장 또는 변경’이라고 함은 청구범위에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 대하여 그 내용, 범위, 성질 등을 확장하거나 변경함으로써 보정 전과 보정 후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말한다고 할 것이고, 다만 그 보정이 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도로 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하는 것이 아니라면, 그러한 보정은 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경에 해당하지 아니하여 허용된다고 할 것이고, 또한 명세서 등의 보정이 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용을 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는데, 보정사항 1은 보정 전에 형상이 한정되지 아니하였던 칩 그루버의 형상을 ‘단면이 오목한 형태’로 구체적으로 한정한 것으로서 구성을 상위개념에서 하위개념으로 변경한 청구범위의 감축에 해당하고, 또한 보정사항 1은 드릴에 의한 절삭가공 작업으로 발생한 칩이 몸체 원주 외측으로 벗어나지 않고 칩 그루버 내에 잘 구속되도록 하기 위한 작용효과를 갖는 것으로서, 드릴에 의한 절삭가공시 배출되는 칩을 수용하기 위한 작용효과를 갖는 보정 전 칩 그루버와 작용효과가 유사하고, 보정 전에 칩 그루버의 형상이 특별히 한정되지는 아니하였지만 절삭가공 작업으로 발생된 칩을 구속하기 위해서는 그 형상이 오목할 것이라는 점은 쉽게 예측할 수 있는 점에 비추어 보면, 보정사항 1이 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과를 나타낸다고도 볼 수 없어서, 보정사항 1은 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니하므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이며, 보정사항 2는 내측 인서트에 평행한 칩 안내면과 칩 그루버에 드릴 몸체의 원주 가까운 위치로 ‘오목한 형태의 작은 구속면’을 형성한 구성으로서, 이는 보정 전에 존재하던 칩 안내면과 칩 그루버에 관한 구성에 ‘오목한 형태의 작은 구속면’이라는 구성을 부가함으로써 청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 또한 보정 전 내측 인서트에 연결된 칩 안내면과 칩 그루버는 작은 크기의 칩을 포함하여 내측 인서트에 의해 발생한 모든 크기의 칩을 드릴 몸체의 내부에서 잘 유도하여 배출시키는 작용을 하는 것이고, 보정사항 2도 내측 인서트에 의하여 발생한 작은 크기의 칩이 드릴 몸체의 내부에서 최적의 방향으로 유도되어 배출시키는 작용을 하는 것이므로, 보정 전 내측 인서트에 연결된 칩 안내면과 칩 그루버 및 보정사항 2는 모두 칩을 드릴 몸체의 내부에서 잘 유도하여 배출시키기 작용을 한다는 점에서 유사한 점, 원래의 칩 그루버와 보정사항 2로 추가된 작은 구속면의 칩의 유도 및 배출작용의 정도는 이들의 내부공간에 비례하는데, 보정사항 2의 오목한 형태의 작은 구속면은 칩 그루버의 표면에 추가로 형성되는 것으로서 그 내부공간이 칩 그루버의 내부공간에 비하여 훨씬 작을 수밖에 없으므로, 보정 후에도 칩 그루버가 보정사항 2의 오목한 형태의 작은 구속면에 비하여 훨씬 더 많은 칩을 유도하고 배출하는 작용을 하는 점 등을 종합하여 보면, 보정사항 2의 ‘오목한 형태의 작은 구속면’에 관한 구성이 추가됨으로써 내측 인서트에 의하여 발생한 작은 크기의 칩이 드릴 몸체의 내부에서 보다 잘 유도되어 원활히 배출될 수 있도록 하는 상승된 작용효과가 나타나더라도, 그러한 작용효과가 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭고 현저한 작용효과에 해당한다고는 볼 수 없어, 결국 보정사항 2는 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이며, 보정사항 3은 외측 인서트와 내측 인서트에서 발생하는 칩의 폭 크기의 비율에 따라 칩 그루버 중 내측 인서트와 연결되는 단면적을 외측 인서트와 연결되는 단면적보다 크게 형성하도록 구체적으로 한정한 구성으로서, 청구범위의 감축에 해당하고, 한편 드릴에 의한 절삭가공에서 발생하는 칩의 폭은 인서트의 날이 피삭재와 맞물리는 폭에 의하여 결정되는데, 이 사건 출원발명에서는 내측 인서트의 날이 외측 인서트의 날보다 바깥으로 돌출되어 있어, 내측 인서트는 날의 폭 전부가 피삭재와 맞물리는 반면, 외측 인서트는 날의 폭 중 내측 인서트와 중첩되는 부분을 제외한 나머지 부분만 피삭재와 맞물리므로 내측 인서트의 날이 피삭재와 맞물리는 폭이 외측 인서트의 날이 피삭재와 맞물리는 폭보다 넓게 되고, 그 결과 절삭가공시 내측 인서트에서 발생하는 칩의 폭이 외측 인서트에서 발생하는 칩의 폭보다 커짐은 자명하다고 할 것이어서, 드릴에 의한 절삭가공시 폭이 큰 칩이 발생하는 내측 인서트와 연결되는 칩 그루버의 단면적을 상대적으로 폭이 작은 칩이 발생하는 외측 인서트와 연결되는 칩 그루버의 단면적보다 크게 형성하도록 하는 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 적용할 수 있는 자명한 구성에 해당하고, 그로 인한 작용효과의 차이도 쉽게 예측할 수 있는 정도의 것에 불과하므로, 결국 보정사항 3은 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니하므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이며, 한편 보정 전 청구항 7, 9, 10, 11은 보정 전 청구항 1 또는 이를 인용하는 종속항의 종속항으로서 모두 보정 전 청구항 1을 인용하고 있었으나, 이 사건 보정청구로 인하여 청구항 1이 보정되었음은 앞서 본 바와 같으므로 보정 후 청구항 7, 9, 10, 11은 보정 후 청구항 1을 인용하게 됨으로써 그 청구범위가 보정되었다고 할 것인데, 보정 후 청구항 1이 보정 전 청구항 1을 감축한 것이고, 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생시키지 아니하여 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 보정 후 청구항 1을 인용하고 있는 보정 후 청구항 7, 9, 10, 11도 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다.

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특허법원 2006. 11. 10. 선고 2006허4192 판결 [등록무효(특)] - 확정

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이 사건 정정청구는 정정청구 전의 특허청구범위 제1항 중 발포 및 숙성단계, 압축 및 회복단계에서 각 한정하고 있는 ‘적어도 한 번 이상’을 ‘적어도 두 번 이상’으로 정정하는 것이므로, 이는 형식적으로 특허청구범위를 감축하는 정정에 해당하고, 이와 같이 특허청구범위를 감축하는 정정으로 인하여 정정청구 전 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것은 아니라고 할 것이므로, 나아가 정정청구 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원 당시에 특허를 받을 수 있는 것인지에 관하여 따져 보아야 하는바, 여기서는 원고가 주장하는 명세서의 기재불비와 신규성 결여 여부에 관한 판단에 앞서서 진보성의 요건을 구비하였는지를 먼저 살펴본다.

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특허법원 2006. 10. 19. 선고 2005허4461 판결 [등록무효(실)] - 상고기각

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2차 정정청구 중 정정 후 이 사건 등록고안의 구성요소 2와 관련하여 ‘부화염구멍부를 형성하고’를 ‘무화염구멍부가 형성되도록 하고’로 정정하는 부분과 구성요소 3과 관련하여 ‘가스버너 본체의 양측에 측판을 설치하여 부화염구멍을 형성하되,’를 추가하는 부분은, 모두 원고들의 1차 정정청구를 인용하는 특허심판원의 2003. 9. 23.자 2002당2895호 심결이 확정됨에 따라 이미 정정된 사항과 실질적으로 동일하고, 한편 구성요소 1에 관련된 2차 정정청구는, 가스버너 본체의 기재 앞에 ‘금속판을 접어서 가스 분포실과 가스혼합관을 형성한’의 기재를 부가함으로써 가스버너 본체의 재질과 구성을 한정하여 구체화한 것이고, 주화염구멍의 기재 전후에 ‘가스 분포실’, ‘다수개의’ 및 ‘길이방향으로 나란히’의 기재를 부가함으로써 주화염구멍의 위치와 형상을 한정하여 구체화한 것이며, ‘분젠식 가스버너’의 기재를 부가함으로써 가스버너의 구조를 한정하여 구체화한 것이고, 구성요소 2에 관련된 나머지 2차 정정청구는, 주화염구멍의 기재 앞에 ‘가스 분포실의 폭보다 작은 크기로 주화염구멍을 형성하여’의 기재를 부가함으로써 주화염구멍의 크기를 한정하여 구체화한 것인데, 위 부가된 사항들은 모두 이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명에 이미 기재되어 있던 것임을 알 수 있어서, 위 정정사항들은 모두 실용신안등록청구범위를 한정하여 감축하는 경우에 해당하고, 그로 인하여 이 사건 등록고안이 새로운 목적과 효과를 갖게 되는 것도 아니어서 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지도 아니하므로, 적법한 정정에 해당한다.

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대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 [등록무효(실)]

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실용신안등록청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 고안의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인데, 이 사건 등록고안의 정정 전 실용신안등록청구범위 중 ‘부화염구멍부’는 명세서 및 도면의 전체 기재에 비추어 ‘무화염구멍부’의 오기임이 명백하므로 이를 ‘무화염구멍부’로 바로잡은 것(정정사항 1)은 실용신안법 제27조 제2항 제2호에 규정된 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’에 해당하고, 이 사건 등록고안의 정정 전 실용신안등록청구범위 중 ‘부화염구멍의 외측에 위치한 측판’이라는 구성은 ‘외측에 위치한’이라는 기재의 의미가 분명하지 않은 관계로 ‘측판이 부화염구멍과 맞닿아 측판 자체가 부화염구멍을 형성하는 것’과 ‘부화염구멍을 가스버너의 다른 부품에 의해 형성하고 그와 약간의 간격을 두고 그 외측에 측판을 설치하는 것’을 모두 포함하는 것으로 해석될 수 있어 불명료한 기재를 포함한다 할 것인데, 이 사건 등록고안의 명세서 및 도면의 전체적인 기재에 비추어 보면 위 기재는 ‘가스버너 본체의 양측에 위치하여 부화염구멍을 형성하는 측판’을 의미함이 명백하므로, 정정 전의 ‘부화염구멍의 외측에 위치한 측판’을 ‘가스버너 본체의 양측에 측판을 설치하여 부화염구멍을 형성하되’로 정정한 것(정정사항 2)은 실용신안법 제27조 제2항 제3호에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다 할 것이고, 한편 위 정정사항 1은 이 사건 등록고안의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에, 위 정정사항은 2는 이 사건 등록고안의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 각 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것이며, 그 정정으로 인하여 이 사건 등록고안의 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 볼 수 없으므로 같은 법 제51조 제2항, 제3항에도 위반되지 않는다 할 것이어서, 이 사건 정정청구는 적법한 것으로 허용되어야 할 것이다.

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특허법원 2006. 7. 14. 선고 2005허4805 판결 [취소결정(특)] - 확정

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구성 ㉯ 부분에서 정정된 내용은 ‘상기 스위치에 의해 엔진 회전속도가 설정된 후에’를 ‘필요시 상기’로 변경한 것이고, 이에 대하여 원고는, 정정 전에는 페달이 ‘스위치에 의하여 엔진 회전 속도가 설정된 후’에만 엔진의 회전속도를 조절하는 것이었으나, 정정 후에는 스위치에 의한 엔진 회전속도의 설정 여부와 관계없이 엔진의 회전속도를 조절할 수 있는 것으로 변경됨으로써 페달의 기능이 정정 전에 비하여 추가되었으므로 정정으로 특허청구범위가 확장된 것이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 등록발명의 최초 명세서 및 보정된 명세서에 의하면, 위 양 명세서의 발명의 상세한 설명에는 ‘스위치는 작업 모드를 결정하는 도구로서 중장비의 엔진의 초기속도를 사용하는 용도에 따라 예를 들어 아이들, 저속, 중속, 고속으로 설정하는 수단이다’라고 각 기재되어 있으므로, 페달은 스위치와 독립하여 스위치에 의한 엔진 회전속도의 설정 여부와 관계없이 엔진의 회전속도를 조절할 수 있는 구성이 아니라, 스위치에 의한 엔진 회전속도가 설정된 후 작업조건에 따라 미세한 속도조절이 필요한 경우 엔진 회전속도를 조절하기 위한 구성으로 보아야 할 것이어서, 위와 같은 명세서 전체의 내용을 참작하면 이 부분 변경 전후의 특허청구범위는 동일한 것으로 보아야 하므로 원고의 위 주장은 이유 없으며, 구성 ㉰ 부분에서 정정된 내용은 ‘및/또는’을 ‘또는’으로, ‘결정’을 ‘제어’로 각 변경한 것인데, 원고는 우선 ‘및/또는’을 ‘또는’으로 정정한 부분에 관하여, 정정 전에는 제어기가 스위치, 페달, 스위치 및 페달 등 세 가지 경로를 통하여 신호를 받을 수 있었으나, 정정 후에는 스위치, 페달 등 두 가지 경로만 상정할 수 있어, 정정으로 제어기의 기능이 감축된 경우에 해당한다고 주장하므로 살피건대, ‘또는’이라는 단어가 가지는 의미가 ‘전자 아니면 후자 둘 중 하나’라는 의미로만 확정될 수 없고, 때에 따라서는 ‘전자 아니면 후자 둘 중 하나’에 전자 및 후자 모두를 포함하는 의미로도 쓰일 수도 있으므로, 정정 후 ‘스위치 또는 페달’의 의미는 명세서 전체의 기재를 참작하여 결정하여야 할 것이므로, 위에서 살펴본 바와 같이 정정 전후를 가리지 않고 제어기가 페달로부터 신호를 받기 위하여는 반드시 그에 앞서 스위치로부터 신호를 받아야 하므로, 제어기가 스위치 및 페달로부터 받을 수 있는 신호의 경로는 스위치, 및 스위치 및 페달의 2가지뿐이고, 따라서 정정 후의 ‘스위치 또는 페달’의 의미는 ‘스위치’ 또는 ‘스위치 및 페달’로 해석하여야 하고, 정정 전의 ‘스위치 및/또는 페달’의 의미 역시 마찬가지로 보아야 하므로 이 부분 정정 전후의 특허청구범위는 동일한 것이고, 이 부분의 정정은 불명확한 기재를 명확하게 바꾸는 것에 불과하여 원고의 이 부분 주장은 이유 없고, 원고는 또 ‘결정’은 ‘결단을 내려 확정함’이란 의미인데 비하여, ‘제어’는 필요시 변경할 수 있다는 의미이므로, 이 부분의 정정으로 제어기의 기능에 대한 특허청구범위가 확장되었다고 주장하므로 살피건대, 특허청구범위에 기재된 단어의 의미는 단어 그 자체의 의미만으로 해석할 것이 아니라 전체 문장에서 전후에 쓰여진 단어들과의 연관관계를 참작하여 해석하여야 하는바, 정정 전후의 ‘결정’과 ‘제어’의 의미를, ‘엔진의 회전속도를 제어하기 위한 제어기’와 ‘엔진의 회전속도를 결정하기 위한 제어기’에서 해석할 경우, 양자는 모두 ‘입력되는 신호에 따라 엔진의 회전속도를 설정하는’이란 의미로 해석할 수 있으므로, 이 부분 정정 전후의 특허청구범위는 동일한 것으로 보아야 할 것이어서, 이 부분 원고의 주장도 이유 없으며, 구성 ㉱ 부분에서 정정된 내용은 ‘통신수단을 이용하여 상기 제어기로부터 엔진의 회전속도의 명령을 받아’를 ‘상기 제어기로부터 통신수단을 통해 엔진의 회전속도를 명령받거나 또는 상기 스위치로부터 엔진의 회전속도를 명령받아’로 변경한 것인데, 이에 대하여 원고는, 엔진 제어기가 정정 전에는 제어기로부터만 회전속도의 명령을 받는 것에서 정정 후에는 제어기 또는 스위치로부터 회전속도의 명령을 받는 것으로 변경됨으로써, 정정으로 특허청구범위가 확장된 것이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 등록발명의 출원시 특허청구범위 및 정정된 특허청구범위에는 선택 스위치에 대하여 ‘자동위치가 선택될 경우에 상기 스위치에 의해 설정된 출력을 상기 제어기로 발송하고, 수동 위치가 선택될 경우에 상기 스위치에 의해 설정된 출력을 상기 엔진 제어기로 전송하도록 연결되어 있는’으로 각 기재되어 있으므로, 엔진 제어기는 제어기뿐만 아니라 스위치로부터도 엔진 회전속도에 관하여 설정된 출력을 받는 구성으로 보아야 하므로, 이 부분의 정정은 상호 모순된 기재를 일치시킴으로써 특허청구범위를 보다 명확히 한 것에 불과하여, 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

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특허법원 2006. 6. 15. 선고 2005허6375 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 정정청구의 요지는, 이 사건 제1항과 제11항 발명을 삭제하면서 그 내용인 ‘페인트 조성물에 있어서, 필수적으로 산화제1구리와 구리 피리티온 또는 피리티온 디설파이드 또는 이들의 배합물로 이루어진 살균제를 함유’하는 기재를 종속항이던 이 사건 제2항과 제12항 발명의 구성으로 기재하여 이를 독립항으로 하고, 이 사건 제1항 발명을 인용하던 이 사건 제3항과 제4항 발명은 이 사건 제2항 발명을, 이 사건 제11항 발명을 인용하던 이 사건 제13항과 제14항 발명은 이 사건 제12항 발명을 인용하는 것으로 정정하였으며, 이 사건 제12항 내지 제16항 발명은 잘못된 기재인 ‘페인트 기제 조성물’을 ‘페인트 기재 조성물’로 정정하였는데, 위 정정사항들은, 이 사건 제1항과 제11항 발명을 삭제하고, 정정청구 후 제2항과 제12항도 정정청구 전에 인용하고 있던 이 사건 제1항과 제11항 발명의 내용을 그대로 옮겨 기재한 것이어서 실질적인 변동이 없으며, 정정청구 후 제3항과 제4항 발명은 정정청구 후 제2항 발명을, 정정청구 후 제13항과 제14항 발명은 정정청구 후 제12항 발명을 인용하고 있는데, 정정청구 후 제2항과 제12항 발명은 종전의 인용항이던 이 사건 제1항과 제11항 발명에 비하여 수치한정의 구성이 더 포함되어 있어서 특허청구범위가 감축된 경우이고, ‘기제’를 ‘기재’로 정정한 것은 잘못된 기재를 정정한 것에 불과하므로, 결국 이 사건 정정청구는 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정한 경우이다.

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특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005허1561 판결 [취소결정(실)] - 확정

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원고의 정정청구는 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명과 청구범위 가운데 외주면 홈의 형상을 기재한 ‘외주면에 세로로’를 ‘외주면에 세로로 길게’로 고치는 것을 그 내용으로 하고 있는데, 등록고안의 도면인 제1도에는 외주면의 상단에서 하단까지 여러 개의 홈이 세로로 ‘길게’ 형성되어 있는 것이 표시되어 있어서, 원고의 정정청구는 실용신안법 제27조 제2항 제3호에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우’에 해당하므로 적법하다.

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특허법원 2006. 3. 31. 선고 2005허2892 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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원고는, 이 사건 특허발명의 청구항 제2항 중 ‘제1항에 있어서, 주입구를 통하여’를 ‘염색시험기의 체임버 내로 주입구를 통하여’로 정정청구하였는데, 이는 냉각방법에 관한 독립항인 제2항이 냉각장치에 관한 제1항을 인용하는 종속항처럼 기재되어 있는 것을 바로잡기 위한 것으로서, ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하고, 그로 인해 특허청구범위가 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니하므로, 원고의 위 정정청구는 적법하다.

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특허법원 2006. 2. 24. 선고 2005허1592 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 정정 2는 청구항을 삭제하는 것으로 청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 그로 인하여 등록청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되지 아니하고, 또한 이 사건 정정 1, 3은 이 사건 특허발명의 정정 전의 청구항 제4, 9항에서 기지성분인 알루미늄의 성상을 용융상태로 한정하고, 강화요소의 분포상태를 알루미늄기지 내에 분산되도록 한정하는 것이어서 청구범위를 감축하는 경우에 해당하며, 이 사건 특허발명은 그 상세한 설명에서 ‘본 발명에 따른 복합탈산제는 노내에 고순도의 알루미늄을 용해하고, 높은 용해점을 갖는 강화요소인 금속편을 알루미늄용탕 내에 서서히 투입하고 혼합시키는 등의 다수의 공정을 거쳐서 제조된다. 상기 금속강화요소는 알루미늄보다 비중이 높기 때문에 하부로 가라앉게 되므로 균일하게 분산되도록 잘 혼합시키면서 반응고상태로 유지시키면 금속강화요소의 침하가 방지된다’, ‘또한 금속강화요소로는 철제파이프가 사용되거나 강편, 철편 등을 …’, ‘상기 탈산제는 알루미늄의 비중을 높이기 위하여 알루미늄 상에 스틸블록이나 환봉이 첨가되고 …’ 등을 언급하고 있고, 도면 1을 통하여 용융상태의 알루미늄기지 내에 금속강화요소가 균일하게 분산되어 있는 구성이 구체적으로 개시되어 있는바, 이 사건 정정 1, 3은 그 상세한 설명과 도면에 개시되어 있는 내용대로 정정하는 것일 뿐만 아니라 이 사건 정정 1, 3에 의하여 구성이 한정된다 할지라도 순수 알루미늄의 저렴성 및 저융점을 유지하면서 탈산효과를 십분 발휘하여 원가절감과 강의 품질향상을 이루고자 하는 당초의 이 사건 특허발명의 목적과 효과가 그대로 유지될 뿐, 이 사건 특허발명이 새로운 목적이나 효과를 갖게 되는 것도 아니므로, 그 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니다.

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특허법원 2006. 1. 26. 선고 2005허2731 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제136조에 의하면 일단 특허권이 설정 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 잘못된 기재를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용된다 할 것이고, 이 경우 특허청구범위를 확장하거나 변경하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있을 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인데, 이 사건 정정청구는, 정정전의 특허청구범위 제1항 중 ‘상기 마스터 제어부와 데이터 통신이 가능하게 접속되어 있고, 상기 조작부에서 출력되는 신호에 대응되는 방송 출력장치로 주차 안내방송이 출력될 수 있도록 처리하는 주차방송 처리부’를, 정정 전 청구범위 제11항에 있던 내용을 그대로 부가하여 ‘상기 마스터 제어부와 데이터 통신이 가능하게 접속되어 있고, 상기 조작부에서 출력되는 신호에 대응되는 방송 출력장치로 주차 안내방송이 출력될 수 있도록 처리하되, 입력된 숫자정보에 대응하는 주차 안내 음성정보를 기록된 음성 메모리와, 상기 조작부로부터 자동음성모드 선택신호가 입력되면, 상기 조작부로부터 출력되는 숫자정보에 대응되는 상기 주차 안내 음성정보가 상기 음성메모리로부터 해당 스피커로 출력되도록 처리하는 파킹제어부를 포함하는 주차방송 처리부’로 부가하여 정정하고, 청구항 제4 내지 제9항은 제1항의 종속항으로서 정정한 제1항의 기재를 그대로 포함하도록 정정하며, 청구항 제11항을 삭제하는 것이므로, 이는 형식적으로 특허청구범위를 감축하는 정정에 해당한다 할 것이고, 이와 같이 정정 전 청구항 제1항에 위 기술구성을 부가하여 정정하는 것이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정인지 여부에 관하여 살피건대, 정정 전의 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘주차방송 처리부’가 입력된 차량번호 숫자정보에 대응되는 주차안내 음성정보를 기록한 음성메모리와 조작부로부터 자동 음성모드 설정에 의해 조작부로부터 출력된 차량번호 숫자정보에 대응되는 주차안내 음성정보가 음성메모리로부터 해당 스피커로 출력되도록 처리하는 파킹제어부를 구비하고 있는 기술구성이 자세히 기재되어 있었고, 정정 전의 청구항 제11항은 제1항의 종속항으로서 정정 전의 청구항 제11항에도 위와 동일한 내용의 기술구성이 명확하게 기재되어 있었던 사실이 인정되는바, 청구항 제1항에 대한 정정은 정정 전의 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 자세히 기재되어 있었고 정정 전의 특허청구범위 제11항에 존재하고 있던 기술구성을 그 청구항만을 달리하여 정정 후의 특허청구범위 제1항에 부가하여 감축한 것이며, 청구항 제1항의 종속항이거나 그 종속항의 다른 종속항인 청구항 제4 내지 제9항에 대한 정정 역시 정정청구 전의 제11항에 있던 내용을 그대로 부가하여 감축한 것이므로, 이 사건 정정청구는 청구범위를 감축하는 정정에 해당하고 이러한 정정으로 인하여 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것은 아니라 할 것이다.

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대법원 2005. 9. 9. 선고 2004후1182 판결 [등록무효(실)]

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원심은, 이 사건 제1항 고안이 시멘트와 고무제품의 결합관계를 총괄적 상위개념으로 기재하고 있던 것을 이 사건 정정 제1항 고안은 거기에 ‘양생’이란 결합수단을 추가하여 그 결합관계를 명확히 한 것에 불과하므로, 이 사건 정정은 등록청구범위의 권리범위를 확장하거나 실질적인 변경을 가져오는 것이라고 할 수 없고, 이 사건 등록고안은 물품을 생산하는 방법에 관한 발명이 아니라 물품의 형상, 구조 또는 조합을 대상으로 하는 고안임을 감안할 때, 이 사건 제1항 고안 및 정정 제1항 고안은 그 등록청구범위에 기재된 구성만으로도 고안의 목적을 달성할 수 있으므로 시멘트 결합부의 구체적인 실시태양과 관련된 요소에 불과한 ‘거푸집’이나 ‘외부수단’이 이 사건 제1항 고안 및 정정 제1항 고안의 필수적인 구성요소라고 볼 수 없어 그 기재가 누락되었다고 할 수 없을 뿐만 아니라 그 기술사상이 고안의 상세한 설명에 기재되어 있어, 비록 청구항 제1항에 대한 독립된 실시예가 없다고 하여도 이 사건 정정 제1항 고안은 고안의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다는 취지로 판단하였는데, 실용신안법 제49조의2 제1항, 제4항, 제51조 제3항에 의하면, 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이라는 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 이 사건 정정은 그 결합관계가 불명료하게 기재된 것을 양생이라는 구체적인 수단을 추가 기재하여 이를 명확히 한 것으로서 등록청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니하고, 이 사건 정정 제1항 고안이 그 발명의 상세한 설명에 의하여도 충분히 뒷받침된다고 본 원심의 판단은 정당하다.

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특허법원 2005. 5. 6. 선고 2004허4563 판결 [정정(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항은 특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우, 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 위 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는바, 그 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이고, 특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적인데, 이 사건 정정은 ‘상기 제2콘택트홀에 의해 둘러싸인 영역에는 콘택트홀을 형성하지 않으면서’라는 새로운 한정사항을 부가함으로써 정정 전에는 제2콘택트홀에 의해 둘러싸인 영역에 또다른 콘택트홀이 형성되는지 여부에 관하여 아무런 한정 없이 양자를 모두 포함하던 구성을 정정 후에는 제2콘택트홀에 의해 둘러싸인 영역에는 다른 콘택트홀이 전혀 형성되지 않는 구성으로 보다 좁게 한정하여 그 특허청구범위를 감축하였다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 정정은 원고의 예비적 주장과 같이 특허법 제136조 제1항 제1호의 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다고 할 것이다.

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대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 [정정(특)]

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특허법 제63조의 정정허가의 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에 있어서는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용된다 할 것이고, 이 경우 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인데, 정정 전의 이 사건 특허발명의 상세한 설명부에는 정정 ⓒ의 기술구성인 ‘코팅을 접지 전위에 연결하는 접촉수단’과 관련하여 원심이 판시한 바와 같이 자세히 기재되어 있는 사실, 이 사건 특허발명은 그 정정 전의 특허청구범위가 제1항 내지 제11항으로 되어 있고, 그 중 정정 전의 특허청구범위 제8항은 제1항의 종속항으로서 정정 전의 특허청구범위 제1항에 정정 ⓒ와 동일한 내용의 기술구성인 ‘코팅을 접지 전위에 연결하는 접촉수단’의 구성이 부가되어 있는 사실, 원고는 이 사건 정정심판청구서에서 ‘정정 전의 청구항 제1항을 위 정정 ⓐ, ⓑ, ⓒ로 정정하고, 청구항 제1항을 위와 같이 정정함에 따라 필요 없게 된 청구항 제2, 3, 6, 7, 8항을 삭제한다’는 취지로 기재한 사실을 인정할 수 있는바, 위 정정 ⓒ는 정정 전의 이 사건 특허발명의 상세한 설명부에 그 기술구성이 자세히 기재되어 있던 것으로서 정정 전의 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 정정 전의 특허청구범위 제8항에 존재하고 있던 기술구성을 그 청구항만을 달리하여 정정 후의 특허청구범위 제1항에 부가 감축한 것에 지나지 아니하므로, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 특허청구범위가 정정 전후에 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 동일하다 할 것이어서, 이 사건 정정 ⓒ로 인하여 정정 전후의 이 사건 특허청구범위의 효력범위가 확장되거나 변경된 것은 아니라고 할 것이고, 그렇다면 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 정정은 발명의 상세한 설명 및 정정 전의 특허청구범위에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없고 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 없어 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니함에도 불구하고, 정정 전의 특허청구범위 제8항 및 발명의 상세한 설명 등을 참작하지 아니한 채 정정 전후의 특허청구범위 제1항만을 그 비교대상으로 하여 그 특허청구범위가 실질적으로 변경되었다고 판단한 원심판결에는 특허법 제63조의 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

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대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결 [정정무효(특)]

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인데, 정정 전의 구성 ① ‘반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전가능하게 지지된 회전부재’와 정정 후의 구성 ㉮ ‘반사기의 일단이 피벗가능하게 지지되어 있는 회전부재’를 대비하면, 전자는 단순히 반사기가 회전부재에 의해 지지되는 것으로 되어 있어 그 어느 부분이 지지되는지가 불분명한데 반하여, 후자는 반사기의 일단이 지지되는 것으로 되어 있고, 또한 정정 후의 ㉯ ‘반사기가 회전부재의 회전시 피시술자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동하도록 상기 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전한다’는 구성과 대비하면, 전자는 반사기가 피벗지지 운동을 하는 것으로만 되어 있는 데 반하여, 후자는 반사기의 운동경로를 보다 구체화하고 있어, 위 정정은 반사기의 운동 방식 및 반사기가 지지되는 특정 부위를 한정하거나 구체화하는 것이므로 청구범위의 감축에 해당되고, 또한 앞서 본 바와 같은 이 사건 특허발명의 작동관계와 피벗의 일반적인 의미를 감안하면 위 정정 후의 ㉮ 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 구성은 정정 전의 ① 구성에서의 피벗지지 운동과 마찬가지로 반사기의 한쪽 끝부분이 회전부재에 연결되어 그 한쪽 끝부분을 회전중심으로 하여 기울어진 상태로 편심회전을 하는 것을 의미하는 것으로 보아야 할 것이며, 나아가 정정 후의 구성 ㉯를 살펴보면, 정정 전의 이 사건 특허발명이 종래의 모발처리장치보다 소형화되면서도 더 넓은 범위에 적외선을 조사할 수 있다는 이 사건 특허발명의 목적을 달성하기 위해 반사기가 기울어진 상태로 편심회전운동을 함으로써 결과적으로 피시술자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동한다는 점을 그 기술적 특징으로 하고 있는 것임은 앞서 본 바와 같고, 이러한 결과는 위 정정 후의 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 구성에 의하여 달성되는 것이므로, 결국 정정 후의 구성 ㉯는 정정 전의 ① 구성 또는 위 정정 후의 ㉮ 구성으로 인한 결과를 구체적으로 부연한 것에 불과하여 새로운 구성이 추가된 것이라고 볼 수 없어 양자간에 실질적인 차이가 있다고 할 수는 없으므로 이 사건 정정으로 인하여 반사기의 회전범위(회전영역)가 정정 전보다 확대된다고 할 수는 없어서, 이 사건 정정은 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어 실질적인 변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.

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특허법원 2000. 12. 1. 선고 2000허3791 판결 [정정(실)] - 확정

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원고는 이 사건 등록고안의 보호범위로 ‘구조 및 방법’을 청구하여 이를 원래의 이 사건 등록고안의 등록청구의 범위에 포함시켰으므로, 그것이 원고의 진정한 의사에 의하거나 원고의 실수에 의하거나 묻지 아니하고 이 사건 등록고안에 대한 보호범위는 명세서에 기재된 등록청구의 범위에 의하여 정하여진다고 할 것이고, 위 등록청구의 범위의 기재에 어떠한 잘못이 있다고 하더라도 그 자체로서 당연히 불명료하거나 오기라고 할 수 없으며, 이 사건 정정심판 청구에 의하여 정정하고자 하는 등록청구의 범위에서 ‘방법’을 삭제하였으므로 이 사건 정정심판 청구는 이 사건 등록고안의 보호범위가 되는 등록청구의 범위를 감축하는 경우에 해당한다고 할 것이다.

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특허법원 1999. 6. 11. 선고 98허9956 판결 [정정(특)] - 확정

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​특허청구범위의 감축도 일종의 특허청구범위의 변경에 해당한다 할 수 있고, 그러한 이유로 특허청구범위의 감축을 통한 정정이 허용되지 않는다면 정정허가심판제도의 취지에 반하는 것이므로, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축은 특허청구범위의 변경에 해당하지 아니한다고 보아 정정을 허가함이 상당할 것인데, 본건발명은 폴리에스테르 필라멘트사를 가연시켜 텍스춰사를 제조함에 있어 공지의 접촉타입 가열기를 사용하는 가연시스템은 크림프성이 최고인 가열기온도와 염색성이 최하인 가열기온도 사이에 큰 차이가 있어 가장 적절한 가열기온도를 선택하는 것이 어려운 문제점이 있기 때문에 이를 극복하기 위하여 접촉타입 대신에 비접촉타입 가열기를 사용한 것이고, 비접촉타입 가열기를 사용할 경우 가열구역에서 사의 벌루닝을 조절하기 어려워 가열 고정 효과가 불규칙하게 되는 문제점이 있기 때문에 이를 극복하기 위하여 비접촉타입 가열기 내에 필라멘트사의 주행방향으로 홈을 갖춘 가열기 본체와 사의 주행방향으로 배열된 절취슬릿을 갖춘 사가이드를 구비한 것이어서, 본건발명에 있어 ‘사의 벌루닝을 억제하기 위한 사가이드를 구비한 것’은 본건발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 필수 구성요소로서 명세서에도 구체적으로 개시되어 있으므로, 이 사건 정정은 본건발명의 구체적인 목적의 범위 내에서 기술적 사항의 감축적 변경으로서 제3자의 권리를 침해할 우려도 없어 법 제63조 제2항 소정의 특허청구범위의 변경에 해당하지 아니한다 할 것이다.