실질적 변경을 인정하는 경우

특허법원 2018. 8. 16. 선고 2018허1240 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제136조에 의하면, 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는데, 여기서 정정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지를 판단할 때에는 청구범위 자체의 형식적 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 판단하여야 하며, 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하는바, ‘디스플레이 구조’는 디스플레이 화면을 구성하는 여러 요소 영역들의 위치 및 크기 등이 조합되어 결정되는 화면의 배치를 나타내는 용어로 해석되는 것이어서, 이 사건 특허발명에 기재된 디스플레이 구조는 어플리케이션 아이콘 영역 이외에도 다른 요소 영역들이 포함되어 결정될 수 밖에 없는 것으로 봄이 상당하므로, 디스플레이 화면 배치에 어플리케이션 아이콘 영역 이외에 다른 요소 영역들이 포함되면, 어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기뿐만 아니라 다른 요소 영역들의 상대적인 위치 및 크기도 함께 결정되어야만 디스플레이 구조가 최종적으로 결정될 수 있어, 예를 들어, 이 사건 특허발명의 도 3c에 나타난 바와 같이 어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기가 디스플레이 화면에서 변경되려면 디스플레이 화면을 구성하는 다른 요소 영역들의 상하 또는 좌우 위치와 크기도 함께 특정되어야만 디스플레이 구조가 결정될 수 있으며, 이 사건 특허발명의 6면 6번째 문단에 기재된 취지와 같이 어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기뿐만 아니라 디스플레이 화면을 이루는 다른 요소 영역들의 상대적인 위치 및 크기도 이동 통신 단말기의 내의 저장부에 저장된 스크립트에 포함되어야만 디스플레이 구조가 결정될 수 있어, 즉 어플리케이션 아이콘 영역은 디스플레이 구조를 구성하는 여러 요소들 중의 하나일 뿐이지, 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면 어디에도 어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기 단독으로 디스플레이 구조를 결정할 수 있다는 점은 나타나 있지 않으며, 원고의 주장처럼 디스플레이 구조에 다른 요소 영역들이 포함될 수 있다는 것을 배제하지 않는 경우라면, 정정사항 1은 예를 들어 ‘디스플레이 구조는 어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기를 포함하여 결정’되는 것과 같이 한정되어야 하였을 것으로 보이나 정정사항 1은 ‘디스플레이 구조는 어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기에 의해 결정’되는 것이라고 기재되어 있어 원고의 주장과 같이 해석되는 것은 어려워 보이므로, 이 사건 제7항 정정발명의 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 한 정정이라고 볼 수 없고, 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 것이나 마찬가지라 볼 수 없으므로 새로운 실시형태에 해당하는 점, 정정사항 1처럼 ‘어플리케이션 아이콘 영역의 위치 및 크기’ 단독으로 디스플레이 구조가 결정된다면, 이는 정정 전 이 사건 특허발명에 기재에 부합되지 않은 새로운 목적 및 효과를 초래하는 점, 이에 따라 정정사항 1은 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있다고 보이는 점 등을 고려하면, 정정사항 1은 특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.

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특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허4938 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제 136조 제1항에는 “특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다”고 규정되어 있고, 같은 법 제47조 제3항 각호의 1에는 “1. 특허청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우”가 각 규정되어 있으며, 한편 같은 법 제136조 제2항, 제3항에 의하면 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정되어 있는데, 위 규정들의 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것인바, 이 사건 특허발명의 청구항 21, 24, 29 및 32에 대한 정정은 청구항 21, 24, 29 및 32에서 “(i) 서열번호 1, 2 및 3의 모든 중쇄 상보 결정 영역(CDR) 아미노산 서열; 및 (ii) 서열번호 4, 5 및 6의 모든 경쇄 CDR 아미노산 서열를 포함하는 분리된 포유동물 항-TNF 항체”를 “(i) 아미노산 서열 SYAMH의 CDR1, 아미노산 서열 FMSYDGSNKKYADSVKG의 CDR2 및 아미노산 서열 DRGIAAGGNYYYYGMDV의 CDR3를 갖는 모든 중쇄 상보 결정 영역(CDR) 아미노산 서열; 및 (ii) 아미노산 서열 RASQSVYSYLA의 CDR1, 아미노산 서열 DASNRAT의 CDR2 및 아미노산 서열 QQRSNWPPFT의 CDR3를 갖는 모든 경쇄 CDR 아미노산 서열을 포함하는 분리된 인간 항-TNF 항체”로 정정한 것이어서, 이러한 정정은 서열번호 6을 제외하고는 서열번호 1 내지 5는 완전히 다른 아미노산 서열로 대체한 것이므로, 청구범위를 감축하는 정정에 해당하지 아니하고, 정정 후 청구항 21, 24, 29 및 32에 기재된 항체의 CDR 아미노산 서열은 정정 전 청구항 21, 24, 29 및 32에 기재된 항체의 CDR 아미노산 서열과 대비해 볼 때 서열번호 1의 아미노산 서열은 5개의 아미노산 서열 중 3개의 아미노산이 바뀐 것이고, 서열번호 2의 아미노산 서열은 16개의 아미노산 서열이 17개로 증가된 것일 뿐만 아니라 5개의 아미노산이 바뀐 것이며, 서열번호 3의 아미노산 서열은 10개의 아미노산이 17개로 증가된 것일 뿐만 아니라 10개의 아미노산이 모두 바뀐 것이고, 서열번호 4의 아미노산 서열은 16개의 아미노산 중 3개가 바뀐 것이며, 서열번호 5의 아미노산 서열은 5개의 아미노산이 바뀐 것인데, 항체에서 항원 특이성을 결정하는 영역인 CDR에 해당하는 아미노산의 한두 개의 차이만으로도 항체의 항원결정성 및 역가에 현저한 차이가 발생한다고 알려져 있으므로, 청구항 21, 24, 29 및 32에 대한 정정청구는 청구범위를 실질적으로 변경하는 정정에 해당한다.

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특허법원 2015. 12. 24. 선고 2015허2303 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 제62항 정정발명의 정정사항은 “데이터나 전력 제어 정보를 원격 지국으로 전송하고”를 “전력 제어 정보를 원격 지국으로 전송하고”로 정정하고(정정사항 1), “원격 지국으로부터 실제 정보 및 제어 데이터의 송신 이전에 일정 시간 동안 송신되는 폐쇄 루프 전력 제어 프리앰블을 수신하는 동안”을 추가한(정정사항 2) 것인데, 정정사항 1은 택일적으로 기재된 두개의 요소 중 하나의 요소를 삭제한 것이므로, 이는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당되는 것이어서, 정정사항 1은 적법한 정정이고, 정정사항 2는 “원격 지국으로부터 실제 정보 및 제어 데이터의 송신 이전에 일정 시간 동안 송신되는 폐쇄 루프 전력 제어 프리앰블을 수신하는 동안”을 추가함으로써, 이 사건 제62항 발명의 랜덤 액세스 절차를 ‘프리앰블 수신 → 프리앰블 감지 및 확인신호 전송 → 데이터 수신’에서 ‘프리앰블 수신 → 프리앰블 감지 및 확인신호 전송 → 데이터 수신 → 폐쇄 루프 전력 제어용 프리앰블 전송 → 원격지국의 실제정보 및 제어 데이터 전송’으로 변경한 것이나, 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 기재된 랜덤 액세스 절차는 ‘프리앰블 수신 → 프리앰블 감지 및 확인신호 전송 → 폐쇄 루프 전력 제어용 프리앰블 전송 → 원격지국의 실제정보 및 제어 데이터 전송’만이 기재되어 있어, 이 사건 제62항의 정정발명의 ‘데이터 수신’ 단계가 기재되어 있지 않아, 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 정정에 해당되지 않고, 또한 폐쇄 루프 전력 제어를 데이터 수신 전에 하는 것과 데이터 수신 후에 하는 것의 차이는 통신시스템의 성능에 결정적인 영향을 미치는 것이므로 상기 정정사항 2가 통상의 기술자에게 자명한 사항도 아니므로 정정사항 2는 적법한 정정이 아니며, 설령 이 사건 제62항 정정발명의 정정사항이 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 범위 내에서 한 것이라고 하더라도, 정정 전에는 기지국이 원격 기지국으로부터 데이터를 수신한 후에 ‘폐쇄 루프 전력제어 프리앰블을 수신하는 동안’ 별도의 전력 제어 정보를 송신하는 절차가 없었으나, 정정 후에는 원격 지국으로부터 실제 정보 및 제어 데이터의 송신 이전에 일정 시간 동안 송신되는 폐쇄 루프 전력 제어 프리앰블을 수신하는 동안 기지국이 별도의 전력 제어 정보를 전송하도록 랜덤 액세스 절차가 변경되었다는 점, 이러한 변경으로 인해, 이 사건 제62항 정정발명은 실제 정보 및 제어 데이터를 수신하는 통신이 개시되기 이전 단계에서 미리 폐쇄 루프 전력 제어를 수행하는 새로운 목적 및 효과를 가지게 되었다는 점 등을 고려하면, 이 사건 제62항 정정발명은 실질적으로 변경된 것이다.

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특허법원 2015. 12. 3. 선고 2015허3245 판결 [등록정정(특)] - 확정

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정정사항 1은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 중 ‘수납박스’ 부분을 “인입되는 전선, 권선부 또는 유입되는 물을 위한 공간이 형성되는 수납박스”로 정정하는 것인바, 이러한 정정이 특허법 제136조 제3항에 규정된 ‘청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경’할 수 없는 경우에 해당하는지 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 ‘수납박스’는 “수납할 수 있는 박스”의 의미로 해석되는데, 그러한 해석만으로 이 사건 제1항 발명에 있어서 구성요소의 의미를 명확히 특정할 수 없어, 이 사건 특허발명의 명세서를 참작해 보면, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 ‘수납박스’는 이 사건 특허발명의 첫 번째 기술사상인 전선을 수회 감아 권선부를 형성하기 위한 구성임을 알 수 있으므로, 적어도 ‘권선부가 형성될 수 있을 정도의 크기와 형상’을 갖춘 구성으로 해석되고, 정정사항 1은 이 사건 제1항 발명의 ‘수납박스’ 부분을 “인입되는 전선, 권선부 또는 유입되는 물을 위한 공간이 형성되는 수납박스”로 정정한 것인데, 이 사건 제1항 발명의 ‘수납박스’는 권선부가 형성될 수 있을 정도의 크기와 형상을 갖춘 구성으로 해석되므로, 정정사항 1에 의하여 “인입되는 전선 또는 유입되는 물”을 위한 공간이 형성되는 수납박스도 포함하게 된다면 청구범위가 실질적으로 확장될 것이고, 이 사건 제1항 발명의 ‘수납박스’는 전선이 당겨져 끊어지거나 전선의 피복이 벗겨지는 것을 방지하기 위한 구성이었으나, 정정사항 1에 의하면 인입되는 전선을 단순히 수용하는 공간 또는 유입되는 물을 수용하기 위한 공간으로서 기능을 하는 구성에 해당하므로 기술사상에 변경이 생긴 것이라고 할 수 있어, 정정사항 1은 청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하는 경우에 해당된다.

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특허법원 2014. 10. 24. 선고 2014허119 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허발명에 대한 정정청구가 특허법 제136조 제3항의 요건, 즉 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는지를 판단할 때에는, 정정 전 청구항과 정정 후 청구항을 대비하기 위한 전제로서 정정 전 청구항과 정정 후 청구항의 내용이 모두 확정되어야 하는데, 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 특허발명의 내용의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한, 변경 또는 확장하는 것은 허용되지 않고, 다만 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없는 것이므로, 특허청구범위에 기재된 문언의 해석은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하는바, 정정 전 청구항 1의 현상처리 후의 기판을 확실하게 건조시키는 것이 가능한 기판처리장치를 제공하는 것을 과제로 하고 있고, 이를 위하여 회전구동장치에 의해 기판이 회전되는 상태에서, 기체토출부에 의해 기판 상의 액층의 중심부를 향하여 기체가 토출되는 것인데, 구체적으로 살펴보면 액층형성부에 의한 액층의 형성 후에 기판의 회전속도를 제2 회전속도까지 단계적으로 또는 연속적으로 상승시키고, 그 과정에서, 기판의 회전속도가 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮은 제3 회전속도일 때, 기체토출부에 의해 기판 상의 액층의 중심부를 향하여 기체가 토출되고, 액층형성부에 의한 액층의 형성 후이며 기체토출부에 의한 기체의 토출 전에, 기판의 회전속도를 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮은 제4의 회전속도로 소정 시간 유지하는 것을 기술적 특징으로 하고 있음을 알 수 있고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명은, 액층 형성 시 기판은 제1 회전속도로 회전하고, 그 후 기판의 회전속도를 제2 회전속도까지 단계적으로 또는 연속적으로 상승시키고, 그 과정에서, 기판의 회전속도가 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮은 제3 회전속도일 때, 기체토출부에 의해 기판 상의 액층의 중심부를 향하여 기체가 토출되고, 액층형성부에 의한 액층의 형성 후이며 기체토출부에 의한 기체의 토출 전에, 기판의 회전속도를 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮은 제4의 회전속도로 소정 시간 유지하는 것으로 기재하고 있어서, 정정 전 청구항 1의 회전구동장치의 회전속도의 변화와 관련하여 그 기재가 조응되지 않으나, 앞서 본 청구항의 해석원리에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 의하여 정정 전 청구항 1을 변경할 수 없으므로, 정정 전 청구항 1은 이 사건 특허발명의 상세한 설명과 같이 해석할 수 없어, 정정 전 청구항 1은 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재에도 불구하고 ‘회전구동장치’가 기판의 건조처리 시에 있어서 ① 액층이 형성되는 ‘제1 회전속도’, ② 제1 회전속도로부터 단계적 또는 연속적으로 상승된 ‘제2 회전속도’, ③ 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮으며 소정 시간 유지되는 ‘제4 회전속도’, ④ 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮으며 기체가 토출되는 ‘제3 회전속도’의 순서로 작동되는 것으로 이해되고, 정정 후 청구항 1은 노광처리 후의 기판에 현상처리를 행하는 ‘기판처리장치’에 관한 발명으로, 위 기판처리장치는 ‘기판보유지지장치’, ‘회전구동장치’, ‘현상액 공급부’, ‘액층형성부’ 및 ‘기체토출부’로 구성되고, 회전구동장치는 처음 액층형성시에 제1 회전속도로 회전하고, 액층의 형성 후에 기판의 회전속도를 제2 회전속도까지 단계적으로 또는 연속적으로 상승시키고, 그 과정에서, 기판의 회전속도가 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮은 제3 회전속도일 때, 기체토출부에 의해 기판 상의 액층의 중심부를 향하여 기체가 토출되고, 액층형성부에 의한 액층의 형성 후이며 기체토출부에 의한 기체의 토출 전에, 기판의 회전속도를 제1 회전속도보다 높고 제2 회전속도보다 낮은 제4의 회전속도로 소정 시간 유지하는 것이므로, 이를 대비해 보면, 정정 전 청구항 1과 정정 후 청구항 1은 액층형성 이후의 ‘회전구동장치’의 동작순서가 달라졌고, 위와 같은 ‘회전구동장치’의 동작순서의 변경으로 인하여 정정 전 청구항 1의 기판처리장치는 그 작동원리가 다른 새로운 발명으로 바뀌었다고 할 것이므로, 위와 같은 정정은 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다.

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특허법원 2014. 5. 30. 선고 2013허6103 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제136조 제1항에 의하면 ‘특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다’고 규정되어 있고, 같은 법 제47조 제3항 각호의 1에는 ‘1. 특허청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’가 각 규정되어 있으며, 한편 같은 법 제136조 제2항, 제3항에 의하면 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항(잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항에 한한다)의 범위 이내에서 이를 할 수 있고(제2항), 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(제3항)고 규정되어 있는데, 위 규정들의 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 ‘오류의 정정’에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이고, 위와 같은 정정이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면을 참작하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이므로 살피건대, 정정 전 서열 번호 2의 아미노산 서열은 서열 길이가 17로 표시되어 있는데 비하여 서열 내용의 아미노산은 16개가 표시되어 있어서 서로 일치하지 아니한 점, 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열은 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체의 아미노산 서열과 상이한 점, 실험을 위하여 만들어진 8개의 TNV mAb 중 TNV148(B)가 가장 우수한 활성을 나타태고 있는 점을 알 수 있고, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열은 각 항-TNF 항체의 중쇄 및 경쇄 가변영역에 포함된 CDR 아미노산 서열에 해당한다는 사실만 나타내고 있을 뿐 구체적으로 어느 항체의 CDR 아미노산 서열인지 확인할만한 기재가 없는 점, 상세한 설명에선 바람직한 항체로서 항체 TNV148(B) 이외에도 항체 TNV15, TNV196, TNV14, TNV118, TNV32, TNV86을 모두 포함하고 있는 점, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열이 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체들 중 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열만을 표시한다고 단정하기 어려운 점을 알 수 있는바, 이러한 여러 사정들에 비추어 보면, 정정 전 서열 번호 1~5 아미노산 서열이 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열을 잘못 기재한 것에 해당한다고 보기 어렵고, 이 사건 제21항, 제24항, 제26항, 제29항, 제32항 특허발명은 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 발명의 구성요소로 하고 있는바, 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 이 사건 정정사항과 같이 변경하는 경우에 이 사건 제21항, 제24항, 제26항, 제29항, 제32항 특허발명은 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 구성요소로 하는 것에서 이 사건 정정사항을 구성요소로 하는 것으로 변경되는 것인데, 위와 같이 구성요소를 변경하게 되면, 서열 번호 1의 아미노산 서열은 3개의 아미노산이 바뀌게 되고, 서열 번호 2의 아미노산 서열은 16개의 아미노산이 17개의 아미노산으로 증가될 뿐만 아니라 5개의 아미노산이 바뀌게 되며, 서열 번호 3의 아미노산 서열은 10개의 아미노산이 17개의 아미노산으로 증가될 뿐만 아니라 10개의 아미노산이 전부 바뀌게 되고, 서열 번호 4의 아미노산 서열은 16개의 3개의 아미노산이 바뀌게 되며, 서열 번호 5의 아미노산 서열은 5개의 아미노산이 바뀌게 되는바, 이 사건 기술분야에서는 중쇄 또는 경쇄의 가변 영역에서 존재하는 한두 개 아미노산의 차이에도 항체의 항원결정성 및 역가에 현저한 차이가 발생하는 점, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열을 내용으로 하는 항체가 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열을 내용으로 하는 항체로 변경되는 점 등에 비추어 볼 때 위와 같은 정정은 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다.

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특허법원 2014. 1. 16. 선고 2013허7151 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항 내지 제3항의 규정 취지는 특허권자에게 정정을 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다고 할 것이고, 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석되며, 구체적으로, 특허청구범위를 감축하는 경우에는 택일적 구성요소의 삭제, 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경, 구성요소의 직렬적 부가, 수치한정에 의한 범위의 감축, 여러 개의 청구항 중 일부 청구항의 삭제, 특허청구범위 기재 자체를 변경함이 없이 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 감축하여 특허청구범위를 실질적으로 감축하는 경우 등이 있을 수 있고, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우는, 특허명세서 또는 도면 중의 기재 내용 자체의 의미가 분명하지 아니하거나, 특허명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 다른 기재와 불일치하여 분명하지 아니한 경우 등 명세서 및 도면에 생기는 기재상의 불비를 정정하여 그 본래의 의미를 더욱 명확하게 하는 것을 포함하는바, 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 정정 전에 ‘상기 절연 탄성 코어의 하면은 폭 방향 양단에서 중간 부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것’으로 기재되어 있었으나, 정정사항 2에 의해 정정되어 ‘상기 절연 탄성 코어의 하면은 폭 방향 양단에서 중간 부분을 향해 파인 형상으로 리플로우 솔더링시 전기접촉단자의 양측면으로 납오름이 발생하는 경사가 형성되는 것’으로 변경되었는데, 이 사건 특허발명은 리플로우 솔더링이 가능한 전기접촉단자에 관한 것이고, 정정 전 이 사건 제1항 발명도 ‘… 특징으로 하는 리플로우 솔더링 가능한 탄성 전기 접촉 단자’로서, 정정 전에도 이 사건 제1항 발명이 리플로우 솔더링 시 적용된다는 점이 이미 한정되어 있으므로 정정사항 2에서 ‘리플로우 솔더링 시’ 적용된다고 한정한 부분은 특허청구범위의 감축에 영향을 미치지 아니하고, 구성 5의 경사 부분을 살펴보면, 정정 전 ․ 후에 절연 탄성 코어의 하면에 중간 부분을 향해 파인 형상으로 경사가 형성된 점은 동일하고, 다만 정정사항 2에 의해 ‘전기접촉단자의 양측면으로 납오름이 발생하는 경사’로 한정된 점에 차이가 있는데, 이 사건 특허발명의 명세서의 다음과 같은 기재에서는, 절연 탄성 코어의 하면에 경사가 형성되면 양측면으로 납오름이 향상되는 것으로 일관되게 기재되어 있고, 경사 각도의 범위에 관해서는 특별한 한정을 두고 있지 아니하므로, 결국 정정 전 구성 5의 경사에 의해서도 납오름이 발생함을 알 수 있어, 이 사건 제1항 발명의 정정 후 구성 5는 정정사항 2에 의하여 형식적으로는 특허청구범위가 감축된 것으로 보이나, 실질적으로는 정정 전·후의 경사 각도의 범위 제한이 없다는 점에서 물리적인 구성이 동일하고, 정정 전의 구성 5에 의해 발생되는 납오름 효과를 기재한 것에 지나지 아니하므로 정정에 의하여 특허청구범위가 감축된 것으로 볼 수 없으며, 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 전기접촉단자라는 물건 발명의 구성 중에서 절연 탄성 코어의 하면 구조를 특정한 것으로서, 정정 전 구성 5는 ‘절연 탄성 코어의 하면은 폭 방향 양 단에서 중간 부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것’이었는데, 정정 전의 구성 5의 위와 같은 기재는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 구조 설명 및 도면 2, 4에 도시된 하면이 경사진 절연 탄성 코어의 구조와 일치하므로, 이 사건 제1항 발명의 정정 전 구성 5의 기재가 불명확하다거나 명세서의 다른 기재와 불일치하여 그 기재에 오류가 있다고 볼만한 사정이 없고, 오히려, 정정 전 구성 5는 절연 탄성 코어 하면이 중간 부분을 향해 파인 형상으로 경사진 구성을 이루고 있으며, 이 사건 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 경사진 구성에 의해 납오름이 향상 또는 증대되는 기능 또는 효과가 발생하게 되고, 여기에서 납오름이 향상된다는 의미는, 절연 탄성 코어의 하면이 평면을 이루고 있는 경우에도 전기접촉단자의 측면이 솔더크림과 접촉하면 어느 정도의 납오름은 발생할 수 있는 점을 참작할 때, 절연 탄성 코어의 하면이 평면인 경우에 일어나는 통상적인 납오름 정도를 넘어서서, 구성 5의 경사에 의해 추가적인 납오름의 향상 또는 증대가 일어나는 것으로 이해되는데, 정정사항 2에서는 납오름이 향상 또는 증대된다고 표현하지 않고, 납오름이 발생된다고 표현하고 있어서 특허청구범위에 기재된 용어와 명세서의 다른 기재가 일치하지 않게 되었고, 이로 인해 경사진 구조의 기능 또는 효과가 납오름의 발생인지 납오름의 향상인지 오히려 불명료해지게 되었으며, 한편 절연 탄성 코어의 하면이 평면이거나, 그 경사 각도가 극히 미미한 경우라도 납오름이 발생한다는 점을 고려할 때, 절연 탄성 코어의 하면에 형성된 경사의 기능 또는 효과가 납오름의 단순한 발생인지, 아니면 납오름의 특별한 향상인지 여부는 특허청구범위의 효력이 미치는 범위를 결정할 때 중요한 요소가 될 수 있으므로, 그 차이를 무시할 수는 없고, 정정사항 2는 ‘리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 양측면으로 납오름이 발생하는 경사’라고 기재함으로써, 납오름이 발생하는 경사와 납오름이 발생하지 않는 경사가 구분되는 것처럼 기재하였으나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘경사진 각도는 실리콘 고무의 물성치(가령 열 팽창률) 및 치수에 따라 변할 수 있다’고 설명하고 있어서, 절연 탄성 코어 하면의 경사 각도는 상황에 따라 제한 없이 변경됨을 알 수 있어, 이 사건 특허발명은 경사 각도의 정도에 따라 납오름이 발생되는 것이 아니라 절연 탄성 코어의 하면이 중간 부분을 향해 파인 형상을 가지면 납오름이 발생되는 것이며, 납오름이 발생하지 않는 경사는 존재하지 않으므로, 납오름이 발생하는 경사를 경사 각도만으로 구별하여 특정하는 것은 불가능함에도 불구하고, 정정사항 2는 정정 전에 경사 각도에 관한 특별한 한정이 없던 것을, 납오름이 발생하는 경사만을 따로 구분할 수 있는 것처럼 변경하여 기재함으로써, 제3자가 경사 각도 중에서 일부만 포함되는 것처럼 오인할 수 있게 하였으므로 불명료한 기재를 명확하게 한 것이라고 할 수 없다.

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특허법원 2013. 12. 26. 선고 2013허2323 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적인바, 이 사건 정정은 정정 전 이 사건 제1항 특허발명에 기재된 ‘안착홈에 안착된 반도체 패키지’를 ‘안착홈 위에 안착된 반도체 패키지’로 정정한 것인데, 정정 전 이 사건 제1항 특허발명에 기재된 ‘안착홈에 안착’의 의미에 관하여 이 사건 명세서는 명시적으로 정한 바는 없어서, ‘안착홈에 안착’이라는 의미를 일반적인 언어의 사용법에 근거해 살펴보면, ‘안착홈’은 ‘안착’과 ‘홈’이 결합하여 이루어진 조어로서, 그 중 ‘안착’은 ‘마음의 흔들림 없이 어떤 곳에 착실하게 자리잡음’이라는 의미이고, ‘홈’은 ‘물체에 오목하고 길게 팬 줄’이라는 의미이고, ‘안착’은 원래 물리적 장소를 의미하는 단어가 아니었으나 ‘홈’과 결합함으로써 물리적 장소를 나타내는 단어로 의미가 변용되었는바, ‘안착’과 ‘홈’의 원래의 의미를 기초로 하여 ‘안착홈’의 의미를 물리적 장소와 관련하여 해석해보면 ‘어떤 대상물이 흔들림 없이 자리잡도록 오목하게 파여 있는 곳’으로 해석하는 것이 합리적이어서, ‘안착홈에 안착’은 ‘어떤 대상물이 흔들림 없이 자리잡도록 오목하게 파여 있는 곳에 흔들림 없이 착실하게 자리잡음’이라고 해석하는 것이 일반적인 언어의 사용법에 부합한다고 생각되며, 나아가 정정 전 이 사건 특허발명의 상세한 설명을 기초로 정정 전 이 사건 제1항 특허발명의 ‘안착홈에 안착된 반도체 패키지’의 기술적 의미를 살펴보면, 먼저 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘상기 회전플레이트는 개별로 절단된 반도체 패키지를 역전하기 위한 구성이다. 상기 회전플레이트에는 개별로 절단된 반도체 패키지가 안착되는 복수개의 안착홈이 매트릭스 형태로 배치된 안착부가 구비되어 있다. 여기서, 상기 안착홈은 반도체 패키지가 쉽게 안착될 수 있도록, 상기 패키지 이송장치의 적재테이블에 형성되는 적재홈에 비해 얕은 깊이로 형성되는 것이 바람직하다’고 기재되어 있어, 위 기재에 기초하여 살피건대, 원고의 주장처럼 ‘안착홈에 안착’을 반도체 패키지가 ‘안착홈 위에 안착’되는 구조라고 해석하게 되면, ‘안착홈의 깊이를 얕게 형성하는 것’과 반도체 패키지를 안착홈에 쉽게 안착되도록 하는 것 사이에는 별다른 기술적 상관관계가 없어 보이고, 이에 반하여, ‘안착홈에 안착’을 반도체 패키지가 ‘안착홈 안에 안착’되는 구조라고 해석하게 되면, 안착홈의 깊이를 얕게 형성하는 것은 반도체 패키지를 안착홈 안에 쉽게 안착시킬 수 있게 되어서 기술적 의미를 가지게 되므로, 위 기재사항 중 ‘반도체 패키지가 쉽게 안착될 수 있도록 안착홈의 깊이를 얕게 형성한다’는 기재는 ‘안착홈에 안착된 반도체 패키지’의 의미를 ‘안착홈 안에 안착된 반도체 패키지’로 해석하는 것이 타당하다는 점을 뒷받침하는 기재라고 판단되며, 다음으로, 정정 전 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 회전플레이트의 안착홈과 비안착영역이 상호 교차로 배치된 안착부를 설명하면서 ‘상기 안착홈과 비안착영역은 실질적으로 동일한 크기를 가지고 있으며, 서로 교차되게 지그재그 형태로 배치되어 있다. 또한, 상기 안착홈과 비안착영역 각각은 상기 적재테이블의 적재홈 및 비적재영역에 대응되도록 형성되어 있다’고 기재되어 있어, 위 기재에 의하면 안착홈과 비안착영역은 실질적으로 동일한 크기를 가지고 있으며 교차되게 지그재그 형태로 배치되어 있으므로, 만약 원고의 주장처럼 반도체패키지가 안착홈 위에 안착된다고 가정하게 되면, 인접한 반도체 패키지들의 모서리 부분이 서로 중첩되어 부딪치게 되고, 그렇게 되면 반도체 패키지에 가해지는 진공상태에 틈이 생겨서 반도체 패키지를 제대로 붙잡을 수 없게 되는 반면에 반도체 패키지가 안착홈 안에 안착된다고 가정하게 되면, 인접한 반도체 패키지들 사이의 간섭현상이 없어져 진공상태에 틈이 생기는 문제가 발생하지 않게 되므로, 위 기재 중 ‘안착홈과 비안착영역은 실질적으로 동일한 크기를 가지고 있으며 교차되게 지그재그 형태로 배치되어 있다’는 부분은 ‘안착홈에 안착’의 의미를 ‘안착홈 안에 안착’을 의미하는 것으로 해석하는 것이 타당함을 뒷받침해 주는 기재라고 판단되어, 정정 전 이 사건 제1항 특허발명 중 ‘안착홈에 안착된 반도체 패키지’라는 기재는 ‘안착홈 안에 안착된 반도체 패키지’라는 의미이지 ‘안착홈 위에 안착된 반도체 패키지’라는 의미로 해석될 여지는 없다고 판단되므로, 정정 전 이 사건 제1항 특허발명에 기재된 ‘안착홈에 안착된 반도체 패키지’를 ‘안착홈 위에 안착된 반도체 패키지’로 정정한 이 사건 정정은 특허법 제136조제3항에 위반되어 특허청구범위를 실질적으로 변경한 것이므로 무효로 되어야 한다.

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특허법원 2013. 9. 26. 선고 2013허693 판결 [등록무효(특)] - 상고각하

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무릇 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 하고, 특허청구범위에 새로운 구성을 추가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그와 같은 구성의 추가로 당초의 발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 그와 같은 정정은 허용되지 아니하는바, 정정 전 특허발명의 명세서 중 ‘각각의 층을 형성하는 합성수지 발포성형체들은 접착제 또는 초음파 융착 등과 같은 다양한 접착수단 및 접착방법에 의해 서로 접착되어 하나의 완충흡음층을 형성한다’는 기재에서 보는 바와 같이, 정정 전 특허발명의 명세서는 다층의 합성수지 발포성형체 형성에 관하여 접착제 등에 의한 접착방법을 개시하고 있고, 원고가 스스로 지적하는 바와 같이, 다층의 합성수지 발포성형체를 형성함에 있어서 압축강도를 제외한 나머지 재질이 서로 다른 것을 적층하는 경우 그 상이한 물성으로 인하여 접착에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 바닥이나 매트 등에 적용하여 사용하는 경우 마감재 내부에서 접착이 약해져 바닥이나 매트 등이 들뜨는 현상이 발생하기 쉬우며, 이 사건 정정사항에 있어서 정정 후 제1항·제2항·제4항 발명의 위 한정구성 중 ‘동일한 재질이되’라는 기재가 추가됨에 따른 이 사건 정정구성 즉 압축강도를 제외한 나머지 재질이 다층의 합성수지 발포성형체에 있어서 모두 동일하다는 특징적 구성은, 다층의 합성수지 발포성형체 간의 접착력을 향상시키고 또한 바닥이나 매트 등이 들뜨는 현상을 방지하는 목적 및 작용효과를 갖게 된다고 봄이 타당하고, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 정정구성이 정정 전 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있다고 볼 수 없는 이상, 위와 같은 이 사건 정정구성의 목적 및 작용효과는 명세서 전체의 내용과 관련하여 정정 전·후 제1항·제2항·제4항 발명의 특허청구범위 전체를 대비하여 볼 때 새로운 목적 및 작용효과에 해당함이 자명하다 할 것이고, 그렇다면 이 사건 정정사항은 비록 형식적으로는 앞서 본 바와 같이 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다 할 것이나, 위와 같이 ‘동일한 재질이되’라는 기재에 의하여 이 사건 정정구성이 추가됨에 따라 위와 같은 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 됨으로써 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제할 수 없다 할 것이므로, 이 사건 정정사항은 결국 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것으로서 허용될 수 없다고 판단된다.

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특허법원 2013. 1. 31. 선고 2012허6298 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의 2 제1항은, 무효심판 피청구인은 특허법 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단에 따라 지정된 기간 이내에 특허청구범위를 감축하거나, 잘못 기재된 것을 정정하거나 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서 준용하는 특허법 제136조 제3항은 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 위와 같은 특허법 제133조의 2 제1항 및 제4항의 규정취지는, 일단 특허권이 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용될 수 없으나, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 없애 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 할 것인바, 정정사항 1은 정정 전 제3항 발명의 제조단계 중 제1 단계에서, 라텍스 수지를 초속경 시멘트, 세골재, 조골재, 물 및 지연제와 함께 혼합하여 강제식 믹서에 넣고 충분히 비비기를 수행하던 것을 라텍스 수지를 제외한 나머지 성분들 즉 초속경 시멘트, 세골재, 조골재, 물 및 지연제를 강제식 믹서에 넣고 충분히 비비기를 수행하는 것으로 정정하고, 제2 단계에서 제1 단계의 혼합물에 ‘소포제’만 첨가하여 추가 비비기를 수행하던 것을 ‘라텍스 수지와 소포제’를 함께 첨가하여 추가 비비기를 수행하는 것으로 정정하는 내용이므로 살피건대, 이 사건 특허발명에서 초속경 라텍스 개질 콘크리트 조성물에 소포제를 첨가하는 이유는 라텍스 수지가 첨가 혼합되는 과정에서 골재 및 믹서기와의 마찰로 인해 기포가 발생하는 것을 억제하고, 초속경 시멘트와 라텍스 수지와의 반응에 의해 발생하는 기포량을 제어하기 위한 것인데, 정정 전 제3항 발명에 의하면 초속경 시멘트, 골재 등과 함께 라텍스 수지를 먼저 혼합하여 충분히 비비기를 수행하기 때문에 라텍스 수지가 골재 및 강제식 믹서기와 마찰하면서 기포가 발생함과 동시에 초속경 시멘트와 반응하면서도 기포가 상당량 발생할 것으로 보이고, 이와 같이 이미 상당량의 기포가 발생한 다음 소포제를 첨가하여 기포를 제거하는 경우보다 정정 후 제3항 발명과 같이 골재, 초속경 시멘트 등과 라텍스 수지 사이에 마찰 또는 반응이 일어나지 않도록 초속경 시멘트, 골재 등만을 먼저 충분히 혼합한 다음, 거기에 라텍스와 소포제를 함께 첨가하면 기포 발생량 감소 면에서 더 좋은 효과를 발휘할 것으로 보이므로, 정정사항 1로 인해 골재, 초속경 시멘트 등과 라텍스 수지 사이의 마찰 또는 반응에서 비롯되는 기포 발생을 사전에 방지하여 기포 발생량을 줄이는 새로운 효과가 발생한다 할 것이며, 비록 원고들이 제출한 각 품질시험·검사성적서에 따르면 정정 전·후 제3항 발명에 따라 라텍스 수지의 첨가 순서를 서로 달리하여도 제조된 콘크리트 조성물의 압축강도는 실질적으로 동일한 것으로 나타나 있으나, 위 압축강도 시험 이외에 기타 정정 전 특허발명 명세서의 시험예 3에 나타난 휨강도 시험, 시험예 4에 나타난 투수성 시험, 시험예 5에 나타난 동결융해 저항성 시험 등을 수행한 결과가 실질적으로 동일한지 여부를 확인하지 않는 이상, 압축강도의 대비만으로 정정 전·후 특허발명의 효과가 실질적으로 동일하다고 단정할 수는 없으며, 나아가 설령 정정 전·후 특허발명의 효과가 실질적으로 동일하다고 하더라도, 조성물의 제조방법에 관한 발명은 각 성분을 혼합하는 방법이나 혼합순서 등 제조 공정의 조건이나 시간적 순서에 기술적 특징이 있는 것이므로 라텍스 수지를 첨가하는 순서에 차이가 있는 정정 전·후의 제3항 발명이 실질적으로 동일한 방법이라고 보기 어렵다고 판단한 제3자가 정정 전 제3항 발명을 침해하지 않기 위하여 정정 전 제3항 발명과 다른 방법, 예컨대 정정 후 제3항 발명과 같은 방법으로 콘크리트 조성물을 제조하고 있었다면 정정사항 1로 인해 위 제조행위는 이 사건 특허발명을 침해하게 되어 제3자는 특허권자의 동의 없이는 더 이상 같은 방법으로 콘크리트 조성물을 제조할 수 없게 되므로, 정정사항 1은 제3자의 권리를 침해할 우려가 있어, 결국 정정사항 1은 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 정정에 해당한다 할 것이다.

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특허법원 2012. 12. 7. 선고 2012허6595 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 정정청구는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 ‘호마이카층의 상면에 미세 줄무늬가 형성된 필름형태의 평판형 가다를 재치하고 그 상면 일측으로부터 타측으로 롤 가공하여 목판의 상면에 가다를 밀착시키는 공정’을 ‘호마이카층의 상면에 가장자리가 고무줄에 의해 틀체에 고정되며 미세 줄무늬가 형성된 필름형태의 평판형 가다를 재치하고, 이 가다의 상면 일측으로부터 타측으로 롤 가공하여 목판의 상면에 가다를 밀착시키는 공정’으로, ‘상기 공정에 의해 밀착된 목판과 가다를 25℃ 내외의 온도를 유지하고 있는 건조실에 동시에 이동시켜 적층하고 90~150분 동안 건조 경화시키는 공정’을 ‘상기 틀체와 함께 목판을 가다와 함께건조실(25℃ 내외의 온도를 유지)로 이동시켜 중첩되게 적층하고 90~150분 동안 건조 경화시키는 공정’으로 각 정정한 것인데, 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항은 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는바, 이 사건 정정청구는 당초 이 사건 특허발명에 없던 구성인 ‘가다의 가장자리가 고무줄에 의해 틀체에 고정되는 구성’ 및 ‘목판, 가다와 함께 틀체도 건조실로 이동시켜 중첩되게 적층하는 구성’을 추가한 것이므로 형식적으로는 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하나, 이 사건 특허발명은 위와 같이 추가된 구성으로 인해 당초 이 사건 특허발명이 가지고 있지 않았던 새로운 효과, 즉 필름 형태의 평판형 가다의 가장자리가 고무줄에 의해 틀체에 고정되어 당겨짐으로써 구김이나 주름 없이 호마이카층의 상면에 균일하게 밀착되는 효과를 갖게 되는바, 이 사건 정정청구는 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 실질적으로 변경시키는 것에 해당한다.

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특허법원 2012. 4. 12. 선고 2011허8181 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2 제1항은 특허무효심판절차에서의 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서 준용하는 특허법 제136조 제2항 및 제3항은 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있고 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편, 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 그와 같은 정정은 위법하여 허용되지 않는바, 정정사항 2-2는 이 사건 제3항 발명에 한정되어 있던 스핀들실물림캠의 기능인 ‘재봉사가 스핀들에서 실물림되도록 작동하는 기능’을 ‘스핀들의 실물림작동체를 전후진시키는 것에 의하여 실물림이 되고 잠시 놓아주었다가 다시 실물림이 되도록 하는 기능’으로 정정함으로써 ‘스핀들실물림캠에 의해 전후진하는 실물림작동체’에 관한 구성을 외적으로 부가하였고, 스핀들실물림캠의 형상을 ‘넓고 좁은 2개의 높은 접촉면을 가진 형상’으로 한정하였으므로 특허청구범위의 감축에 해당하고, 나아가 정정사항 2-2가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것인지를 살펴보면, 이 사건 특허발명 명세서의 ‘스핀들실물림캠은 두개의 높은 접촉면 구간에서는 실물림이 해제되게 작동하는바, 스핀들의 실물림작동체 사이에 실을 물어준 상태에서 스핀들이 5~10회전 후에는 물었던 실을 잠시 놓아준다(짧게 돌출된 높은 접촉면 구간). 이렇게 함으로써 커터작업 후 길게 늘어진 실의 꼬리부분이 보빈의 회전력에 의해서 보빈 내로 감아지게 해주어 기존 초기 기동시 생겼던 꼬리 실을 없애준다’, ‘핀들모터의 구동초기 즉 스핀들이 5~10회전할 시 스핀들실물림캠의 짧게 돌출된 높은 접촉면구간을 해당 레버의 베어링롤러가 지나감에 따라 스핀들의 실물림작동체는 물었던 실을 잠시 놓아주게 되는바, 이는 커터작업 후 길게 늘어진 실의 꼬리부분이 보빈의 회전력에 의해서 보빈 내로 감아지게 해줌으로써 기존 초기 기동시 생겼던 꼬리 실을 없애준다’, ‘일스프링캠의 작동에 의해서 권취보빈이 스핀들로부터 낙하하여 만관판에 안착한 후, 스핀들실물림캠의 낮은 접촉면으로 베어링롤러가 이동함으로 인해 스핀들의 실물림작동체가 작동하여 재봉사를 물어준다’는 각 기재로부터 스핀들실물림캠은 실물림작동체에 실이 물리거나 해제하도록 하는 기능을 하는 것과 두개의 높은 접촉면 구간을 가지며 그 중 하나는 짧게 돌출된 높은 접촉면 구간을 가진 형상임을 알 수 있으나, 스핀들실물림캠이 실물림작동체를 전후진시켜 실물림이 되고 잠시 놓았다가 다시 실물림되도록 하는 기능이나 ‘넓고 좁은 2개의 높은 접촉면을 가진’ 형상에 대한 명시적인 기재는 찾아볼 수 없으나, 실물림작동체가 실을 물거나 해제하기 위해서는 실물림작동체 또는 그와 맞접하는 스핀들이 전후진하여야만 가능할 것이고, 또한 ‘스핀들축 선단의 스핀들에는 스프링과 운동레버에 의해 작동하는 실물림작동체가 구비되며, 스핀들과 실물림작동체에는 링고무가 부착된다’는 명세서의 기재를 참작하면, 실물림작동체는 스프링과 운동레버의 작동에 의해 전후진하는 것으로 보이므로, 정정사항 2-2 중에서 ‘실물림작동체를 전후진시키는 것에 의하여 실물림이 되고’라는 부분은 명세서에 직접 기재되어 있는 것은 아니지만 명세서의 기재로부터 통상의 기술자가 자명하게 알 수 있는 것이라고 봄이 상당하고, ‘잠시 놓아주었다가 다시 실물림이 되도록 넓고 좁은 2개의 높은 접촉면을 가진 스핀들실물림캠’ 부분은 앞서 살핀 명세서 내의 ‘스핀들모터의 구동초기에 스핀들실물림캠의 짧게 돌출된 높은 접촉면 구간을 해당 레버의 베어링롤러가 지나감에 따라 스핀들의 실물림작동체가 물었던 실을 잠시 놓아주고, 스핀들실물림캠의 낮은 접촉면으로 베어링롤러가 이동함으로 인해 스핀들의 실물림작동체가 작동하여 재봉사를 물어준다’는 기재 및 도 3, 도 5a, 도 6c에 도시된 사항의 범위 내에서 스핀들실물림캠의 기능 및 형상을 부가한 것임을 알 수 있으므로, 정정사항 2-2는 결국 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것이라 할 것이며, 다음으로 정정사항 2-2가 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경한 것인지 여부에 대해서 살펴보면, 정정사항 2-2에 대응되는 정정 전의 스핀들실물림캠은 재봉사가 스핀들에서 실물림되도록 작동하게 하는 기능을 하던 것인데, 정정사항 2-2에 따른 스핀들실물림캠은 실물림작동체를 전후진시켜 재봉사를 스핀들에 실물림되도록 작동하게 하는 면에서는 그 기능이 동일하나, 잠시 놓아주었다가 다시 실물림되도록 하는 기능은 새로이 추가된 것이고, 이러한 기능으로 인하여 스핀들모터의 구동초기, 즉 스핀들이 5~10회전 시, 스핀들실물림캠의 짧게 돌출된 높은 접촉면 구간을 해당 레버의 베어링롤러가 지나감에 따라 스핀들의 실물림작동체가 물었던 실을 잠시 놓아주어, 커터작업 후 길게 늘어진 실의 꼬리부분이 보빈의 회전력에 의해서 보빈 내로 감아지게 해 줌으로써 스핀들모터의 구동 초기에 생겼던 꼬리 실을 없애주는 목적 및 작용효과를 갖게 되었는데, 통상의 기술자라면 스핀들실물림캠이 스핀들에 실물림이 되도록 하는 기능을 수행할 것이라는 점은 당연히 인식한다 할 것이나, 그것이 꼬리실을 없애주는 기능까지 수행할 것이라고 인식한다고 보기는 어려워, 실물림작동체를 전후진시켜 꼬리실을 없애주는 목적 및 작용 효과는 정정 전 이 사건 제3항 발명의 스핀들실물림캠에 내재된 당연한 기능으로 볼 수 없으므로, 정정사항 2-2는 결국 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편, 실물림작동체에 관한 구성 및 꼬리실 제거 기능의 추가로 인하여 정정 전 이 사건 제3항 발명이 갖고 있던 ‘스핀들로의 자동 실물림’이라고 하는 목적 및 작용효과 이외에 ‘꼬리실의 자동 제거’라는 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 된 것이라 할 것이므로, 정정사항 2-2는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다.

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특허법원 2011. 12. 23. 선고 2011허4769 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 발명의 ‘앨러지성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물’을 ‘인간 결막 비만세포를 안정화하여 인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물’로 정정하는 것으로서, 구체적으로는, ‘앨러지성 안질환을 치료하기 위한’을 ‘인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한’으로 정정하고(정정사항 1), ‘국소적으로 투여할 수 있는’을 ‘국소 투여’로 정정하며(정정사항 2), ‘인간 결막 비만세포를 안정화하여’라는 기재를 추가하는 것(정정사항 3)인데, 특허법 제133조의2 제1항은 ‘제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 …… 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다’고 규정하고 있고, 같은 법 제136조 제1항은 제1호로 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제2호로 ‘잘못 기재된 것을 정정하는 경우’를, 제3호로 ‘분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우’를 들고 있으므로, 이 사건 정정청구가 특허법 제133조의2 제1항 소정의 정정요건을 충족하는지 살펴보면, 정정사항 1은 상위개념인 ‘앨러지성 안질환’을 하위개념인 ‘알러지성 결막염’으로 한정하면서 동시에 치료대상을 ‘인간’으로 한정한 것이므로 특허법 제136조 제1항 제1호의 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’에 해당하고, 정정사항 2는 안과용 조성물이 국소 투여 이외의 투여 경로로도 투여될 수 있다는 의미로 해석될 수 있는 문구에서 국소 투여만을 투여 경로로 명확하게 한정한 것이므로, 특허법 제136조 제1항 제1호의 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’ 또는 같은 항 제3호의 ‘분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우’에 해당하며, 정정사항 3은 활성성분의 인간 알러지성 결막염 치료 용도를 ‘인간 결막 비만세포를 안정화하여’라는 약리기전으로 한정하는 것으로서, 형식적으로는 특허법 제136조 제1항 제1호의 특허청구범위를 감축하는 것처럼 보이나, 의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 기재하는 것이 원칙이고, 나아가 다른 특별한 사정이 없는 한 활성성분이 그러한 의약용도로 사용될 수 있도록 해주는 내재된 속성인 생체 내에서의 작용기전, 즉 약리기전이 무엇인지까지 특허청구범위에서 한정할 필요는 없는바, 이 사건 제1항 정정발명의 의약용도는 정정사항 1에 의하여 ‘인간 알러지성 결막염 치료 용도’로 특정되었으므로, 정정사항 3으로 추가한 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전으로 인해 활성성분이 ‘인간 알러지성 결막염 치료 용도’ 이외에 다른 신규한 의약 용도를 가지게 되거나 ‘인간 알러지성 결막염 치료’라는 의약용도의 범위가 축소되는 것이 아닌 이상, 정정사항 3을 특허청구범위에 추가할 필요는 없는 것이고, 정정사항 3으로 인해 특허청구범위가 감축되거나 변경되는 것도 아니고, 정정사항 3은 단순히 약리기전을 추가한 것이므로 특허법 제136조 제1항 제2호의 ‘잘못 기재된 것을 정정하는 경우’에 해당하지 않고, 약리기전이 추가되지 않더라도 활성성분의 ‘인간 알러지성 결막염 치료 용도’를 특징으로 하는 의약용도에 관한 발명이라는 것을 명확히 알 수 있으므로 같은 항 제3호의 ‘분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 볼 수도 없어, 정정사항 3이 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항의 정정요건을 충족하지 못하므로, 이 사건 정정청구는 전체가 부적법하다.

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특허법원 2011. 12. 1. 선고 2011허5694 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있고, 이 경우 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적인바, 정정 후 제1항 발명은 정정 전 제1항 발명에 ‘제2폭은 베이스의 양쪽에 형성된 절결부의 폭이고(정정사항 1), 제3폭을 갖는 부분에는 진동편을 고정하는 고정영역이 마련되어 있으며(정정사항 2), 절결부는 베이스에 있어서의 진동 암부로부터 이격된 측의 베이스 단부보다 홈부에 있어서의 베이스 측 홈부 단부에 더 가깝게 배치되는 것(정정사항 3)’과 같은 내용의 정정사항들을 구성요소로 추가한 것이므로 특허청구범위의 감축에 해당하고, 정정 후 제1항 발명은 위와 같이 정정 전 제1항 발명에 정정사항 1, 2, 3이 추가되어 형식적으로는 그 특허청구범위가 변경되었다고 할 수 있는데, 정정사항 1은 정정 전 제9항 발명의 전단에 기재되어 있던 내용이고, 정정사항 2는 정정 전 제9항 발명이 인용하고 있는 정정 전 제8항 발명에 기재되어 있던 내용이므로(정정 전 제8항 발명은 정정 전 제1항 발명을 인용하고 있었다.) 정정 후 제1항 발명은 실질적으로는 정정 전 제9항 발명의 ‘절결부는 고정영역보다 진동 암부 쪽에 배치되어 있는 것’ 부분이 정정사항 3과 같이 변경된 것이므로, 나아가 정정 전 제9항 발명의 위 부분이 정정사항 3과 같이 변경됨으로써 그 목적과 작용효과에 실질적인 변경이 있는지 여부에 관하여 살펴보면, 정정 전 제9항 발명은 절결부의 배치 위치에 관하여 ‘절결부는 고정영역보다 진동 암부 쪽에 배치되어 있는 것’이라고 기재하고 있었고, 정정 전 특허발명의 명세서에는 ‘절결부는 이 고정영역과 진동 암부 사이의 베이스에 마련되어 있는 것’이라고 기재하고 있었으며, 이러한 각 기재로부터 절결부는 ‘고정영역과 진동 암부 사이’에 배치되는 것임을 알 수 있는데, 정정사항 3은 이와 달리 ‘절결부는 베이스에 있어서의 진동 암부로부터 이격된 측의 베이스 단부보다 홈부에 있어서의 베이스 측 홈부 단부에 더 가깝게 배치되는 것’이라고 기재하고 있어, 절결부는 진동 암부로부터 이격된 측의 베이스 단부와 홈부 단부 사이, 즉 A3의 길이 내에 배치되되, ‘홈부에 있어서의 베이스 측 홈부 단부에 더 가깝게 배치’되어야 하므로 절결부의 중심점이 위 A3 길이를 수평으로 2등분한 선보다 항상 홈부 단부 측에 배치되어 있어야 하는 것으로 기재하고 있어, 정정 전 제9항 발명은 A3 길이 안에 제3폭이 배치되고 다시 그 제3폭 안에 고정영역이 형성되는 경우 절결부가 A3 길이를 2등분한 선 아래에 형성될 수도 있지만 정정사항 3을 포함하고 있는 정정 후 제1항 발명은 항상 절결부의 중심점이 A3 길이를 2등분한 선보다 위쪽에 형성됨으로써 소리굽쇠 암의 진동에 의해 홈부로부터 누설된 진동이 절결부에 의해 베이스의 고정영역으로 전달하는 것이 정정 전 제9항 발명보다 더욱 어렵게 되어, ‘베이스를 짧게 하여도 CI값의 진동편 소자간의 편차가 안정됨과 동시에 진동편 전체도 소형화할 수 있는 진동편을 제공’한다는 정정 전 제9항 발명의 목적과 작용효과보다 소리굽쇠의 진동 암부의 진동에 의해 홈부로부터 누설된 진동 에너지가 베이스에 누설되어 미치는 영향을 훨씬 더 감소시키는 새로운 목적과 작용효과가 발생하여 기술적 사항에 어떠한 변경이 생겼다고 보아야 하고, 이는 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 줄 염려도 있다 할 것인바, 그렇다면 정정 후 제1항 발명은 정정사항 3으로 인하여 정정 전 제9항 발명에 비해 그 실질적인 내용이 변경되어 그 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다고 봄이 상당하다.

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특허법원 2010. 12. 17. 선고 2010허4502 판결 [거절결정(특)] - 확정

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특허법 제47조 제2항에 의하면 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있고, 같은 조 제3항에 의하면, 특허청구범위에 대한 보정은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에만 할 수 있으며, 같은 조 제4항 제1호에 의하면, 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하여야 한다고 규정하고 있는데, 원고는 이 사건 보정을 통하여, 이 사건 제3항 발명의 ‘원추·원통형의 기반부에 내설된 베어링은 반화살표모양의 패킹에 의해 베어링의 내륜이 고정되고’ 부분을 ‘원 추부를 갖는 기반부에 내설된 베어링의 내륜이 깃대에 설치된 반화살표모양의 패킹의 걸림턱에 의해 고정되는’ 것으로 보정(보정사항 1)하고, ‘태극반부에 도광판, 회로기판, 엘이디를 취부되고 중반부에 태양전지를 구비하여 각 부재가 전기적 회로를 갖는 동시에 봉황이 적어도 1개의 반(盤)에 취부한’ 구성을 삭제(보정사항 2)하였는바, 보정사항 1은 명확하지 않았던 베어링의 내륜과 반화살표모양의 패킹의 결합관계를 베어링의 내륜이 반화살표모양의 패킹의 걸림턱에 의해 고정되는 것으로 명확하게 한 것이므로, 그로 인하여 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되었다고 할 수는 없으나, 보정사항 2는 이 사건 제3항 발명의 일부 구성을 삭제한 것으로서, 그로 인하여 이 사건 제3항 보정발명은 위와 같이 삭제된 구성을 포함하지 않더라도 그 특허권의 효력이 미치게 되므로, 결과적으로 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되었고, 이 사건 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하여야 한다는 특허법 제47조 제4항 제1호의 보정요건을 위반한 것으로서 부적법하고, 하나의 보정절차에서 보정한 청구항이 여러 개일지라도 그 보정은 일체로 취급되어야 하는바, 이 사건 제3항 보정발명에 대한 보정이 부적법한 이상, 이 사건 보정은 그 전체가 부적법하다고 할 것이므로, 결국 이 사건 보정각하결정은 적법하다.

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특허법원 2010. 10. 8. 선고 2010허2070 판결 [거절결정(특)] - 확정

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이 사건 보정은 이 사건 제1항 발명에 기재되어 있던 ‘네오디뮴 자석을 비자성체 배관에 N극과 S극이 상호 마주보게 설치한 자화기’를 ‘자화기’로, ‘원적외선을 방사하는 광물이나 세라믹스, 미네랄 성분의 용출이 용이한 광물인 부석, 마이너스 이온을 방사하는 광물이나 세라믹스, 자성자철광이나 자성세라믹스, 부식토 펠레트 모두를 동일 중량비로 충전한 충전탑’을 ‘원적외선을 방사하는 광물 또는 세라믹스, 미네랄 성분의 용출이 용이한 광물, 마이너스이온을 방사하는 광물 또는 세라믹스, 자성자철광 또는 자성 세라믹스 및 부식토 펠레트의 충전물이 충전된 충전탑’으로, ‘비자성체원통형도관에 감은 코일에 정전압제어장치로부터 주파수가 30~250Hz인 0.5~6V정도의 교류를 인가하는 정전압도전관’을 ‘정전압도전관’으로, ‘고속으로 단열팽창하여 주변 분위기의 분자와 결합해서 생성된 마이너스 이온’을 ‘고속분류시켜 생성된 마이너스 이온’으로, ‘소집단수로 처리된 물은 사용목적에 따라서 목적하는 곳으로 보내는 마이너스 이온 및 자화처리에 의한 소집단수를 제조하는 장치’를 ‘소집단수를 제조하는 장치’로 보정한 것인데, 이 사건 보정은 이 사건 출원발명의 구성인 ‘자화기, 충전탑, 정전압도전관, 마이너스이온, 소집단수를 제조하는 장치’를 한정하고 있던 사항들을 삭제한 것인바, 위 각 구성을 한정하고 있던 사항들이 삭제됨으로써 이 사건 출원발명은 보정 전에 비하여 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되었으므로, 이 사건 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하여야 한다는 특허법 제47조 제4항 제1호의 보정요건을 위반하였다고 할 것이다.

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특허법원 2010. 7. 15. 선고 2010허715 판결 [등록무효(실)] - 확정

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실용신안법 제49조의2 제1항, 제27조 제2항은 실용신안등록 무효심판절차에서의 실용신안등록의 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 실용신안법 제49조의2 제4항, 제51조 제3항은 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있고, 한편 등록실용신안의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있어 정정청구에 해당하는 잘못된 기재가 있는 경우라 하더라도 그 잘못된 기재의 정정으로 인하여 실용신안등록청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 경우에는 그 정정을 허용할 수 없다고 할 것이므로 살피건대, 정정사항 2 내지 4는 정정 전 등록고안의 실용신안등록청구범위와 상세한 설명에 기재되어 있는 ‘가이드바가 승강브라켓의 격판 일측면에 융착되어 있는 사항’을 정정 후 등록고안의 실용신안등록청구범위와 상세한 설명에 ‘승강브라켓이 격판 일측면에 융착되어 있는 사항’으로 변경함으로써 격판 일측면에 융착되는 대상을 가이드바에서 승강브라켓으로 정정한 것인데, 이는 정정 전 등록고안의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있었던 기술적 구성에 맞추어 승강브라켓과 가이드바의 결합관계에 관하여 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 경우에 해당한다 할 것인바, 정정사항 2 내지 4가 정정 전 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당할 때에는 이를 허용할 수 없으므로 이에 관하여 살펴보면, 정정 전 등록고안의 승강브라켓은 승강바의 일측에 결합되고, 가이드바에 융착되는 격판과 일체로 형성되며, 가이드바에 형성된 다수개의 가이드공과 볼트 및 너트로 체결되는 체결공이 형성된 것이어서, 승강브라켓은 원하는 높이로 승강되어 볼트 및 너트에 의해 가이드바에 체결된 다음, 격판의 일측면이 가이드바에 융착됨으로써 가이드바에 대한 승강브라켓의 고정구조가 외부 진동 등에 대해 내구성을 가지나, 가이드바에 대한 승강브라켓의 상하 위치 변동은 불가능한 상태로 가이드바에 고정되는 구조로 되어 있었는데, 이에 비하여 정정 후 등록고안의 승강브라켓은 승강바의 일측에 결합되고, 격판 일측면에 융착되어 있으며, 가이드바에 형성된 다수개의 가이드공과 볼트 및 너트로 체결되는 체결공이 형성된 것이어서, 승강브라켓은 볼트 및 너트에 의해 가이드바에 체결될 뿐 가이드바와 융착되어 있지 아니하므로, 가이드바에 대한 승강브라켓의 고정구조가 외부 진동 등에 대한 내구성은 정정 전 등록고안에 비하여 상대적으로 떨어지나, 가이드바에 대한 승강브라켓의 상하 위치 변동은 가능한 상태로 가이드바에 고정되는 구조로 변경되었고, 그에 따라 정정사항 2 내지 4는 격판 일측면에 융착되는 대상을 가이드바에서 승강브라켓으로 변경함으로써 승강브라켓이 상하 위치 변동을 할 수 있는 상태로 변경시켰고, 그로 인하여 정정 후 등록고안의 승강브라켓은 정정 전 등록고안의 승강브라켓에 비하여 좌우 위치 변동을 할 수 있을 뿐만 아니라, 상하 위치 변동도 할 수 있는 새로운 목적과 작용효과를 가지게 되었다고 할 것이어서, 이 사건 정정청구에 따른 정정사항 2 내지 4의 정정이 비록 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당한다 하더라도 이를 허용하는 경우에는 정정 전 등록고안의 기재를 신뢰한 제3자에게 예상할 수 없는 손해를 입힐 가능성이 있으므로, 정정사항 2 내지 4는 정정 전 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하여 위법하다고 할 것이다.

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특허법원 2010. 6. 30. 선고 2009허7758 판결 [등록무효(실)] - 확정

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실용신안법 제49조의2 제1항, 제27조 제2항 제2호의 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’라고 함은 명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정하는 것을 의미하고, 같은 법 제49조의2 제4항, 제51조 제2항, 제3항에 의하면 명세서 또는 도면의 잘못된 기재를 정정하는 것은 실용신안등록 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있고 실용신안등록 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 정정이 실용신안등록 청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서의 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하여야 할 것이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록 청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록고안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록 청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편으로 그 구성의 추가로 당초의 등록고안이 새로운 목적, 효과를 갖게 되는 때에는 등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 아니한다 할 것인바, 2009. 4. 13.자로 정정청구한 청구항 1은 ‘상부가 개구되고, 내부에 파우더 분말이 수납되는 공간부를 가지며, 상부 테두리의 외주면에 수나사산이 형성된 용기 본체와, 상기 용기 본체의 수나사산에 나사 결합되고, 일측이 상호 힌지 결합되어 상하 개폐되는 상부 뚜껑과 하부 뚜껑으로 이루어지는(정정사항 1) 뚜껑부를 구비한 파우더 분말용 화장품 케이스에 있어서, 상기 하부 뚜껑의 중앙부에는 상기 용기 본체로부터 하부 뚜껑을 열지 않고도 용기 본체의 내부에 수납된 파우더 분말이 외부로 배출되도록 다수개의 파우더 배출공 및 분첩 수용공간(정정사항 2)이 형성된 것을 특징으로 하는 파우더 분말용 화장품 케이스’인데, 정정사항 1은 종전의 청구항 1에 기재되어 있던 ‘일측이 상호 힌지 결합되는’을 위 밑줄 친 정정사항 1의 기재 부분으로 변경한 것으로서 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 것이므로 적법한 정정에 해당한다는 점에 대해서는 당사자가 다투지 아니하므로, 정정에 관한 실질적인 쟁점은 정정사항 2가 정정의 전후로 청구범위를 실질적으로 변경하는 것인지의 여부에 있으므로 살피건대, 정정사항 2는 종전의 청구항 1에서 하부뚜껑의 중앙부에 ‘분첩 수용공간’을 새로운 구성으로 추가하는 것인데, 그와 같은 정정에 의해서 상부뚜껑과 하부뚜껑 사이에 분첩이 수용되는 공간이 새로이 생기는 구조를 갖게 되므로, 이는 정정 전의 청구항 1과 비교하여 화장품 케이스 내의 분첩 수용공간에 분첩을 함께 보관할 수 있을 뿐만 아니라 파우더 배출공을 통해 배출된 파우더를 분첩에 적당량을 묻혀서 편리하게 사용할 수 있는 새로운 목적과 작용효과를 발생시키므로 청구범위의 실질적 변경에 해당하는 것으로 보아야 하고, 나아가 위 ‘분첩 수용공간’은 원래는 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서의 청구항 3에 기재되어 있던 구성이었으나 기술평가절차에서 특허청 심사관의 거절이유통지에 대응하여 정정하는 과정에서 원고가 의도적으로 청구항 3을 삭제함으로써 스스로 보호받는 권리범위에서 제외시킨 구성에 해당하는데 이를 다시 등록무효심판 절차에서 정정청구를 통해서 되살리는 것은 제3자에게 불측의 손해를 가할 우려가 있으므로 허용되어서는 아니된다 할 것이다.

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특허법원 2009. 12. 24. 선고 2009허900 판결 [등록무효(특)] - 확정

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오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하거나 기재상의 불비를 해소하는 것과, 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이고, 특허청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 원고는, 이 사건 특허발명의 명세서에는 핫멜트 접착제의 열융점이 120~160℃라는 기재가 없고, 정정으로 인하여 핫멜트 접착제의 열융점도 이 사건 특허발명의 기술적 특징 중 하나가 되었으므로, 정정사항 2는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것으로 부적법하다고 주장하고, 이에 대하여 피고는, 이 사건 특허발명 명세서의 상세한 설명에는 핫멜트 접착제의 가열 용융온도가 120~220℃라고 기재되어 있으므로, 정정사항 2는 단순히 특허청구범위를 감축한 것이라고 주장하므로 살피건대, 정정사항 2는 이 사건 제3, 4항 발명의 특허청구범위의 ‘핫멜트 접착제가 고온으로 가열되어 용융된 상태의’ 부분에서 ‘용융된 상태의’를 수식하는 ‘고온으로 가열되어’라는 부분을 삭제하고, ‘핫멜트 접착제’의 앞 부분에 ‘120~160℃의 열융점을 지닌’이라는 조건을 부가한 것인데, 이 사건 특허발명 명세서의 상세한 설명에는 ‘이 코팅부는 상기 핫멜트 접착제를 고온(120~220℃)으로 가열하여 용융된 상태의 액상으로 저장하고’, ‘상기 핫멜트 접착제의 열융점이 130℃이고’라고 기재되어 있는데, 먼저, 정정사항 2 중 ‘고온으로 가열되어’라는 부분을 삭제한 부분에 대하여 보면, 이는 그 의미가 다소 불명확한 ‘고온’ 부분을 삭제한 것으로, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당한다고 할 것이고, 다음으로 ‘핫멜트 접착제’의 앞에 ‘120~160℃의 열융점을 지닌’이라는 조건을 부가한 부분에 관하여 보건대, 위 조건은 핫멜트 접착제의 용융점에 관한 것으로서 명세서에 핫멜트 접착제의 용융점이 130℃라고 기재되어 있음은 앞서 본 바와 같고, 위 명세서의 기재 중 ‘핫멜트 접착제를 고온(120~220℃)으로 가열하여 용융된 상태의 액상’으로 한다는 것은 가열온도를 120~220℃로 한다는 것에 지나지 않으므로, 위 명세서 기재를 참작하더라도 정정사항 2와 같이 핫멜트 접착제의 열융점이 120~160℃라는 것이 도출되지 않음은 문언상 분명해 보이며, 그뿐만 아니라 멜트 접착제의 단점으로는 내열성에 한계가 있는 점, 접착강도가 낮은 점, 가열을 필요로 하는 점 등이 있고, 핫멜트 접착제는 내열성과 점도, 다공질 및 비다공질인 피착제에의 접착성, 가소성 등의 특성에 있어서 어느 정도의 조정이 필요한 경우가 많으며, 핫멜트 접착제의 구성성분 중 베이스 폴리머로 사용되는 폴리에틸렌의 분자구조에 따라 그 성질이 달라지는데, 이러한 분자구조와 성질의 관계는 밀도 및 결정도가 클수록 융점, 연화점, 영율, 강성, 내약품성, 경도 등이 증가하며, 분자량이 클수록 인장강도, 신장도가 커지며 취화점이 낮아지게 되는바, 이에 의하면, 정정사항 2로 인하여 핫멜트 접착제의 내열성과 점도, 다공질 및 비다공질인 피착제에의 접착성, 가소성 등의 특성이 정해지고, 그로 인하여 이 사건 특허발명은 PET 장섬유 부직포와 PE 시트 간의 접착 강도나 접착 용이성 등의 면에서 새로운 목적과 효과를 갖게 된다고 할 것이어서, 결국, 정정사항 2는 이 사건 명세서에 기재된 핫멜트 접착제의 열융점을 130℃에서 120~160℃로 확장하는 것으로서 발명의 상세한 설명을 벗어나 새로운 사항을 추가한 것이고, 그 구성의 추가로 이 사건 특허발명이 새로운 목적과 효과를 갖게 된다고 할 것이므로, 실질적으로 특허청구범위를 변경한 경우에 해당한다고 할 것이다.

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특허법원 2009. 8. 28. 선고 2008허12166 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 제1항 발명은 ‘… 지방세포의 하나 이상의 특징을 발현하도록 분화되며, 단리된 성숙 지방세포보다 2% 이상 더 많은 양의 세포외 매트릭스 단백질을 함유하는, 지방조직 유래 성체 줄기세포’를 특허청구범위로 하여 분화되기 전의 지방조직 유래 성체 줄기세포를 청구하고 있음에 대하여, 이 사건 제1항 보정발명은 ‘… 단리된 성숙 지방세포보다 2% 이상 더 많은 양의 세포외 매트릭스 단백질을 함유하는 분화된 지방조직 유래 세포를 수거하는 것을 포함하는 방법에 의해 분화된, 단리된 성숙 지방세포보다 2% 이상 더 많은 양의 세포외 매트릭스 단백질을 함유하는 분화된 지방조직 유래 세포’를 특허청구범위로 하여 그 문맥상 분화된 후의 지방조직 유래 세포를 청구하고 있음이 분명하여, 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 발명의 ‘지방조직 유래 성체 줄기세포’를 ‘성체 줄기세포에서 분화된 지방조직 유래 세포’로 정정한 것으로, 보정 후의 ‘분화된 지방조직 유래 세포’는 보정 전의 ‘지방조직 유래 성체 줄기세포로부터 분화된 세포’를 말하므로, 보정 전후의 특허청구범위는 서로 다른 세포 내지 서로 다른 단계의 세포를 각각 대상으로 하는 것이어서 단순히 특허청구범위를 감축한 것이 아니라 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다.

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특허법원 2009. 8. 28. 선고 2008허11705 판결 [정정(특)] - 상고심리불속행기각

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오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하는 것과 기재상의 불비를 해소하는 것, 그리고 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석해야 하고, 특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 정정사항 2는 겔화시간 측정의 시험온도를 40℃에서 150℃로 정정한 것으로, 이에 의해 청구항 1 발명 등에서 ‘속(速)열경화성 멜라민계 수지’란 구성의 기술적 범위는 결국 ‘40℃에서 시험할 경우 그 겔화시간이 30~120초 걸리는 멜라민계 수지’에서 ‘150℃에서 시험할 경우 그 겔화시간이 30~120초 걸리는 멜라민계 수지’로 바뀌게 되는데, 열경화성 수지의 경화속도는 경화온도가 높아질수록 빨라지는 점에 비추어 보면, 40℃와 150℃라는 큰 온도 차이에도 불구하고 그 겔화시간이 30~120초로 같은 위 정정 전후의 멜라민계 수지가 서로 동일하거나 균등한 범위 내에 있는 물질이라고 할 수는 없어, 정정사항 2에 의하여 ‘속(速)열경화성 멜라민계 수지’란 구성의 기술적 범위는 변경되었다고 할 것이고, 이로써 청구항 1 발명 등의 특허청구범위 역시 변경되었다고 할 것이다.

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특허법원 2009. 8. 13. 선고 2008허10238 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각

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이 사건 보정 전 제5항 발명은 이 사건 보정 전 제1항 발명의 신속 박리 섹션의 위치를 구체적으로 한정(이 사건 보정 전 제4항 발명의 한정 부분)하고 있었는데, 이 사건 보정 후 제5항 발명은 위 한정 부분을 삭제함으로써 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되었고, 이 사건 보정 전 제6항 발명은 이 사건 보정 전 제1항 발명의 신속 박리 섹션의 위치를 구체적으로 한정(이 사건 보정 전 제4항 발명의 한정 부분)하고, 신속 박리 섹션의 양단부는 인접하는 격자 요소의 횡방향 부재의 양단부에 지지되도록 구체적으로 한정(이 사건 보정 전 제5항 발명의 한정 부분)하고 있었는데, 이 사건 보정 후 제6항 발명은 위 각 한정 부분을 삭제함으로써 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되었으며, 이 사건 보정 전 제13항 발명은 이 사건 보정 전 제1항 발명의 횡방향 부재의 설치간격을 구체적으로 한정(이 사건 보정 전 제12항 발명의 한정 부분)하고 있었는데, 이 사건 보정 후 제13항 발명은 위 한정 부분을 삭제함으로써 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되었다.

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특허법원 2009. 4. 24. 선고 2008허11064 판결 [거절결정(특)] - 확정

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보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 1 발명의 청구범위 중 ‘임팩트부와 경사연결부의 끝단부에 타워부의 테두리에는 차체와 지지면을 향상시키기는 상대적으로 큰 형상의 플랜지부를 형성하는 것’ 부분을 ‘상, 하측 임팩트부와 경사연결부 및 상, 하측 타워부의 테두리를 따라 플랜지부가 형성됨’으로 보정하였는데, 보정 전 청구항 2 발명에서는 차량용 범퍼 보강 부재의 어느 특정 위치에 형성되는 플랜지부가 다른 위치에 형성되는 플랜지부보다 ‘상대적으로 큰 형상’을 가지고 있다는 한정을 하고 있음에 반하여, 보정 후 청구항 2 발명에서는 보정 전 청구항 2 발명에 있던 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구를 삭제함으로써 어느 특정 위치에 형성되는 플랜지부와 다른 위치에 형성되는 플랜지부의 상대적인 크기와 관련해서는 아무런 한정이 없으므로, 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장되었다고 할 것이고, 이에 대해 원고는, 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 포함된 불명확한 구성을 삭제한 것으로, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 보정에 해당할 뿐 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것은 아니라고 주장하나, 보정 전 청구항 2 발명의 청구범위 기재에서는 단지 상대적으로 큰 형상의 플랜지부가 ‘형성되는 위치’가 불명확하였을 뿐, 차량용 범퍼 보강 부재의 어느 특정 위치에 형성되는 플랜지부가 다른 위치에 형성되는 플랜지부에 비해 상대적으로 큰 형상을 가져야 한다는 점은 명확하였는바, 보정 후 청구항 2 발명에서 위와 같이 명확한 기술적 특징 부분인 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구를 삭제한 이상 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장된 것임이 명백하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없으며, 원고는 또한, 보정 후 청구항 2 발명에서 삭제된 한정사항인 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구는 단순 선택사항에 불과한 것으로 특별한 효과를 갖지 않는 것이어서 이를 삭제한다고 하더라도 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것은 아니라고 주장하나, 위 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구가 청구범위에 기재되어 있는 이상 그 부분이 특별한 효과를 갖지 않는다고 하더라도 이를 제외하고 청구범위를 해석할 수는 없는 것이며, 또한 이 사건 출원발명의 명세서에는 플랜지부의 작용효과에 관하여 ‘임팩트부와 경사연결부와 타워부의 끝단부를 따라 차체에 접촉될 때 지지면적의 향상과 아울러 변형 방지를 위하여 플랜지부를 형성하는 것이 바람직하다. 이 플랜지부에 의해 차체와의 접촉 지지면을 향상하여 추돌시 상부 플레이트와 하부 플레이트가 벌어지는 방향으로 쉽게 형상이 어긋나거나 파손되는 현상을 줄일 수 있다’고 기재하고 있어, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 차량용 범퍼 보강 부재의 특정 위치에 ‘상대적으로 큰 형상의 플랜지부’를 형성하게 되면 그 특정 위치에 형성된 플랜지부의 지지면적이 다른 위치에 형성된 플랜지부에 비해 상대적으로 늘어나고 구조적인 강도 또한 상대적으로 향상되는 작용효과가 있을 것이라는 점을 쉽게 이해할 수 있다고 할 것이므로, 보정 후 청구항 2 발명에서 삭제된 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구 부분의 구성이 아무런 효과를 가지지 못한다고 할 수도 없어, 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들이기 어렵다.

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특허법원 2009. 4. 15. 선고 2008허6598 판결 [정정무효(실)] - 확정

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실용신안법 제27조 제4항에서 준용하고 있는 특허법 제136조 제3항, 같은 법 제47조 제3항을 종합하면, 고안의 명세서와 도면에 대한 정정은 청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우에 한해서만 할 수 있고 고안의 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하여서는 아니되고, 나아가 청구범위의 기재가 명확히 이해되고 고안의 상세한 설명에 비추어 오기인 것이 명백하지 아니한 때에는 고안의 상세한 설명이나 도면의 기재 등으로부터 청구범위의 기재사항을 축소 내지 확대 해석 하는 것이 금지된다 할 것인바, 정정사항 1은 정정 전의 구성요소 1에 해당하는 ‘인체의 피부와 맞닿는 상부 커버 섬유층과 그 하단에 쿠션감을 위해 형성된 쿠션층과 바닥면과의 접촉을 위한 밑판 섬유층으로 구성된 섬유메트에 있어서’라는 기재를 ‘통상의 섬유메트에 있어서’로 정정한 것인데, ‘통상의’는 ‘특별하지 않고 예사로운, 일반적인, 보통의’라는 의미를 가진 수식어이고, ‘메트’는 ‘침대 위에 까는 두꺼운 깔개, 요, 운동할 때 위험을 방지하기 위하여 바닥에 까는 물건, 신의 흙을 떨거나 물기 따위를 닦아 내기 위하여 현관이나 방 입구에 놓아두는 깔개, 마루방 같은 데에 까는 것’을 의미하며, ‘섬유메트’는 매트의 재질이 섬유로 이루어진 것을 뜻하므로, ‘통상의 섬유메트’는 정정 전의 ‘상부 커버 섬유층, 중간의 쿠션층, 하단의 밑판 섬유층으로 구성된 섬유메트’보다 상위의 개념에 속한다고 보아야 할 것이므로, 정정 전의 구성요소 1은 그 층의 구조가 ‘상부, 중간, 하단’의 3겹으로 된 섬유매트인 것으로 기술적 구성이 한정되어 있는 데 반해서, 정정사항 1의 ‘통상의 섬유메트’는 그것이 섬유매트에 해당하는 한 몇 개의 층(겹)으로 구성되어 있든지 간에 전부 포함하는 상위개념으로 보아야 하므로, 이는 종전의 청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 것이라 할 것이고, 이에 대해 원고는 명세서의 상세한 설명에서 왕골층과 쿠션층 및 밑판 섬유층으로 형성된 왕골메트를 예로 들고 있듯이, ‘통상의 섬유메트’에서의 섬유매트는 ‘상부 섬유층, 중간 쿠션층 및 밑판 섬유층’으로 구성된 것만을 뜻하므로 정정 전의 구성요소 1을 정정사항 1과 같이 바꾸더라도 그 실제 의미는 동일해서 청구범위를 변경하거나 확장하는 것이 아니라고 주장하므로 보건대, 이 사건 고안의 상세한 설명의 ‘고안의 구성’ 부분에서는 원고의 주장대로 상·중·하의 3겹으로 이루어진 섬유매트에 관해서 설명하고 있어서 그와 동일한 구성을 가지는 정정 전의 청구항의 구성요소 1은 고안의 상세한 설명으로 뒷받침이 되지만, 정정 후의 정정사항 1은 섬유매트의 층(겹)의 구성을 한정하지 아니하여 고안의 상세한 설명에 의해서 뒷받침되는 범위를 넘어서게 되므로, 결국 정정사항 1은 청구항 1의 구성요소 일부를 하위개념에서 상위개념으로 바꿈으로써 청구범위를 확장·변경하는 것에 해당하므로 그러한 정정은 무효라고 할 것이며, 정정사항 3은 정정 전의 구성요소 3에 해당하는 ‘상기 자연초 섬유층의 저면에서 자연초 섬유층을 지지하는 쿠션층, 바닥과 맞닿게, 상기 쿠션층의 저면에 형성되는 밑판 섬유층이 서로 테두리 커버에 덮이어 박음질되어’라는 기재 부분을 ‘상기 자연초 섬유층의 가장자리를 테두리 커버에 덮이어 박음질되어’라는 기재로 정정한 것인데, 먼저 구성요소 3의 기술구성을 고안의 상세한 설명과 대비하여 보면, 구성요소 3은 상부의 자연초 섬유층, 중간의 쿠션층, 하단의 밑판 섬유층을 하나로 결합시키고 그 끝단에 마감을 위해서 위 3개의 층 전체에 테두리커버를 씌워서 일체로 박음질하는 구성임에 비해 정정사항 3의 기술적 구성은 ‘자연초 섬유층의 가장자리를 테두리 커버에 덮이어 박음질하는’ 공정이므로 이를 문언에 충실하게 해석하면, 섬유매트가 ‘자연초 섬유층’의 한 겹으로 이루어진 경우에는 그 한 겹의 자연초 섬유층 테두리에 커버를 씌워서 박음질하는 것이고, 섬유매트가 ‘자연초 섬유층’을 포함한 여러 겹으로 구성된 것이라면 ‘자연초 섬유층’의 테두리에만 커버를 씌워서 박음질하고 나머지 층에 대해서는 박음질을 생략하는 것으로 해석할 수가 있게 되어, 상·중·하의 3겹 전체에 테두리 커버를 씌워서 박음질하는 정정 전의 구성요소 3의 박음질과는 기술적 구성을 달리하므로, 결국 정정사항 3은 청구범위를 실질적으로 변경하는 것에 해당하고 그러한 정정은 무효로 보아야 하고, 이에 대해 원고는, 전제부에 해당하는 정정사항 1의 정정이 적법하다면 이와 유기적으로 결합된 정정사항 3의 정정 역시 적법하다고 주장하지만, 정정사항 1이 청구범위를 실질적으로 확장·변경하여 무효라는 점은 이미 살펴보았으므로, 정정사항 1의 정정이 적법함을 전제로 하는 원고의 위 주장은 나머지 점에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

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특허법원 2009. 1. 22. 선고 2008허7966 판결 [정정(실)] - 확정

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실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는바, 이 사건 정정은, 청구항 제2항에서 ‘상기 선단 구부림부는 유량이 흐르지 않는 초기 위치에 있어서’ 다음에 ‘요동편이 하류측을 향하여 하향으로 경사진 자세에 있어(정정사항 ①)’를 추가하고, 청구항 제2항에 없던 ‘유로의 유량이 작동유량 이상에서는 요동편의 중간 경사각도가 상향으로 경사지도록 되며 요동편의 선단 구부림부가 출구부를 향하여 수평으로 연장하도록 그 구부림 각도와 최종위치에 있어서 각도가 설정되어 있고(정정사항 ②)’를 추가하며, 청구항 제2항에 없던 ‘상기 지지점은 요동편의 후단에서 늘어뜨린 한쌍의 구부림편에 설치되어 있는 것(정정사항 ③)’을 추가하는 형식으로 정정한 것인데, 우선 정정사항 ③과 관련하여 보면, 정정 전 청구항 제2항은 ‘상기 요동편의 지지점은 상기 본체의 뚜껑판의 하면에서 돌출된 한쌍의 지지판부에 형성되고’라고 기재되어 있는 바와 같이 지지판부에 형성되는 지지점이 요동편에 직접 설치되어 있었으나, 정정 후 청구항 제2항은 한쌍의 구부림편이 요동편의 후단에 직렬적으로 부가됨으로써 지지판부에 형성되는 지지점이 요동편의 후단에서 늘어뜨린 한쌍의 구부림편에 설치되는 것으로 정정된 것이고, 구부림편과 관련하여 이 사건 등록고안의 명세서의 상세한 설명에는 ‘또, 지지점은 요동편의 후단에서 늘어뜨린 한쌍의 구부림편에 설치되어 있으므로, 상기 최종 위치에서는 요동편의 후단과 후벽과의 틈새가 요동편의 초기 위치보다 작아진다. 따라서, 요동편이 최종 위치에 있을 때에 상기 틈새 내에 유체가 흘러 들어오기 힘들게 된다’고 기재되어 있으므로, 정정 전 청구항 제2항의 요동편의 후단에 구부림편이 부가됨으로써 정정 후 청구항 제2항은 요동편의 최종 위치에서 요동편의 후단과 후벽과의 틈새가 요동편의 초기 위치보다 작아지게 되고, 이로 인하여 요동편이 최종 위치에 있을 때에 상기 틈새 내에 유체가 흘러 들어오기 힘들게 되므로, 구부림편이 부가됨으로써 요동편의 초기 위치에서는 작동유량 이하의 유체를 틈새 내로 유입되도록 하여 요동편의 상방에서 출구부로 흘러 나가도록 하는 반면 요동편이 작동하여 최종 위치에 있을 때에는 유체가 틈새 내로 유입되는 것을 어렵게 하여 틈새 내로 유입된 유체로 인하여 요동편의 작동이 불안정하게 되는 것을 막아 보다 정확하게 유수의 통과를 검지하게 되는 새로운 작용효과가 생긴다고 할 것이며, 더욱이 구부림부의 각도를 한정한 정정사항 ②에 의하여 요동편의 선단 구부림부가 출구부를 향하여 수평으로 연장됨으로써 일부의 유체가 요동편의 틈새 내로 유입되더라도 출구부로 흘러 나가기 어렵게 되어 위의 효과가 더욱 증대될 것이어서, 정정사항 ②, ③의 부가에 의하여 정정 후 청구항 제2항은 정정 전 청구항 제2항에 비하여 새로운 효과를 갖게 되는 것이므로, 이 사건 등록고안은 이 사건 정정으로 인하여 실용신안등록청구범위가 변경되었다고 할 것이다.

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특허법원 2009. 1. 21. 선고 2008허3773 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허무효심판절차에서의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는바, 그 해당 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는바, 이 사건 정정청구 중 정정사항 4는 청구항 1에 ‘상기 회전 운동의 모멘트만으로는 상기 압축기의 회전 속도가 외부 구동원의 아이들링 회전수 상당의 최저 회전 속도일 때 상기 구동판이 상기 한계각도보다 작은 각도로부터의 각도 복귀가 이루어지지 않도록, 상기 구동판의 관성승적이 설정되고’라는 구성을 부가한 것인데, 원고는 위 정정사항 4가 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 개시되어 있거나 정정 전의 이 사건 제3항 발명에 기재되어 있던 복귀 스프링 모멘트와 회전 운동 모멘트의 관계를 명확히 하여 정정 전의 특허청구범위에 기재된 구성요소를 내적으로 부가 한정함으로써 그 권리범위를 감축한 것으로서 특허청구범위에 실질적 변경을 초래하는 것이 아니라는 취지로 주장하므로 살피건대, 정정 전의 이 사건 제3항 발명에는 ‘상기 구동판은 한계각도보다 작은 경사각도에 위치된 채로 회전할 때 그 경사각도를 증가시키기 위해 모멘트가 구동판에 적용되도록 구성된다’고 기재되어 있을 뿐이고, 또한 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 단순히 사판 회전에 의해 발생된 모멘트와 복귀 스프링의 스프링력에 의해 발생된 모멘트의 협력에 의해 경사각이 거의 0°로부터 증가되도록 함으로써 사판 회전에 의해 발생된 모멘트에만 의존할 경우 생기는 문제점들을 피할 수 있다는 취지로 기재하고 있을 뿐이므로, 정정 전의 이 사건 제3항 발명이나 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에 위 정정사항 4와 같은 관성승적의 설계기준이 구체적으로 제시되어 있다고 볼 수 없고, 또한 관성승적의 설정에 따른 회전 운동 모멘트와 복귀 스프링 모멘트를 단순히 결합할 경우 오히려 복귀력이 너무 커져서 최소 경사각 방향으로의 용량 감소 제어가 곤란해지고 오프 운전시 동력의 추가 소비가 생기는 등의 문제가 발생할 수 있으므로 구동판의 관성승적의 설정에 따른 회전 운동 모멘트가 어떠한 범위 내에서 작용하도록 할 것인지의 문제는 달성하고자 하는 기술적 과제에 따라 달리 고려되어야 할 중요한 설계사항에 해당하는 것으로 보이는바, 그렇다면 위 정정사항 4와 같이 관성승적의 설계기준을 구체적으로 한정하여 제시함으로써 과도한 관성승적이 설정될 경우 발생할 수 있는 기술적인 문제점을 피할 수 있게 하는 것은 정정 전의 특허청구범위에 기재된 사항으로부터는 용이하게 예측되지 않는 새로운 목적 및 효과에 해당한다고 할 것이어서, 결국 위 정정사항 4는 그러한 구성의 추가로 인하여 당초의 특허발명과 다른 새로운 목적 및 효과를 갖게 하는 것으로서 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다.

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특허법원 2008. 12. 4. 선고 2007허11272 판결 [거절결정(특)] - 확정

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이 사건 보정발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 ‘전환가능한 원형 편광자’를 부가하였을 뿐만 아니라 ‘반사면’을 ‘방사 어레이’의 후방이 아니라 ‘원형 편광자’의 후방에 배치함으로써 ‘반사면’이 ‘방사 어레이’의 후방에 위치하는 구성뿐만 아니라 ‘방사 어레이’의 전방에 위치하는 구성도 포함하게 되었는바, 이 사건 보정발명 중 ‘전환가능한 원형 편광자-방사 어레이-반사면’의 구성을 가지는 부분은 이 사건 제6항 발명과 같으나, ‘전환가능한 원형 편광자-반사면-방사 어레이’의 구성을 가지는 부분은 보정 전 청구항 어디에도 없는 구성이고, 이 사건 출원발명의 명세서 어디에도 그에 관한 기술내용이 기재된 바 없으므로, 청구항 제1항에 대한 위 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경한 경우에 해당한다 할 것인데, 원고는, 반사면이 방사 어레이 전방에 있을 경우 디스플레이 기능을 하지 못하기 때문에 통상의 기술자라면 당연히 이 사건 보정발명의 반사면이 방사 어레이의 후방에 위치하는 것으로 해석할 것이므로, 청구항 제1항에 대한 위 보정이 청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경한 것은 아니라는 취지의 주장을 하나, 이 사건 보정발명의 구성을 원고의 주장처럼 파악한다면 이 사건 보정발명의 구성은 이 사건 보정발명의 종속항인 이 사건 제6항 발명과 같게 되어 동일한 내용을 중복하여 청구한 것이 될 것이므로, 원고의 주장처럼 이 사건 보정발명에 기재된 문언과는 달리 좁게 해석할 수는 없다고 할 것이어서, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

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특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5625 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허무효심판절차에서의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 그 해당 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 다만 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는바, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 발명의 복합미러의 구성 부분에서 ‘제1의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판’ 및 ‘제2의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판’이라는 구성을 삭제하는 대신에, ‘복합미러에 있어서’라는 전제부를 ‘제1의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판과 제2의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판 사이에 개재되어 핫 프레싱에 의해 제조되는 복합미러에 있어서’로 한정하고(정정사항 1), ‘제2의 밀 피니시’라는 부분에서 ‘제2의’ 부분을 삭제하며(정정사항 2), ‘상기 철판, 시트 및 필름이 차례로 적층되고’라는 부분을 삭제하고(정정사항 3), ‘상기 제1의 페트 또는 PP 필름과 상기 제2의 페트 또는 PP 필름은 알루미늄으로 가공제품 작업시 별도로 부착되고’ 부분에서 ‘알루미늄으로 가공제품 작업시 별도로 부착되고’라는 부분을 삭제하며(정정사항 4), 이 사건 제4항 발명의 ‘상기 합지 공정의’ 부분을 ‘상기 열처리 공정의’로 고치는 것(정정사항 5)인데, 먼저 정정사항 1은 복합미러의 구성 부분에서 동판이나 철판을 제외함으로써 더욱 넓은 범위를 가진 복합미러로 특허청구범위를 확장 또는 변경시켰으며, 피고는, 이 사건 제1항 정정발명과 같이 동판이나 철판은 핫 프레싱에 의하여 복합미러가 제조되는 과정에서 개재되는 구성이므로, 정정사항 1은 통상의 기술자에게 자명한 사항을 보다 명확하게 한 것에 불과하다는 취지로 주장하나, 반드시 동판이나 철판이 구성요소로 포함된 복합미러가 존재할 수 없는 것은 아닌 점, 피고 자신도 다른 한편으로는, 이 사건 특허발명의 복합미러는 동판이나 철판이 포함된 상태의 복합미러임을 강조하고 있는 점 등을 고려하면, 정정사항 1은 특허청구범위를 확장 또는 변경시킨 것이라고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없고, 정정사항 3은 복합미러의 구성요소인 철판, 시트 및 필름의 적층순서에 관한 한정을 삭제함으로써 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경시켰으며, 피고는, 위 적층순서 또한 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 하나, 복합미러의 적층순서가 반드시 철판, 시트, 필름의 순서로만 이루어진다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 설령 그렇다고 하더라도, 특허청구범위에서 자명한 사항을 삭제하는 정정은 청구범위를 감축하거나, 잘못된 기재를 정정하거나, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것의 어느 정정사유에도 해당하지 않아, 결국 부적법한 정정으로 돌아가는 점은 마찬가지이므로, 위 주장도 이유 없다.

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특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5137 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허무효심판절차에서의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 그 해당 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 다만 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는바, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 발명의 복합미러의 구성 부분에서 ‘제1의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판’ 및 ‘제2의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판’이라는 구성을 삭제하는 대신에, ‘복합미러에 있어서’라는 전제부를 ‘제1의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판과 제2의 동판 또는 SUS의 열전도도가 큰 철판 사이에 개재되어 핫 프레싱에 의해 제조되는 복합미러에 있어서’로 한정하고(정정사항 1), ‘제2의 밀 피니시’라는 부분에서 ‘제2의’ 부분을 삭제하며(정정사항 2), ‘상기 철판, 시트 및 필름이 차례로 적층되고’라는 부분을 삭제하고(정정사항 3), ‘상기 제1의 페트 또는 PP 필름과 상기 제2의 페트 또는 PP 필름은 알루미늄으로 가공제품 작업시 별도로 부착되고’ 부분에서 ‘알루미늄으로 가공제품 작업시 별도로 부착되고’라는 부분을 삭제하며(정정사항 4), 이 사건 제4항 발명의 ‘상기 합지 공정의’ 부분을 ‘상기 열처리 공정의’로 고치는 것(정정사항 5)인데, 먼저 정정사항 1은 복합미러의 구성 부분에서 동판이나 철판을 제외함으로써 더욱 넓은 범위를 가진 복합미러로 특허청구범위를 확장 또는 변경시켰으며, 원고는, 이 사건 제1항 정정발명과 같이 동판이나 철판은 핫 프레싱에 의하여 복합미러가 제조되는 과정에서 개재되는 구성이므로, 정정사항 1은 통상의 기술자에게 자명한 사항을 보다 명확하게 한 것에 불과하다는 취지로 주장하나, 반드시 동판이나 철판이 구성요소로 포함된 복합미러가 존재할 수 없는 것은 아닌 점, 원고 자신도 다른 한편으로는, 이 사건 특허발명의 복합미러는 동판이나 철판이 포함된 상태의 복합미러임을 강조하고 있는 점 등을 고려하면, 정정사항 1은 특허청구범위를 확장 또는 변경시킨 것이라고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없고, 정정사항 3은 복합미러의 구성요소인 철판, 시트 및 필름의 적층순서에 관한 한정을 삭제함으로써 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경시켰으며, 원고는, 위 적층순서 또한 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 하나, 복합미러의 적층순서가 반드시 철판, 시트, 필름의 순서로만 이루어진다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 설령 그렇다고 하더라도 특허청구범위에서 자명한 사항을 삭제하는 정정은 청구범위를 감축하거나, 잘못된 기재를 정정하거나, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것의 어느 정정사유에도 해당하지 않아, 결국 부적법한 정정으로 돌아가는 점은 마찬가지이므로, 위 주장도 이유 없다.

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특허법원 2008. 10. 30. 선고 2008허1302 판결 [거절결정(특)] - 확정

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특허법 제47조 제3항은 특허법 제47조 제1항 제3호에 기한 보정 중 특허청구범위에 관한 보정은 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 경우, 심사관이 거절이유에 통지한 경우에 한하여 분명하지 아니한 기재를 명확하게 경우에 한하여 허용되는 것으로 규정하고 있으므로 특허청구범위에 관한 보정이 특허청구범위의 실질적 확장에 해당하는 경우에는 부적법한 보정으로서 허용될 수 없다고 할 것이고, 청구항이 삭제된 경우 삭제된 청구항 자체는 처음부터 그 구성이 없었던 것으로 봄이 원칙이고 보정에 의하여 삭제된 청구항을 보정 후 다른 청구항이 그대로 인용하고 있는 경우에는 원칙적으로 그 보호범위를 특정할 수 없어 명세서 기재 요건을 충족하지 못한다고 할 것이나, 보정이 청구범위의 실질적 변경에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위를 확정하는 것이 필요하고 이와 같은 경우에는 명세서 및 도면 등 다른 사정을 종합하여 삭제된 청구항을 인용하고 있는 다른 청구항이 삭제된 청구항의 구성을 배제하고 있다고 볼 만한 사정이 없는 한, 삭제된 청구항의 구성을 일응 포함하는 것으로 보아 청구범위의 실질적 확장 여부를 판단하여야 할 것인바, 2004. 7. 9.자 보정에 의하면, 청구범위 제7항은 삭제된 청구범위 제6항을 인용하고 있었으나, 2007. 2. 1.자 보정에 의해 청구범위 제7항은 제1항 또는 제4항을 인용하는 것으로 보정된 것은 앞에서 본 바와 같고, 삭제된 청구범위 제6항은 ‘제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 온도검출소자는 백금으로 이루어진 것을 특징으로 하는 회전기의 온도, 부분방전 및 자속 측정 겸용 센서’에 관한 것임에 반하여 청구범위 제1항 또는 제4항은 온도검출소자를 백금으로 이루어진 것으로 제한하고 있지 아니함을 알 수 있고, 한편 갑 제3호증에 의하면 RTD 소자는 백금으로 만들어져 있으며 온도가 상승하면 저항이 증가하는 것으로 기재되어 있어, 2004. 7. 9.자 청구범위 제7항은 청구범위 제6항을 배제하고 있다고 볼 만한 사정이 존재한다고 할 수 없어 청구범위 제6항의 구성을 인용하고 있다고 할 것인데, 청구범위 제7항은 2007. 2. 1.자 보정에 의하여 온도검출소자가 백금으로 이루어진 것에 대한 한정이 삭제되는 것으로 그 범위가 변경되었고 그 변경에 의하여 보정 전에는 온도검출소자가 백금으로 된 겸용센서로서 특정 저항범위를 가진 것에 한하여 그 권리범위가 미치던 것이 온도검출소자가 백금으로 이루어지지 않더라도 일정한 저항범위를 가진 경우에는 권리범위가 미치는 것으로 되어 실질적으로 청구범위가 확장된 것으로 변경되었다고 할 것이다.

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특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허2558 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 보정 전의 청구항 3항은 ‘코어재와, 제올라이트와 생석회가 20:80~45:55의 비율로 혼합된 게터와, 상기 코어재와 상기 게터를 감싸도록 형성된 밀봉 덮개를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 진공 단열재’라고 기재되어 있었으나, 원고는 이 사건 보정을 통하여 ‘코어재와, 내부에 수용부가 형성된 원통형의 게터용기와, 20:80~45:55의 비율로 상기 수용부에 혼합된 생석회 및 제올라이트와, 상기 게터용기에 장착되며 다수의 통공이 형성된 막으로 이루어진 게터와, 상기 코어재와 상기 게터를 감싸도록 형성된 밀봉 덮개를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 진공 단열재’로 정정하는 보정을 하였으므로 살피건대, ‘게터’는 일반적으로 진공장치 내에 남아 있는 기체를 흡수하거나 그 기체와 화합물을 만드는 물질을 의미하고, 이 사건 보정 전의 청구항 3항 발명에서도 게터를 제올라이트와 생석회가 일정비율로 혼합된 것, 즉 특정성분을 갖는 물질로 기재하고 있었으므로, 이 사건 보정 전의 ‘게터’는 생석회와 제올라이트라는 물질로 구성된 게터제로 해석되는데, 원고는 이 사건 보정을 통하여 이러한 물질로 구성된 게터제 외에 ‘수용부와 통공이 형성된 막을 갖는 원통형의 게터용기’를 더 추가하고 있는바, 이는 당초 청구범위에 기재되어 있던 ‘게터’의 구성을 한정한 것이 아니라, 게터 용기와 막에 관한 구성을 더 추가함으로써 새로운 구성을 부가한 것으로서, 이와 같은 게터 용기 및 막의 구성은 이 사건 보정 전의 특허청구범위에 기재된 ‘게터’의 기술적 범위에 포함되어 있거나 그로부터 직접 도출될 수 있는 구성이 아니라고 할 것이며, 또한 위와 같은 구성의 추가로 인해 이 사건 보정 후의 출원발명은 보정 전에 비해 게터용기와 통공이 형성된 막에 의해, 생석회와 제올라이트가 밀봉 덮개 안에 함께 수용되어 있는 코어재와 혼합되는 것이 방지되면서도 가스와 수분만 선택적으로 흡수할 수 있다는 새로운 목적 및 효과를 달성할 수 있게 되어, 결국 이 사건 보정은 보정 전의 발명 내용을 실질적으로 변경하는 것이어서 특허법 제47조 제4항 제1호에 위배되어 부적법하므로 허용될 수 없다.

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특허법원 2008. 9. 3. 선고 2008허1593 판결 [거절결정(특)] - 확정

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이 사건 제1항 발명에 관한 주요 보정내용은, ‘낙찰된 대출은행 의뢰인에게 알선하여 대출은행과 의뢰인 간에 전화나 화상회의식 통화하여 대출업무를 처리하는 단계’ 부분을, 그 청구항 중 일부를 삭제하여 ‘낙찰된 대출은행과 의뢰인 간에 대출업무가 이루어지도록, 의뢰인에게 낙찰된 대출은행을 알선하는 단계’로 보정한 것인데, 위와 같이 청구항 중 일부를 삭제하는 보정을 함으로써, 보정 전에는 ‘낙찰된 대출은행을 의뢰인에게 알선’하고, 그에 대한 ‘대출업무가 전화나 화상회의식 통화’를 통해 이루어져야만 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 포함되던 것이, 보정 후에는 의뢰인에게 낙찰된 대출은행을 알선하는 것만으로도 (그에 따른 대출업무가 이루어지는 여부와 무관하게) 이 사건 제1항 보정발명의 권리범위에 포함되는 것으로 변경되어, 이 사건 보정에 의해 그 권리범위가 실질적으로 확장되게 되었다.

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특허법원 2008. 8. 22. 선고 2007허9774 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는바, 이 사건 제1항 정정발명은 ‘상기 소경측에 플랜지를 갖는 한 쌍의 수평 편향 코일을 구비한 편향 요크에 있어서’라는 부분을 ‘상기 소경측에 상기 화면과 평행방향으로 굴곡된 플랜지를 가지며, 상기 화면의 수평 방향을 맞대인 면으로 하여 상기 맞대인 면의 상하에 배치한 한 쌍의 수평 편향 코일을 구비한 편향 요크에 있어서’로 변경함에 추가하여, ‘상기 수평 편향 코일은, 상기 맞 대인 면 근방의 상기 플랜지의 단부를, 상기 칼라 수상관의 관축을 향하여 굴곡시킨 굴곡부로 하고’를 부가한 것으로, 정정 전에는 상세한 설명 및 도면에만 기재되어 있던 굴곡부에 관한 구성을 특허청구범위에 새로이 추가하였고, 따라서 이 사건 정정청구는 특허청구범위에 새로운 구성요소를 부가함으로써 특허청구범위를 감축시킨 경우이므로, 특허청구범위의 실질적 변경은 허용되지 않고, 또한 이 사건 정정청구는 당초의 특허청구범위에는 없던 ‘굴곡부’라는 새로운 구성요소를 부가하였는바, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘본 발명의 편향요크는 폭방향의 치수를 높이 방향의 치수의 2.0배 이상으로 함으로써 굴곡부를 종래보다 크게 하는 것에 특징이 있다’, ‘종래보다 긴 굴곡부를 가지고 있기 때문에 소경측 플랜지가 발생하는 자계는 종래보다 현격하게 커지고, 자성편에 의해 발생하는 자계는 종래보다 커진다. 이로써 자성편의 사이즈가 종래와 동일할지라도 H 시프트 미스 컨버전스의 보정량은 커지고, H 시프트 미스 컨버전스를 효과적으로 보정하는 것이 가능해진다’고 기재되어 있어, ‘굴곡부’ 구성에 의하여 H 시프트 미스 컨버젼스의 보정량이 커지는 효과가 발생하는 것을 알 수 있어, 그렇다면 정정전 특허청구범위에는 ‘굴곡부’ 구성이 포함되어 있지 않아 이 사건 특허발명은 ‘H 시프트 미스 컨버젼스의 보정량이 커지는’ 효과를 기대할 수 없었음에도 불구하고, 이 사건 제1항 정정발명은 이 사건 정정청구를 통하여 위 ‘굴곡부’ 구성을 추가함으로써 위와 같은 새로운 목적과 효과를 갖게 되었으므로, 이는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다고 할 것인데, 이에 대하여 원고는, 당초부터 상세한 설명과 도면에 ‘굴곡부가 구비된 플랜지’의 구성을 기재하고 있었으므로 정정전 특허청구범위의 ‘플랜지’는 ‘굴곡부가 구비된 플랜지’로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 오기임이 명백하다고 할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 제한해석할 수는 없다고 할 것인바, ‘플랜지’는 ‘관과 다른 기계 부분을 결합할 때 쓰는 부품’으로 그 의미와 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 있는 용어로서, 발명의 상세한 설명 등에 의하여 제한해석할 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

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특허법원 2008. 5. 22. 선고 2007허10194,10217 판결 [거절결정(특)] - 확정

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보정 전 청구항 1 발명은, 특정 용도로 사용하기 위한 ‘유체 제거용 용기’를 구성하는 방법인 구성요소 1, 3, 위 ‘유체 제거용 용기’를 이용하여 술병 등의 상층부에 포진하고 있는 유해물질성 액체들을 제거하여 술 등을 제조하는 방법인 구성요소 2, 위 ‘유체 제거용 용기’를 이용하여 술병 등의 상층부에 포진하고 있는 유해물질성 액체들을 떠내어서 마시기 좋은 부드러운 술 등과 같은 유체들을 제조하는 방법인 구성요소 4, 그리고 위 ‘유체 제거용 용기’를 음료 또는 술 판매점이나 음식점에 무상 제공하는 조건으로 음료 또는 술에 대한 독점 공급계약을 맺는 방법인 구성요소 5의 방법들을 이용하여 독점 영업을 하는 영업방법에 관한 발명인데, 이러한 기술적 구성을 가지는 보정 전 청구항 1 발명은 이 사건 보정으로 인하여 ‘부유물 제거용기’라는 물건의 발명인 보정 후 청구항 1 발명으로 정정되었는바, 보정 전 청구항 1 발명의 구성요소 1, 3에 기재되어 있는 구성하려고 하는 ‘유체 제거용 용기’와 보정 후 청구항 1 발명의 ‘부유물 제거용기’는 그 각 세부 구성이 서로 대응되는데, 이들 대응되는 각 세부 구성 및 그 작용효과가 서로 동일한 같은 물건이라는 점에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없어, 보정 전 청구항 1 발명은 ‘유체 제거용 용기’와 같은 물건인 보정 후 청구항 1 발명의 ‘부유물 제거용기’에다 그 구성 방법, 이용 방법 등을 한정한 구성들인 구성요소 1 내지 4를 부가하고, 이와 같이 부가된 구성요소들에 의해 한정된 방법들을 이용하여 독점 계약을 맺는 방법(구성요소 5)에 관한 발명으로 다시 한정한 영업발명이라 할 것이므로, ‘부유물 제거용기’라는 물건 자체에 대한 발명으로서 이러한 한정이 전혀 없는 보정 후 청구항 1 발명보다 특허청구범위가 더 좁음이 명백하므로, 이 사건 보정으로 인하여 보정 전 청구항 1 발명이 보정 후 청구항 1 발명으로 정정됨으로써 그 특허청구범위는 실질적으로 확장되었다고 할 것이다.

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특허법원 2008. 5. 22. 선고 2007허10200 판결 [거절결정(특)] - 확정

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보정 전 청구항 1 발명은, 특정 용도로 사용하기 위한 ‘유체 제거용 용기’를 구성하는 방법인 구성요소 1, 3, 위 ‘유체 제거용 용기’를 이용하여 물 등의 상층부에 포진한 유해물질성 액체 또는 음식물을 가공할 때 발생하는 거품을 제거하는 방법인 구성요소 2, 위 ‘유체 제거용 용기’를 이용하여 술 등의 상층부에 포진하고 있는 유해물질성 액체들을 떠내어서 술 등을 제조 또는 조리하는 방법인 구성요소 4, 그리고 위 ‘유체 제거용 용기’를 음료 또는 술 판매점이나 음식점에 무상 제공하는 조건으로 음료 또는 음식물의 재료와 술에 대한 독점 공급계약을 맺는 방법인 구성요소 5의 방법들을 이용하여 독점 영업을 하는 영업방법에 관한 발명인데, 이러한 기술적 구성을 가지는 보정 전 청구항 1 발명은 이 사건 보정으로 인하여 ‘음식물 상층의 부유 물질 제거용기’라는 물건의 발명인 보정 후 청구항 1 발명으로 정정되었는바, 보정 전 청구항 1 발명의 구성요소 1, 3에 기재되어 있는 구성하려고 하는 ‘유체 제거용 용기’와 보정 후 청구항 1 발명의 ‘음식물 상층의 부유 물질 제거용기’는 그 각 세부 구성이 서로 대응되는데, 이들 대응되는 각 세부 구성 및 그 작용효과가 서로 동일한 같은 물건이라는 점에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없어, 보정 전 청구항 1 발명은 ‘유체 제거용 용기’와 같은 물건인 보정 후 청구항 1 발명의 ‘음식물 상층의 부유 물질 제거용기’에다 그 구성 방법, 이용 방법 등을 한정한 구성들인 구성요소 1 내지 4를 부가하고, 이와 같이 부가된 구성요소들에 의해 한정된 방법들을 이용하여 독점 계약을 맺는 방법(구성요소 5)에 관한 발명으로 다시 한정한 영업발명이라 할 것이므로, ‘음식물 상층의 부유 물질 제거용기’라는 물건 자체에 대한 발명으로서 이러한 한정이 전혀 없이 다만 그 전제부에서 ‘주류나 음료의 상층부에 있는 유해성 물질 또는 음식물을 가공할 때에 발생하는 거품 등을 제거하는 데 사용하는 것’으로 사용 범위를 제한했을 뿐인 보정 후 청구항 1 발명보다 특허청구범위가 더 좁음이 명백하므로, 이 사건 보정으로 인하여 보정 전 청구항 1 발명이 보정 후 청구항 1 발명으로 정정됨으로써 그 특허청구범위는 실질적으로 확장되었다고 할 것이다.

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특허법원 2008. 4. 8. 선고 2007허6515 판결 [거절결정(특)] - 확정

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명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 등록청구범위에 새로이 추가함으로써 형식적으로는 등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는바, 이 사건 제2항 보정발명에는 이 사건 제4항 발명(이 사건 제2항 발명의 종속항)의 구성이었던 ‘투명전극상에 부착되는 2개 또는 그 이상의 복수개의 전원공급용 전도성 테이프’ 구성이 추가되었고(이 사건 제4항 발명은 보정으로 삭제되었고, 이 사건 제2항 보정발명은 이 사건 제4항 발명과 동일하게 되었다), 이에 따라 이 사건 제2항 보정발명의 종속항인 이 사건 제3, 5항 보정발명에도 당초 청구범위에 없었던 위 구성이 이 사건 보정에 의해 새롭게 추가되는 결과가 되었는데, 이로 인해 이 사건 제3, 5항 보정발명에 있어서는 당초의 발명보다 투명전극의 전면에 고르게 전압을 고르게 분포시켜준다는 새로운 목적 및 효과를 가지게 되었으며, 따라서 이 사건 보정에 의하여 이 사건 제3, 5항 보정발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되었으므로, 이 사건 보정은 부적법하다.

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대법원 2007. 6. 1. 선고 2006후2301 판결 [등록무효(실)]

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정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는데, 이 사건 등록고안의 명세서 전체의 기재를 살펴보아도 청구범위 중 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터코일’ 부분이 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터릴레이코일’ 또는 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 코일’의 명백한 오기로 인정할 만한 아무런 기재를 찾을 수 없어, ‘히터코일’을 ‘히터릴레이코일’ 또는 ‘코일’로 정정하는 것이 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’에 해당한다고 보기 어렵고, 오히려 위 명세서의 전체 기재 내용을 종합하여 보면, 위 ‘히터코일’ 부분은 ‘전류에 의해 열을 발생시키는 고저항의 도선을 코일 형상으로 제작한 구조체’를 의미하는 것으로 볼 수밖에 없으므로, 위 ‘히터코일’ 부분을 ‘히터에 공급되는 전원을 단속하는 릴레이를 구동하기 위하여 저저항의 도선을 철심에 코일 형상으로 감아 제작한 구조체’를 의미하는 ‘히터릴레이코일’ 또는 그 상위개념에 해당하는 ‘코일’로 정정하는 것은 전혀 새로운 구성 및 효과를 갖게 하는 것으로서 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에도 해당한다.

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특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허6440 판결 [취소결정(실)] - 확정

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이 사건 등록고안의 정정 전후의 청구범위를 대비하면, 정정 후 청구범위에는 ‘원통형인 화이트 지우개의 중간 위치에 펜대의 외경과 직경이 같은 돌출부를 형성’한 구성이 추가되었는바, 이러한 구성은 정정 전의 명세서 및 도면에 기재되어 있던 사항이거나 그로부터 자명한 사항이 아니어서, 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 정정 전의 명세서에는 나타나 있지 않았던, 펜대와 뚜껑을 서로 구획하며 화이트 지우개가 일정한 깊이 이상으로 들어가지 못하게 하는 새로운 효과를 가지는 것이어서 청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다.

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특허법원 2006. 11. 2. 선고 2006허3137 판결 [취소결정(실)] - 확정

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정정청구 전 제1항 고안은 그 등록청구범위에 ‘웜기어 박스에는 하우징 커버, 인디케이트, 패킹으로 구성되며’라고 기재된 것과 같이 구성요소들(부품들)의 명칭이 나열되어 있기만 하고 그들 사이의 결합관계가 거의 나타나 있지 않아 버터플라이 밸브가 어떻게 작동하는지, 어떠한 부분이 종래기술과 차별되는 것인지, 그리고 어떠한 기술적 효과를 가져오는지를 전혀 알 수 없었는데, 이 사건 정정청구로 ‘몸체의 상부에 구비되고 상측에는 하우징 커버가 구비되어 있고 하우징 커버와 내축의 상단에는 인디케이터가 구비되는 웜기어박스’ 등과 같이 구성요소들 사이의 결합관계 또는 버터플라이 밸브 내에서의 위치관계를 구체적으로 한정함으로써 버터플라이 밸브의 구체적 구성이 나타나게 되었으나, 이 사건 정정청구에 의하여 단순히 나열된 구성요소(부품)들이 그들 사이의 구체적 결합관계와 위치관계의 한정으로 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 나타내는 것으로 변경되었다면, 이 사건 정정청구는 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경한 것이라고 할 것이고, 또한 이 사건 정정청구는 정정청구 전 제1항 고안의 구성요소인 ‘곡선편심캠을 내축 중앙에 고정시키는 키이, 곡선편심캠 가이드 및 캠가이드 플레이트’를 삭제하고, ‘그랜드 후렌지의 홈부와 턱홈이 형성된 가이드 컵’에 대한 구성을 새로 추가하였는데, 우선 전체적으로 보면 위와 같이 실용신안등록청구범위의 구성요소 중 일부를 삭제하고 일부 새로운 구성요소를 추가하면서 실용신안등록청구범위의 효력이 미치는 범위에 차이가 발생하게 되었므로, 이 사건 정정청구는 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당하는데, 보다 상세히 먼저 구성요소 중 일부를 삭제한 것에 관하여 보면, 정정청구 후 제1항 고안은 ‘곡선편심캠을 내축 중앙에 고정시키는 키이, 곡선편심캠 가이드 및 캠가이드 플레이트’를 삭제하였을 뿐이고, 정정청구 후 제1항 고안에는 위 삭제된 구성요소들의 등가물이라고 볼 수 있는 어떤 구성요소도 포함되어 있지 않으며, 위 삭제된 구성요소들이 버터플라이 밸브에 반드시 필요한 필수 구성요소인지 알 수 없을 뿐만 아니라 주지·관용기술이라고 할 수도 없으므로, 이 사건 정정청구는 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장한 것이라고 할 것이고, 다음으로 새로운 구성요소를 추가한 것에 관하여 보면, 정정청구 후 제1항 고안은 ‘그랜드 후렌지의 홈부와 턱홈이 형성된 가이드 컵’에 대한 구성을 추가하였는데, 그랜드 후렌지의 홈부는 외축과 연결된 가이드 플레이트의 양 돌출부가 그랜드 후렌지의 상면을 타고 회전하다가 그랜드 후렌지의 홈부에 걸려 미끄러져 들어가 홈에서 고정된 상태를 유지하여 외축과 연결된 디스크의 회전운동이 정지되고, 내축과 연결된 편심캠의 작용으로 디스크의 직선수평운동이 일어나 밸브를 밀폐하게 되며, 밸브가 열리게 작동할 경우에는 내축과 연결된 편심캠의 작용에 의한 디스크의 직선수평운동이 끝나면 웜휠의 하부에 구비되고 턱홈을 포함하여 구성되는 가이드 컵에 의하여 가이드 플레이트가 웜휠의 회전과 연동되어 회전하면서 외축과 연결된 디스크를 회전시켜 밸브를 열리게 하는 작용을 하는데, 위와 같이 ‘그랜드 후렌지의 홈부와 턱홈이 형성된 가이드 컵’은 정정청구 후 제1항 고안의 기술적 효과를 가져 오는 중요한 기능을 하고 있으나, 정정청구 전 제1항 고안에는 이러한 구성이 없어 디스크가 회전운동 및 수평직선운동을 하는 구성과 작용효과를 파악할 수 없어서, 구성요소의 부가에 의해서 외형적으로는 등록청구범위가 감축된 것처럼 보인다고 할지라도 정정청구 전 제1항 고안의 구성으로부터 전혀 파악되지 않는 새로운 구성과 작용효과가 나타나게 되어 이 사건 정정청구는 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경한 것이라 할 것이다.

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특허법원 2006. 9. 20. 선고 2006허4260 판결 [정정(특)] - 확정

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이 사건 등록발명의 상세한 설명에는 ‘또한 이 실시형태에서, 음식쓰레기 수용상자는, 제2도에 도시하는 바와 같이, 공기의 순환유로형성 부재와 함께 슬라이드기구(도시하지 않음)에 의해 외부로 인출되도록 구성되어 있다’고 하여 슬라이드기구에 의하여 외부로 인출되는 음식쓰레기 수용상자에 관한 것이 언급되어 있어, 이 사건 정정의 구성요소는 이 사건 등록발명의 명세서에 기재되어 있던 사항에 해당되는 사실은 이를 인정할 수 있으나, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허청구범위가 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록특허가 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 특허법 제136조의 규정에 위배되어 허용되지 않는다고 할 것인데, 이 사건 등록발명 청구항 1의 필수적 구성요소는 주방용 싱크대의 수납고 내에 설치한 음식 쓰레기 건조처리장치, 설거지대에 설치한 배수장치, 배수장치에 접속하는 배수관 측으로 연통 연결된 음식 쓰레기의 건조처리장치 내를 순환하여 그 장치 내의 음식 쓰레기를 건조시키는 순환공기류의 배출구이며, 이러한 필수적 구성요소로 인하여 달성하고자 하는 이 사건 등록발명의 목적 및 효과는, 음식쓰레기의 건조처리장치 내를 순환하여 외부로 배출되는 악취 등을 포함한 순환공기가 수납고의 내외로 방출되는 것을 방지하고, 순환공기의 배출을 기존에 설치된 배수장치 측의 특정개소에 도입구를 설치하는 것만으로 다른 설비를 특별히 설치한 필요가 없이 경제적으로 하기 위한 것임이 인정되나, 이 사건 정정 후의 발명은 이 사건 등록발명의 청구항 1에 새로운 구성요소인 ‘슬라이드에 의하여 외부로 인출되는 음식쓰레기 수용상자’를 부가함으로써 이 사건 등록발명 본래의 목적 및 효과뿐만 아니라 음식물쓰레기 수용상자 자체의 출입에 의한 음식물쓰레기 배출의 편리성을 제고할 수 있는 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되므로, 이 사건 정정 후의 발명은 새로운 구성의 추가로 인하여 이 사건 등록발명과는 발명의 목적 및 작용효과에 차이가 있어 이 사건 등록발명의 청구범위가 실질적으로 변경된 것이라고 할 것이다.

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특허법원 2006. 8. 3. 선고 2006허1940 판결 [정정(특)] - 확정

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특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적인데, 이 사건 정정은 정정 전의 ‘포커스 렌즈를 발진시키면서 초점 평가치의 변화를 검사하여 기준 트레이스 궤적 변경으로 결정되면 결정된 줌 렌즈와 포커스 렌즈의 위치에 근거해서 기준 트레이스 궤적을 변경시키는 제3단계’에서 ‘포커스 렌즈를 상기의 기준 트레이스 궤적으로부터 니어 및 파 방향의 트레이스 궤적으로 발진시키면서 초점 평가치의 변화를 검사하여 상기의 기준 트레이스 궤적의 초점 평가치보다 상기의 니어 또는 파 방향의 트레이스 궤적의 초점 평가치가 증가되어 기준 트레이스 궤적 변경으로 결정되면 결정된 줌 렌즈와 포커스 렌즈의 위치에 근거해서 기준 트레이스 궤적을 변경시키는 제3단계’로 정정하는 것이어서, 정정 전 제1항 발명에 따른 포커스 렌즈의 발진은 초점 심도 범위 내에서 기준 트레이스 궤적을 중심으로 FAR 방향 또는 NEAR 방향으로 미소 진동시키는 것을 의미하나, 정정 후 제1항 발명에 따른 포커스 렌즈는 기준 트레이스 궤적에 인접한 FAR 방향 또는 NEAR 방향의 트레이스 궤적까지 진동시키는 것으로서 그 발진의 범위가 확대되어, 정정 전 제1항 발명에서는 포커스 렌즈를 기준 트레이스 궤적의 FAR 또는 NEAR 방향으로 미소 진동시키면서 그 초점 평가치의 변화를 검사하는 것으로 그 작용효과를 달성할 수 있었으나, 정정 후 제1항 발명에서는 초점 평가치의 변화를 검사하기 위해서는 반드시 기준 트레이스 커브에 인접한 FAR 또는 NEAR 방향의 트레이스 커브까지 진동시켜야 하는 것이므로 그 청구범위의 내용이 실질적으로 변경된 것이다.

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특허법원 2006. 7. 19. 선고 2006허4048 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허청구범위가 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록특허가 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 특허법 제136조의 규정에 위배되어 허용되지 않는데, 이 사건 등록발명의 상세한 설명에는 ‘음식쓰레기 수용상자는 본체의 내저면과 양 내측면의 사이에 공기의 순환유로를 형성하기 위한 간격을 가진 상태로 상기 하부수용실 내에 설치되어 있으며, 상방을 개구하고 또한 도시하지 않았지만 레일 상에 서랍형태로 놓여 있어, 본체에 대하여 출입가능하게 구성되어 있다’고 기재되어 있어 이 사건 정정발명은 명세서에 있던 사항을 특허청구범위에 추가한 것에 해당하나, 한편 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 청구항에는 ‘내부에 음식쓰레기 수용상자와 송풍기를 구비하고’라고 기재되어 있고, 이 사건 제2항 발명의 청구항에는 ‘송풍기와 음식쓰레기 수용상자의 사이에 격벽을 설치하고…’라고 기재되어 있으며, 상세한 설명에도 ‘음식쓰레기 수용상자 내에는 비닐제의 음식쓰레기 수용주머니가 교체가능하게 수납되어 있으며, 음식쓰레기 투입구로부터 투입된 찌꺼기 등의 음식쓰레기를 수용한다 … 음식쓰레기 수용상자 내의 음식쓰레기는 순환기류에 의해 음식쓰레기의 표층부를 광범위하게 걸쳐서 반복하여 건조되므로, 그 건조처리 능률을 현저하게 향상할 수 있다’고 기재되어 있는 점을 종합하면, 정정 전의 이 사건 등록발명의 청구범위에는 음식쓰레기 수용상자와 본체와의 결합관계에 대한 상위개념이 규정되어 있었다고 볼 수 없고, 정정 전의 청구범위에 의하면 정정 전 이 사건 등록발명의 목적 및 효과는 공기순환유로에 의하여 송풍기로부터 송풍되는 순환공기류에 의해 음식쓰레기 건조처리의 능률을 향상시키는 목적 및 효과를 달성할 수 있을 뿐인 데 반하여, 이 사건 제1항 정정발명의 정정부분에 의하여 음식물쓰레기 수용주머니가 장착된 음식물쓰레기 수용상자 자체의 출입에 의한 음식물쓰레기 배출의 편리성을 제고한다는 목적 및 효과가 추가된 것으로 인정되므로, 이 사건 정정청구는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당되어 허용되지 않는다고 할 것이다.

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특허법원 2006. 7. 19. 선고 2005허2519 판결 [정정무효(실)] - 확정

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위 정정사항은 이송볼트의 구성에 관한 부분을 정정한 것으로서, 정정 전 이송볼트의 구성요소인 조임단, 자유단, 이송나선, 멈춤단, 핸들 중에서 자유단과 멈춤단을 삭제한 후 ‘소정 구간의 이송나선’이라는 구성으로 바꾸었는데, 위 표현을 원고 주장과 같이 ‘이송나선’ 상하에 ‘자유단’과 ‘멈춤단’의 구성요소를 갖춘 것만을 의미한다고 한정하여 해석할 수는 없다고 할 것인바, 그 삭제된 구성요소가 필요에 따라 선택될 수 있는 임의적 구성요소라면 그 삭제를 통하여 청구범위를 감축한 것으로 볼 수 있으나, 그 삭제된 구성요소가 고안의 필수적 구성요소라면 그 삭제를 통하여 상위개념으로 바꿈으로써 청구범위를 확장한 것이라고 할 수 있는데, 이 사건 고안의 명세서는 이송볼트의 자유단에 대하여는, ‘이송볼트 상의 자유단 상단부는 상기 지지판의 볼트지지리브의 하단면과 접촉되어 더 이상 이송볼트의 상승을 제어하게 되고’라고, 이송볼트의 멈춤단에 대하여는, ‘이송너트의 하단면이 멈춤단의 상단부에 접촉되어 승하강편의 회전 하강을 방지하여 상기 좌우의 지지대가 수평 이상의 각으로 벌어지게 되는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 지지대의 각도가 최대로 되었다는 사실을 쉽게 알 수 있다’고 각각 기재하고 있어, 이송볼트의 자유단은 이송볼트의 상승을 제어하는 기능을 수행하고, 이송볼트의 멈춤단은 승하강편의 회전 하강을 방지하여 상기 좌우의 지지대가 수평 이상의 각으로 벌어지게 되는 것을 방지하는 기능을 수행하고 있음을 알 수 있는바, 그렇다면 이 사건 정정 전 고안의 자유단, 멈춤단은 고유의 기능을 수행하는 필수적인 구성요소라고 할 것이므로, 이들을 삭제하는 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당한다고 할 것이다.

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특허법원 2006. 7. 14. 선고 2005허6115 판결 [등록무효(특)] - 확정

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원고는, 상세한 설명 중 실시예에 ‘시이트는 후부패널에 직접 연결된 위치에 배치된다’는 기술사항이 명시되어 있고, ‘가능한 한 가까이 배치’하다 보면 결국에는 후부패널에 ‘직접 연결된 위치’에 도달할 수밖에 없다는 점에서 이 사건 제2정정은 정정 전의 기술사항과 실질적으로 동일한 것으로, 표현만 달리한 기재에 불과하다고 주장하나, 비록 상세한 설명이나 도면에 ‘직접 연결된’ 구성이 예시되어 있더라도 청구항에 이를 포함하여 기재할 것인지 여부는 출원인의 자유의사에 맡겨져 있는 것이고, 일단 청구항에 기재하여 등록된 이상, 당초의 청구범위에 문언적으로 포함되지 않은 기술사항을 정정을 통해 새로이 추가하여 청구범위를 확장하는 것은 허용될 수 없으며, 그러한 확장을 허용하는 것은 등록된 청구범위의 기재를 신뢰하여 정정 전의 특허 청구범위에 속하지 않던 기술을 실시한 제3자가 정정의 소급효에 따라 사후적으로 위법한 침해자가 될 수도 있다는 점에서 정정청구 제도의 본래 취지에도 반하는 것이므로, 이 부분 원고의 주장은 이유 없다.

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특허법원 2006. 7. 7. 선고 2005허7057 판결 [등록무효(실)] - 상고기각

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정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는데, 원고가 정정을 구하는 이 사건 제1항 고안의 청구범위 중 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터코일’ 부분과 관련된 명세서 전체의 기재를 살펴보면, 고안의 구성 및 작용에 기재된 ‘상기한 스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터코일’ 및 ‘접지전극과 신호전극의 사이에 거품이 있어서 스위칭 트랜지스터가 턴오프되면 컨트롤러는 출력단의 스위칭 트랜지스터를 구동하여 히터 내부에 삽입되는 히터코일의 동작이 중지되도록 함으로써 거품의 발생이 제거되도록 한다’는 부분이 있을 뿐이고, 도면의 기재를 살펴보더라도, 도면 2에 도시된 부분, 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명에 기재된 ‘Ra:히터코일’이라는 부분이 있을 뿐이며, 이 사건 제1항 고안의 청구범위 중 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터코일’ 부분이 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터릴레이코일’ 또는 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 코일’의 명백한 오기로 인정할 만한 아무런 기재도 없으므로, 원고가 청구하는 이 사건 제1, 제2 정정이 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 오히려 위 각 명세서 기재 부분과 고안의 상세한 설명 중 고안의 목적에 기재된 ‘상기한 본체의 내용물을 가열하기 위한 히터’라는 부분 및 나머지 명세서 전체내용을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 고안의 청구범위 중 ‘스위칭 트랜지스터에 연결되어 있는 히터코일’ 부분은 ‘본체의 내용물을 가열하기 위한 히터 내부에 삽입되는 히터코일과 스위칭 트랜지스터가 서로 연결되어 있고, 거품이 발생하면 컨트롤러가 출력단의 스위칭 트랜지스터를 구동하여 히터 내부에 삽입되는 히터코일의 동작이 중지되도록 함으로써 거품이 제거되도록 한다’는 것으로 그 결합 및 작용관계가 명확하게 해석되므로, 위 ‘히터코일’ 부분은 다양한 기술분야에서 관용되는 바와 같이 ‘전류에 의해 열을 발생시키는 고저항의 도선을 코일 형상으로 제작한 구조체’를 의미하는 것으로 볼 수밖에 없어, 위 ‘히터코일’ 부분을 ‘히터에 공급되는 전원을 단속하는 릴레이를 구동하기 위하여 저저항의 도선을 철심에 코일 형상으로 감아 제작한 구조체’를 의미하는 ‘히터릴레이코일’ 또는 그 상위개념에 해당하는 ‘코일’로 정정하는 것은 전혀 새로운 구성 및 효과를 갖게 하는 것으로서 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 허용될 수 없는 것이다.

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특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적인데, 정정사항 ①, ②는 이 사건 제1항 발명 및 발명의 상세한 설명의 화학식 1 중 측쇄에 ‘히드록시기 또는 알킬에테르기의 치환기를 갖는 화합물’을 ‘알킬에스테르기의 치환기를 갖는 화합물’로 정정하는 것인바, 그것이 명세서의 다른 기재에 비추어 잘못된 기재를 정정하는 것이라 하더라도, 정정 전의 특허청구범위에 기재된 에테르 결합으로 된 화학식 1은 그 자체로 분명한 화합물로서 명세서 중의 다른 기재를 참작하지 않으면 이해할 수 없는 성질의 것이 아니고, 정정 전의 에테르 결합으로 된 화학식 1에 포함되는 ‘히드록시기의 치환기를 갖는 화합물’은 비교대상발명 1에서 보는 바와 같이 그 자체가 이미 식별제 화합물로도 사용될 수 있음이 알려져 있는 별개의 화합물이며, 정정 전의 에테르 결합의 화합물과 정정 후의 에스테르 결합의 화합물은 그 구조 및 화학적 성질이 전혀 상이한 것이고, 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서 일부에서 이미 히드록시기의 치환기를 갖는 화합물의 제조방법에 관한 기재 및 히드록시기의 화합물인 오르토-크레졸프탈레인의 합성방법에 관한 참고예 1이 제시되어 있어 제3자가 명세서 전체를 살펴보는 경우에도 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 에테르 결합으로 된 화학식 1의 화합물이 에스테르 결합의 오기임을 쉽게 알아차리고 당연히 그것으로 이해한다고 볼 수는 없으므로, 위 정정은 특허법 제136조 제3항의 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다고 할 것이다.

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특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허2441 판결 [정정(특)] - 확정

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특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 정정 전의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않고 또 그 명세서상 자명하다고 볼 수도 없는 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 포함시키는 정정은 정정의 기회를 편승하여 새로이 발명을 만들어 내는 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 할 것이며, 정정 전의 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 감축하는 정정의 경우 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 한다면 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당하더라도 만일 그 하위개념이 정정 전의 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않고 또 그 명세서상 자명하다고 볼 수도 없는 경우에는 그 정정은 정전 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 추가하는 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 할 것인데, 정정사항 ①은 (a)성분을 ‘알릴에스테르 올리고머’에서 ‘말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 I 내지 III으로 표시되는 적어도 하나의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머’로 정정하는 것으로서, 포괄적으로 기재된 상위개념을 구체적인 화학구조를 갖는 하위개념으로 감축하는 것이므로 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당한다고 할 것이나, 한편 정정사항 ①에 의해 정정된 이 사건 제1항 발명의 (a)성분은 ‘말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 I 내지 III으로 표시되는 ‘적어도 하나의 반복단위’를 갖는 알릴에스테르 올리고머’라고 기재하고 있으므로, 그 문언상으로 볼 때 (a)성분의 알릴에스테르 올리고머는, ㉮ 구조식 I의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉯ 구조식 II의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉰ 구조식 III의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉱ 구조식 I, II의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉲ 구조식 I, III의 반복단위를 갖는 올리고머, ㉳ 구조식 II, III의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉴ 구조식 I, II, III의 반복단위를 갖는 올리고머 등 총 7가지의 알릴에스테르 올리고머를 모두 포함하는 것으로 해석된다고 할 것인데, 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는, (a)성분은 ‘말단 알릴에스테르기를 가지며 다가포화 카르복실산 및 다가포화 알코올로부터 유도된 내부구조를 가진 알릴에스테르 올리고머’라고 기재되어 있고, ‘본 발명에서 사용된 알릴에스테르 올리고머는 그 말단에 결합된 알릴기와 다음 구조식으로 표시된 반복단위를 가지고 있다’고 기재되어 있으며, 그 이하에는 구조식 I, II, III의 화학구조식 및 치환기가 구체적으로 한정되어 있고, 참고예에서는 디알릴테레프탈레이트, 디알릴이소프탈레이트와 같은 2가 알릴에스테르 모노머를 프로필렌글리콜, 1, 3-부탄디올 등의 2가 알코올과 반응시켜 제조되는 구조식 I의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머 중 일부의 제조 실시예가 개시되어 있는바, 정정 전의 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이 위와 같이 (a)성분과 관련하여, 구조식 I, II, III으로 표시되는 ‘적어도 하나의 반복단위’가 아니라 단지 구조식 I, II, III으로 표시된 ‘반복단위’를 가지는 것으로만 설명하고 있을 뿐이고, 실제로도 구조식 I의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머에 관한 화학구조식 및 그 제조 실시예, 구조식 II의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, 구조식 III의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머의 각 화학구조식만을 구체적으로 제시하고 있는 점에 비추어 볼 때, 정정 전의 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 (a)성분을 구조식 I의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉮), 구조식 II의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉯), 구조식 III의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉰) 등 3가지 유형의 올리고머에 관한 것만 개시되어 있다고 할 것이고, 나머지 구조식 I, II의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉱), 구조식 I, III의 반복단위를 갖는 올리고머(㉲), 구조식 II, III의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉳), 구조식 I, II, III의 반복단위를 갖는 올리고머(㉴) 등 4가지 유형의 올리고머에 관하여는 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서에 그 화학구조식 및 제조 실시예가 전혀 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라, 구조식 I, II 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉱)의 경우, 구조식 I의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조한 후 이를 구조식 II의 반복단위를 갖는 올리고머와 말단을 결합시켜 제조하는지 또는 구조식 I의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하기 위해 필요한 모노머인 ‘2가 알릴에스테르 모노머 및 2가 알코올’을, 구조식 II의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하기 위해 필요한 모노머인 ‘2가 알릴에스테르 모노머 및 3가 이상의 알코올’과 함께 반응시켜 제조하는지 그 제조방법 및 제조된 올리고머의 구조가 불분명하고, 단지 2가 알릴에스테르 모노머를 2가 알코올과 반응시켜 구조식 I의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하는 명세서 기재로부터 위 구조를 갖는 올리고머를 제조하는 실시형태가 당연히 유추될 수 있을 정도로 자명하다고 볼 수도 없으며, 이러한 점은 구조식 I, III의 반복단위를 갖는 올리고머(㉲), 구조식 II, III의 반복단위를 갖는 올리고머(㉳), 구조식 I, II, III의 반복단위를 갖는 올리고머(㉴)의 경우에도 마찬가지라 할 것이어서, 정정사항 ①에 의하여 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 (a)성분에 새로 포함된 ㉱ 내지 ㉴ 등 4가지 유형의 알릴에스테르 올리고머는 비록 정정 전의 (a)성분인 알릴에스테르 올리고머에 포함되는 하위개념이라 하더라도 그것이 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않던 것이고 또 명세서상 자명하다고 볼 수도 없으므로, 결국 정정사항 ①은 정정 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 새로 추가하는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 할 것이다.

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대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결 [정정(특)]

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원심은 원고가 이 사건 정정심판청구에 의하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 추가하고자 하는 특허청구범위 제34항 내지 제37항은 이 사건 특허발명의 출원과정에서 1997. 10. 2.자 보정에 의하여 그 특허청구범위에 추가되었다가 1999. 10. 30.자 보정에 의하여 누락된 사실, 그 후 2000. 1. 24.자 보정에서도 이에 관하여 아무런 언급 없이 다른 청구항에 대하여만 보정이 된 후에 이 사건 특허발명에 대한 특허등록이 이루어진 사실을 인정한 다음, 위 특허청구범위 제34 내지 제37항을 추가하는 형태의 정정은 등록된 특허청구범위에서 탈루된 청구항을 새로이 추가하는 것이어서 오기의 정정에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 위 추가 청구항이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에 일반식으로 표현된 화합물에 속하는 화합물들이라 할지라도 위 추가 청구항을 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 추가하는 이 사건 정정청구는 이미 제3자에게 특허공보를 통하여 알려진 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 신규 사항을 추가하는 것이므로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당되고, 그에 따라 이 사건 정정심판청구를 기각한 심결이 적법하다는 취지로 판단하였는데, 특허청구범위는 각 항이 상호 독립되어 있는 이상 그 독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이어서 그와 같은 정정심판청구는 허용될 수 없고, 특허법 제136조 제1항 제2호의 ‘오기의 정정’이라 함은 ‘명세서 또는 도면 중의 기재내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정’하는 것을 의미하는 것으로서 이러한 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.

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대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 [정정(실)]

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실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는데, 원심은, 이 사건 등록고안은 그 실용신안등록청구범위에 기재된 ‘금속제로 된 이음쇠 몸체의 일측에 형성된 끼움홈에 합성파이프가 끼움 걸림되는 걸림부의 주면에 있어서, 걸림부의 주면에 다수의 링홈을 형성하여 이 링홈에 내열성 수지로 된 오링을 끼움한’ 구성만을 필수 구성요소로 하는 고안으로서 그 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용을 종합하여 보면, 이 사건 등록고안의 위 필수 구성요소만으로는 고온·고압에서 사용되는 합성파이프 이음쇠의 ‘수밀효과’를 높이는 목적 및 효과를 달성할 수 있을 뿐임에 반하여, 정정 후의 이 사건 등록고안은 이 사건 등록고안의 필수 구성요소에 ‘끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 위 요홈에 끼워지는 절연링’이라는 구성을 추가한 구성으로서 형식적으로는 그 실용신안등록청구범위가 감축되었다고 할 수 있으나, 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용을 고려하면, 정정 후의 이 사건 등록고안은 새로운 구성요소가 부가됨으로써 ‘전식현상방지’라는 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었으므로, 이 사건 등록고안과는 그 구성이 상이하고 이와 같은 구성의 차이로 인하여 그 목적 및 작용효과에 차이가 있는바, 따라서 이 사건 등록고안의 정정은 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당되므로, 실용신안법 제35조, 특허법 제136조 제2항의 규정에 위반되어 허용할 수 없다는 취지로 판단하였는데, 이 사건 등록고안의 명세서 또는 도면에는 불명료한 기재가 존재하지 아니하므로 이 사건 등록고안의 정정이 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 할 수 없고, 이 사건 등록고안의 상세한 설명 및 도면에는 정정 후의 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위에 새로이 추가된 ‘끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 위 요홈에 끼워지는 절연링’이라는 구성과 그로 인한 작용효과에 관한 내용이 기재되어 있기는 하지만, 이 사건 등록고안의 명세서 전체 내용과 관련하여 볼 때 위 기재 내용은 원고가 이 사건 등록고안의 출원에 앞서 출원한 다른 고안의 구성 및 작용효과에 관한 설명에 불과하고 이 사건 등록고안의 구성 및 작용효과로 볼 수 없고, 이 사건 등록고안의 목적 및 효과는 고온·고압에서 사용되는 합성파이프 끼움부에서의 누액현상을 방지함으로써 합성파이프 이음쇠의 수밀효과를 높이는 데에 있다 할 것인데, 이 사건 등록고안의 정정은 당초의 실용신안등록청구범위에 이 사건 등록고안의 상세한 설명 및 도면에 있는 위와 같은 새로운 구성을 추가함으로써 표면상 이 사건 등록고안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 해당하지만 다른 한편 위와 같은 구성의 추가로 이 사건 등록고안은 ‘전식현상방지’라는 전혀 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었고, 이와 같은 정정은 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제할 수 없으므로, 원심이 같은 취지에서 이 사건 등록고안의 정정은 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 이를 허용할 수 없다고 본 결론은 정당하다.

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대법원 2002. 10. 25. 선고 2002후543 판결 [정정(실)]

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​이 사건 등록고안은 정정청구에 의하여 등록청구범위에는 ‘원통형 몸체의 둘레에는 다수의 절결선을 형성’한다는 구성을 추가하였고, 상세한 설명에는 그 절결선으로 인하여 밀착면이 과일의 자체의 무게에 의하여 용이하게 압축되는 효과를 기대할 수 있는 이외에 포장된 과일의 통풍을 용이하게 하여 신선도를 유지할 수 있게 하며, 과일이 포장된 후에도 과일의 신선도 및 손상 여부를 눈으로 보다 용이하게 식별할 수 있도록 하는 기능을 한다고 기재하였으며, 도면에는 본체 측면을 절개한 형태의 절결선을 특정하였는데, 정정청구 전의 이 사건 등록고안의 명세서에 포장 커버 본체의 측면부가 단지 밀착편과 연결되면서 과일을 감싸주는 역할을 하는 것으로 설명하고 있는 부분에 관하여 오기나 불명료한 기재가 있다고 볼 수 없고, 그의 도면에도 포장 커버 본체의 측면에 가늘거나 흐릿한 점선 또는 실선이 본체 상단으로부터 각 밀착편의 시작 부분까지 나타나 있을 뿐, 그 선의 구체적인 형태, 즉 그 선이 단지 굴곡을 표현한 것이라든가 본체의 측면을 절개한 선이라든가 하는 등의 내용이 기재되어 있지 아니하여 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라 하더라도 그 부분을 본체 측면을 절개한 상태를 표시하는 것으로 이해할 수 없으므로, ‘원통형 몸체의 둘레에 다수 형성한 절결선’에 관한 기술적 구성 및 그 작용효과에 관한 기재는 이 사건 등록고안의 명세서나 도면에는 없는 새로운 사항으로서 이 부분을 추가하는 것으로 정정청구된 고안은 이 사건 등록고안과 대비할 때 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 실질적인 차이가 있는 것으로 보이므로, 이 사건 정정청구는 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이거나 등록청구범위를 실질적으로 변경한 것이어서 그 정정이 허용될 수 없다.