특허법원 2018. 7. 6. 선고 2017허7241 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절사정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 을 제11호증은 이 사건 출원발명의 명세서에서 종래기술로 소개된 ‘파이프라인 위험 관리 매뉴얼-제3판’으로서, 이와 같은 매뉴얼은 파이프라인의 설치 및 유지 보수를 위해 해당 기술분야에 종사하는 통상의 기술자가 일반적으로 참조하는 것이고, 지중에 매설되는 주철관 등의 갈바닉 부식을 방지하기 위해 음극화 보호층(희생 양극층)과 폴리에틸렌 등의 방수 코팅층을 함께 사용하는 기술이 일반적인 업계 관행으로 소개되어 있는 점, 선행발명 1, 2에는 이미 이러한 음극화 보호층(아연으로 이루어진 금속층 또는 아연/알루미늄 합금층)과 방수 코팅층(열가소성 플라스틱층 또는 수지코팅층)이 파이프에 함께 적용된 기술이 나타나 있는 점 등에 비추어 보면, 피고가 이 사건 소송에서 제출한 을 제11호증은 심사 및 심판단계에서 제출되지 않은 것이기는 하지만, 이는 이 사건 출원발명의 출원 당시 기술수준 내지 주지·관용의 사실을 인정하기 위한 하나의 자료에 지나지 않는 것이므로, 이를 출원인에게 의견제출기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유를 내세우거나 새로운 공지의 증거를 제출하는 것이라고 할 수 없다.
특허법원 2014. 8. 21. 선고 2014허1150 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 출원인에게 의견제출의 기회를 주었던 거절이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 피고 특허청은 이 사건 심결취소소송에서 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하고 있고, 이는 특허청 심사관이 이 사건 출원발명의 심사절차에서 원고에게 의견제출의 기회를 주었던 거절이유와 주된 취지에서 부합하여, 피고가 이 사건 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로서 주장·입증할 수 있으며, 실제로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되므로, 이 사건 심결이 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명을 비교대상발명에 주지기술인 리블렛 효과를 부가하여 용이하게 도출할 수 있다고 판단한 것이 원고에게 의견제출의 기회를 주지 않은 새로운 거절이유로 판단한 것인지 여부와 상관없이 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 보아 거절결정을 그대로 유지한 것은 결론적으로 정당하다.
특허법원 2014. 2. 11. 선고 2013허7458 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유는 주장할 수 없는 것이나, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 않으므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없는바, 유체 관로상에서 2개의 유체를 혼합하여 1개의 출구로 배출시키는 삼방 밸브장치 또는 3방향 유체 혼합기 분야에서 유체 흐름에 따른 부압을 이용하여 유체를 흡입시키는 구성은 주지·관용기술에 해당하므로, 위 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료인 을 제2 내지 4호증은 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 않는 것이어서, 위 증거들은 이 사건에서 진보성을 부정하는 판단의 근거로 삼을 수 있다고 판단되므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허5803 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 할 것이나, 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없는바, 특허청 심사관은 원고의 출원발명에 대하여 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3 또는 비교대상발명들에 의해 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출 통지를 한 후 같은 이유로 거절결정을 하였으며, 이에 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 기각되자 이 사건 심결취소의 소를 제기하였고, 한편 피고는 이 사건 심결취소소송 단계에서 이 사건 제1항 발명의 ‘계면 접착 가열 층의 열 전도성이 저항 변화 재료의 열 전도성보다 낮은 구성’은 주지·관용기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 주지·관용기술을 참작하여 보더라도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결의 결론이 정당하다는 취지로 주장하면서 위와 같은 주지·관용기술을 증명하기 위한 자료로 을 제2호증, 을 제9 내지 12호증 등을 추가로 제출하였고, 앞서 살펴본 바와 같이 위 증거들에 기초하여 ‘계면 접착 가열 층의 열 전도성이 저항 변화 재료의 열 전도성보다 낮은 구성’이 주지·관용기술로 인정되어, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1, 3에 위 주지·관용기술을 참작하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 판단한 것이므로, 피고가 이 사건 심결취소소송 단계에서 제출한 을 제2호증, 을 제9 내지 12호증 등은 모두 심사 단계에서 이미 거절이유로 통지되었던 비교대상발명을 보충하기 위하여 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하는 자료로 제출된 것에 지나지 아니한 것이어서, 을 제2호증, 을 제9 내지 12호증 등은 이미 의견제출 기회가 부여된 거절이유와 주요한 취지가 부합하는 것으로서 새로운 거절이유나 새로운 공지기술에 대한 증거에 해당하는 것이라고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
특허법원 2013. 11. 14. 선고 2013허4480 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각
원고들은, 이 사건 거절결정이나 이 사건 심결에서는 비교대상발명에 제5 실시 형태에 따른 대응구성이 개시되어 있다는 점을 그 거절이유 또는 심판청구 기각사유로 삼지 않았는데, 피고가 이 사건 취소소송 단계에 이르러 이를 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 이유로 주장하는 것은 새로운 거절이유의 주장으로서 허용될 수 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 무릇 거절결정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청장은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다 할 것이므로, 이 사건 거절결정이나 이 사건 심결에서는 비교대상발명에 제4 실시 형태에 따른 대응구성이 개시되어 있다는 점을 주된 거절이유와 심판청구 기각사유로 삼았는바, 제4 실시 형태에 따른 대응구성을 근거로 한 사유와 제5 실시 형태에 따른 대응구성을 근거로 한 사유는 모두 비교대상발명에 구성 3의 광강도차 저감화층과 실질적으로 동일한 대응구성이 개시되어 있다는 사정을 지적하는 것으로서 그 주된 취지가 서로 부합하므로, 비교대상발명에 제5 실시 형태에 따른 대응구성이 개시되어 있다는 점이 출원인인 원고들에게 의견서 제출의 기회가 부여되어야 할 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없어, 이와 전제를 달리하는 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.
대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 [거절결정(특)]
특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있는데, 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 ‘강행규정’이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 하며, 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없는바, 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 원심 판시 비교대상발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이후 같은 이유로 거절결정을 한 점, 이에 원고가 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 기각되자 심결취소의 소를 제기하였는데, 위 심결취소소송절차에서 피고는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항의 ‘절개부 및 연결마디 구성’은 주지·관용기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 주지·관용기술을 더하여 보더라도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결의 결론이 정당하다는 취지로 주장하면서 주지·관용기술을 보여주기 위한 자료로 을 제4호증 및 을 제5호증 등을 추가로 제출한 점, 이에 대하여 원심은 이들 증거를 근거로 ‘절개부 및 연결마디 구성’이 주지·관용기술이라고 인정하면서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 위 주지·관용기술에 의하여도 진보성이 부정되므로 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 결론에 있어 정당하다는 취지로 판단한 점 등을 알 수 있는데, 위와 같은 사실관계 및 원심에 이르기까지의 판단 경과 등에 비추어 보면, 원심 심리과정에서 새로이 채택된 증거들은 모두 심사 단계에서 이미 거절이유로 통지되었던 비교대상발명을 보충하기 위하여 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하는 자료로 제출된 것에 지나지 아니한다 할 것이어서, 원심이 이에 의하여 주지·관용기술을 인정하고 그 점까지 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 판단의 근거로 삼은 조처가 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.
특허법원 2013. 9. 12. 선고 2013허2996 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
무릇 거절결정 불복심판 청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청장은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으므로 살피건대, 원고의 심판청구를 받아들이지 아니한 2013. 3. 8.자 이 사건 심결은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정됨을 이유로 한 것이기는 하나, 이 사건 심결에 앞선 2012. 2. 23.자 의견제출통지는 출원 당시의 청구항 제1항에 관하여 위와 같이 진보성이 부정된다는 점과 함께 그 청구항 기재 중 ‘필요시’라는 부분이 구체적으로 어떤 경우를 의미하는 것인지 알 수 없어서 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 위반한 거절이유가 존재한다는 점을 지적하는 것이었고, 원고의 2012. 3. 22.자 보정 이후의 2012. 9. 4.자 이 사건 거절결정 또한 이 사건 제1항 발명에 관하여 위와 같이 진보성이 부정된다는 점과 함께 그 청구항 기재 중 ‘설치하는 경우’라는 부분에 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 위반한 사유가 존재한다는 점을 거절이유로 들고 있었는바, 이 사건 심결취소소송에 있어서 피고가 이 사건 제1항 발명에 관하여 주장하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 위반한 거절이유는 이 사건 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없고, 따라서 비록 이 사건 심결에서 위 기재요건 위반의 거절이유가 판단되지 아니하였다 하더라도 피고로서는 이 사건 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로서 이를 주장·입증할 수 있다 할 것이다.
특허법원 2013. 4. 11. 선고 2012허9471 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
이 사건 심결은, 이 사건 제1항 발명 중 구성 3인 ‘절개부 및 연결마디’는 그 명세서에 종래기술로 기재된 ‘에어백 전개시 떨어짐을 용이하게 하기 위하여 중앙에 절개부를 포함하는 구성’이 종래부터 적용됐던 것이어서 통상의 기술자가 위 종래기술을 참조하여 구성 3을 용이하게 도출할 수 있다고 판단하였고, 그러면서도 결론 부분에서는 위 종래기술을 제외한 비교대상발명만을 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 근거로 들었으며, 한편 특허심판원은 이 사건 심결을 하기 전에 원고에게 위 종래기술과 관련하여 의견제출의 기회를 주지는 않았으므로 살피건대, 이 사건 심결이 위 종래기술을 주지·관용기술의 예시로 든 것이 아니라 비교대상발명과 별개로 진보성을 거절하는 이유로 든 것이라면 원고에게 의견제출의 기회를 주지 않은 새로운 이유로 심결한 것이어서 절차적으로 위법하다 할 것이나, 위와 같은 심결문 기재만으로는 그 취지가 명확하지 않은데, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 출원인에게 의견제출기회를 주었던 거절이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 이 사건 심결취소소송에서 보건대, 피고는 ‘이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 또는 비교대상발명과 주지·관용기술에 의하여 진보성이 부정되므로 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 결론적으로 정당하다’는 취지로 주장하고 있음은 기록상 분명하고, 이는 특허청 심사관이 이 사건 출원발명의 심사절차에서 원고에게 의견제출의 기회를 주었던 거절이유와 주된 취지에서 부합한다고 할 것이므로, 이 사건 심결의 취소 여부는 위 법리에 따라 앞서 본 절차적 위법 여부가 아닌 피고의 위 주장의 당부에 따라 결정될 것이다.
특허법원 2010. 8. 18. 선고 2009허7215 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 이 사건의 경우 특허청 심사관은 청구항 전항에 대하여 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 한 바 있으므로, 이 사건 제1항 보정발명의 구성 중 일부가 비교대상발명 1의 표 1의 실시예 3과 4에 기재된 기술내용에 대응된다고 주장하는 것은 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이라고 할 수 없어, 피고의 주장이 새로운 거절이유에 해당하여 심결취소소송의 심리범위를 벗어난다는 원고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2009. 11. 6. 선고 2009허382 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 특허출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 기술자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 입증하기 위한 증거자료는 거절결정이나 이 사건 심결에서 들지 아니하였다고 하더라도 심결취소소송에 이르러 제출할 수 있으며, 이러한 증거자료의 제출은 거절결정이나 이 사건 심결과 다른 별개의 거절이유에 해당하지 아니하는바, 측정자의 끝부분을 뾰족하게 만드는 구성은 2008. 1. 29.자 의견제출통지에 대응하여 제출된 2008. 3. 27.자 보정서에 의하여 처음으로 부가된 한정사항인 사실, 특허청 심사관은 2008. 5. 30.자 거절결정서에서 위 구성이 단순 설계 변경에 의해서 도출해 낼 수 있는 구성에 불과하다고 지적하였던 사실, ‘알기 쉬운 임상 임플란트의 지침서’에는 임플란트 식립부위의 악골 윤곽형상을 파악하기 위해 바늘처럼 생긴 것으로 잇몸을 직접 관통시켜 골의 표면위치를 계측한다고 기재되어 있고, 도면에도 같은 내용이 도시되어 있는 사실, 위 ‘알기 쉬운 임상 임플란트의 지침서’는 2007. 1. 10. 발행된 간행물로서 이 사건 출원발명과 관련된 치과 분야의 교과서류의 문헌인 사실 등을 인정할 수 있어, 거절결정서에서 위 구성에 관하여 단순 설계변경이라고 표현한 것에는 당해 기술분야에서 일반적으로 널리 알려지고 사용되는 기술을 기초로 통상의 기술자가 큰 어려움 없이 변형 가능하다라는 뜻을 내포하는 것이므로, 측정자의 끝부분을 뾰족하게 만드는 구성이 주지·관용기술에 해당하다는 점에 대해서 심사과정에서 이미 지적되었다고 할 것이며, 게다가 피고가 제출한 ‘알기 쉬운 임상 임플란트의 지침서’는 이 사건 출원발명과 관련된 기술에 관한 교과서류의 문헌이므로, 여기에 기재된 정도의 기술은 주지·관용의 기술에 해당한다할 것이므로, 을 제4호증은 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하기 위한 새로운 선행기술로 제출된 것이 아니라, 출원 당시의 일반적인 기술수준을 입증하기 위해 제출된 것이므로, 을 제4호증은 거절결정이나 이 사건 심결과 다른 별개의 거절이유에 해당하지 아니한다.
특허법원 2009. 11. 5. 선고 2008허14193 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
거절결정에 대한 심결취소소송에서는 원칙적으로 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하거나 새로운 공지기술에 관한 증거를 제출하는 것은 허용되지 아니하지만, 출원발명의 특허출원 당시 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술, 즉 주지·관용의 기술과 같다고 주장하는 것은 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이라고 할 수 없고, 또한 위 주지·관용의 기술을 인정함에 있어서 예시로 되는 자료는 거절결정에서 들지 아니한 새로운 증거라고 할 수 없는바, 을 제8호증의 1인 도서출판 한림원이 1995. 3. 20. 초판을 발행하고 1998. 3. 2. 개정판을 발행한 약제학 총서인 ‘제제학’에는 ‘지속성 정제의 형태로 서방성(지속 방출형)의 핵정과 속방성(즉시 방출형)의 외층을 압축성형하여 제조한 유핵정과, 속방성과 서방성을 분리한 층으로 하는 이층정 혹은 삼층정’이 기재되어 있고, 을 제8호증의 2인 도서출판 한림원이 1996. 3. 2. 발행한 약제학 총서인 ‘제제학’에는 ‘의약품의 변화의 원인으로는 화학구조에서 유래하는 화학변화의 난이, 천연의 안정화제와 분해효소(산화 또는 산패효소)의 존재 여부 등이 관계되는 경우이고, 제제 또는 제제성분의 안정화를 목적으로 사용하는 첨가제에는 항산화제와 보존제가 있는데, 항산화제는 제제성분(주로 주약)의 자동산화를 방지할 목적으로 첨가되는 것이며, 에데트산나트륨은 수용액 중에서 Ca, Fe 등과 가용성의 킬레이트화합물을 형성하기 때문에 역시 아스코르빈산 등의 항산화제로 된다’고 기재되어 있으며, 1999. 8. 17. 공개된 미국특허공보 제5,939,426호와 1998. 8. 18. 공개된 미국특허공보 제5,795,909호에도 항산화제를 사용한다고 기재되어 있는 사실이 인정되는데, 이와 같이 을 제8호증의 1, 2는 심사 및 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 증거이기는 하지만, 이는 약제학 분야의 교과서로서 뿐만 아니라, 제약회사, 병원, 약국 등에서 의약품을 취급하는 사람들에게 널리 활용되는 문헌으로서 그 내용이 주지·관용의 기술로 예시되는 자료라고 할 것이고, 또한 을 제9, 10호증의 항산화제를 사용한다는 기재도 을 제8호증의 2와 마찬가지로 주지·관용의 기술로 예시되는 자료에 불과하다고 할 것이어서, 을 제8호증의 1, 2, 을 제9, 10호증의 내용을 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유라거나 새로운 증거라고 할 수 없다.
특허법원 2008. 8. 14. 선고 2008허408 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 심결취소소송에서 심리·판단할 수 없는바, 피고는, 보정 전 청구항 5 발명의 ‘상기 광송신기는 상기 기판의 코팅에 의해 반사된 광을 수신하기 위한 광수신기를 포함하는 구성’과 보정 전 청구항 11 발명의 ‘하우징 내에 광송신기 외에 광수신기도 위치되는 구성’은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 주장하는데, 보정 전 청구항 5, 11 발명에 관하여 ‘기판, 광 송신기, 광 수신기’가 발명의 상세한 설명에 나타난 대응되는 용어와 상이하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 거절이유로 거절결정 및 이에 대한 이 사건 심결이 있었던 사실이 인정될 뿐이고, 보정 전 청구항 5 발명의 특징적 구성인 ‘상기 광송신기는 상기 기판의 코팅에 의해 반사된 광을 수신하기 위한 광수신기를 포함하는 구성’과 보정 전 청구항 11 발명의 특징적 구성인 ‘하우징 내에 광송신기 외에 광수신기도 위치되는 구성’에 관하여는 아무런 거절이유도 제시되지 않았었으므로, 피고의 이 부분 주장은 심결에서 판단되지 않은 것으로 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하여 이 사건 소송에서 심리·판단할 수 없는 것으로 이를 받아들일 수 없다.
특허법원 2008. 7. 25. 선고 2008허149 판결 [거절결정(특)] - 확정
원고는, 을 제3호증의 1 내지 5는 심판단계에서는 제출되지 않았던 증거로 이 사건 심결취소소송에서 새로운 사실을 입증하는 증거로 사용될 수 없다고 주장하나, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 갑 제2호증의 기재에 의하면, 이 사건 심결은 구성 2의 이송 스크류가 용이하게 발명할 수 있는 것이거나 주지·관용의 기술적 수단이라고 인정하였고, 이에 대해 피고는 이 사건 심결이 인정한 위 사실을 입증하기 위해 을 제3호증의 1 내지 5를 그 증거로 제출한 것이므로 피고가 제출한 위 증거들은 새로운 거절이유를 입증하기 위한 증거라고 보기 어려우므로 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2008. 7. 3. 선고 2007허12978 판결 [거절결정(특)] - 확정
피고는, 이 사건 제1항 발명의 액체주입노즐과 주사기 등 압력발생기에 관한 구성은 비교대상발명뿐만 아니라 신체부위로의 약물 주입에 이미 적용되고 있던 주지·관용의 기술이고, 이 사건 제1항 발명과 동일한 구성으로서 남성요도에 적용하는 기술이 이미 공지되어 있으므로, 이 사건 출원발명은 진보성이 결여된 발명이라고 주장하므로 살피건대, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있고, 주지·관용의 기술과 동일하다는 주장 및 그 예시자료의 제출이 새로운 거절이유의 주장 또는 새로운 공지기술에 관한 증거제출이라고 볼 수 없지만, 특허청의 주장이 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하는 경우에는 심결취소소송에서 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 없는바, 갑 제2호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 특허청 심사관은 2006. 7. 5. 이 사건 출원발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 거절이유를 통지하였고, 2007. 1. 3. 위 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 거절결정한 사실, 특허심판원은 2007. 10. 29. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 특허청 심사관 및 특허심판원은 이 사건 출원발명에 대한 심사 및 심판절차에서 이 사건 출원발명(제1항 발명)이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다고 판단하였을 뿐, 을 제3 내지 7호증에 비하여 진보성이 없다는 이유로 거절이유를 통지한 사실은 없음을 알 수 있고, 또한 을 제3 내지 7호증은 이 사건 출원발명의 출원일 전에 공개된 특허공보이기는 하나, 그러한 사정만으로는 위 각 특허공보에 기재된 내용이 이 사건 출원발명이 속한 기술분야에서 주지·관용의 기술이라고 인정하기는 어려워서, 결국 이 사건 출원발명이 위 각 특허공보에 기재된 내용으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없음은 별론으로 하고, 위 각 특허공보에 기재된 내용은 심사 및 심판단계에서 의견제출통지를 한 바가 없는 새로운 거절이유로서 이를 들어 이 사건 심결의 결론을 유지할 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2257 판결 [거절결정(특)]
원심은 원심에서 비로소 제출된 원심판시 비교대상발명 2 내지 4를 근거로 하여 이 사건 출원발명의 국제특허출원 우선일 이전에 이미 ‘캡소미어’가 백신의 활성성분으로 사용되고 있는 사실을 인정하였지만, 이는 융합단백질의 결합체인 ‘캡시드’를 백신의 활성성분으로 하는 구성으로부터 ‘캡시드’의 구조단위체인 ‘캡소미어’를 그 활성성분으로 이용하는 구성을 도출하는 것은 별다른 기술적 곤란성이 없다는 전제하에서, 이 사건 제1항 발명은 그 활성성분이 ‘캡소미어’인 점에 기술적 특이성이 있다는 원고의 주장을 배척하면서 한 부가적·보충적 사실인정에 불과한 것이므로, 새로운 거절이유에 해당한다고 할 수 없다.
특허법원 2007. 12. 21. 선고 2007허3752 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정 불복심판의 심결에 대한 심결취소소송에서 특허청장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하면 거절결정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 위 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 제출할 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 특허청장은 원칙적으로 거절결정 및 심결에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하거나 새로운 공지기술에 관한 증거를 제출하는 것은 허용되지 아니하지만, 출원발명의 목적, 구성 및 작용효과가 주지·관용의 기술과 같다고 주장하는 것은 거절결정 및 심결에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이라고 할 수 없고, 또한 이와 같은 주지·관용의 기술을 인정하기 위한 예시로서 든 자료들을 거절결정 및 심결에서 들고 있지 아니한 새로운 증거라고 할 수 없고, 여기서 ‘주지기술’은 당해 기술분야에서 일반적으로 알려져 있는 기술이고 ‘관용기술’은 주지기술이면서 널리 사용되고 있는 기술을 의미하는데, 어느 기술이 주지·관용의 기술에 해당하는지의 여부는 당해 기술의 내용, 공지문헌의 성격과 활용 정도, 공지되거나 공연실시된 횟수 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서에는 도메인 네임의 생성 및 등록에 대하여 ‘네트워크 이름은 서픽스가 되고 예를 들어 서픽스가 samsung.com이라고 한다면, 도메인 네임은 interface ID.samsung.com이 된다. 서픽스는 자동등록서버로부터 수신된다. 서픽스 정보는 RA메시지의 OPTION 필드에 기록되어 호스트로 전송된다. 생성된 도메인 네임은 NS메시지의 OPTION 필드에 기록되어 자동등록서버로 전송된다. 자동등록서버에 포함된 도메인 네임 관리부는 동적 업데이트 프로토콜을 이용하여 호스트가 생성한 도메인 네임과 IP 주소를 도메인 네임 서버에 등록한다’고 기재되어 있어, 이와 같이 이 사건 출원발명의 명세서에는 인터페이스아이디와 네트워크 서픽스를 이용하여 도메인 네임을 생성하고 전송하되, 도메인 네임은 동적 업데이트 프로토콜을 이용하여 도메인 네임 서버에 등록한다는 취지로 간단히 기재되어 있을 뿐이고 구체적인 자동등록 방법에 대해서는 아무런 기재가 없고, 따라서 이 사건 출원발명의 명세서는 도메인 네임의 자동등록 방법에 대해서는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 동적 업데이트 프로토콜이라는 기재만으로도 능히 이해하고 실시할 수 있다는 점을 전제로 하고 있으며, 을 9, 10호증은 모두 1998년 12월 간행된 것들로서 인터넷의 원활한 사용을 위한 인터넷 표준규격을 개발하고 있는 미국 IAB의 조사위원회인 IETF에서 인터넷상 기술을 구현하는 데 필요한 절차 등을 제공하는 공문서인 RFC이고, 을 11호증은 2001. 7. 13. 도메인 네임의 자동등록의 표준화를 위하여 IETF에 제출된 ‘IPv6에 플러그드 인된 노드의 인터넷 네임 자동등록’이라는 제목의 인터넷 드래프트이고, 을 12호증은 2001년 1월 발행된 한국정보처리학회의 논문집에 수록된 ‘안전한 DNS에서의 효율적인 동적 갱신과 존 전송기능의 설계와 구현’이라는 제목의 논문인데, 위 을 9, 10호증에는 NS메시지의 OPTION 필드를 이용하여 도메인 네임을 기록하고, NS메시지 송신의 프로토콜을 이용하여 도메인 네임을 전송하는 기술이 기재되어 있고, 또 을 11, 12호증에는 IETF 문서를 기반으로 하여 DNS에 Dynamic Update를 통한 도메인 네임의 자동등록메카니즘이 기재되어 있고, 링크된 IPv6에서의 일반적인 도메인 네임의 자동등록절차가 도시되어 있기까지 하므로, 이 사건 출원발명의 명세서에 도메인 네임의 자동등록 방법 자체에 대해서는 구체적인 설명을 하지 않고 매우 간략하게 기재되어 있는 점, 공지문헌의 성격이 인터넷 표준 규격을 정하는 기관인 IETF에서 간행된 표준문서인 RFC인 점, 공지문헌의 수가 상당수에 이르는 점 등의 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 보정된 제1항 발명의 구성 (b) 역시 주지·관용의 기술이라 할 것이다.
특허법원 2007. 12. 6. 선고 2007허2216 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있지만, 특허청의 주장이 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하는 경우에는 심결취소소송에서 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 없는바, 이 사건 출원발명에 대한 의견제출통지서에 기재된 거절이유의 요지는, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 원료로서의 다형성 티볼론의 입자크기를 22.8㎛ 미만으로 조절하는 방법만 기재되어 있을 뿐 제형 중의 티볼론 입자크기를 22.8㎛ 미만인 것으로 제조하는 방법이 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이에 관한 효과의 기재도 없어 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1호에 위배된다는 것이고, 이 사건 소송에서의 피고의 거절이유 주장 2의 요지는 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 다형성 티볼론의 평균 입자크기가 10㎛ 미만인 경우에 관한 실험 데이터와 그 부분에 관한 효과의 기재가 없어 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1호에 위배된다는 것이고, 위 거절이유들은 모두 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1호에 관한 주장이기는 하나 구체적인 거절이유는 서로 다른데, 특허출원을 거절하는 경우에 그 거절이유를 통지하도록 규정하고 있는 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회를 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하므로 출원인에게 의견제출의 기회와 보정의 기회를 주어 거절이유를 해소할 수 있도록 하고자 하는 데 있다는 점에 비추어 보면, 심판절차에서의 의견제출통지서에 기재된 거절이유와 이 사건 소송에서의 피고의 거절이유 주장 2에 대하여 각각 거절이유를 해소하기 위한 방법에 차이가 있어 그에 관한 의견제출의 기회와 보정의 기회가 실질적으로 보장되지 아니하였다면 새로운 거절이유에 해당한다고 할 것인데, 출원인은 이 사건 출원발명에 대한 의견제출통지서에 기재된 거절이유에 대하여는 제형 중의 다형성 티볼론의 평균 입자크기를 22.8㎛ 미만으로 조절하는 것이 가능하다는 의견과 함께 그에 관한 구체적인 방법 및 자료 등을 제출하고자 할 것이고(실제로, 원고는 심판절차의 의견제출통지서에 대하여 2005. 12. 9. 다형성 티볼론을 최종 제형으로 제제화할 때 티볼론의 평균 입자크기는 동일하게 유지되거나 감소되므로, 최종 제형 중의 평균 입자크기를 22.8㎛ 미만으로 조절하는 것은 가능하고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이 사건 출원 명세서에 기초하여 최종 제형 중의 다형성 티볼론의 입자크기를 용이하게 측정할 수 있다는 등의 내용으로 의견서를 제출하였다), 피고의 거절이유 주장 2에 대하여는 평균 입자크기가 10㎛ 미만인 경우에 관한 실험 데이터와 그 효과에 관한 자료를 추가로 제출하거나, 그렇지 않을 경우 청구범위를 10㎛ 이상 22.8㎛ 미만으로 감축하는 내용으로 명세서를 보정함으로써 거절이유를 해소하고자 하였을 것이어서, 이와 같이 의견제출통지서에 기재된 거절이유와 피고의 거절이유 주장 2에 대하여는 출원인의 의견서 내용이나 거절이유를 해소하기 위한 보정 내용이 완전히 달라지게 되므로, 피고의 거절이유 주장 2는 심판절차에서 의견서 제출기회와 보정의 기회가 실질적으로 보장되지 아니하였다면 새로운 거절이유에 해당한다고 할 것인데, 피고의 거절이유 주장 2에 대하여 심판절차에서 의견서 제출기회와 보정의 기회가 부여되지 아니하였음은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 피고의 거절이유 주장 2는 의견제출통지를 한 거절이유와는 다른 새로운 거절이유에 해당한다고 할 것이어서, 법원은 피고의 거절이유 주장 2를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 없다고 할 것이고, 따라서 피고의 거절이유 주장 2에 대하여는 그 당부에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 소송에 이르러 그와 같은 주장을 하는 것이 허용되지 아니한다.
특허법원 2007. 8. 31. 선고 2006허8507 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정에 대한 심결취소소송에서는 원칙적으로 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하거나 새로운 공지기술에 관한 증거를 제출하는 것은 허용되지 아니하지만, 출원발명의 특허출원 당시 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술, 즉 주지·관용의 기술과 같다고 주장하는 것은 거절결정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이라고 할 수 없고, 또한 위 주지·관용의 기술을 인정함에 있어서 예시로 되는 자료는 거절결정에서 들지 아니한 새로운 증거라고 할 수 없는바, 을 6, 8, 12 내지 15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 을 2호증인 머크 매뉴얼은 1899년 최초로 발행된 이래 16개 언어로 번역되어 1000만 부 이상이 판매되었는데, 의료업계에서 임상적으로 사용되는 약리학 성분들의 치료방법과 투여량을 보기 편리하도록 간추린 편람으로서 의사 등 의료업계 종사자들이 가장 많이 참고하는 서적인 사실, 의료업계 종사자는 통상 특정 약리학 성분을 환자에게 투여하기 전에 머크 매뉴얼에 기재된 투여방법과 투여량을 참고하여 그 범위 내에서 환자에게 적정한 양과 투여방법을 선택하여 환자를 치료하고 있는 사실, 머크 매뉴얼에는 5-FU의 사용량 또는 투여경로에 관하여 ‘300~1000㎎/㎡ 정맥주사 또는 지속주입’으로 기재되어 있는 사실, 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 암 환자 치료시 5-FU를 정맥 내로 단시간 주입하기보다는 일시주사 즉, 거환주사를 하는 것이 우수한 항암 치료효과를 나타낸다는 점이 널리 알려져 있었고, 거환주사를 할 때 5-FU의 범위는 매주 500~600㎎/㎡를 투여하는 방법이 임상적으로 널리 사용되고 있었던 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 5-FU의 인체에 대한 최대허용량이 1000㎎/㎡라는 점은 이 사건 출원발명의 출원 당시 당해 기술분야에서는 주지의 사실이라고 할 수 있어, 을 2호증은 심사 및 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 증거이기는 하지만, 이는 주지의 사실을 입증하기 위한 하나의 자료에 지나지 않는 것이므로 이를 출원인에게 의견제출기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유를 내세우거나 새로운 공지의 증거를 제출하는 것이라고 할 수 없다.
특허법원 2007. 8. 16. 선고 2006허8057 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있고, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것이라고 할지라도 그것이 주지·관용기술에 해당하는 경우에는 위 심결취소소송에서 심리·판단될 수 있다고 할 것인바, 이 사건 제12항 발명과 비교대상발명 1은 기술분야 및 해결하고자 하는 과제에 있어, 반도체 소자의 금속 패턴 형성공정에 관련된 발명으로, 수성 포토레지스트 스트립핑 및 세정 조성물을 제공한다는 점에서 동일하고, 이 사건 제12항 발명의 알칸올 아민 약 70~85중량%, 갈산 약 0.5~2.5중량% 및 잔량의 물은 비교대상발명 1의 모노에탄올아민 약 70~95중량%, 갈산 10중량% 이하 및 잔량의 물에 대응되는 구성으로 조성성분 및 그 조성비가 서로 일치할 뿐만 아니라 히드록실아민을 함유하지 않는 점에서도 양자가 서로 동일하며, 다만 이 사건 제12항 발명은 그 필수 구성성분으로 벤조트리아졸이 포함되는 데 반하여 비교대상발명 1에는 위 구성이 없는 점에서 구성상의 차이가 있는데, 이에 비교대상발명 1에 주지·관용기술을 결합하여 이 사건 출원발명을 발명하는 것이 용이한지에 관하여 보건대, 을 제1 내지 3호증에 의하면 벤조트리아졸 성분 자체가 당해 기술분야에서 부식 억제제로 공지된 사실은 인정되나, 위 사실만으로는 벤조트리아졸 성분을 갈산과 결합하는 것에 관하여 이를 시사, 암시 또는 동기를 부여하였다는 점을 인정하기 부족하고 달리 그 결합이 용이하다고 인정할 만한 증거가 없으며, 오히려 비교대상발명 2에 이르러 포토레지스트 스트립 조성물에 벤조트리아졸 및 유기 카르복실산 등의 다양한 부식억제제를 조합하여 사용하는 발명이 특허출원된 사실에 미루어보면, 벤조트리아졸 성분을 갈산과 결합하는 것 자체가 용이하다고 할 수는 없으므로 피고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2007. 4. 20. 선고 2006허6884 판결 [거절결정(특)] - 확정
을 제8호증은 2002. 1. 22. 반포된 간행물에 게재된 것으로서 이 사건 출원발명의 출원일에 비하여 불과 20여 일에 앞서 공지된 것이므로 그 기재 내용이 주지의 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 을 제8호증에 비하여 이 사건 출원발명이 진보성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없으므로, 이 사건 심결취소소송에서도 피고는 을 제8호증을 들어 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 주장을 할 수 없다.
특허법원 2007. 4. 6. 선고 2006허9227 판결 [거절결정(특)] - 확정
피고는, 이 사건 심결에서 이 사건 제1항 발명의 신규성에 대하여 판단하지 않았으나, 이 사건 제1항 발명에 대한 심사관의 거절결정의 이유가 신규성이 없다는 것이었으므로 이 사건 심결취소소송에서 피고는 심사관의 거절결정의 이유와 동일한 이유를 주장·입증할 수 있다고 주장하므로 살피건대, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청이 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다 할 것이나, 이는 어디까지나 심결취소소송에서 특허청이 심결에 실체적 위법이 없다는 사유, 즉 거절결정이 정당하다는 사유로서 주장·입증할 수 있는 범위가 심결에서 판단된 사항에 제한되지 않고, 거절결정의 이유로 삼은 것이면 이를 심결취소소송에서도 주장·입증할 수 있다는 취지로서, 심결이 거절결정으로 삼은 이유 중 일부에 관하여만 판단하거나 새로운 거절이유를 판단한 경우에도 이에 대한 의견제출의 기회를 부여함으로써 절차상 위법이 없는 경우에 한정되는 것이고, 이 사건에서와 같이 심결에 독립된 심결 취소사유가 되는 중대한 절차상 위법이 있어 나아가 심결의 실체적 위법 여부를 판단할 필요가 없는 경우에는 이에 해당되지 않는다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2006. 12. 21. 선고 2006허4093 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심사단계에서 거절이유로 통지된 이상 이는 새로운 거절사유가 되는 것으로 볼 수 없으므로, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는데, 원고는 2002. 4. 18. 이 사건 출원발명에 관하여 출원을 하였으나, 특허청 심사관은 2004. 3. 30. 원고에게 이 사건 제1 내지 20항 발명은 당업자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유 등으로 거절이유를 통지하였고, 2005. 1. 21. 위 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 거절결정을 한 사실을 인정할 수 있어, 이 사건 출원발명의 심사단계에서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 없다고 거절이유가 통지되고 거절결정이 되었으므로, 비교대상발명 2가 이 사건 심결에서 증거로 사용되지 않았다고 하더라도 이 사건 심결취소소송에서 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용될 수 있다.
특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10527 판결 [거절결정(특)] - 확정
원고는, 구성요소 4가 을 제9 내지 13호증에 의하여 주지·관용기술이라고 하는 주장은 거절결정에서 들지 아니한 새로운 거절이유에 해당하여 이 사건과 같은 거절결정에 대한 심결취소소송에서는 허용될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명에 대하여 ‘이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것’이라는 거절이유를 통지한 것을 알 수 있는데, ‘통상의 지식을 가진 자’ 등의 표현을 사용한 위와 같은 거절이유는 주지·관용기술을 당연한 전제로 하여 그러한 기술과 비교대상발명들에 의하여 이 사건 출원발명을 용이하게 발명할 수 있다는 의미인바, 을 제9 내지 13호증은 이 사건 출원발명의 출원 당시 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 주장함에 있어서 예시로서 든 자료들에 불과하여 거절결정에서 들지 아니한 새로운 거절이유라고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2006. 10. 20. 선고 2006허435 판결 [거절결정(특)] - 확정
원고는 위 을 제2, 3, 4호증은 심사 및 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 공지기술에 관한 증거이므로, 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송인 이 사건 소송에서 제출될 수 없다고 주장하나, 위 증거들은 심사 및 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 증거이기는 하지만, 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술수준이나 기술상식 등을 부연하기 위해 예시로 든 하나의 자료에 지나지 않는 것으로서 종전의 거절이유를 보충하는 한도에서 제출되는 것이어서, 이를 출원인에게 의견제출기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유를 내세우는 것이라는 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2006. 10. 20. 선고 2006허1773 판결 [취소결정(실)] - 확정
원고는 을 제2호증 등은 거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송절차에서는 그 제출이 허용되지 않는 새로운 증거에 해당한다고 주장하나, 위 을 제2호증 등은 주지·관용의 사실을 인정함에 있어서 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하므로 거절결정과 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2006. 5. 4. 선고 2005허4454 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 위 심결취소소송에서 심리·판단될 수 없고, 반포된 간행물에 기재된 발명을 근거로 진보성을 부인한 거절결정의 거절이유와 출원발명의 명세서 기재내용을 근거로 진보성을 부인한 심결이유는 그 주지에서 부합하지 아니하므로 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 채 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결은 절차상 위법한데, 원고는 이 사건 출원발명의 명세서 중 배경기술란에 ‘미립자는 일반적으로 모래로 구성되는 것으로서 하스 주니어가 1976년에 출원한 미국특허 3,995,079호와 하스 주니어가 1983년에 출원한 미국특허 4,389,435호에 예시되어 있으나, 모래 이외의 재료와 혼합물로 구성된 것은 하스 주니어가 1982년에 출원한 미국특허 4,337,283호에 예시되어 있다’라고 기재하여 미립자층의 구성에 대한 공지기술을 기재한 사실, 미국특허 제4,337,283호는 1982. 1. 29. 공개되었는데, 4~70 메시의 크기를 가지는 고무 등의 탄성입자와 모래로 구성되는 미립자층을 그 특징으로 하고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 미국특허에 의하여 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 것은 거절결정의 거절이유와는 다른 새로운 것임이 분명하고, 이 사건 심결에서는 위 미국특허를 부가적, 보충적으로 판단하였을 뿐이고 제대로 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 증거로 판단하지 아니하였으므로(만일 이 사건 심결에서 위 미국특허에 의하여 이 사건 출원발명의 진보성을 판단한 것이라면 이 사건 심결에는 원고에게 위 미국특허에 대한 의견제출의 기회를 주지 않은 절차적 위법이 있다), 이 사건 심결취소소송에서 위 미국특허를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 없다.
특허법원 2004. 9. 24. 선고 2004허226 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한없이 이를 심리·판단하여 기초로 삼을 수 있다고 할 것인바, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 전부에 대하여 거절이유가 통지된 사실은 위에서 본 바와 같아서, 이 사건 소송에서 이 사건 출원발명의 청구항 전부의 기재불비 여부에 대하여 판단을 할 수 있다고 할 것이다.
대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 [거절결정(특)]
거절사정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 원심에서 피고가 1999. 6. 23.자 보정서에 명세서 기재불비의 거절이유가 있으므로 이 사건 거절사정을 그대로 유지한 심결의 결론이 정당하다는 취지의 주장을 하였다고 보기에 충분하고, 피고가 주장한 사유는 원래 거절사정의 이유가 되었던 것으로 이에 대하여 원고가 거절사정불복심판을 청구하면서 그에 대한 의견서를 제출한 바도 있으므로 원심이 위와 같이 인정, 판단한 것은 정당하다.
대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후2303 판결 [거절결정(특)]
심결취소소송에 있어서 심리·판단의 대상이 되는 것은 심결의 위법성 일반으로서 실체상의 판단의 위법과 심판절차상의 위법이 이에 포함될 것인바, 이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명이 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 거절사정이 정당하다고 하여 이 사건 심판 청구를 기각하고 있고, 원고는 이에 대하여 이 사건 출원발명이 진보성이 있어 심결이 위법하다는 이유로 심결취소소송을 제기하고 있음을 알 수 있으므로, 이러한 경우 원심으로서는 이 사건 출원발명이 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부만을 심리·판단할 수 있을 뿐이고, 비록 이 사건 출원발명의 명세서 기재가 특허법상 기재요건에 위배되는 것으로 인정된다 하더라도 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없는 노릇이다.
특허법원 2001. 1. 12. 선고 2000허2484 판결 [거절결정(실)] - 확정
설사 피고의 위 주장을, 을 제3, 4호증에 기재된 기술이 주지·관용의 기술에 불과하여 이 사건 출원고안은 이러한 기술로부터 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있어 진보성이 없는 고안이라는 취지의 주장으로 보더라도, 이는 심사 및 심판의 단계에서 제기되지 아니하였던 새로운 거절이유라고 할 것인데, 이 사건과 같은 거절사정 불복심판의 심결에 대한 취소소송의 절차에서 특허청장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 거절이유를 들어 거절사정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면 출원인은 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 이 사건에서는 이러한 새로운 거절이유의 주장 및 이에 대한 증거의 제출이 허용되지 아니한다고 할 것이다.
특허법원 1999. 8. 26. 선고 99허55 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절사정에 대한 심결취소소송에서는 원칙적으로 거절사정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하거나 새로운 공지기술에 관한 증거를 제출하는 것은 허용되지 아니하지만, 이 사건 출원발명에 대한 거절사정에서도 ‘작용효과에 특이한 점을 발견할 수 없다’고 하였으므로, 이 사건 소송에서 이 사건 출원발명의 제1항의 작용효과가 그 특허출원 당시 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술, 즉 주지·관용의 기술과 같다고 주장하는 것은 거절사정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하는 것이라고 할 수 없고, 또한 위 주지·관용의 기술을 인정함에 있어서 예시로 든 자료인 위 갑 제7호증, 을 제18호증의 1, 2, 을 제19호증의 1, 2, 갑 제20호증의 1, 2를 가리켜 거절사정에서 들지 아니한 새로운 증거라고는 할 수 없다.
특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9871 판결 [거절결정(특)] - 확정
거절사정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 특허청장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하면 거절사정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 위 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 심결취소소송 절차에서는 위와 같은 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 않는데, 이 사건 출원발명에 대한 거절이유통지에 기재되어 있는 인용발명 1의 구성 중 플로우트밸브와 인용발명 2의 구성 중 증기트랩은 그 구성 및 작용효과가 다른 것은 명백하므로, 인용발명 2는 이 사건 출원발명에 대한 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 인용발명이고 이 사건 출원발명이 인용발명 2에 대하여 진보성이 없다는 것은 새로운 거절이유라 할 것이어서, 이 사건 심결 취소소송에서는 이 사건 출원발명이 인용발명 2에 의하여 진보성이 부정되는지 여부를 심리할 수 없다.