특허법원 2013. 8. 23. 선고 2012허6205 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각
원고는, 특허법 제51조에는 ‘심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 그 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하고(제1항), 심사관은 제1항의 규정에 의한 각하결정이 있는 때에는 특허출원인에게 당해 결정등본의 송달이 있은 날부터 30일을 경과할 때까지는 당해 특허출원의 사정을 하여서는 아니되며(제2항), 심사관은 특허출원인이 제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여 제132조의4 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다(제3항)’라고 규정되어 있으므로, 특허청 심사관이 이 사건 보정각하결정과 동시에 출원인인 원고에게 심사전치출원의 심사결과통지를 한 것은 특허법 제51조 제2항을 위반한 것이라는 취지로 주장하므로살피건대, 특허법 제51조 제2항은 보정각하결정이 있는 경우 당사자가 불복심판을 청구할 수 있는 기간 동안 심사 절차를 중단함으로써 보정의 적법 여부를 명확히 한 후 심사 절차를 진행하려는 데에 그 입법취지가 있다고 할 것인데, 위 규정을 위반한 심사결과통지로 인하여 출원인이 가지는 보정각하결정에 대한 불복의 기회가 박탈되는 것은 아니고, 출원인으로서는 여전히 특허법 제132조의4에 의하여 30일 이내에 보정각하결정에 대한 불복심판청구를 할 수 있었다고 할 것인 점, 심사전치출원의 심사결과통지는 거절결정과 달리 새로운 결정으로 보기 어려운 점, 이 사건 보정각하결정에 대해서는 출원인인 원고가 불복심판 제기기간 내에 심판청구를 하지 않음으로써 더 이상 다툴 수 없게 된 점 등을 종합하여 보면, 특허청 심사관이 이 사건 보정각하결정과 동시에 원고에게 심사전치출원의 심사결과통지를 함으로써 특허법 제51조 제2항을 위반한 절차상 잘못이 있다는 사정만으로는 이 사건 심결을 취소할 만한 사유에 해당된다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.
대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후329 판결 [거절결정(특)]
심사관이 심사절차에서 제1차 거절이유를 통지하고 거절사정을 한 다음, 보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서는 제1차 거절이유와 다른 새로운 거절이유를 발견하여 제2차 거절이유를 통지하고, 제2차 거절이유가 해소되지 아니하였음을 이유로 원결정을 유지한다는 심사결과 보고서를 작성하였다고 하더라도 위 심사결과보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고로 되는 것에 불과하여 새로운 결정으로 볼 수 없으며, 특허법 제47조, 제51조에 의하면, 특허출원인은 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 요지를 변경하지 않은 범위에서 보정을 할 수 있으므로, 특허심판원이 보정을 적법하다고 인정하였다 하더라도 이는 요지변경이 없음을 인정하였음을 의미할 뿐 보정 전의 거절이유가 해소되었음을 인정한 것은 아닌바, 심사전치절차에서 심사관이 진보성이 없다는 제2차 거절이유를 통지하고 같은 내용의 심사결과 보고서를 작성하였다거나 또는 특허심판원이 2002. 7. 3.자 보정을 적법하다고 인정하였다고 하여 기재불비에 관한 제1차 거절이유가 해소된 것이라고 볼 수 없다.
특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허8453 판결 [거절결정(실)] - 상고심리불속행기각
원고는, 2004. 11. 11.자 심사결과통지서에서 인용자료 3, 5에 대하여 선행기술로서의 지위를 인정하였고, 그럴 경우에 의견제출의 기회를 주어야 한다고 주장하나, 2004. 11. 11.자 심사결과통지서에서는 비교대상고안들(인용자료 1, 2, 4)과 대비해서 진보성을 부정한 것으로 보이고, 한편 심사결과통지서는 심사전치과정에서 심사전치를 종결하면서 등록결정을 하지 않는 경우에 특허청장에게 보고하고 특허청장이 특허심판원장에게 통지하는 서류로 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고로 되는 것에 불과할 뿐이어서, 심사결과통지서의 거절결정유지 이유와 의견제출통지서의 거절이유가 다르다고 하여도 별도로 의견제출의 기회를 줄 필요가 없으므로, 원고의 위 주장은 그 자체로 이유 없다.
특허법원 2006. 1. 13. 선고 2004허2468 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
원고들은, 특허청의 거절결정이유는 기재불비였지만, 원고들의 2002. 7. 3.자 보정에 의해 개시된 심사전치절차에서는 이 사건 출원발명이 진보성이 결여되었다는 이유만으로 원결정이 유지되었으므로, 기재불비에 관련된 거절이유는 해소되었다고 보는 것이 타당하다는 취지로 주장하나, 심사전치결과에 따른 심사결과보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고가 되는 것에 불과하며 새로운 결정으로 볼 수 없는 것이어서, 위 심사결과보고에서 원결정을 유지하는 이유로 진보성 문제만 언급할 뿐 기재불비에 대한 언급이 없었다고 할지라도, 그로 인해 기재불비의 거절이유가 해소된 것이라고 볼 수는 없는 것이므로 원고들의 위 주장은 이유 없다.
대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2782 판결 [거절결정(특)]
특허법은 제175조 제2항에서 ‘제173조의 규정에 의한 심사의 결과 특허사정을 할 수 없는 경우에는 제62조의 규정에 의한 거절사정(위 개정법률 제6411호에 의하여 ‘거절결정’으로 명칭이 변경됨)을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다’고 규정하고 있을 뿐, 심사전치의 결과 심사관이 특허사정을 하지 아니하는 경우에 별도의 결정을 하도록 규정한 바 없으므로, 위 법조항에 따른 심사결과보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고로 되는 것에 불과함에도 원심이 위 심사결과보고를 새로운 결정으로 보고 그 내용의 당부에 대하여도 판시한 것은 적절하다고 할 수 없지만, 이 사건 심결에서 2001. 11. 21.자 거절결정을 유지하는 이유로 삼은 간행물 게재 발명은 원래 위 거절결정에서 거절이유로 제시된 것이므로 새로운 거절이유에 해당하지도 않는 것이고, 위 거절결정에서 제시되지 아니하였던 새로운 거절이유에 대하여는 심사전치절차에서 원고에게 특허법 제174조, 제63조에 따른 의견제출 기회가 부여되었으며, 거절결정에 대한 심결에 이르기까지 적법하게 제시된 여러 거절이유 중 어느 하나가 이유 있을 경우에 그 심결에서 이를 제외한 다른 거절이유에 대하여는 별도로 판단할 필요가 없으므로, 원심판결의 위와 같은 판단은 결과적으로 정당하다.
특허법원 2003. 11. 20. 선고 2003허2331 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
특허청 심사관이 이 사건 출원발명에 관한 심사전치 단계에서 원래의 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유를 추가로 발견하여 출원인에게 이를 통지하면서 기간을 정하여 이에 대한 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있는 기회를 준 이상, 이와 같이 새로 발견한 거절이유가 있을 뿐만 아니라, 원래의 거절결정을 번복할 만한 사유를 발견하지 못하였다는 것을 이유로 원결정을 유지하는 결정을 한 것은 심사전치에 관한 특허법의 규정을 따른 것으로서 위법한 것이라고 할 수 없고, 다만 출원인인 원고는 원결정의 거절이유를 극복하기 위하여 심판청구와 동시에 보정을 하였으므로, 피고로서는 비록 새로운 거절이유를 추가로 발견하였다고 하더라도 새로운 거절이유만을 통지하는 데 그칠 것이 아니라, 원결정의 거절이유가 이와 같은 보정으로서 해소되었는지 여부에 관해서도 함께 통지하여 주는 것이 보다 성실한 답변이 될 수 있어 바람직한 것이라고 할 수는 있을 것이나, 피고가 심사전치단계에서 이와 같이 원결정의 거절이유가 보정으로 인하여 해소되었는지 여부에 관하여 명시적인 판단을 하지 않았다고 하더라도 그와 같은 사정을 들어 심결이 위법하다고 할 수는 없다.