심판청구서의 보정의 범위

특허법원 2017. 11. 29. 선고 2017허6330 판결 [등록정정(특)] - 확정

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정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 하는바, 보정사항 2로 인하여 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 것으로 한정되는데, 테스트용 소켓이 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 전기적으로 연결하여 주는 기능을 수행하는 것이므로, 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 테스트 소켓의 상면에 위치한 제2도전부가 상면측 피검사 디바이스의 단자와 접촉하게 되는 경우에 하면측 검사장치의 패드는 테스트 소켓의 하면측과 접촉하여야만 테스트 소켓이 정상적으로 작동한다는 것은 기술적으로 자명하고, 따라서 상면과 하면 모두에 제2도전부가 형성된 경우에도 상면의 제2도전부만이 상면측 피검사 디바이스의 단자와 접촉할 뿐이고 하면의 제2도전부는 상면측 피검사 디바이스의 단자와 전기적으로 연결될 수 없고 검사장치의 패드와 연결되어야 한다는 것은 통상의 기술자에게 자명하며, 이 사건 제1, 7항 정정발명 중 ‘상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되’라는 부분에서 ‘상기 지지시트’가 문언적으로는 탄성 도전시트의 상면 및 하면에 부착되는 지지시트를 모두 포함한다고 볼 여지도 있으나, 정정사항 2에서 ‘지지시트가 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상면에 부착된다’고 한 점, 정정사항 4로 인하여 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 것으로 한정되고, 지지시트는 이러한 제2도전부가 배치되는 것인 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1, 7항 정정발명 중 위 ‘상기 지지시트’는 탄성 도전시트의 상면에 부착되고 그 관통공 내에 제2도전부가 배치되는 것으로 한정되며, 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 ‘상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되’라는 부분은 ‘상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제2도전부’라는 부분과 문언상 유기적으로 연결되는데, 여기서 제2도전부는 위에서 본 바와 같이 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 기능을 가진 것만을 의미하므로, 제2도전부는 상면에 위치한 것만으로 한정되고, 따라서 ‘상기 지지시트’ 역시 상면의 지지시트를 의미하는 것으로 해석되어, 정정사항 4에 의한 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스 단자와 접촉하는 것이고, 탄성 도전시트의 하면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되는 제2도전부를 포함하지 아니하는 것이 분명하므로, 보정사항 2에 의한 제2도전부와 정정사항 4에 의한 제2도전부는 실질적으로 동일하고, 따라서 보정사항 2로 인하여 이 사건 제1, 7항 보정발명이 이 사건 제1, 7항 정정발명과 동일성을 상실하거나 기술적 범위가 변경되었다고 볼 수는 없고, 정정사항 4의 취지가 명확하게 된 것에 불과하므로, 보정사항 2가 이 사건 정정심판청구의 요지를 변경한 것에 해당한다고 볼 수는 없다.

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특허법원 2016. 1. 28. 선고 2015허2273,2891 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구는 ① 무효심판청구서의 부본 송달에 따른 답변서 제출기간, ② 직권심리로 이루어진 특허무효 이유통지에 의한 의견서 제출기간, ③ 답변서 제출기간 경과 후에 무효심판청구인이 새로운 무효증거를 제출한 경우 부가되는 새로운 답변서 제출기간 내에 허용되고, 한편 특허심판원은 특허의 정정청구를 인정하지 않는 경우 피청구인에게 정정의견제출통지를 하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하며, 정정청구서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정은 정정청구가 가능한 기간 내에 요지의 변경이 되지 않는 범위 내에서만 허용되는바, 특허심판원의 2015. 1. 16.자 정정의견제출통지는 ‘원고의 2013. 12. 10.자 정정청구가 부적법하다’는 취지로 그 근거는 특허법 제133조2의 제4항, 제136조 제5항이지, 원고의 주장과 같이 제159조 제1항이라고 볼 수 없어, 원고의 2015. 2. 11.자 정정청구는 특허무효심판절차에서 정정청구가 허용되는 위 ①~③에 해당된다고 볼 수 없고, 특허법 제133조의2 제4항에 의해 준용되는 특허법 제140조 제2항에서 정하는 2013. 12. 10.자 정정청구에 대한 보정으로 볼 수 있고, 특허법 제136조 제1항, 제9항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있고, 같은 법 제140조 제2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되며, 이는 같은 법 제133조의2 제4항에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용되는데, 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있어, 이러한 사정들을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용되는바, 2015. 2. 11.자 정정청구는 특허심판원이 ‘2013. 10. 21.자 정정청구에 의해 정정된 사항에 의하여 정정 전 청구항 1에는 없던 변압기 내벽과의 사이에 절연유가 흐를 수 있는 공간을 형성하여 변압기의 냉각을 돕는 새로운 효과가 발생’한다는 취지로 지적한 것에 대하여, ‘변압기의 냉각을 돕게 되며’ 부분만 삭제한 것인데, 위와 같은 정정청구의 경위와 삭제 부분은 2013. 10. 21.자 정정청구에 의해 정정된 사항의 일부로 ‘변압기 내벽과의 사이에 절연유가 흐를 수 있는 공간을 형성하여’라는 기재로부터 통상의 기술자가 고정구와 변압기 내벽과의 사이에 공간을 형성하여 그 공간으로 절연유가 흐르도록 함으로써 쉽게 예측할 수 있는 효과에 불과하며, 삭제 부분의 존부로 인해 정정청구의 내용의 실질적 동일성을 해한다고 볼 수 없어, 2015. 2. 11.자 정정청구는 2013. 10. 21.자 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 보정으로 허용된다고 봄이 타당하다.

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대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3643 판결 [등록무효(특)]

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특허법 제136조 제1항, 제9항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 특허법 제140조 제2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되고, 이는 특허법 제133조의2 제4항에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용되는데, 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 하는바, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판 절차에서, 원고는 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제5항에 관하여, 인용 청구항을 ‘제1항’에서 ‘제2항’으로, ‘유기 발광화합물’을 ‘발광층 도판트용 유기 발광화합물’로 각 변경하고, 선택 가능한 14개의 화합물 중 원심 판시 화합물 (1), (4)를 삭제하는 내용 등으로 이 사건 정정청구를 하였다가, 위 변경된 인용 청구항인 제2항에 포함되지 않으면서도 이 사건 정정청구에서 삭제되지 않고 남아 있던 원심 판시 화합물 (9)를 추가로 삭제하는 내용으로 그 정정명세서를 보정하였음을 알 수 있는데, 위와 같은 보정은 당초의 정정사항을 삭제하는 것에는 해당하지 아니함이 분명하고, 화합물 (9)를 삭제한다는 정정사항을 새롭게 추가함으로써 이 사건 정정청구의 내용을 실질적으로 변경한 것이므로, 정정청구취지의 요지를 변경하는 보정에 해당하여 부적법하다고 할 것이며, 그것이 이 사건 정정청구 당시 착오로 삭제되지 않고 남아 있던 화합물 (9)를 삭제하는 보정이라고 해서 달리 볼 수는 없다.

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대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결 [권리범위확인(실)]

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실용신안법 제55조 제2항 본문에 의하면, ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정되어 있으나, 그 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데에 있으므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는바, 원심판시 확인대상고안에 대하여 2011. 5. 24.자 보정으로 그 기술구성 중 상부 살대와 하부 살대를 연결하기 위한 살대 연결부에 관하여, ‘상기 연결부를 상·하부 살대에 고정하기 위한 수단은 피스결합수단을 이용하여 결합하고’라는 기재가 추가되었는데, 이 사건 보정 전 확인대상고안의 설명서에는 ‘살대 연결부는 살대 결합부와 같은 형상의 결합홈과 천고리를 형성한다’고 기재되어 있을 뿐 ‘살대 연결부를 상·하부 살대에 고정하기 위한 수단’에 관하여는 기재가 없었으나, 확인대상고안의 도면 중 도 2에는 ‘살대 연결부’와 ‘상·하부 살대’ 외에 ‘살대 연결부’와 ‘상·하부 살대’ 사이에 별도로 존재하는 매개체인 ‘살대 연결부를 상·하부 살대에 고정하기 위한 수단’이 더 도시되어 있고, 한편 피스결합수단은 일반적으로 널리 사용되는 나사못으로 결합하거나 핀 등으로 결합하는 수단인 점 등을 알 수 있으며, 또한 이 사건 보정 전 확인대상고안의 설명서와 도면에는, 이중 파라솔의 상·하부 살대를 연결하기 위한 살대 연결부는 ‘살대 결합부와 같은 형상의 결합홈’과 천 고리를 형성하여 이루어져 있고, 위 살대 결합부의 결합홈은 이중 파라솔용 상하부 허브의 살대 수용홀과 이를 가로지르는 단면이 대략 타원형상인 고정막대에 끼워맞춤으로 결합되는 구성을 가지고 있다는 취지가 나타나 있으므로, 이로부터 살대 결합부와 같은 형상의 결합홈을 가지고 있는 살대 연결부도 상·하부 살대에 각각 끼워맞춤으로 결합되는 구성을 가지고 있다고 보이는데, 상·하부 살대는 봉 형태의 부재이므로, 살대 연결부가 상·하부 살대에 끼워맞춤으로 결합되려면, 상·하부 살대에 살대 연결부의 결합홈과 끼워맞춤이 이루어질 수 있는 별도의 수단에 관한 구성이 당연히 있어야 하므로, 이러한 사정에 비추어 보면, 확인대상고안의 도 2는 ‘살대 연결부’가 ‘살대 연결부를 상·하부 살대에 고정하기 위한 수단’에 끼워맞춤으로 결합되고, ‘살대 연결부를 상·하부 살대에 고정하기 위한 수단’은 ‘상·하부 살대’에 결합되는 구성을 도시하고 있다고 할 것이고, 이 사건 보정사항은 위와 같이 도시된 구성을 명확하게 하기 위하여, 보정 전 설명서에 기재가 생략되어 있었던 ‘살대 연결부를 상·하부 살대에 고정하기 위한 수단은 피스결합수단을 이용하여 결합한다’는 내용을 추가한 것이라고 봄이 상당한바, 살피건대 이 사건 보정사항은 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여, 그 보정에도 불구하고 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되므로, 위 보정사항을 포함하는 이 사건 보정은 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경한 경우에 해당하지 않는다고 할 것이다.

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특허법원 2010. 12. 23. 선고 2010허5321 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제133조의2 제4항이 준용하는 제140조 제2항에는 ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 청구의 이유를 보정하는 경우 등에 대해서는 그러하지 아니하다’고 규정하고 있는바, 위 규정이 심판청구서 중 청구의 취지의 보정에 대하여 요지를 변경할 수 없도록 한 이유는 요지변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이므로, 이 사건과 같이 특허무효심판절차 내의 정정청구에 있어서 그 청구의 취지의 일부인 정정명세서 등을 보정하는 경우에는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하고, 보정으로 인하여 정정된 특허청구범위가 확장, 감축, 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정청구의 요지를 변경하는 것으로 허용되지 아니하는데, 이 사건 보정은, 제15, 19항 정정발명의 ‘상기 자석은 접합면이 외부로 노출되도록 장착된 것’을 제15, 19항 보정발명의 ‘상기 자석은 접합면이 외부로 노출됨으로써, 상기 부품의 접합면과 동일평면 상에서 타 부품의 접합면의 자석부의 자석의 접합면과 서로 접촉하도록 장착된 것’으로, 제57, 61항 정정발명의 ‘상기 자석은 접합면이 외부로 노출되도록 장착된 것’을 제57, 61항 보정발명의 ‘상기 자석은 접합면이 외부로 노출됨으로써, 상기 본체부의 접합면과 동일평면 상에서 타 회전형 자석 접합장치의 접합면의 자석부의 자석의 접합면과 서로 접촉하도록 장착된 것’으로 각 보정하는 것이고, 이 사건 제15, 19, 57, 61항 정정발명에서 ‘자석의 접합면이 외부로 노출되도록 장착된 것’이라는 정정사항은, ‘자석의 접합면의 위치와는 관계없이 자석장착홈에 장착된 자석이 덮개 등에 의해 밀폐되지 않은 것’ 또는 ‘자석장착홈에 장착된 자석의 접합면이 부품 또는 본체부의 접합면을 기준으로 하여 아래쪽에 위치하지 않은 것’이라는 두 가지 의미로 해석되는데, 이 사건 보정에 의하여 위 정정사항은 ‘양 부품 또는 회전형 자석 접합장치가 조립된 상태에서 그 자석이 직접 접촉할 수 있도록 부품 또는 본체부의 접합면에 대하여 자석의 접합면이 동일평면에 위치하는 것’만을 의미하는 것으로 실질적으로 감축되었고, 따라서 이 사건 보정으로 인하여 위 정정사항의 특허청구범위가 실질적으로 감축됨으로써 그 내용의 동일성을 인정할 수 없는 정도로 변화되었으므로, 이 사건 보정은 정정청구서의 요지를 변경하는 것에 해당하여 부적법하다.

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특허법원 2009. 5. 21. 선고 2008허8198 판결 [정정(실)] - 확정

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실용신안법 제33조, 특허법 제140조 제2항에 의하면, ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정되어 있는데, 위 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고, 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에 정정명세서 등에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 보는 것이 보정제도의 본질에 부합할 것인바, 이 사건 정정고안의 실용신안등록청구범위는 보정 후 이 사건 정정고안을 통하여, 이 사건 제1항 정정고안 중 ‘승강조정볼트를 회전 조작하는 것’에 관한 부분이 보정 후 이 사건 제1항 정정고안에서는 ‘승강조정볼트를 고정체의 승강조정볼트 설치부의 홀부 및 승강체의 승강조정볼트 설치부의 홀부에 관통 삽입하여 회전에 의해 승강조정이 이루어지는 것’에 관한 부분으로(정정보정사항 1), 이 사건 제2항 정정고안 중 ‘역으로 승강체의 양 외측을 승강가이드부로 고정체의 몸체부를 가이드레일부로 형성하여 결합하는 것’에 관한 부분이 보정 후 이 사건 제2항 정정고안에서는 ‘역으로 승강체의 양 외측을 가이드홈부로 고정체의 몸체부를 승강가이드부로 형성하여 결합하는 것’에 관한 부분으로(정정보정사항 2) 각 보정되었음을 알 수 있으므로 살피건대, 정정보정사항 1은 이 사건 제1항 정정고안 중 ‘승강조정볼트를 회전 조작하는 것’에 승강조절볼트와 고정체, 승강체 간의 결합관계 및 이들 구성 간의 상호 작동관계를 구체화하여 새로운 사항을 추가한 것이고, 정정보정사항 2는 이 사건 제2항 정정고안 중 ‘승강체의 양 외측’ 및 ‘고정체의 몸체부’에 대한 구성의 명칭을 각각 ‘승강가이드부’ 및 ‘가이드레일부’에서 ‘가이드홈부’ 및 ‘승강가이드부’로 변경한 것이어서, 위와 같이 위 정정보정사항 1과 2는 새로운 사항을 추가하거나 구성의 명칭을 변경하고 있는바, 이는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 경미한 하자를 고치는 정도라고 할 수 없어, 보정 후 이 사건 정정고안에 의한 보정은 이 사건 정정고안의 요지를 변경하는 경우에 해당하므로, 실용신안법 제33조, 특허법 제140조 제2항의 규정에 위반되어 부적법하다.

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특허법원 2009. 5. 15. 선고 2008허9832 판결 [취소결정(실)] - 확정

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2007. 5. 3.자 정정명세서 등의 보정서는 당초의 특허청구범위와 실질적으로 동일한 내용으로 복귀하는 것이므로 이러한 보정은 적법한 것으로 인정되기는 하나, 2007. 5. 3.자 보정으로 인하여 결과적으로이 사건 정정청구는 당초의 정정 전 특허청구범위와 동일한 내용으로 특허청구범위를 정정하고자 하는 것으로 되어 정정요건(감축, 오기 정정, 불명료한 기재를 명확하게 하는 경우)의 어느 하나에도 해당하지 않으므로, 이 사건 정정청구는 부적법하다.

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특허법원 2008. 8. 21. 선고 2007허11968 판결 [정정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제140조 제2항은 ‘제1항의 규정에 의하여 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제1항 제3호에 규정된 청구의 이유에 대하여는 그러하지 아니하다’고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 심판청구서 중 청구의 취지에 관하여 요지변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고, 요지의 변경이라 함은 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이라 할 것이며, 한편 심판청구서의 취지의 일부인 정정명세서에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하므로, 정정심판청구서의 보정이 이러한 범위를 벗어나 정정을 구하는 부분에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니하는바, 2007. 8. 6. 심판청구보정서는 정정 청구항 9 발명의 특허청구범위 중 ‘상기 별도의 공정으로 제조된 상호 접속 요소 및 상기 희생 기판 상에 제조된 접촉 팁 구조체 중 적어도 하나는 긴 형태이어서 이들이 서로 결합되어 형성된 상기 팁형 상호 접속 요소는 상기 가압 접속의 인가된 접촉력에 응답하여 탄성적으로 변형되고’를, ‘상기 접촉 팁 구조체는 탄성 비임이고, 상기 상호 접속 요소와 상기 접촉 팁 구조체가 서로 결합되어 형성된 상기 팁형 상호 접속 요소 중 적어도 상기 접촉 팁 구조체는 상기 접촉 팁 구조체의 상기 기하학적 접촉 특징부 상에 인가된 가압 접속력에 응답하여 탄성적으로 변형되고’로 보정하는 것으로, ‘상호접속요소 및 접촉 팁 구조체 중 적어도 하나는 긴 형태’를 ‘접촉 팁 구조체는 탄성 비임인 것’으로, ‘팁형 상호접속요소가 탄성적으로 변형되는 것’을 ‘접촉 팁 구조체가 탄성적으로 변형되는 것’으로 각 변경하였으므로 살피건대, 위 정정 청구항 9 발명의 ‘상호접속요소 및 접촉 팁 구조체 중 적어도 하나는 긴 형태’부분은 ‘접촉 팁 구조체는 탄성 비임’인 것으로 변경되었는데, 정정보정 전 명세서에는 긴 접촉 팁 구조체에 관하여 ‘자체적으로 탄성 접촉 요소로서 기능하는 이들 접촉 팁 구조체는 통상 길며 ‘접촉 팁 구조체’로 여전히 불린다. 도 7A 내지 도 7F는 길며 사용시 외팔보형 탄성 접촉 요소로서 기능’하는 것으로 기재되어 있으나, 한편 ‘긴 및/ 또는 탄성 상호 접속 요소와 같은 기존의 상호 접속 요소’라고 하여 긴 것과 탄성적인 것을 구분하여 사용하고 있는 것을 알 수 있는바, 이에 의하면 접촉 팁 구조체가 긴 형태라는 것만으로 당연히 탄성비임이라는 형태가 내재된 것으로 볼 수 없으므로 이러한 보정은 정정대상이 된 접촉 팁 구조체의 내용 또는 성질을 변경한 것에 해당하고, 다음으로 ‘팁형 상호접속요소가 탄성적으로 변형되는 것’은 상호접속요소 또는 접촉 팁 구조체 중 적어도 어느 하나가 탄성을 가질 수 있는 것뿐만 아니라 이와 관계없이 상호접속요소와 접촉 팁 구조체를 서로 결합시키는 결합요소(납땜, 도금, 도전성 접착제 등)가 탄성을 가짐으로써 변형될 수 있는 등 상호접속요소, 접촉 팁 구조체, 상호접속요소와 접촉 팁 구조체의 결합방식 등 팁형 상호접속요소가 탄성적으로 변형될 수 있는 여러 실시형태를 가질 수 있는데, 위 정정보정 청구항 9 발명은 접촉 팁 구조체가 탄성적으로 변형되는 실시형태만으로 그 기술적 범위를 감소시킨 경우에 해당하므로, 위 각 보정에 의하여 정정보정 청구항 9 발명은, 정정 청구항 9 발명의 내용 중에서 정정대상의 성질을 변경하거나, 특허청구범위의 범위를 넓은 범주에서 좁은 범주로 보정하면서 여러 실시형태 중 일부를 선택적으로 배제한 보정에 해당되어 그 특허청구범위를 실질적으로 감소시키는 결과가 되었으며, 그러한 보정은 정정을 구하는 부분에 실질적인 변화를 가져오는 것으로서 정정심판청구서의 요지를 변경하는 경우에 해당하며, 원고는 상위개념에서 하위개념으로 감축보정하면서 선택적인 구성요소 중 일부를 배제하는 보정은 심판절차의 지연을 초래하지 않는 것으로 정정청구의 취지를 변경하지 않는 적법한 보정에 해당한다고 주장하나, 특허법상 정정심판 청구인은 별도의 정정심판을 통하여 특허명세서에 대한 정정을 여러 번 청구할 수 있는 절차가 마련되어 있고, 정정심판절차에서 정정의 보정을 쉽게 인정할 경우 하나의 정정심판에서 정정의 보정을 통하여 또 다른 정정기회를 부여받게 되어 심판절차의 지연을 초래할 수 있으므로, 정정의 보정에 대해서는 특허법 제47조의 심사·심판절차에서의 보정에 비해 절차적인 관점에서 좀더 엄격한 판단기준을 적용할 필요가 있는바, 정정 후 그 특허청구범위를 감축하는 보정(정정된 구성요소를 상위개념에서 하위개념으로 변경하거나, 정정된 수치범위를 더욱 축소하거나, 정정된 선택적 구성요소 중 일부를 삭제하는 보정 등)을 한 경우에도, 정정 보정 전 특허청구범위 중 특허법 제136조 제3항의 독립특허요건을 충족하지 못하는 일부 실시형태를 배제하는 정정의 보정이 이루어진 경우, 특허심판원으로서는 보정 전의 심판대상과 달리 정정의 보정에 의해 배제되지 않은 나머지 실시형태에 대해서만 또 다시 독립특허요건을 구비하는지 심리하여야 하는 부담을 지게 되므로, 독립특허요건을 새로이 판단하여야 할 정도로 특허청구범위를 감축하는 보정에 관한 한, 그 심판청구서의 취지를 구성하는 정정사항의 동일성이나 범위를 변경하는 것으로 봄이 타당하고 반대의 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

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특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허7624 판결 [취소결정(실)] - 확정

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실용신안법 제27조 제4항에서 준용하는 특허법 제140조 제2항에 의하면 정정청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없도록 하고 있는데, 이러한 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에정정청구에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 하여야 할 것이고, ‘요지의 변경’이라 함은 당초의 정정청구 취지를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 당초의 정정사항에 새로운 정정사항을 추가하거나 교환하는 보정에 의하여 정정의 동일성이나 범위를 변경하는 보정은 허용되지 않는바, 갑 제1호증, 갑 제5호증, 갑 제10호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 정정청구는 원래 명세서 중 고안의 상세한 설명에 관하여 아무런 정정을 하지 않았고, 청구범위에 대해서만 정정청구 전 청구항 2 고안을 별지 1 중 2항 기재와 같이 정정청구 후 청구항 2 고안으로 정정하고 나머지 청구항 1, 3 내지 9를 삭제하였는데, 이 사건 보정은 별지 3 기재와 같이 정정청구 후 청구항 2 고안에 기재되어 있던 그림을 삭제하면서 이와 동일한 도 1을 인용하는 것으로 보정하고(보정사항 1), 나아가 원래의 이 사건 정정청구에는 아무런 정정내용이 없었던 고안의 상세한 설명부분에 관하여 정정청구 전 청구항 1, 2 고안에 대응되는 기술구성부분을 보정사항 1과 동일한 내용으로 변경하고(보정사항 2), 이 사건 정정청구에 의하여 삭제된 청구항 3 내지 9와 관련된 부분인 ‘4×4×4, 5×5×5, 6×6×6 블록을 만드는 실시예와 블록을 적재할 수 있는 케이스 등에 대한 설명부분’을 삭제한(보정사항 3) 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 의하면, 보정사항 2, 3은 이 사건 정정청구와 보정사항 1에 의하여 변경된 청구항 2 고안의 청구범위에 부합하도록 고안의 상세한 설명부분을 보정으로 변경하고 삭제한 것인데, 이는 이 사건 정정청구의 정정사항에 전혀 포함되지 않았던 고안의 상세한 설명부분을 보정을 통하여 당초에 없던 새로운 정정사항으로 추가하여 실질적으로 이 사건 정정청구를 변경하고자 하는 것이므로, 정정의 동일성이나 범위를 변경시키는 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이어서, 이 사건 보정은 불가분적으로 하나의 보정을 이루고 있는 보정사항 2, 3이 허용되지 않아 보정사항 1에 나아가 살펴볼 필요 없이 전체적으로 부적법하여 허용될 수 없다.

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대법원 2008. 3. 13. 선고 2005후247 판결 [등록무효(특)]

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특허법 제136조 제9항은 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다고 규정하고, 같은 법 제49조는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허 등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 특허법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 특허법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급한다고 보아야 할 것인데, 원고는 1996. 12. 28. 이 사건 특허발명을 출원하고, 1998. 6. 5. 출원공개절차에 의하여 최초 출원서에 첨부된 명세서와 도면이 공개된 후 그 특허사정등본이 송달되기 전인 1999. 10. 30. 최초 출원명세서의 특허청구범위에 기재된 ‘파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호’를 ‘오버헤드 신호’로 바꾸고, 나아가 발명의 상세한 설명에는 ‘오버헤드신호에는 파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호를 포함한다’는 기재를 추가하는 보정서를 특허청에 제출하였으며, 위 보정이 각하되지 아니한 채 이 사건 특허발명은 1999. 12. 27. 특허 등록되었는데, 이 사건 특허발명에 대해서 피고보조참가인이 이 사건 무효심판을 청구하였고 원고는 위 보정 내용과 무관한 사항에 대하여 1차로 정정심판청구를 하여 그에 따른 정정심결이 있은 후, 피고보조참가인의 위 무효심판 청구에 대하여 특허심판원은 이를 받아들였고, 그 심결취소소송인 원심은 위 보정이 명세서의 요지를 변경한 것이므로 특허법 제49조에 의하여 이 사건 특허발명의 출원일은 위 보정서 제출일로 간주된다고 설시한 후, 이 사건 특허발명은 위 공개된 보정 전의 출원명세서 및 원심 판시의 을 제3호증에 의하여 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 판단하였지만, 원고는 위 무효심결에서 명세서의 요지가 변경되었다고 인정된 부분만을 다시 최초 출원명세서의 기재와 같이 되돌리는 새로운 정정심판을 청구하였음에도 특허심판원은 이를 받아들이지 아니하였고 특허법원 역시 같은 취지로 판단하였으나, 대법원은 2008. 2. 28. 선고 2005후254 판결로 이러한 특허법원의 판결을 파기한 바 있으므로, 이제는 이 사건 특허발명의 공개된 보정 전의 출원명세서 및 원심 판시의 을 제3호증은 이 사건 특허발명의 진보성을 판단하는 선행공지기술로서의 지위를 인정하기 어렵다고 할 것임에도, 이와는 다른 전제에 서서 이 사건 특허발명의 진보성을 판단한 원심판결에는 진보성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

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대법원 2008. 2. 28. 선고 2005후254 판결 [정정(특)]

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특허법 제136조 제9항은 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다고 규정하고, 같은 법 제49조는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허 등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 특허법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 특허법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급한다고 보아야 할 것인데, 원고는 1996. 12. 28. 이 사건 특허발명을 출원하고, 1998. 6. 5. 출원공개절차에 의하여 최초 출원서에 첨부된 명세서와 도면이 공개된 후 그 특허사정등본이 송달되기 전인 1999. 10. 30. 최초 출원명세서의 특허청구범위에 기재된 ‘파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호’를 ‘오버헤드 신호’로 바꾸고, 나아가 발명의 상세한 설명에는 ‘오버헤드신호에는 파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호를 포함한다’는 기재를 추가하는 보정서를 특허청에 제출하였으며, 위 보정이 각하되지 아니한 채 이 사건 특허발명은 1999. 12. 27. 특허 등록되었는데, 이 사건 특허발명에 대해서 피고 보조참가인이 무효심판을 청구하였고 원고는 위 보정 내용과 무관한 사항에 대하여 1차로 정정심판청구를 하여 그에 따른 정정심결이 있은 후, 피고 보조참가인의 위 무효심판 청구에 대하여 특허심판원은 위 보정은 명세서의 요지를 변경한 것이므로 특허법 제49조에 의하여 이 사건 특허발명의 출원일은 위 보정서 제출일로 간주된다고 설시한 후, 이 사건 특허발명은 위 공개된 보정 전의 출원명세서를 비롯한 선행공지기술들에 의하여 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 판단하였는바, 이에 대하여 원고가 이 사건 무효심결에서 명세서의 요지가 변경되었다고 인정된 부분만을 다시 최초 출원명세서의 기재와 같이 되돌리는 새로운 정정심판을 청구하자 특허심판원은 이를 받아들이지 아니하였고, 원심은 보정에 의하여 명세서의 요지가 변경된 발명은 최초 출원명세서에 기재된 발명과는 별개의 발명이라고 전제하고, 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 ‘정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지’를 판단함에 있어서 ‘특허출원시’란 정정심판 청구된 내용이 어떠한 것인지 묻지 않고 항상 ‘명세서의 요지를 변경하는 보정서를 제출한 때’를 의미하는 것이라고 판시한 후, 이 사건 정정심판 청구는 정정 후의 특허청구범위를 최초 출원명세서의 특허청구범위와 동일하게 되돌리려는 것으로서 그 특허출원시로 간주되는 위 보정서 제출일에는 이미 출원공개절차에 의하여 공지된 것이어서 특허출원시에 특허 받을 수 없는 것임이 명백하여 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였으나, 위 법리에 의하면, 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 정정 후의 이 사건 특허발명이 그 출원시에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부는 정정심판 청구된 내용에 비추어 요지 변경으로 인정된 보정 부분을 그대로 유지하는 것인지, 아니면 그러한 보정 부분을 모두 없애는 것인지를 살펴 정정의 효력이 어느 시점까지 소급할 수 있는지를 따져 본 후, 과연 정정 후의 특허청구범위가 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하여야 할 것인바, 이 사건 정정심판 청구는 명세서의 요지를 변경한 것으로 인정된 보정 부분을 모두 삭제하는 것을 내용으로 하고 있으므로, 원심으로서는 이 사건 특허발명에 대하여 최초 출원시를 기준으로 하여 과연 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하였어야 함에도, 이와는 다른 전제에 서서 이 사건 정정심판 청구의 적법 여부를 판단한 원심판결에는 정정심판에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

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대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 [취소결정(실)]

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개정 실용신안법 제27조 제4항은 ‘특허법 제77조 제3항의 규정은 실용신안등록의 정정에 관하여 준용한다’고 규정하고, 준용되는 개정 특허법 제77조 제3항은 ‘제136조 제2항 내지 제5항, 제7항 내지 제9항, 제139조 제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항의 규정은 제1항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다’고 규정하며, 이에 의하여 준용되는 개정 특허법 제136조 제9항은 ‘청구서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다’고 규정하여, 개정 실용신안법 시행일(2001. 7. 1.) 이후에 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가에 있어서는 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면에 대한 보정을 허용하면서도, 역시 준용되는 개정 특허법 제140조 제2항이 ‘청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정하여 그 보정은 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 가능한 것으로 되어 있는데, 개정 실용신안법 부칙 제3항은 ‘이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 관한 기초적 요건심사·실용신안등록·실용신안권·실용신안등록이의신청·심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 실용신안기술평가를 함에 있어서는 제27조 제4항의 개정 규정에서 준용하는 특허법 제77조 제3항을 적용한다. 이 경우 동법 동조 동항에서 준용하고 있는 동법 제136조 제9항에 한하여 이를 적용한다’고 규정하여, 개정 실용신안법 시행일 전에 제출된 실용신안등록출원에 기초한 등록실용신안의 기술평가에 있어서도 정정청구서 등에 대한 보정을 허용하는 근거를 마련하면서도, 그 보정의 허용범위에 관한 규정인 개정 특허법 제140조 제2항은 적용되지 않는 것으로 규정되어 있지만, 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에 정정명세서 등에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 보는 것이 보정제도의 본질에 부합할 것이고, 개정 실용신안법 시행일 이후에 실용신안기술평가를 함에 있어서, 그 시행일 이후에 출원된 등록실용신안의 경우에는 개정 특허법 제140조 제2항의 규정에 의하여 정정명세서 등에 대한 보정을 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용하고 있음에 반하여, 위 시행일 전에 출원된 등록실용신안의 경우에는 정정명세서 등에 대한 보정을 무제한적으로 허용하는 것은 동일한 법률(개정 실용신안법)에 의하여 비로소 정정명세서 등의 보정이 가능하게 된 출원인들을 불합리하게 차별하는 것으로서 형평의 원칙에 반하는 결과를 낳게 되고, 또한 기술평가절차에 있어 정정청구는 심사관의 등록취소사유에 대한 의견서 제출기간 이내에만 가능하도록 정정청구의 기간이 제한되어 있는바, 정정청구 취지의 요지를 변경하는 정정명세서 등의 보정을 허용하는 것은 실질적으로 새로운 정정청구가 가능하도록 하는 것으로 이는 정정청구의 기간을 제한한 법의 취지를 몰각시키는 결과가 되며, 한편 심사관은 보정된 명세서 등을 대상으로 하여 재심사를 하더라도 정정을 다시 인정하지 않는 경우 다시 의견서 제출의 기회를 주기 위하여 정정을 인정하지 않는 사유를 기재한 통지서를 발송하고 출원인은 또다시 정정명세서 등의 보정서를 제출하는 등 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 큰 낭비를 초래하고 심사업무를 혼란케 할 가능성이 있으며, 나아가 개정 실용신안법 부칙 제3항 단서 제1호는 위 법 시행일 전에 출원한 실용신안의 경우에도 출원인에게 정정명세서 등의 보정이라는 절차를 부여하기 위하여 예외적으로 마련한 경과규정으로서 종전 실용신안법에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가와 개정 실용신안법에 의하여 제출된 실용신안등록출원에 기초한 기술평가 사이에 정정명세서 등에 대한 보정 범위를 다르게 규정하려는 데에 입법취지가 있다고는 볼 수 없으므로, 위와 같은 제반 사정을 고려해 보면, 개정 실용신안법 시행일 전에 출원된 등록실용신안에 대하여 위 시행일 이후에 기술평가가 이루어지는 경우에 있어서도 개정 특허법 제140조 제2항을 유추 적용하여 정정명세서 등의 보정은 당초의 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용된다고 해석하는 것이 상당한바, 이 사건 등록고안은 개정 실용신안법의 시행일 전인 2001. 5. 15.에 출원되었으나, 개정 실용신안법 부칙 제3항 단서 제1호에 의해 기술평가절차에 있어 정정명세서 등의 보정이 가능하게 된 경우로서, 이 사건 등록고안의 당초의 정정명세서(2002. 9. 7.자)에는 청구범위 제1항에 관하여 아무런 정정이 없었고, 고안의 상세한 설명의 일부 내용 및 도면 제1도에만 정정이 있었는데, 그 후의 정정명세서 등의 보정서(2003. 6. 25.자)에 고안의 상세한 설명 및 청구범위 제1항에 관하여 보정이 이루어졌고, 그 보정된 청구범위 제1항에는 새로운 구성요소가 추가되었음을 알 수 있는바, 위에서 본 법리에 따르면, 이 사건 정정명세서 등의 보정은 당초의 정정청구 취지의 요지를 변경하는 것으로 허용될 수 없음에도 불구하고, 원심은 이와 달리 개정 실용신안법 부칙 제3항 단서 제1호가 개정 특허법 제140조 제2항을 준용하고 있지 않다는 점만을 들어 이 사건 정정명세서 등의 보정은 아무런 제한없이 당연히 허용된다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 기술평가절차에 있어 정정명세서 등의 보정의 한계에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 판결에 영향을 미쳤음이 분명하다.

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특허법원 2007. 10. 18. 선고 2006허6211 판결 [등록무효(실)] - 상고기각

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원고는, 피고는 이 사건 심판절차에서 2005. 3. 16.자 심판청구 당시 존속하고 있던 정정청구 전 고안에 대하여 무효로 할 것을 그 청구취지로 하였을 뿐, 그 심판청구취지를 이 사건 심판절차에서 정정된 이 사건 제2항 정정고안에 대한 무효심판으로 변경한 바 없음에도, 이 사건 심결이 이 사건 제2항 정정고안으로 정정된 고안이 무효로 되어야 한다는 취지로 심결하였는바, 이는 피고가 신청도 하지 아니한 청구의 취지에 대하여 심리함으로써, 강행법규인 실용신안법 제35조가 준용하는 특허법 제159조 제2항에 위반한 것이므로 취소되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 실용신안법 제35조가 준용하는 특허법 제159조 제2항은 ‘심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구취지에 대하여는 심리할 수 없다’고 규정하고 있으므로 이 사건 심결이 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것인지에 관하여 보면, 피고는 정정 전 이 사건 등록고안에 관하여 그 청구항 전체에 관하여 무효심판을 청구하였으나, 무효심판절차에서 원고가 청구범위를 정정함으로써 정정 전 제1항 발명이 삭제되고 정정 전 제1항 발명과 제2항 발명의 내용을 합하여 이 사건 제2항 정정고안으로 정정된 사실이 인정되는바, 이 사건 제2항 정정고안은 정정 전 청구범위를 감축한 것일 뿐, 이 사건 등록고안과 동일성이 상실될 정도로 그 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없고 나아가 피고의 무효심판의 청구취지가 이 사건 등록고안 전체에 관하여 무효심판을 청구한 이상 이 사건 제2항 정정고안도 여전히 무효심판의 대상에 포함된다고 볼 것이어서, 피고가 원고의 정정청구에 대응하여 그 청구취지를 변경할 필요성은 없다고 할 것이므로, 이 사건 심결이 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것으로 볼 수 없어, 이와 반대되는 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

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특허법원 2006. 6. 7. 선고 2005허8258 판결 [등록무효(특)] - 확정

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2001. 2. 3. 법률 제6411호로 특허법에 등록무효심판절차에서 특허정정청구를 할 수 있도록 하는 내용의 규정인 제133조의2가 신설되었는데, 그 부칙 제3조 제3호에서 위 법 시행 전의 규정에 의하여 제출된 특허출원의 경우에도 그 특허의 등록무효심판을 청구함에 있어서는 제133조의2의 개정규정 대부분을 적용하도록 하면서 제133조의2 제3항에서 준용하고 있는 조항 중 제136조 제2항과 제140조 제2항은 제외하였고, 위와 같이 적용이 제외된 조항들 중의 하나인 제140조 제2항은 심판청구서의 보정은 청구의 이유 외에는 그 요지를 변경할 수 없도록 한 것인데, 이 조항이 적용되지 아니함으로 인하여 위 법 시행 전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 해당하는 이 사건 등록발명의 경우에는 그 등록무효심판절차에서 특허정정청구서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정에 대하여 그 요지를 변경할 수 없다는 제한이 없는 셈이 되므로, 정정청구서에 첨부된 명세서 등에 대한 보정은 정정청구의 요지를 변경하는지 여부를 따질 필요 없이 제133조의2 제3항에서 준용하는 제136조 제3항에 따라 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 범위 내에서 할 수 있다 할 것이다.

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특허법원 2005. 11. 18. 선고 2005허2274 판결 [취소결정(실)] - 확정

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실용신안법 제27조 제4항에서 준용하는 특허법 제140조 제2항에 의하면 정정청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없는바, 요지가 변경되었다는 것은 정정청구서의 취지를 구성하는 정정사항의 동일성이나 범위를 변경하는 것을 의미한다 할 것이므로, 당초의 정정사항 이외에 새로운 정정사항을 추가하거나 당초의 정정사항을 새로운 정정사항으로 교환하는 보정이 이에 해당하며, 다만 당초의 정정사항을 철회하여 정정전 청구범위로 복귀하는 보정은 정정청구서의 요지를 변경한 것으로 볼 수 없는데, 이 사건 정정고안과 보정고안을 비교하여 보면, 패드의 구성에 있어서 이 사건 정정고안은 ‘평면과 이면이 평탄면을 형성하고 그 내측에는 통상의 보강철판이 적층되어 있는 적층형 탄성고무패드’의 구성임에 비하여 이 사건 보정고안은 단순한 ‘적층형 패드’의 구성이므로, 이 사건 정정고안과 보정고안은 그 구성이 명백히 다르다고 보아야 할 것이어서, 양 고안은 정정사항의 동일성이 유지된 것으로 볼 수 없고, 또한 정정전 이 사건 등록고안과 이 사건 보정고안을 비교하여 보더라도, 패드의 구성에 있어 정정전 이 사건 등록고안은 단순한 ‘패드’의 구성임에 비하여 이 사건 보정고안은 ‘적층형 탄성고무패드’의 구성이고, 상하부플레이트의 표면에 형성된 홈의 구성에 있어 정정전 이 사건 등록고안은 ‘여러 줄의 평행된 홈’의 구성임에 비하여 이 사건 정정고안은 ‘여러 개 음각형태로 형성된 미끄럼 방지홈’의 구성이므로, 이 사건 등록고안과 정정고안은 패드와 홈의 구성이 서로 달라, 이 사건 보정고안은 정정고안과 다르고 정정전 이 사건 등록고안으로 복귀한 것도 아니어서, 이 사건 정정청구서의 보정은 실용신안법 제27조 제4항에서 준용하는 특허법 제140조 제2항에서 규정하는 ‘그 요지를 변경’한 것에 해당하므로 허용될 수 없고, 이에 대하여 원고는 위에서 보는 바와 같이 이 사건 보정고안의 ‘미끄럼 방지홈을 여러 개 음각형태로 각각 가공 형성한 것’이라는 기재내용은 최초 출원서 또는 도면에 기재되어 있는 사항이므로 이 사건 정정청구서의 보정은 요지변경에 해당하지 않는다고 주장하나,이러한 원고의 주장은 출원단계에서 명세서 등의 보정이 가능한 범위, 즉 신규사항 추가금지에 관한 조항인 실용신안법 제14조에 근거한 주장으로서 위 규정은 등록이 된 이후의 정정청구서 보정의 적법성 여부를 판단하는 이 사건에는 적용될 여지가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

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특허법원 2004. 3. 19. 선고 2003허2096 판결 [정정(특)] - 확정

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특허법 제140조 제2항은 ‘제1항의 규정에 의하여 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제1항 제3호에 규정된 청구의 이유에 대하여는 그러하지 아니하다’라고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 심판청구서 중 청구의 취지에 관하여 요지변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고, 요지의 변경이라 함은 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이라 할 것이므로, 이 사건과 같이 정정심판청구에 있어서는 정정을 구하는 부분의 특정은 청구의 취지에 해당하므로 만일 정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 않는데, 2003. 1. 17.자 심판청구보정서는 정정을 구하는 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 별지 정정 청구범위 목록 1항에서 별지 정정 청구범위 목록 2항으로 보정하는 내용으로서, 구체적으로 이 사건 제1항 발명의 ‘여러 조각으로 가닥난 필름’을 ‘6조각으로 가닥난 필름’으로, 이 사건 제2항 발명의 ‘상기 조각난 필름’을 ‘상기 냉각시킨 조각난 필름’으로 각 변경하는 것인바, 이 사건 제1항 발명은 위 보정에 의하여 구성요소의 수치범위가 축소됨으로써 정정을 구하는 특허청구범위가 실질적으로 감소되는 결과가 되었고, 이 사건 제2항 발명은 보정 전에는 연신, 냉각, 흠집 공정이 ‘흠집→연신→냉각’, ‘연신→흠집→냉각’, ‘연신→냉각→흠집’의 어느 순서로도 모두 가능하였던 것이 위 보정에 의하여 ‘연신→냉각→흠집’의 순서로만 가능하게 됨으로써 정정을 구하는 특허청구범위가 실질적으로 감소되는 결과가 되었으므로, 결국 위 보정은 정정을 구하는 부분에 그 내용의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져오는 것으로서 정정심판청구서의 요지를 변경한 경우에 해당하는 것이어서, 2003. 1. 17.자 심판청구보정서는 특허법 제140조 제2항에 위배된 것으로서 허용될 수 없다.

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특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2214 판결 [정정(특)] - 확정

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​이 사건 심결은 원고가 정정심판의 청구 당시에 청구하였던 특허청구범위의 1차 정정안을 판단 대상으로 삼지 않고 뒤에 청구한 2차 정정안을 판단 대상으로 삼았는바, 특허법 제140조 제2항은 심판청구서의 보정은 청구의 이유에 대한 것을 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있어 심판청구의 취지는 그 요지를 변경할 수 없다고 할 것인데, 정정심판에 있어서 정정을 구하는 부분의 특정은 청구의 취지에 해당하고, 원고의 2차 정정안은 1차 정정안에 비하여 특허청구의 범위 제1항 및 제3항에 있어서 ‘마이크로 실리콘 조제를 사용하여 마이크로 실리콘을 섬유 내부로 침투시킨 후 미립자를 팽윤시키는 방법에 따라 가공하는 단계’ 부분이 삭제되고 또한 특허청구의 범위 제2항이 삭제된 차이가 있어 이러한 보정이 요지의 변경에 해당하는가에 대하여 살펴보면, 특허청구의 범위 제2항이 삭제된 것은 요지의 변경에 해당하지 않으나 제1항과 제3항의 가공단계에 관한 부분이 삭제된 것은 그 삭제로 인하여 특허발명의 기술적 범위가 오히려 넓어지게 되어 요지의 변경에 해당한다 할 것이므로, 결국 2차 정정안으로의 보정은 허용되지 아니한다 할 것이어서 이 사건 심결이 2차 정정안으로의 보정이 허용됨을 전제로 2차 정정안을 대상으로 하여 정정심판의 심리에 나아간 것은 위법하나, 1차 정정안을 대상으로 이 사건 정정심판을 판단한다 하더라도 위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 정정은 여전히 허용되지 아니하므로 위와 같은 위법이 심결의 결론에 영향을 미치지는 아니한다 할 것이어서 심결의 취소사유로 되지는 아니한다.