특허법원 2017. 10. 19. 선고 2017허2635 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제133조의2 제1항, 제47조 제3항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 ‘명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우’를 의미하는바, 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위에는 제어부가 선로변 중앙관제처리부로부터 명령메시지를 전송받아 수행한 후 그 결과보고 메시지를 선로변 중앙관제처리부로 전송한다고 명확히 기재되어 있고(구성요소 4), 이 사건 특허발명의 설명에도 제어부가 선로변 중앙관제처리부로부터 명령메시지를 다중통신모듈을 통해 전송받아 수행한 후 그 결과보고 메시지(전보)를 선로변 중앙관제처리부로 전송한다고 명확히 기재되어 있으며, 반면 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘선로변의 정보처리모듈’이 “선로변의 정차장 구내에서 원활한 열차운전을 지원하기 위하여 신호기, 선로전환기 등의 상호간에 전기적 또는 기계적인 방법에 의하여 연동을 시행하는 장치로, 하나의 모듈 고장 시 다른 정상적인 모듈로의 절체가 이루어질 수 있도록 다중화 상태로 구성된다.”고 기재하고 있을 뿐, 위 정보처리모듈이 “선로변 중앙관제처리부로부터 명령메시지를 전송받아 수행한 후 그 결과보고 메시지를 선로변 중앙관제처리부로 전송”하는 기능(쟁점 기능)을 수행한다고 볼만한 기재를 발견하기 어려우며, 제어부가 ‘쟁점 기능’을 수행한다고 이해하는 경우에도 이 사건 제1항 특허발명의 실시가 불가능하다고 단정할 수 없고, 한편 이 사건 심결에서 이 사건 제1항 특허발명이 특허법 제42조 제3항의 용이 실시 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였으나, 이는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명이 충분히 공개되지 않았다고 평가하는 경우를 포함하는 것이므로 이로써 발명의 실시가 전혀 불가능하다고 단정하는 것은 아니며, 한편 원고는 정정사항 1은 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 원고 주장과 같이 통상의 기술자가 ‘선로변의 정보처리모듈’이 ‘쟁점 기능’을 수행하는 것으로 이해할 여지가 전혀 없는 것은 아니나, ‘선로변의 정보처리모듈’이 ‘쟁점 기능’을 수행하여야만 “하나의 정보처리모듈에서 고장이 발생하는 경우 이를 신속히 검출하여 다중화를 이루는 다른 정보처리모듈로 자동 절체가 이루어지도록 한다.”는 취지의 이 사건 특허발명의 기술적 과제 달성이 가능하고, 제어부가 ‘쟁점 기능’을 수행하는 경우에는 위와 같은 기술적 과제 달성이 불가능할 것으로 보이지는 않는 점, 제어부가 ‘쟁점 기능’을 수행한다고 하더라도 “정보처리모듈들을 실시간 모니터링하여 이상 유무를 판별하고 그 결과에 의해 정상적인 상태의 정보처리모듈로 자동 절체가 이루어지도록 하는” 구성요소 2의 절체제어모듈 기능의 하부 구성으로서의 지위·역할과 모순·상충된다고 보기 어려운 점, 제어부가 ‘쟁점 기능’을 수행한다고 이해할 경우에도 이 사건 제1항 특허발명의 실시가 불가능하거나 당해 기술분야의 기술상식에 반한다고 단정할 수 없는 점 등을 감안하면, 위에서 본 바와 같은 청구범위 및 발명의 설명의 명확한 기재에 반하여 ‘선로변의 정보처리모듈’이 ‘쟁점 기능’을 수행하는 것으로 해석할 수 없고, 또한 도 2, 도 7의 기재·도시만으로는 제어부가 ‘쟁점 기능’을 수행하는 것을 배제한다고 보기도 어려우며, 더욱이 정정청구가 확정되는 때에는 정정의 효과가 출원 시에 소급하여 발생하는 점을 감안하면, 정정사항 1과 같이 청구범위가 변경되는 정도의 정정의 허용은 극히 신중해야 할 것이어서, 정정사항 1은 특허법 제133조의2 제1항, 제3항, 제136조 제3항, 제47조 제3항 제2호의 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’ 등 적법한 정정사유에 근거한 것이 아니므로 부적법하다.
특허법원 2014. 10. 31. 선고 2014허3866 판결 [등록정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우를 의미하고, 특허법 제136조 제1, 3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있으며, 특허법 제136조 제3항에서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하는바, 정정 전 이 사건 제7항 발명의 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’에서 ‘N-벤질옥시카보닐’은 ‘Cbz’라는 약칭으로 표현될 수 있고, ‘리신(lysine)’은 염기성 α-아미노산의 하나로 화학식은 NH2(CH2)4CH(NH2)COOH인데, 탄소에 서로 다른 네 가지의 작용기가 결합되어 키랄성(chiral) 탄소를 갖고, ‘L-리신’과 ‘D-리신’이라는 2종류의 광학이성질체를 가진다는 점은 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 자명한 사항이므로, ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신’은 ‘Cbz-L-리신’, ‘Cbz-D-리신’ 또는 이들의 혼합물인 ‘Cbz-L, D-리신’을 모두 포함하는 의미임을 알 수 있는데, ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신’에 ‘(Cbz-L-리신)’이 부가되어 있다면, 이 사건 특허발명이 속한 기술분야의 광학이성질체에 대한 기술상식에 비추어 통상의 기술자는 특별한 사정이 없는 한 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신’ 중 ‘리신’의 의미를 2개의 광학이성질체 중 하나인 ‘Cbz-L-리신’으로 한정한 것으로 해석할 가능성이 매우 높은 점, 이 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 의하면, ‘기존의 상업적 제조 공정은 (N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)을 이용하여 비스-3,6-[(N-벤질옥시카보닐)-4-아미노부틸]-2,5-다이케토피페라진(DKP1)을 생성하는 것이다(ⓐ 공정). 이 공정은 160℃~170℃에서 18~22시간 동안 m-크레졸 내 Cbz-L-리신을 가열하는 것을 수반하고, 빙초산으로부터의 재결정 이후 약 47.5%의 평균 수율로 DKP1을 제공한다(ⓑ 공정)’라고 기재되어 있는데, 이러한 기재에 의하면, ⓑ 공정은 ⓐ 공정의 반응조건(온도, 시간, 재결정 조건 및 수율 등)만을 구체적으로 한정하고 있을 뿐이므로, ⓐ, ⓑ 공정에서 반응물질과 생성물질이 동일하다는 점은 통상의 기술자에게 자명하고, ⓑ 공정에서 반응물질로 사용된 ‘Cbz-L-리신’은 ⓐ 공정에서 반응물질로 사용된 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’을 의미한다고 볼 수 있는 점, 이 사건 정정사항과 관련하여 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명에는 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’이라고 기재되어 있고, 실시예에 사용된 물질은 ‘Cbz-L-리신’이라고만 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘Cbz-D-리신’이나 ‘Cbz-D-리신’을 포함하는 혼합물에 대한 발명임을 알 수 있거나 추론할 만한 기재를 찾아보기 어려운 점, 이 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명의 ‘표 2 오산화인 연구의 요약’에는 ‘Cbz-Lys(g)’이라는 기재가 있으나, 연구에 사용된 물질은 ‘Cbz-L-리신’인 점, 이 사건 특허발명의 도면 1 내지 5에도 ‘Cbz-lys’ 또는 ‘Cbz-리신’이라는 기재가 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 의하면, 도면 1과 관련하여 ‘2,5-다이케토-3,6-다이(4-푸마릴아미노부틸)피페라진(푸마릴다이케토피페라진, FDKP) …… 합성은 (N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)의 열 고리축합으로부터 일반적으로 시작된다’고 기재되어 있고, 도면 2에 대해서는 ‘기존의 상업적 제조공정은 …… 160℃~170℃에서 18~22시간 동안 m-크레졸 내 Cbz-L-리신을 가열하는 것을 수반하고’라고 기재되어 있어 ‘Cbz-L-리신’을 사용하였음을 알 수 있으며, 도면 3, 도면 4, 도면 5도 ‘Cbz-L-리신’을 사용한 것임을 알 수 있는 점, 반응물(또는 출발물질)의 광학이성질체의 특성이 생성물에도 그대로 유지된다는 점은 이 사건 특허발명이 속한 기술분야의 기술상식이라 할 것이므로, 반응물에 따라 생성물의 광학이성질체의 유형이 달라질 수밖에 없고, 특히 혼합물인 ‘Cbz-L, D-리신’ 형태의 생성물은 L-형태 또는 D-형태의 생성물과 부분입체 이성질체의 관계에 있는 것이어서 물리화학적 특성이 다른 화합물인바, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 L-형태의 생성물인 ‘Cbz-L-리신’과 동일한 반응조건 하에서 ‘Cbz-L, D-리신’ 형태의 생성물을 목적하는 반응시간 및 수율로 합성하는 것이 통상의 기술자에게 자명하다고 보기 어려운 점 등을 종합해보면, 이 사건 특허발명의 명세서의 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’이라는 기재는 ‘Cbz-L-리신’과 같은 의미로 사용된 것임을 알 수 있어, 정정 전 이 사건 제7항 발명 및 이 사건 특허발명의 명세서의 ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신(Cbz-L-리신)’이라는 기재는 ‘(N-벤질옥시카보닐)-L-리신’ 또는 ‘Cbz-L-리신’임이 명백하고, ‘(N-벤질옥시카보닐)-리신’이나 ‘Cbz-리신’의 오기라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 정정사항은 잘못된 기재를 정정하거나, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 아니하고, 정정 전에는 포함하고 있지 않던 ‘Cbz-D-리신’, 혼합물인 ‘Cbz-L, D-리신’까지 포함하는 것이어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당하므로, 특허법 제136조 제1, 3항의 요건을 충족하였다고 볼 수 없다.
특허법원 2014. 7. 18. 선고 2014허454 판결 [등록정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우를 의미하므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 화학식 1의 퀴나졸린 유도체의 치환기 R1은 메톡시인 경우가 가장 바람직하다고 기재되어 있고, 전체 76개의 실시예 중 75개의 실시예(실시예 8 제외한 나머지 실시예)에서 치환기 R1이 메톡시인 퀴나졸린 유도체를 제조하고 있는 사실을 알 수 있고, 또한 청구항 1과 청구항 18항, 정정 전 청구항 3항과 청구항 19항, 청구항 4항과 청구항 20항, 청구항 5항과 청구항 21항, 청구항 9항과 청구항 22항이 대칭적인 구조로 만들어져 있고, 정정 전 청구항 3항에 대칭되는 구조를 지닌 청구항 19항이 ‘제18항에 있어서, R1은 메톡시인 것인 퀴나졸린 유도체 및 이의 염’이라고 기재하고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 한편 정정 전 청구항 3은 청구항 1을 인용하고 있는 종속항 발명인데, 청구항 1은 치환기 R1이 C1-C3 알콕시(그 중 C1인 알콕시가 메톡시이다)인 경우를 포함하고 있을 뿐만 아니라 치환기 R2가 메톡시인 경우를 포함하고 있어서, 그 종속항은 치환기 R1이 메톡시인 경우로 한정하거나 치환기 R2가 메톡시인 경우로 한정하는 것이 모두 가능한바, 정정 전 청구항 3은 치환기 R2를 메톡시로 한정함으로써 특허청구범위의 기재방법에 관하여 ‘독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항을 기재할 수 있다’고 규정한 특허법 시행령에 부합하고 있는 점, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 치환기 R2가 메톡시인 경우를 포함하는 것으로 기재되어 있어서, 정정 전 청구항 3이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는 점, 청구항 1과 정정 전 청구항 3 사이에는 ‘제1항에 있어서, R1은 수소, 히드록시, 시아노, 니트로, 트리플루오르메틸, 메틸, 에틸, 메톡시 또는 에톡시인 것인 퀴나졸린 유도체 및 이의 염’으로 기재된 청구항 2가 있는데 비하여, 청구항 18과 청구항 19 사이에는 청구항 2에 대칭되는 구조라고 할 수 있는 아무런 청구항이 기재되어 있지 않아서 통상의 기술자가 청구항 2가 기재된 상태에서 전체 특허청구범위를 보고 청구항 19가 정정 전 청구항 3항의 대칭되는 구조라는 것을 쉽게 알 수 없을 것으로 보이는 점 등을 알 수 있어, 정정 전 청구항 3의 ‘R2가 메톡시’라는 기재는 본래 ‘R1은 메톡시’라고 기재되어야 할 것이 명백히 잘못 기재된 것이라고 할 수 없으므로, 이 사건 정정사항은 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.
대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 [정정(특)]
특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 ‘명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우’를 의미하는바, 명칭을 ‘회전 대칭형의 광각 렌즈를 이용하여 전방위 영상 및 직선수차보정 영상을 얻는 방법 및 그 영상 시스템’으로 하는 이 사건 특허발명에 관한 원심 판시 이 사건 쟁점 정정사항은 그 특허청구범위 제3항과 제59항 및 명세서 단락 <304>의 ‘전방위 투사방식은 세계좌표계 상의 Y-축에 평행한 직선이 보정 후 영상면 상에 y"-축에 평행한 직선으로 표시되며, 세계좌표계 상의 X-Y 평면 상에서 동일한 각 거리를 갖는 두 피사체는 보정 후 영상면 상에서 동일한 x"-축 방향의 간격을 갖는 투사 방식’이라는 취지의 기재 중에서 정정 전의 ‘X-Y 평면 상에서’라는 기재를 정정 후의 ‘X-Z 평면 상에서’로 고치는 것이고, 이 전방위 투사방식과 관련하여 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에서는 ‘X-Y 평면’이 아니라 ‘X-Z 평면’이라고 기재된 부분을 찾아볼 수 없기는 하나, 이 사건 특허발명 명세서와 도면 전체에는, ‘이 사건 특허발명은 어안렌즈로 얻은 왜곡된 영상으로부터 감성적으로 자연스럽게 느껴지는 전방위 영상 및 왜곡이 없는 직선수차보정 영상을 보여 주는 영상시스템을 제공함을 목적으로 하고 있고, 그 중 전방위 영상을 보여 주는 전방위 투사방식이란 어안렌즈를 사용하여 획득한 왜곡된 보정 전 영상면인 도 37을, 3차원 공간에서 수직선과 평행한 직선은 보정 후 영상면 상에 y"-축에 평행한 직선으로 표시하고 3차원 공간에서 수평 방향으로 동일한 폭을 가진 두 피사체는 보정 후 영상면 상에 동일한 x"-축 방향의 간격을 갖도록 표시하여 자연스럽게 느껴지는 보정 후 영상면인 도 38을 보여 주는 것이다’라는 취지로 기재되어 있으며, 통상 지평면 위에 수직하는 X축과 Z축, 이 지평면과 수직하는 Y축의 세 축으로 이루어지는 3차원 공간 속에 존재하는 피사체의 상을 x"축과 y"축의 두 축으로 이루어지는 사진기의 2차원 평면 이미지센서에 고정시킴에 있어, 사진기의 렌즈를 수직하여 입사하는 빛의 축을 Z축이라고 할 때 이미지센서의 가로 방향 x"-축으로는 X-Z 평면 상의 정보가 고정되고, 이미지 센서의 세로 방향 y"-축으로는 X-Y 평면 상의 정보가 고정된다는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야의 기술상식에 해당하고, 이에 비추어 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면, 정정 전의 ‘세계좌표계 상의 X-Y 평면 상에서 동일한 각 거리를 갖는 두 피사체는 보정 후 화면 상에서 동일한 x"-축 방향의 간격을 갖는 투사방식’은 3차원 공간 상에서 수직선 방향(X-Y 평면 상)에서 동일한 길이를 가지는 두 피사체를 보정 후 화면 상에서 y"-축 방향이 아니라 x"-축 방향으로 동일한 간격을 갖도록 변환하는 투사방식이라는 의미가 되어 실시가 불가능하고, 위 ‘X-Y 평면’을 ‘X-Z 평면’으로 고쳐야만 앞서 본 이 사건 특허발명 명세서와 도면 전체의 기재와 부합하고 그 발명의 실시가 가능하게 됨을 자명하게 알 수 있을 것으로 보이므로, 이와 같은 이 사건 특허발명의 명세서와 도면 전체의 기재, 관련 기술분야의 기술상식 등을 종합하여 보면, 이 사건 쟁점 정정사항은 명백히 잘못 기재된 ‘X-Y 평면’을 본래의 올바른 기재인 ‘X-Z 평면’으로 고치는 것이므로 특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호가 정한 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’에 해당하며, 특허법 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 여기서 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부’는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 하는바, 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정 청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니하므로, 이 사건 특허발명 명세서와 도면 전체의 기재 및 기술상식 등에 비추어 보면, 정정 전 이 사건 특허발명 명세서의 ‘X-Y 평면’이 잘못된 기재라는 것뿐만 아니라 그 올바른 기재가 ‘X-Z 평면’이라는 것도 명백하고, 따라서 이 사건 쟁점 정정사항은 그 잘못된 기재를 정정 전 명세서와 도면 전체의 기재 등으로부터 명백한 올바른 기재로 정정함으로써 정정 전후로 그 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없으므로특허청구범위를 실질적으로 변경하거나 확장하는 것에 해당하지 않는다.
특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허7195 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
이 사건 정정청구는, 이 사건 제7항 발명 및 발명의 상세한 설명의 기재 내용 중 블로잉의 압력단위를 ‘㎏/㎡’에서 ‘㎏/㎠’로 정정한 것인데, 이 사건 정정청구 이전의 블로잉 압력인 7~11㎏/㎡과 20~40㎏/㎡은 압력이 너무 낮아 플라스틱 용기를 블로잉 성형할 수 없고, 7~11㎏/㎠과 20~40㎏/㎠는 되어야 블로잉 성형을 할 수 있다는 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없고, 1978. 12. 29. 한국표준협회가 제정한 한국산업규격인 ‘터보형 가스용 블로어·압축기의 폐회로에 의한 시험 및 검사방법 KS B 6327’에는 ‘용어의 뜻’과 관련하여, ‘완전기체는 Pv=RT의 상태식을 만족하는 가스인데, 여기에서 P는 절대압력(㎏f/㎠)이다’라는 취지로 기재되어 있는 사실, 2006. 7. 5. 공개된 공개특허공보에 게재된 ‘다층용기의 제조방법’이라는 발명의 명세서에는 ‘본 발명의 과정으로 블로우 성형된 다층용기의 내압성은 바람직하게는 15㎏f/㎠, 더욱 바람직하게는 22㎏f/㎠ 이상의 내압력 나타내는 다층용기를 제조할 수 있다’고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 압력을 나타내는 단위로는 ‘㎏f/㎠’(㎏f는 지구상에서의 무게의 단위인 중량단위이고 ㎏은 질량단위이지만, 일반적으로 흔히 중력상수인 f를 생략하고 사용하므로, 압력단위 ㎏f/㎠는 흔히 이 사건 정정발명에서와 같이 ㎏/㎠로 사용된다)가 일반적으로 사용되고 있고, ‘㎏/㎡’가 사용되지는 않음을 알 수 있고, 이와 같은 사정에다가 ‘㎏f/㎠’가 압력단위로 사용되는 다른 단위인 atm, Pa, psi, bar 등과는 전혀 다른 표기형식을 가지고 있는 점을 아울러 고려하여 보면, 이 사건 특허발명 명세서의 ‘㎏/㎡’는 블로잉 성형분야에서 흔히 사용되는 압력단위인 ‘㎏/㎠’에서 착오로 ‘c’를 누락시킨 것임이 그 자체로 명백하므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항 제2호의 ‘잘못 기재된 것을 정정하는 경우’에 해당하여 이 사건 정정청구는 적법하다.
특허법원 2011. 12. 9. 선고 2011허4356 판결 [정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항은 ‘특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우, 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 ‘위 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다’고 규정하고 있는데, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는바, 이 사건 정정은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 청구항 제1항의 ‘상기 프로그램 존재여부 판정부가 상기 다른 부분 프로그램이 상기 저장부에 저장되어 있음을 판정하면, 상기 다른 부분 프로그램을 분리하여 추출하도록 상기 분리추출부를 제어하는 제어부를 포함하는 것’을 ‘상기 프로그램 존재여부 판정부가 상기 다른 부분 프로그램이 상기 저장부에 저장되어 있지 않음을 판정하면, 상기 다른 부분 프로그램을 분리하여 추출하도록 상기 분리추출부를 제어하는 제어부를 포함하는 것’으로, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명의 ‘상기 프로그램 존재여부 판정부가 상기 다른 부분 프로그램이 상기 저장부에 저장되어 있음을 판정하면, 상기 다른 부분 프로그램을 분리하여 추출하도록 상기 분리추출부를 제어하는 제어부를 포함하는 것’을 ‘상기 프로그램 존재여부 판정부가 상기 다른 부분 프로그램이 상기 저장부에 저장되어 있지 않음을 판정하면, 상기 다른 부분 프로그램을 분리하여 추출하도록 상기 분리추출부를 제어하는 제어부를 포함하는 것’으로 각 정정한 것인데, 피고는 이 사건 정정이 특허법 제136조 제1항 제2호의 ‘오기를 정정하는 경우’에 해당하지만, 같은 조 제2항의 ‘특허청구범위를 실질적으로 변경’하는 경우에 해당하여 부적법한 정정이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서 기재내용에 의하면, 이 사건 특허발명은 필요한 프로그램을 모두 수신해야만 프로그램을 실행할 수밖에 없는 종래의 디지털 방송 수신장치의 문제점을 해결하기 위해 프로그램을 일부분만 수신한 상태에서도 실행 개시할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있고, 그와 같은 목적을 달성하고자 분리추출부가 수신된 방송파로부터 복수의 부분 프로그램 중 일부를 분리하여 추출한 다음 이를 저장부에 저장하고, 저장된 부분 프로그램을 바이트코드 인터프리터에 의해 실행하되, 프로그램 존재여부 판정부가 다른 부분 프로그램이 저장부에 존재하는지 여부를 판정하여 만약 다른 부분 프로그램이 존재하지 않으면, 수신된 방송파로부터 다른 부분 프로그램을 분리하여 추출하도록 제어부를 통해 분리추출부에 지시하는 것을 기술내용으로 하고 있음을 알 수 있고, 이 사건 특허발명의 명세서는 그 전체에 걸쳐 위와 같은 기술내용이 일관되게 기재되어 있으며, 이 사건 정정을 통해 정정된 부분을 제외하면 이 사건 특허발명의 명세서 중 이와 모순되거나 배치되는 기재를 찾아볼 수 없으며, 더욱이 이 사건 정정을 통해 정정되기 전의 명세서 해당 기재부분에 의하면, 다른 부분 프로그램이 분리추출부에 의해 분리 추출되어 저장부에 이미 저장되어 있음에도 불구하고 프로그램 존재여부 판정부가 당해 부분 프로그램이 저장부에 저장되어 있다고 판정하면 또 다시 당해 부분 프로그램을 분리추출부에 의해 분리 추출하게 되는바, 이는 동일한 부분 프로그램을 중복 추출하는 결과를 불러오게 되어 논리적 모순을 초래하므로, 위와 같이, 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 포함하여 명세서 전체의 내용을 참작해 보면, 이 사건 특허발명은 프로그램 존재여부 판정부가 다른 부분 프로그램이 저장부에 저장되어 ‘있지 않음’을 판정할 경우 다른 부분 프로그램을 분리하여 추출하도록 분리추출부를 제어하는 것으로 이해될 수밖에 없어, 이 사건 정정은 위와 같은 이 사건 특허발명 본래의 기술내용을 그대로 반영한 것으로서, 그로 인해 이 사건 특허발명의 목적, 작용효과 및 기술사상에 변경이 일어나지 않으며, 위와 달리 해석될 여지가 없어 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 줄 염려도 없으므로, 이 사건 정정은 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지 아니한다.
특허법원 2009. 3. 27. 선고 2005허8579 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안법은 제49조 제1항에서 ‘실용신안등록 무효심판의 피청구인이 되는 실용신안권자는 제27조 제2항 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있다’는 취지로 규정하면서 제27조 제2항에서 각호로 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우를 들고 있고, 같은 법 제49조 제4항, 제51조 제3항에 의하면, 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없고, 이와 같이 청구범위의 정정을 인정하고 있는 취지는 일단 실용신안권이 설정 등록된 후에는 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나, 실용신안등록의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 실용신안청구범위의 감축이나 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 잘못의 정정은 허용한다는 것이고, 이러한 잘못의 정정에는 실용신안청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 않은 경우 그 의미를 명확하게 하거나 기재상의 불비를 해소하는 것과 고안의 상세한 설명과 실용신안청구의 범위가 일치하지 않거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없도록 하는 것도 포함되며, 실용신안청구범위를 정정하는 것이 실용신안청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 실용신안청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 고안의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 이 사건 정정청구는 독립항인 청구항 제1항을 삭제하여 제1항을 인용하는 종속항인 제2항을 독립항 형식으로 정정하고, 제2항에서 ‘상하방향으로 요동하여’를 ‘상하방향으로 요동하며’로 정정하며, 제2항에서 ‘요동편의 지지점을 출구부 근처 측벽에 위치토록’을 ‘요동편의 지지점을 출구부의 반대측의 유로벽 근처에 위치하도록’으로 정정하는 것인데, 우선 독립항인 청구항 제1항을 삭제하고, 청구항 제1항을 인용하는 종속항인 청구항 제2항을 청구항 제1항의 모든 구성에 청구항 제2항의 부가 구성을 포함하는 독립항 형식으로 정정하는 것은 청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 제2항에서 ‘상하방향으로 요동하여’를 ‘상하방향으로 요동하며’로 정정하는 것은 명백히 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당한다고 할 것이며, 다음으로 청구항 제2항에서 ‘요동편의 지지점을 출구부 근처 측벽에 위치토록’을 ‘요동편의 지지점을 출구부의 반대측의 유로벽 근처에 위치하도록’으로 정정하는 것이 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것인지, 아니면 명백히 잘못된 기재를 정정하는 경우인지 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록고안의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 등록고안의 목적은 배관이 절곡되는 유로에 보다 간단하고 신속하게 설치가 가능하고 정확한 유수의 통과를 검지할 수 있도록 된 수류스위치를 제공하는 데 있고, 그 명세서 상세한 설명에는, ‘본체 내의 유로를 구부려서 그 굴곡점에 요동편을 수용하고 이 요동편의 자유단 근방에 출구부를 위치시키며, 요동편의 지지점을 상기 출구부의 반대측의 유로벽 근방에 위치시켜서, … 요동편의 지지점 측의 단부와 이것에 대향한 유로벽면과의 사이에, 작동유량 이하의 양의 흐름을 허용하는 틈새를 형성한 것이다’, ‘제1도 내지 제3도에 도시한 실시예에서는 본체 내에 요동편을 수용한 사각형 공실을 형성하고, … 이 지지판부의 후단 하부에서 공실의 후벽과 일정간격을 갖는 부분에 지지점을 설치하고 이 지지점에 요동편을 축으로 지지하고 있다’, ‘요동편의 후단과 후벽과의 간격은 작동유량 이하의 흐름을 통과시키기에 충분한 간격으로 설정되어 있다’고 기재되어 있으며, 이 사건 등록고안의 실시예를 도시한 명세서 도면 제1도 및 제2도에도 공실 내에 수용된 요동편의 자유단은 출구부 근처에 위치되어 있고 요동편의 지지점은 출구부의 반대측의 후벽 근방에 위치되어 있는 것으로 도시되어 있어, 위 명세서 기재와 도시에 의하면, 이 사건 등록고안의 기술적 특징은 요동편의 자유단은 출구부 근처에 위치하고, 요동편의 지지점은 출구부 반대측의 유로벽 근처에 위치하며, 요동편의 지지점과 측벽 사이에 작동유량 이하의 유량의 흐름을 허용하는 틈새를 형성하는 것이라고 할 것이므로, 정정 전의 청구범위 제1항의 ‘요동편의 지지점을 출구부 근처 측벽에 위치토록’ 부분은 명백히 잘못된 기재에 해당하고, 이 사건 정정청구를 통하여 위와 같은 기재를 ‘요동편의 지지점을 출구부의 반대측의 유로벽 근처에 위치하도록’으로 정정하는 것은 명백히 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 정정청구는 이 사건 등록고안의 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니다.
특허법원 2008. 11. 7. 선고 2007허13803 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허청구범위의 보정이 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 다만 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는바, 정정사항 1은 ‘수용성 폴리머 물질’을 ‘물에 녹지 않는 중합체 물질’로 정정한 것으로 이와 관련하여, 이 사건 발명의 명세서의 상세한 설명에 ‘섬유는 미국 특허 제5,472,607호에 기재된 바와 같은 물에 녹지 않는 중합체 물질로 피복된 편조사로 만든 것일 수 있다’고 기재되어 있어 이로 인해 이 사건 제6항 발명에서 물에 녹는 수용성 폴리머 물질로 피복된 편조사는 잘못된 기재임을 쉽게 알 수 있는바, 정정사항 1은 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 아니라고 할 것이고, 정정사항 2는 ‘가스로 세정되는 어셈블리’를 ‘중공사 멤브레인의 외표면을 유지시키는 방법’으로 정정한 것으로 이는 이 사건 제12항 발명이 인용한 이 사건 제3항 발명이 중공사 멤브레인의 외표면을 유지시키는 방법발명이어서 독립항과 종속항의 카테고리를 일치시키려는 정정으로 볼 수 있는바, 정정사항 2는 단지 카테고리의 변환이고 그로 인하여 새로운 구성이 추가되거나 새로운 효과가 발생한다고 보기 어려우므로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 아니라고 할 것이며, 정정사항 3은 이 사건 발명의 명세서의 ‘두 번째 및 첫 번째 배열들’을 ‘두 번째 및 세 번째 배열들’로 정정한 것으로, 이는 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 아니라고 할 것이다.
특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006허8606 판결 [취소결정(특)] - 상고기각
이 사건 제2항 정정고안은 이 사건 제2항 고안의 ‘3㎜ 이상이’를 ‘3㎜ 이상의’로 정정한 것인바, 앞뒤 문맥의 의미를 살펴보면 잘못 사용된 조사를 문법에 맞게 고친 것으로 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하므로, 실용신안법 제27조 제4항, 특허법 제77조 제3항, 제136조 제4항에 의하여 정정 후의 청구범위에 기재된 사항은 실용신안출원을 한 때에 실용신안을 받을 수 있는 것이라야 하는데, 통상의 기술자라면 비교대상고안 1과 주지·관용기술로부터 이 사건 제2항 정정고안을 극히 용이하게 고안할 수 있을 것이므로, 이 사건 제2항 정정고안은 실용신안출원을 한 때에 실용신안을 받을 수 없는 것으로 그 부분 정정청구는 부적법하다고 할 것이고, 위 부분에 정정불허가 사유가 존재하는 한 이 사건 정정청구 전부가 부적법하여 정정이 허용될 수 없다.