오류 정정의 경우

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항은, 특허권자는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 정정사항 3이 위 규정에 정한 요건을 충족하기 위해서는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정이어야 하고, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하여야 하며, 특허법 제42조 제2항, 제201조 제1항, 제4항, 제6항에 의하면, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 국내서면제출기간 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 하고, 위 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문은 특허출원서에 첨부하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 간주되며, 만약 위 기간 내에 국어 번역문을 제출하지 아니하는 경우 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되고, 또한 특허법 제202조 제2항, 제208조 제3항은 국제특허출원의 경우 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면 중의 설명부분에 한한다) 및 국내서면제출기간 이내에 제출된 위 서류들의 국어 번역문 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)을 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면으로 한다고 규정하고 있어, 위 관계 규정을 종합하여 살피건대, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국내서면제출기간 이내에 특허청장에게 제출하여야 할 국어 번역문은 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문이라고 한정적으로 열거되어 있고, 국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분을 제외한 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정되어 있지 않아, 만약 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분의 국어 번역문을 제출하지 아니한다면 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되나, 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 번역문을 제출해야 하는 서류에 도면의 설명 부분이 제외되어 있는 점을 고려하면 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 한다고 봄이 상당하므로, 이 사건 특허발명의 국제출원일에 제출한 도면의 도 1 내지 도 26c 중 설명 부분은 국어 번역문을 제출하여야 하고, 설명 부분을 제외한 부분은 국어 번역문을 제출하지 않더라도 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 하게 되는데, 위 도면의 도 1 내지 도 26c는 국어 번역문의 제출이 필요한 도면의 설명 부분이 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 국제출원일에 제출한 도면의 도 1 내지 도 26c는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 볼 수 있으며, 한편 원고는 국내서면제출기간 이내에 국제출원일에 제출한 도면 중 도 1 내지 도 16의 국어 번역문을 제출하였는데, 특허법 제47조 제1항에 따라 출원인은 심사관의 거절이유통지가 있기 전이라도 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 점, 원고가 제출한 명세서의 국어 번역문은 국제출원일에 외국어로 제출한 명세서와 동일한 내용으로 거기에는 도 17 내지 도 26c에 관한 기재가 그대로 포함되어 있는 점 등에 비추어 보면, 위 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 도 16은 원고가 국제출원일에 제출한 도면 중 도 1 내지 도 16을 스스로 보정한 것으로 볼 수 있고, 원고가 국제출원일에 제출한 도면 중 도 17 내지 도 26c를 삭제하는 보정이라고 볼 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 사항은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 위 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하며, 특허법 제85조 제1항, 제4항, 제87조 제1항, 제2항, 제3항, 제6항, 특허법 시행령 제19조 제2항에 의하면, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하므로, 특허청장은 특허원부에 특허권의 설정을 등록하여야 하고, 특허권의 설정등록을 한 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 하며, 등록공고용 특허공보에는 특허출원서에 첨부된 명세서·도면 및 요약서를 게재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 할 것인데, 이후 심사과정에서 도면이 삭제되거나 변경되는 등의 보정이 행하여진 바 없어 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로, 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게재되어야 할 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었으나, 등록공고는 특허권의 설정을 일반 공중에게 공시함으로써 권리의 안정을 도모하고 제3자에 대한 불측의 손해를 방지하며, 등록공고일 이후 설정등록일부터 3월 이내에 누구든지 특허발명에 무효 사유가 있을 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 하기 위해 행해지는 것으로, 특허권의 설정‧변경‧소멸 등과는 아무런 관계가 없으므로, 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하므로, 특허법 제136조에 따라 정정심판을 청구하는 경우 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지 여부를 판단하는 기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이므로, 정정사항 3이 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보면, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것인바, 이는 실질적으로 이 사건 특허발명의 도면에 포함되어 있는 [별지 3]의 표 ‘정정전’ 해당란의 도 17 내지 도 26c를 같은 표 ‘정정후’ 해당란의 도 17 내지 도 26c와 같이 정정하는 것과 같으므로, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정에 해당한다고 할 수 있으며, 또한 정정사항 3은 실질적으로 도 17 내지 도 26c에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되어 있거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정하는 것인바, 이는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 봄이 타당하므로, 정정사항 3은 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항에 정한 요건에 위배된다고 할 수 없으며, 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 [0058] 단락에 기재된 도면 번호를 정정하는 것인바, 이는 이 사건 특허발명의 명세서 전체의 기재에 비추어 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당함이 명백하므로, 정정사항 1은 특허법 제136조 제1항 제2호, 제2항에 정한 요건을 충족하고, 정정사항 2는 도 1 내지 도 16에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되어 있거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정하는 것인바, 이는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하므로, 정정사항 2는 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항에 정한 요건을 충족한다.

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특허법원 2019. 1. 17. 선고 2017허1854 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제133조의2 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 즉 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제136조 제2항 및 제3항은 위 정정청구의 경우 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 위 규정들의 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이며, 청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고, 한편 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어려운바, 정정사항 1은 항-CD20 항체를 리툭시맵으로 정정하는 것이고 정정사항 2는 청구항을 삭제하는 것이므로, 청구범위를 감축하는 것에 해당하고 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 한 것이며, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당하지 아니하므로 적법하고, 정정사항 3은 리툭시맵의 투여량으로 375㎎/㎡를 추가하고 투여방법에 있어서 375㎎/㎡를 먼저 투여하고 500 내지 1500㎎/㎡를 후속 투여하는 방법으로 정정한 것이므로 살피건대, 먼저 정정사항 3이 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는지 살펴보면, 정정 전의 이 사건 제3항 발명이 항-CD20 항체를 유효성분으로 하고, CLL 치료를 의약용도로 하며, 항-CD20 항체의 투여용량을 500 내지 1500㎎/㎡으로 한다는 것으로 명확히 해석되므로 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당한다고도 볼 수 없어, 즉 실시례 3에서는 투여방법에 있어서 375㎎/㎡를 먼저 투여하고 500 내지 1500㎎/㎡를 후속 투여하는 방법이 기재되어 있는 것은 인정되지만, 특허청구 범위에서 ‘500 내지 1500㎎/㎡의 용량으로 투여함’이라고 명백하게 기재되어 있는 이상, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 375㎎/㎡를 먼저 투여하고 500 내지 1500㎎/㎡를 후속 투여하는 방법이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기 어려우므로, 원고의 주의적 주장과 같이 정정사항 3이 불분명한 사항을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없으며, 다음으로 정정사항 3이 명백한 특허청구범위의 감축에 해당에 해당하는지 살펴보면, 이 사건 제3항 발명이 항-CD20 항체를 500 내지 1500㎎/㎡의 범위로 투여한다는 것을 의미함이 명확하고, 계단식 상승투여방식을 포함한다고 볼 수 없어, 이러한 범위에 포함되지 아니하는 375㎎/㎡의 투여용량을 포함하도록 정정하는 것이 특허청구범위의 감축이라고 보기 어려워, 즉 정정 전 특허청구범위에 해당하는 500 내지 1500㎎/㎡의 범위에 있지 않은 375㎎/㎡의 투여용량을 제1투여용량으로 할 경우 이 사건 제3항 발명의 범위보다 그 투여용량의 범위가 넓어지게 되어, 결국 원고의 예비적 주장과 같이 정정사항 3은 특허청구범위를 감축하는 것에 해당하지 않으며, 이외에도 이 사건 특허발명의 명세서에는 “유효한 투여량은 다른 조건들 중에서도 특정 항체, 환자의 조건, 나이, 체중, 또는 다른 치료법에 따라 다를 것이다. 일반적으로 유효한 투여량은 체중 1㎏당 약 0.001 내지 약 30㎎, 더 바람직하게는 체중 1㎏ 당 약 0.01 내지 약 25㎎, 및 가장 바람직하게는 체중 1㎏ 당 약 0.1 내지 약 20㎎일 것이다. 그러한 투여는 투여되는 양과 환자반응에 따라 예를 들면 매주, 매2주, 또는 매월의 다양한 프로토콜에 의해 효과를 얻을 수 있다.”라고 기재되어 있어, 즉 이 사건 특허발명은 다양한 투여량과 투여방식을 포함하고 있는바, 정정 전의 이 사건 제3항 발명의 투여량과 투여방식이 375 ㎎/㎡으로 먼저 투여하고 500 내지 1500㎎/㎡로 연속적으로 후속 투여하는 것을 잘못 기재한 것에 해당한다고 보기 어려우므로, 정정사항 3은 특허법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에도 해당하지 아니하여 정정요건을 갖추지 못한 것이고, 나아가 정정사항 3은 투여량과 투여방식을 완전히 다르게 변경한 것인데, 이는 설정등록 당시 청구범위에서 제외하였던 발명(375㎎/㎡의 제1 투여량 및 500 내지 1500㎎/㎡의 후속 투여량 연속적으로 투여하는 방식)을 특허권이 설정 등록된 후에 청구범위에 포함시키고자 하는 것이어서 이는 제3자에게 예측하지 못한 손해를 줄 염려가 예상되므로, 정정사항 3은 제136조 제1항 각 호에서 정한 정정사유에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.

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특허법원 2018. 8. 16. 선고 2017허5191 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제133조의2 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 즉 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제136조 제3항 및 제4항은 위 정정청구의 경우 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있으며, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 하고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것인바, 정정사항 1은 이 사건 제3항 발명이 인용하는 복수의 청구항 1, 2 중 ‘청구항 1’을 삭제하는 것으로서 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것으로서 발명의 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 볼 수 없어 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이라고 할 수 없으며, 정정사항 2는 이 사건 제5항 발명에서 함몰방지수단의 구성 중 ‘바아 또는’ 부분을 삭제한 것인데, 이는 정정 전에는 ‘중앙부를 형성하는 바아’ 또는 ‘내측 공간부를 구비하는 바아’의 두 형태의 바아 구성을 모두 포함하던 것을 정정을 통해서 ‘중앙부를 형성’하면서 ‘내측 공간부를 구비하는 바아’로 한정하는 것으로서 특허청구범위를 감축하는 것이고, 나아가 이 사건 특허발명 명세서의 기재, 즉 “도 3a에서 다른 화살표로 도시한 바와 같이, 함몰방지수단은, 잔디통과 공간을 가로질러 서로 마주하는 러그들의 하단 사이에 일체로 연결되되 밀림방지수단으로 제공되는 내측공간부가 형성되는 단면상 반구형, 반타원형 등의 만곡형 바아 또는 단면상 삼각형상과 같은 절곡형 바아로 제공될 수 있다”는 기재에 의하면, 잔디통과 공간을 가로질러 서로 마주하는 러그들의 하단 사이에 중앙부를 형성하면서 일체로 연결되며 내측공간부를 구비하는 바아를 가지는 함몰방지수단의 구성을 포함하는 것임을 알 수 있으므로, 정정사항 2는 불분명하였던 기재를 정정으로 명확하게 하는 경우에 불과할 뿐 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이라고 할 수 없으므로, 결국 정정사항 1, 2는 특허청구범위를 감축하거나 불분명하였던 기재를 명확하게 하는 것으로서 그로 인하여 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하게 되는 것도 아니므로, 이 사건 정정은 적법하다.

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특허법원 2017. 12. 22. 선고 2017허5962 판결 [정정무효(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항의 규정의 취지는 청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정심판청구는 허용하는 데 있고, 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석되며, 특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 ‘명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우’를 의미하는바, 피고는 정정사항 2의 ‘산화물 자성 재료’가 ‘가소체’를 의미하는 취지로 이 사건 정정을 한 것으로 보이나, 정정 후 청구항 18은 ’산화물 자성 재료‘라는 용어뿐만 아니라 ’산화물 자성 재료의 가소체’라는 용어를 사용하고 있어서, 피고의 주장처럼 ‘산화물 자성 재료’와 ‘산화물 자성 재료의 가소체’가 동일한 의미로 사용되었다고 보기 어렵고, ‘산화물 자성 재료’와 ‘산화물 자성 재료의 가소체’가 용어가 동일한 의미가 아니라면, 정정 후 청구항 18에서 ‘산화물 자성 재료’와 ‘산화물 자성 재료 가소체’의 사이의 관계가 무엇인지 여부, 원자 비율에 대하여 아무런 기재가 없는 ‘산화물 자성 재료 가소체’의 원자 비율이 정정 후 청구항 19에 기재된 ‘산화물 자성 재료’의 원자 비율과 동일한 것인지 여부, 정정 후 청구항 18의 ‘소결 자석’이 ‘산화물 자성 재료의 가소체’를 소결하여 제작되는 것인지 그렇지 않다면 ‘산화물 자성 재료’를 소결하여 제작되는 것인지 여부 등이 불명확하고, 따라서 정정사항 2는 정정 후 청구항 18의 청구범위를 불명확하게 하는 결과를 가져오므로, 정정사항 2가 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우이거나, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우라고 보기 어렵다.

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특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허4938 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제 136조 제1항에는 “특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다”고 규정되어 있고, 같은 법 제47조 제3항 각호의 1에는 “1. 특허청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우”가 각 규정되어 있으며, 한편 같은 법 제136조 제2항, 제3항에 의하면 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정되어 있는데, 위 규정들의 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이며, 청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 먼저 정정 전 청구항 21, 24, 29 및 32은 항-TNF 항체의 중쇄 CDR 서열과 경쇄 CDR 서열을 서열번호 1 내지 3 및 서열번호 4 내지 6으로 각각 특정하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서의 서열목록 부분에는 서열번호 1 내지 6에 각각 해당되는 구체적인 아미노산 서열들이 분명하게 개시되어 있어서, 상기 청구항들의 청구범위 기재 자체는 불명료하다고 볼 수 없고, 다음 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 비추어 보더라도 정정 전 청구항 21, 24, 29 및 32에 관한 기재에 분명하지 아니한 부분이 있다고 보기는 어려워, 이 사건 특허발명의 명세서에는 “일반적으로, 본 발명의 인간 항체 또는 항원-결합 단편은 적어도 하나의 중쇄 가변 영역의 적어도 하나의 인간 상보성 결정 영역(CDR1, CDR2 및 CDR3) 또는 변이체와 적어도 하나의 경쇄 가변 영역의 적어도 하나의 인간 상보성 결정 영역(CDR1, CDR2 및 CDR3)을 포함하는 항원-결합 영역을 포함할 것이다. 비제한적인 일예로서, 항체 또는 항원-결합 부분 또는 변이체는 SEQ ID NO:3의 아미노산 서열을 가진 중쇄 CDR3 중 적어도 하나, 및/또는 SEQ ID NO:6의 아미노산 서열을 가진 경쇄 CDR3을 포함할 수 있다. 특히 일면에서, 항체 또는 항원-결합 단편은 상응하는 CDR 1, 2 및/또는 3의 아미노산 서열(예: 서열번호: 1, 2, 및/또는 3)을 갖는 적어도 하나의 중쇄 CDRs(즉, CDR1, CDR2 및/또는 CDR3)를 포함하는 항원-결합 부위를 가질 수 있다. 또 다른 일면으로 항체 또는 항원-결합 부위 또는 변이체는 상응하는 CDR 1,2 및/또는 3의 아미노산 서열(예: 서열번호: 1, 2, 및/또는 3)을 갖는 적어도 하나의 경쇄 CDRs(즉, CDR4, CDR5 및/또는 CDR6)를 포함하는 항원-결합 부위를 가질 수 있다. 바람직한 일면에서 항체 또는 항원-결합 단편의 3개의 중쇄 CDRs 및 3개의 경쇄 CDRs는 본 명세서에 기재된 바와 같은 적어도 하나의 mAb TNV148, TNV15, TNV196, TNV14, TNV118, TNV32, TNV86의 상응하는 CDRs의 아미노산 서열을 갖는다. 그러한 항체는 통상의 기술을 사용하여 항체의 다양한 부위(예: CDRs, 프레임워크)를 함께 화학 적으로 연결시키거나, 재조합 DNA 기술의 통상의 방법을 사용하여 항체를 코딩하는 (하나 이상의) 핵산 분자를 제조하고 발현시키거나 다른 적절한 방법을 사용하여 제조할 수 있다.”라고 기재되어 있고, “본 발명의 항-TNF 항체는 제한하는 것은 아니지만 적어도 하나의 서열번호 1, 2, 3, 4, 5, 6의 인접 아미노산 중 5개 내지 모두로부터 선택되는 적어도 하나의 부위, 서열 또는 조합물을 포함할 수 있다.”라고 기재되어 있으며, 서열목록 부분에서 서열번호 1 내지 6의 구체적인 아미노산 서열들이 명확하게 기재되어 있어, 서열번호 1 내지 6의 CDR 아미노산 서열을 포함하는 항체를 이 사건 특허발명의 항체의 범위 내에 포함하고 있음을 알 수 있고, 서열번호 1 내지 6의 CDR 아미노산 서열을 포함하는 항체를 배제한다고 볼만한 아무런 기재나 암시도 없는 이상 이 사건 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우에 해당한다고 볼 수도 없고, 나아가 이 사건 특허발명의 서열번호 1 내지 6의 CDR 아미노산 서열을 포함하는 항체가 기술적으로 불가능하다는 것이 통상의 기술자에게 명백하다거나 그와 같이 판단할 근거가 있는 것도 아니어서, 이 사건 특허발명의 청구항 21, 24, 29 및 32는 그 문언적인 해석뿐만 아니라 발명의 상세한 설명에 비추어 보더라도 불분명하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 규정하는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 아니한다.

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특허법원 2017. 7. 21. 선고 2016허9233,2017허172 판결 [등록정정(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항 제2호에서 ‘오기를 정정하는 경우’라 함은 명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정하는 것을 말하고, 제3호에서 ‘불명료한 기재를 석명하는 경우’라 함은 명세서 또는 도면에 생기는 기재상의 불비를 정정하여 그 본래의 의미를 명확하게 하는 것을 의미하는데, 이와 같이 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없도록 하는 것도 포함되는바, 먼저 정정 전 청구항 18은 「전제부 구성에 있어서, 구성요소 1; 구성요소 2; 및 구성요소 3; 및 구성요소 4로 구성되는 통화 대기 시 음성/문자/화상 상업정보 발신톤 발생 장치」로 요약할 수 있는데, 정정 전 청구항 18에서 구성요소 2와 구성요소 3 사이에 놓여 두 구성요소를 연결하는 “및”은 문장에서 같은 종류의 성분을 연결할 때 쓰이는 부사로서 ‘그리고’의 뜻을 가지고, 또한 통상 복수의 구성요소들, 예를 들어 구성요소 1 내지 구성요소 4를 모두 포함하는 기술 구성을 표현하고자 할 경우, 일반적으로 각 구성요소들 사이사이에 모두 “및”이라는 부사를 굳이 기재하지 않고, ‘구성요소 1; 구성요소 2; 구성요소 3; 및 구성요소 4’와 같이 마지막 구성요소 앞에만 기재하더라도 각 구성요소를 모두 포함한다는 의미가 충분히 전달되는 것으로 보고 있어서, 정정 전 청구항 18의 구성요소 2와 구성요소 3 사이에 기재된 “및”은 구성요소 2와 3이 모두 포함된다는 것을 더욱 분명히 하는 것이라고 볼 수밖에 없으므로, 정정 전 청구항 18은 그 청구범위의 기재 자체에 의해서 구성요소 2, 3을 모두 포함하는 것으로 명확히 해석되고, 이 부분 기재가 불명확하다거나 잘못되었다고 볼 수는 없고, 다음 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 [도 1]에 비추어 보더라도 [도 1]은 상업정보 발신톤 제공 시스템의 구성도인데, 위 도면에는 구성요소 2에 해당하는 상업정보 발신톤 발생 장치와 구성요소 3에 해당하는 상업정보 발신톤 발생 시스템이 모두 구성요소로 포함되고, 이 부분 발명의 설명에도 구성요소들 사이에 쉼표나 “와/과” 또는 “및”으로 연결되어 있는 등 구성요소 2, 3을 비롯한 모든 구성요소들이 동시에 포함되는 것으로 기재되어 있는데, 구성요소 2와 구성요소 3이 이 사건 특허발명의 상업정보 발신톤 제공 시스템에서 필수적인 구성들인 발신자 전화기, 수신자 전화기, 상업정보 제공 서버, 가입자 신상정보 제공 서버, 교환 시스템과 마찬가지로 병렬적으로 기재되어 있는 가운데, 다른 필수적인 구성들과 달리 구성요소 2와 구성요소 3만은 선택적인 것이라는 점에 대한 어떠한 명시적인 기재나 암시도 없는 이상, 통상의 기술자라면 구성요소 2, 3을 포함하여 병렬적으로 기재되어 있는 각각의 모든 구성들을 필수 구성요소로 인식하게 될 것이고, 나아가 이 사건 특허발명의 상업정보 발신톤 제공 시스템에 구성요소 2, 3이 모두 포함된다 하더라도, 실제 작동에 있어서는 동일한 기능을 수행하는 구성요소 2, 3이 동시에 동작될 수는 없고, 이들 중 하나만이 구동될 것이라는 점 역시 통상의 기술자가 충분히 예상할 수 있는 것이므로, 구성요소 2, 3을 모두 포함하는 시스템의 구성이 기술적으로 불가능한 것도 아니며, 한편 이 사건 특허발명의 명세서 중 ‘발명의 구성 및 작용’ 및 [도 1], [도 2]에 대한 설명 부분에는 ‘구성요소 2 또는 구성요소 3’이라는 식의 표현이 다수 존재하기는 하나, 이는 원고의 주장과 같이 이 사건 특허발명의 상업정보 발신톤 제공 시스템이 구성요소 2와 구성요소 3을 선택적으로 구비하는 것을 의미하는 것이라기보다는, [도 1]과 같이 구성요소 2와 구성요소 3을 모두 구비한 시스템이 실제 동작할 때에는 구성요소 2와 구성요소 3 중 어느 하나만 선택적으로 연결되어 구동된다는 점을 설명한 것으로 보일 뿐이고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서 중 [도 4], [도 6], [도 8], [도 10], [도 12], [도 14], [도 16] 및 [도 18] 등 일부 도면과 이에 대한 설명 부분에도 구성요소 2와 구성요소 3 중 어느 하나만이 포함된 실시예들이 제시되어 있기는 하지만, 통상적으로 명세서에는 복수의 실시예가 포함될 수 있는 것이므로, 단지 구성요소 2와 구성요소 3 중 어느 하나만이 포함된 실시예들이 제시되어 있다는 사실만으로 구성요소 2와 구성요소 3이 모두 포함된 [도 1]과 같은 실시예가 잘못된 것이라고 할 수도 없다.

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특허법원 2017. 3. 10. 선고 2016허8940 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항 및 제133조의 2 제4항에 의하여 준용되는 제136조 제3항의 취지는 특허무효심판의 피청구인이 된 특허권자가 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 하되, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 않고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 청구범위 감축이나 오기 정정 또는 기재상 불비를 해소하여 바르게 하는 오류 정정은 허용하는 데 있는데, 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 위와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함되며, 한편 청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재되지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되었다고 하여 발명의 상세한 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있다고 보기는 어려운바, 이 사건 제1항 발명 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있어, 이 사건 정정청구는 위에서 본 바와 같이 이러한 열 저장 팁의 재질로서 청구범위에 기재되지 않은 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 하는데, 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 않다고 볼 수는 없고, 또한, 청구범위에 기재되지 않은 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되었다고 하여 발명의 상세한 설명과 청구범위가 일치하지 않거나 모순된다고 보기도 어려우므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’ 등 적법한 정정사유에 해당하지 아니하여 부적법하다.

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대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 [등록무효(특)]

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특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다고 할 것인데, 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석되며, 한편 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어려운바, 명칭을 ‘열 저장 팁을 구비한 디스펜서’로 하는 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 원심 판시 정정사항 1 내지 4와 같은 내용으로 이 사건 정정청구를 하였으며, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이 사건 제1항 발명) 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있어, 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 하는데, 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 아니한 것이라고 볼 수 없고, 또한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기도 어려우므로, 원심이 이 사건 정정청구는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당하다.

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특허법원 2016. 1. 29. 선고 2015허5050 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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이 사건 정정청구서의 기재에 의하면, 이 사건 정정청구 중 ‘정정사항 1’은, 이 사건 특허발명 중 청구항 1에 기재된 ‘본체의 공기배출구를 통하여 배출되면서 LED모듈이 냉각되는 것’을 ‘본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산커버 내부로 유입되어 LED모듈과 열교환함으로써 LED모듈이 냉각되는 것’으로 정정하고, 청구항 2, 3에 기재된 ‘본체의 공기배출구로 배출되면서 LED모듈이 순환공기에 의하여 냉각되는 것’을 ‘본체의 공기배출구로 배출되는 한편, 외부공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산커버 내부로 유입되어 LED모듈과 열교환함으로써 LED모듈이 순환공기에 의하여 냉각되는 것’으로 각각 정정하며, 이 사건 특허발명의 명세서에 “상기 확산커버와 베이스의 결합은 베이스에 형성된 걸림홀에 확산커버에 구성된 걸림돌기가 삽입되어 끼워맞춰 걸림되는 구조이고, 끼워맞춤 결합구조는 분리결합을 위해 걸림홀과 걸림돌기 사이에 치수공차 범위 내에서 틈 내지 공간이 형성되는데, 피엘 등기구 사용 시 이 틈 내지 공간을 통하여 외부공기가 확산커버 내부로 유입된다.”는 내용을 추가한 것이고, 다음 ‘정정사항 2’는 이 사건 특허발명 중 청구항 4, 5에 기재된 ‘공기배출구로 배출되면서 인버터가 순환공기에 의하여 냉각되는 것’을 ‘공기배출구로 배출되는 한편, 외부공기가 안치커버와 인버터안치부 사이의 틈을 통하여 안치커버 내부로 유입되어 인버터와 열교환함으로써 인버터가 순환공기에 의하여 냉각되는 것’으로 각각 정정하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 “상기 안치커버와 인버터안치부의 결합은 볼트 또는 나사 결합 구조이고, 실링 등에 의한 밀폐를 하지 않은 안치커버와 인버터안치부 사이에는 공기가 유동할 수 있는 미세한 틈이 있으므로, 피엘 등기구 사용 시 이 미세한 틈을 통하여 외부공기가 안치커버 내부로 유입된다.”는 내용을 추가한 것이며, 또한 ‘정정사항 3’은 이 사건 정정청구 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 식별번호 [0031], [0088]에 기재된 ‘걸림홈’을 각각 ‘걸림홀’로 정정한 것이고, 한편 ‘정정사항 4’는 이 사건 정정청구 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 식별번호 [0069]~[0071]에 기재된 ‘걸림핀’ 및 ‘걸림편’을 각각 ‘걸림돌기’로 정정한 것인데, 이 사건 정정청구 전의 이 사건 특허발명 중 청구항 1~3에는 ‘공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구’라고 기재되어 있고, 이 사건 정정청구 전의 명세서에는 “본 고안은 천장에 고정 부착하는 피엘 등기구에 관한 것으로, 광원으로 LED를 사용하고 PL등기구의 외부공기가 등기구 내부에 유입되어 LED모듈 및 인버터와 열교환하고 자연적인 대류에 의한 공기순환에 의하여 PL등기구 외부로 배출되어 LED에서 발생하는 열을 냉각시키는 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구에 관한 것이다.”라고 기재되어 있어, 통상의 기술자라면 위와 같은 기재들에 의하여 청구항 1~3의 ‘공기순환’을 공기가 등기구 외부로부터 LED모듈이 위치한 확산커버 내부로 유입되어 등기구 외부로 배출되는 과정으로 충분히 이해할 수 있을 것으로 보이는데, 이 사건 정정청구 전의 청구항 1~3에는 확산커버 내부의 공기를 등기구 외부로 배출하는 구성은 기재되어 있었으나, 외부 공기를 확산커버 내부로 유입하는 구성이 기재되어 있지 않았으므로, 정정사항 1과 같이 외부 공기의 확산커버 내부 유입에 관한 기재를 추가한 것은 이 사건 특허발명의 청구범위 및 명세서 기재로부터 자명하게 알 수 있었던 ‘공기순환’의 의미를 명확하게 한 것에 불과하다고 보아야 하고, 또한 이 사건 정정청구 전의 명세서 기재에 의하면, 확산커버에 형성된 ‘ㄴ’ 형상의 걸림핀이 베이스에 형성된 슬롯 형상의 걸림홀에 삽입된 후 전방으로 밀어 걸림으로써 확산커버가 베이스에 고정되는 구조가 나타나 있는데, 이와 같이 확산커버가 베이스에 고정될 경우 확산커버와 베이스 사이가 개방되어 틈이 형성되고, 그 틈을 통하여 외부 공기가 확산커버 내부로 유입될 것임도 충분히 인지할 수 있었을 것으로 보이며, 나아가 정정사항 1은 공기를 외부로부터 LED로 유입하여 외부로 다시 배출하는 ‘공기순환’의 의미를 명확히 하거나 이를 구체적으로 한정한 것에 불과하고, 당초 명세서에 기재된 내용을 그대로 반영하여 구체화한 것에 그쳐 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 없으며, 이 사건 특허발명의 목적 및 효과에 어떠한 변경을 일으키는 것도 아니므로, 정정사항 1은 불명확한 기재를 명확하게 하거나 청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위에서 이루어진 것으로서, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하였다고 볼 수 없으며, 이 사건 정정청구 전의 이 사건 특허발명 중 청구항 4, 5 역시 ‘공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구’라는 기재를 포함하고 있었고, 여기에다가 앞서 정정사항 1 부분에서 본 이 사건 정정청구 전의 명세서 중 식별번호 [0001]의 기재를 보태어 보면, 통상의 기술자는 청구항 4, 5의 ‘공기순환’을 공기가 등기구 외부로부터 인버터가 위치한 안치커버 내부로 유입되어 등기구 외부로 배출되는 과정을 의미한다는 것을 충분히 알 수 있을 것인데, 이 사건 정정청구 전의 청구항 4, 5에 외부 공기가 안치커버 내부로 유입하는 구성이 기재되어 있지 않았으므로, 정정사항 2와 같이 외부 공기의 안치커버 내부 유입에 관한 기재를 추가한 것은 위 청구범위 및 명세서의 기재로부터 자명하게 알 수 있었던 ‘공기순환’의 의미를 명확히 한 것에 불과하다고 보아야 하고, 더욱이 이 사건 정정청구 전의 명세서 기재에 의하면, 안치커버의 중앙에 관통공이 형성되고 인버터안치부에는 원통형으로 돌출된 결합부가 형성되어 있어서 볼트가 인버터안치부의 결합부와 안치커버의 관통공을 관통하여 너트와 결합함으로써 안치커버가 인버터안치부에 결합되는 구조가 나타나 있는데, 그와 같은 결합 구조 하에서 안치커버와 인버터안치부가 밀봉된다고 볼 수는 없고, 안치커버와 인버터안치부 사이에 틈이 형성되어 그 틈을 통하여 외부 공기가 안치커버 내부로 유입되는 것임도 충분히 알아차릴 수 있었을 것으로 보이며, 나아가 정정사항 2 역시 공기를 외부로부터 인버터로 유입하여 외부로 다시 배출하는 ‘공기순환’의 의미를 명확히 하거나 이를 구체적으로 한정한 것에 불과하고, 당초 명세서에 기재된 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 없으며, 이 사건 특허발명의 목적 및 효과에 어떠한 변경을 일으키지도 않는 것이므로, 정정사항 2의 경우에도 불명확한 기재를 명확하게 하거나 청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위에서 이루어진 것으로서 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하였다고 볼 수 없으며, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 명세서 중 식별번호 [0031], [0088]에 기재된 ‘걸림홈’을 각각 ‘걸림홀’로 정정한 것인데, 위 ‘걸림홈’은 확산커버가 삽입되기 위해 베이스에 형성된 구성으로서 이 사건 특허발명의 명세서 중 식별번호 [0069]~[0071]에서는 위 구성을 ‘걸림홀’이라고 호칭하고 있으므로, 결국 정정사항 3은 동일한 구성에 대하여 그 용어를 통일시키기 위한 것에 불과하므로, 정정사항 3은 불명확한 기재를 명확하게 하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위에서 이루어진 것으로서 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하였다고 볼 수 없으며, 정정사항 4는 이 사건 특허발명의 명세서 중 식별번호 [0069]~[0071]에 기재된 ‘걸림핀’ 및 ‘걸림편’을 ‘걸림돌기’로 정정한 것인데, 위 ‘걸림핀’ 및 ‘걸림편’은 베이스에 삽입되기 위하여 확산커버로부터 돌출 형성된 구성으로서 이 사건 특허발명의 명세서 중 식별번호 [0031], [0088]에서는 위 구성을 ‘걸림돌기’라고 표기하고 있으므로, 정정사항 4 역시 동일한 구성에 대하여 그 용어를 통일시키기 위한 것이라고 보아야 하므로, 정정사항 4는 불명확한 기재를 명확하게 하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 해당하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위에서 이루어진 것으로서 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하였다고 할 수 없다.

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특허법원 2015. 1. 29. 선고 2013허6349 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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특허무효심판절차에서 피청구인은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있고, 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있으며, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는데, 위와 같은 규정의 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다고 할 것인바, 이 사건 정정청구는 정정 전 제1항 발명의 ‘일단 원래 길이의 115%로 연신된 후에는 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트 중합체 필름’을 정정 후 제1항 발명의 ‘일단 원래 길이의 115%로 연신된 후에는 원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트 중합체 필름’으로 정정한 것(정정사항 1)인데, 정정사항 1은 ‘5% 이상의 비탄성 변형’의 산정기준이 ‘원래 길이’라는 것을 명확하게 하기 위한 것이고, 즉 이 사건 명세서에는 정정사항 1과 관련하여 ‘필름은 일단 원래 길이의 115%로 연신된 후 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는다’고 기재되어 있는데, 위 문장에서 ‘원래 길이’는 ‘115%로 연신된’ 뿐만 아니라 ‘5% 이상의 비탄성 변형’도 같이 수식하는 것으로 해석되고, 이 사건 명세서에 비탄성 변형의 산정기준이 다른 것이라고 해석될만한 기재도 없으므로, 정정 전 제1항 발명에 기재된 비탄성 변형의 산정기준은 ‘원래 길이’로 봄이 타당하며, 설령 정정사항 1이 위와 같이 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 않는다고 하더라도, 비탄성 변형은 ‘원래 길이’ 또는 ‘늘어난 길이’를 기준으로 산정한다는 점이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있으므로 통상의 기술자라면 위 산정기준 중 어느 하나를 선택할 수밖에 없는데, 위 산정기준에 따라 원래 길이가 100cm인 필름의 비탄성 변형에 대하여, ‘늘어난 길이’를 산정기준으로 산출하면 원래 길이의 115%(115cm) 연신하여 늘어난 길이 15cm의 5%가 0.75cm이므로 비탄성 변형의 범위는 100.75cm 내지 115cm가 되고, ‘원래 길이’를 산정기준으로 산출하면 원래 길이 100cm의 5%가 5cm이므로 비탄성 변형의 범위는 105cm 내지 115cm가 되므로, 정정사항 1과 같이 ‘5% 이상의 비탄성 변형’의 산정기준을 ‘원래 길이’로 하는 경우에는 산정기준을 ‘늘어난 길이’로 하는 것보다 비탄성 변형의 범위가 감축되어, 결국 정정사항 1은 이 사건 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 ‘5% 이상의 비탄성 변형’의 산정기준을 ‘원래 길이’로 명확하게 하는 경우에 해당하거나 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이러한 정정으로 인해 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되지도 않으므로, 적법한 정정사항에 해당한다.

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특허법원 2014. 10. 17. 선고 2013허8581 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제136조 제1항 제3호의 ‘분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우’라 함은, 특허명세서 또는 도면 중의 기재내용 자체의 의미가 분명하지 아니하거나 특허명세서 또는 도면 중의 기재내용이 다른 기재와 불일치하여 분명하지 아니한 경우 등 명세서 및 도면에 생기는 기재상의 불비를 정정하여 그 본래의 의미를 명확히 하는 것을 말하는데, 위 규정의 취지는 일단 특허권이 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용될 수 없으나, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 기재상의 불비를 없애고 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 하고, 이와 같은 ‘오류의 정정’에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 없애는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석하여야 하므로 살피건대, 정정 전 청구항 2가 ‘지중에서의 지층의 구성에 따라 흡입 위치를 조정할 수 있도록 연직배수재 내부에 별도의 개별호스를 구비한 것’이라는 구성을 포함하고 있음에도 불구하고, 발명의 상세한 설명에 이에 대응되는 구성에 대하여 명시적으로 기재되어 있지 않은데, 정정 전 청구항 2는 단순히 ‘연직배수재 내부에 별도의 개별호스를 구비한 것’이라고만 기재되어 있지 아니하고, ‘지중에서의 지층의 구성에 따라 흡입 위치를 조정할 수 있도록’이라는 해당 구성의 작용, 효과에 해당하는 내용을 함께 기재하고 있고, 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 특허발명의 출원시의 기술상식에 비추어 정정 전 청구항 2의 기술적 과제를 해결할 수 있다고 충분히 인식할 수 있으며, 특허권 부여의 근거가 되는 발명의 공개가 충분히 이루어진 것으로 볼 수 있어, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 정정 전 청구항 2의 위 기재를 뒷받침하는 ‘지중에서의 지층의 구성에 따라 흡입위치를 조정할 수 있도록 수직배수재 내부에 별도의 개별호스를 구비하는 것이 바람직하다’라는 기재를 추가한 것은 특허법 제136조 제1항 제3호의 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하고, 나아가 위와 같은 정정은 제3자의 권리를 침해할 우려가 없고, 특허법 제136조 제2항의 ‘특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내의 명세서의 정정’에 해당하며, 이로 인하여 특허청구범위의 실질적인 확장이나 변경이 있다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 정정청구 중 청구항 2에만 기재되어 있었던 ‘수직배수재 내부에 별도로 구비된 개별호스’ 구성을 발명의 상세한 설명에 추가한 것은 특허법 제136조 제2항, 제3항에 위반되지 않는다.

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특허법원 2014. 8. 28. 선고 2014허133 판결 [등록무효(특)] - 상고인용

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이 사건 특허발명에 대한 정정 내용은 모두 열 저장 팁의 재료로 선택될 수 있는 재료들 중에서 ‘복합물’(정정사항 1, 2) 또는 ‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’(정정사항 3, 4)을 삭제하는 것인데, 정정 전 발명의 상세한 설명에 기재된 ‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’이 그 자체로 명확하지 않은 기재라거나 다른 기재와의 관계에 있어서 부합되지 않는 불일치가 발생한다고 할 수 없으므로, 위 정정 내용은 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 할 수 없고, 이에 대하여 피고는 위 정정 내용은 발명의 상세한 설명과 특허청구범위의 기재를 일치시키기 위한 것이므로 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 열 저장 팁의 재질로서 ‘금속 또는 세라믹’이 기재되어 있는데 비해, 정정 전 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재료로서 ‘금속 또는 세라믹’ 뿐만 아니라 ‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’이 포함되어 있는 것으로 기재되어 있어, 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 서로 동일한 것은 아니나, 특허청구범위는 특허발명의 보호범위를 특정하는 부분으로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 수 있도록 기재한 것인 반면에, 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재한 것인바, 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 전체 기술적 사상 중 전부 또는 일부를 보호범위로서 특정한 것이므로, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니고, 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 포함되지 않은 정정 전 발명의 상세한 설명 중 일부(‘고밀도 플라스틱, 복합물 등’ 부분)를 삭제한 위 정정 내용은 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

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특허법원 2014. 7. 3. 선고 2014허744 판결 [등록정정(특)] - 확정

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이 사건 제1항 발명은 물건의 발명으로서, 그 특허청구범위의 전제부의 말미에는 ‘…… 트랙터용 써레에 있어서’라고 기재되어 있고, 특징부의 말미(특허청구범위의 말미)에는 ‘써레 장착용 구조물’이라고 기재되어 있어서, 전제부의 말미에서 대상으로 삼은 물건(트랙터용 써래)과 특징부의 말미에서 발명으로 청구하는 물건(써래 장착용 구조물)이 다른데, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부의 말미에 기재된 ‘……에 있어서’라는 표현은 해당 발명이 적용되는 대상이나 분야를 특정하기 위하여 사용되기도 하고, 발명의 청구대상이 기재되는 특허청구범위의 말미에는 ‘써레 장착용 구조물’이라고 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에도 이 사건 특허발명의 청구대상이 ‘써래 장착용 구조물’이라고 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건은 특징부의 말미에 기재된 ‘써래 장착용 구조물’이고, 전제부의 말미에 기재된 ‘트랙터용 써레’는 이 사건 제1항 발명이 적용되는 물건을 한정한 것으로 보이나, 전제부의 ‘……에 있어서’라는 표현은 해당 발명이 청구하는 물건 자체를 특정하면서 출원 이전에 공지된 구성요소를 밝히기 위해서도 사용되므로, 이 사건 제1항 발명 특허청구범위의 전제부의 ‘……에 있어서’라는 표현이 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건 자체를 특정하기 위하여 사용된 것으로 볼 여지도 있고, 그럴 경우에는 전제부의 말미 및 특징부의 말미에 각 기재되어 이 사건 제1항 발명이 청구하는 것으로 해석되는 물건이 각각 ‘트랙터용 써래’와 ‘써래 장착용 구조물’로 서로 다르게 되어 특허청구범위의 기재만으로는 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건이 무엇인지 분명하지 않은 것으로 보일 수도 있어, 이 사건 정정심판청구를 통하여 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부의 말미를 ‘……트랙터용 써래에 있어서’에서 ‘……트랙터용 써레를 로터베이터에 장착하기 위한 써레 장착용 구조물에 있어서’로 정정하는 것은 이 사건 제1항 발명이 특허청구범위의 기재만으로 해석될 때 ‘트랙터용 써래’를 청구하는 것으로 잘못 해석될 여지를 제거하는 것으로서 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 할 것이고, 나아가 이 사건 정정심판청구는 이 사건 특허발명의 명세서 전체 기재를 참작하여 해석되는 내용대로 정정한 것에 지나지 않아 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 범위 내에서 이루어진 것이고, 그러한 정정으로 인하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 것도 아니므로 적법하다고 할 것이다.

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특허법원 2014. 1. 9. 선고 2013허6059 판결 [등록정정(특)] - 상고심리불속행기각

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​정정사항 1은 이 사건 제1항 정정 전 발명에서 ‘하나 이상이’를 ‘하나 이상의’로 정정하고, ‘구성되는’이라는 기재를 삭제하며, 지지체의 표면적을 ‘20㎡/g 이하’에서 ‘20㎡/g 미만’으로 정정하는 것인데, 이 사건 제1항 정정 전 발명의 명세서 중 ‘본 발명은 개선된 에틸렌 옥사이드 촉매를 제공하기 위해 착수되었으며, 에틸렌 및 산소로부터 에틸렌 옥사이드 촉매적 제조의 조건하에서, 조성물이 촉매적으로 효과적인 양의 은, 촉진양의 레늄이나 그 화합물 및 촉진양의 하나 이상의 그 외의 금속이나 그 화합물을 함유하도록 금속들이나 화합물의 양을 선택하는 것을 특징으로 하는 은, 지지체, 레늄 및 하나 이상의 그 외의 금속을 함유하는 조성물에 관한 것이다’라는 기재내용에 의하면, 이 사건 제1항 정정 전 발명에서 ‘하나 이상이’는 ‘하나 이상의’를 나타내고, 그 외의 금속을 수식하는 것임을 알 수 있으므로, ‘하나 이상이’를 ‘하나 이상의’로 정정하는 것은 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 판단되고, 이 사건 제1항 정정 전 발명의 촉매를 구성하는 성분이 지지체, 은, 레늄 및 하나 이상의 그 외의 금속을 포함하는 것임이 명확하므로, ‘구성되는’이라는 기재를 삭제하는 것도 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 판단되며, 지지체의 표면적을 ‘20㎡/g 이하’에서 ‘20㎡/g 미만’으로 정정하는 것은 ‘20㎡/g’을 제외시킴으로써 표면적에 대한 수치범위를 감축하는 것이므로 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다고 판단되므로, 정정사항 1은 불명료한 기재를 석명하는 경우 또는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다.