특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허1910 판결 [정정(특)] - 확정
특허법상 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허 등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 특허법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 특허법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급되는바, 이 사건 정정심판청구에 의한 이 사건 특허발명의 정정의 내용은 보정사항 ①에 관한 부분만을 삭제하여 원래의 상태로 돌리는 것에 불과하므로, 정정 후의 이 사건 특허발명에는 여전히 요지변경에 해당하는 보정사항 ② 및 ③이 남아 있어, 그 정정을 인정하는 심결이 확정되더라도 정정심결의 효력은 이 사건 보정의 보정서가 제출된 때까지만 소급하게 되므로, 특허법 제136조 제3항의 독립특허요건을 판단함에 있어서 기준이 되는 ‘특허출원시’는 위 보정서가 제출된 날인 1999. 10. 30.로 보아야 하고, 이 경우 이 사건 정정심판청구에 의하여 정정된 이 사건 특허발명의 특허청구범위 각 항에 기재된 발명은 그 전인 1998. 6. 5. 이 사건 특허발명의 공개특허공보 제17995호에 의하여 공개된 대응 청구항과 실질적으로 동일하여 특허법 제29조 제1항에 의하여 특허받을 수 없다.
특허법원 2008. 7. 25. 선고 2008허2947 판결 [정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제9항은 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다고 규정하고, 같은 법 제49조는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허 등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 특허법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 특허법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급한다고 보아야 할 것인바, 위 법리에 의하면 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 정정 후의 이 사건 특허발명이 그 출원시에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부는 정정심판 청구된 내용에 비추어 요지 변경으로 인정된 보정 부분을 그대로 유지하는 것인지, 아니면 그러한 보정 부분을 모두 없애는 것인지를 살펴 정정의 효력이 어느 시점까지 소급할 수 있는지를 따져 본 후, 과연 정정 후의 특허청구범위가 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하여야 할 것인바, 앞서 본 바와 같이 이 사건 정정심판 청구는 명세서의 요지를 변경한 것으로 인정된 보정 부분을 모두 삭제하는 것을 내용으로 하고 있으므로, 정정 후의 이 사건 특허발명에 대하여는 최초 출원시를 기준으로 하여 특허받을 수 있는 것인지 여부를 판단하여야 한다.
특허법원 2008. 1. 9. 선고 2007허3646 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제47조, 제48조, 제49조에 의하면 특허출원인은 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 위와 같은 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어지게 되는 것인바, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 하고, 위와 같이 요지변경으로 등록발명의 출원일이 늦추어지는 경우, 위 보정서 제출일 전에 공개된 당해 발명의 공개공보도 위 등록발명의 진보성 판단자료로 사용될 수 있는바, 우선 이 사건 보정은 당초 명세서의 제4공정을 제4공정 및 제5공정의 2단계로 나누면서 당초 명세서에는 없던 ‘미리 폴리머 등을 뿌린다’는 공정을 새로이 추가함으로써 기층 다짐 콘크리트층과 유색 투수 세립 콘크리트층 사이의 결합 구성을 다르게 하였고, 이러한 구성상의 차이로 인하여, 당초 구성의 폴리머 등이 유색 투수 세립 콘크리트를 이루는 요소들 간의 결합력을 증진시키는 데 주로 사용됨과 동시에 일부 폴리머 등이 층간 접촉면의 유동성을 높여 그 접착력을 향상시켜 줌에 비하여, 보정 후 구성은 기층 다짐 콘크리트층 표면의 수분이 증발되기 전에 세립도 쇄석, 폴리머, 시멘트를 집중적으로 살포함으로써 층간 접촉면에서 시멘트 페이스트의 유동성을 강화하고 세립도 쇄석과 폴리머, 시멘트가 혼합되어 하나의 접착층을 형성하여 접착력을 향상시킴으로써 유색 투수 세립 콘크리트의 요소들 사이의 결합력보다는 층간 접착력을 높인다고 하는 효과 차이가 예상되므로, 위와 같은 이 사건 보정으로 인한 구성과 효과 차이를 감안할 때, 새로이 추가된 단계인 제4공정의 해당사항은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 통상의 기술자라면 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라고 할 수는 없으므로, 이는 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어난 보정으로 요지변경에 해당하는 것으로 보아야 할 것이어서, 이 사건 보정의 요지가 변경됨에 따라 이 사건 등록발명의 출원일은 이 사건 보정일인 2003. 5. 15.로 늦춰지게 되었다.
특허법원 2006. 7. 7. 선고 2005허5457 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
요지의 변경이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 것으로서 최초에 출원된 특허청구범위에 새로운 요지가 추가, 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 말한다고 할 것인바, 이 사건 최초의 출원서에 기재된 발명이 원고의 보정에 의하여 요지변경되어 등록된 것이라면 이 사건 등록발명의 출원일은 그 보정서를 제출한 때로 보아야 하고, 이럴 경우 이 사건 공개공보도 이 사건 각 발명의 진보성 판단에 대한 자료가 될 수 있는데, 이 사건 각 발명의 2003. 11. 5.자 보정서에 의하여 그 요지가 변경되었으므로 특허법 제49조 제1항의 규정에 의하여 보정서 제출일인 2003. 11. 5. 출원된 것으로 보아야 하고, 이 사건 각 발명은 비록 이 사건 공개공보에 기재된 발명에 비하여 위와 같이 추가된 기능 및 방법이 있으나, 그 추가된 부분은 평균적 기술자라면 이 사건 공개공보에 의하여 제어장치의 프로그램을 추가하는 방법을 통해 용이하게 설계 변경할 수 있는 정도에 불과한 것이므로 진보성이 없다고 할 것이다.
특허법원 2003. 5. 29. 선고 2002허5395 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 특허법 제49조는 ‘특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다’고 규정하여, 특허권의 설정등록 후 요지변경으로 인정되는 경우 그 출원일은 보정서를 제출한 날로 늦추어진다고 규정하고 있고, 한편 보정으로 인한 요지변경 여부와 관련하여서는 보정되는 내용이 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 아니하거나 또는 그 기재 사항으로부터 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자가 직접적이고 일의적으로 도출할 수 있는 사항이 아닌 경우에 한하여 요지변경으로 볼 것이며, 실용신안법 제8조 제4항에 의하면 명세서는 고안의 상세한 설명과 실용신안등록청구범위를 포함하는 개념이므로 명세서의 보정이 요지변경에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 양자를 모두 고려하여, 보정된 내용이 종래 고안의 상세한 설명과 실용신안등록청구범위에 기재된 내용을 포괄한 범위를 넘는지 여부를 살펴야 하는데, 원고의 1994. 5. 26.자 보정서의 실용신안등록청구의 범위의 기재에 의하면 구성 2는 거푸집을 다음 시공장소로 간편하게 이동시킬 수 있도록 하기 위한 목적으로, ‘종빔의 하부에 종빔과 같은 길이의 방향으로 배치되고 종빔에 대하여 슬라이딩 가능하게 설치되며 실린더에 의해 종빔의 길이방향으로 이동할 수 있도록 된 레일’로 된 구성임을 알 수 있고, 이에 대응되는 거푸집의 전진 장치의 구성에 관하여 이 사건 최초출원고안의 명세서에서는 ‘또, 수평이동수단에는 감속기가 연결된 구동모터를 설치하고, 감속기와 이동롤러들에는 체인기어를 각각 설치하여 이들 사이를 체인으로 연결시킨다. 수평이동수단들의 하방에는 이동레일이 설치된 바닥빔을 설치하고, 이동롤러가 이동레일 상에 승강접촉되어 이동할 수 있도록 하며, 브라켓트들에는 바닥빔에 접지되는 스크류잭을 각각 설치한다’고 기재되어 있음을 알 수 있어, 이 사건 등록고안의 구성 2는 이 사건 최초출원고안의 명세서 및 도면에 기재되어 있지 않음이 명백하고, 나아가 이 사건 등록고안의 구성 2가 위의 이 사건 최초출원고안의 거푸집 전진 장치로부터 ‘그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 직접적이고 일의적으로 도출할 수 있는 사항’이라고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록고안의 구성 2는 이 사건 최초출원고안의 요지를 변경한 것이라 할 것이고, 일반적으로 보정이 요지변경에 해당하는 경우 특허발명은 그 ‘전체’의 출원일이 보정서를 제출한 날로 늦추어지게 되고, 이러한 원리는 등록실용신안에 있어서도 마찬가지라 할 것이어서, 이 사건 등록고안의 구성 2가 요지변경에 해당되므로 이 사건 등록고안 전체의 출원일은 보정서를 제출한 날인 1994. 5. 26.로 늦추어져야 할 것이고, 이 사건 최초출원고안의 출원일인 1991. 12. 27.과 보정서 제출일인 1994. 5. 26. 사이인 1994. 3. 18.에 공개된 인용고안 1도 이 사건 등록고안의 실질적인 출원일인 1994. 5. 26. 이전에 발행된 간행물에 게재된 고안에 해당한다 할 것이며, 원고는 이 사건 등록고안이 요지변경된 것이라면 이는 이 사건 최초출원고안과는 기술적으로 다른 새로운 고안이라 할 것인데, 이 사건 심결이 이 사건 최초출원고안과 동일한 인용고안 1에 의하여 이 사건 등록고안의 진보성을 부정한 것은 이 사건 등록고안이 요지변경되었다고 한 것과 논리적인 모순을 범하고 있다고 주장하나, 요지변경 여부를 판단하는 기준과 진보성이 있는지 여부를 판단하는 기준은 서로 달라 요지변경된 등록고안이 반드시 최초출원고안에 대하여 진보성이 있다는 것을 의미하는 것은 아니라 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다 할 것이다.