요지변경의 인정여부

특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허1910 판결 [정정(특)] - 확정

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특허법 제47조, 제48조, 제49조에 의하면, 특허출원인은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위하여 출원공고결정등본의 송달 전 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 것이고, 위와 같은 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어 지게 되는 것인바, 여기서 ‘요지의 변경’이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함되는바, 보정사항 ②는 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 파일롯 채널 신호, 싱크 채널 신호, 페이징 채널 신호 모두와 통화 채널 신호들의 일부 또는 전부의 신호를 ‘2 이상의 수로 나누는 것’으로 기재되어 있던 것을 오버헤드 신호와 적어도 하나의 통화채널 신호를 ‘전력 분배’하는 것으로 변경한 것인데, 최초 명세서에서 ‘신호를 2 이상의 수로 나눈다’는 것은 사전적인 의미에서 보면 ① ‘신호를 둘 이상의 부류가 되게 한다’ 내지 ‘신호를 분배한다’는 의미 외에 ② ‘신호를 2 이상의 숫자로 나눗셈을 한다’는 의미를 가지고 있는데, ①의 의미에서는 신호가 반드시 등분될 필요가 없는 데 비하여 ②의 의미에서는 신호가 등분될 수밖에 없고, 한편, 보정사항 ②에서 ‘신호를 전력 분배한다’는 것은 신호의 전력을 균등하게 분배하는 것뿐 아니라 불균등하게 분배하는 것도 포함한다고 할 것이므로, 보정사항 ②가 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하였는지를 알기 위해서는 먼저 최초 명세서의 ‘신호를 2 이상의 수로 나눈다’는 기재가 어떤 의미로 사용되었는지를 최초 명세서 전체의 기재와 도면에 비추어 검토하여야 하는데, 이 사건 특허발명은 통화주파수의 신호를 그대로 의사주파수에 전송함으로써 통화주파수의 커버리지와 의사주파수의 커버리지를 항상 동일하게 일치시키며 이동국으로 하여금 주파수 하드핸드오버를 완벽하게 수행하도록 하는 의사주파수 발생방법을 제공하는 것을 기술적 과제로 하고, 이를 위한 이 사건 특허발명의 의사주파수 발생방법은 채널요소와 합성기, 송수신기, 증폭기 및 분배기를 구비하여 파일롯채널, 페이징채널 및 통화채널을 갖는 통화주파수 중 한 통화주파수의 파일롯 채널신호, 싱크채널신호, 페이징 채널신호 모두와 통화채널신호들의 일부 또는 전부가 합성된 신호를 2 이상의 수로 나눈 후, 나누어진 신호를 하나의 통화주파수 신호원으로 사용하는 동시에 하나 또는 2 이상의 의사주파수 발생을 위한 신호원으로 각각 사용하는 것을 특징으로 하는바, 위와 같은 의사주파수 발생방법에 있어서는 다른 부가적 처리가 없는 한 통화주파수의 신호를 그대로 의사주파수에 전송함으로써 통화주파수의 커버리지와 의사주파수의 커버리지를 항상 동일하게 일치시키려면 합성된 신호를 등분할 수밖에 없고, 또한, 이 사건 특허발명의 의사주파수 발행방법을 실현하는 실시예를 나타내는 최초 명세서의 도 2 및 그에 관한 상세한 설명 부분에서 ‘분배기는 통화주파수의 합성된 신호를 의사주파수용 송수신기의 신호원으로 함께 쓰기 위해 합성기의 출력을 N등분하기 위하여 사용되며, 증폭기는 합성기의 출력을 N배 증폭하여 분배기의 출력이 합성기의 출력과 동일하도록 함으로써 송수신기의 입력레벨을 종전대로 유지하기 위해 사용된다’는 기재에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서 전반에 걸쳐 합성된 신호를 등분하는 것을 전제로 기재되어 있는 점을 고려하면, 최초 명세서에 기재된 ‘신호를 2 이상의 수로 나눈다’는 것은 위 ②의 의미로 사용되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 특허발명의 최초 명세서는 신호전력을 균등 분배하는 것만으로 한정하여 기재하고 있고, 또한 신호전력을 불균등하게 분배하는 구성을 포함하여 기재하고 있다고 볼 수 없음에도, 보정사항 ②는 신호전력을 불균등하게 분배하는 구성까지 포함하고 있으므로 이는 최초 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 그 요지를 변경한 것에 해당한다.

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특허법원 2009. 2. 4. 선고 2007허11845 판결 [보정각하(특)] - 확정

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특허법 제47조는 ‘특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다’고 규정하고 있고, 같은 법 제48조는 ‘특허사정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다’고 규정하고 있는데, 여기서 ‘요지의 변경’이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말하는 것이고, ‘최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항’에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함되는바, 보정사항 2는 보정사항 1과 같은 제조방법에 의하여 제조된 결정질 고체의 기공 직경 분포를 구체적으로 한정하고 있는 것인데, 우선 이 사건 출원발명의 최초 출원명세서에 보정사항 2와 관련하여 어떠한 기재가 있었는지에 대하여 살피건대, 이 사건 출원발명의 주된 목적은 ‘결정화 단계와 건조 단계 사이에 추가의 중간 공정 없이 수행되는 1종 이상의 제올라이트 물질을 포함하는 결정성 고체를 제조하는 방법’을 제공하기 위한 것이고, 이 사건 출원발명의 최초 출원명세서에는 이를 구현하기 위한 다양한 실시예가 기재되어 있는데, 그 중 보정사항 2와 가장 근접한 실시예로는 ‘SiO2 공급원으로서 테트라에톡시실란 11.98㎏, TiO2 공급원으로서 테트라에틸 오르토티타네이트 240g, 유기염기로서 수산화테트라프로필암모늄 7.06㎏을 혼합하고 균질화시켜 제올라이트 결정화 현탁액으로 제조한 다음, 이를 보정사항 1에 기재된 제조방법으로 결정화 및 분무 건조한 결과 티탄 제올라이트 중의 SiO2 수율이 사용된 SiO2 기준으로 94%이었다’는 취지로 기재되어 있는데, 위 기재는 단순히 위 실시예를 통해 얻어지는 물질의 수율만 밝히고 있을 뿐 생성된 물질의 기공직경분포에 대하여는 밝히고 있지 아니하므로, 이 사건 출원발명의 최초 출원명세서에는 보정사항 1의 방법으로 제조된 ‘MFI 구조형의 Ti 제올라이트를 포함하는 결정질 고체’가 보정사항 2와 같은 기공 직경 분포를 갖는다고 볼 아무런 명시적인 기재가 없으며, 나아가 최초 출원명세서에 명시적인 기재가 없더라도, 보정사항 2가 출원시에 있어서 통상의 기술자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항인지에 대하여 살펴보면, 원고는, 이 사건 출원발명의 최초 출원명세서에 기재된 선행기술 중 하나인 미국특허 4,410,501호에 따라 제조된 현탁액으로 실험한 결과에 의하면, 보정사항 2는 보정사항 1에 따라 MFI 구조형의 Ti 제올라이트를 제조할 경우 당연히 얻어지는 내재적 물성이어서 자명한 사항에 불과하다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 출원발명의 최초 출원명세서에는 원고 주장의 미국특허 4,410,501호가 선행기술로 기재되어 있기는 하나, 위 미국특허 4,410,501호의 실시예 1은 ‘SiO2 공급원으로서 테트라에틸오르쏘실리케이트 455g, TiO2 공급원으로서 테트라에틸티타네이트 800g, 유기 염기로서 수산화테트라프로필암모늄 800g을 혼합하고 교반하여 티탄 실리칼라이트-1의 합성 겔을 제조’하는 것이어서, 위에서 본 이 사건 출원발명의 최초 출원명세서에 언급된 실시예와는 그 결정화 현탁액 조성물을 구성하는 SiO2, TiO2 공급원의 함량 및 유기염기의 함량이 상이한데, 결정화 현탁액이 어떠한 함량을 갖더라도 보정사항 1에 의하여 제조된 MFI 구조형의 Ti 제올라이트 결정질 고체가 모두 보정사항 2와 같은 물성을 갖는다는 점을 인정할 별다른 자료가 제출되지 아니한 이 사건에 있어서, 원고가 제시하는 위 실험결과 자료만으로는 보정사항 2가 이 사건 출원발명의 내재적 물성이라고 보기도 어렵고, 가사 보정사항 2가 이 사건 출원발명의 내재적 물성이라고 할지라도, 제올라이트 촉매 분야에서 촉매의 기공 직경분포는 촉매 활성, 선택성 등에 영향을 미치는 가장 중요한 인자 중의 하나인 데다가 쌍봉 중간기공의 직경이 각각 약 40Å, 400Å을 갖는다는 것은 적절한 실험조건을 선정하여 직접 실험과 분석을 통하지 않고서는 알 수 없는 사항인바, 이사건 출원발명과 같은 화학 관련 발명에서 직접적인 실험과 분석에 의하여만 파악할 수 있는 사항에 대해서까지 통상의 기술자에게 자명한 사항이라 할 수는 없어, 보정사항 2로 인하여 이 사건 제6항 보정발명의 내용이 최초 출원명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 그 요지가 변경되었으므로, 이 사건 보정의 나머지 부분에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 보정은 특허법 제47조, 제48조에 위배되어 부적법하다.

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특허법원 2008. 9. 26. 선고 2007허12602 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제47조 제2항은 ‘특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 특허사정등본의 송달 전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다’고, 특허법 제48조는 ‘특허사정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다’고, 특허법 제49조 제1항은 ‘특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다’고 각 규정하고 있는바, 특허법 제48조에서의 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 보정 전의 청구항 1은 ‘구동원에 연결되어 회전운동이 가능하도록 횡으로 설치된 터닝축과, 상기 터닝축의 하부에 설치된 서포트 플레이트와, 테스트 트레이를 삽입시키기 위해 상기 서포트 플레이트의 좌우 측에 설치된 한 쌍의 터닝 테이블 가이드부로 구성되는 것을 특징으로 한다’였는바, 피고는 2001. 4. 28.자로 위 청구항 1을 ‘구동원에 그 일단이 연결되어 회전운동이 가능하도록 횡 방향으로 설치된 소정의 길이를 갖는 원통형의 터닝축과(보정 1), 상기 터닝축의 하부에 그 상부의 일단부가 삽입되게 설치된 서포트 플레이트와(보정 2), 테스트 트레이를 삽입시키기 위해 상기 서포트 플레이트의 좌우 측에 일체로 형성된 한 쌍의 터닝 테이블 가이드부로 구성되는(보정 3) 것을 특징으로 하는 핸들러의 터닝 테이블 구조’로 보정하는 보정서를 제출하였는데, 보정 1, 3은 불명료한 부분을 더욱 명확하게 하는 보정에 해당하나, 보정 2인 서포트 플레이트가 터닝축의 하부에 그 상부의 일단부가 삽입되게 설치되는 세부적인 구성은 최초 출원서에는 명시적으로 기재되어 있지는 않은 구성이나, 보정 2의 구성은 보정 전의 ‘터닝축의 하부에 설치된 서포트 플레이트’ 구성과 동일성을 유지하는 구성으로 보이고, 회전축인 터닝축 하부에 서포트 플레이트를 설치하는 구성은 일체로 형성하는 방법, 서포트 플레이트를 터닝축에 별도로 부착(용접, 돌기 결합, 볼트 결합, 삽입 결합 등)하여 형성하는 방법 등이 있을 수 있는바, 통상의 기술자에게는 위 세부 구성들 중 어느 구성을 채택하든지 간에 그 세부 구성방법 및 이로 인한 효과가 충분히 알려진 자명한 구성일뿐만 아니라, 통상의 기술자라면 터닝축은 회전하는 축이고, 서포트 플레이트는 터닝축과 접하는 원통면을 따라 힘을 받으면서 지지해야 하므로 지지력을 높이기 위해서는 터닝축에 홈을 내고 서포트 플레이트를 삽입하는 구성을 채택할 것임은 자명하다고 할 것인바, 보정 3의 구성은 최초 명세서 등에 명시적인 기재가 없지만 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어서 2001. 4. 28.자 보정은 요지변경이 아니라고 할 것이다.

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특허법원 2008. 4. 11. 선고 2007허1848 판결 [등록무효(특)] - 확정

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특허법 제47조 제2항은, ‘특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 출원공고결정등본의 송달 전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다’고 규정하고, 같은 법 제48조는 ‘출원공고결정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다’고 규정하며, 같은 법 제49조는 ‘특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다’고 규정하고 있고, 특허출원인은 특허법 제47조, 제48조에 의하여 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위하여 출원공고결정등본의 송달 전 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는바, 여기서 ‘요지의 변경’이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함되는바, 이 사건 특허발명에 있어서 하나의 이벤트를 구성하는 비-제로 계수의 수 또는 코드워드 할당 대상이 되는 비-제로 계수의 수는, 청구범위의 기재만으로는 이를 확정할 수 없으므로, 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재를 보충하여 해석하여야 하는바, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 및 도면에는 하나의 이벤트를 구성하는 비-제로 계수 또는 코드워드 할당 대상이 되는 비-제로 계수는 하나임을 전제로 하고 있고, 이는 통상의 기술자에게 자명한 것으로 보이므로, 보정 전후를 통하여 비-제로 계수의 수에 대한 기재에 변동이 있다고 볼 수 없으며, 따라서 비-제로 계수에 관한 보정이 요지변경이라 할 수 없고, 보정 전 청구항 1의 코드워드는 허프만 코드워드로 한정된 것이었으나, 보정으로 ‘허프만’을 삭제함으로써 코드워드의 범위가 확장된 것으로 볼 수 있으나, 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서에는 ‘제로 계수의 런 길이와 비-제로 계수’로 이루어진 이벤트에 대하여 부가비트가 포함되지 않은 허프만 코드워드뿐만 아니라, 부호를 나타내는 하나의 비트를 추가로 포함하는 코드워드, 정확한 런 길이를 특정하는 부가비트를 포함하는 코드워드, 비-제로 계수의 정확한 값을 특정하는 부가비트를 포함하는 코드워드, 비-제로 계수의 부호 및 정확한 값을 나타내는 하나 혹은 다수의 부가비트를 포함하는 코드워드 등 다양한 형태의 코드워드를 부여하는 방법이 기재되어 있으므로, ‘허프만 코드워드’를 ‘코드워드’로 변경한 것은 출원명세서의 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으며, 보정된 이 사건 제3·4항 각 발명은 허프만 코드워드가 전송되지 않는 경우를, 관련된 제로 계수의 런의 길이가 후속 비-제로 계수의 크기에 의존하는 한계를 초과할 때 또는 관련된 제로 런의 길이가 5보다 크고 후속 비-제로 계수의 크기가 0이 아닌 가장 작은 가능한 값을 가질 때로 한정하고 있어서, 상기 두 가지 조건만 만족하는 경우에는 별다른 추가적 조건이 없이 허프만 코드워드가 전송되지 않는 구성인데 비하여, 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서에 기재된 특허청구범위는, 청구항 5에서 허프만 코드워드의 비전송의 장점 및 단점을 체크하여 장점이 우세한 경우 코드워드를 전송하지 않고, 위와 같은 체크를 마지막 허프만 코드워드로부터 순차적으로 하도록 순서를 한정하였으며, 청구항 5를 포함하는 청구항 6 및 7에서는 허프만 코드워드가 전송되지 않는 조건을 ‘신호값 A의 결합된 런의 길이가 후속되는 신호값의 크기에 종속되는 장벽을 초과하는 경우’ 또는 ‘결합된 제로 런의 길이가 5보다 크며 후속되는 신호값의 크기가 제로가 아닌 가능한 가장 작은 값을 갖는 경우’로 한정함으로써, 결국 전송하는 허프만 코드워드로 판단된 바로 전의, 비전송 조건을 만족하는 허프만 코드워드까지만 전송하지 않는 구성이므로, 이 사건 제3·4항 각 발명은 비전송 조건만 한정하고, 비전송 조건에 해당하는지 여부를 체크할 대상이 되는 허프만 코드워드를 선택하는 순서에 관한 한정사항을 삭제하는 보정을 통하여, 순서에 관계없이 위 비전송 조건을 만족하는 허프만 코드워드를 모두 전송하지 않는 구성으로 변경되었으므로, 전송되지 않는 허프만 코드워드의 범위가 확장된 것이고, 이에 대하여 피고는, 보정된 이 사건 제3·4항 각 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위를 넘을 수 없기 때문에 보정된 이 사건 제1항 발명이 요지변경이 아닌 한 종속항인 이 사건 제3·4항 각 발명의 요지가 변경되었다고 할 수 없다고 주장하므로 살피건대, 보정을 통하여 발명의 요지가 변경되었는지 여부는 청구항별로 판단하여야 하고, 비록 이 사건 제3·4항 각 발명이 제1항 발명을 인용하는 형식을 취하고 있으나, 제1항 발명에 포함되는 구성을 더욱 한정하는 것(권리범위가 좁아짐)에 그치지 않고, 일정한 조건을 만족하는 경우 허프만 코드워드를 전송하지 않는 구성을 제1항 발명에 추가함으로써 오히려 제1항 발명에 비하여 권리범위가 더 넓어졌으며, 요지 변경이 문제되는 구성은 위와 같이 추가된 구성에 관한 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없고, 따라서 보정된 이 사건 제3·4항 각 발명은 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서에 기재된 범위를 벗어나 청구범위를 확장한 것으로서 요지변경에 해당하므로 특허법 제47조 제2항에 위배된다.

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특허법원 2008. 4. 11. 선고 2007허1640 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

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특허법 제47조 제2항은, ‘특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 출원공고결정등본의 송달 전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다’고 규정하고, 같은 법 제48조는 ‘출원공고결정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다’고 규정하며, 같은 법 제49조는 ‘특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다’고 규정하고 있고, 특허출원인은 특허법 제47조, 제48조에 의하여 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위하여 출원공고결정등본의 송달 전 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는바, 여기서 ‘요지의 변경’이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함되는바, 이 사건 특허발명에 있어서 하나의 이벤트를 구성하는 비-제로 계수의 수 또는 코드워드 할당 대상이 되는 비-제로 계수의 수는, 청구범위의 기재만으로는 이를 확정할 수 없으므로, 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재를 보충하여 해석하여야 하는바, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 및 도면에는 하나의 이벤트를 구성하는 비-제로 계수 또는 코드워드 할당 대상이 되는 비-제로 계수는 하나임을 전제로 하고 있고, 이는 통상의 기술자에게 자명한 것으로 보이므로, 보정 전후를 통하여 비-제로 계수의 수에 대한 기재에 변동이 있다고 볼 수 없으며 따라서 비-제로 계수에 관한 보정이 요지변경이라 할 수 없고, 보정 전 청구항 1의 코드워드는 허프만 코드워드로 한정된 것이었으나, 보정으로 ‘허프만’을 삭제함으로써 코드워드의 범위가 확장된 것으로 볼 수 있으나, 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서에는 ‘제로 계수의 런 길이와 비-제로 계수’로 이루어진 이벤트에 대하여 부가비트가 포함되지 않은 허프만 코드워드뿐만 아니라, 부호를 나타내는 하나의 비트를 추가로 포함하는 코드워드, 정확한 런 길이를 특정하는 부가비트를 포함하는 코드워드, 비-제로 계수의 정확한 값을 특정하는 부가비트를 포함하는 코드워드, 비-제로 계수의 부호 및 정확한 값을 나타내는 하나 혹은 다수의 부가비트를 포함하는 코드워드 등 다양한 형태의 코드워드를 부여하는 방법이 기재되어 있으므로, ‘허프만 코드워드’를 ‘코드워드’로 변경한 것은 출원명세서의 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으며, 보정된 이 사건 제3 ․ 4항 각 발명은 허프만 코드워드가 전송되지 않는 경우를, 관련된 제로 계수의 런의 길이가 후속 비-제로 계수의 크기에 의존하는 한계를 초과할 때 또는 관련된 제로 런의 길이가 5보다 크고 후속 비-제로 계수의 크기가 0이 아닌 가장 작은 가능한 값을 가질 때로 한정하고 있어서, 상기 두 가지 조건만 만족하는 경우에는 별다른 추가적 조건이 없이 허프만 코드워드가 전송되지 않는 구성인데 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서에 기재된 특허청구범위는, 청구항 5에서 허프만 코드워드의 비전송의 장점 및 단점을 체크하여 장점이 우세한 경우 코드워드를 전송하지 않고, 위와 같은 체크를 마지막 허프만 코드워드로부터 순차적으로 하도록 순서를 한정하였으며, 청구항 5를 포함하는 청구항 6 및 7에서는 허프만 코드워드가 전송되지 않는 조건을 ‘신호값 A의 결합된 런의 길이가 후속되는 신호값의 크기에 종속되는 장벽을 초과하는 경우’ 또는 ‘결합된 제로 런의 길이가 5보다 크며 후속되는 신호값의 크기가 제로가 아닌 가능한 가장 작은 값을 갖는 경우’로 한정함으로써, 결국 전송하는 허프만 코드워드로 판단된 바로 전의, 비전송 조건을 만족하는 허프만 코드워드까지만 전송하지 않는 구성이므로, 이 사건 제3·4항 각 발명은 비전송 조건만 한정하고, 비전송 조건에 해당하는지 여부를 체크할 대상이 되는 허프만 코드워드를 선택하는 순서에 관한 한정사항을 삭제하는 보정을 통하여, 순서에 관계없이 위 비전송 조건을 만족하는 허프만 코드워드를 모두 전송하지 않는 구성으로 변경되었으므로, 전송되지 않는 허프만 코드워드의 범위가 확장된 것이고, 이에 대하여 원고는, 보정된 이 사건 제3·4항 각 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위를 넘을 수 없기 때문에 보정된 이 사건 제1항 발명이 요지변경이 아닌 한 종속항인 이 사건 제3·4항 각 발명의 요지가 변경되었다고 할 수 없다고 주장하므로 살피건대, 보정을 통하여 발명의 요지가 변경되었는지 여부는 청구항별로 판단하여야 하고, 비록 이 사건 제3·4항 각 발명이 제1항 발명을 인용하는 형식을 취하고 있으나, 제1항 발명에 포함되는 구성을 더욱 한정하는 것(권리범위가 좁아짐)에 그치지 않고, 일정한 조건을 만족하는 경우 허프만 코드워드를 전송하지 않는 구성을 제1항 발명에 추가함으로써 오히려 제1항 발명에 비하여 권리범위가 더 넓어졌으며, 요지 변경이 문제되는 구성은 위와 같이 추가된 구성에 관한 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없으므로, 따라서 보정된 이 사건 제3·4항 각 발명은 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서에 기재된 범위를 벗어나 청구범위를 확장한 것으로서 요지변경에 해당하므로 특허법 제47조 제2항에 위배된다.

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특허법원 2008. 1. 9. 선고 2007허3646 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제47조, 제48조, 제49조에 의하면 특허출원인은 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 위와 같은 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어지게 되는 것인바, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 하고, 위와 같이 요지변경으로 등록발명의 출원일이 늦추어지는 경우, 위 보정서 제출일 전에 공개된 당해 발명의 공개공보도 위 등록발명의 진보성 판단자료로 사용될 수 있는바, 우선 이 사건 보정은 당초 명세서의 제4공정을 제4공정 및 제5공정의 2단계로 나누면서 당초 명세서에는 없던 ‘미리 폴리머 등을 뿌린다’는 공정을 새로이 추가함으로써 기층 다짐 콘크리트층과 유색 투수 세립 콘크리트층 사이의 결합 구성을 다르게 하였고, 이러한 구성상의 차이로 인하여, 당초 구성의 폴리머 등이 유색 투수 세립 콘크리트를 이루는 요소들 간의 결합력을 증진시키는 데 주로 사용됨과 동시에 일부 폴리머 등이 층간 접촉면의 유동성을 높여 그 접착력을 향상시켜 줌에 비하여, 보정 후 구성은 기층 다짐 콘크리트층 표면의 수분이 증발되기 전에 세립도 쇄석, 폴리머, 시멘트를 집중적으로 살포함으로써 층간 접촉면에서 시멘트 페이스트의 유동성을 강화하고 세립도 쇄석과 폴리머, 시멘트가 혼합되어 하나의 접착층을 형성하여 접착력을 향상시킴으로써 유색 투수 세립 콘크리트의 요소들 사이의 결합력보다는 층간 접착력을 높인다고 하는 효과 차이가 예상되므로, 위와 같은 이 사건 보정으로 인한 구성과 효과 차이를 감안할 때, 새로이 추가된 단계인 제4공정의 해당사항은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 통상의 기술자라면 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라고 할 수는 없으므로, 이는 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어난 보정으로 요지변경에 해당하는 것으로 보아야 할 것이어서, 이 사건 보정의 요지가 변경됨에 따라 이 사건 등록발명의 출원일은 이 사건 보정일인 2003. 5. 15.로 늦춰지게 되었다.

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대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후2455 판결 [등록무효(특)]

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특허법 제47조, 제48조, 제49조에 의하면 특허출원인은 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 위와 같은 보정이 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원 전체의 출원일이 그 보정서를 제출한 때로 늦추어지게 되는 것인바, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(최초 명세서 등)에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 보지만, 여기에서 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항이라야 하고, 이와 같은 ‘최초 명세서 등에 기재된 사항’의 범위를 벗어나는 보정은 요지의 변경에 해당하는 것으로 보아야 하는데, 원심이 이 사건 특허발명의 특허청구범위의 보정은 요지변경에 해당한다고 본 다음, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1 내지 4항은 그 보정서 제출일 이전에 공개된 이 사건 특허발명의 공개특허공보에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 간다.

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특허법원 2006. 7. 7. 선고 2005허5457 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

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이 사건 등록발명이 출원된 2001. 6. 15. 시행되던 특허법 제49조 제1항은 ‘특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다’고 규정하고 있었고, ‘요지의 변경’이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 것으로서 최초에 출원된 특허청구범위에 새로운 요지가 추가, 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 말한다고 할 것인바, 이 사건 최초의 출원서에 기재된 발명이 원고의 보정에 의하여 요지변경되어 등록된 것이라면 이 사건 등록발명의 출원일은 그 보정서를 제출한 때로 보아야 하고, 이럴 경우 이 사건 공개공보도 이 사건 각 발명의 진보성 판단에 대한 자료가 될 수 있는데, 이 사건 각 발명은, 최초에는 대학 입학원서 등의 서류와 OCR 지로공과금장표 등의 서류를 구별하여, 각 처리하는 구성요소와 방법을 달리하였다가, 보정에 의하여 위 양 서류가 동일한 구성요소에 의하여 동일한 처리방법을 거치는 것으로 변경되었고, 최초의 특허청구범위에서 처리 대상 서류의 성격에 따라 구성요소와 처리방법을 달리한 것은, 서류의 크기, 바코드의 위치, 서류가 담고 있는 정보의 성격, 그 정보를 사용자가 작성하는 것인지 여부 등에 따라 무인접수장치의 구성요소 및 처리방법을 달리할 필요에 의한 것으로 명확히 이해될 수 있으며, 따라서 최초에 이를 구별한 것을 두고 오기라고 보기 어려우며, 또한 미입력 자료와는 달리 미판독, 오판독 자료에 있어서는 촬영단계 또는 판독단계를 다시 거치거나 아예 서류를 반환하는 기능 및 방법, 일부 미판독, 오판독 자료의 경우 이를 미입력 자료와 동일하게 취급하도록 분류하는 기능 및 방법이 필요할 것으로 보이므로, 미입력 자료의 처리과정과 기술사상에 있어 차이가 없다고 보기도 어려워서, 이 사건 각 발명의 2003. 11. 5.자 보정서에 의하여 그 요지가 변경된 것이라 할 것이고, 이 사건 각 발명은 위에서 살펴본 바와 같이 보정에 의하여 그 요지가 변경되었으므로 특허법 제49조 제1항의 규정에 의하여 보정서 제출일인 2003. 11. 5. 출원된 것으로 보아야 하고, 이 사건 각 발명은 비록 이 사건 공개공보에 기재된 발명에 비하여 위와 같이 추가된 기능 및 방법이 있으나, 그 추가된 부분은 평균적 기술자라면 이 사건 공개공보에 의하여 제어장치의 프로그램을 추가하는 방법을 통해 용이하게 설계 변경할 수 있는 정도에 불과한 것이므로 진보성이 없다고 할 것이다.

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특허법원 2006. 6. 8. 선고 2005허9374 판결 [보정각하(특)] - 확정

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특허법(분할출원에는 소급효가 있으므로, 이 사건 특허출원에 대하여는 원출원에 대한 우선권주장일인 1999. 11. 1. 당시 시행되던 특허법이 적용된다) 제47조, 제48조 소정의 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하고, 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 보정을 할 수 있으며, ‘요지변경’이라 함은 명세서에 기재된 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이나, 출원 당초에 제출한 명세서 또는 도면에 이미 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 경우에는 요지변경에 해당하지 않고, 나아가 당초의 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 한정 또는 축소하여 특허청구범위를 감축하는 보정은 당초 명세서나 도면에 그와 같은 하위개념이나 수치범위가 이미 나타나 있는 이상 발명의 동일성을 해친다고 보기 어려워 요지변경에 해당하지 않는다 할 것인데, 보정 전 명세서에 첨부된 도면 가운데 도 12에 그림과 같은 도면이 있는 사실이 인정되는바, 위 도면상, 펀치의 삽입구인 가운데의 공동을 중심으로 각 좌, 우 방향이 ‘외향’에 해당함은 당업자에게 자명하다 할 것이고, 판상체 단면의 가상 중심선을 따라 주위벽부와 개구테두리가 대략 90°를 이루고 있음이 육안으로 보더라도 분명하므로, 보정 전 명세서에 첨부된 도면에는 개구테두리가 드로잉공정에 의해 밀어내어진 방향에 대해 약 90°의 각도로 외향절곡된 것이 나타나 있고, 또한 보정사항 2 중 ‘후속 공정인 압압성형 공정에 의한 판 두께의 증가를 용이하게 하기 위해’라는 부분은 보정 전 명세서의 상세한 설명에 포밍공정의 효과로 기재된, ‘포밍공정에서는 주위벽부의 테두리부를 외측으로 절곡하는 정형을 함으로써 다음의 압압성형공정에서의 판두께의 증가가 용이하도록 한다’는 내용에 이미 포함되어 있어, 결국 이 사건 보정에 있어 보정사항 2는 보정 전 명세서의 상세한 설명 및 첨부된 도면에 포함된 내용을 그대로 기술한 정도를 넘지 아니하고, 원고는 당초에 ‘포밍공정에서 주위벽부를 약 90로 외향절곡하는’ 실시형태만을 개시한 이 사건 출원발명에 대하여 절곡각도와 구체적 정형방법을 한정하지 아니한 폭넓은 권리를 청구하였다가, 보정을 통하여 특허청구범위를 그 구체적 실시형태에 부합하도록 감축한 것이라고 보아야 하며, 이 사건 출원발명에 대한 보정 전 명세서 및 그에 첨부된 도면에 주위벽부를 약 90로 외향절곡하는 내용이 이미 포함되어 있는 이상, 이 사건 보정은 보정 전 명세서에 첨부된 도면에 나타난 바대로 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 변경하고 수치범위를 한정하여 특허청구범위를 감축하는 것이어서 요지변경이라고 할 수 없으며, 보정 전 명세서의 상세한 설명에는 포밍공정의 효과로서, ‘포밍공정에서는 주위벽부의 테두리부를 외측으로 절곡하는 정형을 함으로써 다음의 압압성형공정에서의 판두께의 증가가 용이하도록 한다’는 기재가 있을 뿐이며 피고가 주장하는 이 사건 보정으로 인한 효과는 명세서 어디에도 기재되어 있지 아니함에도 만약 피고가 주장하는 위와 같은 효과가 이 사건 보정으로 인하여 필연적으로 수반되는 것이라면, 결국 그와 같은 효과는 당업자가 보정 전 명세서에 첨부된 도면에 의하여 자명하게 파악할 수 있었을 범주에 속하는 것이라고 해야 하므로, 이 사건 보정을 통하여 보정 전 명세서에는 없던 기술내용이 새로이 추가된 것이라거나 보정 전 명세서에 기재되지 아니한 새로운 효과가 초래되어 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것이라는 피고의 위 주장은 이유 없고, 명세서의 보정이 특허법 제51조가 규정하는 요지변경에 해당하는지 여부, 즉 보정의 적법 여부는 보정을 통하여 특허청구범위에 증가변경이 초래되었는지를 객관적으로 파악하면 족한 것이지, 원고가 이 사건 보정을 통하여 발명의 수치범위를 한정함에 있어 그 기술적 의미를 출원 당시부터 알고 있었는지, 그와 같은 사정이 보정 전후의 명세서에 나타나 있는지, 나아가 이 사건 보정에 있어 주위벽부를 90°로 절곡하는 구체적 방법이 보정서에 나타나 있는지 여부에 따라 보정의 적법 여부가 좌우되는 것은 아니다(그와 같은 사정은, 보정 후 특허청구범위의 진보성을 판단하거나 명세서의 기재불비 여부를 판단함에 있어 고려될 수 있는 사항일 뿐이다).

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특허법원 2006. 5. 11. 선고 2005허6511 판결 [보정각하(실)] - 상고심리불속행기각

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실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 특허법 제47조, 제48조에 의하면 실용신안등록 출원인은 실용신안등록 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 일정한 기간 이내에 실용신안등록 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는데, 여기서 ‘허용되는 보정’은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하고, ‘요지의 변경’이라 함은 원칙적으로 명세서에 기재된 실용신안청구범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서, 최초에 출원된 실용신안청구범위에 새로운 요지가 추가 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적 변화를 가져온 것을 뜻하나, 실용신안청구범위의 기재에 변경이 없더라도 명세서 가운데 고안의 상세한 설명이나 도면을 보정함으로써 실용신안청구범위에 기재된 기술적 사상이 실질적으로 변경되는 경우 또한 요지의 변경에 해당하고, 아울러 보정을 통하여 실용신안청구범위가 변경된 경우, 변경된 실용신안청구범위에 관한 내용이 최초 출원 명세서에 기재되어 있지 않거나 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 보아 마치 최초 출원 명세서에 기재되어 있었던 것과 다름없는 정도로 자명한 사항이 아니라면 요지의 변경에 해당한다고 봄이 상당한바, 이 사건 출원고안의 최초 출원 명세서에는 ‘무선수신을 위한 수신전용회로가 녹음장치에 부착되는 구성’ 외에 ‘무선송신기와 무선수신기를 각각 통화수단과 녹음장치에 탈착 가능하도록 하는 구성’에 대하여 아무런 기재나 암시가 없었고, 도면에도 그와 같은 기재나 암시는 없었고, 다만 이 사건 출원고안의 최초 출원 명세서에 위와 같이 ‘무선 수신수단’이 명시되어 있는 이상, 당업자라면 당연히 이 사건 출원고안이 ‘무선 송신수단’도 구비하고 있다는 것까지는 알 수 있다 할 것이지만, 이러한 사정과 최초 출원 명세서의 실용신안청구범위에 ‘유선녹음의 경우 통신전화기와 카세트를 연결하는 케이블을 분리하여 휴대할 수 있다’는 기재가 있다는 점만으로 ‘무선송신기와 무선수신기를 각각 통화수단과 녹음장치에 탈착 가능하도록 하는 구성’에 대한 암시까지 있는 것으로 볼 수는 없어, 결국 이 사건 보정을 통하여 통화수단 및 녹음장치에 탈착 가능한 무선 송, 수신기에 대한 구성 및 위 각 구성에 관한 도면(도 5, 6a, 6b)이 새로이 추가되었다 할 것인바, 위와 같은 정도로 새로운 구성요소를 추가하는 것이 명세서상의 오기를 바로잡거나 불명확한 부분을 명료하게 정정하기 위한 것에 불과하다고 볼 수는 없음이 분명하고, 그로 인하여 이 사건 출원고안의 최초 출원 명세서에 기재된 기술적 사상은 실질적으로 변경되었다 할 것이고, 나아가 무선 송, 수신기가 탈착 가능하다면 그렇지 아니한 경우에 비하여 이를 손쉽게 분리하여 휴대하거나 다른 통화수단이나 녹음장치에도 사용할 수 있는 이질적이고도 현저한 작용효과가 있다는 점을 고려하면, 당업자가 이 사건 출원고안의 최초 출원 명세서에 단지 ‘무선수신을 위한 수신전용회로가 카세트에 부착된다’는 기재가 있다 하여 이를 곧 ‘무선송신기가 통화수단에, 무선수신기가 녹음장치에 각각 착, 탈 가능하게 설치되는’ 구성으로 자명하게 인식한다고 볼 수도 없어서, 보정된 제2항 고안은 그 실용신안청구범위가 변경된 것이고, 그 내용이 최초 출원 명세서 및 도면에 기재된 범위를 벗어나 요지의 변경에 해당한다.

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특허법원 2004. 12. 2. 선고 2004허912 판결 [보정각하(특)] - 확정

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특허법 제47조 제2항은 ‘특허출원인은 거절결정에 대한 심판의 청구일로부터 30일 이내에 보정하는 경우에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다’고 규정하고 있고, 특허법 제48조는 ‘특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다’고 규정하고 있는바, 위에서 규정하고 있는 ‘보정’이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서, 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가, 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하므로, 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 할 것인데, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면과 해당 보정명세서를 대비하여 보면, 보정명세서에는 최초 출원명세서에 첨부된 도면에는 도시되어 있지 않던 도 4aa가 추가로 도시되어 있는 점은 인정되나, 도 4aa는 최초 출원명세서에 첨부되었던 도면 4a의 수직형 4중 본딩 와이어 인덕터 구조에서 하나의 와이어 루프의 측면 형상을 예로 들어 도면 참고부호를 병기하여 최초 출원명세서에 나타나 있던 본딩 와이어의 구조 자체에 관하여는 아무런 변경을 가하지 않고 그 구조에 관한 표현을 명확히 하고 각 구성부분을 세분화하고 구체화하고자 한 것이라 할 것이어서, 이로 인하여 본딩 와이어의 형상이 달라져 발명의 동일성을 인정할 수 없을 정도로 실질적인 변화를 가져온 경우에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 그 명세서의 보정은 요지를 변경한 경우에 해당하지 않는다고 할 것이고, 또한 최초 출원명세서에서는 와이어 루프의 ‘높이를 약 70~1000㎛ 범위 내’로 기재하였던 것을 보정명세서에서는 와이어 루프의 ‘최고 높이를 100㎛에서 1,000㎛까지 범위에 있는 것’으로 그 높이 범위를 한정하는 보정을 하였으나, 보정명세서에 기재된 수치범위는 최초 출원명세서에 기재되어 있던 수치범위 내에서 이를 축소한 것에 해당하므로 이와 관련한 보정 역시 요지변경에 해당한다고 볼 수 없다.

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특허법원 2002. 5. 16. 선고 2001허5770 판결 [보정각하(실)] - 확정

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​명세서의 보정이라 함은 명세서에 흠결 또는 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서의 내용을 명확히 하기 위한 것을 말하고, 요지의 변경이라 함은 보정을 통해 명세서에 기재된 고안의 동일성을 해칠 정도의 실질적인 변화가 초래된 것을 뜻한다 할 것인데, 실용신안법 제11조에서 준용하고 있는 특허법 제48조가 ‘특허사정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다’고 규정하고 있는 점을 고려하면, 보정되는 내용이 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 아니하거나 또는 그 기재 사항으로부터 당업자가 직접적이고 일의적으로 도출할 수 있는 사항이 아닌 경우에 한하여 요지변경으로 볼 것이며, 실용신안법 제8조 제4항에 의하면 명세서는 고안의 상세한 설명과 실용신안등록청구범위를 포함하는 개념이므로 명세서의 보정이 요지변경에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 양자를 모두 고려하여, 보정된 내용이 종래 고안의 상세한 설명과 실용신안등록청구범위에 기재된 내용을 포괄한 범위를 넘는지 여부를 살펴야 하는데, 최초 명세서 청구항 1 내지 3은 각 독립항의 형식으로 구성되어 있었고, 그 중 청구항 2, 3의 기술구성에 대하여는 상세한 설명이 누락되어 있었던 사실, 원고는 그 뒤 보정을 통하여 청구항 2, 3을 각 청구항 1의 종속항으로 하는 한편 그에 관하여 상세한 설명을 보충한 사실은 위에서 인정한 것과 같은바, 각 독립항의 형식으로 기재된 청구항 1 내지 3 중 청구항 2, 3을 청구항 1에 대한 종속항으로 변경하는 것은 청구범위의 감소에 해당하여 특단의 사정이 없는 한 요지변경이 될 수 없고, 최초 명세서 청구항 1은 ‘산화구 수로에 다수의 격벽과 통로를 구비하고 산기관을 설치하여 산기관에서 분출되는 공기를 이용하여 산소를 전달하고 물을 순환하도록 하는 기술구성’을, 청구항 2는 ‘전방실의 전벽과 후방실의 후벽을 오르내리게 할 수 있는 구조를 취함으로써 물의 유입, 유출통로의 단면적을 조절하여 순환량을 조절하는 기술구성’을, 청구항 3은 ‘물 순환 방향을 전환하기 위하여 전방실과 후방실에 산기관을 동시에 구비하여 선택적으로 사용하는 기술구성’ 등 이 사건 보정된 명세서에 기재된 것과 같은 기술구성을 청구항에서 이미 모두 개시하고 있을뿐더러 보완된 명세서의 상세한 설명 또한 위와 같은 내용을 그대로 옮겨 적은 것 뿐이고, 앞서 지적한 바와 같이 명세서의 요지변경 여부를 판단하는 기준이 고안의 상세한 설명으로 제한된다고 볼 근거도 없으므로 결과적으로 이 사건 출원의 보정 전, 후를 통하여 명세서의 내용에 고안의 동일성을 해할 정도의 실질적인 변동이 있다고 볼 수 없다.