대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결 [거절결정(특)]
특허법 제63조 본문에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위 법 제63조 본문에 위반되어 위법하고, 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지의 관점에서 판단되어야 하는바, 원고는 2004. 2. 26. 출원일이 2003. 4. 11.인 원심 판시 이 사건 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 이 사건 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2006. 11. 17. 위 우선권주장에 관하여서는 아무런 언급 없이 2003. 7. 12.에 공지된 원심 판시 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음, 2007. 5. 31. 이 사건 출원발명의 특허청구범위에는 이 사건 선출원발명에 비하여 새로운 구성이 추가되어 있어서 그 출원일이 이 사건 선출원발명의 출원일로 소급되지 않는다는 기재를 덧붙여, 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1 등에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였음을 알 수 있고, 이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 이 사건 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것이므로, 위 거절이유를 들어 특허거절결정을 하기 위해서는 거절결정에 앞서 거절이유를 통지함에 있어서도 우선권주장 불인정의 취지 및 그 이유가 분명하게 통지되었어야 할 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없어 그로써 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없으며, 달리 이 사건 출원발명에 대한 심사 과정에서 이러한 거절이유가 통지되었음을 알아볼 수 없으므로, 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 들어 이 사건 거절결정을 하는 것은 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다.