대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결 [등록무효(특)]
이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 특허법 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 되는데, 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있어, 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하고, 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하는바, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/㎡의 용량은 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하므로, 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다.
대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 [등록무효(특)]
원심은 이 사건 특허발명의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 않아 이 사건 특허발명에 대하여 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대하여 특허법 제29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 규정을 적용할 때에는 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 이 사건 모출원의 국제출원일인 2012. 1. 20.에 출원된 것으로 보아야 한다고 판단하였는데, 원심의 이러한 판단은 정당하다.
특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제55조 제1항, 3항에 의하면, 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 한 것으로 보는데, 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있으므로, 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하고, 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하고, 이러한 법리는 국내 우선권 주장뿐만 아니라 조약 우선권 주장에도 그대로 적용되는바, 제1우선출원은 그 명세서에서 기상성막법으로 SP법과 PLD법을 언급하고 SP법으로 증착한 실시례를 기재하고 있으며, 이 사건 특허발명의 설명에서도 SP법에 의한 증착방법을 기재하고 있는데, 제1우선출원 및 이 사건 특허발명의 설명에서는 SP법을 이용하여 아몰퍼스 IGZO의 전자캐리어 농도가 1016/㎤ 이하인 실시형태는 기재하고 있지 않아, 즉 제1우선출원 및 이 사건 특허발명의 설명 모두 SP법에 의한 증착방법을 기재하고 있으나, SP법으로 아몰퍼스 IGZO를 제작하는 경우에 전자캐리어 농도의 구체적인 수치에 대해서는 제1우선출원 및 이 사건 특허발명의 설명 어디에도 표시되어 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 설명에는 제1우선출원의 명세서에 없던 내용이 새롭게 추가되었다고 볼 수 없고, 특허청구범위에 포함되어 있는 모든 실시례에 대해서 발명의 설명 부분에 포함되어 있어야 하는 것은 아니므로 이 사건 제23항 발명의 기상성막법 중에서 PLD법에 대해서만 구체적인 수치와 함께 이 사건 특허발명의 설명부분에 실시례로 포함되어 있으면 충분하지 SP법에 대해서까지 구체적인 수치를 포함하는 실시례가 포함되어야 하는 것은 아니며, 더욱이 제1우선출원 명세서에서는 기상성막법 중에서도 SP법 및 PLD법이 적합하고 PLD법에 의해 증착한 아몰퍼스 IGZO의 전자캐리어 캐리어 농도가 1016/㎤ 이하인 실시형태를 보여주는데다가 양산시에는 SP법이 가장 적합하다는 기재와 함께 SP법에 의해 증착한 아몰퍼스 IGZO 박막을 보여주고 있고, 제1우선출원은 아몰퍼스 IGZO의 전자캐리어 농도를 1016/㎤ 이하로 저하시키는 기술을 핵심기술로 인식하고 있으므로 SP법에 의해 제작된 아몰퍼스 IGZO 역시 이와 같은 특징을 보이도록 할 것이라는 점은 자명하고, 나아가 제1우선출원의 청구항 1에서는 전자캐리어 농도가 1018/㎤ 미만인 아몰퍼스 IGZO를 청구하고 있는데, 위 기재는 증착법을 별도로 한정하고 있지 않으므로 이 사건 특허발명의 기상성막법 즉 PLD법 SP법 모두를 포함한다 하겠고, 또한 전자캐리어 농도를 1018/㎤미만으로 한정하고 있으므로 이와 같은 한정사항은 1016/㎤ 이하인 아몰퍼스 IGZO 박막을 당연히 포함하여, 결국 제1우선출원의 청구항 1은 이 사건 특허발명의 SP법에 의해 증착한 아몰퍼스 IGZO의 전자캐리어 농도가 1016/㎤ 이하인 구성을 포함한다고 봄이 상당하므로, 이 사건 특허발명의 출원일이 우선일로 소급된다 하겠다.
특허법원 2019. 1. 17. 선고 2017허1854 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
특허법 제55조 제1항, 3항에 의하면, 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 한 것으로 보는데, 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있으므로, 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하고, 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하며, 이러한 법리는 국내 우선권 주장뿐만 아니라 조약 우선권 주장에도 그대로 적용되므로 살피건대, 이 사건 제1항 발명과 선출원은 항-CD20 항체와 화학요법제의 조합을 유효성분으로 하고 만성 림프구성 백혈병 치료를 의약용도로 한다는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명은 화학요법제가 플루다라빈 및 시클로포스파미드로 구성되는 것인데 반해, 선출원은 시클로포스파미드, 독소루비신, 빈크리스틴 및 프레드니손을 조합하여 투여한다는 점에서 차이가 있는데, 우선권 주장일 당시 CLL 치료를 위하여 항-CD20 항체와 조합되는 화학요법제가 플루다라빈 및 시클로포스파미드라는 점 및 항-CD20 항체와 조합되는 화학요법제들의 투여량과 투여방법에 대해 일반적인 기준이 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로 항-CD20 항체와 플루다라빈 및 시클로포스파미드의 조합이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제2항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어려우며, 이 사건 제3항 발명과 선출원은 항-CD20 항체를 유효성분으로 하고 만성 림프구성 백혈병 치료를 의약용도로 한다는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 제3항 발명은 항-CD20 항체를 500 내지 1500㎎/㎡ 용량으로 투여하는 것인데 비해, 선출원은 항-CD20 항체의 투여용량에 대해서는 0.1~30㎎/㎏의 용량으로 투여하거나, 4주간 주당 375㎎/㎡의 용량으로 주입하는 것을 청구항으로 하고 있고, 실시례에서 375㎎/㎡의 제1투여량으로 투여 후 500-1500㎎/㎡의 투여량으로 치료받는다고만 기재하고 있을 뿐, 청구항에서는 500 내지 1500㎎/㎡의 용량으로 투여한다는 점에 대해서는 아무런 기재가 없다는 점에서 차이가 있는데, 선출원의 최초 명세서로부터 CLL 치료에 항-CD20 항체의 투여량 연구가 여전히 진행 중이라는 것을 알 수 있는바, 우선권 주장일 당시 CLL 치료에 항-CD20 항체의 1회 투여용량은 500 내지 1500㎎/㎡이라는 점이 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다고 볼 수도 없으므로 항-CD20 항체의 500 내지 1500㎎/㎡의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어렵고, 이 사건 제4, 5항 발명은 이 사건 제3항 발명을 인용하는 종속항으로서 이 사건 제3항 발명의 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 이 사건 제3항 발명과 같은 이유로 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니하여, 이 사건 제 4, 5항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어려워서, 이 사건 특허발명은 선출원의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당되지 않으므로, 그 특허요건 판단일은 우선권주장일로 소급되지 않아, 이 사건 특허발명의 특허요건 판단일은 출원일(1999. 11. 9.)을 기준으로 판단하기로 한다.
특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나1957 판결 [특허권침해금지등] - 상고취하
피고는, 이 사건 제2, 5항 발명은 2008. 10. 3.자 미국 특허출원 제12/245341호(제1 우선출원) 명세서에 기재되어 있지 않은 발명이므로, 위 발명의 특허요건 판단시점은 제1 우선일(2008. 10. 3.)이 아닌 2009. 10. 1.자 미국 특허출원 제12/571746호(제2 우선출원)의 우선일(2009. 10. 1.)이 되어야 하고, 원고 한국쓰리엠은 제2 우선일 전에 이 사건 특허발명의 모든 구성요소를 포함하고 있는 제품을 판매하였으므로 신규성이 부정된다고 주장하므로 살피건대, 제1 우선출원 명세서의 2면 2단락에는 알킬 아크릴레이트 및 OH 당량이 400 미만인 하이드록실-함유 단량체의 중량부 범위가 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 통상의 기술자는 두 단량체의 합 100부를 기준으로 한 중량부 범위를 도출할 수 있고, 알킬 아크릴레이트, 하이드록실-함유 단량체, iBOA의 중량부 수치범위는 제1 우선출원의 중량부 수치범위에 포함되므로, 이 사건 제5항 발명이 제1 우선출원 명세서에 기재되지 않은 사항을 포함하고 있다는 피고의 주장은 이유 없고, 이 사건 제5항 발명의 특허기준일은 제1 우선일이 될 것이며, 다만, 제1 우선출원 명세서에는 수증기 투과율에 관한 기재가 없고, 수증기 투과율은 이 사건 제2항 발명의 청구범위에 명시된 것이므로, 수증기 투과율이 물질의 특성을 한정한 것이라 하더라도 독자적인 구성요소가 아니라고 볼 수는 없으며, 이 사건 제1 우선출원 명세서에 수증기 투과율에 대한 부분이 포함되지 않는 이상 이 사건 제2항 발명의 특허요건 기준일은 제2 우선일로 보아야 하는데, 2004. 12. 22.자로 출원된 미국특허공개공보 US 2005/0244953 A1 특허발명의 명세서에는 ‘다른 적절한 투명 접착제는 3M의 제품 8146으로부터 구입할 수 있다’고 기재되어 있는 사실, 3M의 공식 대리점이라는 회사의 홈페이지에 링크된 8146-1 내지 5 제품의 최초 기술 데이터 시트 파일의 작성일이 2009. 10. 1. 이전으로 되어 있는 사실, 원고 한국쓰리엠의 지정 대리점인 주식회사 삼주물산이 승인일 2009. 8. 27.인 8146-1 제품의 사양승인원을 ELK 주식회사에 제공한 사실, 피고의 직원 A이 제2 우선일 전에 발표 또는 출시된 5종의 휴대전화에서 OCA를 추출하여 성분과 함량을 측정하고 3M의 8146-4 제품과 비교․분석하는 실험을 한 사실을 인정할 수 있기는 하나, 을 제41호증에 기재된 8146 제품의 조성이 이 사건 특허발명과 동일하다고 볼 증거가 없는 점, 피고와 A과의 관계, 이 사건 소송의 진행 과정 등에 비추어 실험결과를 그대로 믿기 어려운 피고측의 실험 결과와 A의 진술서 외에는 8146-1 내지 8146-5 제품이 이 사건 특허발명과 그 구성이 실질적으로 동일하다고 볼만한 객관적인 자료가 없는 점 등을 고려하면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명과 사실상 동일한 8146 제품이 2009. 10. 1. 이전에 아무런 제한이 없는 상태에서 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2018. 5. 25. 선고 2017허7074 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허를 받으려는 자는 특허출원할 때에 자신이 먼저 한 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 우선권주장을 할 수 있고, 이 경우 해당 특허출원의 진보성 여부를 판단하는 기준일은 해당 특허출원의 출원일이 아니라 선출원의 출원일이 되는바, 이 사건 제12항 발명 중 ‘하우징의 찌꺼기 하강공과 스크류의 하부면이 직접 면하는 구조’라는 구성이 이 사건 제12항 발명의 기초가 되는 선출원에 기재되어 있었는지 여부에 관하여 살펴보면, 먼저 ‘하우징의 찌꺼기 하강공과 스크류의 하부면이 직접 면하는 구조’라는 구성이 선출원 명세서의 상세한 설명이나 청구범위에 문언적으로 기재되지 않았다는 사실은 당사자 사이에 별다른 다툼이 없고, 원고는 위 구성이 선출원 명세서의 [도 3]에 기재되어 있던 사항이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 제12항 발명과 같이 하우징 바닥면에 형성된 찌꺼기 하강공이 스크류에 직접 면하기 위해서는, 스크류의 하부면과 찌꺼기 하강공 사이에 다른 구성요소가 없어야 하는데, 선출원의 도 3에는 망드럼의 하단을 구성하는 바닥링의 구성이 하우징의 바닥면과 스크류 사이에 개재되어 있어, 이에 따라 선출원의 도 3은 하우징 바닥면에 형성된 찌꺼기 하강공이 스크류의 하면에 직접 면하는 구조를 도시한 것으로 보기 어렵고, 나아가 통상의 기술자가 선출원의 기재나 도면으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이라고도 보기 어려우며, 한편 원고는 이 사건 선행 확정판결의 변론기일에서 ‘선행발명 3의 선출원 지위와 관련해서 우선권주장일의 소급 주장은 철회하고 다투지 않는다.’, ‘이 사건 특허출원서 명세서상의 [도 3]은 최초 출원명세서의 종래 기술을 그대로 기재한 것이고, 하강공이 하우징 바닥면에 면하는 구조 자체는 발명의 설명에만 기재되어 있지 도면으로는 도시되어 있지 않다.’고 진술한 바 있어, 이에 따라 이 사건 선행 확정판결에서도 “이 사건 제12항 발명의 한정구성 가운데 ‘망드럼의 하면이 개방되어 하우징 바닥면에 형성된 찌꺼기 하강공이 스크류의 하면에 직접 면하고 있는 것’은 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있다거나 이와 마찬가지라고 보기 어렵고, 이 사건 제12 내지 15항 발명의 특허요건 판단일은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일인 선출원의 출원일로 소급되지 않으며, 이 사건 특허발명의 특허요건 판단일(출원일)인 2013. 6. 7. 이전에 공고된 선행발명 3은 이 사건 제12항 내지 제15항 발명의 진보성 판단을 위한 자료로 사용될 수 있다.”고 판단한 바 있어, 이를 인정하기 어려우므로, 이 사건 제12항 발명의 기술사상은 선출원의 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않았던 것이므로, 그 진보성 여부를 판단하는 기준일은 선출원의 출원일(2012. 6. 29.)이 아니라 이 사건 특허발명의 출원일(2013. 6. 7.)이고, 이 사건 특허발명의 출원일 전인 2013. 4. 23.에 공고된 선행발명 3은 이 사건 제12항 발명의 진보성 판단을 위한 자료로 사용될 수 있으며, 이 사건 제13항 내지 제15항 발명도 이 사건 제12항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항이므로 같은 이유로 선행발명 3은 이 사건 제13항 내지 제15항 발명의 진보성 판단을 위한 자료로 사용될 수 있다.
특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
특허법 제55조 제1항 본문은 “특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(선출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.”라고, 같은 조 제2항은 “제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.”라고, 같은 조 제3항은 “제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조 제1항·제2항, 제29조 제3항 본문을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.”라고 각각 규정하며, 한편 같은 법 제52조 제1항은 “특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.”라고 규정하고, 같은 조 제2항 제4호에 의하면 같은 조 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원, 즉 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보되, 다만 그 분할출원에 대하여 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우에는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 보게 되는데, 이러한 규정들의 취지를 종합하면, 특허법 제52조에 따른 분할출원이 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없는바, 원고가 2011. 8. 29. 출원번호 제10-2011-0086518호로 특허출원(이 사건 선출원)을 하고, 2012. 1. 20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 PCT/KR/2012/000522호로 국제출원을 하였으며, 2012. 3. 12. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 위 국제출원에 대하여 출원번호 제10-2012-7006460호로 특허법 제203조 소정의 서면을 제출한 사실(모출원), 이후 원고가 2012. 3. 16. 모출원을 원출원으로 하여 제10-2012-7006971호로 분할출원(자출원)을 하고, 2014. 4. 25. 자출원을 원출원으로 하여 이 사건 특허발명을 분할출원한 사실, 그런데 이 사건 특허발명의 특허출원서는 물론 자출원의 특허출원서에도 ‘우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 아니한 사실이 인정되므로, 이 사건 특허발명에 대하여 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대하여 특허법 제29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 규정을 적용할 때에는 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 모출원의 국제출원일인 2012. 1. 20.에 출원된 것으로 보아야 하고, 따라서 이 사건 특허발명의 확대된 선원 규정 위배 여부 및 진보성 부정 여부 판단의 기준일은 2012. 1. 20.로 보아야 하고, 국제출원 및 모출원에 대해서 우선권 주장을 하였더라도, 자출원 및 이 사건 특허발명에 대한 우선권 주장은 그와 별개로서 출원인이 필요에 따라 선택할 사항이고, 분할출원에 대해서 우선권 주장을 하지 않더라도 분할출원의 출원절차가 정상적으로 진행될 수 있는 점, 특허법 제55조 제2항에 의한 우선권 주장은 동 규정의 문언상 특허출원인이 우선권을 인정받기 위해서 반드시 기재하여야 하는 것이고, 우선권 주장 여부에 따라 출원발명에 대한 진보성 등의 판단 기준시점이 달라지므로 위 규정을 단순히 심사편의를 위한 규정이라거나 우선권 주장의 기재 누락을 단순한 오기라고 보기 어려우며, 분할출원에 대한 우선권 주장이 없음에도 불구하고 원출원에서의 우선권 주장이 원용되어 분할출원이 특허등록이 되는 경우에 그로 인하여 제3자의 이익이 침해되는 경우가 발생할 수 있는 점 등에 비추어 보면 더욱 그러하다.
대법원 2017. 4. 28. 선고 2014두42490 판결 [반려처분취소청구]
특허법은 제201조 제1항 본문에서 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 특허협력조약 제2조 (xi)의 우선일부터 2년 7개월 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 제1항의 규정에 의한 기간 내에 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다고 규정하고 있고, 특허협력조약은 ① 제8조에서 국제특허출원은 공업소유권의 보호를 위한 파리협약의 당사국에서 또는 파리협약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 수반할 수 있다고 규정하면서, ② 제2조 (xi)에서 우선일에 대하여, 국제특허출원이 제8조의 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권이 주장되는 출원의 제출일, 국제특허출원이 제8조의 규정에 의한 두 개 이상의 우선권의 주장을 수반하는 경우에는 우선권을 가장 먼저 주장한 출원의 제출일, 국제특허출원이 제8조의 규정에 의한 우선권의 주장을 수반하지 아니하는 경우에는 그 국제특허출원의 제출일을 의미한다고 규정하고 있어, 이러한 특허법과 특허협력조약의 규정들에 의하면, 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 되고, 우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준일로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있어 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아닌바, 원고는 2009. 5. 18. “플래시 X선 조사기”라는 명칭의 발명에 대하여 한국을 지정국으로 국제특허출원을 하면서, 그보다 앞선 2008. 5. 16. 파리협약의 당사국인 미국에서 선출원한 특허에 터잡아 특허협력조약 제8조의 우선권을 주장한 후, 2011. 12. 16. 국제특허출원의 국내단계 진입을 위하여 번역문을 피고에게 제출하였는데, 피고는 2012. 11. 12. 원고가 2008. 5. 16.부터 2년 7개월 안에 번역문을 제출하지 아니하여 특허법 제201조 제2항에 따라 국제특허출원이 취하간주되었다며, 이를 반려하는 이 사건 처분을 한 사실을 알 수 있는데, 원고가 국제특허출원을 하면서 선출원에 의한 우선권을 주장하였으므로, 그 선출원 제출일인 2008. 5. 16.을 우선일로 보아야 하며, 그 우선권 주장에 실체적 효력이 있는지 여부는 고려할 필요가 없고, 이에 따라 원고는 위 우선일부터 특허법 제201조 제1항 본문에서 정한 2년 7개월 이내에 번역문을 제출하여야 함에도, 2011. 12. 16. 번역문을 제출함으로써 그 기간을 준수하지 못하였고, 따라서 특허법 제201조 제2항에 따라 국제특허출원의 취하간주를 이유로 위 번역문을 반려한 피고의 이 사건 처분은 적법하고, 피고가 번역문 제출기간의 준수 여부를 판단할 때에 우선권 주장이 특허협력조약 제8조 (2)에서 정한 조건과 효과, 즉 파리협약 제4조 (h)의 요건을 충족하는지 여부까지 따져보아야 한다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2015. 1. 29. 선고 2014허4715 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각
특허법 제55조 제1항은 ‘특허를 받고자 하는 자는 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다’고 규정하고 있고, 제2항은 ‘제1항의 규정에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다’고 규정하고 있으며, 제3항은 ‘제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여 제29조 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 특허출원은 그 선출원의 출원시에 특허출원한 것으로 본다’고 규정하고 있으며, 같은 법 제52조 제1항은 ‘특허출원인은 2 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 제47조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 때 또는 보정을 할 수 있는 기간 내에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다’고 규정하고 있고, 제2항 제4호는 ‘제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정하고 있는바, 특허법 제52조에 따른 분할출원이 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 출원의 경우에는 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다고 할 것인데, 원고는 1998. 12. 14. 특허출원 제1998-54758호를 출원하였고, 이후 위 출원을 기초로 다수의 분할출원을 거쳐 2010. 3. 22. 특허출원 제2010-25008호로 이 사건 출원발명을 분할출원하였음은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 출원발명의 특허출원서에는 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 기재되어 있지 않은 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 출원발명에 대해서는 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력은 인정받을 수 없다고 할 것이어서, 이 사건 출원발명은 제29조 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 특허법 제52조 제2항에 따라 최초 원출원일인 1998. 12. 14. 출원된 것으로 보아야 할 것이므로, 이 사건 심결에서 이 사건 출원발명의 진보성을 판단 기준일을 1998. 12. 14.로 본 것에 어떠한 위법사유가 있다고 볼 수 없다.