특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허4223 판결 [거절결정(특)] - 확정
제2보정에 대한 보정각하결정이 위법하다 할 것임에도, 제2보정에 대한 보정각하결정을 적법하다고 보아 제2보정 전의 이 사건 제1차 보정발명을 심판대상으로 삼아 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부를 심리·판단한 이 사건 심결은 일단 심판대상을 잘못 특정한 흠이 있으나, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바, 만일 보정되기 전의 특허출원발명이나 보정된 후의 특허출원발명이나 모두 동일한 이유로 특허거절결정될 수 있는 경우라면, 특허출원심사단계에서 보정이 각하되지 않고 받아들여졌다고 하더라도, 특허청 심사관은 특허출원인이 의견제출이나 보정할 기회를 가질 수 있도록 새로운 거절이유를 통지하는 절차를 취함이 없이 기존에 통지한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 바로 특허거절결정을 하였을 것이며, 나아가 그 특허거절결정에 대한 심판절차에서도 특허심판원은 특허출원인이 보정할 기회를 가질 수 있도록 새로운 거절이유를 통지하거나 함이 없이 특허출원인의 심판청구를 기각하였을 것이고, 또한 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송절차에서 심판대상이 잘못 특정되었다는 이유로 심결이 취소되어, 특허심판원에서 보정된 후의 특허출원발명을 대상으로 하여 다시 심리된다고 하더라도, 보정되기 전의 특허출원발명이나 보정된 후의 특허출원발명이나 모두 동일한 이유로 특허거절결정될 수 있는 경우라면, 특허심판원은 역시 특허출원인이 보정할 기회를 가질 수 있도록 새로운 거절이유를 통지하거나 함이 없이 보정된 후의 특허출원발명도 거절결정의 이유와 동일한 이유로 특허를 받을 수 없으므로 거절결정의 결론이 정당하다고 보아 특허출원인의 심판청구를 다시 기각할 것이어서, 결국 보정되기 전의 특허출원발명과 보정된 후의 특허출원발명이나 모두 동일한 이유로 특허거절결정될 수 있는 경우에, 특허법원이 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송절차에서 위법한 보정각하결정을 적법하다고 잘못 보아 심판대상을 잘못 특정한 흠이 있다는 사유만으로 그 심결을 바로 취소하는 것은 특허출원인에게 무용한 절차를 다시 밟게 할 뿐이므로 소송경제에 현저히 반하고, 거절결정불복심판청구를 기각한 심결에 대한 취소소송절차에서 보정된 후의 특허출원발명을 대상으로 하여 보정되기 전의 특허출원발명에 대한 거절결정의 이유와 동일한 이유로 거절될 수 있는지 여부를 따져 심결의 취소 여부를 가린다고 하더라도, 심판과 그에 대한 불복소송인 심결취소소송이 심급관계로 연계되어 있는 것이 아니고, 앞서 본 바와 같이 심결을 바로 취소하는 경우와 비교하여 절차적으로 특허심판원을 한 번 더 거치게 하느냐 이외에는 별다른 차이도 없는 이상, 심급의 이익을 해한다거나 특허출원인에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입힌다고 볼 수도 없는 사정들을 종합하여 보면, 위와 같은 법리는 거절결정불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 ‘보정각하결정이 위법하여 심판대상이 심결에서 판단되지 않은 보정된 후의 출원발명으로 변경된다고 하더라도 보정된 후의 특허출원발명 역시 거절결정의 이유와 동일한 이유로 특허를 받을 수 없는 것이어서 심결의 결론이 여전히 정당하다’고 주장하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 봄이 타당하므로, 이 사건 심결취소소송절차에 있어서는 이 사건 심결이 심판대상을 잘못 특정한 흠이 있다는 사유만으로 바로 이를 취소할 것이 아니라, 이 사건 제2차 보정발명이 거절결정의 이유와 동일한 이유로 특허를 받을 수 없는 것인지 여부를 심리하여 이 사건 심결의 결론이 정당한지 여부에 따라 그 취소 여부를 가리는 것이 옳다 할 것이다.