특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허8280 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제53조 제1항 본문은 ‘실용신안등록출원을 한 자는 그 실용신안등록출원을 한 날부터 실용신안권의 설정등록 후 1년이 되는 날까지 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원을 할 수 있다’고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 본문은 ‘제1항의 규정에 의한 이중출원이 있는 경우에 그 특허출원은 실용신안등록출원을 한 때에 출원된 것으로 본다’고 규정하고 있으며, 같은 법 제49조 제2항은 ‘제53조의 규정에 의한 이중출원이 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로 특허권의 설정등록 후에 인정된 때에는 그 이중출원은 출원서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다’고 규정되어 있는바, 이중출원된 특허출원의 특허청구범위는 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 범위 내이어야 하며, 이중출원된 특허출원의 특허청구범위가 변경되지 아니한 경우에도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 변경하여 이중출원을 한 결과, 그 특허출원의 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경된 경우에는 그 이중출원은 부적법한 것이어서 그 출원일은 원출원일로 소급되지 않는바, 이중출원된 이 사건 특허발명의 변경사항은 모두 원출원의 최초 출원명세서 및 도면에 기재되어 있거나 통상의 기술자가 객관적으로 보아 기재되어 있다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 것이고, 이러한 변경사항에 의하더라도 이 사건 특허발명의 청구범위는 원출원의 최초 출원명세서의 청구범위와 동일성을 유지하고 있으므로, 원출원의 최초 출원명세서에 기초한 이 사건 특허발명의 이중출원은 적법하다고 할 것이다.