특허법원 2010. 4. 28. 선고 2009허3138 판결 [거절결정(특)] - 확정
원고는, 특허심판원의 심판절차에서 심판사건 의견서에 의해 보정 후 청구항 1, 3 및 4를 삭제하고 보정 후 청구항 2의 일부 불필요한 기재를 삭제하는 것은 명세서의 보정이 아니라 청구항의 일부 취하이므로, 이와 같은 삭제는 이 사건 출원발명의 거절결정에 대한 불복심판 청구일로부터 30일이 경과하였다고 하더라도 허용되어야 하며, 또한 일부 기재가 삭제된 보정 후 청구항 2에 대하여는 기재불비가 없으므로 특허를 내주어야 함에도 불구하고, 이 사건 심결이 위 삭제 자체를 허용하지 않은 것은 잘못이라고 주장하므로 살피건대,보정 후 청구항 1, 3 및 4를 삭제하고 보정 후 청구항 2의 일부 기재를 삭제하는 것은 그 실질이 명세서의 보정에 해당한다 할 것이고, 한편 특허법은 보정으로 인한 심사사무의 번잡과 출원 당시의 명세서를 신뢰한 일반 제3자의 이익 침해 및 선출원주의 위배 등의 부작용을 막기 위하여 특허법 제47조 제1항에 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정에 대한 시기를 엄격하게 제한하고 있는데, 청구항 일부를 삭제하는 위 보정은 이 사건 출원발명의 거절결정에 대한 불복심판 청구일로부터 30일이 경과한 후에 이루어져 특허법 제47조 제1항에 규정된 적법한 보정시기 내에 이루어진 것이 아니므로 허용될 수 없고, 또한 보정 후 청구항 1, 3 및 4를 삭제하는 것이 결과적으로 이 사건 특허출원의 일부를 취하하는 것과 동일한 결과를 가져온다고 하더라도, 특허출원의 일부 취하는 취하하고자 하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 특허출원을 감축하여 그 효과를 특허출원시에 소급시킴으로써 감축된 부분만을 특허출원으로 삼고자 하는 것인바, 특허법에는 이와 같은 목적을 달성하기 위한 절차로 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정이라는 제도 및 그 보정의 시기와 범위를 제한하는 규정을 두고 있을 뿐 특허결정이 되기 전에 특허출원의 일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없으며, 특허법에 정해진 보정기간 경과 후에도 특허출원의 일부 취하를 허용하는 것은 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 허용될 수 없다고 할 것이어서, 보정기간 도과 후 제출된 심판사건 의견서에 의해 보정 후 청구항 1, 3 및 4를 삭제하고 보정 후 청구항 2의 일부 기재를 삭제하는 것을 허용하지 않은 이 사건 심결에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없다.
특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005허1844 판결 [등록무효(실)] - 상고심리불속행기각
제4항 고안(청구항 제3항을 인용하는 부분 제외)은 이 사건 등록고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안 1, 2에 의하여 아주 쉽게 고안할 수 있는 것으로 판단되는데, 실용신안 등록청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에서, 실용신안등록 청구범위의 항이 둘 이상인 경우 그 청구항마다 무효로 할 수 있으나, 이와는 달리 1개의 실용실안등록 청구범위 중 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 실용신안 등록무효의 사유가 있는 경우에는, 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 실용신안등록 청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효라 할 수는 없어서, 제4항 고안 중 제1항, 제2항을 인용하고 있는 부분은 진보성이 인정되지 아니하고 제4항 고안 중 제3항을 인용하고 있는 부분과 유기적으로 결합되었다고 볼 수도 없으므로, 결국 제4항 고안은 전부 실용신안법 제5조 제1항, 제2항에 의하여 무효이다.
대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 [거절결정(특)]
특허출원의 일부 취하는 취하하고자 하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 특허출원을 감축하여 그 효과를 특허출원시에 소급시킴으로써 감축된 부분만을 특허출원으로 삼고자 하는 것인바, 특허법에는 이와 같은 목적을 달성하기 위한 절차로 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정이라는 제도 및 그 보정의 시기와 범위를 제한하는 규정을 두고 있을 뿐 특허사정이 되기 전에 특허출원의 일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없으며, 특허법에 정해진 보정기간 경과 후에도 특허출원의 일부 취하를 허용하는 것은 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 특허출원인이 출원의 일부 취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 하므로, 특허청장이 특허법상의 보정기간 경과 후에 출원취하서라는 이름으로 제출된 서류를 원고에게 반려한 것은 결과적으로 정당하고, 특허청장이 위와 같이 출원취하서를 반려함으로써 위 출원의 일부 취하에 의하여 달성하고자 한 절차의 성립 자체도 부정되므로(만일, 특허청장이 위 출원취하서를 수리하였다고 하더라도 위 출원취하서는 보정기간이 경과한 후 제출된 보정서와 마찬가지이므로 제19항 발명을 삭제한 보정으로서의 효과가 생기지 않음은 물론이다), 원심이 제19항 발명이 여전히 이 사건 출원발명의 특허청구범위에 포함되어 있음을 전제로 이 사건 출원발명의 특허출원에 대한 거절사정이 정당한 것인지에 관하여 판단한 것은 정당하다.
특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001허89 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법은 1개의 특허출원에 대하여 전부 취하를 예정하여 이에 관한 여러 규정을 두고 있을 뿐, 특허출원의 일부 취하에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있는바, 출원의 일부 취하를 인정하는 경우에는 아무런 시기적 제한없이 청구항의 일부를 삭제하는 보정을 별도로 허용하는 것이 되어 보정에 대하여 엄격한 시기적 제한을 가함으로써 특허심사 절차의 신속을 도모하려는 특허법 제47조의 취지에 반하여 심사를 부당하게 지연하고 절차의 안정성을 해치게 되므로, 특허법 제47조 제1항 각 호의 기간 내에 같은 조 제3항 제1호에 따라 특허청구범위를 감축하는 방법에 의하여 일부 청구항을 삭제하는 것은 별론으로 하고 출원의 일부 취하는 특허법상 허용될 수 없는 것이라고 할 것이어서, 원고의 이 사건 제41 내지 44항 발명에 대한 출원의 취하는 실질적으로는 특허법 제47조 제3항 제1호 소정의 특허청구범위를 감축하는 방법에 의한 보정에 해당하는 것이라 할 것인바, 보정은 특허법 제47조의 규정에 따라 정해진 기간내에 하여야 하는 것인데 그 정해진 보정기간을 도과하여 이 사건 출원 취하서를 제출하였음은 원고 스스로 이를 인정하고 있는 바이므로 위 출원의 일부 취하는 어느 모로 보나 그 효력이 없고, 특허법 제215조가 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조 제6항 및 제119조 제1항 등을 적용함에 있어서 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하는 한편 제65조 제6항에서는 ‘출원 공개 후 특허출원이 포기, 무효 또는 취하된 때, 특허출원의 거절사정이 확정된 때, 제74조 제3항의 규정에 의한 취소결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다’고 하고, 제119조 제1항은 ‘특허권자는 전용실시권자, 질권자 또는 제39조 제1항·제100조 제4항 또는 제102조 제1항의 규정에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없다’고 각 규정하고 있음은 원고가 주장하는 바와 같으나, 특허법 제215조는 다수의 항으로 구성된 출원 발명에 대하여 출원의 일부 취하, 일부 포기 또는 일부 거절이 언제든지 가능함을 전제로 한 규정이라고 해석할 수 없고 단지 다수의 항으로 구성된 특허발명이 등록사정이 되거나 등록이 되어 청구항의 일부에 대한 무효, 취소 및 포기가 가능하게 된 후에 일부의 청구항이 심결 등에 의하여 무효, 취소되거나 또는 특허권자가 이를 포기하는 경우에 나머지 청구항에 대해서는 제65조 제6항 또는 제119조 제1항이 적용되지 않는다는 것을 명확히 한 것에 지나지 않는다고 해석하여야 할 것이다.
특허법원 2001. 2. 9. 선고 99허3962 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
특허법은 1개의 특허출원에 대하여 전부 취하를 예정하여 이에 관한 여러 규정을 두고 있으나, 특허출원의 일부 취하에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있는바, 특허출원의 일부 취하를 인정하는 경우에는 아무런 시기적 제한없이 청구항의 일부를 삭제하는 보정을 별도로 허용하는 것이 되어 특허출원의 보정에 대하여 엄격한 시기적 제한을 가하는 특허법의 취지에 반하므로 현행 특허법상 특허출원의 일부 취하는 인정될 수 없다 할 것인데, 원고의 이 사건 제19항 발명에 대한 출원취하는 사실상 특허출원의 보정에 해당하고 보정은 특허법 제47조의 규정에 따라 정해진 기간 내에 할 수 있다 할 것이나, 원고는 위 법에 정해진 기간을 도과한 이후에 출원취하서를 제출하였음이 명백하므로, 특허청장의 위 반려처분은 정당하고 원고의 이 사건 제19항 발명에 대한 특허출원의 취하는 그 효력이 없다 할 것이다.