특허법원 2015. 7. 3. 선고 2014허7868 판결 [거절결정(특)] - 상고이유서부제출기각
2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 특허법 제174조에 의하여 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항 본문은 ‘심사관은 제47조 제1항 제2호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다’고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 ‘제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다’면서 그 제1호에는 ‘청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우’를, 제4호에는 ‘제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우’를 각 규정하고 있고, 또한 특허법 제174조 제2항은 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유통지에 관한 같은 법 제63조를 법 제173조의 심사전치절차에 준용하도록 하고 있으나, 특허법 제174조 제2항, 같은 법 제63조 제1항 단서는 ‘법 제47조 제1항 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로서 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하는 때’를 거절이유통지의 예외로 규정하고 있는바, 원고는 이 사건 심사전치보정에서 청구항 제8항을 정정하면서 인용하는 항을 청구항 제7항에서 청구항 제8항으로 변경하였고, 위 보정은 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우의 어느 것에도 해당하지 않으므로 특허법 제47조 제3항의 보정요건에 위배되며, 이는 특허법 제174조 제1항에 의해 심사전치절차에 준용되는 같은 법 제51조 제1항에서 정한 ‘보정이 제47조 제3항의 규정에 위반하는’ 보정각하 사유에 해당하며, 특허법 제51조 제1항은 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에 한하여 이러한 보정각하 사유의 예외로 하고 있는데, 이 사건 심사전치보정은 ‘청구항을 삭제하는 보정’이 아니고, 원고는 이 사건 심사전치보정의 보정내용을 각 청구항에 대해 ‘정정’으로 명시하고 있으며, 위 특허법 규정은 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하는 점을 고려한 것이므로, 이를 청구항을 삭제하는 보정 이외의 경우까지 확대하여 해석할 수 없으며, 이 사건 심사전치보정에서 청구항 제8항이 자기 자신을 인용하고 있어 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되는 기재불비사유가 새로 발생하였으나, 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에도 특허법 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하는 때에는 거절이유를 통지할 의무가 없으므로, 특허청 심사관이 이 사건 심사전치보정에 대해 각하결정을 함에 있어서 원고에게 의견제출통지를 하는 등 이 사건 보정발명을 재보정할 기회를 부여하지 아니한 것이 위법하다고 할 수 없어, 특허청 심사관이 원고에게 이 사건 보정발명에 대해 다시 보정할 기회를 부여하지 않은 것이 위법하다고 할 수 없다.