대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결 [등록무효(실)]
특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있어서, 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이고, 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못하며, 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니어서, 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없고, 다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있으므로, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하나, 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있고, 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용되며, 이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 하는바, 명칭을 “폐수여과기의 레이크보호장치”로 하는 이 사건 등록고안의 출원경과를 살펴보면, 출원인인 소외인이 이 사건 등록고안의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 1997. 6. 24.경 원심 판시 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출한 사실을 알 수 있어, 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성 1 내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있으나, 원심판결 이유에 의하면, 소외인의 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있으므로, 위와 같은 추정은 번복되었다고 보아야 하며, 원심이 이 사건 등록고안의 청구범위 중 전제부에 기재된 구성 1 내지 4를 공지된 것으로 취급하지 않고 나아가 증거에 의하여 그 공지 여부를 판단한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 청구범위의 전제부 기재 구성요소의 공지 여부 및 출원경과금반언의 원칙에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없고, 상고이유에서 들고 있는 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결은 출원경과 중에 드러난 출원인의 의식적 제외에 근거하여 균등침해의 인정 범위를 제한한 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.
특허법원 2002. 6. 21. 선고 2001허5091 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 특허발명의 요지를 이루는 것이어서, 뒤에서 보는 바와 같은 이 사건 특허발명의 출원경과를 참작한다고 하더라도 구성요소의 일부를 특허발명의 요지에서 제외하는 것은 허용될 수 없으므로, 출원단계에서 보정에 의하여 이 사건 특허발명 제1항에 전제부를 두게 되었더라도 그 전제부 기재 사항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 부분이고, 그 발명의 상세한 설명에서 이를 공지기술로 보는 기재가 있는 것도 아니므로, 이 사건 특허발명 제1항의 진보성을 판단함에 있어 그 전제부에 기재된 구성을 이 사건 특허발명 제1항의 구성에서 제외할 수 없다.
특허법원 2001. 6. 28. 선고 2000허4947 판결 [정정(실)] - 확정
실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 특허법 제97조는 ‘특허발명의 보호범위는 그 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다’고 규정하고 있고, 실용신안법 제9조 제4항은 ‘실용신안청구의 범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다’고 규정하고 있으므로, 고안의 청구범위 전제부에 기재된 구성요소라 할지라도 그 고안의 상세한 설명 및 청구의 범위에 이를 공지기술로 인정하는 구체적인 기재가 없는 한 단지 전제부에 기재되었다는 이유만으로 그 고안의 구성에 없어서는 아니되는 구성요소라 할 것인데, 이 사건 정정고안의 청구범위 전제부에 기재된 이음쇠 몸체, 끼움홈, 합성파이프, 절연링 등의 구성요소는 이 사건 등록고안의 명세서 그 어디에도 위 청구범위 전제부의 구성요소를 공지기술로 한다는 기재가 없으므로 이 사건 등록고안의 청구범위 전제부가 공지된 구성요소를 나열한 것에 불과하다고 단정할 수 없고, 오히려 이 사건 등록고안의 명세서 본문에 나타난 기술적 목적, 구성 및 효과를 참작하면 원고가 전제부에 기재된 구성요소들을 공지된 것으로 인정하고자 한 것이 아님을 알 수 있으므로 이 사건 정정고안의 절연링이 청구범위 전제부에 기재된 것이라는 이유로 공지된 것이라고 단정할 수는 없다 할 것이고 오히려 위 실용신안법 제9조 제4항의 취지에 비추어 이는 이 사건 정정고안의 필수구성요소라고 보아야 할 것이어서, 이 사건 정정고안의 진보성을 판단함에 있어서는 청구범위 전제부에 기재된 구성요소가 정정고안의 명세서 자체에 의하여 공지된 것이 아니라 정정고안의 필수 구성요소임을 전제로 하여야 할 것이다.