특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허301 판결 [등록정정(특)] - 상고기각
먼저 특허법상 등록정정심판사건에서 의견서 제출 기회를 부여하게 한 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 판결을 하는 것은 위법하나, 다른 한편 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유를 들어 정정심판 또는 그 심결취소청구를 기각하는 것은 허용될 뿐만 아니라, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에도 절차위반의 위법은 없다고 보아야 하는바, 이 사건 심판단계에서 특허심판원의 심판장은 2016. 11. 30. 원고들에게 ‘정정청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 5 또는 선행발명 5와 선행발명 4의 결합으로 쉽게 발명할 수 있으므로, 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한 것이다.’라는 취지의 정정의견제출통지를 하면서, 정정청구항 1과 선행발명 4, 5의 각 구성을 대비함으로써, 선행발명 5 외에 선행발명 4 역시 정정청구항 1과의 대비 대상임을 분명히 한 바 있고, 나아가 피고보조참가인 역시 이 사건 심판단계에서 2016. 8. 1., 10. 11. 및 11. 24. 3차례에 걸쳐 이해관계인으로서 특허심판원에 이 사건 정정발명이 선행발명 4에다가 선행발명 5를 결합하는 방법에 의하여 진보성이 부정되기 때문에, 원고들의 정정청구항 1에 대한 이 사건 정정청구가 받아들여져서는 아니된다는 취지의 정보제출서를 제출하기도 하였으며, 또한 원고들도 피고보조참가인의 위와 같은 주장에 대하여, 2016. 8. 29.자 심판사건의견서에서는 ‘기존의 액정 조성물(선행발명 4)에 단순히 중합 가능한 모노머(선행발명 5)를 추가한다고 하여 당연히 PSA 모드에 사용할 수 있는 것이 아니다.’라고 주장한 데 이어, 2016. 11. 7.자 기술설명회 요지서에서도 ‘정정청구항 1은 선행발명 4 및 선행발명 5의 결합으로 쉽게 도출할 수 없어 진보성이 부정되지 않는 것인데, PSA 방식인 선행발명 5의 중합 가능 화합물만을 따로 떼어내서 PSA 방식이 아닌 선행발명 4에 결합할 동기가 없는데다가, 설령 이들을 결합하더라도 정정청구항 1이 도출될 수는 없다.’는 취지로 구체적인 반박을 한 바 있어, 원고들은 이 사건 심판 단계에서 적어도 정정청구항 1이 선행발명 4에다가 선행발명 5를 결합하는 방법에 의하여 진보성이 부정될 수는 없다는 점에 대하여도 실질적으로 의견을 진술하여 반박할 수 있는 기회가 주어졌고, 실제 그와 같이 하였다고 보는 것이 옳으므로, 원고들의 주장과 같이 이 사건에서 선행발명 4에다가 선행발명 5를 결합하는 방법에 의하여 이 사건 정정발명 중 정정청구항 1의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하는 것이 이 사건 소송의 심리범위를 벗어나는 것으로서 허용될 수 없다고 보기는 어렵다.
특허법원 2016. 4. 15. 선고 2015허8073 판결 [등록정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제4항은, ‘심판관은 정정심판 청구가 제136조 제1항 각 호에서 정한 정정요건을 충족하지 아니하거나, 제136조 제2항 또는 제3항을 위반한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하고 있는데, 이와 같이 의견서 제출의 기회를 부여하도록 한 것은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인한 것이어서, 위 규정은 이른바 ‘강행규정’이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법한바, 이 사건 정정심판 청구의 심리 과정에서는 1회의 정정의견제출통지가 있었는데, 그 정정의견제출통지에는 특허법 제136조 제1항 및 제3항에 관하여만 기재되어 있었을 뿐, 이 사건 심결이 이 사건 정정심판 청구를 기각함에 있어 그 근거로 들고 있는 특허법 제136조 제4항의 독립특허요건에 관한 내용은 전혀 언급되어 있지 않았으므로, 이 사건 심결의 기각 사유는 정정의견제출통지서에 기재된 사유와는 전혀 다른 새로운 사유이고, 나아가 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일하다거나 정정거절이유를 보충하는 정도라고 볼 수도 없어, 이 사건 심결에는 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각한 절차상 하자가 있다고 보아야 하며, 이에 대하여 피고 보조참가인은, 원고가 이 사건 정정심판 청구를 할 당시 이미 정정 후 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 취지의 의견을 충분히 피력한 바 있고, 원고에게 이 부분에 관하여 별도로 의견서 제출의 기회를 주었더라도 심결의 결론이 달라지지 아니하였을 것이므로, 이 사건 심결은 적법하다는 취지로 주장하나, 원고가 이 사건 정정심판 청구를 하면서 정정 후 발명의 진보성에 관한 의견을 피력한 사실이 있었다고 하더라도, 원고가 송달받은 정정의견제출통지에 진보성에 관한 언급이 없었기 때문에, 원고로서는 정정 후 발명에서 진보성은 문제가 되지 않을 것으로 신뢰하였을 가능성이 높고, 그 결과 진보성에 관한 의견서나 정정명세서 등 보정서를 제출함으로써 정정거절이유를 해소할 기회를 상실하였다고 볼 수 있어, 의견서 제출의 기회를 부여하게 한 규정은 공익상의 요구에 기인한 절차적 강행규정이므로, 정정심판 청구를 기각하면서 그 기각 사유에 관하여 미리 의견을 제출할 기회를 주지 아니하였다면, 그 심결의 결론 자체의 당부와는 무관하게 그 심결은 위법한 것으로 보아야 하므로, 피고보조참가인의 주장은 받아들일 수 없다.
대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 [등록무효(특)]
특허권자는 특허무효심판청구가 있는 경우 심판청구서 부본을 송달받은 날이나 직권심리 이유를 통지받은 날로부터 일정한 기간 내에, 또는 심판청구인의 증거서류의 제출로 인하여 심판장이 허용한 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고(특허법 제133조의2 제1항 참조), 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이를 할 수 있으며, 심판관은 위 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항, 제5항 참조), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 ‘강행규정’이므로, 정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법한바, 원심은, 이 사건 특허발명에 대하여 원심판시 이 사건 정정청구 전 특허청구범위 제1항의 ‘맞대기 접합’을 이 사건 정정청구 후 특허청구범위 제1항의 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정하는 것은 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하나, 이 사건 제2항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서 이 사건 정정청구에 의하여 ‘초음파 접합을 하는 것’에서 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합과 초음파 접합을 함께 사용하는 것’으로 정정되는데, 이러한 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되는 결과가 되므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없다는 취지로 판단하였고, 아울러 원심은, 심판관이 이 사건 심판절차가 계속 중이던 2010. 5. 19. 원고에게 열융착 방식은 초음파 접합과 그 목적이나 기술적 사상이 달라 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이라고 원고에게 통지한 이상, 이 사건 제2항 정정발명과 같이 이를 함께 사용하는 것이 불가능하다는 취지도 통지한 것이므로, 이 사건 정정청구에 따르면 특허청구범위 제2항에 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 사항이 추가되어 특허법 제136조 제2항에 위배된다는 점을 원고에게 통지하고 의견서를 제출할 기회를 준 것이라는 취지로 판단하였으나, 이 사건 정정청구에 대하여 심판관은 2010. 5. 19. 청구항 1의 정정사항 중 ‘맞대기 접합’을 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이어서 적법한 정정으로 인정되지 아니한다는 취지로 정정의견제출통지를 한 사실을 알 수 있는바, 이러한 사정과 원심판결 이유를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건에서 정정불인정 이유의 판단대상으로 삼은 청구항이 원심판결에서는 이 사건 제2항 정정발명인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 이 사건 제1항 정정발명이었고, 정정불인정의 구체적인 이유도 원심판결에서는 열융착 방식과 초음파 방식을 함께 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 열융착 방식을 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지이므로, 결국 원심은 심판관의 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유를 들어 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것이고, 그뿐만 아니라 특허청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로, 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 할 것인바, 이 사건 제2항 정정발명은 그 기재형식은 ‘제1항에 있어서’라는 표현을 사용하여 마치 이 사건 제1항 정정발명의 종속항인 양 기재되어 있으나 그 발명의 내용은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’하는 구성을 ‘초음파 접합’하는 구성으로 바꾸고 있어 이를 독립항으로 보아야 하고, 결국 이 사건 제2항 정정발명은 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합과 초음파 접합을 함께 사용하는 것’이 아니라 ‘초음파 접합만을 사용하는 것’을 그 발명의 구성으로 하는 것이니, 원심은 잘못된 특허청구범위 해석을 전제로 하여 이 사건 제2항 정정발명에 신규사항 추가가 있다고 판단한 것이고, 다만 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 명세서에는 열융착 방식을 이 사건 특허발명의 접착방식으로부터 배제하고 초음파 접합을 채택하였다는 취지가 기재되어 있는 점, 열융착 방식은 열을 가하여 접합하는 방식인 반면에 초음파 접합은 열을 가하지 않고 초음파를 가하여 접합하는 방식으로서 서로 다른 접합방식인 점 등을 알 수 있는데, 이 사건 정정청구에 의하여 이 사건 제1항 발명의 ‘맞대기 접합’이 이 사건 제1항 정정발명의 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정된다면, 이는 이 사건 특허발명의 명세서에서 배제되어 있었던 열융착 방식을 추가하는 정정으로서 신규사항 추가에 해당한다고 할 것이고, 따라서 이 사건 정정청구는 위와 같이 정정의견제출통지서에 기재된 사유에 의하여 살펴보면 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없는 것이어서, 원심의 이 부분에 관한 이유 설시에서 부적절한 점은 있으나, 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것은 결론에 있어서는 정당하므로, 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다.
특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결 [등록무효(특)] - 상고각하(판단안함)
특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없고, 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한 민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없어, 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서는 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직할 수 있으나, 그렇게 하지 않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵고, 한편 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구에 관한 규정인 특허법 제133조의2 제1항은 ‘심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다’고 규정하고 있으나, 여기에서 ‘정정청구의 기회를 부여’하는 것은 심판장의 재량에 해당하므로, 이 사건 심결에 관한 특허무효심판절차에서 청구인인 피고가 취소확정판결에 관한 소송절차에 제출되었던 증거를 다시 제출한 경우에 심판관이 피청구인인 원고에게 이를 송달하고 기간을 정하여 이 사건 특허발명에 관한 정정청구를 하게 하지 않았다고 하여 원고의 정정청구의 기회를 박탈하였다거나 위 특허법 규정에 위반하였다고 할 수 없다.
특허법원 2008. 8. 28. 선고 2007허10101 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, 특허심판원이 심판편람의 규정에 반하여 원고에게 정정의 인정 여부에 대하여 통지하지 아니하고 이 사건 심결을 함으로써 원고로서는 이 사건 심판절차에서 정정이 인정되었으나 진보성이 부정된 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 여부에 관하여 의견서를 제출할 기회를 갖지 못하였으므로 이 사건 심결은 절차상의 위법으로 취소되어야 한다는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관한 특허법 제133조의2 제4항은 ‘정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다’고 규정한 특허법 제136조 제4항과 ‘심판관은 정정 후의 특허청구범위가 출원 당시 특허를 받을 수 없다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정한 특허법 제136조 제5항을 준용하면서도 제133조의2 제5항에서는 ‘특허무효심판이 청구된 청구항을 무효심판절차에서 정정하는 경우에는 특허법 제136조 제4항의 규정을 준용하지 아니한다’고 규정하고 있는바, 종래 특허법 제133조의2 제3항에 의하여 준용되었던 제136조 제5항의 규정에 따라 무효심판절차에서 정정청구된 청구항에 대하여 독립특허요건을 인정할 수 없는 경우에는 정정거절이유통지를 발하여 의견서를 제출할 기회를 부여하였는데, 이러한 경우 실질적으로 동일한 내용인 정정청구된 청구항에 대한 독립특허요건과 정정청구 전 청구항에 대한 무효이유를 중복적으로 판단함으로써 심리의 부담이 가중되고, 무효심판의 최종적 판단사항인 무효이유를 심결 전에 미리 알려주는 결과가 되어 이로 인하여 심리의 지연이 초래되는 등의 문제점이 있어 이를 개선하기 위하여 특허법 제133조의2 제5항이 도입되게 된 입법취지에 비추어 위 규정들을 살펴보면, 현행 특허법상 무효심판이 청구된 청구항에 대하여 그 특허무효심판절차에서 정정청구를 한 경우 특허법 제136조 제4항이 적용되지 않으므로 정정후 청구항이 독립특허요건을 구비하지 못하였더라도 특허심판원으로서는 이를 이유로 정정청구를 기각할 수 없고 정정청구를 인정하여야 하는데, 특허법 제136조 제5항은 심판관으로 하여금 정정심판청구가 독립특허요건을 구비하지 못하였음을 이유로 정정심판청구를 기각하기에 앞서 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하는 규정으로서 이 사건에서처럼 정정청구를 받아들이는 경우에는 적용될 여지가 없는 것이고, 특허무효심판절차에서 무효심판이 청구된 정정후 청구항의 독립특허요건에 대하여는 무효심판청구인과 그 상대방인 특허권리자의 주장과 입증에 따라 무효심판청구의 인용여부에 대한 판단과 함께 심판대상으로 삼아 판단하면 충분하고 그에 앞서 무효심판청구사건의 상대방인 특허권리자(정정청구인)에게 의견제출통지를 할 필요는 없다고 해석함이 상당하므로, 특허심판원이 정정청구에 관한 심판편람의 절차 규정에 반하여 원고에게 정정청구된 청구항의 진보성에 대한 방어의 기회를 주지 않았다 하더라도 그러한 사유만으로는 이 사건 심판절차에 심결이 취소되어야 할 절차상의 위법이 있었다고 할 수 없다.
대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 [취소결정(실)]
등록실용신안에 관한 기술평가절차에서 심사관은 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 받아들일 수 없는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정한 종전 실용신안법 제27조 제4항에 의하여 준용되는 종전 특허법 제136조 제4항은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 ‘강행규정’이라 할 것이므로, 심사관이 기술평가절차에서의 정정청구를 인정하지 않으면서 실용신안권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 기술평가결정(등록취소결정)은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없다고 할 것이지만, 이와 같은 의견서 제출 기회 부여 여부는 형식적이 아닌 실질적인 관점에서 판단되어야 할 것인바, 심사관은 이 사건 기술평가결정을 하기에 앞서 이 사건 정정청구를 인정할 수 없는 이유로 이 사건 정정청구에는 청구항의 기재불비가 있고 또 진보성도 없어 정정 후의 청구항에 기재된 사항이 출원시 실용신안등록을 받을 수 없다는 점을 들어 통보하였다가, 권리자인 원고로부터 정정명세서 등의 보정서를 제출받은 후, 기술평가결정을 함에 있어서는 위 통보한 당초의 ‘정정불인정이유’의 해소 여부에 관하여는 명시하지 아니한 채 이 사건 정정청구는 보정된 정정명세서 등에 의하더라도 종전 실용신안법 제27조 제2항에서 정한 정정청구의 범위, 즉 실용신안등록 청구범위를 감축하는 경우나 오기를 정정하는 경우 또는 불명료한 기재를 석명하는 경우 중 어느 하나에도 해당하지 않아 인정될 수 없다는 취지로 판단하였음을 알 수 있는바, 정정명세서 등의 보정이 허용될 수 없는 이 사건에 있어서 당초의 정정불인정이유가 해소된 것이 아니므로 심사관이 이 사건 정정청구를 인정하지 않은 이유는 어디까지나 당초의 통보된 이유 그대로라고 봄이 상당하고, 다만, 이 사건 정정명세서 등의 보정이 허용된다는 전제 아래에서의 가정적 판단을 부가한 것이라고 보아야 할 것이므로, 심사관이 이 사건 기술평가결정을 함에 있어 청구인인 원고에게 이 사건 정정청구를 인정하지 않는 이유에 대하여 또다시 의견서를 제출할 기회를 부여하지 않았다고 하여 어떠한 절차적 위법이 있다고 할 수는 없음에도 불구하고 원심은, 이 사건 정정명세서 등의 보정이 당연히 허용되고, 따라서 그 보정된 정정명세서를 기준으로 정정요건의 구비 여부를 판단하여야 한다는 전제 아래, 이 사건 기술평가절차에서 심사관은 당초의 정정청구에 대한 정정불인정이유를 통지하였을 뿐 기술평가결정시 보정에 따라 달라진 정정불인정이유에 관하여는 미리 정정청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 바가 없다는 이유로 이 사건 기술평가결정이 위법하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 기술평가절차에서의 정정청구에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이 역시 판결에 영향을 미쳤음이 분명하다.
대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결 [정정(특)]
특허법 제136조 제4항은 심판관은 정정심판청구가 제1항 각 호의 1에 해당하지 아니하거나 제2항 및 제3항의 규정에 적합하지 아니한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 위 의견서 제출 기회를 부여하게 한 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 ‘강행규정’이므로,정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다 할 것이나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되고, 한편 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 증거를 채용하여 정정청구를 기각한 심결이 정당하다는 사유의 하나로 삼았다고 하여 심리범위를 일탈하였다고 할 수 없는데, 원심은 이 사건 심결취소청구를 기각하면서 그 사유를 이 사건 정정 후 제1항 발명이 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정되므로 특허출원시 특허받을 수 없다는 데에 두고 있음을 알 수 있고, 이러한 사유는 당초 정정거절이유에 포함된 것이어서 새로운 정정거절이유가 아님은 분명하고, 한편 원심이 채용한 갑 제9호증 및 을 제5호증은 당초의 정정의견제출통지서에 기재되어 있지 않은 증거들이긴 하나 갑 제9호증은 새로운 증거로 정정을 거절하고 있는 것이 아니라 비교대상발명 1의 ‘통신모듈’이 정정 후 이 사건 제1항 발명의 ‘접속단자대’와 실질적으로 동일한 것임을 설명하면서, 비교대상발명 1의 기재를 보충하는 자료로서 사용된 것임을 알 수 있으며, 을 제5호증은 ‘공동배관’이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 주지의 기술사상에 지나지 않는다는 것을 보이기 위해 이를 뒷받침하거나 비교대상발명 2를 보충하는 자료로서 사용된 것임을 알 수 있으므로, 결국 원심이 위 증거들을 채용하였다고 하여 정정심판에 관한 강행법규를 위반하였거나 심결취소소송에서의 심리범위를 일탈하였다고 볼 수 없다.
대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후90 판결 [취소결정(특)]
특허권자는 특허이의신청이 있는 경우 특허이의신청서 부본을 송달받은 날로부터 일정한 기간 내에 답변서를 제출함과 아울러 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고, 이러한 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허를 받을 수 있어야 하며, 심사관 합의체는 위 정정청구가 특허를 받을 수 없는 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바, 의견서 제출기회를 부여하게 한 그 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 ‘강행규정’이므로, 심사관 합의체가 정정 후의 청구항에 특허무효사유가 있다는 이유로 특허이의신청절차에서 정정된 특허청구범위의 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 이는 위법하고, 그 후 취소결정 불복심판절차에서 특허권자가 정정 후의 특허청구범위에 특허무효사유가 없다는 취지의 주장을 하였다고 하더라도 특허이의절차에서의 위와 같은 위법상태가 제거되었다고 할 수는 없는데, 이 사건 특허발명에 관하여 1998. 12. 12. 원고 명의로 특허권설정등록이 된 사실, 고려화학 주식회사가 1999. 6. 30. 이에 대한 이의신청을 하였고, 원고는 2000. 1. 15. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 제7항을 감축하는 내용의 정정청구를 한 사실, 심사관 합의체는 2000. 9. 22. 원고의 위 정정청구가 정정 전 청구항의 일부 구성요소를 구체적으로 한정하여 청구범위를 감축하고 있으므로, 특허법 제77조의 규정에 해당되는 적법한 청구로 인정된다고 한 다음, 이 사건 특허발명의 정정된 특허청구범위는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항의 등록을 모두 취소하는 결정을 하였는데, 위 결정 이전에 심사관 합의체가 원고에게 정정된 특허청구범위가 특허받을 수 없으므로 이에 대한 의견을 제출하라는 내용의 통지를 하지는 않은 사실, 원고가 위 취소결정에 불복 심판청구를 하였으나, 2001. 10. 31. 위 정정된 특허청구범위가 진보성이 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결이 이루어진 사실이 인정되는데, 그 사실관계에서 위의 취소결정은 형식적으로는 정정청구가 이유 있는 것처럼 판시하였지만 그 실질에 있어서는 정정청구를 받아들이지 않은 결과로 되었으니, 위의 법리에 비추어 볼 때, 그 취소결정에는 심사관 합의체가 원고에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 채 결정을 한 강행규정 위반의 위법이 있을 뿐만 아니라, 만일 심사관 합의체가 그 정정청구가 정정의 요건을 모두 충족한 것으로 본 것이라면 정정된 청구항에 대한 특허를 취소하는 결정 대신 특허유지결정을 하였어야 함에도 그러하지 아니한 위법이 있음에도 불구하고, 원심이 앞서 본 바와 같은 사정만을 들어 그 취소결정의 위법을 간과한 이 사건 심결을 정당하다고 판단한 것에는 특허이의신청에서의 정정청구에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.