대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238 판결 [등록무효(특)]
의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없는바, 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서, 피고들은 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제1항의 ‘앨러지성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물’을 ‘인간 결막 비만세포를 안정화하여 인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물’로 정정하는 내용으로 이 사건 정정청구를 하였음을 알 수 있는데, 이 사건 제1항 발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 그 고유한 특성으로서 ‘항히스타민’약리기전과 ‘인간 결막 비만세포 안정화’ 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 따라서 이 사건 정정청구에서 부가된 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전은 올로파타딘의 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니하므로, 이 사건 정정청구는 전체적으로 특허청구범위에 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 부가하면서 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전을 덧붙여 동일한 의약용도를 또다시 기재하는 내용으로 되어 있어, 특허법 제136조 제1항 각 호에서 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 요건으로 정한 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.
특허법원 2014. 5. 15. 선고 2013허7106 판결 [등록무효(특)] - 확정
이 사건 정정청구는 이 사건 보정에 의하여 명세서의 상세한 설명의 식별번호 [0091]에 추가된 ‘(2) 구강용 액상조성물(액상 타입)의 항균력 측정’ 항목과 식별번호 [0095]에 추가된 ‘도 5와 도 6에 대한 도면의 간단한 설명’ 및 ‘도 5’와 ‘도 6’을 각 삭제하는 것인데, 먼저 이 사건 정정청구가 특허법 제136조 제1항 제1호의 ‘특허청구범위의 감축’에 해당하는지 살펴보면, 특허청구범위는 특허발명의 보호범위를 확정하는 기능을 하는 것으로서(특허법 제97조) 특허청구범위를 해석함에 있어서, 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없는바, 이 사건 특허발명의 특허청구범위는 그 자체로서 명확히 이해될 수 있고 오기가 있다고 할 수 없으므로 특허청구범위의 기재에 기초하여 이를 해석해야 하고 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없는 경우에 해당하고, 게다가 이 사건 정정청구는 이 사건 보정에 의해 발명의 상세한 설명의 식별번호 [0091]에 추가되었던 ‘실시예’와 도면들 중 일부를 삭제하여 보정 전의 최초 명세서 등의 기재로 되돌아 간다는 취지인바, 이 사건 정정청구에 의해 특허청구범위 기재 자체에 형식적인 변동이 없고 그러한 삭제에 의하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 감축되는 것도 아니므로, 어느 모로 보나 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항 제1호의 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’에 해당하지 않으며, 특허법 제136조 제1항에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’란 ‘명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우’를 의미하는바, 이 사건 정정사항은 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된, 구강 세균에 대한 항균효과를 보인 실험예 중 하나와 관련 도면을 삭제하는 것으로서, 이 사건 정정사항이 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것이라고 할 수는 없어, 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항 제2호의 ‘잘못 기재된 것을 정정하는 경우’에도 해당하지 않는다.
특허법원 2012. 6. 28. 선고 2012허436 판결 [등록정정(특)] - 확정
특허법 제136조 제1항은, 특허권자는 특허청구범위를 감축하거나, 오기를 정정하거나, 불명료한 기재를 석명하는 등의 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 위 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 위와 같은 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 규정취지는, 일단 특허권이 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용될 수 없으나, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 없애 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 ‘오류의 정정’에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 없애는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석하여야 하고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는, 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 하는바, 이 사건 정정청구는 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 기재 중 ‘평균값’을 ‘중간값’으로 정정하는 내용인데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같은 ‘평균값’과 ‘중간값’의 의미에 대하여 달리 정의되어 있지 아니하므로, 통상적인 의미로 해석되어야 할 것인데, 통상적으로 ‘평균값’은 측정값들의 합을 측정 횟수로 나눈 값을 의미하고, ‘중간값’은 통계집단의 관측값을 크기순으로 배열했을 때 전체의 중앙에 있는 수치로서, 예를 들면 주어진 n개의 자료에 대해 n이 홀수인 경우에는 크기가 (n+1)/2번째의 값이, n이 짝수인 경우에는 크기가 n/2번째 또는 (n/2)+1번째의 값을 의미하는바, 특허청구범위의 기재 중 ‘평균값’을 그 통상적인 의미를 전혀 달리하는 ‘중간값’으로 정정한다고 하더라도 그것이 특허법 제136조 제1항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’에 해당한다고 할 수 없고, 또한 ‘평균값’이라는 용어의 통상적인 의미가 위와 같이 명확한 이상 ‘평균값’을 ‘중간값’으로 정정하는 것이 특허법 제136조 제1항 제3호에서 정한 ‘불명료한 기재를 석명하는 경우’에 해당한다고 볼 수도 없어, 이 사건 정정청구가 특허법 제136조 제1항 제2호에서 정한 ‘오기를 정정하는 경우’에 해당하는지를 살펴보면, 특허법 제136조 제1항 제2호의 ‘오기의 정정’이라 함은 ‘명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정’하는 것을 의미한다고 해석되는데, 정정 전 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 ‘3개의 예비 벡터의 성분들을 결정하기 위하여, 예측 벡터의 성분들은 이러한 벡터의 각 성분을 위하여 예비 벡터의 대응하는 성분들의 평균값을 선택함으로써 계산된다. 예를 들면, 만약 예비 벡터가 개별적으로, MV1=(-2, 3), MV2=(1, 5), MV3=(-1, 7)이면, 여기서 예측 벡터는 (Px, Py)=(-1, 5)가 될 것이다’라는 기재가 발견되는데, 이에 원고는, 위와 같이 명세서에 예시된 바에 따라 예비 벡터의 대응하는 성분들의 평균값을 선택한다면 예측 벡터(Px, Py)는 [-2/3{=(-2+1-1)÷3}, 5{=(3+5+7)÷3}]가 될 것임에도, 같은 성분들의 중간값을 선택함으로써 도출될 수 있는 (-1, 5)가 예측 벡터로 기재되어 있는 점을 놓고 보더라도, 정정 전 특허발명의 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 기재 중 ‘평균값’은 모두 ‘중간값’의 오기임이 명백하다고 주장하나, 무엇보다 위와 같은 ‘평균값’이라는 용어는, 정정 전 제1항, 제7항, 제13항 발명의 특허청구범위뿐만 아니라 정정 전 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명의 해당 부분에서도 반복적으로 사용되고 있어, 설사 원고가 주장하는 바와 같이 정정 전 특허발명의 명세서 중 위 ‘예측 벡터(Px, Py)=(-1, 5)’라는 기재 부분이 예비 벡터의 대응하는 성분들의 중간값을 선택함으로써 도출될 수 있는 것이라고 하더라도, 통상의 기술자로서는 위 기재 부분만으로 앞서 본 바와 같이 반복적으로 사용되고 있는 ‘평균값’이라는 용어를 모두 오기라고 인식하기보다는, 오히려 위 예측 벡터 중 Px의 값 ‘-1’을 오기라고 이해할 가능성이 더 크고, 비록 정정 전 특허발명의 명세서 중 ‘요약’ 부분에 ‘미리 코딩된 매크로 블록과 관련된 벡터인 적어도 3개의 예비 모션 벡터(MV1, MV2, MV3)의 대응하는 성분의 중간값과 같은 각 성분(Px, Py)을 갖는 예측 벡터를 결정하는 단계’라며 ‘중간값’이라는 기재가 보이기는 하나,이는 명세서의 핵심 부분인 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 등에서의 기재와 명백히 다르므로 통상의 기술자에게는 그 ‘요약’ 부분의 기재가 잘못된 것이라고 인식될 여지가 많아 그 기재를 고려하더라도 달리 보기는 어렵다 할 것이며, 정정 전 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보면, 위 ‘예측 벡터(Px, Py)=(-1, 5)’라는 기재 부분은 통상의 기술자에게 명세서에 예시된 위와 같은 예비 벡터의 대응하는 성분들의 ‘중간값’이 아니라 그 기재대로 같은 성분들의 ‘평균값’을 선택하더라도 충분히 도출될 수 있는 것으로 인식된다고 봄이 타당하므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 감축하는 경우’나 같은 항 제3호에서 정한 ‘불명료한 기재를 석명하는 경우’에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 특허법 제136조 제1항 제2호에서 정한 ‘오기를 정정하는 경우’에 해당한다고 보기도 어려우므로, 결국 정정심판을 청구할 수 있는 어떠한 사유도 존재하지 아니한다.