특허법원 2012. 11. 22. 선고 2012허6762 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제133조의2 제1항은 ‘제133조 제1항의 규정에 의한 심판의 피청구인은 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다’고 규정하고 있고, 특허법 제133조의2 제1항 후문, 즉 ‘이 경우 심판장이 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다’는 규정은 특허법이 2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되면서 추가로 도입된 것인데, 위 규정이 추가된 취지는 정정청구가 특허무효심판에서 심판청구인의 공격방법에 대한 특허권자의 방어방법임을 감안하여 당사자 간에 공격·방어기회를 평등하게 부여하는 한편, 정정청구인의 의사를 고려하고, 절차의 명확성을 기하도록 한 데 있다고 할 것이며, 즉, 특허법이 개정되기 전에는, 심판장은 개정되기 전의 특허법에 따라 피심판청구인에게 심판청구서 부본을 송달하면서 답변서 제출기회만을 부여하면 되었고(제147조 제1항), 피심판청구인은 위 답변서 제출기한으로 지정된 기간 내에 정정청구를 할 수 있었을 뿐(위 개정 전 특허법 제133조의2 제1항), 그 이후에는 심판청구인이 새로운 증거를 제출하더라도 피심판청구인에게 정정청구의 기회를 부여할 법적 근거가 마련되어 있지 않았고, 한편 심판절차에서는 심판청구인에 의한 주장과 증거제출에 일정한 기한이 정해져 있지 아니하여 심판청구인으로서는 굳이 무효심판청구와 동시에 모든 주장과 증거를 제출할 필요 없이 심리종결 전까지 필요에 따라 수시로 주장과 증거를 제출할 수 있도록 허용되어 있는데, 피심판청구인이 답변서 제출기한까지 확인된 상대방측의 증거자료에 의해서만 정정청구 여부를 결정해야만 하고 그 후에 제출된 증거자료에 대해서는 정정심판 청구를 할 수 없다면, 심판청구인이 증거자료의 제출시기를 임의로 선택함에 따라 피심판청구인에게 실질적인 정정청구의 기회가 부여될지 여부가 결정되는 매우 불합리한 결과를 초래하게 되어, 위 개정규정은 이러한 심판절차의 문제점을 해소하기 위하여 추가로 도입된 것인데, 위 규정은, 특허권자인 피심판청구인은 원칙적으로 특허법 제147조 제1항의 규정에 의하여 지정된 답변서 제출기간 내에는 언제든지 정정청구를 할 수 있고, 그 이후에는 심판청구인이 새로운 증거서류를 제출하였고 심판장이 필요하다고 인정하는 경우에만 피심판청구인에게 정정청구의 기회를 준다는 것으로, 이는 심판장에게 정정청구의 기회를 다시 부여할지 여부에 대한 일정한 재량권을 부여한 취지로 해석되는데, 위와 같은 재량권이 심판장에게 부여되어 있음에도 불구하고, 이 사건 심결의 심판절차에서 특허심판원은 심판청구서 부본송달서에 피고로부터 새로운 증거가 제출되는 경우에는 정정청구의 기회를 주겠다고 약속하는 취지를 기재한 사실은 앞서 본 바와 같고, 그 후 특허심판원은 원고에게 중간서류 부본을 송달하면서 특허법 제133조의2 제1항 후문에 따른 정정청구의 기회를 실제로 부여하기도 하였는바, 위와 같은 경위에 비추어 보면, 이 사건 심결의 심판절차에서 원고는 상대방에 의하여 새로운 증거가 제출되었는지 주의깊게 확인하거나 중요한 증거가 제출된 것으로 확인되는 경우 정정청구의 기회를 달라는 요청을 심판부에 할 필요 없이, 새로운 증거가 제출된 경우 당연히 원고에게 통지되고 정정청구의 기회가 주어질 것이라는 기대를 갖게 되었다고 할 것이고, 또한 원고는 심판절차에서 이러한 정정청구의 기회에 이 사건 등록고안을 정정함으로써 실용신안권의 등록이 무효로 될 가능성을 감소시킬 수 있었을 것이어서, 그렇다면 특허심판원이 당초의 안내와는 달리 원고에게 정정청구의 기회를 주지 아니한 데에 심리지연 등 공익을 해할 만한 중대한 사유가 있다거나 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다는 등 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 심결에는 그 절차에 있어서 원고의 신뢰를 저버린 신뢰보호의 원칙에 위반된 것이라고 봄이 상당하다.