특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허4365 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는바, 원고 청구 중 이 사건 심결의 이 사건 제1 내지 3항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 없으나, 이 사건 심결의 이 사건 제4 내지 11항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 있어 이를 인용하는 이상, 위 법리에 비추어 이 사건 심결 중 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 취소를 면할 수 없다.
특허법원 2015. 6. 18. 선고 2014허5626 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고, 또한 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 정정청구 전의 것을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아닌바, 이 사건 심결에서 정정이 인정됨에 따라 무효심판의 대상은 이 사건 제2항 내지 제4항 정정발명이지만, 청구항 1을 삭제하는 정정청구가 확정되지 아니하여 청구항 1에 대한 원고의 무효심판청구가 여전히 남아있게 되어, 특허심판원은 위 청구항 1에 대한 원고의 무효심판청구를 판단·각하하여야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 부분에 대한 이 사건 심결은 적법하다.
특허법원 2014. 2. 7. 선고 2013허6721 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것이고, 특허의 등록무효 여부는 청구항 별로 판단하여야 하더라도 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하는데, 원고는 이 사건 정정청구의 적법성에 대하여는 다투지 않고 있고, 달리 이 사건 정정청구가 위법하다고 인정할 만한 사유도 없어 이 사건 등록무효심판의 대상은 이 사건 정정발명이라고 할 것이므로, 이하에서는 이 사건 정정발명을 대상으로 하여 그 진보성이 부정되는지 여부에 대하여 살펴보면, 이 사건 제2, 3, 4항 정정발명은 비교대상발명 1, 7과 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 1, 6, 7에 비하여 목적에 특이성이 없으며, 그 구성들은 비교대상발명 1, 6, 7에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 위 비교대상발명들의 결합에 의해 용이하게 도출할 수 있고, 그 결합에 기술적 어려움이나 곤란성이 없으며 그에 따른 작용효과 또한 비교대상발명 1, 6, 7에 비하여 이질적이거나 현저하다고 할 수 없으므로 그 진보성이 부정된다.
특허법원 2014. 1. 28. 선고 2013허6608 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것이고, 특허의 등록무효 여부는 청구항 별로 판단하여야 하더라도 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하는데, 원고는 이 사건 정정청구의 적법성에 대하여는 다투지 않고 있고, 달리 이 사건 정정청구가 위법하다고 인정할 만한 사유도 없어 이 사건 등록무효심판의 대상은 이 사건 정정발명이라고 할 것이므로, 이하에서는 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부에 대하여 살펴보면, 이 사건 제1항 내지 제12항 정정발명은 비교대상발명 1, 2, 4, 6과 기술분야가 실질적으로 동일하거나 매우 인접해 있고, 위 비교대상발명들에 비하여 목적에 특이성이 없으며, 그 구성들은 비교대상발명 1, 2, 4, 6에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 위 비교대상발명들의 결합에 의해 용이하게 도출할 수 있고, 그 결합에 기술적 어려움도 없으며, 그에 따른 작용효과 또한 비교대상발명 1, 2, 4, 6에 비하여 이질적이거나 현저하다고 할 수 없으므로 그 진보성이 부정된다.
특허법원 2014. 1. 24. 선고 2013허7960 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것이고, 고안의 등록무효 여부는 청구항 별로 판단하여야 하더라도 실용신안무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하는데, 원고가 이 사건 정정청구의 적법성에 대하여 다투지 않고, 달리 이 사건 정정청구가 위법하다고 인정할만한 사유도 없으므로, 이 사건 등록무효심판의 대상은 이 사건 정정고안이라고 할 것이므로, 살피건대 이 사건 정정고안은 비교대상고안과 그 기술분야가 동일하고 비교대상고안에 비하여 목적에 특이성이 없으며, 그 각 구성들은 비교대상고안에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상고안의 대응구성으로부터 극히 용이하게 도출할 수 있고, 그 작용효과 역시 비교대상고안에 비하여 현저하다고 할 수 없으므로 그 진보성이 부정된다.
특허법원 2013. 5. 31. 선고 2012허6984 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
정정청구항 3은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 정정청구항 8은 비교대상발명 5에 의하여 신규성이 부정되므로 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하며, 또한 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 점 등을 고려하면, 위와 같이 정정청구항 3, 8이 모두 신규성 내지 진보성이 부정되어 그 등록이 무효가 되어야 하는 이상, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 이 사건 정정청구에 관한 부분을 포함하여 그 전체가 일체로서 취소를 면할 수 없다고 봄이 타당하다.
특허법원 2012. 12. 13. 선고 2012허8133 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허무효심판절차에서의 정정청구는 독립된 정정심판청구와 달리 무효심판절차에 편면적으로 결합되어 그에 관한 판단이 특허등록무효 여부의 선결문제가 되는 특수한 형태로서, 그러한 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 특허무효심판에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이고, 그 결과 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분만이 따로 확정되는 것이 아니라 특허무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다고 보아야 하는 점 등을 고려하면, 위와 같이 정정 후 특허발명이 모두 그 진보성이 부정되어 특허등록이 무효가 되어야 하는 이상, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 이 사건 정정청구에 관한 부분을 포함하여 그 전체가 일체로서 취소를 면할 수 없다고 봄이 타당하다.
특허법원 2012. 5. 31. 선고 2011허12241 판결 [등록무효(실)] - 확정
이 사건 정정고안은 기술분야가 동일하고 목적에 공통점이 있는 비교대상고안 3으로부터 통상의 기술자가 극히 용이하게 도출할 수 있고, 그 효과에도 현저성이 없어 진보성이 부정된다 할 것이므로, 이 사건 실용신안등록은 무효가 되어야 하는데, 실용신안 무효심판절차에서의 정정청구는 독립된 정정심판청구와 달리 무효심판절차에 편면적으로 결합되어 그에 관한 판단이 실용신안무효 여부의 선결문제가 되는 특수한 형태로서, 그러한 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 실용신안 무효심판에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이고, 그 결과 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분만이 따로 확정되는 것이 아니라 실용신안 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다고 보아야 하는 점을 고려하면, 위와 같이 이 사건 정정고안에 대한 진보성이 부정되어 실용신안등록이 무효가 되어야 하는 이상, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 이 사건 정정청구에 관한 부분을 포함하여 그 전체가 일체로서 취소를 면할 수 없다고 봄이 타당하다.
특허법원 2012. 5. 24. 선고 2011허11521 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
이 사건 정정발명은 모두 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 이 사건 특허등록은 무효가 되어야 하는데, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 독립된 정정심판청구와 달리 무효심판절차에 편면적으로 결합되어 그에 관한 판단이 특허무효 여부의 선결문제가 되는 특수한 형태로서, 그러한 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 특허무효심판에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이고, 그 결과 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분만이 따로 확정되는 것이 아니라 특허무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다고 보아야 하는 점을 고려하면, 위와 같이 정정 후 특허발명의 진보성이 부정되어 무효가 되어야 하는 이상, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 이 사건 정정청구에 관한 부분을 포함하여 그 전체가 일체로서 취소를 면할 수 없다고 봄이 타당하다.
대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 [등록무효(특)]
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는바, 원심판결 중 정정된 이 사건 제2항 발명의 특허무효에 관한 부분은 위에서 본 바와 같은 이유로 파기되어야 할 것인데, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1항 내지 제7항 발명에 걸쳐 있으므로, 위 법리에 따라 원심판결 중 정정된 이 사건 제1항, 제3항 내지 제7항 발명의 특허무효에 관한 부분도 함께 파기되어야 한다.
특허법원 2010. 7. 15. 선고 2010허715 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안등록 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는바, 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구에 관한 부분이 위법하여 취소되어야 하는 이상, 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 확정되어야 할 정정 전 등록고안에 관한 무효심판 부분도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 할 것이어서, 결국 이 사건 심결은 전부 취소될 수밖에 없다.
서울중앙지법 2009. 11. 5. 선고 2007가합89628 판결 [특허권침해금지] - 항소기각
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는바, 특허심판원이 이 사건 특허발명에 대한 원고 쓰리엠 컴퍼니의 정정청구를 받아들이면서 무효심결을 하였으나 위 원고가 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하여 그 소송이 계속 중이므로 원고 쓰리엠 컴퍼니의 이 사건 특허발명에 대한 정정의 효과는 발생하지 않는다.
특허법원 2009. 9. 3. 선고 2009허658 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다 할 것인바, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 제3항 발명에 관한 원고의 청구는 받아들일 수 없다 할 것이나, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1 내지 5항 발명 전체에 걸쳐 있으므로, 이 사건 제3항 발명에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 할 것이어서, 결국 이 사건 심결 전부가 취소되어야 할 것이다.
대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결 [등록무효(실)]
실용신안등록 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 실용신안의 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 정정청구 전의 등록실용신안을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아닌바, 원심은, 이 사건 등록고안에 대하여 피고로부터 무효심판의 청구가 있자, 원고가 2005. 4. 27. 무효심판절차에서 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위 제1항을 삭제하고 그 종속항이었던 제2항을 그 판시와 같이 정정하는 내용의 이 사건 정정청구를 하였는데, 정정 후 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위 제2항은 정정 전 실용신안등록청구범위를 감축한 것일 뿐, 정정으로 인하여 그 실용신안등록청구범위가 실질적으로 변경된 것이라고 볼 수 없다는 이유로 이를 적법한 정정으로 인정한 다음, 이 사건 제2항 정정고안을 대상으로 삼아 그 등록무효 여부를 판단하였는데, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.
대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 [등록무효(특)]
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다 할 것인바, 원심판결 중 이 사건 정정청구 및 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고는 이유 없다 할 것이나, 원심판결 중 이 사건 제3항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고를 받아들이는 이상, 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 파기를 면할 수 없고, 한편 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인바, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1 내지 5항 발명 전체에 걸쳐 있으므로, 원심판결 중 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 파기되어야 할 것이어서, 결국 원심판결 전부가 파기되어야 할 것이다.
서울중앙지법 2008. 11. 27. 선고 2007가합69556 판결 [특허권침해금지등] - 항소기각
특허의 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되면 그 정정특허는 원래부터 정정 후의 상태였던 것으로 된다고 하는 소급효는 그 심결의 확정시점에 발생하나, 정정청구의 경우에는 정정심판의 경우와 달리 단독으로 ‘정정을 인정하는 내용의 심결’이 내려지는 것이 아니고 무효심판의 심결의 결론 중에서 정정을 인정하는 내용을 기재하고, 심결 결론의 일부로 되므로(비록 주문에서 정정을 인정하는 표시를 하더라도 이는 심결의 결론 중 일부에 불과하고 독립된 심결이 아니다), 정정의 소급효가 발생하는 것은 무효심판의 심결이 확정된 시점이고, 따라서 무효심판의 심결에 대한 심결취소소송이 특허법원에 제기된 경우에는 소송의 결과를 기다리지 않으면 무효심판의 심결이 확정되지 않으므로 그때까지는 정정의 효과가 발생하지 않고, 정정 전의 명세서 등에 기초한 특허 그대로인바, 특허심판원이 이 사건 특허발명에 대한 원고의 정정청구를 받아들이면서 무효심결을 하였으나 원고가 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하여 그 소송이 계속 중이므로 이 사건 특허발명에 대한 정정의 효과는 발생하지 않는다.
특허법원 2008. 10. 9. 선고 2008허2602 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는바, 이 사건 특허발명에 대한 무효심판절차에서 위 2007. 11. 14.자 정정청구를 받아들였으나, 그 무효심결은 원고의 심결취소소송의 제기로 확정되지 않았으므로, 위 정정청구가 확정된 것을 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다.
대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912,2929 판결 [취소결정(특)]
특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차 또는 이의신청에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되거나 이의신청에 대한 결정이 확정되는 때에 함께 확정된다고 할 것인데, 이 사건 특허발명에 관하여 1998. 12. 12. 원고 대한페인트잉크 주식회사 명의로 특허권설정등록이 된 사실, 그 후 1999. 6. 30. 고려화학 주식회사로부터 이 사건 특허발명에 대한 이의신청의 제기가 있자 원고는 2000. 1. 15. 이의신청절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 제6항을 감축하는 내용의 정정청구를 한 사실, 심사관 합의체는 2000. 9. 22. 이 사건 정정청구가 정정 전 특허청구범위의 청구항 제1항과 제6항의 일부 구성요소를 구체적으로 한정하여 청구범위를 감축하고 있다는 이유로 적법한 정정으로 인정한 다음, 이 사건 특허발명의 정정된 특허청구범위는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항의 등록을 모두 취소하는 결정을 한 사실, 그런데 심사관 합의체는 위 결정 이전에 원고에게 정정청구된 특허청구범위가 특허받을 수 없으므로 이에 대한 의견을 제출하라는 통지를 하지 않았던 사실, 그 후 위 취소결정에 대한 원고의 불복심판청구가 기각되고 이에 대한 원고의 심결취소소송 역시 기각되었으나, 원고의 상고제기에 대하여 대법원은 2003. 11. 13. 2003후90 판결로써 ‘위 취소결정은 형식적으로는 정정청구가 이유 있는 것처럼 판시하였지만 그 실질에 있어서는 정정청구를 받아들이지 않은 결과로 되었으니, 그 취소결정에는 심사관 합의체가 원고에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 채 결정을 한 강행규정 위반의 위법이 있을 뿐만 아니라, 만일 심사관 합의체가 그 정정청구가 정정의 요건을 모두 충족한 것으로 본 것이라면 정정된 청구항에 대한 특허를 취소하는 결정 대신 특허유지결정을 하였어야 함에도 그를 위반한 잘못이 있다’는 이유로 특허법원의 위 판결을 파기하고 특허심판원의 위 심결을 취소한 사실, 그 후 특허심판원은 2004. 5. 31. 위 이의결정을 취소하고 심사국으로 이 사건 이의신청사건을 환송한 사실, 위 사건을 환송받은 심사관 합의체는 2004. 7. 8. 원고에게 정정 불인정 이유 통지서를 보낸 후 2005. 3. 31. ‘위 정정청구를 인정하지 아니하고 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항에 대한 등록을 취소한다’는 내용의 결정을 한 사실 등을 알 수 있는바, 위 법리에 비추어 보면, 이의신청절차에서 심사관 합의체가 정정을 인정한 바 있다고 하더라도 원고가 심사관 합의체의 특허취소결정에 대하여 불복심판청구를 제기함으로써 위 취소결정이 확정되지 아니한 이상 정정 부분만이 따로 독립하여 확정되었다고 할 수 없으므로, 이 사건 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체는 정정청구에 대하여 다시 심리하여 결정할 수 있다고 할 것이고, 그렇다면 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체가 이를 다시 심리한 결과 이 사건 정정청구가 부적법하다는 판단에 이르러 원고에게 정정에 대한 의견제출의 기회를 부여한 뒤 정정을 불인정하는 결정을 한 것은 정당하다.