특허법원 2011. 11. 10. 선고 2011허1258 판결 [권리범위확인(특)] - 확정
실용신안법 제27조에 의하여 준용되는 특허법 제77조 제3항과 이에 의하여 다시 준용되는 특허법 제136조 제8항에 의하면, 실용신안등록고안의 명세서 및 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 실용신안등록출원, 실용신안등록결정, 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 보게 되는데, 후출원 등록고안은 이 사건 심결 당시에 이미 기술평가절차에서 별지 2의 제1항과 같은 내용에서 별지 2의 제2항과 같은 내용으로 정정됨에 따라 앞서 본 관련 규정에 의하여 정정된 별지 2의 제2항과 같은 내용의 명세서에 의하여 실용신안등록출원, 실용신안등록결정, 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 보게 되었는바, 정정 전 별지 2의 제1항과 같은 내용의 후출원 등록고안은 이 사건 심결 당시에는 이미 유효하게 등록되어 존속하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허심판원으로서는 확인대상발명과 정정 전 별지 2의 제1항과 같은 내용의 후출원 등록고안이 동일한 것인지 여부에 관하여 실체 판단을 할 것이 아니라, 마땅히 확인대상발명과 정정된 별지 2의 제2항과 같은 내용의 후출원 등록고안이 동일한 것인지 여부에 관하여 실체 판단을 하였어야 함에도 불구하고(비록 특허법 제136조 제8항이 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 ‘심결’도 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 된 것으로 보도록 규정하고 있으나, 이는 심결 후에 그와 같은 정정심결이 확정된 것을 전제로 하는 것이라고 보아야 하므로 이 사건과 같이 심결 이전에 이미 적법하게 정정이 이루어진 경우에는 그 적용이 없다), 특허심판원은 정정 전 별지 2의 제1항과 같은 내용의 후출원 등록고안이 여전히 유효하게 등록되어 존속하고 있음을 전제로 이것과 확인대상발명을 대비 판단한 다음, 양자가 동일하므로 확인대상발명은 등록된 권리이고 이 사건 특허발명과 이용관계에 있지도 않아, 결국 이 사건 심판청구는 이른바 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하다며 이를 각하하는 내용의 이 사건 심결을 하였는바, 이러한 특허심판원의 심리·판단에는 확인대상발명과 대비하여야 할 대상을 잘못 선택하여 확인대상발명과 정정된 별지 2의 제2항과 같은 내용의 후출원 등록고안이 동일한 것인지 여부를 심리·판단하지 않은 위법이 있다 할 것이다.
특허법원 2006. 5. 18. 선고 2005허6320 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
무효심판절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구한 경우 특허심판원에서는 그 절차에서 청구된 정정의 적법 여부를 심리하고, 그 정정이 적법하다면 정정된 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하며, 그 정정이 부적법하다면 정정 전의 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하여야 하는바, 이 사건 심결에서는 이미 피고에게 반려되어 존재하지 않는 1차 정정청구에 대하여 정정의 적법 여부를 심리하여 정정을 인정한 후 그와 같이 정정된 명세서 등을 기초로 피고의 특허발명에 원고 등이 주장하는 무효사유가 존재하지 않는다고 판단하였는데, 여기에는 존재하지 않는 정정청구를 심판의 대상으로 삼고, 적법하게 청구된 정정청구에 대하여는 판단하지 아니한 중대한 위법이 있다.