특허법원 2015. 12. 29. 선고 2015허4569 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제186조 제3항, 제1항은, 특허심판원의 심결에 대한 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있는데, 이 사건 소는 원고가 이 사건 심결의 심결문 등본을 송달받은 2010. 10. 27.로부터 4년 8개월 남짓이 경과한 후인 2015. 7. 15.에 제기된 것이어서, 그 제소기간을 준수하지 못하였는데, 이 사건에서 원고는 위와 같이 제소기간을 준수하지 못한 데 대하여 정당한 사유가 있음을 주장하거나, 이미 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다가 그 패소 판결이 확정된 바 있음에도 불구하고, 또 다시 청구취지가 같은 이 사건 소를 제기한 이유에 대해서도 분명히 밝히지 않은 채, 단지 이 사건 특허발명의 등록이 말소될 수 없는데도 잘못 처리되었으니 법원에 그 시정을 구한다는 취지로 주장하면서 그에 대한 판단을 구하고 있으므로, 이에 관하여 간단히 살펴보면, 원고는, 2005. 1. 13. 이 사건 특허발명을 출원함과 동시에, 동일한 청구범위로 실용신안의 이중출원을 한 결과, 그에 대하여 2005. 4. 7.에는 실용신안등록이, 2007. 8. 22.에는 특허등록이 각각 이루어졌는데, 이 사건 특허발명에 대한 위 특허등록은 원고의 위 실용신안권을 행사하기 위한 방편이었을 뿐인데, 원고가 별도로 위 실용신안권을 포기하거나 위 실용신안권에 대한 무효 심결이 확정된 바 없음에도 불구하고, 담당 공무원은 아무런 법적 근거 없이 그 직권을 남용하여 위 실용신안권 설정등록을 말소하고 그 등록원부를 폐쇄하였고, 따라서 원고의 위 실용신안권은 그대로 존속하고 있다고 보아야 하고, 이에 따라 같은 내용의 이 사건 특허발명에 관한 특허등록 역시 무효가 될 수 없는 것인데도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다고 주장하므로 살피건대, 원고가 2005. 1. 13. 이 사건 특허발명을 출원하면서, 같은 날 실용신안법 제17조 제1항에 따라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 실용신안등록의 이중출원을 하였고, 2005. 4. 7. 위 실용신안권의 등록이 이루어진 사실과 2007. 8. 22. 이 사건 특허발명의 출원에 대한 특허결정이 있은 뒤, 2007. 8. 31. 이 사건 특허발명에 관한 설정등록이 이루어짐과 동시에, 원고의 위 실용신안등록이 말소되고 그 실용신안등록원부도 폐쇄되었는데, 그 등록원인란에는 ‘포기’라고 기재되어 있는 사실이 인정되는데, 실용신안법 제17조 제1항에서 특허출원을 한 자에게 다시 실용신안등록의 이중출원을 허용한 취지는 동일한 기술에 대하여 특허 외에 실용신안도 함께 출원할 수 있도록 함으로써 우선 실용신안권을 설정등록하여 활용할 수 있도록 하기 위한 것이고, 특허법 제87조 제2항 제2호 등 관련 규정의 내용을 종합하면, 특허발명의 출원인이 위와 같이 실용신안등록의 이중출원에 의하여 실용신안등록을 받은 후, 다시 특허권 설정등록을 하기 위해서는 실용신안권의 포기가 전제 조건이 됨을 알 수 있어, 원고 주장과 달리 원고는 이 사건 특허발명에 대한 설정등록을 위하여 스스로 기존의 실용신안권을 포기하였다고 보는 것이 옳고, 이는 원고가 위 실용신안권을 행사할 의도로 이 사건 특허발명에 대한 특허권 설정등록을 한 것인지 여부와는 아무런 관련이 없다고 할 것이고, 나아가 설령 기존의 실용신안권이 존속하고 있다 하더라도 그러한 사정이 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 무효인지 여부를 판단하는데 있어 어떠한 영향을 미치는 것도 아니므로, 결국 이 사건 심결이 원고의 실용신안권이 아닌 이 사건 특허발명을 상대로 이루어졌다고 해서 이를 위법하다고 볼 수 없으니, 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없는 것이어서, 이 사건 소는 그 제소기간을 경과하여 제기된 것으로서 부적법하여 이를 각하한다.