특허법원 2014. 11. 20. 선고 2014허1846 판결 [거절결정(특)] - 확정
이 사건 보정각하결정은 문언적으로 동일한 내용의 청구항이 2개 이상 존재하는 것은 특허법 제42조 제5항의 위임에 따라 규정된 같은 법 시행령 제5조 제2항(‘청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다’)에 위배됨을 이유로 이 사건 보정을 각하하였으므로, 문언적으로 동일한 내용의 청구항을 2개 이상 포함한 특허출원은 특허법 시행령 제5조 제2항에 위배되어 거절되어야 하는지에 대하여 살펴보면, 특허법 제42조 제4항은 청구항을 2개 이상 기재하는 것을 허용함으로써 다항제를 규정하고 있는데, 특허청구범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로서 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반 공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정, 명확히 할 필요가 있고, 따라서 다항제를 도입한 취지는 발명의 성질에 따라 1군의 발명을 다면적으로 청구하여 보호하기 위한 것이지 문언적으로 동일한 내용의 청구항을 허용하겠다는 취지로 보기는 어렵고, 더구나 하나의 특허에 문언적으로 동일한 내용의 청구항이 존재할 경우 문언적으로 동일한 청구항 각각에 대하여 권리자가 다른 전용실시권을 설정하는 경우도 가능하게 되고, 그러한 경우 동일한 발명에 대하여 다수의 전용실시권자가 존재하게 되어 특허발명의 독점 실시권을 가져야 하는 전용실시권자가 실제로는 전용실시권이 아닌 통상실시권을 확보한 것에 지나지 않게 될 우려가 있으므로, 문언적으로 동일한 내용의 복수의 청구항은 청구항 기재방식에 다항제를 도입한 입법취지에 반할 뿐만 아니라 전용실시권의 권리관계를 약화사키는 문제를 발생시키는 점, 문언적으로 동일한 복수의 청구항은 미국, 유럽 및 특허협력조약에서도 그 등록이 거절되는 점 등에 비추어 보면 문언적으로 동일한 복수의 청구항은 특허법 시행령 제5조 제2항에 위배되어 그 등록이 거절되어야 하는 것으로 해석함이 타당하며, 이에 대하여 원고는, 1995. 9. 26. 선고된 대법원 94후1558 판결에서 동일한 내용의 특허청구범위를 중복하여 기재한 것은 명세서의 기재불비에 해당하지 않는다고 판단된 점에 비추어 보면 이 사건에서도 문언적으로 동일한 청구항을 중복하여 기재한 것이 특허법 시행령 제5조 제2항에 위배되지 않는 것으로 판단되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 위 대법원 사건은 ‘문언적으로 동일한 복수의 청구항’이 기재불비에 해당하는지 여부가 문제된 사안이 아닐뿐더러 특허법 시행령 제5조 제2항의 해석이 쟁점이 된 사건도 아니고, 위와 같이 위 대법원 사건과 이 사건의 사안이 다른 이상 위 대법원 판결의 판시내용이 곧바로 이 사건에 적용되는 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558 판결 [거절결정(특)]
특허법 제8조 제3항에 의하면, 특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어 있고, 제8조 제4항에 의하면 특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다라고 되어 있는 바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다 할 것이고,동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 할 것인바, 동일한 내용의 특허청구의 범위를 중복하여 기재한 것은 명세서의 기재불비가 됨을 전제로 한 원심의 조치에는, 청구범위의 기재 방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이다.