특허법원 2008. 9. 5. 선고 2007허7945 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제55조 제1항, 제3항은 특허출원인은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 우선권을 주장할 수 있고, 이러한 우선권 주장 출원 발명 중 선출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여는 특허요건이나 선원주의 등에 관한 일부 규정을 적용함에 있어서 그 출원시를 선출원의 출원시로 소급하는 취지를 규정하고 있고, 특허법 제53조, 실용신안법 제17조는 특허나 실용신안등록의 원출원을 한 자는 그 출원서의 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 실용신안등록(원출원이 특허 출원인 경우)이나 특허(원출원이 실용신안등록출원인 경우) 출원을 할 수 있고, 이러한 이중출원은 일부 규정의 적용을 제외하고는 그 출원시를 원출원의 출원시로 소급하는 취지를 규정하고 있으며, 한편 특허법 제36조 제2항·제3항 본문은 동일한 발명이나 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 특허나 실용신안등록출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의하여 하나의 출원만이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원도 이를 받을 수 없다고 규정하고 있으며, 다만 같은 조 제3항 단서는 이중출원관계에 있는 특허와 실용신안등록 출원 사이에는 위와 같은 협의 규정을 적용하지 않는다는 취지를 규정하고 있어, 위와 같이 동일한 발명이나 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 특허나 실용신안등록출원이 있는 때에는 중복되는 권리가 발생하는 것을 방지하기 위하여 협의 과정을 통하여 하나의 권리만이 등록될 수 있도록 하고 있고, 다만 이중출원관계에 있는 출원 사이에는 별도의 포기 규정을 통하여 중복되는 권리가 발생하는 것을 방지하고 있기 때문에 위와 같은 협의 과정에 관한 규정의 적용을 배제하고 있을 뿐이므로, 위와 같은 협의 과정에 관한 규정의 적용을 배제하려면 특허법 제53조나 실용신안법 제17조가 규정하고 있는 이중출원관계가 있어야 할 것인데, 이 사건 출원발명과 같은 국내우선권 주장 출원인 경우, 그 효력은 단지 출원시만 선출원의 출원시로 소급될 뿐인데, 그것도 특허요건이나 선원주의 등의 일부 규정을 적용함에 그치고, 특허권 존속기간 등의 규정의 적용에 있어서는 소급되지 않는 등(따라서 특허권의 존속기간이 연장될 수 있다) 법적 효력이 미치는 범위가 상당히 제한적인 점, 이중출원은 원출원서의 최초로 첨부된 명세서의 ‘청구범위’에 기재된 사항의 범위 안에서만 할 수 있음에 비하여, 우선권 주장 출원은 선출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위 외에도 ‘상세한 설명이나 도면에 기재된 발명까지도’ 기초로 할 수 있어 오히려 선출원의 청구범위보다 넓어질 수 있는 점 등을 고려하면, 국내 우선권 주장 출원만으로 그 출원시가 선출원의 출원시로 소급되는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계한다고 볼 근거는 없다고 할 것이어서, 국내우선권 주장 출원과 그 선출원의 이중출원 사이에는 이중출원관계에 있지 아니하고, 달리 이중출원관계를 인정할 법적 근거도 없으므로, 특허법 제36조 제3항 단서에 의하여 선원주의와 관련한 협의 규정의 적용을 배제할 수 없다고 할 것이므로, 이 사건 출원발명과 이 사건 선출원발명 및 비교대상발명이 동일인에 의하여 출원된 동일한 발명이고, 이 사건 출원발명은 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 이 사건 선출원발명을 국내우선권 주장의 기초로 하여 출원되어 그 출원시가 이 사건 선출원발명의 출원시로 소급되었으므로, 이 사건 출원발명은 비교대상발명과 동일한 날에 출원된 동일한 발명으로서 특허법 제36조 제3항, 제2항에 의하여 특허받을 수 없다.
특허법원 2008. 9. 4. 선고 2007허5024 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
피고는 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성에 디버그 예외처리 기술을 부가한 것으로 이 사건 제1항 발명의 종속항이고, 이 사건 제4, 5발명은 제1항 발명의 구성에 JUMP 함수 기술을 부가한 것으로 역시 이 사건 제1항 발명의 종속항인데, 원고는 2005. 8. 9. 이 사건 제1항 발명의 구성부분을 제외하고, 이 사건 제3항 발명의 종속항에 해당하는 구성만을 청구범위로 하여 특허를 출원하여 2006. 6. 7. 제589529호로 등록되었는바, 이 사건 제3항 발명과 위 제589529호 발명은 동일한 발명에 해당하므로, 특허법 제36조 제2항에 위반하여 등록된 것으로서 무효이고, 이 사건 제4항, 제5항 발명의 경우에도 역시 종속항에 해당하는 구성만을 청구범위로 하여 2005. 8. 6. 특허출원을 하고 2006. 1. 31. 제549646호로 등록되었는바, 이 사건 제4, 5항 발명은 위 제549646호 발명과 동일한 발명으로서 특허법 제36조 제1항에 위반하여 등록된 중복특허로서 무효라는 취지로 주장하고(피고는 이 사건 제4, 5항 발명의 경우에도 출원일이 위 제549646호와 출원일이 동일한 것을 전제로 특허법 제36조 제2항에 해당한다는 주장을 하나, 이는 오인에 기인한 것으로서 위 제549646호의 출원일이 2005. 8. 6.로서 선출원의 지위에 있으므로, 제36조 제1항에 해당하는 것으로 주장한 것으로 본다), 나아가 통상의 기술자가 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 4를, 이 사건 제4, 5항 발명은 비교대상발명 5를 단순결합함으로써 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다고 주장하므로 살피건대, 갑 제4, 5호증에 의하면, 위 제589529호 발명의 청구항 1의 청구범위는 ‘레지스터로의 키보드 입력정보 전송시 디버그 예외처리로서 레지스터 내 키보드 입력정보의 처리가 정지되는 단계, 상기 레지스터로 접근하는 프로그램의 인가 여부를 확인하는 단계, 및 접근 프로그램이 상기 인가된 프로그램일 경우 상기 레지스터에 저장된 키보드 입력정보를 정상처리하고, 접근 프로그램이 비인가된 프로그램일 경우 상기 레지스터에 저장된 키보드 입력정보를 삭제하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 키보드 입력정보 보안방법’이고, 위 제549646호 발명의 청구항 1의 청구범위는 ‘키보드 보안드라이버가 사용자의 키보드 조작으로 제공되는 인터럽트 처리함수 주소의 인터럽트 처리함수를 명령어 단위로 분류하는 단계 및 상기 주소의 인터럽트 처리함수 중 최초로 실행되는 인터럽트 처리함수가, 상기 키보드 보안드라이버가 다른 위치에 배치한 보안용 처리함수로 안내하여 상기 보안용 처리함수가 실행되도록 하는 보안용 JUMP 함수로 대체되고, 대체된 해당 인터럽트 처리함수는 키보드 보안드라이버가 설정한 임시 메모리에 위치하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터럽트 처리함수 교체에 의한 키보드 입력정보의 무단유출을 차단하는 방법’이고, 청구항 2의 청구범위는 ‘제1항에 있어서, 상기 임시 메모리에, 상기 보안용 JUMP 함수 다음에 위치한 차순위 인터럽트 처리함수로 안내하여 상기 차순위 인터럽트 처리함수가 실행되도록 하는 비보안용 JUMP 함수가 삽입되는 단계, 키보드 조작으로 발생하는 키보드 입력정보가 특수키 조작에 의한 것인지, 일반키 조작에 의한 것인지 여부를 확인하는 단계, 확인을 통해 해당 키보드 입력정보가 특수키 조작에 의한 것이면, 상기 키보드 보안드라이버가 해당 특수키에 의한 키보드 입력정보를 키보드 입출력포트로 재전송한 후 인터럽트가 재발생되도록 하는 단계, 재발생된 인터럽트로서 상기 특수키에 의한 키보드 입력정보를 재처리할 경우, 상기 임시 메모리에 위치한 인터럽트 처리함수가 실행된 후, 상기 비보안용 JUMP 함수에 의해 상기 차순위 인터럽트 처리함수가 실행되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인터럽트 처리함수 교체에 의한 키보드 입력정보의 무단유출을 차단하는 방법’인바, 이 사건 제3항 발명은 제1항 발명을, 이 사건 제4항 발명은 제1 내지 3항 발명을, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제4항 발명을 인용하는 형식으로 이루어져 있어 각 인용하는 청구항의 청구범위를 제외한 종속항 자체의 청구범위의 구성은 제589529호 및 제549646호 발명의 청구범위와 완전히 동일한 점이 인정되고, 따라서 제589529호 및 제549646호 발명은 이 사건 제3, 4, 5항 발명과 시계적인 단계로서 이루어진 방법에 있어 일부 구성에 있어서 중복된다고 할 것이므로, 이와 같이 방법발명에 있어 그 일부의 범위가 중복되는 경우 특허법 제36조 제1항 및 제2항에서 말하는 동일한 발명에 해당한다고 볼 것인지 여부가 이 사건의 쟁점이라고 할 것인데, 특허법 제36조 제1항은 ‘동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다’고 규정하고 있고, 제2항은 ‘동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제1호는 특허가 제36조 제1항, 제2항의 규정에 위반된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있고, 위와 같이 특허법 제36조 제1, 2항에 위반하여 등록된 특허를 무효로 하는 취지는 특허법이 특허권자에게 당해 발명의 실시를 전유하게 하는 것임을 고려하여 하나의 발명에 대하여 2 이상의 권리를 인정하게 되는 중복특허를 배제함에 있고, 하나의 발명에 대하여 복수의 출원이 있을 때에는 선원주의에 의할 것임을 명확하게 함에 있으며, 한편 동조 소정의 ‘동일한 발명’이라 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다고 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 동일한 발명이라고 할 것이고, 그 판단기준은 명세서의 기재가 아닌 특허청구범위의 구성을 중심으로 하되 그 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과한 경우에 해당한다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 하는바, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항의 형태를 취하고 있으나, 이 사건 제1항 발명은 더미정보를 이용하여 유저모드영역에서 보안을 수행하는 단계에 관한 것이고, 이 사건 제3항 발명은 커널모드영역에서 디버그 기술을 이용하여 보안을 수행하는 단계에 관한 것으로서, 시간적, 기능적인 면에서 볼 때 이 사건 제1항 발명에 해당하는 단계와는 별개의 단계로서 독립적으로 수행되는 것으로서 일응 반드시 유기적으로 연결되어야 하는 구성인 것으로 보기는 어려우나, 제589529호의 청구항 1과 이 사건 제3항 발명과의 차이점은, 이 사건 제3항 발명에는 독립항인 이 사건 제1항 발명의 구성이 부가된 것에 있다고 할 것인데, 서로 중복되는 부분을 제외한 이 사건 제1항 발명의 구성만으로도 독립된 발명을 이루는 점에서 이를 단순한 주지·관용기술의 부가로 보기 어렵고(진보성이 결여된 것인지 여부는 별개의 문제이다), 제589529호의 청구항 1은 커널모드영역에서의 보안만을 강화하는 효과가 있음에 반하여, 이 사건 제3항 발명은 제1항 발명을 부가함으로써 유저모드영역에서의 보안도 수행할 수 있게 되는 점에서 그 효과에 있어서도 서로 차이가 있어, 제589529호와 이 사건 제3항 발명은 비록 구성의 일부가 중복되는 발명이긴 하나, 중복특허에 해당하는 동일한 발명이라고 보기 어렵고, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 이 사건 제1, 2, 3항 발명 또는 이 사건 제4항 발명을 인용하는 종속항의 형태를 취하고 있으나, 이 사건 제1항 발명은 더미정보를 이용하여 유저모드영역에서 보안을 수행되는 단계에 관한 것이고, 이 사건 제4, 5항 발명은 커널모드영역에서 인터럽트 처리함수가 저장된 주소함수가 변경되어도 JUMP 함수로 대체함으로써 보안을 해결하는 단계에 관한 것으로서, 시간적, 기능적인 면에서 볼 때 이 사건 제1항 발명에 해당하는 단계와는 별개의 단계로서 독립적으로 수행되는 면이 강하여 일응 이 사건 제1항 발명과 유기적인 일체로서 결합된 발명으로는 보기 어려우나, 이 사건 제4, 5항 발명은 이 사건 제3항 발명도 인용되는 독립항으로 하고 있어, 제549646호의 청구항 1, 2와는 그 특허청구범위의 구성에서 차이가 나고, 그 효과의 면에서도 이 사건 제1항, 제3항 발명의 구성을 포함함으로 인하여 유저모드영역, 커널모드영역 등에서 추가적으로 보안을 수행할 수 있게 되는 점에서 차이가 있어, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 제549646호의 청구항 1, 2 발명과 동일한 발명으로 보기 어렵다.
대법원 2008. 8. 21. 선고 2007후5130 판결 [거절결정(특)]
원심에서 주장하지 아니하였다가 상고심에 이르러 비로소 주장하는 새로운 사실은 적법한 상고이유가 될 수 없으므로, 이 사건 출원발명과 특허법 제36조 제2항의 경합출원관계에 있는 비교대상발명에 대한 특허출원이 취하되어 경합출원의 하자가 치유되었다는 주장은 그것이 원심 변론종결 이후에 발생한 사정이라고 하더라도 원고들이 상고심에 이르러 비로소 내어 놓은 주장임에는 다를 바 없어 원심판결에 대한 적법한 상고이유가 될 수 없고, 또한 특허법 제36조 제4항에서 경합출원관계에 있는 특허출원이 취하된 때에는 같은 조 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있어서, 이 사건에서 경합출원관계에 있는 비교대상발명에 대한 특허출원의 취하로 인하여 경합출원의 하자가 특허심판원의 심결 이전으로 소급하여 치유된다고 하더라도, 그러한 점이 앞서 본 바와 달리 판단할 근거가 될 수 있는 것은 아니다.
특허법원 2007. 11. 22. 선고 2007허3066 판결 [거절결정(특)] - 상고기각
특허법 제36조 제2항에 의하면, ‘동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있고, 특허법 제55조 제3항에 의하여 우선권주장을 수반하는 특허출원은 특허법 제36조 제2항을 적용함에 있어서 우선권주장일을 출원일로 보고 있고, 특허법 제36조 제2항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것이고, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이며, 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아닌바, 이 사건 제1항 발명과 비교대상 제1항 발명은 물질적 외형에 따라 표현만 달리하고 있을 뿐 실질적으로 기술구성이 동일하고, 그 작용효과도 동일하므로, 양 발명은 동일한 발명이라고 할 것이고, 또한 원고는, 완성된 발명을 하나의 특허로 출원할 것인지 또는 별개의 특허로 출원할 것인지는 출원인의 자유의사이고, 이 사건 출원발명과 비교대상발명은 동일한 출원인에 의하여 별개의 특허로 출원하였다고 하여 특허법 제36조 제2항에 반한다고 할 수 없으며, 출원인이 동일할 경우에는 특허법 제36조 제2항에서 규정한 발명의 동일성의 범위를 좁게 해석하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제36조 제2항의 취지는 하나의 발명에 대하여 이중으로 권리가 부여되는 것을 방지하고자 하는 데 있다 할 것이고, 위 규정은 출원인이 서로 다른 사람인지 동일인인지를 불문하고 ‘동일한 발명에 관하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때’에는 모두 해당하는 것이며, 출원인이 동일하다고 하여 발명의 동일성의 범위를 좁게 해석하여야 할 법률적 근거나 이유도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2007. 11. 22. 선고 2007허3103 판결 [거절결정(특)] - 확정
특허법 제36조 제2항에 의하면, ‘동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있고, 특허법 제55조 제3항에 의하여 우선권주장을 수반하는 특허출원은 특허법 제36조 제2항을 적용함에 있어서 우선권주장일을 출원일로 보고 있고, 특허법 제36조 제2항에서 규정하는 발명의 동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것이고, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이며, 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아닌바, 이 사건 제1항 발명과 비교대상 제1항 발명은 물질적 외형에 따라 표현만 달리하고 있을 뿐 실질적으로 기술구성이 동일하고, 그 작용효과도 동일하므로, 양 발명은 동일한 발명이라고 할 것이고, 또한 원고는, 완성된 발명을 하나의 특허로 출원할 것인지 또는 별개의 특허로 출원할 것인지는 출원인의 자유의사이고, 이 사건 출원발명과 비교대상발명은 동일한 출원인에 의하여 별개의 특허로 출원하였다고 하여 특허법 제36조 제2항에 반한다고 할 수 없으며, 출원인이 동일할 경우에는 특허법 제36조 제2항에서 규정한 발명의 동일성의 범위를 좁게 해석하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제36조 제2항의 취지는 하나의 발명에 대하여 이중으로 권리가 부여되는 것을 방지하고자 하는데 있다 할 것이고, 위 규정은 출원인이 서로 다른 사람인지 동일인인지를 불문하고 ‘동일한 발명에 관하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때’에는 모두 해당하는 것이며, 출원인이 동일하다고 하여 발명의 동일성의 범위를 좁게 해석하여야 할 법률적 근거나 이유도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2007. 5. 10. 선고 2006허6495 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제36조는 ‘동일한 발명에 대하여 같은 날 2 이상의 특허출원이 있는 경우(경합출원) 이를 등록무효 사유로 규정하면서, 다만 특허출원인의 협의가 있거나 특허출원이 무효 또는 취하된 때에 한하여 예외적으로 특허를 받을 수 있도록 규정’하고 있을 뿐, 특허권이나 실용신안권의 포기를 그 예외사유로 규정하고 있지는 아니한 점, 따라서 그 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 우선 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라, 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것인데, 이 사건 등록발명과 비교대상발명은 문언적으로 동일한 발명이며, 이 사건 등록발명과 비교대상발명은 모두 ‘이태욱’이 같은 날 출원한 것이며, 이 사건 등록발명의 등록 이전에 비교대상발명의 출원을 취하하거나 협의에 준하여 비교대상발명의 출원을 포기하지 아니하여, 이 사건 등록발명과 비교대상발명이 모두 등록된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 이와 같이 동일한 발명인 이 사건 등록발명과 비교대상발명이 같은 날 동일 출원인에 의하여 출원되었다가 모두 특허권과 실용신안권으로 등록되었으므로 이 사건 등록발명은 특허법 제36조 제2항 및 제3항에 위반되어 등록된 것으로서 같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 등록은 무효라고 할 것이고, 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록발명 및 비교대상발명의 출원인인 이태욱으로부터 권리를 이전받은 조은주가 이 사건 등록발명의 등록일 이후인 2002. 8. 8. 비교대상발명에 관한 실용신안권을 포기함으로써 위 무효 사유가 치유되었다는 취지로 주장하나, 위 법리에 의하면 등록된 실용신안권의 포기는 등록무효와 달리 소급효가 없어 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 존속된 상태였다는 점에서 등록된 특허권이나 실용실안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자 그 권리를 포기하였다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유되는 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 [등록무효(특)]
특허법 제36조는 ‘동일한 발명에 대하여 같은 날 2 이상의 특허출원이 있는 경우(경합출원) 이를 등록무효 사유로 규정하면서, 다만 특허출원인의 협의가 있거나 특허출원이 무효 또는 취하된 때에 한하여 예외적으로 특허를 받을 수 있도록 규정’하고 있을 뿐, 특허권이나 실용신안권의 포기를 그 예외사유로 규정하고 있지는 아니한 점, 따라서 그 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 우선 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라, 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다.
대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결 [특허결정취소]
‘사정(査定) 등에 대하여는 행정심판법에 의한 불복을 할 수 없다’고 규정하고 있는 특허법 제224조의2는 특허요건 등에 관한 판단에 고도의 전문지식이 필요하다는 점에서 그 불복을 행정심판법이 아닌 특허법이 정하는 바에 따라 전문기관인 특허심판원 및 특허법원에서 처리하도록 하기 위하여 마련된 규정이고, 한편 특허법은 제132조의3에서 ‘거절사정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있으나, 특허사정을 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는데, 이는 특허사정이 그 출원인에게 불이익이 없다는 이유에 기인하는 것인바, 이러한 특허법의 태도에 비추어 보면, 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허사정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 상당한데, 원고들은 1996. 8. 5. ‘중간조 영상의 표시방법’에 관하여 출원번호 제96-32603호(원출원)로 특허출원을 하였다가 2000. 3. 21. 거절사정을 받은 다음 이에 불복하여 심판을 청구하고, 같은 해 7. 21. 원출원의 일부를 출원번호 제2000-42025호(분할출원 1)와 제2000-42034호(분할출원 2)로 각 분할하여 출원함에 있어서, 청구항이 41개이던 원출원에는 11개의 청구항만 남겨 두고, 나머지 30개의 청구항 중 6개의 청구항을 분할출원 1로, 24개의 청구항을 분할출원 2로 각 분할하여 출원하려는 의도였지만, 당시 시행되고 있던 전자출원방식에 따라 분할출원을 전자문서로 변환하여 제출하는 과정에서 착오로 분할출원 2에 원래 첨부하기로 되어 있던 명세서 대신 분할출원 1에 첨부한 명세서를 다시 첨부하여 전송하는 바람에 결국, 분할출원 1과 분할출원 2는 출원번호만 다를 뿐 똑같은 내용의 6개의 청구항을 가진 동일한 출원이 되었는데, 심사관은 2000. 9. 26. 원고들이 한 분할출원 중, 분할출원 2에 대하여는 분할출원 1과 동일하다는 사유로 거절이유의 통지를 하였으나, 분할출원 1에 대하여는 진보성이 없다는 사유로 거절이유의 통지를 하였으며, 그 후 원고들이 의견서를 제출하고 분할출원 1에 대하여는 6개의 청구항을 모두 삭제하고 2개의 청구항을 신설하는 내용의 보정서를 제출함에 따라 계속 심사를 진행한 끝에, 원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여 각각 특허사정을 하였다는 것인바, 분할출원 2에 대한 특허사정은 원고들의 착오에 기인하는 것이기는 하나 원고들이 출원한 내용 그대로 특허사정이 이루어졌다 할 것이므로, 원고들은 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다.
특허법원 2005. 9. 30. 선고 2004허7005 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
특허법이 제36조와 같은 규정을 두고 있는 것은 중복되는 권리를 배제한다는 취지에서 1발명 1특허의 원칙을 관철하기 위한 것으로 보아야 할 것인데, 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 모두 피고에 의하여 같은 날 출원되었으며, 피고가 이 사건 특허발명의 등록 이전에 비교대상발명의 출원을 취하하거나 협의에 준하여 비교대상발명의 출원을 포기하지 아니하여, 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 모두 등록된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 이와 같이 동일한 발명인 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 같은 날 동일 출원인에 의하여 출원되었다가 모두 특허권과 실용신안권으로 등록된 경우, 그 중 이 사건 특허발명은 특허법 제36조 제3항, 제2항에 위반되어 등록된 것으로 같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 특허등록은 무효라 할 것이고, 특허법 제36조에서의 협의, 무효, 취하 등은 모두 출원단계에서 이루어지는 것을 의미하는 것일 뿐 등록으로 권리가 부여된 후의 것을 의미하는 것은 아니어서, 비교대상발명이 사후적으로 포기되었다고 할지라도 이를 특허법 제36조에서의 협의에 해당한다거나 그 무효사유가 치유되는 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 피고가 원용하는 위 대법원 판결은 동일한 발명이 같은 날 2개의 실용신안으로 동시에 출원되어 모두 등록되었다가 그 중 하나의 등록실용신안이 무효로 확정된 사안에 대하여, 나머지 등록실용신안을 유지, 존속시켜주는 것이 타당하다는 것임에 비하여, 이 사건은 피고가 이 사건 심판 청구 이전에 비교대상발명에 관한 실용신안권을 포기한 것으로, 그러한 포기는 등록무효와 달리 소급효가 없어 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 중복된 상태였다는 점에서 위 판결과 사안을 달리하여, 이 사건에 위 판결을 원용하기에 적절하지 아니하므로, 결국 피고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2004. 9. 10. 선고 2003허4160 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제36조 제2항은 ‘동일한 발명에 관하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있고, 같은 법 제62조 제1호, 제133조 제1항 제1호에서는 위 조항을 거절사유 및 등록무효사유의 하나로 규정하고 있는데, 위 제36조 제2항 규정의 취지는 하나의 발명에 대하여 이중으로 권리가 부여되는 것을 방지하는 데 있다 할 것이고, 여러 사람이 같은 날 동일한 발명에 대하여 2 이상 출원한 경우는 물론 동일 출원인이 같은 날 동일발명을 2 이상 출원한 경우도 해당한다 할 것이며, 이때 동일 출원인에 의한 출원경합의 경우에는 동일출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로 동일출원인이 동일발명을 2 이상 출원하였을 때에는 위 조항 단서 후단이 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에 해당하여 어느 출원도 특허등록을 받을 수 없다 할 것이고, 다만 경합된 출원 중의 하나가 무효 또는 취하, 포기되었거나, 무효심판청구절차에서 무효로 확정된 경우에는 경합이 해소되어 위 조항의 적용이 없다 할 것이다.
특허법원 2003. 11. 20. 선고 2003허1307 판결 [등록무효(실)] - 확정
실용신안법 제8조 제4항은 ‘실용신안등록출원에 관한 고안과 특허출원에 관한 발명이 동일한 경우로서 그 실용신안등록출원과 특허출원이 같은 날에 출원된 것인 경우에는 실용신안등록출원에 대하여만 권리설정등록을 받기로 특허출원인과 협의된 경우에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있다’고 규정하는 한편 같은 법 제49조 제1항은 제1호는 ‘위 제8조 제4항에 위반하여 등록된 실용신안에 대하여는 무효심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있는바, 실용신안법이 이와 같은 규정을 두고 있는 취지는 하나의 기술사상에 대하여 이중으로 권리가 부여되는 것을 방지하기 위한 것이라 할 것이고 이러한 취지는 실용신안등록 출원인과 특허 출원인이 동일한 경우에 대해서도 당연히 적용되어야 할 것이어서, 동일한 기술적 창작에 대하여 같은 날 실용신안등록출원과 특허출원이 동일인에 의하여 출원된 때에는, 출원인이 특허출원을 취하하거나 포기하는 등의 방법으로 실용신안등록출원을 선택하여 이에 대하여만 권리설정등록을 받기로 한 경우에 한하여 실용신안등록을 받을 수 있는 것이고, 출원인이 이와 같은 선택을 하지 아니하여 특허와 실용신안에 관한 등록이 모두 이루어진 경우에는 그와 같은 실용신안등록은 실용신안법 제8조 제4항에 위반된 것으로서 같은 법 제49조 제1항 제1호에 의하여 무효로 됨을 면할 수 없다 할 것인데, 이 사건 등록고안은 인용발명과 그 청구범위의 내용이 동일하고, 그 실용신안등록출원과 특허출원이 같은 날에 동일 출원인인 피고에 의하여 출원된 것으로서, 피고가 이 사건 등록고안의 등록일 이전에 인용발명에 관한 출원을 취하하거나 포기하지 아니하고 두 개의 출원을 그대로 유지함으로써, 이 사건 등록고안이 등록된 이후에 인용발명 또한 등록되어 결국 동일한 내용의 기술적 창작에 대하여 이중의 권리가 부여되기에 이른 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없는바, 그렇다면 이 사건 등록고안에 관한 등록은 실용신안법 제8조 제4항에 위반되어 등록된 것이라 할 것이다.
대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576 판결 [거절결정(실)]
실용신안의 신규성과 진보성 등의 등록요건에 관한 판단은 각 출원된 고안에 대하여 개별적으로 판단할 일이지 같은 날 또는 그 후에 출원된 동일 또는 유사한 고안의 등록 여부는 고려할 바가 아니고, 설사 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 어차피 실용신안법 제13조 제1호, 제4조에 의하여 등록거절되어야 하는 것인 이상, 같은 법 제7조 제2항, 제6항에서 규정한 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없는데, 본원고안과 인용고안은 플랜지 사이에 끼워지는 절연판, 볼트와 플랜지 사이에 삽입되는 절연관, 너트와 플랜지 사이에 끼워지는 절연와셔라고 하는 3가지의 절연체를 이용하여 2개의 관을 전기적으로 절연이 되도록 연결하기 위한 것으로서 기술적 사상이 동일할 뿐만 아니라, 본원고안의 밸브관과 볼고정관, 고정볼트, 절연판, 절연관, 절연와셔, 너트는 인용고안의 각 파이프, 볼트, 절연가스켓, 절연슬리브, 절연판, 너트에 순차로 각 대응되는 구성요소라고 할 수 있어 그 기술적 구성이 동일하므로, 비록 본원고안은 볼밸브의 밸브관과 볼고정관을 연결하는 것이고, 인용고안은 2개의 관을 연결하는 것인 점에서 차이가 있으나 본원고안도 결국 볼이 위치하는 밸브관과 볼의 위치를 잡아주기 위한 볼고정관이라는 2개의 관을 볼트와 너트를 사용하여 서로 연결시키고 있는 것이어서, 본원고안은 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것에 불과하므로, 본원고안 출원일과 같은 날 출원된 고안이나 본원고안보다 뒤에 출원된 고안의 등록 여부와는 상관없이 본원고안에 대하여 같은 이유로 등록을 거절한 원사정을 유지한다.
대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결 [등록무효(실)]
피심판청구인이 동일자로 이 사건 실용신안등록과 출원하여 등록이 된 등록번호 제19043호의 실용신안등록은 1987. 9. 3. 등록무효심결이 있은 후 피심판청구인이 항고를 포기함으로써 확정된 사실이 인정되는데, 이와 같이 동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아닌바, 위 법 제7조 제3항에서 동일한 내용의 실용신안등록출원이 경합하거나 실용신안등록출원과 특허출원이 경합한 경우에 그 어느 하나가 무효 또는 취하되었거나 포기된 때에는 그 실용신안등록출원 또는 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정한 취지에 미루어 보더라도 위와 같이 해석하는 것이 타당하다.