특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허6078 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제159조 제2항은 ‘심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리할 수 없다’라고 규정하고 있는데, 피고는 2017. 7. 19. 청구의 취지에 ‘발명 제1052202호의 제1 내지 5항, 제7 내지 16항, 제18 내지 19항을 무효로 한다’라고 기재하여 청구취지를 최종 보정하였으므로, 이 사건 제20항 정정발명은 무효심판의 대상에 포함된다고 볼 수 없는데도, 이 사건 심결은 ‘이 사건 제1 내지 5항, 제7 내지 16항, 제18 내지 20항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 각 그 진보성이 부정된다’라고 판단하여 피고의 청구를 인용하는 심결을 하였으므로, 이 사건 심결 중 이 사건 제20항 정정발명에 대하여 피고의 청구를 인용한 심결 부분은 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리하고 판단함으로써 특허법 제159조 제2항을 위반한 위법이 있다.
특허법원 2018. 9. 20. 선고 2017허7340 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제159조 제1항은 “심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.”라고 규정하고 있으므로, 특허심판원이 무효심판절차에서 심판청구인이 주장하지 아니한 무효사유에 대해서 심리할 경우 피심판청구인에게 기간을 정하여 그 무효사유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 하고, 특허심판원이 그 무효사유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하지 않은 채 그 무효사유를 들어 무효심판을 인용하는 심결을 하는 것은 위법하나, 다른 한편 무효심판청구서에 기재된 무효사유와 다른 별개의 새로운 무효사유가 아니고 주된 취지에 있어서 무효심판청구서에 기재된 무효사유와 실질적으로 동일한 사유를 들어 무효심판을 인용하는 심결을 하는 것은 허용될 뿐만 아니라 형식적으로는 피심판청구인에게 의견진술 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에도 특허법 제159조 제1항에 위배되지 않는다고 보아야 할 것인바, 피고가 이 사건 제1항 발명의 무효사유로 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 사유를 주장한 데 대하여 원고들은 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 아니하고, 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여도 진보성이 부정되지 않는다고 답변하였음을 알 수 있으므로, 원고들은 이 사건 제1항 발명에 관하여 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하거나 선행발명 2에 선행발명 1을 결합하더라도 진보성이 부정되지 않는다는 점에 대하여 실질적으로 의견을 진술하여 반박할 수 있는 기회를 가졌다고 봄이 타당하고, 이 사건 특허발명의 나머지 청구항에 대하여도 마찬가지라고 할 것이어서, 이 사건 심결이 원고들에게 의견진술의 기회를 주지 않고서 피고가 신청하지 아니한 무효사유에 관하여 심리하였다고 할 수 없으므로, 원고들의 절차적 권리를 침해하였다는 원고들의 주장은 받아들이지 아니한다.
특허법원 2016. 1. 22. 선고 2015허3436 판결 [권리범위확인(실)] - 확정
원고들은, 심판에서 원고들에게 확인대상고안의 실시가 불가능한 점에 대하여 의견을 진술할 기회를 부여하지 않았으므로, 이 사건 심결은 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대해 직권으로 심리하는 경우 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주도록 한 특허법 제159조 제1항에 위배되어 위법하다는 취지로 주장하나, 이 사건 확인대상고안이 실시 가능한지 여부는 심판에서 당사자 사이에 쟁점이 되었던 것이므로 당사자가 신청하지 아니한 새로운 이유에 대한 것이 아니고, 또한 특허심판원 심판장은 2014. 10. 31. 및 2015. 1. 20. 각 원고들에게 답변 기일을 지정한 심문서를 발송하는 방법으로 ‘상부매트와 하부매트 사이에 공간이 형성되는 구성’에 관하여 의견을 진술할 기회를 부여하였고, 특히 2015. 1. 20.자 심문서에는 ‘확인대상고안에서 수납공간을 생성하는 기술수단으로 제시한 스카이빙시 롤링, 매직테이프의 봉재, 매트의 재질을 고려하더라도 상부매트는 매직테이프가 형성되는 가장자리 부근을 제외하면 다른 부분에서 상부매트의 중력에 의해 처짐이 발생되어 수납공간이 발생되지 않을 것으로 보입니다. 따라서 확인대상고안은 현실적으로 실시 불가능한 고안이라 할 것입니다’고 하여 확인대상고안이 실시 불가능한 이유를 구체적으로 적고 이에 대해 원고들에게 답변하도록 하였으므로, 심판 단계에서 원고들에게 확인대상고안이 실시 불가능한 점에 대해 의견을 제출할 기회가 부여되었고, 이에 반하는 원고들의 주장은 이유 없다.
특허법원 2014. 11. 20. 선고 2014허4197 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각
원고는, 심판관이 변경되었음에도 의견서 및 자료를 제출할 기회를 부여하지 않았고, 직권으로 의견서 및 자료를 제출할 수 있는 기회를 주지 않는 등의 위법이 있으므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제159조 제1항에서는 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있고, 특허법 제170조 제1항에서는 ‘심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’는 제63조를 준용하면서도, 제2항에서는 ‘제1항의 규정에 의하여 준용되는 제63조의 규정은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용한다’고 규정하고 있어, 특허심판원은 ‘당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우’에 의견을 진술할 기회를 부여할 의무가 있고, ‘특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우’에 한하여 의견서 제출의 기회를 부여할 의무가 있을 뿐, 위와 같은 경우를 제외하고는, 심판관이 변경된 경우 등에 있어 직권으로 의견서 및 자료를 제출할 수 있는 기회를 부여할 의무가 있다고 보기 어려우므로, 특허심판원이 그러한 기회를 부여하지 않았다고 하더라도 이를 위법하다고 할 수 없는 것이어서, 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허768 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다’라고 규정하고 있는데, 여기에서 의견진술기회를 부여해야 할 ‘심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유’에 해당하는지 여부는 심판청구인의 청구이유 및 제시 증거 및 이에 대한 피심판청구인의 답변내용, 심판에서의 당사자의 주장 내용, 특허심판원의 심결이유 등을 종합하여 판단하여야 하고, 당사자의 주장 내용과 심결이유에 차이가 있더라도 이러한 사정만으로 곧바로 당사자가 신청하지 아니한 이유에 해당한다고 볼 수는 없는바, 특허심판원이 이 사건 심결에서 ‘…… 구성 1은 속이 텅 빈 형상을 하고 있는 것인데 비해, 비교대상발명 1은 회전 가능토록 설치되어 원심력에 의해 물을 무화시켜 분출시키는 물분사수단과 이를 회전시키는 제2 모터 등이 구비되어 있는 점에서 차이가 있다. 살펴보면, 구성 1은 아래 구성 5와 같이 별도의 물분사수단이나 제2 모터 없이 팬모터의 회동작동으로 인해 ……’라고 판단하였고, 피고가 이에 관한 구체적 주장을 하지 아니한 사실은 인정되나, 원고의 등록무효심판청구에 대하여 피고는 2013. 11. 12. 특허심판원에 제출한 답변서에서 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1 내지 4와의 차이점들을 지적하면서 ‘이 사건 특허발명이 비교대상발명 1 내지 4로부터 용이하게 발명할 수 없다’는 취지의 주장과 ‘비교대상발명 1 내지 4에는 이 사건 특허발명의 절곡형 연결관과 같은 구성은 찾아볼 수 없고, 비교대상발명 1 내지 4에 개시된 기술들은 기압차를 이용하여 액체를 펌핑하는 원리가 아니라, 정지된 액체에 기체를 고속으로 분사시켜 충돌시키거나 고속으로 흐르는 기체에 액체를 편승시키는 기술로 이 사건 특허발명과 원리가 다르다’는 취지의 주장을 한 사실을 알 수 있고, 특허심판원은 앞서 살펴본 바와 같이 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 4로부터 이 사건 특허발명을 용이하게 도출할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였는바, 특허권자이자 피심판청구인인 피고가 비교대상발명들과 이 사건 특허발명에 차이가 있고, 비교대상발명 1 내지 4에 의해 이 사건 특허발명을 용이하게 도출할 수 없다고 주장한 이상 특허심판원이 비교대상발명들과 이 사건 특허발명의 세부적인 차이점에 대하여 피심판청구인이 지적하지 않은 사항에 대해 판단하였다고 하더라도 특허법 제159조 제1항의 ‘당사자가 신청하지 아니한 이유’에 대해 심리한 것으로 볼 수 없다.
특허법원 2013. 6. 14. 선고 2013허877 판결 [등록무효(실)] - 상고심리불속행기각
종전 심결은 비교대상고안 1, 2에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하였고, 취소판결은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성을 부정하였음은 앞서 본 바와 같으며, 당사자들이 비교대상고안 3에 대한 자료를 이 사건 심결에 제출하였다고는 보이지 아니하고, 특허심판원이 비교대상고안 3에 대한 증거를 직권으로 채택하여 비교대상고안 1, 2, 3에 따라 진보성이 부정된다는 이 사건 심결을 한 것으로 보이는데, 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있다고 할 것인바, 피고가 취소판결 소송계속 중 이 사건 종전 정정고안은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정된다고 주장하면서 그 증거들을 제출하였던 점, 이에 대응하여 원고들도 이 사건 종전 정정고안은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 이미 취소판결의 소송절차에서 비교대상고안 3에 대하여서는 당사자들 사이에 충분한 공방이 이루어졌다고 할 것이고, 나아가 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 ‘새로운 증거’라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이므로, 위 비교대상고안 3에 대하여서는 취소판결의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어졌을 뿐만 아니라 특허심판원은 확정된 취소판결에 있어서 그 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되고, 이 사건 심결에서 종전 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 새로운 증거의 제출도 없는바, 특허심판원이 재심리과정에서 비교대상고안 3을 직권으로 채택하여 심리하였다 하더라도 원고들에게 의견진술의 기회와 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는 특허법 제159조 제1항, 제133조의2 제1항의 규정이 위와 같은 경우에까지 그대로 적용된다고 보기는 어렵고, 종전 심결의 심판장은 답변서 제출기간을 2011. 5. 7.으로 지정한 사실을 인정할 수 있고, 원고들은 위 기간을 도과하여 이 사건 심결 중에 이 사건 정정청구서를 제출한 사실은 앞서 본 바와 같은바, 특허법 제147조 제1항은 ‘심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부본을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정하여 ‘심판의 청구가 있는 때’에 답변서를 제출할 기회를 주도록 하고 있고, 위 규정은 심판청구가 있는 때에 심판장은 피청구인에게 청구서의 부본을 송달하고 답변서를 제출할 기회를 부여함으로써 피청구인이 충분히 대응하고 청구이유가 없음 등을 진술할 수 있는 기회를 주기 위함에 그 목적이 있고, 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 경우에는 새로운 심판의 청구가 있는 때로 볼 수 없다고 할 것이므로, 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 이 사건 심판절차에서는 특허법 제147조 제1항, 제133조의2 규정에 의하여 심판장이 원고들에게 답변서 제출기회와 정정청구의 기회를 주어야 한다고 볼 수 없으며, 나아가 특허법 제133조의2 제1항 후문인 ‘이 경우 심판장이 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다’는 규정에 의하여 정정청구가 가능한지 여부에 관하여 보건대, 이 사건의 심결에서 피고가 증서서류를 제출하였음을 인정할 증거가 없으므로, 정정의 청구를 허용할 필요가 인정되는 경우라고 볼 수 없고, 특허법 제133조의2 제1항은 특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 있어서 특허법 제147조 제1항의 답변서 제출기간 및 특허법 제159조 제1항의 직권심리에 따른 의견진술의 기간, 별도로 지정된 정정청구기간 이내에 한하여 정정청구를 할 수 있도록 규정하고 있고, 특허법 제136조 제1항은 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우가 아닌 한 특허권자는 언제든지 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 위 규정에 의하면 실용신안권자인 원고들은 고안의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 특허법 제133조의2 제1항의 해당 기간 내에 특허심판원에 정정청구를 할 수 있고, 고안의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우가 아닌 경우에는 언제든지 정정심판을 청구할 수 있으므로, 원고들로서는 심결취소소송이 특허법원 및 대법원에 계속 중인 동안에는 기간의 제한 없이 정정심판을 청구할 수 있었는바, 그렇다면 원고들의 정당한 방어권 행사를 위한 실용신안고안의 명세서 또는 도면의 정정 기회가 상실되었다고 볼 수 없어, 특허심판원이 이 사건 정정청구서가 적법한 기간 내에 제출된 것이 아니라는 이유로 이 사건 정정청구를 수리하지 않은 것은 것에 어떠한 위법 사유가 있다고 볼 수 없다.
특허법원 2013. 2. 7. 선고 2012허7611 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있는데, 피고는 2012. 3. 28. 특허심판원에 제출한 심판청구서에 ‘이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 의하여 신규성 내지 진보성이 결여되어 무효이다’, ‘이 사건 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 결여되고, 그렇지 않다 하더라도 통상의 기술자가 비교대상발명들을 통하여 이 사건 특허발명을 창작하는 것은 극히 용이하다고 할 수 있으므로 이 사건 특허발명은 진보성을 결여하여 무효이다’라는 취지의 기재를 한 사실, 이에 대하여 원고는 2012. 5. 30. 특허심판원에 제출한 답변서에 ‘비교대상발명들에는 이 사건 특허발명의 특징적 구성요소들이 개시되어 있지 않기 때문에 비교대상발명들을 결합한다고 하더라도 이 사건 특허발명에 이를 수 없을 뿐만 아니라, 비교대상발명들을 결합할 만한 동기나 시사가 전혀 기재되어 있지 않으므로 이 사건 특허발명은 비교대상발명들로부터 용이하게 도출될 수 없는 발명이다’라는 취지의 기재를 한 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 이 사건 심판단계에서 피고가 비교대상발명들의 결합에 의해 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다는 주장을 하였고, 이에 대하여 원고가 비교대상발명들의 결합의 곤란성에 대하여 주장하는 등 충분히 반박하였음을 알 수 있어, 이 사건 심판단계에서 비교대상발명들의 결합의 용이성 여부는 당사자가 신청하지 아니한 직권심리사항이라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 심결에는 특허법 제159조 제1항에 위반한 절차상 위법사유가 없다.
특허법원 2012. 11. 9. 선고 2012허4674 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있는데, 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있는바, 이 사건 제5항 정정발명이 비교대상발명 등에 의하여 진보성이 부정된다고 한 피고들의 주장에 대하여 이 사건 심결이 ‘비교대상발명만에 의하여’ 이 사건 제5항 정정발명의 진보성이 부정된다고 함으로써 원고가 전혀 예상하지 못한 이유로 이익을 침해당하였다거나 심판의 적정과 공정성이 훼손되었다고 보기는 어려우므로특허심판원이 이 사건 심결을 함에 있어 특허법 제159조 제1항을 위반하였다고 볼 수 없다.
특허법원 2010. 12. 16. 선고 2010허5475 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
먼저 피고들이 이 사건 제5항 발명의 무효를 구하는 청구취지를 각 심판청구서에 신청하지 아니하였는데도 이 사건 심결이 이에 관하여 직권심리한 절차위반의 위법이 있는지 여부를 살펴보면, 피고들이 특허심판원에 제출한 각 심판청구서에는 ‘특허등록번호 제884615호는 그 등록을 무효로 한다’고 하는 청구의 취지가 기재되어 있는 사실이 인정되는바, 피고들은 명백하게 이 사건 특허발명의 무효를 구하는 청구의 취지를 신청하고 있으므로 이 사건 제5항 발명에 대하여 판단한 이 사건 심결에 피고들이 신청하지 아니한 청구의 취지를 직권심리한 절차위반의 위법이 없고, 따라서 이 부분에 관한 원고의 주장은 받아들일 수 없으며, 다음으로 피고들이 심판청구서에 이 사건 제5항 발명의 무효이유를 기재하지 않았는데도 이 사건 심결이 원고에게 의견을 진술할 기회도 주지 않고 피고들이 신청하지 않은 이유를 직권심리한 절차위반의 위법이 있는지 여부를 살펴보면, 피고 이현도의 2009. 6. 23.자 심판청구서 등 보정서에는 ‘이 사건 특허발명은 … 점화재에서 떨어지는 불똥과 같은 이물질을 받침대에 포집하므로 낙하물에 의한 사고를 예방할 수 있는 풍등의 구성에 기술적 특징이 있으나, 이러한 정도의 기술적 구성은 이 사건 특허발명이 출원되기 이전부터 동종업계에 널리 알려진 주지·관용의 기술에 불과함’이라고 기재되어 있는 사실, 이 사건 심결이 이 사건 제5항 발명의 받침대를 추가로 설치하는 구성은 통상의 기술자가 필요에 따라 단순변경하여 설치할 수 있는 정도의 기술구성이라고 판단한 사실이 각 인정되는바, 적어도 피고 이현도는 명백하게 이 사건 제5항 발명의 받침대 구성이 주지·관용의 기술에 불과하다는 의견을 진술하였고, 이러한 진술에 대하여 이 사건 심결은 위 받침대 구성이 통상의 기술자가 필요에 따라 단순변경하여 설치할 수 있는 정도에 불과하다고 판단하였음을 알 수 있으므로, 이 사건 심결에 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 있다고 할 수 없고, 따라서 이 부분에 관한 원고의 주장도 받아들일 수 없다.
특허법원 2010. 7. 28. 선고 2009허7420 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제159조는 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 신청취지에 대하여는 심리하지 못하고, 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수는 있지만 이 경우에는 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주도록 하고 있고, 이는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 ‘강행규정’에 해당한다 할 것이나, 원고들이 주장하고 있는 이 사건 심결의 절차위반과 관련된 판단부분은 이 사건 제1항 발명의 진보성과 관련하여 다투어지고 있는 구성요소인 ‘외부파이프 내경에 대한 내부파이프 외경의 비를 0.7~0.95로 수치한정한 구성’이 가지는 기술적인 의미와 작용효과를 검토하여 판단한 것에 불과하고 당사자가 신청하지 아니한 새로운 이유에 관한 것이 아니므로, 이 부분과 관련한 원고들의 주장은 이유 없다 할 것이다.
특허법원 2009. 7. 24. 선고 2008허10993 판결 [등록무효(특)] - 상고기각
변론주의가 적용되는 민사소송과 달리 특허심판에서는 직권주의가 적용되어 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있고, 직권으로 증거조사를 할 수 있으므로, ‘특허법원에 제출한 이유 및 증거 등이 특허심판원에 제출한 것과 상이하여 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 그 이유, 증거 등을 특허심판원에 제출하여 달라’는 내용의 통지를 받은 피고가 특허법원에 제출하였던 증거를 특허심판원에 다시 제출하지 않는다고 하더라도, 특허심판원으로서는 얼마든지 직권으로 그 증거를 조사할 수 있고, 이때 그 증거는 특허법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어진 증거일 뿐만 아니라 특허심판원은 특허법원의 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되어야 하므로, 통상의 절차에서 직권으로 증거조사한 결과를 송달하고 의견제출의 기회를 주도록 하거나 무효심판청구인의 증거서류의 제출시 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는 규정이 이와 같은 경우에까지 그대로 적용된다고 보기는 어렵다고 할 것인바, 이 사건 심결에서와 같이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지만 하고 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였다고 하더라도, 원고가 주장하는 것처럼 통상의 심판절차에서와 같이 상대방에게 위와 같은 증거조사결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았다거나, 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다.
특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허11132 판결 [등록무효(실)] - 확정
특허법 제159조 제1항은 특허심판원의 심판절차와 관련해서 직권심리주의를 채택하고 있고, 특허법 제157조 제2항은 증거조사와 관련하여 민사소송법의 규정을 준용하도록 하고 있으며, 실용신안법 제33조는 특허법의 심판절차에 관한 위의 규정을 준용하도록 하고 있으므로, 결국 이 사건 등록고안과 관련한 심판절차에 대해서는 직권심리주의가, 증거조사에 대해서는 민사소송법의 규정이 각 적용된다 할 것인바, 원고는 심판단계에서 이 사건 등록고안의 출원일 전 공연실시를 입증할 수 있는 갑 7 내지 11호증의 각 확인서를 제출하였음에도 특허심판원은 그 진정성립을 인정하기 위한 증인신문과 현장검증절차를 채택하지 아니하고 만연히 배척함으로써 채증법칙을 위반하였다고 주장하므로 살피건대, 민사소송법 제290조에 의하면 법원은 당사자가 신청한 증거가 유일한 증거가 아닌 한 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다고 규정하고 있고, 문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 법원이 모든 증거자료와 변론 전체의 취지에 터 잡아 자유심증에 따라 판단할 수 있는 것이어서, 특허심판원의 심판단계에서도 위 민사소송법의 규정과 채증법칙이 그대로 적용되므로, 특허심판원이 원고가 신청한 갑 7 내지 11호증의 진정성립 여부를 원고가 신청한 증인신문이나 현장검증의 방식이 아니라 이미 제출되어 있는 다른 증거자료와 심판 전체의 취지를 토대로 판단하였다고 하여 채증법칙을 위반한 절차상의 하자가 있다고는 보기 어렵다 할 것이고, 그 밖에 원고가 근거로 들고 있는 특허법원이나 대법원 판결의 사안은, 사문서의 진정성립을 확인도 하지 않고 경솔하게 증거로 채택한 경우이거나, 유일한 증거방법을 별다른 이유 없이 배척한 것에 관한 것이어서 이 사건과는 사안을 달리하는 것이므로, 이에 대한 원고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2009. 5. 28. 선고 2008허8402 판결 [취소결정(특)] - 상고심리불속행기각
특허법 제72조 제1항, 제77조 제1항에 의하면, 특허이의신청에 관한 심사에 있어서는 특허이의신청인 등이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심사할 수 있고, 이 경우 특허권자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 하며, 특허권자는 그 기간 이내에 일정한 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있고, 위와 같이 직권심사의 경우 특허권자에게 의견진술의 기회를 주도록 한 것은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심사의 적정성과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있다고 할 것이므로, 심사관합의체가 특허이의신청인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심사하여 특허발명의 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견진술의 기회를 주지 않았다면 이는 위법하나, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 하고, 특허이의신청절차에서 특허권자에게 실질적으로 의견진술의 기회를 주었는지 여부는 특허이의신청인의 신청이유 및 제시 증거, 이에 대한 특허권자의 답변내용 등을 종합하여 판단하여야 할 것이고, 한편 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허의 취소사유로서 독립된 것인바, 이 사건 제1, 2항 발명에 관한 특허이의신청의 이유는, 이들 발명이 비교대상발명 1과 동일하여 신규성이 없다는 것으로, 이에 대하여 특허권자인 원고는, 이 사건 제1, 2항 발명이 비교대상발명 1과 동일하지 아니하므로 신규성이 있다는 취지로 답변하였는데, 심사관합의체는 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 특허이의신청이유가 아닌 진보성 여부에 관하여 심사함으로써 이 사건 제1, 2항 발명에 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허등록을 취소하는 내용의 이 사건 이의결정을 한 사실이 인정되므로, 이 사건 이의결정 중 이 사건 제1, 2항 발명 부분은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 판단할 것 없이 부적법하므로 그 취소를 면할 수 없으며, 이 사건 제5, 8항 발명에 관한 특허이의신청의 이유는, 이들 발명이 비교대상발명 1과 동일하여 신규성이 없다는 것임에도 불구하고, 심사관합의체가 특허권자인 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 특허이의신청이유가 아닌 진보성 여부에 관하여 심사함으로써 이 사건 제5, 8항 발명은 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허등록을 취소하는 내용의 이 사건 이의결정을 한 사실은 인정되는데, 신규성이 없다는 이 사건 제5, 8항 발명에 관한 특허이의신청이유에 대하여 원고는, 이 사건 제5항 발명이 비교대상발명 1과 그 구성이 다를 뿐만 아니라 비교대상발명 1, 3, 또는 비교대상발명 1, 4로부터 용이하게 발명할 수 없어 신규성 및 진보성이 인정되고, 이 사건 제5항 발명에 신규성 및 진보성이 인정되는 이상 그 종속항인 이 사건 제8항 발명 역시 당연히 신규성 및 진보성이 인정된다는 취지로 답변하였고, 진보성이 없다는 이 사건 제 6, 7, 9, 10항 발명에 관한 특허이의신청이유에 대하여 원고는, 이 사건 제6, 7, 9, 10항 발명 역시 이 사건 제5항 발명의 종속항으로서 비교대상발명 1, 3, 또는 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 없으므로, 신규성 및 진보성이 인정된다는 취지로 답변한 사실이 인정되므로, 비록 위와 같이 심사관합의체가 특허이의신청이유가 아닌 진보성 여부에 관하여 심사함으로써 이 사건 제5, 8항 발명의 특허등록을 취소하는 내용의 이 사건 이의결정을 하면서 원고에게 의견진술의 기회를 주지 않았으나, 이 사건 이의결정은 특허이의신청인이 대비의 대상으로 제출한 비교대상발명들에 의하여 그 진보성 여부를 판단한 점, 원고가 이 사건 제5, 8항 발명에 대하여 신규성뿐만 아니라 진보성도 있다는 취지로 답변한 점, 이 사건 제8항 발명을 제외한 이 사건 제5항 발명의 나머지 종속항들에 대한 특허이의신청이유는 진보성이 없다는 것인 점 등에 비추어 보면, 원고로서는 이 사건 제5, 8항 발명의 진보성 여부에 대하여 특허이의신청절차에서 실질적으로 다투었다고 할 것이므로, 심사관합의체가 원고에게 형식적으로 의견진술의 기회를 주지 않았다고 하여 그 절차위반의 위법이 있다고 할 수 없어 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2007. 10. 18. 선고 2006허6211 판결 [등록무효(실)] - 상고기각
원고는, 피고는 이 사건 심판절차에서 2005. 3. 16.자 심판청구 당시 존속하고 있던 정정청구 전 고안에 대하여 무효로 할 것을 그 청구취지로 하였을 뿐, 그 심판청구취지를 이 사건 심판절차에서 정정된 이 사건 제2항 정정고안에 대한 무효심판으로 변경한 바 없음에도, 이 사건 심결이 이 사건 제2항 정정고안으로 정정된 고안이 무효로 되어야 한다는 취지로 심결하였는바, 이는 피고가 신청도 하지 아니한 청구의 취지에 대하여 심리함으로써, 강행법규인 실용신안법 제35조가 준용하는 특허법 제159조 제2항에 위반한 것이므로 취소되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 실용신안법 제35조가 준용하는 특허법 제159조 제2항은 ‘심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구취지에 대하여는 심리할 수 없다’고 규정하고 있으므로 이 사건 심결이 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것인지에 관하여 보면, 피고는 정정 전 이 사건 등록고안에 관하여 그 청구항 전체에 관하여 무효심판을 청구하였으나, 무효심판절차에서 원고가 청구범위를 정정함으로써 정정 전 제1항 발명이 삭제되고 정정 전 제1항 발명과 제2항 발명의 내용을 합하여 이 사건 제2항 정정고안으로 정정된 사실이 인정되는바, 이 사건 제2항 정정고안은 정정 전 청구범위를 감축한 것일 뿐, 이 사건 등록고안과 동일성이 상실될 정도로 그 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없고 나아가 피고의 무효심판의 청구취지가 이 사건 등록고안 전체에 관하여 무효심판을 청구한 이상 이 사건 제2항 정정고안도 여전히 무효심판의 대상에 포함된다고 볼 것이어서, 피고가 원고의 정정청구에 대응하여 그 청구취지를 변경할 필요성은 없다고 할 것이므로, 이 사건 심결이 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것으로 볼 수 없어, 이와 반대되는 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.
특허법원 2006. 6. 29. 선고 2005허8555 판결 [등록무효(실)] - 확정
특허심판원의 심판사건은 민사소송과 달리 당사자뿐만 아니라 널리 제3자의 이해에 관한 문제를 해결함을 목적으로 하고 공익적, 국가산업정책적인 관점에서 대세적 해결을 꾀할 목적으로 ‘직권탐지주의’를 취하고 있다고는 하더라도, 이는 심판에서 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단을 할 수 있다는 것이지, 심판관이 증거를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니라고 할 것인바, 심판관이 이 사건 무효심판 사건을 심리함에 있어서 청구인인 원고가 제출한 무효 증거인 비교대상발명 이외의 다른 관련 증거에 대하여 더 나아가 적극적으로 탐지하여 이를 무효의 증거로 삼아야 할 의무가 있다고는 할 수 없다.
대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 [취소결정(특)]
특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 특허법 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 ‘강행규정’이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 하는데, 특허심판원이 이 사건 심판절차에서 심리를 한 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부가 특허이의신청절차에서 제출된 특허이의신청서나 적법한 보정기간 내에 제출된 보정서에 기재된 이유에 해당하지 아니함에도 특허심판원이 아무런 조치 없이 그에 대하여 심리를 하였다면 형식적으로는 직권심리이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 것처럼 보이지만, 피고 보조참가인이 특허이의신청절차에서 특허이의신청의 보정기간이 지난 후에 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부를 다투는 내용의 서면을 제출함으로써 특허이의신청절차와 연속선상에 있는 이 사건 심판절차에도 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부가 이의신청의 이유 중 하나로 드러나 있었고, 원고가 특허이의신청절차에서 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부에 대하여 피고보조참가인의 주장에 대한 답변 형식으로 의견을 진술하였으며, 이 사건 심판절차에서 원고가 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부에 대하여 새로이 의견진술의 기회를 부여받았더라도 특허이의신청절차에서와 같은 취지의 의견을 진술하는 것 이외에 정정청구 등의 다른 방어수단이 있는 것도 아니어서, 이 사건 심판절차에서 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비를 이유로 원고의 청구를 기각하더라도 원고에게 예측할 수 없었던 불의의 타격을 주는 것은 아니므로, 실질적으로는 의견진술의 기회가 주어졌다고 보아야 한다.
대법원 2006. 2. 9. 선고 2003후1994 판결 [취소결정(특)]
심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있고, 한편 특허이의신청에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허취소결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있는바, 특허취소결정에 대한 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우에 해당하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하는지의 여부는 특허이의신청인의 신청이유 및 제시 증거, 이에 대한 특허권자의 답변내용, 특허취소결정의 이유, 심판청구인의 청구이유 및 제시 증거, 심사 또는 심판에서의 당사자의 주장내용 등을 종합하여 판단하여야 하는데, 특허청 심사관 합의체는 이 사건 특허발명이 인용발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소결정을 하였음에 반하여, 그 특허취소결정에 대한 심판에서 특허심판원은 이 사건 특허발명이 인용발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고들의 청구를 기각하는 심결을 함으로써, 특허취소결정의 이유와 심결의 이유에 다소 차이가 있으나, 특허이의신청인 이대영이 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되므로 그 특허가 취소되어야 한다는 이유로 관련 증거를 첨부하여 특허이의신청을 하였고, 그 이의신청서 및 보정서 부본을 송달받은 원고들이 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여는 신규성 및 진보성이 부정되지 아니하므로 그 특허가 유지되어야 한다는 취지의 이의답변서를 특허청 심사관 합의체에 제출한 바 있을 뿐만 아니라, 특허취소결정에 대한 심판을 청구하면서도 이 사건 특허발명은 인용발명 1에 의하여는 용이하게 발명할 수 없고 인용발명 2는 이 사건 특허발명과 그 내용을 달리하므로 특허취소결정이 취소되어야 한다는 취지의 심판청구이유보정서를 특허심판원에 제출하였음을 알 수 있고, 또한 인용발명 2에 관한 자료는 특허심판원이 직권으로 새로이 채택한 증거가 아니라 특허이의신청절차에서 특허이의신청인에 의하여 적법하게 제출된 증거이고, 특허심판원이 심결 이유에서 들고 있는 참고자료 2는 이 사건 특허발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 주지·관용의 기술이 무엇인지를 확인하기 위하여 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하므로, 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 관한 증거라고 할 수 없으므로, 특허심판원은 당사자가 신청한 이유 및 증거에 대하여 적법하게 심리·판단하였다고 할 것이고, 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 직권으로 심리․ 판단하였다고 볼 수 없으므로, 심판절차에 위법이 없다고 본 원심의 조치는 정당하다.
특허법원 1999. 1. 29. 선고 98허6841 판결 [권리범위확인(실)] - 확정
특허청의 심판사건은 민사소송과 달리 당사자뿐만 아니라 널리 제3자의 이해에 관한 문제를 해결함을 목적으로 하고 공익적, 국가산업정책적인 관점에서 대세적 해결을 꾀할 목적으로 ‘직권탐지주의’를 취하고 있다고는 하더라도, 이는 심판에서 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단을 할 수 있다는 것이지, 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니라 할 것인바, 비록 위 96당1426호 심판사건이 원고에 대하여 공시송달로 진행되게 되어 그 심판사건에서 원고가 이 사건 등록고안의 권리소멸사실을 주장할 수 없게 되어 이 사건 재심대상심결에서 심판요건에 관하여는 판단하지 아니한 채 본안에 관하여 판단한 위법이 있다 할지라도, 심판절차에서 당사자가 주장하였거나 그 조사를 촉구하지 아니한 위와 같은 직권조사사항을 판단하지 아니하였다 하여 실용신안법 제29조(현행법 제35조에 해당)에 의하여 준용되는 특허법 제136조 제2항(현행법 제178조 제2항에 해당)에 의하여 재 준용되는 민사소송법 제422조 제1항 제9호 소정의 ‘판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 유탈한 때’에는 해당하지 아니한다 할 것이다.
대법원 1995. 2. 24. 선고 93후1841 판결 [등록무효(특)]
특허법 제119조는 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유 또는 취하한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우에 있어서는 그 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 기간을 지정하여 의견진술의 기회를 주어야 한다’고 규정하고 있고, 위 직권심리규정은 특허제도의 공익성을 고려하여 직권심리주의의 원칙을 채택함과 아울러 청구의 취지를 달성시킬 수 있는 새로운 이유에 대하여 직권으로 심리할 경우 당사자 등에게 의견진술의 기회를 부여토록 강제함으로써 직권심리주의의 한계를 규정하고 있는 것이라 할 것인데, 원심은 청구인의 우선심판신청을 받아들여 이 사건 원심심결에 이르고 있는바, 특허청 심판편람 30.03에 규정된 심판사건 우선처리 규정은 본안심리와는 무관한 심판의 순서에 관한 것으로서 공익상 특히 조속한 권리관계의 안정을 요하는 분쟁사건에 대하여 우선심판케 하는 행정청 내부의 사무처리지침으로서 위 직권심리규정과는 무관한 것이므로, 이 사건을 우선 심판대상으로 보아 우선처리한 원심의 조치에 소론과 같은 특허법 제119조 위반의 위법이나 그밖에 특허법상의 절차적 강행규정을 위반한 위법 등이 있다고 할 수 없다.