특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결 [특허권이전등록등] - 확정
발명진흥법 제2조 제2호에 의하면 직무발명이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고, 발명진흥법에 근거하여 제정된 이 사건 직무발명 규정 제3조 제2호에서도 “직무발명이라 함은 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 산학협력단의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 발명자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말한다.”라고 규정하고 있는데, 여기서 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는바, 이 사건 특허발명이 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속하는지 여부에 관하여 살피건대, 피고가 이 사건 특허발명을 할 당시 충청대학교의 교수로서 연구 업무에 종사하였으므로, 피고는 일응 그 직무와 관련하여 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 여지는 있으나, 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 2013년도 1학기에 피고는 ‘재료역학1’, ‘설계제도’ 등의 과목을 강의하였던 사실을 인정할 수 있고, 피고는 1991. 3. 1. 충청대학교 기계설계과 조교수로 임용된 이후 2014. 9. 12.까지 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하였던 사실, 이 사건 특허발명은 ‘세안용 이지 클렌징 티슈’에 관한 발명으로 일회용 물티슈로 사용되는 스킨 티슈용 펄프지에 세안액과 피부 컨디셔닝제 등을 함침하여 세안하도록 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이어서 기술분류상 섬유나 화학 분야, 용도상으로 화장품 분야에 속하는 발명인 사실은 앞서 인정한 바와 같은바, 위 인정사실을 종합하면, 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여 피고가 기계 분야에서 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없고, 또한 충청대학교는 2010. 7.경부터 2013. 2.경까지 지역연고산업육성사업으로 ‘생물자원(대추)소재가공식품 육성사업’을 시행한 사실, 위 사업의 주관기관으로 충청대학교와 주식회사 보은물산이 지정되었는데, 이와 관련하여 피고가 충청대학교 측 총괄책임자로 참여하였고, 당시 피고는 주식회사 보은물산의 주식 51%를 소유하고 있었던 사실, 위 사업의 사업비는 국비, 충청북도 및 보은군이 부담하는 지방비 및 민간부담금으로 조달되었던 사실, 주식회사 보은물산의 인터넷 홈페이지에는 주식회사 보은물산이 대추 또는 상황버섯 관련 특허, 과실주 관련 특허를 갖고 있는 외에 이 사건 특허발명을 출원하였다는 내용이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에서 알 수 있는 바와 같이 피고가 학교측 총괄책임자로서 참여한 위 지역연고산업육성사업은 생물자원(대추) 산업을 육성하고 활성화하기 위한 사업으로서 이 사건 특허발명과는 기술분야가 상이한 점, 주식회사 보은물산이 위 사업의 주관기관으로 참여하여 사업비를 지원받았다고 하더라도 이를 곧 피고가 직접 지원받은 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 주식회사 보은물산이 충청대학교로부터 그 사업비를 지급받은 것이라고 인정할만한 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명이 위 지역연고산업육성사업에 참여한 피고의 직무범위에 속하는 발명이라고 단정할 수 없어, 피고가 이 사건 특허발명을 한 행위는 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 보기 어렵고, 특별한 사정이 없는 한 피고가 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하면서 급여, 연구실, 연구설비 등을 지원받았다는 사실만으로는 피고가 한 이 사건 특허발명이 곧바로 직무발명에 해당한다고 보기 어렵다.
특허법원 2017. 6. 15. 선고 2016허7671 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있으나, 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 묵시적 계약이 있다고 인정되려면 당사자 사이에 적어도 계약의 주요 내용인 권리의 이전과 대가의 지급에 관하여 묵시적인 의사의 합치가 있었다고 볼 수 있는 합리적인 사정이 있어야 하는바, 피고가 2014. 1.경부터 2014. 6. 18.경까지 원고 회사의 ‘정통감자’ 사업부 팀장으로 근무하면서 선행발명 1에 대한 특허출원 절차에 관여하였고, 선행발명 1이 출원인을 ‘원고’로 하여 특허 출원되는 사정을 알고 있었던 사실이 인정되나, 피고는 선행발명 1에 대한 특허를 받을 권리의 양도에 관하여 원고로부터 대가를 지급받거나 원고와 사이에 명시적 또는 묵시적으로 양도 대가에 관하여 합의한 바 없고, 피고는 원고 회사에 입사하기 전에 이미 선행발명 1을 발명하여 이에 대해 특허를 받을 권리를 보유하고 있었는데, 아무런 대가를 받지 아니하고 원고에게 그 권리를 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 보기 어렵고, 그러한 의사를 추인할만한 사정도 보이지 않으며, 피고는 선행발명 1에 대해 특허출원이 이루어진 직후인 2014. 6. 18.경 원고 회사에서 퇴사하였고, 2014. 8. 26. 특허청에 선행발명 1의 특허 출원에 관하여 모인출원이라는 취지의 정보제출서를 제출하였으며, 2014. 10. 15. 이 사건 특허발명을 출원하였으므로, 앞서 인정한 사실만으로는 원·피고 사이에 피고가 원고에게 선행발명 1에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하기로 하는 묵시적 의사합치가 있었다고 인정할 수 없으며, 원고는 선행발명 1이 직무발명에 해당한다고 주장하는데, 원고 회사는 종업원의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하는 근무규정을 구비하고 있지 않았으므로, 선행발명 1이 직무발명인지 여부에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였는지 여부가 달라지는 것은 아니나 직무발명인 경우 대가의 지급에 관한 합의가 없었더라도 특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 승계를 인정할 여지가 있으므로 원고의 주장에 대해 살펴보면, 피고가 2014. 1.경부터 2014. 6.경까지 원고 회사의 ‘정통감자’ 사업부 팀장으로 근무한 사실, 위 기간 중인 2014. 5. 7. 원고가 선행발명 1에 관하여 특허출원을 한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 피고는 스티커 완구 사업을 하기 위해 2013. 3.경부터 다양한 재질로 샘플을 제작·시험하고, 스티커 디자인 도안 작업을 하며, 2013. 9. 23. 사업자등록을 하기도 하였으나 자금 부족으로 실제 사업을 진행하지는 못하였으며, 원고는 2014. 1.말경 피고의 제안에 따라 “반짝반짝 내 마음대로 스티커” 사업을 추진하기로 하였는데, 그 직후인 2014. 2. 10.경 스티커 생산 일정을 검토하여 2014. 3. 5.경 제품 디자인을 마치고 샘플 생산 등 제품 출시 준비에 들어갔으며, 2014. 4.초경부터 선행발명 1의 특허출원을 위한 준비절차를 진행하였고, 제품을 출시하려면 그 구조, 재질, 제조방법 등에 관하여 다양한 시도와 시행착오를 거치게 되는 것이 일반적인데, 원고가 “반짝반짝 내 마음대로 스티커” 제품을 출시하기까지의 과정을 보면 유사한 스티커 제품을 참조할 수 있었다고 보더라도 다소 빠르게 절차가 진행되었다고 할 수 있고, 이는 원고가 이미 완성한 선행발명 1에 기해 제품을 제조하였기 때문으로 보이며, 원고가 “반짝반짝 내 마음대로 스티커” 사업을 준비하고 선행발명 1에 대한 특허를 출원하는 과정에서, 원고의 내부회의 등에서 선행발명 1의 접착식 교구의 구성요소나 그 제조방법에 대해서는 별다른 논의가 이루어진 바 없고, 원고는 선행발명 1의 구성요소 중 피고의 입사 이후 완성된 부분을 지적하지 못하고 있어, 위 인정사실 및 원고가 제출하는 증거만으로는 피고가 원고의 직무에 관하여 선행발명 1을 발명하였다고 인정할 수 없다.
특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016허8926,8933,9134,9172,9509,9516,2017허103,2260 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는데, 발명진흥법의 직무발명에 관한 제반 규정들의 취지에 비추어 보면, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽사리 인정할 수 없는바, 원고가 당초 인수하기로 한 피고 회사 발행 주식의 지분 비율, 원고의 회사 내의 직책 및 원고가 받은 대우 등에 비추어 볼 때, 원고는 단순히 발명을 위하여 고용된 피용자라기보다는 상당한 권한과 책임을 가진 위치에 있었던 것으로 보이고, 원고는 피고 회사에 재직할 당시 약 5년간 20여 건의 특허출원이 피고 회사 명의로 이루어져서 특허등록을 받는 동안 아무런 이의를 제기하지 않았을 뿐만 아니라, 퇴직한 후에도 약 3년 8개월 동안 위와 같이 피고 회사 명의로 특허등록이 이루어진 점에 관하여 아무런 이의를 제기하지 아니하였으며, 위와 같이 오랜 기간에 걸쳐 다수의 특허출원과 등록이 이루어진 점, 일부 특허 출원에 관하여서는 원고가 특허등록을 받기 위한 절차에 적극적으로 관여한 점, 미국 특허청에 특허출원된 3건의 특허발명의 경우에는 피고 회사에게 양도증도 작성하여 준 점, 원고가 계속 근무 등을 조건으로 인수하기로 하였던 피고 회사 주식의 지분 비율 및 그 인수 예정 가액, 원고가 당초 기대하였던 대로 피고 회사 주식을 인수할 경우 이 사건 특허권을 이용한 피고 회사의 가치상승은 원고 자신의 이익과도 직결될 수 있었던 점 등에 비추어 보면, 원고는 피고 회사에 재직할 당시 원고가 공동발명자로 된 발명들이 피고 회사 명의로 출원되는 사실을 알고 있었고, 그에 관하여 이의를 제기하지 않았을 뿐만 아니라, 피고 회사 명의로 특허등록을 받기 위하여 적극 협조한 것으로 보이며, 원고가 피고 회사를 상대로 직무발명보상금 청구의 소를 제기한 것은 특별한 사정이 없는 한 피고 회사 앞으로 발명에 관한 권리가 적법하게 승계되었음을 전제로 하는 것이고, 원고가 위 소를 제기한 이후 소취하에 이르기까지의 심리 경과나 그 기간의 상당성 등에 비추어 원고가 단순히 착오에 의하여 위 소를 제기한 후에 취하한 것으로 보기는 어렵고, 갑 제17호증의 기재만으로는 원고가 당시 직무발명에 관한 권리를 오인하고 있었다고 인정하기도 어려우므로, 비록 발명자인 원고와 피고 회사 사이에 명시적인 승계약정이 체결되지는 않았지만, 원고가 묵시적으로 피고 회사에 발명에 관한 권리를 승계하여 주었다는 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 존재하므로, 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 이루어진 것으로 봄이 옳으며, 원고는, 권리승계가 인정되기 위해서는 계약의 주요사항인 승계의 ‘대가’를 정하여야 하나 원고와 피고 사이에는 그에 관한 협의가 전혀 없었으므로, 원고와 피고 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 이루어진 것으로 볼 수 없다고 주장하나, 발명진흥법 제15조 제1항에 의하면 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이고, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리 등의 승계와 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것도 아닌바, 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 대한 대가의 약정이 없었다 하더라도, 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 성립할 수 없는 것은 아니므로, 이와 그 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 이유 없으며, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약이나 근무규정(사전승계예약규정)이 존재하는지 여부에 관계없이, 사용자는 발명진흥법 제10조 제1항에 의하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받으면 그 특허권에 대하여 통상실시권을 갖게 되고, 발명진흥법 제12조에서는 사용자 등의 위와 같은 권리행사를 쉽게 하고 기술유출의 위험을 막기 위하여 종업원 등에게 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하도록 규정하고 있으며, 이에 대응하여, 발명진흥법 제13조 제1항, 제3항, 동법 시행령 제7조에서는 종업원을 보호하고, 사용자와 종업원 사이에서 직무발명에 대한 안정적인 권리관계가 형성되도록 유도하려는 취지에서, 사용자 등에게 승계 여부를 통지할 의무를 부과하고, 사용자 등은 발명 완성의 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 권리승계 여부를 알리지 아니한 경우 권리승계를 포기한 것으로 본다고 규정하여 양자의 이해관계를 조정하고 있는데, 발명진흥법 제13조 제1항 단서에서는 ‘사전승계예약규정이 없는 경우에는 사용자는 종업원의 의사와 다르게 권리승계를 주장할 수 없다’고 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 위와 같이 권리승계를 포기한 것으로 간주하는 발명진흥법 제13조 제3항은 사전승계예약규정이 존재하여 사용자에게 권리승계 여부를 선택할 권한이 있음을 전제로 하는 경우에만 적용될 수 있을 뿐, 이러한 사전승계예약규정이 없는 경우에는 적용될 여지가 없다고 해석함이 합리적이어서, 결국 이 사건과 같이 사전승계 예약규정이 없는 경우로서 사용자가 권리승계에 관한 의사를 발명자인 종업원에게 통지하지 않았다고 하더라도, 그후로도 얼마든지 발명자인 종업원과 사용자 사이에는 권리승계에 관한 합의가 성립할 수 있고, 이 경우 발명에 관한 권리가 사용자에게 유효하게 승계된다고 할 것인데, 이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 원고와 피고 회사 사이에 이 사건 특허발명의 출원 무렵 이 사건 특허발명에 관한 권리승계에 관한 묵시적 합의가 이루어진 이상, 그 승계인인 피고 회사에 의한 이 사건 특허발명의 출원은 적법하다고 할 것이다.
특허법원 2017. 6. 1. 선고 2016허6562,6579 판결 [등록무효(특)] - 확정
원고는, 권리승계가 인정되기 위해서는 계약의 주요 사항인 승계의 ‘대가’를 정하여야 하나 원고와 피고 회사 사이에는 그에 관한 협의가 전혀 없었으므로, 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 이루어진 것으로 볼 수 없다는 취지로 주장하나, 발명진흥법 제15조 제1항에 의하면 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리 등의 승계와 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니므로, 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 대한 대가의 약정이 없었다 하더라도, 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 이루어진 것으로 볼 수 있으므로, 이와 그 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 이를 받아들이지 아니하며, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약이나 근무규정(사전승계예약규정)의 유무에 상관없이, 사용자 등은 발명진흥법 제10조 제1항에 의하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받으면 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지게 되고, 발명진흥법 제12조에서는 사용자 등의 위와 같은 권리행사를 쉽게 하고 기술유출의 위험을 막기 위하여 종업원 등에게 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하도록 규정하고 있으며, 이에 대응하여, 발명진흥법 제13조 제1항에서는 종업원 등이 입을 수 있는 권리관계의 확정 지연에 따른 불측의 손해를 방지하고 사용자 등과 종업원 등 사이에 직무발명에 대한 안정적인 권리관계가 형성되도록 유도하려는 취지에서, 사용자 등의 승계 여부 통지의무를 규정하고, 발명진흥법 제13조 제3항 및 같은 법 시행령 제7조에서는 사용자 등이 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 권리승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 권리승계를 포기한 것으로 본다고 정하여, 양자의 이해관계를 조정하고 있는데, 발명진흥법 제13조 제1항 단서에서 사전승계예약규정이 없는 경우 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 권리승계를 주장할 수 없다고 규정하고 있는 점에 비추어, 사용자 등에게 권리승계 여부를 결정할 권한이 있음을 전제로 하는 발명진흥법 제13조 제3항 및 같은 법 시행령 제7조의 권리승계 포기 간주 규정 또한 사전승계예약규정이 존재하는 경우에만 적용되고, 사전승계예약규정이 없는 경우 권리승계의 포기 여부를 논할 여지가 없게 되며, 다만 발명진흥법 제12조에서 사전승계예약규정의 유무에 상관없이 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하도록 규정하고 있는 점을 고려하면, 발명진흥법 제13조 제1항의 승계 여부 통지 규정은 사전승계예약규정이 없는 경우에도 안정적인 권리관계가 조속히 형성될 수 있도록 사용자 등에게 권리승계에 관한 협의 등을 할 의사가 있는지 여부의 통지 의무를 부과하는 것으로 해석될 수 있으나, 결국 사용자 등이 사전승계예약규정이 존재함에도 권리승계 여부를 종업원 등에게 정해진 기간 내에 통지하지 아니하여 권리승계를 포기하였든지, 또는 사전승계예약규정이 존재하지 아니한 상태에서 권리승계에 관한 협의 등을 할 의사가 있는지 여부를 통지하지 않았든지, 어느 경우이든지 모두 그 후 발명자인 종업원 등이 사용자 등과 사이에 다시 권리승계에 관한 합의가 이루어지기만 하면 특허를 받을 권리가 이전되는 데에 아무런 장애가 없다 할 것이어서, 원고와 피고 회사 사이에 이 사건 특허발명의 출원 무렵 이 사건 특허발명에 관한 권리승계 합의가 이루어진 이상, 그 승계인인 피고 회사에 의한 이 사건 특허발명의 출원은 적법하므로, 원고의 위 주장은 이 사건 특허발명에 관한 사전승계예약규정이 존재하였는지 여부 또는 권리승계를 포기한 것으로 볼 수 있는지 여부에 관하여 나아가 살펴 볼 필요 없이 이를 받아들일 수 없다.
특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 발명을 한 자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하는바, 이 사건 특허발명은 치과용 3차원 스캐너에 대하여 디지털 방식으로 패턴광을 구현함으로써 패턴 제작이 간편하고, 패턴을 원하는 형태에 따라 다양하게 구성할 수 있는 치과용 3차원 스캐너 및 치과용 3차원 스캐너를 이용한 스캐닝 방법에 관한 것인데, 이 사건 특허발명의 치과용 3차원 스캐너는, ① 광원으로부터 출사되는 광에 소정의 패턴을 형성하여 패턴광을 구강내 피사체에 조사하는 ‘디지털 프로젝터’, ② 패턴광에 의해 구강내 피사체에 반사되는 반사광에 의해 형성되는 2차원 영상을 센싱하는 ‘카메라’, ③ 디지털 프로젝터로부터 구강내 피사체에 출사되는 패턴광 및 패턴광에 의해 구강내 피사체에 반사되는 반사광을 제어하는 ‘광학계’, ④ 디지털 프로젝터에 소정의 패턴 정보를 전송하고, 디지털 프로젝터 및 카메라를 제어하며, 카메라에 센싱된 2차원 영상 정보를 수신하는 ‘처리부’, ⑤ 디지털 프로젝터, 카메라, 광학계 및 처리부를 수용하는 ‘하우징’을 포함하되, 패턴광은 프로그래밍된 소정의 패턴 영상 정보로부터 구현되는 것을 특징으로 하며, 또한 이 사건 특허발명의 치과용 3차원 스캐너를 이용한 스캐닝 방법은 ① 컴퓨터가 프로그래밍된 소정의 패턴 영상 정보를 광원을 포함하는 디지털 프로젝터에 전송하는 단계, ② 디지털 프로젝터는 소정의 패턴 영상 정보로부터 구현된 패턴 영상을 포함하는 패턴광을 광학계를 통과하여 구강내 피사체에 출사시키는 단계, ③ 출사된 패턴광에 의해 구강내 피사체에서 반사되어 광학계를 통과한 광을 카메라가 촬영하여 2차원 영상 정보를 획득하는 단계, ④ 획득된 2차원 영상 정보를 처리부가 수신하여 컴퓨터에 전송하는 단계, ⑤ 컴퓨터에 전송된 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계를 포함하되, 위 각 단계는 치과용 3차원 스캐너와 컴퓨터에 의해 수행되는 것을 특징으로 하는데, 구강 3차원 스캐너 개발과정에서 원고는 피고 회사의 기술개발 업무를 담당한 최고책임자로서 구강 3차원 스캐너 개발을 위해 피고 회사의 직원들을 관리․감독하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명인 구강 3차원 스캐너의 구성 중 ‘패턴광을 프로그래밍된 패턴영상으로 구현하는 것’과 이 사건 특허발명에 따른 스캐닝 방법 중 ‘컴퓨터에 전송된 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계’를 직접 개발한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실 및 이 사건 특허발명의 경위와 기술내용, 원고의 전문분야 등을 종합하면, 원고는 이 사건 특허발명의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있고, 그 기여부분은 아래 ①, ②와 같은데, ① 이 사건 특허발명의 치과용 3차원 스캐너는, 종래의 스캐너에 사용되던 패턴 마스크의 사용을 배제하고 디지털 프로젝터를 새로운 구성요소로 삼는 한편, 디지털 프로젝터에 의해 조사되는 패턴광이 컴퓨터에 의해 프로그래밍된 소정의 패턴 영상 정보로부터 구현되는 것으로서, 디지털 프로젝터, 카메라, 광학계, 처리부, 하우징의 구성요소가 유기적으로 결합되어 있고, 이 사건 특허발명의 치과용 3차원 스캐너의 동작에서 패턴마스크 생성 소프트웨어, 즉 치과용 3차원 스캐너에 대하여 디지털 방식으로 패턴광을 구현하는 소프트웨어가 필수적이라고 할 것인데, 원고는 패턴마스크 생성 소프트웨어를 직접 개발하였으며, ② 이 사건 특허발명에 따른 스캐닝 방법은 패턴 영상 정보를 디지털 프로젝터에 전송하는 단계, 패턴광을 구강 내 피사체에 출사시키는 단계, 2차원 영상 정보를 획득하는 단계, 획득된 2차원 영상 정보를 컴퓨터에 전송하는 단계, 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계가 유기적으로 결합되어 있고, 이 사건 특허발명의 스캐닝 방법을 구체화하기 위해서는 컴퓨터에 전송된 2차원 영상정보를 3차원 영상으로 변환하는 소프트웨어가 필수적이라고 할 것인데, 원고는 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 소프트웨어를 직접 개발하였는데, 원고가 이 사건 특허발명에 기여한 부분인 위 ①, ②에 관한 사항은 피고 회사의 업무범위에 속하는 것으로서 그 발명행위는 원고의 직무에 속하는 것이어서, 이 사건 특허발명은 원고가 피고 회사의 다른 직원들 및 하이브리드정밀과 함께 공동발명한 것으로서 원고의 직무발명에 해당하며, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하는 것은 정당한 권리자에 의한 출원이라고 볼 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는바, 이 사건 시스템은 ㉠ 구강 3차원 스캐너, ㉡ CAD 프로그램, ㉢ CAM 프로그램, ㉣ 3차원 CNC 장비로 구성되며, 이 사건 특허발명은 이 사건 시스템을 구성하는 부분들 중 위 ㉠ 구강 3차원 스캐너와 관련된 것으로서 이 사건 시스템을 구성함에 있어서 필수적인 부분인데, 원고와 문정본은 이 사건 시스템을 개발하기 위하여 피고 회사를 설립하여 이를 공동운영하여 왔으므로, 이 사건 특허발명에 관한 결과물을 포함하여 이 사건 시스템을 구성하는 각각의 개발결과물에 관한 권리가 피고 회사에 귀속된다는 점에 관하여 공통의 인식을 가졌을 것으로 보이고, 피고 회사는, 구강 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 위하여 하이브리드정밀과 2차례에 걸쳐 개발 계약을 체결하고 용역대금으로 총 3억 7,000만 원을 지급하였는데, 그 대금은 모두 피고 회사의 자금으로 지출되었고, 이는 이 사건 시스템을 구성하는 각각의 개발 결과물에 관한 권리가 피고 회사에 귀속된다는 것이 전제되어야 가능한 것이며, 피고 회사와 하이브리드정밀 사이에 체결된 개발계약의 표준계약서 제14조 제1항에는 “본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(지적재산권)는 기본적으로 피고 회사에 귀속된다“는 기재가 있는데, 위와 같은 계약내용에 의하면, 원고도 이 사건 시스템에 관한 특허권 등이 피고 회사에 귀속된다는 점을 잘 알고 있었던 것으로 보이고, 원고는 이 사건 특허발명을 출원하기 전인 2011. 4.경 J&K 국제특허사무소를 통하여 선행특허에 대한 조사절차를 거쳤는데, 그 조사비용 330만 원도 2011. 6. 1. 피고 회사의 자금으로 지출되었으며, 원고는 2013. 12.경 피고 회사의 대표이사인 문정본을 만난 자리에서 ‘원고 자신의 지분을 확보하기 위한 안전책으로 이 사건 특허발명을 자신의 명의로 출원하여 등록한 것이고, 언제든지 피고 회사 명의로 변경해주겠다’는 취지로 말하였는데, 이와 같은 원고의 언행에 비추어, 원고는 이 사건 특허발명에 대한 특허권이 피고 회사에 귀속되어야 함을 잘 알고 있었던 것으로 보이므로, 원고와 피고 회사 사이에는 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사에 승계시키기로 하는 묵시적 약정이 있었던 것으로 보이고, 따라서 원고가 이 사건 특허발명을 자신의 명의로 특허출원하여 등록을 마친 것은, 정당한 권리자가 아닌 무권리자가 출원하여 등록을 받은 것에 해당한다.
대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 [영업방해금지]
직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당하므로, 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없고, 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하므로, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하고, 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것인바, 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 하고, 위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던 특허법 제39조 제1항 및 특허법을 준용하는 실용신안법 제20조 제1항이므로, 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.
대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결 [특허출원인명의변경·손해배상(지)]
발명진흥법 제2조 제2호는 ‘직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다’고 규정하면서, 제10조 제3항에서 ‘직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다’고 규정하고 있고, 위 조항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는 그 발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무규정은 무효라고 함으로써 사용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 데에 그 입법 취지가 있는데, 위와 같은 입법 취지에 비추어 보면, 계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 하고, 또한 발명진흥법 제15조 제1항은 ‘종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’고 규정하고 있으므로, 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아닌바, 피고 2는 원고 회사와의 사이에 ‘원고 회사에서 재직하는 기간 중 자신이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 원고 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 원고 회사에 독점적·배타적으로 귀속하는 것으로 한다’는 취지의 약정을 하였음을 알 수 있는데, 피고 2가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 피고 2의 직무발명에 관하여 미리 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키고자 하는 이른바 ‘직무발명 사전승계 약정의 범위 내’에서 유효하고, 또한 그 약정에 따라 피고 2가 그의 직무발명에 관하여 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 경우에는 원고 회사에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 볼 것이며, 한편 발명진흥법 제12조 전문은 ‘종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다’고 규정하고 있고, 제13조는 제1항에서 ‘제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. 다만 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다’는 규정을, 제2항에서 ‘제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다’는 규정을 각 두고 있으며, 발명진흥법 시행령 제7조는 ‘법 제13조 제1항 본문에서 대통령령으로 정하는 기간이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다’고 규정하고 있어, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계되고, 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고, 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만, 발명진흥법 제14조가 ‘종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다’고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 하고, 그렇다면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하고, 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것인바, Q22 합금은 피고 2, 1이 공동으로 발명한 것이고, 피고 2가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계 약정의 한도에서 유효하며, Q22 합금 발명 중 피고 2의 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 피고 2의 직무발명에 해당한다고 보아야 하고, 피고들은 Q22 합금과 같이 강도가 높으면서도 가벼운 특성이 필요한 휴대용 전자제품의 부품을 제조하는 데 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 발명이 원고 회사에 긴요하다는 점을 잘 알고 있으면서도, 위 합금을 개발한 후 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2 지분을 원고 회사에 이전하는 절차를 밟지 아니하고, 위 발명 전체에 대하여 피고 1 명의로 단독 특허등록을 받아 피고 1 명의의 사업체를 통하여 피고들이 공동으로 수익을 얻고자 하였으며, 실제로 주식회사 상문, 주식회사 성풍비철금속과 사이에 Q22 합금에 대한 라이선스계약을 체결하기까지 한 사실 등을 알 수 있어, 피고들은 공모하여, 원고 회사의 이사로서 회사를 경영하는 지위에 있었고 그 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 피고 2가, 사용자인 원고 회사가 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2의 지분을 승계하지 아니하기로 확정되기까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 원고 회사의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여, Q22 합금 발명 완성 사실을 원고 회사에 알리지 아니하고 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2의 지분을 피고 1에게 이중으로 양도하여 피고 1이 단독으로 특허권 등록을 마치도록 하고, 피고 2, 3의 주선으로 피고 1이 위 합금 발명에 관하여 다른 업체와 라이선스 계약을 체결하도록 함으로써, 원고 회사에 손해를 가하는 행위를 하였다고 인정하기에 충분하므로, 피고들은 공동불법행위자로서 원고 회사에 대하여 손해를 배상할 책임을 부담하고, Q22 합금은 피고 2, 1이 공동으로 발명한 것으로서 이 중 피고 2 지분은 이 사건 발명약정에 의하여 발명진흥법 제12조, 제13조 제1항에서 정한 승계절차 등을 마침으로써 원고 회사가 이를 피고 2로부터 이전받을 권리가 있는 부분임에도, 피고 2가 위 약정상의 채무를 이행하지 아니한 채 피고 3, 1과 공모하여 위 지분을 피고 1에게 이중으로 양도하는 배임행위를 한 것이므로, 위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한 이익 상당액은 피고 2 지분에 상응하는 금액에 한정된다고 할 것이고, 또한 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데, 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이어서, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하므로, 원심으로서는 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2의 지분을 심리하여 확정하고, 위 기술료 가운데 그 지분에 상응하는 금액만을 손해액으로 산정하여 배상을 명하였어야 할 것이며, 한편 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있고, 한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 하고, 그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하고, 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것인바, 피고 2가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22 합금 발명 중 피고 2의 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 피고 2의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 피고 2는 위 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2 지분을 피고 1에게 양도한 점 등은 위에서 본 바와 같고, 또한 위에서 피고들의 손해배상책임의 발생에 관하여 본 사실관계에 비추어 보면, 피고 2, 1 사이의 위 피고 2 지분의 이중양도는 피고 1의 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하고, 나아가이 사건에서 사실심 변론종결 시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 바 없음을 알 수 있어, 원고 회사는 피고 2에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 피고 2 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 피고 1 앞으로 등록된 특허권 중 피고 2 지분에 관하여 피고 1을 상대로 피고 2를 대위하여 피고 2에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 피고 2를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 위 특허권에 관하여 직접 원고 회사에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 할 것이다.
특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결 [등록무효(특)] - 확정
특허법 제33조 제1항 본문에 의하면, ‘발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다’고 규정되어 있고, 같은 법 제133조 제1항 제2호에 의하면, ‘제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하는’ 경우에는 특허의 등록무효 사유로 규정되어 있으므로, 이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동으로 귀속되어 김성재가 이를 홍석준, 최지영에게 승계할 여지가 없는 것인지 여부에 관하여 살펴보면, 먼저 발명진흥법 제10조 제1항에는 ‘직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다’고 규정되어 있고, 같은 법 제12조에는 ‘종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다’고 규정되어 있으며, 같은 법 제13조 제1항에는 ‘제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다’, 제2항에는 ‘제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다’, 제3항에는 ‘사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다’고 규정되어 있고, 같은 법 시행령 제7조에는 ‘법 제13조 제1항 본문에서 대통령령으로 정하는 기간이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다’고 규정되어 있는바, 발명진흥법 및 그 시행령의 위 규정들을 종합하면, 사용자가 계약이나 근무규정에 승계규정을 두고 있는 때에, 종업원등이 직무발명을 완성한 경우 사용자등에게 문서로 알려야 하고, 통지를 받은 사용자등은 4개월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 하며, 권리의 승계 의사를 알린 때에는 ‘그때부터’ 그 발명에 대한 권리가 사용자등에게 승계되고, 승계 여부를 알리지 않은 때에는 권리의 승계를 포기한 것으로 본다고 할 것이고, 한편 직무발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동으로 승계된다는 원고 주장의 근거로 제시되는 원고 회사의 ‘직무발명보상에 관한 규정’을 살펴보면, 제3조 제1항에는 ‘회사의 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다. 다만, 회사가 그 권리를 승계할 필요 또는 가치가 없다고 인정되는 것에 대해서는 그러하지 아니할 수 있다’고 규정되어 있어, 일응 직무발명의 완성과 동시에 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동으로 귀속되는 것처럼 해석될 여지도 있으나, 제6조에는 ‘자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서(팀)장에게 지체 없이 신고하여야 한다’(제1항), ‘해당 부서(팀)장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리부서(팀)장에게 제출하여야 한다’(제2항)라고 규정되어 있고, 제7조에는 ‘특허관리부서(팀)장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서(팀)의 협조를 요청할 수 있다’(제1항), ‘특허관리부서(팀)장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다’(제2항), ‘사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. 단, 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다’(제3항)라고 규정되어 있으며, 제8조에는 ‘제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서(팀)장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다’고 규정되어 있고, 제10조에는 ‘발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서(팀)에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다’고 규정되어 있어, 위 규정 내용들을 종합하면, 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 종업원 → 부서(팀)장 → 특허관리부서(팀)장 → 사업본부장 순으로 신고 또는 보고를 하게 되고, 보고를 받은 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하게 되며, 승계하기로 결정된 경우, 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서(팀)에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있어, 원고 회사의 ‘직무발명보상에 관한 규정’에 의하더라도, 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 발명에 관한 보고를 받은 원고 회사의 사업본부장의 승계여부 결정에 의하여 승계되는 것임이 분명하다고 할 것이고, 따라서 발명자인 김성재가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 원고 회사에 자동적으로 귀속된다고 할 수 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵고, 발명진흥법의 직무발명에 관한 규정에 의하면, 종업원이 직무발명을 한 경우, 종업원은 이를 회사에 문서로서 보고하고, 보고를 받은 회사는 그 권리를 승계하겠다는 취지를 종업원에게 통보함으로써 비로소 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하게 되는 것임을 알 수 있고, 원고 회사의 ‘직무발명의 보상에 관한 규정’에도 같은 취지로 규정되어 있음은 앞서 본 바와 같고, 김성재가 이 사건 발명에 관하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 원고 회사에게 특허 출원할 것을 제안하였고, 원고 회사는 김성재와 또 다른 직원인 정영수에게 이 사건 발명에 관한 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나 최종적으로 특허 출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 김성재에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정할 수 있어, 김성재가 이 사건 발명에 관하여 원고 회사에게 문서로서 보고하였음에도 불구하고, 원고 회사는 이 사건 발명에 관한 권리를 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 할 것이므로, 이 사건 발명에 관한 권리는 원고 회사에게 승계되었다고 할 수 없어, 이 사건 발명에 관한 권리가 원고 회사에게 승계되었음을 전제로 한 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2013. 5. 10. 선고 2012허10334 판결 [등록무효(특)] - 확정
피고는 기계 제조업 등을 영위할 목적으로 설립된 회사로서 이 사건 장치의 개발도 그 업무 범위에 속한다고 할 수 있는 점, 비록 원고는 피고 회사에 근무할 동안 근로조건 등을 구체적으로 기재한 근로계약서 등을 작성한 바 없고, 정기적인 급여도 수령하지 않았으나, 피고 회사로부터 연구개발에 필요한 집기, 숙식, 비용 등을 제공받았을 뿐만 아니라, 이 사건 장치의 개발과 관련하여 그 진행 과정을 피고 회사의 실질적인 운영자인 위 장재국에게 수시로 보고하고, 그의 지시에 따라 위 개발 업무를 진행하였던 점, 비록 원고가 처음부터 이 사건 장치의 개발을 위해 피고 회사에 근무하게 된 것은 아니나, 피고 회사에서 ‘개발팀장’이라는 직책을 가지고 이 사건 장치의 개발 등을 주도적으로 진행해 왔을 뿐만 아니라, 이 사건 장치의 개발 경위나 과정 등에 비추어 볼 때 원고가 이 사건 특허발명의 완성과 관련하여 수행한 일련의 활동은 모두 피고 회사의 업무의 일환으로서 수행한 것으로 보일 뿐, 피고 회사의 업무와 무관한 개인적인 활동에 불과한 것으로는 보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명은 피고 회사의 직원인 원고가 피고 회사에 근무할 당시 발명한 것으로서 원고의 직무내용과 책임범위로 보아 이 사건 특허발명을 하게 된 행위가 원고의 직무에 속하고, 피고 회사의 업무 범위에도 속한다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당한다고 봄이 상당하고, 나아가원고가 먼저 이 사건 장치에 관하여 피고의 명의로 특허출원을 하자고 제안하였고, 특허출원서 초안 등에 대한 검토 및 수정요구를 하는 등 특허출원에 관한 업무를 전적으로 담당하였으며, 그 과정에서 이 사건 특허발명이 피고의 명의로 출원되는 것에 대해 별다른 이의를 제기하지 않았던 점, 원고는 이 사건 특허발명에 관한 출원을 의뢰하기 이전에 이미 다른 2개의 특허권을 보유한 바 있었고, 피고 회사와 사이에 위 특허권들에 관한 양도계약을 체결하고 이를 이전등록해 준 바도 있었으므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 원고로서는 발명자와 출원인의 지위가 다르다는 것을 충분히 인식하고 있었을 것으로 보이는 점, 원고는 이 사건 특허발명이 출원될 무렵 위 장재국과 사이에 향후 이 사건 특허발명을 사업화하여 이윤이 발생할 경우 그 이윤을 서로 배분하기로 합의하였던 점 등을 종합하여 보면, 비록 원고와 피고 사이에 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관한 사항을 명시한 계약이나 근무규정은 존재하지 않는다고 하더라도, 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대하여 발명자인 원고가 그 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 묵시적으로 양도하였다고 봄이 상당하다.
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결 [업무방해·업무상배임]
피해회사는 2005. 12. 19. 무선기기 하드웨어 및 소프트웨어, 정보통신시스템 및 네트워크 장비의 개발, 제조, 판매 등을 목적으로 하여 설립된 회사인 사실, 피고인 1은 2006년 7월경부터 피해회사에 근무하면서 기술개발업무 등을 담당한 사실, 그러던 중 피고인 1은 자신의 구체적인 착상을 피해회사의 개발팀 직원들에게 다듬도록 지시하여 이 사건 공소사실 기재 5건의 발명을 완성하기에 이른 사실을 알 수 있는데, 위와 같은 사실관계에 의하면, 이 사건 각 발명은 피해회사의 종업원인 피고인 1이 자신의 직무에 관하여 발명한 것으로서 그 성질상 사용자인 피해회사의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인 1의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 제2조 제2호가 정한 직무발명에 해당하고, 한편 발명진흥법 제8조 제1항, 제3항에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하고 사용자는 다만 종업원이 특허를 받으면 그에 대하여 통상실시권을 가질 뿐이어서, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지는 없으며, 발명진흥법의 직무발명에 관한 제반 규정들의 취지에 비추어 보면, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽사리 인정할 수 없는바, 피고인 1이 이 사건 각 발명을 완성하기 전에 피해회사에 직무발명에 관한 명문의 계약 또는 근무규정이 있었다거나, 그 완성 후에 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해회사에 승계시키기로 하는 피고인 1의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료는 찾아볼 수 없고, 원심이 유지한 제1심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 이 사건 각 발명의 특허출원 비용을 피해회사가 부담하였음을 알 수 있으나, 이는 피해회사 자신의 이익을 위한 행위에 불과하여 그것만으로 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해회사에 승계시키기로 하는 묵시적 의사가 피고인 1에게 있었다고 인정되지 아니하고, 결국 피해회사는 피고인 1로부터 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 원심 판시와 같이 피고인 1이 2006년 11월경부터 같은 해 12월경까지 자신과 피해회사 또는 자신과 공소외 2 공동의 이름으로 이 사건 각 발명을 특허출원하였다고 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다.
대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 [업무상배임등]
발명진흥법 제2조는 ‘직무발명’이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하면서, 제10조 제3항에서 ‘직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다’고 규정하고 있고, 위 조항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는 그 발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무규정은 무효라고 함으로써 사용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법 취지가 있는데, 위와 같은 입법 취지에 비추어 보면, 계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 하며, 또한 발명진흥법 제15조 제1항은 ‘종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’고 규정하고 있으므로, 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아닌바, 피고인 1은 피해자 회사와 사이에 ‘피해자 회사에서 재직하는 기간 중 자신들이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 피해자 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 피해자 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다’는 비밀유지 및 경업금지약정을 체결하였음을 알 수 있어, 피고인 1이 피해자 회사와 체결한 위 비밀유지 및 경업금지약정은 피고인 1의 직무발명에 관하여 미리 피해자 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는, 이른바 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효하다고 할 것이고, 또한 위 약정에 따라 피고인 1이 그의 직무발명에 관하여 피해자 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 경우에는 피해자 회사에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이며, 발명진흥법 제12조 전문은 ‘종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다’고 규정하고 있고, 제13조는 제1항에서 ‘제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. 다만 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다’는 규정을, 제2항에서 ‘제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다’는 규정을 각 두고 있으며, 발명진흥법 시행령 제7조는 법 제13조 제1항 본문에서 ‘대통령령으로 정하는 기간’이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다고 규정하고 있어, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계되고, 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 ‘종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다’고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 하므로, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이고, 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 할 것이지만, 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 그 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 앞서 본 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 그 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조 제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀 누설행위로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없는 것이다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결 [업무상배임]
발명진흥법은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 귀속하는 것으로 하여 종업원 등의 권리를 확보하는 한편 사용자 등의 직무발명 완성에 관한 기여를 고려하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권 등에 대하여 통상실시권을 가지고(제10조 제1항), 또한 직무발명 외의 종업원 등의 발명과는 달리 직무발명에 대하여는 종업원 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 미리 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등에게 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정할 수 있으며(제10조 제3항), 이와 같은 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다고 정하여(제13조 제1항 본문, 제2항) 양자의 이해관계를 조정하고 있고, 위 법은 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(제15조 제1항) 종업원 등의 보호를 꾀하고 있는바, 이와 같은 위 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없는바, 피고인들은 2007. 6.경 피해자 공소외 1 주식회사을 설립하여 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러를 개발하던 중 공소외 2에게 그와 같은 사정을 고지하며 피해자 회사의 인수를 제의한 사실, 그러자 공소외 2는 2008. 7. 1.경 피고인 1로부터 피해자 회사의 지분 51%를 5,000만 원에 양수하여 대표이사로 취임하고 피해자 회사의 목적사업에 ‘3D 입체기기 연구 및 제조·판매업’을 추가한 사실, 그 후 피고인 1은 상무이사로, 피고인 2는 기획팀장으로 피해자 회사의 연구 및 기획 등의 업무를 담당하면서 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성하였는데, 당시 피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었던 사실, 피고인 2는 2008. 8. 27. 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러를 포함한 2건의 특허, 1건의 상표, 2건의 디자인의 등록출원과 그 비용 등에 관한 피해자 회사의 기안문서를 작성하여 피고인 1 등의 결재를 받았고, 피해자 회사의 경리 등의 업무를 담당한 공소외 3은 2008. 9. 8. 이 사건 특허 등의 출원비용 합계 4,107,000원 등에 관한 지출결의서를 작성하여 피고인 1 등의 결재를 받기도 한 사실, 그 무렵 피해자 회사의 자금사정은 매우 어려웠는데, 공소외 3은 특허법인 다래에 출원인 명의를 피해자 회사로 하여 이 사건 특허 등의 등록출원을 위임하였으나, 피고인들이 2008. 9. 말경 특허법인 다래에 그 중 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원인 명의를 피고인들 및 공소외 3으로 변경하여 줄 것을 요구하여, 결국 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여는 피고인들 및 공소외 3의 명의로 특허출원이 이루어진 사실 등을 알 수 있는데, 위와 같은 사실관계에 의하면, 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러는 피해자 회사의 임원 또는 종업원인 피고인들이 자신들의 직무에 관하여 발명한 것으로, 그 성질상 사용자인 피해자 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인들의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 소정의 직무발명에 해당한다 할 것이고, 따라서 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 그 발명자인 피고인들에게 있으므로, 그 사용자인 피해자 회사가 위 발명의 특허출원을 하기 위하여는 피고인들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여야 할 것인데, 피고인들이 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 공소외 2가 당초 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러를 개발 중이던 피고인들의 제의로 피고인 1로부터 피해자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고 피해자 회사의 목적사업에 ‘3D 입체기기 연구 및 제조·판매업’을 추가하였다 하여, 피해자 회사가 추후 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵고, 나아가 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 피고인들의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으며, 또한 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원 비용을 피해자 회사가 부담하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 자금사정의 악화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서 피고인들에게 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없으며, 그 밖에 특허 등을 받을 수 있는 권리의 승계는 특별한 사정이 없는 한 개별적으로 이루어지는 것임을 고려할 때, 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러 이외에 피해자 회사의 업무와 관련하여 이루어진 특허 등의 출원을 모두 피해자 회사 명의로 한 점을 더하여 보더라도 이와 달리 볼 수 없어, 결국 피해자 회사는 피고인들로부터 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 피고인들이 그 특허를 받을 수 있는 권리가 자신들에게 귀속된 이 사건 제3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 특허출원을 하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다.
특허법원 2009. 9. 10. 선고 2008허7515 판결 [등록무효(특)] - 상고각하
특허법 제39조 제3항은 ‘종업원 등이 한 발명 중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다’고 규정하고 있고, 같은 법 제40조 제1항은 ‘종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’고 규정하고 있는바, 피고 회사는, 피고 회사가 박영춘과 사이에 명시적으로 직무발명을 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실은 없으나, 박영춘이 선출원발명을 피고 회사의 이름으로 특허출원하였고, ‘OmniGate’ 프로그램을 개발하여 피고 회사의 이름으로 등록하였던 것에 대한 보상으로 박영춘의 급여를 실질적으로 인상시켰으며, 박영춘을 이사로 승진시켜 주는 등 일련의 보상을 거쳐 선출원발명을 박영춘으로부터 묵시적으로 승계받았던 사례에 비추어 보면, 피고 회사는 박영춘으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리도 묵시적으로 승계받은 것으로 보아야 한다는 취지로 주장하므로 살피건대, 피고 회사가 그 주장과 같이 박영춘으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 명시적이거나 또는 묵시적으로라도 승계받았음을 인정할 만한 증거가 없고, 박영춘이 선출원발명을 피고 회사의 이름으로 특허출원하였고, ‘OmniGate’ 프로그램을 개발하여 피고 회사의 이름으로 등록하였던 것만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 오히려 위 인정사실에 나타난 바와 같이 피고 회사는 박영춘과 사이에 직무발명에 대한 권리를 미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실이 없고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없는 점, 피고 회사가 선출원발명에 대한 보상으로 박영춘에게 인상시켜 주었다는 급여의 내용을 보면, 종전에는 피고 회사가 박영춘에게 급여명세서에 기재된 일부 급여와 급여명세서에 기재되지 않은 나머지 급여로 나누어 급여를 지급하였다가 2004. 10.경부터는 실제로 지급한 급여를 모두 급여명세서에 기재하였던 것에 불과한 점, 피고 회사가 ‘OmniGate’ 프로그램의 1차 개발이 완료된 직후에 박영춘을 피고 회사의 등기이사로 등재하여 준 것을 두고 그 전부터 이미 이사직에 있었던 박영춘에 대한 승진인사라고 보기는 어려운 점, 위와 같은 일련의 조치는 피고 회사가 박영춘에게 성공하면 보상하여 주겠다고 당초에 밝히 보상원칙과도 배치되는 점 등에 비추어 보면, 피고 회사는 박영춘으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받지 않았다고 할 것이다.
특허법원 2008. 10. 30. 선고 2007허12299,12305 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
이동운은 원고 회사의 대표이사인 한미숙으로부터 웹클릭콜서비스의 기본 아이디어를 케이블 TV에도 적용하여 사업을 할 수 있는지 여부를 검토해 보라는 구체적인 과제를 부여받아 그 직무로서 이 사건 기초출원발명을 착상하고 구체화하였으므로, 이동운의 위 발명은 원고 회사와의 관계에서 직무발명에 해당하고, 또한 피고는 이 사건 기초출원발명을 착상해 내고 구체화하는 직무를 수행하고 있던 이동운이 근무하고 있던 마케팅팀의 최종책임자인 팀장으로서 이동운으로부터 그 개발 업무의 진행과정을 계속 보고 받는 한편, 마케팅팀의 내부 회의의 개최를 통해, 또는 다른 업체와의 외부 회의에 이동운 등의 부하직원과 함께 원고 회사의 대표로 참석하여, 이 사건 기초출원발명의 개발과 관련된 논의를 함께 하였고, 결국 이 사건 기초출원발명을 완성하기 위한 이러한 원고 회사 차원의 모든 논의와 노력 및 부하직원인 이동운의 아이디어와 시나리오 등을 종합하고 정리하여 이 사건 기초출원발명의 완성에 이르게 된 것이므로, 피고가 이 사건 기초출원발명의 완성과 관련하여 수행한 위와 같은 일련의 활동들은 모두 원고 회사의 업무의 일환으로서 수행한 것으로 보일 뿐 원고 회사의 업무와 관계없는 개인적인 활동에 불과한 것으로 보이지 않아, 피고가 이 사건 기초출원발명의 발명 당시에 원고 회사에서 담당했던 위와 같은 직무내용과 책임범위로 볼 때, 이 사건 기초출원발명을 꾀하고 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되었다고 할 것이므로, 피고의 위 발명은 원고 회사와의 관계에서 직무발명에 해당하는데, 이 사건 특허발명이 이 사건 기초출원발명과 실질적으로 동일한 발명임은 앞서 보았으므로, 결국 이 사건 특허발명 역시 직무발명에 해당하고, 이동운과 피고는 원고 회사에 각 입사할 무렵 원고와 사이에 원고 회사의 업무 수행 과정에서 취득한 직무발명을 원고의 소유로 하기로 약정하였으므로, 위 약정에 따라 원고는 이동운과 피고로부터 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였다고 할 것이고, 결국 이동운과 피고는 이 사건 특허발명을 공동으로 발명하였다고 할 것인데, 이들의 발명은 원고 회사와 사이에서 직무발명에 해당하여, 직무발명 승계약정에 따라 원고가 이들로부터 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였다고 할 것이어서, 이 사건 특허발명은 그 적법한 승계인인 원고에 의하여 출원된 것으로 특허법 제33조 제1항의 규정에 위반되지 않으므로, 그 특허등록이 무효로 되어서는 안된다.
특허법원 2008. 8. 20. 선고 2007허11975,11982 판결 [등록무효(특)] - 확정
이 사건 특허발명은 피고 글로벌링크의 소형 COG 압흔 검사기 개발 업무와 관련하여 피고 글로벌링크의 연구개발실장의 지위에 있던 원고가 그 직무로서 발명한 것에 해당한다 할 것이고, 나아가 원고가 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 명세서의 초안을 작성하고 선행기술을 검토하여 수정하는 업무를 담당하였던 점, 따라서 원고로서는 이 사건 특허발명이 피고 글로벌링크의 명의로 출원된다는 사실을 쉽게 알 수 있었을 것으로 보이는데, 그럼에도 이 사건 특허발명의 출원일 무렵부터 피고 글로벌링크에서 퇴사할 때까지 약 8개월의 기간 동안 별다른 이의를 제기한 바 없었던 점, 이 사건 특허발명의 출원과 등록을 전후한 시기에 원고가 피고 글로벌링크로부터 대표이사 이은표와 비슷한 보수와 성과급을 받게 되어 위 직무발명에 대해서도 상당한 대가가 지급된 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대하여 발명자인 원고가 그 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고 글로벌링크에 묵시적으로 양도하였다고 봄이 상당하므로, 이 사건 특허발명은 발명자인 원고로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계한 피고 글로벌링크에 의하여 출원되었다고 할 것이다.
특허법원 2008. 8. 12. 선고 2007허7273,7280 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각
피고는, 신화피티지가 원고로부터 이 사건 특허발명을 받을 권리를 승계하였다고 주장하면서도 그 승계로 인한 대가가 무엇이었는지, 승계약정을 담당한 사람이 누구였는지 등 그 구체적인 경위를 밝히지 못하고 있으나, 원고는 이 사건 특허발명의 발명자로서 명세서 초안과 특허청에 제출할 의견서를 작성하는 등 이 사건 특허발명의 출원절차에 어느 정도 관여하였고, 미국에서의 관련특허를 신화피티지에게 양도한 사실도 있으므로, 신화피티지 등의 회사들이 이 사건 특허발명의 출원인이나 특허권자로 되었음을 알 수 있었을 것으로 보일 뿐만 아니라, 원고가 그 회사들의 상무, 전무, 부사장, 기술연구소장 등의 상위직에 재직하고 있었음에도 불구하고, 그 출원일로부터 근 10년이 지나기까지 그 권리의 귀속관계에 대하여 별다른 이의를 제기하지 아니하다가 피고 회사를 퇴직하기에 이른 시점에 비로소 이의를 제기하기 시작한 점 등의 사정에 비추어 보면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 당시 그 발명자로서의 지위를 신화피티지에 양도하는 것에 대하여 묵시적으로 동의하였다고 할 것이어서, 신화피티지는 발명자인 원고로부터, 신화유화는 신화피티지로부터 이 사건 특허발명을 받을 권리를 적법하게 승계한 사람에 해당하므로, 이 사건 특허발명은 적법한 승계인에 의하여 출원되어 등록된 것이라고 할 것이어서 그 등록이 무효라고 할 수 없다.